TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

PROCESO 156-IP-2014

Interpretación prejudicial a solicitud del Juez consultante de los artículos 134 literales a), b) y g), 135 literales b), e) y f), 136 literal a), 225 y 228 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Órgano nacional consultante: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, República de Colombia. Demandantes: Humberto Portilla Montenegro y Luis Eduardo Chamorro Portilla. Demandado: Superintendencia de Industria y de Comercio de la República de Colombia. Marca: “Mister Pollo” (mixta). Expediente Interno: 2010-00192.

Magistrado Ponente: Dr. José Vicente Troya Jaramillo

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los veinte y dos (22) días del mes de abril del año dos mil quince.

VISTOS:

El Oficio 3297 del 17 de octubre de 2014, recibido por este Tribunal el mismo día vía correo electrónico, mediante el cual el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, República de Colombia, presenta solicitud de interpretación prejudicial dentro del proceso interno 2010-00192.

El Auto emitido por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina el 3 de diciembre de 2014, mediante el cual se admite a trámite la interpretación prejudicial solicitada.

A. ANTECEDENTES.

Las Partes

Demandantes: HUMBERTO PORTILLA MONTENEGRO Y LUIS EDUARDO CHAMORRO PORTILLA.

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA.

Terceros Interesados: PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA.AVIDESA MAC POLLO S.A

Hechos:

Entre los principales hechos considerados relevantes en esta causa se encuentran los siguientes:

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1. El 28 de agosto de 2007, los señores Humberto Portilla Montenegro y Luis Eduardo Chamorro Portilla solicitaron el registro de la marca MISTER POLLO (mixta) para distinguir servicios de restauración (alimentación) comprendidos en la Clase 43 del Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el registro de Marcas (en adelante, Clasificación Internacional de Niza).

2. Una vez publicado el extracto de la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial 580 y, dentro del término oportuno, las sociedades PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA y AVIDESA MAC POLLO S.A. se opusieron al registro solicitado. La primera de las sociedades mencionada manifestó que el signo solicitado resulta confundible con su marca registrada MR. POLLO (mixta) inscrita para proteger productos de las Clases 29 y 30 de la Clasificación Internacional de Niza; mientras que la segunda sociedad indicó que el signo solicitado obedece a un término descriptivo y genérico de los productos que pretende identificar.

3. Dentro del término concedido, los solicitantes dieron respuesta a las oposiciones presentadas por las sociedades PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA y ADIVESA MAC POLLO S.A.

4. Mediante Resolución 31511 de 26 de junio de 2009, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, declaró infundada la oposición presentada por la sociedad AVIDESA MAC POLLO S.A. por considerar que la marca solicitada MISTER POLLO (mixta) no obedece exclusivamente a una expresión descriptiva. Asimismo, declaró fundada la oposición presentada por la sociedad PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A PRONACA, al juzgar que entre el signo solicitado y la marca registrada MR. POLLO (mixta), que protege productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, existe identidad ortográfica, fonética y conceptual, lo que generaría riesgo de confusión en el consumidor y asociación respecto a los productos y servicios que identifican. Por tales razones, negó el registro de la marca MISTER POLLO (mixta), solicitada por Humberto Portilla Montenegro y Luis Eduardo Chamorro Portilla.

5. Los solicitantes, Humberto Portilla Montenegro y Luis Eduardo Chamorro Portilla, interpusieron recurso de reposición y en subsidio apelación contra la Resolución 31511 de 26 de junio de 2009.

6. Por Resolución 41115 de 19 de agosto de 2009, se resolvió el recurso de reposición planteado y se confirmó la Resolución 31511 de 26 de junio de 2009.

7. Por Resolución 55609 de 29 de octubre de 2009, se resolvió el recurso de apelación interpuesto y se confirmó la Resolución 31511 de 26 de junio de 2009.

8. Los solicitantes, Humberto Portilla Montenegro y Luis Eduardo Chamorro Portilla, presentaron ante el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, acción de nulidad y restablecimiento del derecho contra las Resoluciones 31511 (26 de junio de 2009), 41115 (19 de agosto de 2009) y 55609 (29 de octubre de 2009), emitidas por la Superintendencia de Industria y Comercio.

9. El Representante de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia contestó a la demanda incoada.

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10. En el expediente no obran las contestaciones de las sociedades PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA y AVIDESA MAC POLLO S.A.

11. Mediante providencia del 22 de septiembre de 2014, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia decide suspender el proceso y solicitar la interpretación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, solicitando se pronuncie respecto de los artículos 134, 135 y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

a. Argumentos de la demanda contenciosa administrativa.

Los señores Humberto Portilla Montenegro y Luis Eduardo Chamorro Portilla en su escrito de demanda expresan, en lo principal, los siguientes argumentos:

12. Enuncian que el 9 de julio de 1984, los señores Humberto Portilla Montenegro y Luis Eduardo Chamorro Portilla, mediante escritura pública 660 constituyeron la sociedad Chamorro Portilla “Chapor”, con el objetivo de comercializar todo tipo de productos alimenticios, mediante restaurantes, servicio a domicilio, discotecas, bares, salones de eventos, drive thru, club infantil y juvenil.

13. Que mediante escritura pública 255 de 20 de febrero de 2004, la Sociedad Chamorro Portilla “Chapor” cambió su nombre a Chamorro Portilla Ltda.

14. Que a nombre de la sociedad Chamorro Portilla Ltda. se encuentran matriculados los establecimientos de comercio “Restaurantes Mister Pollo” y “Mister Pollo Unicentro” con fecha 23 de marzo de 1982 y de 27 de octubre de 2009, respectivamente.

15. Que adicionalmente los señores Humberto Portilla Montenegro y Luis Eduardo Chamorro Portilla, de manera independiente han distinguido servicios de restaurante. El señor Humberto Portilla Montenegro, del restaurante “Mister Pollo Centro” inscrito en el Registro Mercantil desde el 22 de julio de 2002 y el señor Luis Eduardo Portilla Chamorro, inscrito en el Registro Mercantil desde el 25 de agosto de 1980, es propietario de los establecimientos de comercio “Restaurante Mister Pollo Sur”, “Rancho Mister Pollo” y “Mister Pollo la Colina”.

16. Que el nombre comercial con el que los señores Humberto Portilla Montenegro y Luis Eduardo Chamorro Portilla, han distinguido su actividad comercial bajo el signo “MISTER POLLO” para la prestación de servicios de restaurantes, cafeterías y bares en el mercado durante más de 25 años. El uso lo efectuaron a través de la sociedad Chamorro Portilla Ltda., así como a título personal.

17. Que durante estos 25 años, los señores Humberto Portilla Montenegro y Luis Eduardo Chamorro Portilla han ejercido su actividad comercial en el mercado, logrando un particular y alto reconocimiento de calidad por parte del público consumidor, debido a su aunada labor de publicidad desarrollada que han logrado que sea un restaurante tradicional en la ciudad de Pasto.

18. Mantienen que el signo solicitado MISTER POLLO (mixto) es susceptible de representación gráfica y goza de la suficiente distintividad para identificar los servicios de restaurantes en el mercado, tal como lo ha hecho más de 25 años en Colombia.

19. Refieren que los signos en conflicto MR. POLLO (mixto) y MISTER POLLO (mixto) no sólo se encuentran conformadas por dichas expresiones, sino que además

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están compuestos por un elemento gráfico que por sus características particulares resulta determinante en las aludidas marcas debido a que permite distinguir en el mercado productos y servicios de diferente naturaleza, sin lugar a confusión en los consumidores.

20. Sostienen que los términos MISTER POLLO son expresiones de uso común, inapropiables por parte de un solo empresario en el mercado.

21. Señalan que los productos y servicios protegidos por las marcas confrontadas están incluidos en diferentes clases del nomenclátor, tienen distintos canales de comercialización, diferentes medios de publicidad, no existe relación o vinculación entre ellos y tampoco se presenta la complementariedad.

22. Argumentan que para el consumidor será fácil diferenciar el origen empresarial de los productos y servicios distinguidos con las marcas MR. POLLO y MISTER POLLO, toda vez que la sociedad PRONACA se caracteriza en el mercado porque sus marcas comparten una forma similar entre ellas, es decir, pertenecen a una familia de marcas, lo cual permite que el consumidor asocie los productos con un mismo origen empresarial.

23. Aducen que los solicitantes son titulares del nombre comercial MISTER POLLO desde 1984, lo que demuestra no solo un mejor derecho sobre la marca solicitada, sino que además evidencia que dicho signo ha estado en el mercado más de 25 años sin causar confusión en los consumidores.

b. Argumentos de la Contestación a la demanda contenciosa administrativa (Superintendencia de Industria y Comercio).

La SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, en su contestación a la demanda, expresa, en lo principal, los siguientes argumentos:

24. Manifiesta que el signo MISTER POLLO (mixto), si bien es susceptible de representación gráfica, carece de distintividad por cuanto al efectuar el examen comparativo con la marca registrada MR. POLLO (mixta), se aprecian similitudes capaces de ocasionar confusión en el consumidor sobre la procedencia de los productos y su origen empresarial.

25. Afirma que el signo MISTER POLLO (mixto) reproduce casi totalmente la combinación del conjunto mixto de la marca registrada MR. POLLO (mixta), presentándose diferencias secundarias en el diseño de la figura de uso común; en tal sentido, podría pensarse que la primera es una actualización o diversificación de la segunda, toda vez que se enlazaría la abreviatura MR cuya traducción por el consumidor latino es MISTER, lo que ocasionaría que se les asocie el mismo origen empresarial.

26. Indica que el análisis de cada caso es independiente, por lo que un determinado pronunciamiento de la oficina nacional competente no la obliga a tener que adoptar el mismo criterio en todos los trámites.

c. Argumentos contenidos en la contestación por parte de los Terceros Interesados.

De la revisión del expediente no constan las contestaciones a la demanda contenciosa administrativa por parte de las sociedades PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA y AVIDESA MAC POLLO S.A.

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B. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL:

La Corte consultante ha solicitado la interpretación prejudicial de los artículos 134, 135 y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Se interpretarán los artículos solicitados.

Con fundamento en la potestad que deriva del artículo 34 del Tratado de Creación del Tribunal, se considera procedente interpretar de oficio1, los literales a), b) y g) del artículo 134 y literales b), e) y f) del artículo 135 literales y artículos 225 y 228 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

C. CUESTIONES A SER INTERPRETADAS:

En armonía con lo expuesto, los temas que deben ser objeto de la presente interpretación prejudicial son los siguientes:

1 Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:a) las palabras o combinación de palabras;b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; Artículo (…)g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores.(…)135.- No podrán registrarse como marcas los signos que:(…)b) carezcan de distintividad;e) consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios;f) consistan exclusivamente en un signo o indicación que sea el nombre genérico o técnico del producto o servicio de que se trate;(…)Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;(…)Artículo 225.- Un signo distintivo notoriamente conocido será protegido contra su uso y registro no autorizado conforme a este Título, sin perjuicio de las demás disposiciones de esta Decisión que fuesen aplicables y de las normas para la protección contra la competencia desleal del País Miembro.(…)Artículo 228.- Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomará en consideración entre otros, los siguientes factores: a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro;b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro;c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique;d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique;e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección;f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo;g) el valor contable del signo como activo empresarial;h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o,i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección; j) los aspectos del comercio internacional; o,k) la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero.

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A. Irregistrabilidad de un signo como marca. La identidad y la semejanza. De la confusión de marcas y el riesgo de asociación. Reglas para realizar el cotejo de marcas.

B. Clases de signos: comparación entre signos mixtos. (Tomando en cuenta la parte denominativa compuesta).

C. Los signos compuestos por términos de uso común. Signos descriptivos y genéricos.

D. El signo solicitado para registro de marca y anteriormente usado como nombre comercial notorio.

E. Conexión competitiva entre las Clases 29, 30 y 43 de la Clasificación Internacional de Niza.

F. Familia de marcas.G. Autonomía de la Oficina Nacional Competente.

A. IRREGISTRABILIDAD DE UN SIGNO COMO MARCA. LA IDENTIDAD Y LA SEMEJANZA. DE LA CONFUSIÓN DE MARCAS Y EL RIESGO DE ASOCIACIÓN. REGLAS PARA REALIZAR EL COTEJO DE MARCAS.

27. Manifiesta la Superintendencia de Industria y de Comercio que el signo MISTER POLLO (mixto), si bien es susceptible de representación gráfica, carece de distintividad por cuanto al efectuar el examen comparativo con la marca registrada MR. POLLO (mixta), se aprecian similitudes capaces de ocasionar confusión en el público consumidor respecto de la procedencia de los productos y su origen empresarial, en razón de lo cual se analizará la irregistrabilidad de una marca por confusión.

La identidad y la semejanza

28. Este Tribunal, al respecto, ha señalado que:

“La marca tiene como función principal la de identificar los productos o servicios de un fabricante, con el objeto de diferenciarlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona; es decir, el titular del registro goza de la facultad de exclusividad respecto de la utilización del signo, y le corresponde el derecho de oponerse a que terceros no autorizados por él hagan uso de la marca”2.

29. Ha enfatizado, además, en sus pronunciamientos este Órgano Jurisdiccional, acerca del cuidado que se debe tener al realizar el cotejo entre dos signos para determinar si entre ellos se presenta el riesgo de confusión. Esto, por cuanto la labor de determinar si una marca es confundible con otra, presenta diferentes matices y complejidades, según que entre los signos en proceso de comparación exista identidad o similitud y según la clase de productos o de servicios a los que cada uno de esos signos pretenda distinguir. En los casos en los que los signos no sólo sean idénticos sino que tengan por objeto individualizar unos mismos productos o servicios, el riesgo de confusión sería absoluto. Cuando se trata de simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de llegar a las determinaciones en este contexto, así mismo, con la mayor precisión posible.

30. El Tribunal ha diferenciado entre: “la ‘semejanza’ y la ‘identidad’, ya que la simple semejanza presupone que entre los objetos que se comparan existen elementos comunes pero coexistiendo con otros aparentemente diferenciadores, produciéndose por tanto la confundibilidad. En cambio, entre marcas o signos

2 Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio del 2000, publicada en la G.O.A.C. Nº 594, de 21 de agosto del 2000, marca: “CAMPO VERDE”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

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idénticos, se supone que nos encontramos ante lo mismo, sin diferencia alguna entre los signos”.

Es importante señalar que la comparación entre los signos deberá realizarse en base al conjunto de elementos que los integran, donde el todo prevalezca sobre las partes y no descomponiendo la unidad de cada uno. En esta labor, como dice el Tribunal: “La regla esencial para determinar la confusión es el examen mediante una visión en conjunto del signo, para desprender cuál es la impresión general que el mismo deja en el consumidor en base a un análisis ligero y simple de éstos, pues ésta es la forma común a la que recurre el consumidor para retenerlo y recordarlo, ya que en ningún caso se detiene a establecer en forma detallada las diferencias entre un signo y otro (…)”3.

31. El Tribunal observa también que la determinación de la confundibilidad corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, quienes han de determinarla con base a principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido, a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que puede ir del extremo de la similitud al de la identidad.

32. Resulta, en todo caso, necesario considerar las siguientes características propias de la situación de semejanza:

33. Similitud ideológica, que se presenta entre signos que evocan las mismas o similares ideas. Al respecto, señala el profesor OTAMENDI que aquella es la que “deriva del mismo parecido conceptual de las marcas. Es la representación o evocación de una misma cosa, característica o idea, la que impide al consumidor distinguir una de otra”4.

34. En consecuencia, pueden ser considerados confundibles signos, que, aunque visual o fonéticamente no sean similares, puedan sin embargo inducir a error al público consumidor en cuanto a su procedencia empresarial, en caso de evocar, la misma o similar idea;

35. Similitud ortográfica, que se presenta por la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, en los cuales la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones comunes, pueden producir en mayor o menor grado, que la confusión sea más palpable u obvia;

36. Similitud fonética, que se da entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar. La determinación de tal similitud depende de la identidad en la sílaba tónica, o de la coincidencia en las raíces o terminaciones, entre otras. Sin embargo, deben tenerse en cuenta las particularidades que conserva cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión.

Riesgo de confusión. Directa e, Indirecta y asociación.

37. Este Órgano Jurisdiccional, en su jurisprudencia, ha manifestado que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la irregistrabilidad.

3 Proceso 48-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº 1089, del 5 de julio de 2004, marca: “EAU DE SOLEIL DE EBEL” (citando al proceso 18-IP-98, G.O.A.C. Nº 340, de 13 de mayo de 1998, marca “US TOP)”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

4 OTAMENDI, Jorge, “DERECHO DE MARCAS”. Editorial Abeledo-Perrot. Buenos Aires. 2010. Pág. 171.

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38. El Tribunal ha sostenido que “La confusión en materia de marcas, se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo”5.

39. Para establecer la existencia del riesgo de confusión será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate.

40. El Tribunal ha sostenido que la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o usar un servicio determinado en la creencia de que está comprando o usando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o dos servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común.

41. Los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y los productos o servicios que cada una de ellos ampara serían los siguientes: (i) que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos; (ii) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; (iii) o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; (iv) o semejanza entre aquellos y también semejanza entre éstos.

42. En lo que respecta a los ámbitos de la confusión, el Tribunal ha sentado los siguientes criterios: “El primero, la confusión visual, la cual radica en poner de manifiesto los aspectos ortográficos, los meramente gráficos y los de forma. El segundo, la confusión auditiva, en donde juega un papel determinante, la percepción sonora que pueda tener el consumidor respecto de la denominación aunque en algunos casos vistas desde una perspectiva gráfica sean diferentes, auditivamente la idea es de la misma denominación o marca. El tercer y último criterio, es la confusión ideológica, que conlleva a la persona a relacionar el signo o denominación con el contenido o significado real del mismo, o mejor, en este punto no se tiene en cuenta los aspectos materiales o auditivos, sino que se atiende a la comprensión, o al significado que contiene la expresión, ya sea denominativa o gráfica”6.

Reglas para realizar el cotejo de marcas.

43. La doctrina y la jurisprudencia han establecido criterios generales, que faciliten al funcionario o al juez, la comparación y apreciación de la posible similitud entre las marcas en conflicto.

44. Este Órgano Jurisdiccional ha acogido en su jurisprudencia las siguientes reglas originadas en la doctrina de Breuer Moreno para realizar el cotejo entre marcas:

“Regla 1.- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas.

5 Proceso 85-IP-2004, sentencia de 1 de septiembre de 2004, marca: “DIUSED JEANS”, publicada en la G.O.A.C. Nº 1124 de 4 de octubre de 2004. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.6 Proceso 48-IP-2004, citando al Proceso 13-IP-97, publicado en la G.O.A.C. Nº 329, de 9 de marzo de 1998, marca: “DERMALEX”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

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Regla 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente.

Regla 3.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas.

Regla 4.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza de los productos”7.

45. El Tribunal ha precisado en sus sentencias la utilidad y aplicación de los parámetros indicados, los cuales pueden orientar a quien los aplica en la solución del caso concreto. Dichos criterios se han resumido en cuatro reglas básicas que se estiman de gran utilidad en el proceso de comparación entre signos distintivos, así:

a) La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. Esta primera regla es la que se ha considerado de mayor importancia, exige el cotejo en conjunto de la marca, criterio válido para la comparación de marcas de todo tipo o clase. Esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el consumidor medio tiene sobre la misma y que puede llevarlo a confusión frente a otras marcas semejantes que se encuentren disponibles en el comercio.

b) Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea. En la comparación de marcas debe emplearse el método de cotejo sucesivo entre las marcas, esto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente las marcas, sino que lo hace en forma individualizada.

c) Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza del producto. Comoquiera que quien, en último término, puede ser objeto de la confusión es la persona que compra el producto o recibe el servicio, el juez o administrador, al momento de realizar el cotejo debe situarse frente a los productos designados por las marcas en conflicto como si fuera un consumidor o un usuario, para poder evaluar con el mayor acierto si se presentan entre ellas similitudes tan notorias que induzcan al error en la escogencia.

d) Deben tenerse en cuenta, así mismo, más las semejanzas que las diferencias que existan entre las marcas que se comparan. La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos.

46. En el presente caso, la Corte consultante deberá efectuar la comparación entre los signos MISTER POLLO (mixto) y MR. POLLO (mixto) y verificar si en efecto el signo solicitado, puede crear riesgo de confusión en el público consumidor, tomando en consideración que normalmente MR es pronunciado como “Mister” en el idioma inglés.

B. CLASES DE SIGNOS: COMPARACIÓN ENTRE SIGNOS MIXTOS. (TOMANDO EN CUENTA LA PARTE DENOMINATIVA COMPUESTA).

47. En el proceso interno se debe proceder a la comparación entre la marca MISTER POLLO (mixta) y el signo MR. POLLO (mixto). Por tal motivo, resulta necesario abordar el tema de la comparación entre signos mixtos.

7 BREUER MORENO, Pedro C. “TRATADO DE MARCAS DE FÁBRICA Y DE COMERCIO”, Editorial Robis, Buenos Aires. 1946. Pg. 351 y ss.

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SIGNO SOLICITADO SIGNO REGISTRADO

48. Se tomará en cuenta lo señalado por este Tribunal dentro del Proceso 15-IP-2013, marca: “KOLKANA” (mixta), publicado en la Gaceta Oficial 2194 de 15 de mayo de 2013:

“Las marcas mixtas se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). La combinación de estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, produce en el consumidor una idea sobre la marca que le permite diferenciarla de las demás existentes en el mercado. La jurisprudencia indica: “La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo. Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado”8.

49. La Corte consultante al realizar la comparación entre marcas mixtas debe identificar, como se ha señalado, cuál de los elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor: si el denominativo o el gráfico.

50. De acuerdo con la doctrina especializada, “en el análisis de una marca mixta hay que esforzarse por encontrar la dimensión más característica de la misma: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor; y que, por lo mismo, determina la impresión general que la marca mixta va a suscitar en los consumidores”9.

51. Si al realizar la comparación se determina que en la marca mixta predomina el elemento denominativo compuesto, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina; y, si por otro lado, en la marca mixta predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo éstas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial.

52. Los signos denominativos se conforman por una o más letras, números, palabras que forman un todo pronunciable, dotado o no de significado conceptual; las palabras pueden provenir del idioma español o de uno extranjero, como de la inventiva de su creador, es decir, de la fantasía; cabe indicar que la denominación permite al consumidor solicitar el producto o servicio a través de la palabra, que impacta y permanece en la mente del consumidor.

53. Al momento de realizar la comparación entre dos signos denominativos, el examinador debe tomar en cuenta los siguientes criterios:

8 Proceso 55-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. 821 de 1 de agosto de 2002, diseño industrial: BURBUJA VIDEO 2000. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

9 Proceso 46-IP-2008. Marca: ”PAN AMERICAN ASSISTANCE” (mixta). 14 de mayo de 2008.

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- Se debe analizar, cada signo en su conjunto, es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las sílabas o letras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, ya que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado.

- Se debe tener en cuenta, la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.

- Se debe observar, el orden de las vocales, ya que esto indica la sonoridad de la denominación.

- Se debe determinar, el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, ya que esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado.

54. Los signos denominativos compuestos son aquellos que se encuentran conformados por más de dos palabras. En atención, a que en el caso bajo estudio algunos de los signos en conflicto se encuentran formado por dos palabras, se hace necesario tratar el tema de los signos con parte denominativa compuesta.

55. Sobre la viabilidad de que los signos a registrarse adopten palabras compuestas, el Tribunal ha manifestado lo siguiente:

“No existe prohibición alguna para que los signos a registrarse adopten, entre otros, cualquiera de estas formas: se compongan de una palabra compuesta, o de dos o más palabras, con o sin significación conceptual, con o sin el acompañamiento de un gráfico (...) La otra posibilidad, es que de las palabras contenidas en la solicitud posterior, la una forme parte de una marca ya registrada (...)”. (Proceso N° 13-IP-2001. Interpretación Prejudicial de 2 de mayo de 2001, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 677 de 13 de junio de 2001).

56. En este orden de ideas, la Corte consultante, aplicando los criterios anteriores, debe establecer el posible riesgo de confusión que pudiera existir entre la marca solicitada MISTER POLLO (mixta) y la marca MR. POLLO (mixta), verificando cuál es el elemento que predomina.

C. LOS SIGNOS COMPUESTOS POR TÉRMINOS DE USO COMÚN. SIGNOS DESCRIPTIVOS Y GENÉRICOS.

57. Sostienen los actores que los términos MISTER POLLO son expresiones de uso común, inapropiables por parte de un solo empresario en el mercado, por lo que analizaremos el aspecto relacionado a este tipo de signos.

58. Dentro del Proceso 17-IP-2013 de 10 de abril de 2013 este Tribunal señaló lo siguiente:

Términos de uso común:

59. El literal g) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dispone:

“No podrán registrarse como marcas los signos que:(…)

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g) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país”.

60. Si bien la norma transcrita prohíbe el registro de signos conformados exclusivamente por designaciones comunes o usuales, las palabras o partículas de uso común al estar combinadas con otras pueden generar signos completamente distintivos, caso en el cual se puede proceder a su registro.

61. En este último caso, el titular de dicha marca no puede impedir que las expresiones de uso común puedan ser utilizadas por los otros empresarios. Esto quiere decir que su marca es débil porque tiene una fuerza limitada de oposición, ya que las partículas genéricas o de uso común se deben excluir del cotejo entre marcas10.

Signos descriptivos:

62. Dentro del Proceso 116-IP-2013, marca: “INVERENERGET” (denominativa), publicado en la Gaceta Oficial 2239 de 27 de septiembre de 2013, este Tribunal reitera lo siguiente:

“En primer lugar, deviene necesario precisar que el signo descriptivo, no tiene poder identificatorio, toda vez que se confunde con lo que va a identificar, sea un producto o un servicio o cualesquiera de sus propiedades o características.

El literal e) del artículo 135 de la Decisión 486 determina la irregistrabilidad de signos descriptivos. Dicha causal de irregistrabilidad precisa lo siguiente:

“Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que:

e) consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios”.

La irregistrabilidad de los signos, palabras o partículas descriptivas implica a los que designen exclusivamente la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen, la época de producción u otros datos característicos o informaciones de los productos o de los servicios, si tales características son comunes a otros productos o servicios, el signo no será distintivo y en consecuencia no podrá ser registrado.

63. El Tribunal ha sostenido que uno de los métodos para determinar si un signo es descriptivo, es formularse la pregunta de “cómo es” el producto o servicio que se pretende registrar, “(...) de tal manera que si la respuesta espontáneamente suministrada -por ejemplo por un consumidor medio- es igual a la de la designación de ese producto, habrá lugar a establecer la naturaleza descriptiva de la denominación”11.

10 Dentro del tema Jorge Otamendi señala que: “El titular de una marca con un elemento de uso común sabe que tendrá que coexistir con las marcas anteriores, y con las que se han de solicitar en el futuro. Y sabe también que siempre existirá entre las marcas así configuradas el parecido que se deriva, necesariamente, de las partículas coparticipadas insusceptibles de privilegio de marcas. Esto necesariamente tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo. Y por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son débiles”. OTAMENDI Jorge. “DERECHO DE MARCAS”. Ed. Abeledo Perrot. Buenos Aires, Argentina, 2010, p. 215.11 Proceso 27-IP-2001, marca: MIGALLETITA, publicado en la Gaceta Oficial 686, de 10 de julio de 2001, citando al Proceso 3-IP-95, marca: “CONCENTRADOS Y JUGOS DE FRUTAS TUTTI-FRUTTI S.A.”, publicado en la Gaceta

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64. La jurisprudencia ha reconocido que los adjetivos calificativos suelen ser aceptados como marcas, siempre que no tengan una estrecha relación con los bienes o con los servicios que pretendan proteger o distinguir. En todo caso, cabe advertir que en la medida en que estos signos puedan servir de calificativos para distintos productos o servicios pertenecientes a diversas clases, se verá disminuida su capacidad distintiva, por ser factible su utilización en diversos productos o servicios.

65. Ahora bien, puede ser que el signo esté integrado por varias expresiones descriptivas, en este caso, como se dijo, su titular no puede atribuirse la exclusividad de dichas expresiones ni prohibir su utilización por parte de terceros.

66. En el presente caso, si la procedencia geográfica es común a otros productos o servicios del mismo género, el signo no será distintivo y, en consecuencia, a tenor de la prohibición contemplada en el artículo 135 literal e) de la Decisión 486, no podrá ser registrado.

67. El fundamento de la prohibición reside en el interés de los consumidores y de los empresarios en la libre disposición de elementos que forman parte del vocabulario común. Y es el caso que el registro del signo en cuestión conferiría a su titular un monopolio contrario a las reglas de la libre competencia.

Signos genéricos:

El literal f) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina dispone:

“No podrán registrarse como marcas los signos que:

(…)

f) consistan exclusivamente en un signo o indicación que sea el nombre genérico o técnico del producto o servicio de que se trate”.

El literal trascrito prohíbe el registro de signos genéricos, pero no impide que palabras genéricas conformen un signo compuesto. La denominación genérica determina el género del objeto que identifica; no se puede otorgar a ninguna persona el derecho exclusivo sobre la utilización de esa palabra, ya que se crearía una posición de ventaja injusta frente a otros empresarios. La genericidad de un signo, debe ser apreciada en relación directa con los productos o servicios de que se trate.

La expresión genérica puede identificarse cuando al formular la pregunta ¿qué es?, en relación con el producto o servicio designado, se responde empleando la denominación genérica. Desde el punto de vista de las marcas, un término es genérico cuando es necesario utilizarlo en alguna forma para señalar el producto o servicio que desea proteger, o cuando por sí sólo pueda servir para identificarlo.

Sin embargo, una expresión genérica respecto de unos productos o servicios, puede utilizarse en un sentido distinto a su significado inicial o propio, de modo que el resultado será novedoso, cuando se usa para distinguir determinados productos o servicios, que no tengan relación directa con la expresión que se utiliza.

Oficial 189 de 15 de septiembre de 1995.

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Ahora bien, lo que es de uso común o genérico en una clase determinada puede no serlo así en otra; los términos comunes o usuales, por ejemplo, en materia de servicios mecánicos pueden no serlo en servicios de restaurantes o comida, y a la inversa. Sin embargo, es muy importante tener en cuenta que hay productos y servicios que tienen una estrecha relación o conexión competitiva y, de conformidad con esto, analizando la mencionada conexión se podría establecer si el estatus genérico o de uso común en una clase afecta la registrabilidad del signo en clases conexas o relacionadas. Esto es muy importante, porque en productos o servicios con íntima conexión competitiva la información comercial se cruza, lo que hace imposible que un comerciante se apropie de un signo que en el manejo ordinario de los negocios también pueda ser utilizado por los comerciantes de productos o servicios íntimamente relacionados”.

68. La Corte consultante deberá analizar si en efecto el signo opositor MR. POLLO (mixto) está conformado por términos no apropiables y que su titular debe tolerar que coexistan con otros signos o si en su defecto el signo solicitado MISTER POLLO (mixto) reproduce en su totalidad el signo previamente concedido.

D. EL SIGNO SOLICITADO PARA REGISTRO DE MARCA Y ANTERIORMENTE USADO COMO NOMBRE COMERCIAL NOTORIO.

69. Afirman los señores Humberto Portilla Montenegro y Luis Eduardo Chamorro Portilla que el nombre comercial con el que han distinguido su actividad comercial y la prestación de sus servicios de restaurantes, cafeterías y bares en el mercado durante más de 25 años, mediante la sociedad Chamorro Portilla Ltda. o de manera particular, corresponde al signo “MISTER POLLO”, el cual ha adquirido un alto grado de reconocimiento de calidad en la ciudad de Pasto.

70. Del relato de los hechos se puede verificar que los solicitantes constituyeron una sociedad denominada Chamorro Portilla Ltda. la cual registró los establecimientos de comercio “Restaurantes Mister Pollo” y “Mister Pollo Unicentro” con fecha 23 de marzo de 1982 y de 27 de octubre de 2009, respectivamente en el Registro Mercantil.

71. Adicionalmente los señores Humberto Portilla Montenegro y Luis Eduardo Chamorro Portilla, de manera independiente distinguieron servicios de restaurante, el señor Humberto Portilla Montenegro, del local “Mister Pollo Centro” inscrito en el Registro Mercantil desde el 22 de julio de 2002 y el señor Luis Eduardo Portilla Chamorro, inscrito en el Registro Mercantil desde el 25 de agosto de 1980, como propietario de los establecimientos de comercio “Restaurante Mister Pollo Sur”, “Rancho Mister Pollo” y “Mister Pollo la Colina”.

72. La actual solicitud de registro del signo en conflicto “Mister Pollo” (mixto), la presentan los señores Humberto Portilla Montenegro y Luis Eduardo Chamorro Portilla por sus propios derechos, para amparar servicios de la Clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza, por lo que en este acápite se tratará de la figura del signo notorio y del nombre comercial, la notoriedad del signo solicitado a registro y anteriormente usado como nombre comercial.

73. Los actores afirman que su nombre comercial es notoriamente conocido hace más de 25 años, el cual ha sido usado por la sociedad Chamorro Portilla Ltda. y de

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manera independiente por cada uno de los socios, por lo que nos referiremos a este aspecto.

74. Ha manifestado este Tribunal que: “La notoriedad de un signo radica en que sea conocido, difundido y aceptado por una comunidad que pertenece a un mismo grupo de usuarios sobre los bienes o servicios que comúnmente suelen utilizar. La característica que tiene un signo notorio es que sea protegido de manera especial y mejor apreciada con relación a los demás signos, pues de su misma cualidad de “notorio” es que se reafirma su presencia ante el público consumidor”.

75. El reconocimiento de la notoriedad del nombre comercial, es un hecho que debe ser probado por quien lo alega, a través de prueba hábil ante el Juez o la Oficina Nacional Competente, según sea el caso. El reconocimiento de dicha notoriedad corresponde otorgarlo a la autoridad nacional competente, con base en que según el artículo 228 de la Decisión 486, para que se pueda determinar si una marca es notoriamente conocida. Lo anterior, por cuanto la notoriedad podría eliminar el riesgo de confusión; esto sólo le corresponde determinarlo al juez al hacer un análisis profundo e integral del caso particular.

76. Ni la notoriedad de un nombre comercial ni su uso en el mercado le da derecho automático al registro de un signo, el juez deberá necesariamente efectuar el examen de registrabilidad.

E. CONEXIÓN COMPETITIVA ENTRE LAS CLASES 29, 30 Y 43 DE LA CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DE NIZA.

77. Señalan los señores Humberto Portilla Montenegro y Luis Eduardo Chamorro Portilla que los productos y servicios protegidos12 por las marcas confrontadas están incluidos en diferentes clases del nomenclátor, tienen distintos canales de comercialización, diferentes medios de publicidad, no existe relación o vinculación entre ellos y tampoco se presenta la complementariedad.

78. En este escenario es preciso que la Corte consultante matice la regla de la especialidad y, en consecuencia, analice el grado de vinculación o relación competitiva de los productos y servicios que amparan los signos en conflicto, para que de esta forma se pueda establecer la posibilidad de error en el público consumidor.

79. Para lo anterior, el consultante deberá analizar la naturaleza o uso de los servicios identificados por las marcas, ya que la sola pertenencia de varios servicios a una misma clase de nomenclátor no demuestra su semejanza, así como la ubicación de estos en clases distintas, tampoco prueba que sean diferentes, tal como lo señala el artículo 151 inciso segundo de la Decisión 486: “Las clases de la Clasificación Internacional referida en el párrafo anterior no determinarán la similitud ni la disimilitud de los productos o servicios indicados expresamente”.

12 Los solicitantes del signo MISTER POLLO (mixto) intentan amparar servicios de la Clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza que son: “Servicios de restauración (alimentación)” mientras que la opositora es titular de los signos MR. POLLO (mixto) para amparar productos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza: “Carne, pescado, aves y extractos de carne” y de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza: Café, té, cacao y sucedáneos del café; arroz; tapioca y sagú; harinas y preparaciones a base de cereales; pan, productos de pastelería y confitería; helados; azúcar, miel, jarabe de melaza; levadura, polvos de hornear; sal; mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo”.

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80. En relación con lo mencionado, el Tribunal ha establecido algunos de los siguientes criterios y factores de análisis para definir la conexión competitiva entre los productos, que también son aplicables a los servicios:

“a) La inclusión de los productos en una misma clase del nomenclátor: (…) Ocurre cuando se limita el registro a uno o varios de los productos de una clase del nomenclátor, perdiendo su valor al producirse el registro para toda la clase. En el caso de la limitación, la prueba para demostrar que entre los productos que constan en dicha clase no son similares o no guardan similitud para impedir el registro, corresponde a quien alega.

b) Canales de comercialización: Hay lugares de comercialización o expendio de productos que influyen escasamente para que pueda producirse su conexión competitiva, como sería el caso de las grandes cadenas o tiendas o supermercados en los cuales se distribuye toda clase de bienes y pasa desapercibido para el consumidor la similitud de un producto con otro. En cambio, se daría tal conexión competitiva, en tiendas o almacenes especializados en la venta de determinados bienes. Igual confusión se daría en pequeños sitios de expendio donde marcas similares pueden ser confundidas cuando los productos guardan también una aparente similitud.

c) Similares medios de publicidad: Los medios de comercialización o distribución tienen relación con los medios de difusión de los productos. Si los mismos productos se difunden por la publicidad general- radio televisión y prensa-, presumiblemente se presentaría una conexión competitiva, o los productos serían competitivamente conexos. Por otro lado, si la difusión es restringida por medio de revistas especializadas, comunicación directa, boletines, mensajes telefónicos, etc., la conexión competitiva sería menor.

d) Relación o vinculación entre productos: Cierta relación entre los productos puede crear una conexión competitiva. En efecto, no es lo mismo vender en una misma tienda cocinas y refrigeradoras, que vender en otra helados y muebles; en consecuencia, esa relación entre los productos comercializados también influye en la asociación que el consumidor haga del origen empresarial de los productos relacionados, lo que eventualmente puede llevarlo a confusión en caso de que esa similitud sea tal que el consumidor medio de dichos productos asuma que provienen de un mismo productor.

e) Uso conjunto o complementario de productos: Los productos que comúnmente se puedan utilizar conjuntamente (por ejemplo: puerta y chapa) pueden dar lugar a confusión respecto al origen empresarial, ya que el público consumidor supondría que los dos productos son del mismo empresario. La complementariedad entre los productos debe entenderse en forma directa, es decir, que el uso de un producto puede suponer el uso necesario del otro, o que sin un producto no puede utilizarse el otro o su utilización no sería la de su última finalidad o función.

81. Mismo género de los productos: Pese a que puedan encontrarse en diferentes clases y cumplir distintas funciones o finalidades, si tienen similares características, existe la posibilidad de que se origine el riesgo de confusión al estar identificados por marcas también similares o idénticas (por ejemplo: medias de deporte y medias de vestir”. (Proceso 114-IP-2003. MARCA: EBEL INTERNACIONAL. Interpretación Prejudicial de 19 de noviembre de 2003, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1028 de 14 de enero de 2004).

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82. Asimismo debe analizar si la conexión competitiva podría surgir en el ámbito de los canales de comercialización o distribución de los productos o servicios, provenientes de la identidad o similitud en la utilización de medios de difusión o publicidad. En tal sentido, si ambos productos se difunden a través de los medios generales de publicidad (radio, televisión o prensa), cabe presumir que la conexión entre ellos será mayor, mientras que si la difusión se realiza a través de revistas especializadas, comunicación directa, boletines o mensajes telefónicos, es de presumir que la conexión será menor.

83. Finalmente, deberá considerar la clase de consumidor o usuario y su grado de atención al momento de identificar, diferenciar y seleccionar el producto o servicio. A juicio del Tribunal, “el consumidor al que debe tenerse en cuenta para establecer el posible riesgo de confusión entre dos marcas, es el llamado ‘consumidor medio’ o sea el consumidor común y corriente de determinada clase de productos, en quien debe suponerse un conocimiento y una capacidad de percepción corrientes (...)”. (Proceso 09-IP-94, publicado en a G.O.A.C. Nº 180, de 10 de mayo de 1995, marca: DIDA).

84. En consecuencia la Corte consultante deberá tener en cuenta en el presente caso que, de acuerdo con lo previsto en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486, se encuentra prohibido el registro del signo cuyo uso pueda inducir al público a error si, además de ser idéntico o semejante a la marca anteriormente registrada por PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A PRONACA, y si el consumidor puede asociar el servicio que se pretende registrar a un origen empresarial común.

F. FAMILIA DE MARCAS.

85. Argumentan los demandantes que para el consumidor será fácil diferenciar el origen empresarial de los productos y servicios distinguidos con las marcas MR. POLLO y MISTER POLLO, toda vez que la sociedad PRONACA se caracteriza en el mercado porque sus marcas comparten una forma similar entre ellas, es decir, pertenecen a una familia de marcas, lo cual permite que el consumidor asocie los productos con un mismo origen empresarial.

86. Una familia de marcas es un conjunto de marcas que pertenecen a un mismo titular y que poseen un rasgo distintivo común, en el presente caso el término MR., mediante el cual el público consumidor las asocia entre sí y las relaciona con un mismo origen empresarial.

87. El Tribunal se ha pronunciado sobre la figura de la familia de marcas, de la siguiente manera:

“En el Derecho de Marcas se admite en general la existencia de una pluralidad de marcas que posean un rasgo distintivo común. Si este elemento común figura al inicio de la denominación, será, por lo general, el elemento dominante. El elemento dominante común hará que todas las marcas que lo incluyan produzcan una impresión general común, toda vez que inducirá a los consumidores a asociarlas entre sí y a pensar que los productos a que se refieren participan de un origen común. Dado que el elemento dominante común obra como un indicador de pertenencia de la marca a una familia de marcas, es probable que el consumidor medio considere que el producto donde figura el citado elemento común constituye objeto de una marca que pertenece a determinada familia de marcas, por lo que el registro de aquélla, caso de corresponder a distinto titular, podría inducir a confusión”. (Proceso 96-IP-2002. Interpretación Prejudicial de 25 de marzo de 2003, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 912 del 25 de marzo de 2003).

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88. Asimismo en la Interpretación Prejudicial 145-IP-2009, este Tribunal ha manifestado que: “El fenómeno de la familia de marcas se diferencia claramente de la marcas conformadas por una partícula de uso común, ya que estás poseen un elemento de uso general, muchas veces necesario para identificar cierta clase de productos. Por tal razón, el titular de una marca que contenga una partícula de uso común no puede impedir que otros la usen en la conformación de otro signo distintivo; caso contrario sucede con la familia de marcas, cuyo titular sí puede impedir que el rasgo distintivo común, que no es genérico, descriptivo o de uso común, pueda ser utilizado por otra persona, ya que este elemento distintivo identifica plenamente los productos que comercializa el titular del conjunto de marcas y, además, genera en el consumidor la impresión de que tienen un origen común”.

89. En relación con lo anterior, la Corte consultante deberá determinar si el signo MR. POLLO pertenece a una familia de marcas o si se trata de un elemento de uso común, para así determinar el riesgo de confusión y/o asociación en el público consumidor.

G. AUTONOMÍA DE LA OFICINA NACIONAL COMPETENTE.

90. Afirma la Superintendencia de Industria y de Comercio que el análisis de cada caso es independiente, por lo que un determinado pronunciamiento de la oficina nacional competente no la obliga a tener que adoptar el mismo criterio en todos los demás trámites.

91. El Tribunal, dentro del Proceso 88-IP-2013 de 26 de agosto de 2013, ha señalado que:

“(…)

Sobre el tema se transcribe lo expresado por este Tribunal dentro del Proceso 110-IP-2008, publicado en la G.O.A.C. 1675 de 5 de diciembre de 2008. Marca “LAN ECUADOR”, que si bien se refiere a normas de la Decisión 344 es aplicable al presente caso:

“El sistema de registro de marcas que se adoptó en la Comunidad Andina se encuentra soportado en la actividad autónoma e independiente de las Oficinas Competentes en cada País Miembro. Dicha actividad, que aunque de manera general se encuentra regulada por la normativa comunitaria, deja a salvo la mencionada independencia, y es así como el Capítulo V de la Decisión 344 regula el procedimiento de registro de marcas, e instaura en cabeza de las Oficinas Nacionales Competentes el procedimiento y el respectivo examen de registrabilidad.

Dicha autonomía se manifiesta tanto en relación con decisiones emanadas de otras oficinas de registro de marcas (principio de independencia), como en relación con sus propias decisiones”.

Sobre el primer tema, el Tribunal ha señalado:

“Si bien las Oficinas Competentes y las decisiones que de ellas emanan son independientes, algunas figuras del derecho de marcas comunitario las ponen en contacto, como sería el caso del derecho de prioridad o de la oposición de carácter andino, sin que lo anterior signifique de ninguna manera uniformizar los pronunciamientos de las mismas.

En este sentido, el principio de independencia de las Oficinas de Registro de Marcas significa que juzgarán la registrabilidad o irregistrabilidad de los signos como marcas, sin tener en consideración el análisis de registrabilidad o

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irregistrabilidad realizado en otra u otras Oficinas Competentes de los Países Miembros. De conformidad con lo anterior, si se ha obtenido un registro de marcas en determinado País Miembro esto no significa que indefectiblemente se deberá conceder dicho registro de marcas en los otros Países. O bien, si el registro de marcas ha sido negado en uno de ellos, tampoco significa que deba ser negado en los demás Países Miembros, aún en el caso de presentarse con base en el derecho de prioridad por haberse solicitado en el mismo País que negó el registro.” (Proceso 71-IP-2007. Interpretación Prejudicial de 15 de agosto de 2007, Marca: “MONARCH-M, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1553, de 15 de octubre de 2007).

Un aspecto de especial importancia en relación a este tema constituye el hecho que el principio de independencia implica dejar en libertad a la Oficina Nacional Competente para que, de acuerdo a su criterio de interpretación de los hechos y de las normas, adopte la decisión que considere más adecuada en relación al caso puesto a su conocimiento. En cualquier evento es menester que se justifique de manera suficiente y razonable el criterio adelantado.

Sobre el segundo tema, la norma comunitaria estableció como atribución de las oficinas nacionales de registro de marcas la obligación de realizar el examen de registrabilidad, el que es obligatorio y debe llevarse a cabo aún en el caso de que no hubiesen sido presentadas oposiciones; como ya se indicó, la Autoridad Competente en ningún caso queda eximida de realizar el examen de fondo para conceder o negar el registro. En el caso de que sean presentadas oposiciones, la Oficina Nacional Competente se pronunciará acerca de ellas así como acerca de la concesión o de la denegación del registro solicitado.

Asimismo, es pertinente agregar que este examen de oficio, integral y motivado debe ser autónomo tanto en relación con las decisiones expedidas por otras oficinas de registro de marcas, como en relación con anteriores decisiones expedidas por la propia oficina, en el sentido de que ésta debe realizar el examen de registrabilidad analizando cada caso concreto, es decir, estudiando el signo solicitado para registro, las oposiciones presentadas y la información recaudada para dicho procedimiento, independiente de anteriores análisis sobre signos idénticos o similares.

Esta atribución no quiere decir que la Oficina de Registro de Marcas no tenga límites en su actuación y que no pueda utilizar como precedentes sus propias actuaciones, sino que la oficina de registro de marcas tiene la obligación, en cada caso, de hacer un análisis de registrabilidad, teniendo en cuenta los aspectos y pruebas que obran en cada trámite.

(…)”.

92. Sobre la base del principio de la autonomía se faculta a que la oficina nacional competente en cada expediente administrativo evalúe conforme a las circunstancias de cada caso, sin que exista la obligación de fundamentar sus resoluciones en antecedentes de proceso pasados, toda vez que la obligación de la autoridad administrativa es efectuar un análisis actual de cada solicitud de signo que admite o deniega.

Sobre la base de estos fundamentos,

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EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA EMITE EL SIGUIENTE:

PRONUNCIAMIENTO:

PRIMERO: No son registrables los signos que según lo previsto en el artículo 136, literal a) de la referida Decisión 486, y en relación con derechos de terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada para los mismos servicios o productos o, para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar en el público un riesgo de confusión o de asociación.

Basta que exista el riesgo de confusión para que el signo solicitado sea irregistrable.

Para establecer la existencia del riesgo de confusión y de asociación será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate.

SEGUNDO: Las marcas mixtas se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). La combinación de estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, produce en el consumidor una idea sobre la marca que le permite diferenciarla de las demás existentes en el mercado.

La Corte consultante al realizar la comparación entre marcas mixtas debe identificar cuál de los elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor: si el denominativo o el gráfico.

Si al realizar la comparación se determina que en la marca mixta predomina el elemento denominativo compuesto, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina; y, si por otro lado, en la marca mixta predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar al riesgo de confusión entre las marcas, pudiendo éstas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial.

TERCERO: Si bien la norma comunitaria prohíbe el registro de signos conformados exclusivamente por designaciones comunes o usuales, las palabras o partículas de uso común al estar combinadas con otras pueden generar signos completamente distintivos, caso en el cual se puede proceder a su registro.

La irregistrabilidad de los signos, palabras o partículas descriptivas implica a los que designen exclusivamente la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen, la época de producción u otros datos característicos o informaciones de los productos o de los servicios, si tales características son comunes

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a otros productos o servicios, el signo no será distintivo y en consecuencia no podrá ser registrado.

El artículo 135 literal f) de la Decisión 486 prohíbe el registro de signos genéricos, pero no impide que palabras genéricas conformen un signo compuesto. La denominación genérica determina el género del objeto que identifica; no se puede otorgar a ninguna persona el derecho exclusivo sobre la utilización de esa palabra, ya que se crearía una posición de ventaja injusta frente a otros empresarios. Para determinar si un signo es genérico se debe apreciarlo en relación directa con los productos o servicios de que se trate.

CUARTO: El reconocimiento de la notoriedad del nombre comercial, es un hecho que debe ser probado por quien lo alega, a través de prueba hábil ante el Juez o la Oficina Nacional Competente, según sea el caso. El reconocimiento de dicha notoriedad corresponde otorgarlo a la autoridad nacional competente, con base en que según el artículo 228 de la Decisión 486, para que se pueda determinar si el signo solicitado (nombre comercial) es notoriamente conocido. Lo anterior, por cuanto la notoriedad podría eliminar el riesgo de confusión; esto sólo le corresponde determinarlo al juez al hacer un análisis profundo e integral del caso particular.

QUINTO: La Corte consultante deberá matizar la regla de la especialidad y, en consecuencia, analizar el grado de vinculación o relación competitiva de los productos y servicios que amparan los signos en conflicto, y de esta forma poder establecer la posibilidad de error en el público consumidor.

El consultante deberá analizar la naturaleza o uso de los productos o servicios identificados por las marcas, ya que la sola pertenencia de varios productos o servicios a una misma clase de nomenclátor no demuestra su semejanza, así como la ubicación de éstos en clases distintas, tampoco prueba que sean diferentes, tal como lo señala el artículo 151 inciso segundo de la Decisión 486: “Las clases de la Clasificación Internacional referida en el párrafo anterior no determinarán la similitud ni la disimilitud de los productos o servicios indicados expresamente”.

SEXTO: En el Derecho de Marcas se admite en general la existencia de una pluralidad de marcas que posean un rasgo distintivo común. Si este elemento común figura al inicio de la denominación, será, por lo general, el elemento dominante. El elemento dominante común hará que todas las marcas que lo incluyan produzcan una impresión general común, toda vez que inducirá a los consumidores a asociarlas entre sí y a pensar que los productos a que se refieren participan de un origen común. Dado que el elemento dominante común obra como un indicador de pertenencia de la marca a una familia de marcas, es probable que el consumidor medio considere que el producto donde figura el citado elemento común constituye objeto de una marca que pertenece a determinada familia de marcas, por lo que el registro

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de aquélla, caso de corresponder a distinto titular, podría inducir a riesgo de confusión.

SÉPTIMO: Sobre la base del principio de la autonomía se faculta a que la oficina nacional competente en cada expediente administrativo evalúe conforme a las circunstancias de cada caso, sin que exista la obligación de fundamentar sus resoluciones en antecedentes de proceso pasados, toda vez que la obligación de la autoridad administrativa es efectuar un análisis actual de cada solicitud de signo que admite o deniega.

De acuerdo con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno, debe adoptar la presente interpretación. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

De conformidad con el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman la presente Interpretación Prejudicial los Magistrados que participaron en su adopción.

Cecilia Luisa Ayllón Quinteros Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA MAGISTRADA

José Vicente Troya Jaramillo Luis José Diez Canseco Núñez MAGISTRADO MAGISTRADO

De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario.

Luis José Diez Canseco Núñez Gustavo García Brito PRESIDENTE SECRETARIO

Notifíquese al Juez Consultante mediante copia certificada y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

PROCESO 156-IP-2014

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