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LIBRO: Derecho de MarcasAUTOR: Otamendi, JorgeEDITORIAL: LexisNexis - Abeledo-PerrotAÑO: 2003

ÍNDICE

CAPÍTULO I - INTRODUCCIÓN 1.1. QUÉ ES UNA MARCA 1.2. FUNCIONES DE LA MARCA

1.2.1. Indicación de origen 1.2.2. Distinción de productos y servicios 1.2.3. Garantía 1.2.4. Publicidad

1.3. EL SISTEMA ATRIBUTIVO 1.4. EL VALOR DE LA MARCA NO REGISTRADA 1.5. MARCAS DE PRODUCTOS 1.6. MARCAS DE SERVICIOS 1.7. MARCAS COLECTIVAS 1.8. MARCAS DE CERTIFICACIÓN 1.9. EL USO FACULTATIVO 1.10. TERRITORIALIDAD 1.11. DERECHOS QUE CONFIERE 1.12. DURACIÓN 1.13. LEGISLACIÓN VIGENTE

1.13.1. El Adpic 1.14. CLASIFICACIÓN DE PRODUCTOS Y SERVICIOS

CAPÍTULO II - EL DERECHO Y SU ADQUISICIÓN 2.1. CARÁCTER DISTINTIVO

2.1.1. Signos registrables 2.1.2. Palabras de fantasía 2.1.3. Palabras con significado conceptual 2.1.4. Marcas evocativas 2.1.5. Dibujos 2.1.6. Emblemas

2.1.6-a) Dibujos genéricos 2.1.6-b) El dibujo y la denominación

2.1.7. Monogramas 2.1.8. Grabados, estampados y sellos 2.1.9. Imágenes 2.1.10. Bandas 2.1.11. Combinaciones de colores 2.1.12. Envases y envoltorios

2.1.12-a) Los envases y el decreto 6673/1963 sobre modelos y diseños industriales

2.1.13. Letras y números por su dibujo especial 2.1.14. Combinaciones de letras o de números 2.1.15. Frases publicitarias

2.1.15-a) La originalidad 2.1.15-b) Carácter publicitario

2.1.16. Relieves 2.1.17. Otros signos registrables 2.1.18. Nombres de personas y seudónimos 2.1.19. Nombres geográficos 2.1.20. Las formas de los edificios 2.1.21. Signos sonoros 2.1.22. Títulos de publicaciones periódicas 2.1.23. Partículas de uso común 2.1.24. Formas no necesarias 2.1.25. Olores

2.1.26. Signos que han adquirido significado secundario 2.2. SIGNOS NO REGISTRABLES

2.2.1. Denominaciones y signos genéricos 2.2.1-a) Designaciones necesarias 2.2.1-b) Palabras de idiomas extranjeros 2.2.1-c) Conjuntos con designaciones necesarias 2.2.1-d) El dibujo o tipo de letra característico de designaciones genéricas 2.2.1-e) Dibujos necesarios 2.2.1-f) Límites de la irregistrabilidad 2.2.1-g) Designaciones usuales 2.2.1-h) Designaciones genéricas 2.2.1-i) Designaciones descriptivas 2.2.1-j) Adjetivos calificativos

2.2.2. Vocablos que pasaron al uso general 2.2.2-a) El uso común

2.2.3. Forma de los productos 2.2.4. El color de los productos

2.3. SIGNOS CON ENTIDAD MARCARIA NO REGISTRABLES 2.3.1. Marcas idénticas o similares a otras anteriores 2.3.2. Denominaciones de origen 2.3.3. Marcas engañosas. Confusión indirecta 2.3.4. Signos contrarios a la moral y a las buenas costumbres 2.3.5. Signos oficiales nacionales 2.3.6. Signos oficiales extranjeros e internacionales 2.3.7. El nombre, seudónimo y retrato de las personas

2.3.7-a) Personas físicas 2.3.7-b) Qué es el nombre 2.3.7-c) Alcance de la protección

2.3.8. Las designaciones de actividades 2.3.9. Las frases publicitarias sin originalidad 2.3.10. Otros signos no registrables 2.3.11. Títulos de libros, de películas y de columnas periodísticas 2.3.12. Marcas denigratorias 2.3.13. Signos prohibidos por distintas normas

CAPÍTULO III - EL REGISTRO DE LA MARCA 3.1. REQUISITOS DE FONDO QUE HACEN AL SIGNO

3.1.1. Novedad. Carácter distintivo 3.1.2. Especialidad. Disponibilidad 3.1.3. Originalidad 3.1.4. Licitud

3.2. REQUISITOS QUE HACEN AL SOLICITANTE 3.2.1. Quién puede solicitar el registro 3.2.2. El interés

3.3. TRÁMITE DE REGISTRO 3.3.1. Presentación de la solicitud

3.3.1-a) La descripción 3.3.1-b) Variación del tamaño y color 3.3.1-c) Renuncia de privilegio sobre elementos de uso común

3.3.2. La prioridad 3.3.2-a) El uso anterior y la prioridad

3.3.3. El domicilio especial 3.3.4. La publicación 3.3.5. El examen de la marca 3.3.6. Facultades de la autoridad administrativa. Autorización para registrar la marca por parte de un tercero 3.3.7. La oposición

3.3.7-a) El escrito de oposición. El llamado de atención 3.3.7-b) Los fundamentos de la oposición y su ampliación 3.3.7-c) El retiro de la oposición

3.3.8. El interés en la oposición 3.3.9. Efectos de la oposición. La acción judicial. El fuero de atracción

3.3.9-a) La mediación 3.3.10. La oposición y la transferencia de la marca oponente

3.3.11. La resolución administrativa. Renuncia a la vía judicial 3.3.12. Apelación de la resolución denegatoria 3.3.13. Mandatarios. Personería 3.3.14. Cómputo de plazos, notificaciones 3.3.15. La transferencia de la marca 3.3.16. Disposición de la marca registrada. La copropiedad

CAPÍTULO IV - LA CONFUSIÓN 4.1. LA CONFUSIÓN Y LA LEY DE MARCAS 4.2. CONFUSIÓN DIRECTA Y CONFUSIÓN INDIRECTA. LAS FAMILIAS DE MARCAS

4.2.1. El daño 4.3. CONFUSIÓN VISUAL

4.3.1. Similitud ortográfica 4.3.2. Similitud gráfica 4.3.3. Similitud de forma

4.4. CONFUSIÓN AUDITIVA 4.4.1. Pronunciación incorrecta 4.4.2. Palabras en idiomas extranjeros 4.4.3. Las siglas

4.5. CONFUSIÓN IDEOLÓGICA 4.5.1. Similitud conceptual de palabras 4.5.2. Similitud conceptual de dibujos 4.5.3. Similitud conceptual entre una palabra y un dibujo 4.5.4. Palabras con significados contrapuestos 4.5.5. Por la inclusión en la marca del nombre del producto a distinguir 4.5.6. Entre una palabra en idioma extranjero y su traducción

4.6. LA CONFUSIÓN ENTRE MARCAS QUE NO DISTINGUEN IDÉNTICOS PRODUCTOS 4.6.1. En clases distintas

4.6.1-a) Mismo género de productos 4.6.1-b) Misma materia prima 4.6.1-c) Partes y accesorios 4.6.1-d) Uso conjunto 4.6.1-e) Misma finalidad. Afinidad 4.6.1-f) Venta en un mismo negocio

4.6.2. En una misma clase 4.6.3. Carácter excepcional 4.6.4. Límite de la oposición 4.6.5. Prueba de la confusión 4.6.6. Entre productos y servicios 4.6.7. Entre servicios de distintas clases

4.7. PAUTAS O REGLAS PARA DECIDIR LA CONFUSIÓN 4.7.1. El cotejo

4.7.1-a) Cotejo sucesivo 4.7.1-b) Preponderancia de las semejanzas 4.7.1-c) La marca opuesta es un derecho en expectativa 4.7.1-d) Análisis del conjunto. Impresión que deja. Partes relevantes. Partes iniciales 4.7.1-e) La descripción de la marca 4.7.1-f) Las circunstancias adjetivas 4.7.1-g) La posición del juez 4.7.1-h) La forma en que se usará la marca

4.7.2. Las circunstancias a ser tenidas en cuenta 4.7.2-a) El público consumidor y los productos y servicios a distinguir 4.7.2-b) Los productos farmacéuticos 4.7.2-c) La inclusión en la marca de elementos de uso común 4.7.2-d) Productos no amparados por la marca oponente 4.7.2-e) El uso de la marca oponente. La marca de defensa 4.7.2-f) La notoriedad 4.7.2-g) La coexistencia de la marca oponente 4.7.2-h) La coexistencia con marcas de terceros 4.7.2-i) El contenido conceptual 4.7.2-j) Las marcas no denominativas 4.7.2-k) Los casos de nulidad 4.7.2-l) El uso anterior como nombre comercial

4.8. LA PRUEBA DE LA CONFUSIÓN CAPÍTULO V - CONSERVACIÓN DEL DERECHO

5.1. EL USO DE LA MARCA 5.1.1. La aplicación de la marca 5.1.2. La comercialización y la prestación 5.1.3. Uso en el país. Venta a distancia. Internet 5.1.4. Intensidad del uso 5.1.5. El plazo de cinco años 5.1.6. Uso de marca diferente de la registrada 5.1.7. Quién debe usar la marca 5.1.8. La fuerza mayor

5.2. LAS MARCAS DE DEFENSA 5.3. LA RENOVACIÓN 5.4. LA REINSCRIPCIÓN 5.5. VIGENCIA DE LA OBLIGACIÓN DE USO. CADUCIDAD DE MARCAS CONCEDIDAS BAJO EL RÉGIMEN DE LA LEY 3975

CAPÍTULO VI - DEFENSA DE LA MARCA 6.1. LA EXCLUSIVIDAD EN EL USO, SU VIOLACIÓN Y LOS DELITOS 6.2. LA FALSIFICACIÓN

6.2.1. Falsificación total o parcial 6.2.2. Agregado de otros elementos 6.2.3. Traducción 6.2.4. Tenencia 6.2.5. Coincidencia con la marca registrada 6.2.6. Prueba de la falsificación 6.2.7. Caso del licenciado y del fabricante por encargo

6.3. LA IMITACIÓN FRAUDULENTA 6.3.1. Tenencia 6.3.2. Prueba de la imitación fraudulenta

6.4. USO DE MARCA FALSIFICADA O FRAUDULENTAMENTE IMITADA O PERTENECIENTE A UN TERCERO SIN SU AUTORIZACIÓN

6.4.1. Aplicación de la marca 6.4.2. Relleno 6.4.3. Venta 6.4.4. Uso en publicidad 6.4.5. Uso como nombre comercial o enseña 6.4.6. Referencia a la marca de otro. La publicidad comparativa 6.4.7. Fraccionamiento. Reenvase 6.4.8. Uso en papelería, anuncios, prospectos, etcétera 6.4.9. Uso en productos reparados o renovados 6.4.10. Comercialización de repuestos 6.4.11. Servicios 6.4.12. Reventa de productos legítimos 6.4.13. Materia prima o componente 6.4.14. Uso en experimentos o tests 6.4.15. Uso como palabra del lenguaje 6.4.16. El uso oral 6.4.17. Uso propio

6.5. PUESTA EN VENTA, VENTA O COMERCIALIZACIÓN DE MARCA FALSIFICADA, FRAUDULENTAMENTE IMITADA O PERTENECIENTE A UN TERCERO SIN SU AUTORIZACIÓN 6.6. PUESTA EN VENTA, VENTA Y COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS O SERVICIOS CON MARCA FALSIFICADA O FRAUDULENTAMENTE IMITADA

6.6.1. Tenencia 6.6.2. Importación del extranjero 6.6.3. Importación de productos legítimos. Importación paralela 6.6.4. Productos no cubiertos por la marca registrada y marcas "de hecho" 6.6.5. El propósito de competencia desleal 6.6.6. Presunción de dolo

6.7. TENTATIVA 6.8. REINCIDENCIA 6.9. CONCURSO DE DELITOS 6.10. PARTICIPACIÓN

6.11. LA ACCIÓN PENAL 6.12. PROMOCIÓN DE LA ACCIÓN 6.13. TRIBUNAL COMPETENTE 6.14. PROCEDIMIENTO 6.15. LAS PENAS 6.16. OTRAS CONSECUENCIAS DE LA CONDENA

6.16.1. Comiso, venta, destrucción 6.16.2. Publicación de la sentencia

6.17. CARÁCTER OPTATIVO DE LA ACCIÓN 6.18. PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL 6.19. LA PERSONERÍA EN LA ACCIÓN PENAL 6.20. LA FALSIFICACIÓN DE MARCAS OBLIGATORIAS 6.21. LA ACCIÓN CIVIL. EL INTERÉS LEGÍTIMO. LA MALA FE

6.21.1. Casos de confusión 6.21.2. Referencia a la marca ajena 6.21.3. El uso de la marca ajena en la publicidad 6.21.4. Uso como nombre comercial 6.21.5. Casos del art. 31 6.21.6. Uso del nombre propio 6.21.7. Denigración 6.21.8. La dilución 6.21.9. Uso por representante o agente no autorizados 6.21.10. Los nombres de dominio 6.21.11. Las razones sociales

6.22. TRIBUNAL COMPETENTE 6.23. PROCEDIMIENTO 6.24. COMISO, VENTA, DESTRUCCIÓN 6.25. PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN 6.26. EL INCIDENTE DE EXPLOTACIÓN

6.26.1. La caución 6.27. MEDIDAS PRECAUTORIAS

6.27.1. Quién puede pedirlas 6.27.2. Oportunidad 6.27.3. Juez competente 6.27.4. Embargo, inventario y secuestro 6.27.5. La obligación de ordenar las medidas y su levantamiento 6.27.6. El embargo y el incidente de explotación 6.27.7. Lugar y día en que se llevan a cabo 6.27.8. Objetos sobre los que procede 6.27.9. La fuerza pública. Intervención de otras personas 6.27.10. La caución 6.27.11. Las explicaciones 6.27.12. La caducidad de las medidas 6.27.13. Otras medidas cautelares

6.27.13-a) El Adpic y la prohibición de uso de la marca como medida provisional 6.27.13-b) Procedimiento 6.27.13-c) Ampliación de las medidas

6.27.14. Personería 6.28. LA REPARACIÓN DE LOS DAÑOS

6.28.1-a) Los daños derivados de la confusión y su prueba 6.28.1-b) Daños derivados de otros actos 6.28.2. Las formas de reparación 6.28.3. Las utilidades del infractor 6.28.4. Frutos 6.28.5. Daño moral 6.28.6. Juez competente 6.28.7. Prescripción de la acción 6.28.8. Cuantificación del daño en la demanda

6.29. LA ACCIÓN DE REIVINDICACIÓN CAPÍTULO VII - EXTINCIÓN DEL DERECHO

7.1. RENUNCIA 7.2. VENCIMIENTO DEL TÉRMINO DE VIGENCIA 7.3. LA NULIDAD

7.3.1. Marcas registradas en contravención a la ley 7.3.1-a) Vicios en el solicitante 7.3.1-b) Vicios que afectan al signo 7.3.1-b.i) Nulidad de marcas que amparan otros productos 7.3.1-c) Vicios en el procedimiento

7.3.2. Piratería de marcas 7.3.3. Las marcas especulativas 7.3.4. El compromiso de no uso 7.3.5. Nulidad de solicitudes 7.3.6. Interés en la acción de nulidad 7.3.7. Criterio de apreciación 7.3.8. Juez competente y trámite 7.3.9. Nulidad parcial 7.3.10. Prescripción de la acción 7.3.11. Efectos de la nulidad

7.4. LA CADUCIDAD 7.4.1. Acción de caducidad, interés y prueba de uso 7.4.2. Efectos de la caducidad

CAPÍTULO VIII - LA MARCA NOTORIA 8.1. QUÉ ES LA MARCA NOTORIA 8.2. EL CONVENIO DE PARÍS

8.2.1. Lugar en que debe haber notoriedad. El Adpic y el Convenio de París 8.2.2. Productos idénticos o similares 8.2.3. El uso de la marca 8.2.4. La prescripción de la acción 8.2.5. La prueba de la notoriedad

8.3. LA PROTECCIÓN DE LA LEGISLACIÓN INTERNA 8.3.1. En materia de nulidades 8.3.2. En casos de oposición 8.3.3. En materia de cesación de uso

8.4. LA DILUCIÓN 8.4.1. Protección de su poder distintivo 8.4.2. Unicidad

APÉNDICE NORMAS DEL ADPIC APROBADO POR LEY 24425, RELATIVAS A MARCAS LEY DE MARCAS - LEY Nº 22362 REGLAMENTACIÓN DE LA LEY DE MARCAS - DECRETO Nº 558/1981

CAPÍTULO I - INTRODUCCIÓN

1.1. QUÉ ES UNA MARCA

La marca es el signo que distingue un producto de otro o un servicio de otro. Esta simple definición puede completarse con otras funciones que la marca cumple y que veremos en este capítulo. La marca juega un papel preponderante, casi esencial en el proceso competitivo. Sin embargo, nada de esto cambia la naturaleza esencial de distinguir productos o servicios.

La función distintiva le permite al consumidor comprar lo que quiere. Al hacerlo está premiando el esfuerzo del dueño de la marca quien venderá más y así aumentará sus ganancias. Esto lo incentivará a mejorar aún más la calidad de sus productos o servicios, con lo cual contribuirá a mejorar el nivel de vida de la población.

Todo fabricante por lo general tratará de ganarse el público, de obtener una clientela. Podrá hacerlo si sabe que los resultados de su esfuerzo podrán ser conocidos por el público a través de su marca. Sin marcas, esos esfuerzos serán vanos, el público no podrá distinguir los buenos productos de los malos.

Con esta breve descripción es fácil advertir que la marca es el vehículo de la competencia. La competencia, sin ella, se vería seriamente trabada ya que se limitaría a la que los dueños de las marcas pudieran realizar desde sus propios locales. Las marcas permiten que los productos se encuentren en los lugares más diversos y compitan entre sí por su sola exposición al público (1).

(1) POUILLET, Eugène, Traité des marques de fabrique et de la concurrence déloyale et tous genres, 6ª ed., Paris, 1912, p. 14, quien opina que la marca cumple una función esencial de indicar origen, dice: "...es también al mismo tiempo una garantía para el consumidor y para el fabricante; para el consumidor, que se asegura que le entreguen el producto que él quiere comprar; para el fabricante que encuentra así un medio de distinguirse de sus competidores y de afirmar el valor de sus productos. Es la marca que le da a la mercadería su individualidad; ella permite reconocerla entre miles de otras análogas o parecidas; se concibe toda la importancia de la marca. Más es estimada la mercadería, más precio tiene la marca. Ella deviene, a veces, una propiedad considerable".

1.2. FUNCIONES DE LA MARCA

1.2.1. Indicación de origen

Tradicionalmente se entendió que la marca identificaba el origen del producto. Asimismo servía para que el público consumidor supiera quiénes eran los distintos fabricantes de cada producto. En el siglo pasado en los EE.UU. de América una marca no era lo que hoy es en el comercio.

Derenberg transcribe frases de un fallo de esa época de un tribunal de ese país: "No hay derecho al uso exclusivo de cualesquiera palabras, letras o símbolos que no tengan relación con el origen y propiedad de los productos, sino sólo están concebidos para indicar su nombre y calidad". Como explica este autor "el término trademark en ese tiempo no indicaba otra cosa que el nombre del fabricante. Cualquier palabra o figura arbitraria adicional, concebidas para servir como una designación del producto, eran consideradas más allá del concepto legal de trademark" (2). Tanto es así que cualquiera podía usar la designación que otro hubiera creado para distinguir su producto siempre que "tomara las precauciones necesarias para evitar crear confusión en la mente del público en cuanto a la identidad del fabricante" (3).

Pouillet, recordando una definición dada por un tribunal francés en el año 1868, nos dice: "Puede decirse con verdad que la marca es un medio material de garantizar el origen o simplemente la proveniencia de la mercadería a los terceros que la compran, en cualquier lugar y en cualquier mano en que se encuentren" (4). La marca distinguía a un fabricante de otro a través de sus productos. O mejor dicho, los productos eran distinguidos por sus fabricantes.

Hoy en día este concepto de la función que cumple ha quedado superado. La marca no distingue origen. Es más, la gran mayoría del público ignora quién es el fabricante de los productos que adquiere. Desde luego existen casos en los que la marca está formada o constituida por el nombre del fabricante. Entonces la marca identificará también el origen del producto. Pero esta función será secundaria.

Obsérvese que es muy común que sean varios y diferentes los fabricantes de productos y prestatarios de servicios que los distingan con las mismas marcas. Esto es posible a través de la concesión de licencias y de franquicias (5). En estos supuestos los "orígenes" pueden ser muchos y la marca una sola.

McCarthy cita un fallo de un tribunal norteamericano que data del año 1933 en el que puede apreciarse la modificación sustancial del criterio sobre la función identificatoria del origen: "Lo que quieren decir con tal expresión (6) es que el comprador de productos que llevan una etiqueta dada cree que lo que compra ha emanado de la fuente, cualquiera sea su nombre o lugar, de la que productos que llevan esta etiqueta han derivado siempre" (7).

Esta esperanza o idea del comprador puede inclusive ser equivocada, toda vez que el titular originario de la marca la haya vendido a un tercero. O bien, como dije recién, haya autorizado su uso a otros.

Esto no significa que el comprador deje de creer que todos los productos o servicios con una misma marca tengan un mismo origen, aunque no sepa de quien se trata. El comprador supone que la misma marca está relacionada con un mismo origen, aun cuando sea un licenciado el que haya lanzado el producto o servicio al mercado.

1.2.2. Distinción de productos y servicios

La verdadera y única función esencial de la marca es distinguir un producto o un servicio de otros. Si bien el saber quién es el fabricante del producto será para muchos un factor esencial para efectuar su elección, este dato lo encontrará fuera de la marca que distingue el producto. Es habitual que el nombre del fabricante aparezca en la etiqueta o rótulo que lleve

el producto, su envase o envoltorio y, si no es así, el consumidor podrá preguntar el dato al comerciante (8). Pero es una información extraña a la marca, aun cuando puede suceder, como dije antes, que la marca esté formada por el nombre del fabricante.

Puesto el producto en el mercado, en su lugar de venta, la marca servirá para que el comprador pueda elegir entre varios o volver a adquirir el mismo producto o servicio que otra vez antes adquirió.

La marca permite la distinción entre productos o servicios de una misma especie. Si el signo en cuestión no es apto para distinguir un producto o un servicio de otros, entonces no podrá ser marca en los términos señalados. Es fácil deducir que esta función distintiva es esencial a la marca (9).

1.2.3. Garantía

Otra de las funciones de la marca, secundaria, pero no por ello sin importancia, es la de garantizar una calidad uniforme. Quien vuelve a adquirir un producto o a solicitar la prestación de un servicio lo hace porque desea encontrar la misma o mejor calidad que el producto o el servicio tenía cuando lo adquirió con anterioridad (10). Desde luego no se trata de mantener o lograr la óptima calidad posible sino una calidad uniforme. Habrá posiblemente productos o servicios mejores, pero quien vuelve sobre una misma marca busca lo mismo que antes conoció. Cuando se trata de licencias y de franquicias, el vínculo común que mantiene la unidad de la marca es justamente esa calidad uniforme del producto o servicio. Juega desde luego un papel relevante en esta cuestión el precio que deba pagar el consumidor. Si la calidad es uniforme pero el precio aumenta mucho, no siempre se volverá sobre la misma marca. Pero esto nada tiene que ver con la función de garantía comentada.

La calidad uniforme que el consumidor espera encontrar en el producto o servicio no constituye ninguna obligación legal del titular de la marca. No hay norma que le exija fabricar sus productos o prestar sus servicios en forma idéntica a través de los años. Más allá de su constitucionalidad, de haberla, no alcanzarían los jueces para determinar cuándo la calidad varió, o no, y si varió, si hay excusas legítimas para ello.

Es el interés del titular de la marca que el producto mantenga una calidad uniforme y que el consumidor no sea frustrado cuando vuelva a elegir esa marca. Un producto o servicio que empeora su calidad seguramente perderá consumidores y puede provocar que la marca desaparezca del mercado. Una marca que viole esa esperanza del público dejará de ser elegida. El público reacciona rápidamente ante estos hechos y adquiere un producto o servicio de la competencia. Tarda mucho más una marca en ganar posiciones en el mercado que en perderlas. Las preferencias del público se conquistan con esfuerzo y se pierden con facilidad. Por ello, el interés enorme del titular de la marca en mantener uniforme o bien en mejorar la calidad del producto que vende o del servicio que presta.

A pesar de la importancia que tiene el mantener una calidad uniforme, se trata de una función secundaria, o derivada como la llama Mathely (11). Cualquiera sea la calidad del producto o servicio a través del tiempo, la marca que lo distinga seguirá siendo marca.

1.2.4. Publicidad

Otra de las funciones que cumple la marca es la publicitaria. Como bien señala Mathely "sin una marca que lo designe, no sería posible efectuar publicidad de un objeto dado" (12).

La marca es el único nexo que existe entre el consumidor del producto o el servicio y su titular. Es a través de la misma que su titular recogerá los beneficios, o no, de su aceptación por parte del público consumidor. Esa marca es lo que el comprador ha de pedir y es lo que el titular de la misma tratará que pida. Para ello, la buena calidad del producto o servicio debe ir acompañada de una publicidad adecuada. En vano serán los esfuerzos para lograr la mejor calidad si el producto o servicio es desconocido. Y aun cuando no se efectúe publicidad la marca debe tener un atractivo, un "poder motivante" (13), que provoque favorablemente al eventual comprador. No se elige como marca un signo que ha de provocar un rechazo por

parte del público. A nadie se le ocurriría distinguir un producto alimenticio con la marca "Asco".

Muchas marcas están diseñadas o conformadas para informar sobre ciertas características del producto o servicio que distinguen. Ello sucede con marcas como "Lave-Rap", "Nescafé", "Instantix", "Flexiplast", "Coca-Cola", "Dentinox", "Cornealent", "Trak II", entre tantas otras. Se trata de las llamadas marcas evocativas a las que luego me referiré (14).

Sea que informen sobre el producto o servicio y sus características o no lo hagan, quien "crea", o adopta, cualquier signo como marca lo hará, por lo general, teniendo en cuenta el grado de aceptación que aquélla tendrá como signo en el público. Ello, por la función publicitaria que esa marca tiene. Pero, aun así, será una función secundaria porque bien puede tratarse de un signo negativo desde el punto de vista publicitario y aun así ser distintivo.

(2) DERENBERG, Walter, Trade mark protection and unfair trading, New York, 1936, p. 30.

(3) DERENBERG, W., Trade..., cit., p. 31.

(4) POUILLET, E., Traité..., cit., p. 13.

(5) Franchises.

(6) "Identificar la fuente de origen".

(7) MCCARTHY, J. Thomas, Trademarks and unfair competition, New York, 1973, p. 90.

(8) Éste a veces lo ignorará puesto que puede haberlo comprado a un distribuidor.

(9) MATHELY, P. la designa como función natural y esencial en Le droit français des signes distinctives, 1984, p. 13.

(10) CALLMANN, Rudolf, The law of unfair competition, trademarks and monopolies, 1988, p. 9 (17.03) explica que "lo que se conoce como una garantía, es, de hecho, la concientización del vendedor y comprador de que el uso de una marca sugiere una cierta constancia de producto".

(11) Este autor explica que "esta garantía no es la función directa, natural y esencial de la marca. Ella es una función indirecta, solamente derivada de la función natural y esencial. Es, en efecto, porque el objeto marcado proviene de un origen constante del que el consumidor puede esperar la permanencia de ciertas calidades", MATHELY, P., Le droit..., cit., p. 14.

(12) MATHELY, P., Le droit..., cit., p. 15.

(13) Callmann señala que "otra característica de un símbolo es su poder motivante, distinguiéndolo de un mero signo que comunica información en sí mismo no tiene poder para motivar cualquier respuesta más allá de aquélla inducida por la información sola" (CALLMANN, R., The law..., cit., p. 2 [17.02]).

(14) Ver infra nro. 2.1.4.

1.3. EL SISTEMA ATRIBUTIVO

Nuestra ley ha adoptado el sistema atributivo para la adquisición del derecho exclusivo sobre la marca. Este sistema es el que "atribuye" el derecho a quien obtiene el registro de la marca. Como bien explica Breuer Moreno, "en el sistema atributivo no existe derecho de ninguna especie sobre la marca si no hay registro" (15).

El art. 4 es claro al respecto al establecer que "la propiedad de una marca y la exclusividad de uso se obtienen con su registro". Esto se hace evidente en el Capítulo III de la ley que legisla sobre los actos punibles y las acciones. En el art. 31 se enumeran los delitos marcarios que sólo pueden existir si se cometen en perjuicio de una marca registrada. Es el titular de una marca registrada quien puede solicitar la realización de medidas precautorias (16).

El sistema declarativo es aquél en el que el derecho exclusivo nace con el uso y sólo después efectúa el depósito o registro de la marca.

1.4. EL VALOR DE LA MARCA NO REGISTRADA

Lo dicho en el párrafo anterior no significa que la marca no registrada, es decir la marca usada, esté totalmente desprotegida.

Por el contrario en cantidad de casos se ha reconocido valor a la marca usada frente a una que es registrada con posterioridad. Se ha sostenido reiteradamente que este criterio, "de excepción, funciona cuando un tercero sin escrúpulos pretende inscribir una marca que es usada intensamente por quien no la ha registrado y tiende a evitar que se consuma un despojo contrario a la moral" (17). Y "obedece, no sólo al propósito de evitar maniobras de mala fe de su contrario..." "sino también a los efectos de defender una clientela formada mediante esa utilización" (18).

En estos casos los tribunales no siempre recurrieron a la Ley de Marcas para decidir en favor de la marca no registrada (19). Lo hicieron apelando a los principios generales del Derecho y al art. 953 del CCiv., que no reconoce valor a los actos inmorales o contrarios a las buenas costumbres (20).

El uso sin registro ha sido un motivo suficiente para oponerse con éxito al registro de una marca solicitada con posterioridad al mismo (21), para servir de base para anular una marca registrada, también posterior (22), y también para rechazar con éxito una oposición deducida a la solicitud de su registro (23). Hasta se ha reconocido "en la medida en que han sido intensamente explotadas y que a su amparo han formado una clientela... su titular puede solicitar el cese de uso de una marca confundible" (24).

Desde luego, el uso, mediando la oposición al mismo, no tiene ninguna validez y no genera ningún derecho en favor de quien lo ha realizado (25). Tampoco puede tener valor alguno el uso de una marca confundible con otra anterior registrada, ya que ello implicaría desconocer el derecho exclusivo de una marca legalmente registrada.

El uso, para tener valor, además debe haber sido de una intensidad tal que haya generado una clientela (26). Este uso no puede haber sido aprovechando el prestigio ajeno o induciendo a error al público por su confusión con otras marcas registradas con anterioridad. Debe ser un uso efectuado sin mala fe (27).

La Ley de Marcas reconoce, aunque en forma indirecta, valor a la marca usada no registrada. Lo hace al permitir que la oposición al registro o al uso de alguna sea efectuada por quien detente un interés legítimo. Me refiero más adelante a los supuestos que pueden satisfacer el interés legítimo, entre los que está la defensa de una marca "de hecho" (28).

De cualquier manera, otras normas del derecho permiten una defensa cabal a tales marcas (29). El art. 953 del CCiv. citado en múltiples fallos es una de ellas. Pero tenemos también el art. 159 del Cód. Pen. que considera delito criminal, y por ende castiga, a todo aquel que "por maquinaciones fraudulentas, sospechas malévolas o cualquier medio de propaganda desleal, tratare de desviar, en su provecho, la clientela de un establecimiento comercial o industrial".

La imitación de una marca ajena es sin duda una maquinación fraudulenta. Es un artificio diseñado para engañar al consumidor, para confundirlo. En definitiva, un fraude. Si esa marca ajena está registrada, el remedio legal lo brinda la Ley de Marcas. Pero si no hay registro previo y hay una intención dolosa de confundir, que se manifiesta en la imitación o falsificación de la marca que otro usa, entonces el remedio lo brinda el art. 159 del Cód. Pen. Después de todo la Ley de Marcas es un instrumento más para combatir actos de competencia desleal. Una de las categorías típicas de actos de competencia desleal es la que comprende los actos de confusión, que abarcan no sólo los de confusión marcaria, sino también los de confusión a través de designaciones, estilos comerciales, publicidad, etcétera (30).

Por lo tanto, la aplicación de la norma del Código Penal al supuesto comentado es indiscutible a mi juicio. Desde luego serán competentes para entender en las causas respectivas los tribunales penales ordinarios, como lo son en cualquier caso en el que se viole una norma del Código Penal.

La marca de hecho puede ser también invocada como sustento para la obtención de una orden de cese de uso temporal o provisional que prevé el art. 50 del Adpic (Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio). En el caso "Lionel" (31), el titular de la marca de hecho "Gloria", con la que distinguía juguetes, solicitó se aplicara esta norma del Adpic y se ordenara el cese de uso de idéntica marca usada para distinguir idénticos productos. El titular de "Lionel" había solicitado el registro de su marca, y habiéndose retirado una oposición a su registro todo hacía suponer que sería registrada. El tribunal hizo lugar a la petición y ordenó la medida. En el fallo se reconoce que el que la marca no estuviese registrada "no significa en absoluto que el titular de una marca de hecho -efectivamente explotada y a cuyo amparo se ha formado una clientela- carezca por completo de protección frente a una conducta reprochable de un competidor, consistente en el ilegítimo uso de la misma marca para obtener un lucro indebido y desviar la clientela". Lo interesante de este fallo es que si bien se reconoce que el art. 38 de dicha ley sólo concede medidas precautorias a los titulares de marcas registradas, se citan el art. 4 de la Ley de Marcas y el art. 953 del CCiv., pero finalmente se recurre al Adpic de manera novedosa y por cierto procedente. Refiriéndose a dicho tratado, se dijo "que ha tenido por específica finalidad otorgar una mayor protección a los titulares de signos -registrados o no, pero que cumplen adecuadamente con la función propia de una marca de productos y servicios: individualizar el producto o servicio y distinguirlo de otro u otros-. Parece de buena hermenéutica juzgar que el régimen vigente no ha pretendido desandar el camino que ha llevado a una amplia protección del titular marcario y ceñirla a límites que en definitiva, se transforman por la fuerza misma de los hechos en el vehículo de la injusticia y de la impunidad de los infractores que obran movidos por intereses espurios y de inmoralidad manifiesta; particularmente, cuando el derecho del titular del signo marcario -aún no concedido- luce en una primera aproximación, adecuado al carácter provisional del trámite cautelar, dotado de suficiente verosimilitud y enfrentado a una conducta que, prima facie, aparece reñida con elementales normas jurídicas moralizadoras de la vida social".

La contundencia de esta conclusión permite inferir que en supuestos en los que se repita esta conducta ilícita, aun en ausencia de un trámite de registro, avanzado o no, se ordenará igual medida (32). Después de todo, la protección es para la marca usada que tiene una clientela. Y ésta no depende de la existencia de una solicitud marcaria (33).

(15) BREUER MORENO, Pedro C., Tratado de marcas, Buenos Aires, 1946, p. 197.

(16) Arts. 38 y 41.

(17) Causa 3245, "Panificación Argentina SA v. Marcolla, León", sala entonces única, del 5/9/1967.

(18) Causa 9476, "R. Moghilevsky e Hijos SRL v. Madaus SACIFI", sala II, del 21/7/1970. Ver también causa 76.694, "Lozano, Hugo O. y otro v. Panificadora Lozano SA", sala II, del 25/7/1978, LL, 22/12/1978, p. 3; causa 7874, "Tudela, Nidia Alba Girola de v. Anic SPA", del 30/11/1979; causa 1589, "Dobboletta y Cía. SAICyF v. Mozotegui Arriola, Inchaurraca y Cía. SACIF", sala II, del 30/11/1972; causa 2669, "Ludens SACI v. Fred Perry Sportswear Ltd.", sala II, del 5/2/1975. Ver también causa 5221, "Matafuegos Drago SACIF v. Callari Rodríguez y otros", sala II, del 9/10/1987.

(19) Aun cuando se ha dicho que "una de las finalidades esenciales de la ley de marcas es la tutela de las buenas prácticas comerciales, ellas exigen que se respete el derecho a la clientela formada mediante el uso legítimo de una marca y en muchas hipótesis a través del empleo de `hecho´ de ese elemento de identificación de los productos. Porque si bien es cierto que la ley 3975 adoptó el llamado `sistema atributivo´, también lo es que él no puede ser aplicado con un criterio rigurosamente formal, que prive a las marcas no registradas de los principios generales del derecho sea para proteger la indicada clientela o ya fuera para cohibir prácticas poco leales", causa 22, "Industrialización de Cereales Granisol S. R. L. v. Alimentos Granix SA", sala II, del 17/10/1980.

(20) "Sorga v. Sternfeld", del 17/4/1948, JA, 1948-I-739; causa 12.962, "Lencofin SRL v. Ocber y Rosen", del 11/10/1960; causa 2020, "Osiris SCA v. Lab. Otto SA", del 8/2/1967.

(21) "Vita Productos Químicos Farmacéuticos v. Hematigeno Hommel SA", del 4/7/1960, JA, 1961-IV-489.

(22) "Toledo Steel Products v. Marrugat Hnos.", del 19/11/1951, JA, 1952-I-575; "Ricol SACIeI v. Álvarez, Fernando José", sala II, del 21/11/1972; causa 199, "Puccio, J. Manuel v. Méndez y Cía. SA", sala I, del 15/5/1981.

(23) Causa "Manufactura Forti Arg. SA v. Imperial Chemical Ind. Lim.", del 17/6/1969; causa 7431, "Álvarez Hnos. SA v. Alcázar SAIyC", sala II, del 17/10/1980; causa 1532, "Imperflex SA v. Yggam SA", sala I, del 21/12/1982; causa 2738, "Nippon Kogako KKC v. Plastic Contact Lens SAICS", sala I, del 6/9/1984.

(24) Causa 2025/98, "Bustos, Élida Claudia v. Revista Imagen SA", sala I, del 11/5/1999. Agrega el fallo: "Lo contrario importaría sumir al titular de una marca de las características aludidas en un estado de desprotección frente al ilegítimo uso de la misma marca por un tercero, para aprovechar el prestigio ajeno o desviar la clientela".

(25) "Laboratorios Belamon v. Astra", del 24/3/1961, JA, 1962-II-8, nro. 84; causa 7122, "Creaciones Claudio SRL v. Sánchez, E. A.", sala entonces única, del 11/8/1969; causa 452, "Bodegas y Viñedos Donati Hnos. y Cía. SA Agrícola Ind. y C. v. De Donatis y Cía.", sala entonces única, del 22/8/1966; causa 639, "Societ… Azionaria Vermouths Aperitivi Spumanti Fratelli Gancia y Cía. SAVA SPA v. Pablo Pares SA", sala entonces única, del 5/4/1967; causa 8644, "Divanlito v. For You SRL", del 2/9/1969; causa 4181, "Gr ﾁ ner y Jahr Aktiengesellschft y Co. v. Ed. Perfil SA", sala III, del 9/6/1986.

(26) Causa 625, "Cámara de Empresarios Madereros y Afines v. Barravechia, Santos José", sala I, del 12/3/1990, en la que se dijo: "Tal como lo dijera el juez Muzio (causa 1668 del 4/3/1983), si bien es cierto que en oportunidades verdaderamente excepcionales se ha otorgado protección a las marcas de hecho (flexibilizándose en algún caso el criterio para compararla con otra registrada, por ejemplo) no lo es menos que ello ha ocurrido en presencia de un uso muy antiguo e intenso de marca, a través del cual el interesado demostró haber captado una importante clientela o en circunstancia en que los datos que suministraba la realidad y la necesidad de satisfacer adecuadamente la justicia, imponían adoptar una solución apartada del principio atributivo adoptado por el estatuto específico (esta sala, 23/5/1972, causas 8061 del 15/6/1979 y 7874 del 30/11/1979). Desde luego -continúa diciendo- que tratándose de soluciones excepcionales para casos que presentaban las mismas características, la prueba de la concurrencia de las particularidades que los coloquen en esa situación corre por cuenta de quien la invoca (art. 377, Cód. Proc.) y debe ser por demás fehaciente y no dejar lugar a duda alguna acerca de los verdaderos alcances y proyecciones del uso de la marca sin registro, desde que, de otro modo, por vía jurisprudencial, se dejaría sin efecto lo preceptuado en la ley, lo cual es obviamente inadmisible (Fallos, 277:213; 279:128; 281:170; 301:958 y muchos otros), véase también BREUER MORENO, P. C., Tratado de marcas de fábrica y comercio, 2ª ed., ps. 76/8, nro. 64".

(27) Planteada la cuestión entre un logotipo formado por un dibujo confundible con el cocodrilo característico de Lacoste, el tribunal restó derecho al uso de aquél con estos argumentos: "En primer término, no considero plenamente demostrados los requisitos que exige la jurisprudencia invocada por el recurrente (uso pacífico, público y continuado, ejercido durante un período suficientemente prologando como para permitir que el signo adquiera una difusión y prestigio tales que genere para su titular un derecho a la clientela) para hacer excepción al sistema atributivo adoptado por nuestra legislación (art. 8, ley 3975; art. 4, ley vigente 22362) en favor de una marca de hecho. Por un lado, la solicitud de inscripción del actor fue presentada en el año 1988, las pruebas demuestran un uso comercial, con cierta certeza, del logotipo incluido en aquella solicitud desde el año 1984 para identificar `calzados´ que fabrica y/o que puede vender el actor, lo que no constituye una antig ﾁ edad decisiva si se atiende a que el emblema de la demandada está registrado, es un marca `notoria´ y, acompañada de la marca Lacoste, identifica a la única ropa que se vende en el mercado argentino con la figura de un cocodrilo -según admite al absolver posiciones a fs. 223 el Sr. Marante- es intensamente utilizado en el país para distinguir cinturones, remeras, sweaters, pantalones, camisas, zapatillas, bolsos, medias, paraguas y en la pertinente publicidad, desde, por lo menos, el año 1985"... (causa 8482, "Marante, Carlos Alfredo v. Sporloisir SA", sala III, del 26/8/1992). En otra causa se dijo: "Del análisis de estas fechas resulta que el uso de la marca Zeofer por parte de la actora para designar a un producto antioxidante precedió apenas en siete meses a la solicitud del registro, y sólo en nueve meses a la oposición. Conociendo la actitud adoptada por su contraria (ver además las comunicaciones epistolares acompañadas con la demanda), es claro que la apelante no puede prevalerse de un uso realizado en contradicción con el derecho de la oponente. Y menos aún si se atiende a que ambas firmas eran competidoras en el mismo ramo, lo cual torna injustificada cualquier alegación de ignorancia" (causa 120, "Zeocar SA v. Cintoplom SA", sala II, del 6/11/1992).

(28) Ver infra nro. 3.3.8.

(29) Causa 4421, "Underwear SA y otro v. Anicka SA", sala II, del 18/7/1996, en la que se hizo lugar a una acción de cese de uso de la marca "Íntimamente Mía", sobre la base de la marca "Mía Disegno" no registrada, con estos argumentos: "Frente a esa imitación, ciertamente indudable, pierden toda consistencia los argumentos de la demandada. Porque ni la coexistencia que alega, que no aparece probada en la copia aludida ni la inconfundibilidad de los conjuntos como totalidades, ni la falta de concesión de la marca pedida por la actora, ni la mayor o menor antig ﾁ edad de las solicitudes marcarias, ni el sistema atributivo adoptado por la ley de marcas, ni la falta de oposición en sede administrativa a la marca `Íntimamente Mía´ (que no mostraba en absoluto, la copia de la grafía M), constituyen razones que puedan cohonestar una imitación marcaria evidente (expresamente admitida por la demandada y corroborada por los testigos), que choca con el art. 953 del CCiv., pilar básico de todo el ordenamiento jurídico positivo".

(30) ROUBIER, Paul, Le droit de la propriété industrielle, T. I, Paris, ps. 536 y ss.

(31) Causa 6080/98, "Lionel SRL s/ medidas cautelares", sala II, del 24/11/1998.

(32) Me he referido a este fallo con más detalle en "Mayor protección para las marcas de hecho", LL, 1999-D-183.

(33) Esta protección con una medida cautelar se otorgó a una marca de hecho en causa 4564 "Gossip SA y otro v. Falabella SA", sala I, del 4/10/2001 y en la causa 8225/01 "Aerolíneas Argentinas SA v. Líneas Aéreas Privadas Argentinas SA", sala III, del 19/12/2001.

1.5. MARCAS DE PRODUCTOS

Originariamente las marcas fueron concebidas para distinguir los productos de un fabricante de los de sus competidores. Hay quienes remontan esta costumbre hasta 5000 años a.C., antig ﾁ edad que se le atribuye a objetos de alfarería que llevaban signos identificatorios (34). Es posible que en algunos casos estos signos hayan identificado la propiedad del objeto que permanecía en posesión de su dueño y no el origen del producto que era vendido. De todas maneras hay acuerdo entre quienes han estudiado el tema que ya en Pompeya se utilizaban las marcas para identificar al fabricante (35). Es así que estos signos fueron denominados marcas de fábrica.

En el siglo XIX nace la marca de comercio. La ley francesa de 1858 introduce la protección de la marca de comercio.

Como lo explica Rendu en su obra publicada ese mismo año al comentar esa novedad legislativa: "Si le importa al fabricante garantizar, con su marca, la buena confección de sus productos y de asegurarles así una venta proporcionada a su mérito, la marca de comercio ofrece al negociante, intermediario entre el productor y el consumidor un medio precioso de ganar y conservar la confianza del público. Al imprimir un signo distintivo a los objetos que compra para revender, él se obliga a efectuar una elección inteligente y concienzuda, para entregarlos puros de todas las alteraciones que el comercio de detalle les hace sufrir tan frecuentemente, a las mercaderías anónimas" (36).

También se ha hablado de la marca de agricultura, que es la usada por el agricultor para indicar el origen de los productos de sus cultivos semillas, plantas, cereales, frutas, etcétera (37). La anterior ley 3975 se titulaba "de Marcas de Fábrica de Comercio y de Agricultura".

No en todos los países éste ha sido el caso. En los EE.UU. de América y en Inglaterra, por ejemplo, el nombre tradicional para cubrir todas esas categorías era el de trademark (marca de comercio). En la actualidad la tendencia parece ser la de designarlas simplemente como marks.

Las marcas tienen su razón de ser en tanto exista comercio. Si no hay intercambio de productos no hay necesidad de marcas. De la misma manera que es difícil imaginar un sistema comercial evolucionado sin marcas.

Lo cierto es que las diferentes categorías mencionadas carecen hoy de otro sentido que el académico. Las marcas distinguen productos y son indispensables en el comercio. Poco importa si ésta es propiedad del fabricante, del comerciante, del agricultor o de alguien que ha autorizado su uso a un tercero. Ya vimos como esta función de distinguir el producto es la primordial.

1.6. MARCAS DE SERVICIOS

Un instituto relativamente nuevo en el sistema marcario es la marca de servicio. Así como la marca tradicional distingue un producto de otro, la marca de servicio diferencia un servicio de otro.

No hay límites en cuanto a las clases de servicios que pueden ser reconocidos por una marca. Cualquiera que sea prestado en favor de otro puede serlo. Mathely señala los servicios de las actividades de producción y de comercialización porque aquéllos no consisten en la fabricación o provisión de una cosa material (38). Se trata de una idea restringida sobre lo que es el servicio, con la que no estoy de acuerdo. A mi juicio el servicio podría consistir en la fabricación para un tercero de un determinado producto. Como veremos luego, bastará con que ese servicio sea prestado de manera uniforme y que caracterice de alguna forma a los productos así fabricados.

El primer país en proteger los servicios fue EE.UU. de América con la sanción de la Lanham Act en 1946 (39). En Argentina, si bien la protección existe desde la aprobación del Convenio de París en 1967, la posibilidad de registro y su inclusión ordenada al régimen marcario se produce en la ley 22362 hoy vigente.

La marca de servicio goza de la misma protección y está sujeta a los mismos trámites y a las mismas obligaciones que la marca de producto.

Falsificar o imitar fraudulentamente una marca de servicio acarrea las mismas consecuencias que el hacerlo con una marca de producto. En definitiva una y otra son lo mismo: signos distintivos. Sólo se diferencian por lo que distinguen.

Como dije antes, cualquier servicio puede ser distinguido con una marca. La lectura de los servicios incluidos en las clases 35 a 42 de la Clasificación Internacional adoptada en nuestro país (40) nos da una clara pauta de la universalidad del concepto.

Sin embargo el servicio distinguible por una marca se diferencia strictu sensu por la forma en que ese servicio es prestado. Este servicio deberá mantener una cierta uniformidad en el tiempo. Por ejemplo, quien vaya a la tintorería "El Japonés" y pida el servicio "Lavaplanch" sabe que éste consiste en un lavado con determinado jabón, con agua fría y secado con calor seco, procedimiento que dura veinte minutos. Cada vez que se pida "Lavaplanch" el servicio será el mismo. Este concepto de uniformidad puede ser llevado a todos los servicios. Así tenemos desde servicios bancarios como el otrora conocido cheque "Verde" del Banco de Galicia, los "Vavis" del Banco de la Provincia de Buenos Aires; "Sol Jet" que distinguía un servicio de transporte, alojamiento y uso de instalaciones deportivas incluyendo enseñanza de deportes, todo ello en un tiempo determinado; las marcas "Assist Card" y "Assistance Express" que distinguen servicios específicos de asistencia médica; "Dinners Club", "Visa" y "American Express" son también marcas que distinguen servicios de financiación para la adquisición de cualquier cosa; la marca "Banelco" que distingue un servicio bancario de retiro y depósito de dinero son, entre tantas otras, conocidas marcas de servicios.

Corresponde efectuar esta calificación del servicio para diferenciar la marca de servicio de la designación de una actividad, y desde luego del nombre comercial que es la designación de las actividades con fines de lucro. La designación distingue una actividad de otra; la marca de servicio, un servicio de otro. A veces coinciden la designación con la marca de servicio, por decisión de su titular. Tal como sucede en infinidad de casos con las marcas de productos y las designaciones. Es habitual que se registre defensivamente como marca de servicio la designación de la actividad. Pero esto no hace de ambos institutos el mismo.

Como bien dice Mathely: "Hay signos que han sido empleados que identificaban verdaderamente el servicio mismo, independientemente de la persona de su prestatario" (41). En los ejemplos que he dado recién todas las marcas responden a la pregunta qué es y no necesariamente a la pregunta quién es. Aun cuando la sociedad que preste el servicio utilice el mismo signo como marca y como nombre comercial. A veces distintas empresas usan una misma marca de servicio de una tercera, es el caso de la marca "Banelco".

Marca de servicio y designación de una actividad son institutos diferentes creados para distinguir diferentes cosas.

Brian J. Leitten opina que "desde que las marcas de servicio son por lo general un derivado del nombre comercial (por ejemplo servicios financieros `Sears´ de Sears-Roebuch & Co.), los dos son comúnmente equiparados. De hecho son distintos. Mientras las marcas de servicio identifican y distinguen un servicio específico de una compañía, los nombres comerciales identifican y distinguen la organización del negocio mismo de las de sus competidores" (42).

Para McCarthy se trata de institutos diferentes, aunque "la distinción entre el uso del nombre comercial y el uso de la marca de comercio o de servicio es frecuentemente muy difícil de hacer. Depende de la probable reacción de los compradores al mirar la etiqueta en cuestión. El uso del nombre de la compañía como marca de comercio o de servicio es una cuestión de hecho determinada por la forma en que es usada y el probable impacto sobre los compradores" (43). Y luego agrega: "si un nombre comercial es usado completo, con su domicilio en papel membrete y publicidad, es probablemente no usado en el sentido de una marca de servicio. Pero si un nombre comercial, o una porción del mismo, es usado en conexión con servicios de manera de crear una impresión comercial distinta del nombre, entonces ésta es evidencia de un probable uso de marca de servicio" (44).

Además de las pautas dadas ut supra para establecer qué es un servicio distinguible como marca se han dado otras que permiten diferenciarlo. Así, se ha propuesto que el servicio sea real, en beneficio de un tercero y no meramente incidental a la venta de productos o a la realización de otro servicio (45). Habría beneficio propio si el titular del negocio tiene un servicio de mensajería para su uso interno (46).

Cuando este servicio de mensajería es utilizado para que el cliente reciba la mercadería comprada, más segura y rápidamente, existe el beneficio para un tercero. Pero aquí nos encontramos con que este servicio es incidental a la actividad que desarrolla el titular del negocio. Él no está prestando un servicio en forma separada de su actividad, que es lo que viene a contratar específicamente el cliente. Como explica Abramson, "el beneficio debe ser el propósito principal del servicio y no meramente una incidencia del acto".

Gran Bretaña incorpora a su legislación, en 1986, las marcas de servicio. También allí surgió la cuestión de cuáles eran los servicios protegibles y la cuestión se discutió específicamente con los servicios minoristas. El caso típico de la tienda o local en el que se venden productos propios o de otros.

Siguiendo lo que es valor aceptado en la mayoría de los países, y también el actual criterio de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) que no incluye el rubro de servicios minoristas en su clasificación, se denegó el registro de una marca para dicho servicio. Desde ese entonces, se ha adoptado la tesis de que las actividades de los minoristas no constituyen un servicio de los protegibles por marcas (47). En uno de los fallos denegatorios, el caso "Dee", el juez enumeró las condiciones que debía reunir el servicio para ser protegible por una marca, resumiendo las normas legales:

"(i) debe haber un negocio que provea el servicio o servicios con respecto a los cuales se pretenda la marca;

"(ii) que el servicio o servicios deben ser provistos por dinero o por algo que valga o sea equivalente a dinero;

"(iii) el dueño de la marca debe estar relacionado en el curso del negocio con la provisión de ese o esos servicios; y

"(iv) el dueño de la marca debe usar o proponer usar la marca para indicar su conexión en el caso del negocio con la provisión de ese o esos servicios" (48).

El juez Slade, que falló la causa, agregó que el servicio debía ser cobrado por separado y como tal (49).

Como puede apreciarse, se trata de resolver cuál es la diferencia entre la actividad que desarrolla el dueño de la marca y el servicio que específicamente puede prestar a sus clientes además de esa actividad. A pesar de la dificultad, la distinción es posible. El nombre comercial lo distingue de los competidores entre sí, nos dice quién es el que desarrolla la actividad, indica dónde se lleva a cabo. La marca de servicio identifica algo específico que podemos solicitar, un servicio uniforme prestado a través del tiempo, distinguiendo ese servicio de otros servicios iguales.

Insisto en que la distinción entre ambos institutos es perfectamente posible. El nombre o designación distingue a los competidores, no dice quién es el que desarrolla la o las actividades. La marca de servicio nos dice qué es, identifica a un servicio uniformemente prestado a través del tiempo, tal como una marca de producto distingue a un producto y no a quien lo fabrica (50).

1.7. MARCAS COLECTIVAS

La marca colectiva, como su nombre lo indica, es una marca que es propiedad de muchos. O más bien, de una organización, una cooperativa por ejemplo, cuyos miembros la pueden utilizar. Este uso podrá efectuarse en la medida en que los miembros respeten las condiciones establecidas para el uso por esa organización (51).

La ley 22362 no prevé expresamente el registro de esta categoría de marcas, aunque su protección está establecida en el art. 7 bis del Convenio de París (52). Esta norma obliga a admitir el registro de tales marcas. El que la Ley de Marcas no lo prevea específicamente y no fije un tratamiento especial para ello no es óbice para tal registro y consiguiente protección.

La marca colectiva está formada por un signo al igual que cualquier marca. Es una marca diferenciada por la forma en que será usada y por la característica de su titular. Es perfectamente posible en nuestro país que una organización registre una marca y luego autorice el uso de la misma a distintas personas que se atengan estrictamente a las reglas que la organización establezca. Quien use la marca sin respetar esas reglas se transformará en un infractor que puede ser perseguido criminalmente. El art. 7º bis del Convenio de París sólo se refiere a colectividades, pero ello no impide que cualquier tipo de organización colectiva pida tal registro ya que la Ley de Marcas no lo prohíbe y, como dije recién, la marca es un signo distintivo igual que cualquier otro.

1.8. MARCAS DE CERTIFICACIÓN

La marca de certificación es el signo que puede aplicarse sólo a los productos que han sido sometidos a un determinado control de calidad. Desde luego, este control será impuesto por el titular de la marca que permitirá que sea usada por todos aquellos que respeten las normas por él impuestas.

Nuestra ley no incluye esta categoría de marcas. No obstante nada impide que haya signos que sean usados como marcas de certificación y su titular imponga las condiciones que regirán su uso, fuera de las cuales el uso será ilegal.

(34) RUSTON, J., "On the origin of trademarks", Trade Mark Reporter, 55-127.

(35) ROUBIER, P., Le droit..., cit., T. I, p. 78; DAVID, Eugène, Nouveau manuel pratique de marques de fabrique et de commerce, Paris, 1914, p. 2.

(36) RENDU, A., Traité pratique des marques de fabrique et de commerce et de la concurrence déloyale, Paris, 1858, p. 4.

(37) BREUER MORENO, P. C., Tratado..., cit., p. 33.


(39) Luego siguieron Canadá e Italia. Francia recién en 1964.

(40) Dec. 558/1981, art. 1.


(42) "Service marks: the competitive advantage", USTA Newsletter, nro. 46, 1986, p. 2. Agrega: "Esta distinción es importante ya que la protección del registro federal está disponible para las marcas de servicio pero no para los nombres comerciales".

(43) MCCARTHY, J. T., Trademarks..., cit., p. 259.


(45) Ver ABRAMSON, Milton, "Notes from de patent office (`the services´ contemplated in the service mark provisions of the Lanham Trademark Act)", Trademark Reporter, 49-721.

(46) ABRAMSON, M., "Notes...", cit., p. 722.

(47) BIGGER, Stephen - MOSTERT, Frederick W., "Notes from other nations: Great Britain (Registrability of service marks for retail services)", Trademark Reporter, 79-722.

(48) BIGGER, S. - MOSTERT, F. W., "Notes...", cit., p. 725.

(49) BIGGER, S. - MOSTERT, F. W., "Notes...", cit., p. 726.

(50) Este criterio ha sido el seguido por los tribunales en causa 888, "Centro Asistencial de Medicina Integral (CAMI) v. Cooperativa Limitada de Provisión Comi de Medicina Integral", sala I, del 19/3/1991 y causa 237, "Medicien SA v. Medizin SA", sala II, del 30/12/1992. Ver también causa 3799, "Collegium Musicum de Buenos Aires v. Dirección Nacional de la Propiedad Industrial", sala II, del 10/9/1993, en el que se reconoce que no hay identificación entre marca de servicio y nombre comercial.

(51) Según LADAS, Stephen P., La protection internationale de la propriété industrielle, Paris, 1983, ps. 659-660: "la naturaleza de las marcas colectivas difiere profundamente de aquélla de las marcas individuales. Las últimas sirven para distinguir los productos de un industrial o de un comerciante de los de sus competidores; los primeros se proponen indicar el origen, la calidad, el modo de producción o de fabricación o de otras características de los productos que ellas cubren. Ellas atraen la atención del público no por tal o cual persona, pero sobre el lugar de origen, sobre el sistema de producción o sobre la calidad del producto, que son comunes a todos los miembros de la colectividad. La marca colectiva se ata más que al producto en sí mismo, a las condiciones particulares en las que ha nacido. Asimismo la protección de las marcas individuales y de las marcas colectivas no sería regulada de la misma manera. El registro por clases, especialmente, no está indicado en lo que concierne a estas últimas, porque los industriales o los productores de tal localidad pueden bien poseer una marca común, a aplicar sobre todo lo que esa localidad lance al mercado y que la lista de miembros de una colectividad está sujeta a modificaciones continuas, el campo de la actividad de ésta puede también sufrir los cambios que el registro por clase más incómoda". LADAS, Stephen P., La protection..., cit., ps. 659/660. Lo dicho por este autor nada cambia la posibilidad de registro en nuestro país. Si los artículos a distinguirse incluyen más de una clase, más serán las clases en las que deberá registrarse la marca. Pero el signo en cuestión seguirá identificando productos.

(52) Art. 7º bis del Convenio de París: "1) Los países de la Unión se comprometen a admitir el depósito y a proteger las marcas colectivas pertenecientes a colectividades cuya existencia no sea contraria a la ley del país de origen. Incluso si estas colectividades no poseen un establecimiento industrial o comercial."2) Cada país será juez acerca de las consecuencias particulares bajo las cuales una marca colectiva ha de ser protegida y podrá rehusar la protección si esta marca es contraria al interés público."3) Sin embargo, la protección de estas marcas no podrá ser rehusada a ninguna colectividad cuya existencia no sea contraria a la ley del país de origen, por el motivo de que no esté establecida en el país donde la protección se solicita o de que no se haya constituido conforme a la legislación de este país".BODENHAUSEN, Georges H. C., Guía para la aplicación del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, Ginebra, 1969, p. 141, opina que el Convenio es en este punto autoejecutivo y que "ello significa, por ejemplo, que cuando la legislación nacional de esos países no contenga disposiciones especiales sobre el registro y la protección de marcas colectivas, las autoridades de esos países estarán sin embargo obligadas a registrar y proteger tales marcas".

1.9. EL USO FACULTATIVO

La Ley de Marcas no impone la obligación de usar una marca cuando se comercialice un producto o preste un servicio para distinguirlos. En este sentido no hay obligatoriedad en el uso de marcas. Tampoco prevé la ley que el uso pueda ser impuesto en circunstancia alguna.

El art. 7 de la ley 3975 establecía también que el uso de la marca era facultativo aunque también admitía: "podrá ser obligatorio cuando necesidades de conveniencia pública lo requieran". Se trataba de una mención incompleta ya que no establecía quién podía fijar la obligatoriedad ni especificaba en qué casos.

La mención de esta posibilidad no figura en la ley vigente. Ello no significa que una ley modifique el principio del uso facultativo y obligue a aplicar una marca sobre ciertos productos. Esto sucede con los productos farmacéuticos. El art. 3 del decreto 150/1992, reglamentario de la ley 16463 establece entre los requisitos necesarios para la aprobación del producto, que se indique el "nombre para el producto" (53). Si bien no hay una obligación expresamente manifiesta, la norma mencionada hace imposible la aprobación de un producto sin marca.

(53) Art. 3, inc. c).

1.10. TERRITORIALIDAD

El valor de la marca, el derecho exclusivo que su registro otorga, se circunscribe al ámbito territorial argentino. Ni la marca registrada tiene esa exclusividad más allá de las fronteras de nuestro país, ni las marcas registradas en el extranjero gozan de ese derecho en nuestro país.

1.11. DERECHOS QUE CONFIERE

La marca registrada confiere el derecho exclusivo de uso. Esto implica la posibilidad de excluir a otros en el uso de esa marca o de cualquier otra que pueda producir confusión o de otra manera afectar ese derecho exclusivo. Éste es sin duda el derecho más importante que confiere el registro marcario.

La marca registrada es una propiedad para su titular y como tal puede disponer de ella como si fuera cualquier otro bien. Puede ser libremente transferida, o bien su uso puede ser autorizado o licenciado a terceros a título gratuito u oneroso. La autorización de uso a través de contratos de licencia o de franquicia (franchising) es una forma muy habitual de explotación marcaria que permite al titular de la marca una difusión que en muchos casos él solo no podría lograr.

1.12. DURACIÓN

La marca registrada dura diez años. Su duración puede ser menor si antes del mencionado plazo se extingue por nulidad, caducidad y, obviamente, también por renuncia (54).

Según lo establece el art. 5 puede ser renovada indefinidamente por períodos idénticos si se cumple con los requisitos respectivos.

(54) Ver Cap. VII.

1.13. LEGISLACIÓN VIGENTE

Las normas que regulan las marcas en Argentina son las siguientes:

1) Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (Adpic), aprobado por la ley 24425.

2) Convención de Montevideo sobre Marcas de Fábrica y Comercio de 1889.

3) Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, arts. 1 a 12 del Acta de Lisboa, aprobado por ley 17011 y art. 13 in fine del Acta de Estocolmo, aprobado por ley 22195.

4) Ley 22362 sobre Marcas y Designaciones.

5) Ley 24664 que protege los símbolos y designaciones olímpicas.

6) Decreto 2976 de 1893 que prohíbe el registro de los distintivos de la Cruz Roja.

7) Decreto 42366 del 23 de mayo de 1934 que prohíbe "a toda asociación o entidad particular el uso de la expresión `Nacional´ en su nombre o denominación y en los documentos que expida o con cualquier otro motivo" (art. 1º).

8) Decreto 7243 del 22 de agosto de 1961 que prohíbe "el uso de la palabra `Interpol´ y del emblema de la Organización Internacional de Policía Criminal (OIPC Interpol)...con fines que no correspondan al de la labor de la Policía Federal como representante de aquella Organización..." (art. 1º).

9) Decreto 558 del 24 de marzo de 1981 que reglamenta la ley 22362.

10) Decreto 753/2000, que reglamenta el uso y prohíbe el registro como marca del nombre, sigla y emblema logotipo del Mercosur.

11) Decreto 97/2001, que prohíbe el registro como marcas, solos o formando parte de las mismas de los términos "ecológico, biológica u orgánico, eco o bio".

Me refiero a estos supuestos en el párrafo 2.3.13.

12) Resoluciones de Trámite del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial.

13) Regulan el ejercicio de Agentes de la Propiedad Industrial los siguientes decretos: 4066 del 31 de mayo de 1932, 5296 del 30 de mayo de 1938, 24797 del 11 de octubre de 1945 y 3775 del 6 de febrero de 1946.

1.13.1. El Adpic (55)

Las normas sobre propiedad intelectual que contiene este tratado internacional tienen, en virtud de lo establecido en el artículo de la Constitución Nacional, una jerarquía superior a la de las leyes. Es decir que las normas del Adpic modifican las existentes en la materia en Argentina. Esto, desde luego, sucede en materia marcaria, que es la que trata este libro. Cabe señalar, que el Adpic establece un nivel de protección mínimo, que cualquier país puede superar dictando nuevas normas, o aplicando las existentes, que reconozcan una mayor protección al titular del derecho (art. 1º.1).

Están las de carácter obligatorio y de inmediata aplicación, entre ellas, la del art. 15.1. que dice: "Podrán constituir marca...", la del 16.1. que establece que el titular de la marca "gozará del derecho de impedir...", la de los párrafos primero y segundo del art. 16, en los

que se impone la obligación de aplicar el Convenio de París de una manera determinada, o la del art. 50, que faculta a las autoridades judiciales a ordenar medidas. Se trata, como vemos, de normas operativas que la autoridad competente debe aplicar.

Otras normas del Adpic establecen para los países miembros, la obligación de incluir en sus sistemas ciertas regulaciones. Por ejemplo, la de adoptar los procedimientos de protección en las fronteras, que se detallan en el art. 51. Dado que la Argentina no tiene en su legislación tal procedimiento de protección, debería haberlo hecho dentro del año de entrada en vigencia del Adpic, es decir durante 1995, según lo establecido en el art. 65.1. Al no haberse hecho tal modificación en nuestro sistema, la Argentina puede ser requerida a hacerlo por cualquier otro miembro ante la Organización Mundial de Comercio, y hasta que ello ocurra estará en violación del Adpic.

También están las normas que los países miembros pueden dictar si lo desean. Ellas son optativas, como la que permite supeditar la posibilidad de registro a que la marca haya adquirido carácter distintivo por el uso anterior, o la que permite exigir como condición para el registro que "los signos sean perceptibles visualmente" (ambas en el art. 15.1.)

Por último, están las normas que también son optativas para los países miembros, pero si las adoptan están condicionadas a que sean de un tenor determinado. Entre ellas está la que permite exigir el uso como condición de registro, pero no para la presentación de la solicitud (art. 15.3), o las referidas al requisito de uso para mantener vigente la marca, que de ser exigido, "el registro sólo podrá anularse después de un período ininterrumpido de tres años como mínimo de falta de uso..." (art. 19.1).

La redacción del Adpic no es sin duda la más clara. Algunas disposiciones podrían haber sido más claramente escritas. Sin embargo, a la hora de su aplicación, las autoridades administrativas y los tribunales tendrán que aplicar el espíritu de este tratado, que es el de aumentar el nivel de protección de los derechos de propiedad intelectual y, entre ellos, el de las marcas. El Adpic introduce modificaciones importantes, no muchas, a nuestro derecho marcario, que explicaré a lo largo de este libro, en la medida en que éstas constituyan tal modificación.

(55) En el apéndice de este libro se transcriben las normas sobre marcas del Adpic.

1.14. CLASIFICACIÓN DE PRODUCTOS Y SERVICIOS

El decreto 558/1981 adoptó la Clasificación Internacional de Productos y Servicios, establecida en virtud del Arreglo de Niza, revisado en Estocolmo en 1967 y en Ginebra en 1977. Esto no significa que nuestro país forma parte del Arreglo de Niza. Simplemente se adoptó como propia la clasificación sin firmar el tratado respectivo.

El decreto 558/1981 en su art. 2 faculta al director nacional de la Propiedad Industrial a incluir en la clasificación nuevos productos y servicios. Esta facultad es ejercida de manera tal de incluir periódicamente los productos y servicios que se incorporan a la Clasificación Internacional. De esta manera se mantiene actualizado el nomenclador adoptado en 1981.

A finales de 2001 los miembros del mencionado Arreglo de Niza han modificado los servicios incluidos en la clase 42 y han creado las nuevas clases 43, 44 y 45. El decreto 558/1981 debe ser modificado para acoger esta ampliación. O bien, Argentina aprobar el Arreglo de Niza.

CAPÍTULO II - EL DERECHO Y SU ADQUISICIÓN

2.1. CARÁCTER DISTINTIVO

El poder o carácter distintivo de un signo es la capacidad intrínseca que tiene para poder ser marca. La marca, como ya vimos, tiene que poder identificar un producto de otro. Por tanto, no tiene este poder identificatorio un signo que se confunde con lo que va a identificar, sea un producto, un servicio o cualesquiera de sus propiedades. Al oír o ver el consumidor una palabra sin poder distintivo sabrá que la referencia es un producto o a un servicio determinado. En cambio, cuando escuche o vea un signo distintivo, si bien puede tener una idea del producto en cuestión, cuando se trate de marcas evocativas, no sabrá de qué se trata. Salvo, claro está, que ya conozca la marca en cuestión.

El carácter distintivo se mide o establece con relación a los productos o servicios que va a distinguir. La palabra "Mesa" no es distintiva con relación a mesas pero sin duda sí lo es con respecto a heladeras.

El campo de la fantasía es enorme, y la variedad de signos distintivos parece casi ilimitada. Imaginemos tan sólo la cantidad de palabras, frases, dibujos que pueden lograrse. El art. 1º enumera una serie de posibles signos distintivos, los más usuales. Me referiré a ellos y a otros no enumerados en dicha norma en los puntos siguientes.

Desde luego, el hecho de contar con el poder distintivo no asegura el registro del signo como marca. Veremos en los capítulos subsiguientes supuestos ajenos al signo en sí que pueden impedir el registro, bien porque otro lo obtuvo o solicitó antes o bien porque la ley simplemente prohíbe el registro.

2.1.1. Signos registrables

Los primeros tres artículos de la ley 22362 son los que definen cuáles son los signos que pueden ser registrados como marcas y así gozar de la protección legal.

La regla básica que da la pauta de registrabilidad la contiene la parte final del art. 1 al admitir la registrabilidad de "todo otro signo" con capacidad distintiva. Esta regla permite concluir que no hay límites en cuanto a la clase de signos que pueden ser elegidos para ser marcas. De esta forma, y a pesar de que hay prohibiciones para ciertos signos, dentro de este art. 1 la enumeración que contiene es meramente enunciativa. Cualquier signo, entonces, que pueda distinguir productos o servicios de otros productos o servicios, con un mismo o diferente origen, puede constituir una marca. Este signo debe así permitir su clara individualización por parte del público consumidor.

2.1.2. Palabras de fantasía

Comprende las palabras, vocablos o denominaciones de fantasía (56). Se trata de un supuesto, quizás el más común en el ámbito marcario, que implica la creación de un vocablo. Éste puede no tener significado alguno, aunque puede evocar alguna idea o concepto.

La elección de una marca no siempre es una tarea fácil y hay empresas que antes de hacerlo analizan las reacciones en el público de varias alternativas. La elección de una marca de fantasía requiere esfuerzos para imponerla en el mercado y lograr que el público se habitúe a ella, y la recuerde. Cuanto mayor sea la fantasía de la marca más difícil será imponerla. Una palabra que se usa en el lenguaje de todos los días será más fácilmente recordada por el público.

Sin embargo, aquello que requiere el mayor esfuerzo dará un mejor premio. La marca de fantasía, por su unicidad, gozará por lo general de un mayor poder distintivo. Es más probable que una misma palabra con significado sea elegida por distintas personas para distinguir diferentes productos que una palabra de fantasía. Muchas marcas están formadas, o contienen, las palabras "Sol", "Estrella", "Rayo", pero no serán sin duda muchos los que

utilicen en el mundo marcas como "Lee", "Lux", "Pepsi", "Ford" o "Nestlé". Cuando oímos estas marcas sabemos no sólo de qué producto se trata sino también quién es su fabricante. En cambio, cuando oímos las citadas antes no estamos seguros del producto en cuestión porque hay varios productos diferentes de distintos orígenes que llevan esas marcas.

Puede decirse, también, que una marca de fantasía puede ser aquélla constituida por una palabra con significado propio que ha sido elegida para distinguir un producto o servicio y que es tal por no evocarlos ni a éstos ni a ninguna de sus características. Así serían de fantasía "Alba" y "El Mono" para pinturas, "Estrella" para algodón o "Estanciera" para automóviles. La discusión carece de mayor sentido porque la ley enumera ambos supuestos en su art. 1. Es decir que, a menos que sean el nombre de los productos o servicios que van a distinguir, o de sus características, serán registrables en principio, tanto las palabras de fantasía como las que tienen contenido conceptual.

Dentro de las marcas de "fantasía" están también las marcas evocativas, a las que luego me referiré (57). Éstas son una creación y, por tanto, distintas de las palabras con contenido conceptual que forman nuestro lenguaje.

Estas marcas evocativas, de fantasía por su origen, tendrán un menor poder distintivo y también una mayor debilidad jurídica.

2.1.3. Palabras con significado conceptual

No es necesario que una marca sea una creación de quien la solicite, basta con que sea éste el primero que se apropie de ella, la adopte e inicie el trámite legal correspondiente antes que otros para tener el mejor derecho a la misma. Infinidad de marcas, muchas de ellas de una gran notoriedad, son marcas constituidas por palabras con contenido conceptual, "Águila" para café y chocolate, "Pampero" para zapatillas, "Cocinero" para aceite, "Gallo" para arroz, "Criollitas" para galletitas, entre tantas otras.

Tengan o no contenido conceptual, las palabras o denominaciones pueden ser registradas en forma individual o en combinación con otras.

2.1.4. Marcas evocativas

La marca evocativa es aquella que da al consumidor una idea clara sobre alguna propiedad o característica del producto o servicio que va a distinguir, o aun de la actividad que desarrolla su titular. Esta relación entre el signo y el producto o servicio o la actividad no hace que sea irregistrable como marca (58). Hace tiempo ya que se declararon registrables este tipo de marcas, distinguiéndoselas de las denominaciones genéricas, a las que me referiré más adelante, y que son irregistrables (59).

Así se han declarado registrables marcas tales como "Lechesur", para productos de lechería (60); "Masticandy", para productos alimenticios (61); "Bodega del 900" y "Bodega Museo del 900" para bebidas alcohólicas (62); "Ese Gustito que no se va" para productos alimenticios (63); "Instancoa" e "Instantost" para productos alimenticios (64); "Polyana Protein" para perfumería (65); "Cassettophone" para distinguir los productos de las viejas clases 6 y 20 entre los que estaban los grabadores y pasacasetes (66); "Nosalt" para productos alimenticios (67); "Mucha C" para bebidas (68) y "Cremíssimo" para cremas heladas (69), etcétera.

Las marcas evocativas son consideradas por los tribunales como marcas débiles (70). El argumento en el que se basa esta afirmación es que cualquier persona tiene el derecho de evocar en sus marcas las propiedades o características de los productos o servicios que va a distinguir con ellas. Esto hace que el titular de una marca evocativa deba aceptar, o no pueda impedir, que otras marcas evoquen también las mismas propiedades o características. La debilidad deviene entonces del hecho de tener que aceptar la coexistencia de otras marcas que evoquen iguales conceptos (71). El juez aplicará en el cotejo entre marcas evocativas un criterio más benévolo (72), es decir admitirá acercamientos mayores entre las marcas en pugna que entre marcas no evocativas. Pero esto no quiere decir que se admita el registro de marcas confundibles por el hecho de ser evocativas. Este punto ha sido

claramente tratado en un fallo en el que el titular de la marca "Celofón" demandó a quien comenzó a utilizar idéntica marca. El demandado reconvino solicitando la nulidad de la marca alegando que ella era descriptiva. Fue probado, empero, que la marca era evocativa y provenía de "celulosa" y de "phane". El tribunal que rechazó la nulidad dijo: "El hecho de que la marca evoque la principal característica del producto no implica que necesariamente todo producto que la tenga deba llamarse así. Hay muchas expresiones equivalentes para significar la propiedad o artículo en que se manifiesta" (73).

Todos tienen el derecho de evocar en sus marcas las propiedades y características de los productos y servicios a distinguir, pero al hacerlo deben elegir vocablos o dibujos que sean diferentes, inconfundibles de los registrados o solicitados con anterioridad. Se trata de situaciones difíciles de resolver, ya que en muchos casos los contenidos conceptuales son los mismos y las similitudes gráficas también. Así, se han declarado inconfundibles las marcas "Cemenrap" y "Rapicement", en la clase 19 Int. (74), "Microsoft" y "Microsoftware" en la clase 16 (75), "Balsam-Air" y "Balsan", en la clase 5 (76), "Contacto Visual" con "Contacto" (77) en la clase 38 y "Maxinoticias" con "Noticias de la Semana" (78) en la clase 16. Aunque fueron declaradas confundibles "Miniespuma" y "La Espuma" (79), y "Proteinplus" con "Piu Protein Plus" (80) en la clase 3, y "Moliendas" con "Molienda Equilibrada" y "Línea Molienda Equilibrada" (81) en las clases 30 y 31.

Parecería lógico que cuanto mayor sea la evocación en la marca anterior mayor será la aproximación que deberá aceptarse con una nueva marca, y ello aún más cuando no haya muchas palabras disponibles en el lenguaje para efectuar la evocación. De lo contrario, el primer titular de una marca evocativa obtendrá el privilegio negado a los términos descriptivos.

Así, fueron declaradas inconfundibles las marcas "Light" y "La Morenita Light", reconociéndose que la actora que pretendía el cese de uso, "es la única que puede usar `Light´ sin aditamento alguno, pero no puede impedir que se registren signos con esa palabra si ellos se acompañan de algún elemento distintivo, tal como ocurre en autos" (82). Es interesante señalar que en otra causa se declaró la nulidad de la marca "Lights" para distinguir los productos de la clase 34, específicamente cigarrillos, porque "tiende a señalar una característica o cualidad del producto" (83).

2.1.5. Dibujos

Cualquier delineación de trazos, ya sea que represente una idea, objeto o ser, o no, es registrable como marca. Los dibujos que representan algo son los emblemas a los que me referiré en el párrafo siguiente.

Las otras clases de dibujos, que pueden adoptar infinidad de variantes, no presentan problemas específicos que hayan merecido la atención de los tribunales.

2.1.6. Emblemas

El emblema es una variante, una especie de dibujo. El emblema representa gráficamente cualquier ser u objeto, y desde luego puede ser registrado como marca. De hecho, marcas así formadas han alcanzado una gran notoriedad. Son ejemplos de ello el cocodrilo de "Lacoste", los laureles de "Fred Perry", el león rampante de "Peugeot" y la estrella de "Mercedes Benz".

Estas marcas son llamadas marcas figurativas y también, producto de una deformación conceptual, marcas "anexas", al igual que las demás marcas formadas por dibujos. Anexas se las llama por estar el dibujo respectivo en la solicitud "anexa" o acompañada de una descripción.

A partir de finales de la década de 1960 (84) se ha dictado una jurisprudencia, a mi juicio sin respaldo en los textos legales ni en otros fallos anteriores, que ha erosionado el derecho derivado de ciertas marcas figurativas. En numerosos fallos se ha sostenido que no pueden ser monopolizadas las figuras genéricas, limitándose el derecho exclusivo que otorga la marca a los caracteres o formas especiales que tengan esas figuras. Esta doctrina queda

sintetizada en el siguiente párrafo: "...cabe recordar que esta Cámara ha decidido desde antiguo que ningún titular tiene derecho a pretender el monopolio de una figura genérica cualquiera, pues la exclusividad existe con relación a la figura misma que constituye la marca, pero ella no abarca las infinitas variaciones que pueden coexistir sobre esa misma figura. El derecho del titular se limita a la figura especialmente elegida y a oponerse a que otros la copien o simplemente la imiten, pretendiendo registrar una marca que puede dar lugar a confusión con la suya..." (85).

No encuentro sustento legal alguno que haya permitido o permita tal interpretación. Y tampoco se ha dado una explicación lógica y coherente para justificarla. No corresponde hablar de figuras genéricas, ya que lo genérico, en términos marcarios y como veremos más adelante, se refiere a la relación entre el signo y el producto que va a distinguir. Una denominación genérica es el nombre único, habitual, necesario de un producto o de un servicio. El que una palabra tenga significado no la hace irregistrable. Ésta podrá ser registrable siempre que no guarde esa relación mencionada. En lo que hace a los dibujos, el principio debe ser el mismo: el carácter genérico lo tendrá si hay relación con el producto a distinguir.

Si hay quien registra por primera vez el dibujo de un elefante, de una pirámide, del sol o de una espada para distinguir, por ejemplo, perfumes o papel, es contrario a la ley permitir que otros elijan para los mismos productos marcas formadas por dibujos que, aunque diferentes, representen idénticos objetos.

La confusión no solamente puede derivar de la similitud de los trazos. En estos casos también existirá la llamada confusión "ideológica", que trataré en otro capítulo, por la evocación conceptual única de los dibujos. El público consumidor recordará estas marcas por lo que representan y no siempre por la forma en que están dibujadas. Es obvio que si se refiere a ellas como la marca del elefante, del sol, de la pirámide o de la espada y ése es el recuerdo que guardará de ellas la confusión será inevitable.

Puede hablarse también de emblemas de uso común, es decir varias marcas en la clase formadas por emblemas diferentes que representan un mismo objeto. En este caso es razonable que nadie pueda pretender ser el único titular de una marca que represente ese objeto. Ya veremos más adelante la cuestión relativa al uso común para toda clase de marcas.

2.1.6-a) Dibujos genéricos

La protección de la ley debe ser tan amplia para los dibujos como lo es con respecto a los demás signos y sujeta, desde luego, a las mismas reglas. El dibujo no conforma una categoría inferior de marcas. La debilidad de las marcas figurativas podría derivar entonces de su carácter de uso común en la clase por representar los productos incluidos en dicha clase, o bien por existir muchas marcas en ella que representan un mismo objeto (86). Es en estos casos en los que no podrá pretenderse un monopolio, pero no por el solo hecho de ser una marca figurativa.

No hace mucho tiempo comenzó una reacción contra esta jurisprudencia establecida. Dijo el fallo de la Excma. Cámara con relación a las marcas figurativas: "No desconozco ciertamente la jurisprudencia que el apelante menciona a fs. 148/149 en orden a la improcedencia de monopolizar figuras genéricas. Empero, al margen de que ella es susceptible de diversos matices -depende de la originalidad y difusión de la figura de que se trate y de la novedad de su aplicación a determinados artículos- y de que es dudoso que la cabeza de un gato pueda ser incluida en un concepto marcario de `figura genérica´ (¿lo serán acaso, v.gr. `pierna de perdiz´, `ojo de gato´, `colmillo de elefante´, etc.?), interesa precisar que la referida doctrina no autoriza a permitir la concurrencia de dibujos cuando, como en el caso ocurre, ellos presentan una acentuada similitud en sus rasgos específicos y no tan sólo la coparticipación de la figura genéricamente considerada" (87).

Claramente se observa en esta sentencia un regreso a la buena doctrina.

2.1.6-b) El dibujo y la denominación

Una cuestión que se plantea también con las marcas figurativas es saber si con ellas puede impedirse el registro o uso como marcas de las denominaciones de los objetos que representan. ¿Puede el titular de una marca formada por el dibujo de una cruz impedir que se registre o use la marca "Cruz"? Breuer Moreno es terminante al afirmar que sí, al decir: "Como fatalmente los emblemas despiertan ideas determinadas, la forma particular que se les dé tiene una importancia relativa: la idea y el nombre de la idea serán siempre los mismos, cualesquiera que sean esas formas. De ahí que la marca emblemática proteja no solamente la forma que se haya adoptado en el registro sino cualquier otra que despierte la misma idea; porque cualquier otra forma sería confundible con el emblema registrado" (88).

En los últimos años se han presentado ante los tribunales unos pocos casos que han sido resueltos de manera diferente. Sólo en uno de ellos se trató el tema específico recién comentado, y el tribunal reiteró la posición tomada hacía más de cincuenta años, citando justamente esos antecedentes. En el caso, los demandados, titulares de una marca formada por el dibujo de un ping ﾁ ino y por la palabra "Ping ﾁ ino" y de otra marca "El Ping ﾁ ino" con un dibujo diferente de esta ave, registradas en varias clases, se opusieron con éxito al registro del diseño estilizado de un ping ﾁ ino. Dijo la Excma. Cámara que "por ser la marca de la actora marca figurativa, el público no tiene otro medio que pedir sus productos por la denominación que corresponde al objeto que la imagen representa y entonces sea que se refiera al `ping ﾁ ino´ o se use la voz peng ﾁ in, lo cierto es que la confusión con las prendas de la demandada parece inevitable" (89).

Se plantearon también ante la Justicia casos en los que la marca registrada era la denominación y la solicitada, y opuesta, el dibujo que respondía a esa denominación. En una oportunidad la cuestión se planteó entre la figura de un niño y un perro y la denominación "El Niño y el Perro" (90), en otra fue entre la denominación "Ping ﾁ ino" y la figura de un ping ﾁ ino (91). En cambio, las marcas se declararon confundibles.

Sin embargo, en la misma época en que se resolvió uno de estos casos el tribunal adoptó un criterio diferente. En este fallo se decidió que las marcas de la oponente y demandada -una era "Elefante" y la otra el dibujo de un elefante- eran inconfundibles con la marca solicitada formada también, por el dibujo de un elefante. Ello, a juicio del tribunal, porque una decisión contraria significaría desvirtuar la teoría de la imposibilidad de monopolizar figuras genéricas (92).

No se requiere mayor análisis para demostrar la debilidad de este argumento. El tribunal olvidó el problema de la confusión para defender una tesis que no tiene sustento legal.

2.1.7. Monogramas

El monograma es el dibujo formado por letras, por lo general no más de tres, y que lleva un dibujo especial. Más adelante me referiré a las combinaciones de letras que no encuadran dentro de la calificación de monogramas.

2.1.8. Grabados, estampados y sellos

Los grabados, estampados y sellos son diversas formas de realización de los signos más variados. No ofrecen dificultad alguna específica en el ámbito marcario.

2.1.9. Imágenes

No explica la Exposición de Motivos el porqué de la inclusión de este supuesto en la lista enunciativa de signos registrables del art. 1. Por ello no sabemos si el término imagen se refiere a la de un ser humano o a la de cualquier objeto. De todas formas, por ser enunciativa la enumeración como recién dije, lo que abunda no daña y confirma el texto legal que establece que cualquier signo con capacidad distintiva es registrable.

2.1.10. Bandas

La banda es una figura rectangular de un color determinado que se usa generalmente en etiquetas, y más específicamente en etiquetas de bebidas alcohólicas. La ley se refiere a este supuesto sin exigir que la banda forme parte de otro signo (p. ej. etiqueta) ni que forme combinación con otro u otros colores. Se ha considerado que las bandas, o franjas, aplicadas a calzado deportivo son marcas débiles. Es decir, que deben admitir acercamientos de nuevas marcas (93).

2.1.11. Combinaciones de colores

La vieja ley admitía el registro de las combinaciones de colores y al igual que la vigente, prohibía el registro de un solo color. El art. 1 vigente, sin embargo, condiciona la registrabilidad a que la combinación de colores "estén aplicados en un lugar determinado de los productos o de los envases".

Una equivocada interpretación de esta norma puede permitir una injusta aplicación que significaría excluir a verdaderas marcas de la protección legal.

Una aplicación irrestricta de la vieja ley llevó a que pretendieran registrarse como marcas combinaciones de colores que no eran marcas, sino más bien diseños u ornamentos del producto. Además, la forma en que se solicitaban muchos de estos registros impedía conocer cuál era en realidad la marca pretendida. Imaginemos una solicitud formada sólo por un rectángulo o un cuadrado que contiene una combinación de colores pero que no sabemos si ha de utilizarse como etiqueta o directamente aplicado sobre el producto, y en este caso sobre qué parte del mismo. Una solicitud de estas características podía en realidad configurar marcas diferentes con la consiguiente inseguridad para un tercero que no sabría cuando podía estar infringiendo una marca.

La Exposición de Motivos explica el porqué de esta norma en igual sentido, al decir que "permitirá delimitar con exactitud el derecho acordado, con la consiguiente seguridad jurídica para terceros".

La Corte Suprema sostuvo, al confirmar la irregistrabilidad de una combinación de colores que cubría toda la superficie de un caño plástico "Ello es así pues no puede considerarse marca meramente el color uniforme o la combinación de colores que no integran un sello original capaz de identificar y diferenciar al producto y sólo quedar en ornamento o decoración cromática" (94). Aunque también antes había decidido que las combinaciones de colores que fueran a cubrir toda la superficie del producto eran registrables (95).

Esto no excluye de la protección a las combinaciones de colores que cubren una caja o un envoltorio, perfectamente determinadas en su ubicación, y aunque dicha combinación abarque toda la caja o envoltorio (96). Existe una gran cantidad de productos en los que la combinación de colores que llevan sus cajas, envases o envoltorios permite conocer al consumidor el origen común de los mismos, pese a que sus marcas denominativas sean diferentes. Esto ocurre por ejemplo con muchos productos farmacéuticos y veterinarios, las películas fotográficas o cinematográficas, entre otros. En muchos de estos casos hay un color preponderante o casi único. Ello no hace de la combinación algo irregistrable.

¿Qué mejor demostración de la aptitud marcaria de este tipo de signos que la propia realidad? ¿Acaso cuando vemos una caja con película dentro y que lleva los colores amarillo y negro, no sabemos que se trata de un producto "Kodak"? Desde luego que sí. Y ello es clara prueba del carácter marcario de tal signo.

La nueva norma complementa entonces a la norma que reemplaza de la vieja ley. Lo que antes era irregistrable por no ser marca hoy sigue siéndolo. Pero todas las marcas de esta naturaleza deberán ser solicitadas indicándose en qué parte del producto o del envase han de ser utilizadas.

Es muy interesante ver cómo ha evolucionado la jurisprudencia en este sentido. Cuando se declaró registrable la combinación de colores azul y oro, sobre una camiseta, es decir de los colores del conocido club de fútbol Boca Juniors, se dijo: "Lo fundamental, lo que interesa marcariamente, es que la combinación de colores -aunque se extienda a todo producto o a

su envoltorio- esté dotada de capacidad distintiva, es decir, sea original y cumpla el papel de un elemento individualizador y, por eso mismo, que sirva para diferenciar y seleccionar el producto" (97).

Se ha expresado una duda respecto de si un matiz puede ser considerado como una combinación de colores (98). Entiendo que no, el sentido que desde siempre se le ha dado en la práctica administrativa y en los tribunales a la "combinación de colores" es cuando pueden apreciarse, en forma separada, dos o más diferentes colores, fundamentales o no, formando parte de un mismo conjunto.

La combinación de colores registrables puede darse de cualquier manera, un color para las letras y otro para el resto del envase, y por qué no un color en una determinada parte del producto haciendo contraste con el color que tenga éste.

En este último caso, es verdad, estaremos frente a un solo color, pero forma combinación con el del producto y puede ser un magnífico y eficaz signo distintivo. Sin duda no es el mismo caso en que el color pretendiese ser registrado cubriendo todo el producto o parte significativa de él, a manera de adorno (99).

Cabe señalar, no obstante lo dicho, que esta aclaración que encontramos en el art. 1 no significa que la única manera de registrar una marca sea en combinación con otro u otros colores. El art. 1 es enunciativo y, por tanto, no debe ser interpretado como prohibiendo registros de marcas que no están allí enumerados. Esto tiene importancia con los colores, y más específicamente con la registrabilidad de un solo color. El art. 1 establece la forma en que deberán registrarse las combinaciones de colores. Pero un solo color es también registrable en ciertos casos. Veamos por qué. El art. 2 establece que no son signos registrables "el color natural o intrínseco de los productos, o un solo color aplicado a los mismos".

Como puede apreciarse, nada se dice respecto de no registrar un solo color cuando éste sea aplicado a un envase o a un envoltorio. En estos casos, un solo color es perfectamente registrable. Esto no es más que reconocer la realidad comercial. Hoy en día es cada vez más común ver productos en el mercado que son distinguidos con un color, y todos reconocemos muchos productos al ver un solo color. Llamo color a todos los matices posibles, aun cuando pueda decirse que éstos hacen una cierta combinación con las denominaciones o letras que con ellos contrasten en envases y envoltorios. Por tanto, la mera presentación de una solicitud de un recuadro conteniendo un solo color, para dar un ejemplo, debería ser suficiente para obtener un registro marcario.

Agrego que, en una futura modificación de la ley, debería eliminarse la prohibición de registrar un solo color aplicado a un producto, mientras no sea el color necesario. Hay casos en los que un solo color aplicado al producto es perfectamente apto para distinguir el producto. Como ejemplo tenemos al block para notas de color amarillo que también tiene la marca "Post It". La mejor prueba de su carácter distintivo es que la generalidad del público, sin ver la marca denominativa sabe de qué producto se trata. No hay mejor prueba que ésa para demostrar su posibilidad de distinguir.

2.1.12. Envases y envoltorios

En el art. 1 de la ley se respeta la terminología utilizada en la anterior ley 3975, al enumerar como signos registrables a los envases y envoltorios. En realidad, el texto anterior parecía referirse a ambos como a un mismo objeto, mientras que el texto actual los considera como diferentes. La discusión parece innecesaria y a los efectos prácticos podemos considerar que el envase es el género, y en todo caso el envoltorio, una de sus posibles formas. El envase según lo define el Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia es "todo lo que envuelve o contiene artículos de comercio u otros efectos para conservarlos o transportarlos" (100).

Pero no sólo el envase facilita o permite el acarreo y la conservación, también puede, y es así en muchos casos, constituir un magnífico signo distintivo. Tan sólo recordemos las botellas de "Coca-Cola", "Pepsi-Cola", "Old Parr", "San Felipe", entre otras.

En todos estos casos bastará con ver el envase para saber de qué producto se trata, o cuál es la marca denominativa que llevan.

Desde luego que los envases deberán tener algo característico, salirse de lo común y habitual, para ser registrables (101). Una simple bolsa de papel, una caja cuadrada o rectangular de cartón no podrán ser monopolizados porque ya están en el uso común. Así, la justicia confirmó una resolución denegatoria de marca de un sachet, porque ese envase era de uso común para otros productos, aunque no para los que iba a distinguir dicho sachet (102).

No obstante ello, los tribunales han reconocido en varias oportunidades que en materia de envases no puede exigirse sino una originalidad relativa. Esto, porque dadas las características generales de ciertos envases necesariamente han de existir semejanzas que deberán ser aceptadas. En otras palabras, el grado de acercamiento entre ciertas marcas-envases podría ser mayor que con relación a otras marcas-envases y a otras marcas de cualquier índole (103). Por esta razón se considera a las marcas constituidas por botellas, como marcas débiles (104).

2.1.12-a) Los envases y el decreto 6673/1963 sobre modelos y diseños industriales

Breuer Moreno describe la discusión planteada hace cincuenta años cuando, a pesar de admitir la ley entonces vigente el registro de los envases, la solicitud de registro de uno fue denegada por la Oficina de Marcas. La justicia luego, continúa explicando dicho autor, rectificó la interpretación legal reconociendo su registrabilidad (105).

Sancionado el decreto-ley 6673/1963 sobre modelos industriales, que protege como tales a "las formas o el aspecto incorporados o aplicados a un producto industrial que le confieran carácter ornamental", la discusión revivió (106).

Se planteó entonces sobre si aquello que caía o podía caer en el ámbito del mencionado decreto podía ser registrado como marca. La Oficina de Marcas volvió sobre sus viejos pasos y concedió una marca, formada por un envase al que se aplicaban diversos elementos gráficos, pero lo hizo sólo con relación a estos últimos y sin privilegio sobre la forma del envase. Ello desde luego era una denegatoria de registro. El argumento fue que el envase era un modelo industrial pero no una marca. La Excma. Cámara revocó la sentencia que confirmaba la denegatoria aclarando que "mientras el signo marcario se refiere a los envases, el diseño o modelo se refiere a los elementos ornamentales aplicados a los productos mismos, como pueden ser los que definen un tipo de heladera, automóvil o cualquier otro tipo de artículos susceptibles de ser adornado". "Siendo así el tipo de envase pedido en el caso, no está comprendido en el régimen del diseño industrial, sino en el de la Ley de Marcas. El hecho de que dicho envase constituya la presentación dentro de la cual viene el producto, no modifica la cuestión ni convierte al envase en diseño industrial" (107).

El envase como marca distingue el producto que contiene y aquellos otros para los que se obtuvo el derecho y ése es su límite. Podría suceder que un mismo envase fuera registrado como marca para distinguir productos diferentes de distintas clases, como ser tinta, leche, agua de colonia o nafta. En cambio, quien obtiene un modelo industrial para una botella lo hace en forma independiente de que ésta vaya a contener líquido alguno. Se protege la botella en sí misma y en principio nadie podrá reproducirla cualquiera sea el uso que le dé, sea como envase, como pisapapeles o como un simple adorno.

2.1.13. Letras y números por su dibujo especial

Una letra o un número no pueden ser monopolizados, son irregistrables por sí mismos (108). Es protegible como marca el dibujo característico que se le dé a la letra o al número. Se ha dicho, con razón, que "la protección de la marca no se extiende al fonema que representa la letra..." (109).

Las marcas formadas por una letra o por un número han sido calificadas por nuestros tribunales como marcas débiles, ya que tienen que soportar la coexistencia de otras marcas formadas por la misma letra o número (110).

2.1.14. Combinaciones de letras o de números

La otra forma en que se admite el registro de las letras y números es formando combinación. Aquí se adquiere un monopolio sobre el conjunto resultante y lo característico estará dado por la especial combinación lograda. Sin embargo, también se ha considerado que las de este tipo son marcas débiles. Esto, que es lógico y explicable cuando se trata de marcas formadas por una letra o número, no lo es con relación a las combinaciones. Éstas pueden constituir marcas de un gran poder distintivo y notoriedad, como lo son "43/70" y "L&M" para cigarrillos, "4711" para agua de colonia y "D.R.F." para pastillas de menta, entre muchas otras. No hay razón para incluirlas, de una manera generalizada, dentro de las llamadas marcas débiles (111). No se puede reconocer el mismo valor a combinaciones de varias letras, o de letras y números, o de letras poco utilizadas que a las formadas por dos letras de uso más generalizado. Al declararse confundibles las marcas "KC" y "K7", se reconoció que la primera tenía cierta originalidad, "por lo que no se legitima que un tercero pretenda un derecho similar que no presente una diferenciación suficiente..." (112).

Cuando se declararon confundibles a las marcas "Take Two" y "Two", se sostuvo una correcta doctrina al decir: "...que la eventual debilidad de las marcas breves, según así las ha calificado alguna jurisprudencia, dista de ser una regla absoluta y muchas veces hay que han alcanzado, inclusive, el rango de marcas de alto renombre (v.gr. `Elle´, `YPF´, `L&M´, `O.B.´, `BGH´, `Rex´, `TDK´, etc.); más débiles o no, ello no los priva de la tutela que dispensa la Ley de Marcas..." (113).

Finalmente, se ha reconocido que "la doctrina de la debilidad de las marcas conformadas por letras o números... juega, fundamentalmente, respecto de los signos constituidos por una letra o un número y no por la combinación de letras y números..." (114).

2.1.15. Frases publicitarias

Expresamente la ley vigente, a diferencia de la anterior, consagra la posibilidad de registrar como marcas las frases publicitarias, también conocidas como slogans.

Bajo la vigencia de la ley 3975 hubo numerosos casos en los que se trató la cuestión de la registrabilidad marcaria de las frases. Digo sólo frases, porque en muchas oportunidades la condición para acceder al registro era que no tuvieran fines publicitarios. Rudolf Callmann relata el desarrollo de la jurisprudencia norteamericana, que en un comienzo denegaba el registro por cumplir la frase o slogan con una función publicitaria. Luego, y hasta hoy, el registro se admite si, además de esa función o a pesar de ella, la frase es también usada como una marca. Afirma este autor: "la cuestión esencial debería ser si el slogan es también usado como marca. Esto significa que debe ser así usado para identificar al dueño de la marca como origen de los productos. El requisito es no que la marca identifique qué son los productos sino de dónde vienen" (115).

Cuando la Excma. Cámara denegó el registro de la frase "La ropa sport más famosa del mundo" lo hizo con estos argumentos: "Una marca debe estar destinada a cumplir con su función fundamental que es la de identificar el producto; la frase aquí cuestionada, se advierte de inmediato, es una frase no identificatoria sino de propaganda. O sea que por su naturaleza y por el uso que de ella ha hecho la actora, la frase que ahora ésta pide como marca es una frase publicitaria" (116). En otra oportunidad se declaró registrable la frase "Seguridad para su imaginación" porque no tendía "a hacer propaganda sobre la bondad de los productos" (117).

Sin embargo, hubo casos en los que la Justicia declaró registrables las frases "La llama anuncia su fama" (118) y "Con... imaginación" (119), admitiendo que el que sirvieran a fines de publicidad no era un obstáculo a su registro.

La actual ley fue más allá de estos fallos y de la discusión recién mencionada al admitir el registro de las "frases publicitarias" (120).

La solución adoptada es la más justa y la más razonable. De toda marca se dice que cumple con una función publicitaria y, sin embargo, a nadie se le había ocurrido, al menos en

nuestro país, negarle el registro por ese hecho. Por mi parte pienso que toda frase publicitaria cumple sin duda un papel identificatorio, aunque, a veces, pueda ser secundario, o mejor dicho coadyuvante. Tiene por finalidad publicitar un producto determinado y, si se trata de una buena publicidad, logrará este efecto que no será otro que el de provocar el recuerdo del producto publicitado y el de su marca. En la gran mayoría de las frases publicitarias, si no en todas, no puedo encontrar la línea donde termina la función identificatoria y comienza la publicitaria.

2.1.15-a) La originalidad

Además de los requisitos propios que se exigen a todo signo para acceder al registro, a las frases publicitarias se les agrega otro: deben ser originales (121). El inc. j) del art. 3 prohíbe el registro de las "frases publicitarias que carezan de originalidad" (122).

La creación exigida por la ley es razonable, aun cuando se aparte del principio que reconoce que la marca más que de una creación, deviene de una apropiación.

Existen una cantidad de frases que son, y han sido utilizadas por distintos comerciantes y fabricantes en la promoción de sus productos. Entre ellas están, por ejemplo, "lo bueno dura más", "la calidad insuperable", "el más rico sabor". Se trata de recursos publicitarios que están en el dominio público. Otorgar un derecho exclusivo sobre cualesquiera de estas expresiones a quien primero lo solicite, sería perjudicar a terceros quitándoles lo que hoy les pertenece a todos por igual.

En varios fallos dictados luego de sancionada la ley vigente, los tribunales se han referido a la originalidad. Cuando se declaró irregistrable "El gran diario argentino", para publicaciones, entre otros productos, se dijo que la originalidad debía "significar de algún modo, ya sea por su propia fisonomía o por su novedosa aplicación, `una creación´, según la palabra que al respecto utiliza la Exposición de Motivos al anotar las disposiciones contenidas en los arts. 1 y 3 de la ley" (123). Similares conceptos sirvieron al tribunal para declarar irregistrable al conjunto "Mejor para", en varias clases del viejo clasificador: "Por más que el concepto originalidad sea relativizado paréceme claro que la expresión `mejor´ -que dice referencia a la superioridad de una cosa o servicio en comparación con otra u otro- es una de las más difundidas en la práctica publicitaria de todo tipo de productos, según lo muestra la experiencia diaria, y como tal debe ser de `libre empleo´, solución que no varía por el hecho de llevar asociada aquélla la voz `para´, puesto que esta última es inidónea para neutralizar la vulgaridad o amplísima difusión de la mencionada en primer término" (124). Cuando se denegó el registro de "Productos más confiables", se dijo que además de original, la frase no debe ser engañosa (125). Con la sola afirmación de que carecía de la "originalidad mínima" exigida, se denegó el registro de la marca "Take It Easy" (126).

El que la originalidad debía ser relativa y que el signo a registrarse debía ser una creación fue la base para considerar irregistrables "Café por café", "Bonafide es más café" y registrables "En café"..., "Ver moler para creer" (127), "Sistema Delgado con seguros de vida" (128), y "La Nación es campo fértil para la actividad agropecuaria" (129). Y también para denegar el registro de "Se amasa como pasta y endurece como metal... aun bajo el agua" (130), de "Un nuevo standard en terapia antiinflamatoria" (131), y de "Líder mundial en electrónica" (132).

En este último fallo se definió a la "creación" como una "locución dotada de cierta personalidad que permita distinguirla de otras e identificar -aunque sea secundariamente, como afirmación de una marca básica- un producto, línea de productos o el conjunto de productos (o servicios) que provienen de una misma empresa". Y más adelante sigue afirmando que "los slogans desempeñan el papel de un elemento individualizador y, precisamente por así hacerlo, contribuyen a que el público consumidor pueda diferenciar y seleccionar el producto de su preferencia, y a que el empresario cuente con un medio más -cuya eficacia suele estar en relación directa con la originalidad e ingenio de la frase para perfilar sus productos- dentro del conjunto de los que forman el mercado".

Cuando se declaró registrable "No pida ginebra, pida Llave", la Excma. Cámara dijo: "...constituye una frase publicitaria válida en el concepto de la ley. Y creo que lo es en el

triple sentido de que posee originalidad, ingenio y personalidad. Es original porque tiene características propias, que permiten distinguirla de otras, es ingeniosa porque alienta al consumidor a abreviar el trámite pidiendo `Llave´ directamente, sin aludir al producto y está dotada de la personalidad que le imprime su tono imperativo, que la asemeja a una orden antes que a un consejo o a una sugerencia" (133).

No debe confundirse la originalidad del conjunto con la de las distintas palabras que lo forman. Estas últimas, tomadas aisladamente, no importan un derecho exclusivo por el solo hecho de formar parte del conjunto, aunque en forma individual algunas puedan ser marcas por sí mismas. Es muy común, por otra parte, el incluir en los conjuntos palabras descriptivas y por ello irregistrables. Esto no hace que el conjunto lo sea, y tampoco impide que otros puedan incluir en sus frases o publicidad estas palabras de uso común (134), desde luego de una forma que no provoque confusión. Desde luego, ello no permite que se apropie una marca registrada que forme parte de ese slogan (135).

No obsta a la originalidad el que la frase en cuestión sea evocativa de los productos o servicios para los que se ha de utilizar. Justamente, por tratarse de un signo cuya finalidad principal será la de publicitar es muy probable que ha de referirse de alguna manera a los productos o servicios distinguidos. Y lo hará refiriéndose a ellos en forma directa, a sus características o propiedades y, además, alabándolos con una cierta exageración. La Excma. Cámara así lo ha reconocido al decir que "no parece verosímil que una frase publicitaria no se refiera -en alguna medida- al producto o servicio a distinguir" (136). Esto mismo sostuvo la Excma. Cámara al declarar registrable la frase "Impermeable y liviano como pluma de pato". Dijo entonces que: "indica ciertamente dos calidades del artículo (su impermeabilidad y su liviandad) mas lo hace especificándolas con una nota original (como pluma de pato) y de la asociación de esas calidades y de esta nota resulta, en definitiva, una frase ingeniosa, creativa, dotada de las aptitudes a que antes hice referencia" ("creativa, original, distinta, individualizadora") (137).

2.1.15-b) Carácter publicitario

La frase publicitaria debe comportar una cierta creación y tiene, además de su carácter publicitario, una función identificatoria. Importante función ya que será el vínculo entre la marca y el público consumidor.

A poco de ser sancionada la ley hoy vigente sostuve que la "frase debe tener la capacidad de identificar publicitariamente un producto o servicio, o un grupo de éstos, o bien un determinado negocio. Si la frase no es capaz de despertar esta relación, no puede ser considerada como un medio publicitario eficaz. Así por ejemplo el conjunto `mamá es una persona buena´, no podría ser registrada como marca para bicicletas dada la inexistencia de relación entre el producto marcario" (138).

Llamaba a esto capacidad publicitaria y le daba el rango de requisito esencial. Hoy modifico mi opinión. Es imposible determinar ab initio cuál será el valor de una frase en la faz publicitaria. Ello dependerá del uso que se le dé en el futuro, y la que hoy parezca inútil a esos fines puede ser magnífica según sea el tipo de publicidad y la intensidad de su exposición. La capacidad publicitaria no puede ser más, pues, que el resultado de una buena o mala elección del signo, pero no la llave de acceso a la registrabilidad.

2.1.16. Relieves

El art. 1 de la ley establece que son registrables "los relieves con capacidad distintiva". Obsérvese que es el único caso en el que se hace esta específica referencia a la capacidad distintiva. La explicación a esto se encuentra en la Exposición de Motivos que dice "Con relación a los relieves se destaca que éstos podrán ser registrados cuando posean capacidad distintiva. Ha sido frecuente el registro como marcas de relieves que conformaban un nuevo producto, un ejemplo lo constituyen las suelas de calzado y las cubiertas de neumáticos".

Para la ley hay pues, relieves que son registrables y otros que no lo son. Sólo lo serían los que tienen capacidad distintiva y no lo tendrían, según la Exposición de Motivos, aquellos que conforman un nuevo producto (139).

He sostenido que la marca es un signo que distingue un producto y no uno que lo transforma (140). Cuando sucede esto último puede decirse que se pretende privilegio sobre la forma del producto, lo cual no lo permite el inc. c) del art. 2. La forma del producto no es considerada marca y, por ende, no es registrable para nuestra ley.

El relieve es una de las tantas formas que pueden adoptar ciertos signos, es hacerlos resaltar sobre el plano en el que se apliquen. Cuando se trata el problema de la capacidad distintiva de los relieves, no es con relación a palabras, sellos, dibujos de objetos, etcétera que se apliquen bajo esa forma al producto. La cuestión sólo se plantea cuando se trata de un dibujo (por lo general geométrico) que abarca una parte sustancial o toda la superficie del producto que se supone va a distinguir. El problema se hace más difícil cuando este relieve tiene, además, una razón de ser en la función que el producto tiene. Son los casos que da la Exposición de Motivos al referirse a las suelas de calzados y a las cubiertas de neumáticos. El relieve que se imprima sobre el producto seguramente provocará que éste sea diferente en su función específica, menor derrapaje, mayor duración, más seguridad, etcétera.

La cuestión a resolver es si un signo con estas características va a distinguir o tiene capacidad de distinguir un producto. ¿Comprará el público consumidor un producto porque lo ha de identificar por el relieve o lo comprará pidiendo su marca y el relieve será una de las varias, o pocas, características que se analizarán para comprar o no ese producto u otro de diferente marca?... Para nuestra ley estos relieves no gozan, en mi opinión, de protección legal. La protección deberá buscarse como Modelo Industrial, siempre que el relieve sea una forma ornamental y no funcional. Si fuera puramente funcional y constituyera una creación novedosa hasta podría buscarse protección en el régimen de Patentes de Invención.

Los fallos dictados por la Excma. Cámara desde la sanción de la nueva ley no han traído mucha luz a este problema. Algunos se han ceñido al texto legal, olvidando un poco la Exposición de Motivos. Ello porque han declarado registrables, aunque en una pequeñísima proporción, relieves que ocupaban toda la superficie de una suela.

La registrabilidad no obedeció a una pauta preestablecida sino a lo que el juzgador entendió que era distintivo en cada caso. El tribunal dijo en uno de esos fallos, refiriéndose a relieves en toda la superficie de la suela que "hemos decidido que si bien éstos tienden a asimilarse a la forma que habitualmente adopta el producto que se pretende designar, tal circunstancia no comporta, de suyo, un impedimento que aniquile inicialmente toda capacidad distintiva y consecuentemente la posibilidad de obtener el registro, ya que lo que importa es verificar en forma circunstanciada y de conformidad con las pautas que especifican el caso si en cada una de las solicitudes el relieve que se pretende registrar posee características tales que permitan aceptar la novedad relativa exigida por el ordenamiento que disciplina la materia o si, por el contrario, los signos propuestos no resultan por su imprecisión, vulgaridad o generalidad aptos para identificar o diferenciar el producto (141).

Este criterio fue luego modificado y la Excma. Cámara adoptó una posición totalmente restrictiva al negarles protección a todos los relieves que ocupaban toda la superficie de la suela. Se dijo entonces: "No descarto, naturalmente, la posibilidad de que ciertos relieves escapen a la calificación precedente" -de irregistrabilidad- "y posean neto carácter marcario al distinguirse con claridad del aspecto posible del calzado (tal el caso del dibujo de alguna figura ajena manifiestamente a la función que cumpla la suela; por ejemplo -como he visto en uno de los registros admitidos en el fallo que cité al comienzo- el grabado de una figura humana claramente perceptible y cuyo obvio carácter marcario salta a la vista de cualquier consumidor" (142). Este criterio ha sido confirmado en un fallo más reciente en el que se dijo: "Si los relieves -con sus formas caprichosas- fueran conjuntamente con el resto de la marca, un logotipo estampado en una parte de la planta de la zapatilla o calzado, no habría problemas, tendría una capacidad distintiva e identificatoria, pero si por el contrario, abarcan toda la planta, entonces ya no" (143).

Diré para terminar con este tema que, en conflictos entre marcas de este tipo, se las ha calificado como marcas "débiles" es decir, "signos que están obligados a tolerar la concurrencia de otros que presenten alguna nota en común; situación que deriva del hecho de haberse producido en los últimos tiempos una notoria proliferación de calzados, especialmente deportivos, y de que las posibilidades de conferir rasgos peculiares a aquellas partes de esos artículos son claramente relativas" (144).

2.1.17. Otros signos registrables

La variedad de posibles signos registrables es enorme. Basta con que tengan capacidad distintiva para que cuenten con la aptitud marcaria básica y puedan así acceder al registro.

El art. 1 en su enunciación ejemplificativa abarca, sin duda, la gran mayoría de los signos usualmente utilizados como marcas. Sin embargo, no son éstos todos y tenemos otros supuestos como: nombres de personas, nombres geográficos, etiquetas, formas características de edificios, signos sonoros y hasta una simple orejeta o apéndice ubicado en alguna parte del producto. Los dos primeros supuestos entran en alguno de los enumerados en el art. 1, pero por sus características especiales merecen ser tratados por separado.

2.1.18. Nombres de personas y seudónimos

Ya veremos más adelante, que los nombres y seudónimos de personas no pueden ser registrados sin su autorización o la de sus herederos hasta el cuarto grado inclusive (145), como así también los casos en que son irregistrables. De todas formas en este punto destaco que el nombre y seudónimo propios pueden ser registrados por su titular, y si son de un tercero sólo con la autorización respectiva.

2.1.19. Nombres geográficos

Lo mismo sucede con los nombres geográficos. Éstos, en tanto no sean denominaciones de origen, indicaciones engañosas o de uso común, pueden ser registradas. A estos temas me referiré más adelante.

En el conocido caso "Torino" el tribunal dio las pautas de registrabilidad de un nombre geográfico "...pese a que en Turín o Torino haya multitud de fábricas de automóviles, su denominación no se halla impedida de ser inscripta como marca, por la sencilla razón de que no existe una coincidencia caracterizante entre el vehículo automotor y el nombre de la urbe, pese a toda la prueba que ha producido la parte demandada. Este término `Torino´, evidentemente no es de los que han pasado al uso general, ni le faltan condiciones de novedoso o especial; tampoco indica la naturaleza del producto (el automóvil) o la clase a que pertenecen (clase nro. 12)" (146). Como bien se dice en este fallo la registrabilidad es la regla y la no registrabilidad la excepción.

El nombre geográfico, a pesar de su claro contenido conceptual, es registrable toda vez que sea de fantasía con relación a los productos o servicios que va a distinguir. No lo será cuando ese nombre geográfico dé la idea de un origen específico. En este caso no sólo será engañoso y por ello irregistrable, también lo será por indicar un origen y por ende será de libre empleo por quienes en ese lugar fabriquen sus productos. Puede suceder que alguien registre un nombre geográfico de un lugar, que hoy no es conocido, como origen de producto alguno. En el futuro en esa localidad se instala una fábrica que comienza a vender productos amparados por el registro de marca. Este fabricante sólo podrá indicar en sus rótulos, en su caso y en la forma que indiquen las normas legales pertinentes, cuál es su domicilio. Pero de ninguna manera podrá vulnerar el derecho marcario preexistente.

La Corte Suprema había decidido en igual sentido al denegar el registro de "La Danesa" para sustancias alimenticias diciendo que "las denominaciones que denotan procedencia no pueden ser registradas como marcas si son susceptibles de producir confusión en cuanto al origen de los productos, lo que ocurre cuando es notorio, o se prueba en juicio, que el país, lugar o pueblo de donde vienen es productor en gran escala de los mismos artículos cuya marca pretende registrar (147).

2.1.20. Las formas de los edificios

Las constantes modificaciones que se van introduciendo con el correr del tiempo en las técnicas de comercialización fuerzan al Derecho y a la jurisprudencia a adaptarse a las mismas.

Algo así sucede con un signo claramente distintivo como lo es la forma de un edificio, cuando ésta es especial y característica. En algunos países, reconociéndose a los EE.UU. de América como el precursor, es común ver negocios que, además de ser distinguidos por sus nombres comerciales y por sus marcas, se distinguen por utilizar, cualquiera sea su ubicación geográfica, una misma forma de edificio. Un claro ejemplo es la cadena de pizzerías "Pizza Hut" que cuenta con cientos de locales en dicho país, todos los cuales tienen un mismo y especial aspecto exterior. Un mismo edificio que permite al público en general, sin necesidad de leer el nombre comercial, identificar a ese local como una pizzería "Pizza Hut".

Frente a un edificio así, cabe preguntarse si se trata de un signo registrable como marca.

El que sea tridimensional no es un obstáculo ya que también lo son los envases y éstos son registrables (148). No parece ser un obstáculo, tampoco, el que sea la forma de un producto ya que aquí no se pretende distinguir el edificio, no es esto lo que se ofrece al público.

En el mencionado país la firma "Fotomat" pretendió registrar como marca la forma de un edificio. La Oficina de Marcas denegó inicialmente el registro y explicó que "de importancia primordial en la determinación de la registrabilidad de un diseño de edificio es si de hecho es utilizado como una marca en la promoción y venta de los servicios para los que se pidió el registro, i.e. en menúes, membretes, avisos en los diarios y similares, más que meramente como un edificio per se...".

Cuando se agregaron al expediente facsímiles, muestras de uso de la marca, entonces se concedió. Pero claramente quedó demostrado que el solo uso tridimensional de la marca -es decir la forma del edificio- no es uso marcario que permita el registro (149).

Al tiempo, otras firmas copiaron en sus edificios las formas de los edificios de "Fotomat" y esta firma inició las acciones legales correspondientes.

Los tribunales, al igual que en los demás casos en que las marcas fueran formas, debían determinar para otorgar la protección si la marca "funcionaba como una indicación de origen" no funcional (150) y cuál era el impacto en la competencia si se acordaba la protección que implicaba ordenar cesar en la copia (151).

Los resultados de las tres acciones iniciadas fueron diferentes. En el primer caso se decidió que la marca era funcional y que prohibir su uso "bloquearía amplias franjas necesarias para la conducta eficiente del negocio competitivo del demandado".

En el segundo caso, el juez entendió que no había tal funcionalidad y que esa marca no impedía a otros diseños gozar de los mismos beneficios funcionales que esa marca pudiera aportar.

En el tercer caso se decidió que el diseño de la marca era "...enteramente arbitrario y no funcional. Como tal, es una marca válida" (152).

El enfoque de los tribunales norteamericanos parece ser el de acordar protección marcaria según la forma del edificio sea arbitraria y no funcional. Obviamente, me parece que en todo signo de este tipo, un techo, una pared y una ventana, seguirán siendo lo que son y, por tanto, siempre tendrán algo que hace a su esencia, algo de funcionales. Pero lo importante en materia marcaria es que no sea de uso común, y que no sea, además, la única forma conocida para resolver el problema que les da origen. Que otros puedan hacer lo mismo, una pared, un techo, una puerta o una ventana, pero no con la forma características con que alguien lo ha hecho antes. Se trata, aclaro, de la protección del edificio en su conjunto y no de sus partes en forma individual.

Tenemos, pues, un signo que merece protección porque es un signo característico y distintivo. Esto último es lo más importante. Es un signo capaz de identificar uno o más negocios como perteneciente a un mismo origen. Pero, ¿qué es lo que distinguen? ¿una actividad o un servicio? Si fuera lo primero podría argumentarse que se trata de un signo que caería por ser una enseña comercial, o un estilo comercial y dentro del régimen del

nombre comercial. En cambio, si se lo califica de servicio podría ser una marca. La cuestión no será siempre determinable ab initio y las discusiones pueden ser interminables. Puede decirse que un local "Pizza Hut" o "Burger King" prestan un servicio característico y siempre igual, cualquiera sea el negocio en cuestión, como ser un tiempo idéntico en la preparación de la comida que tendrá, además, idéntica preparación e ingredientes y, por tanto, un idéntico gusto y también una idéntica atención. Esto es lo que espera el consumidor cada vez que entra en alguno de estos locales y, seguramente, lo que encontrará. Es un conjunto de factores que conforman un servicio uniforme y, por tanto, la forma del edificio puede configurar marca. Pero aun cuando se esté ante la duda y pueda decirse que no hay un servicio que implique una característica especial, igualmente debería brindarse la protección marcaria a estos signos.

Me inclino por la protección marcaria porque las publicaciones que prevé la ley permitirán un conocimiento por parte de terceros del derecho acordado. Hay una mayor seguridad jurídica para éstos y también para el titular de la marca. Este último podrá actuar con mayor celeridad en la obtención de una medida previa esgrimiendo un título de marca que un nombre comercial. En todo caso los más perjudicados serán los infractores, lo cual no parece cuestionable.

De todas maneras supongamos que la marca se pide adjuntando una foto del edificio, ¿acaso no puede su titular impedir el uso tridimensional del mismo? Pienso que sí, pues se trataría de una forma de uso indebido. Entonces, la única diferencia en todo este tema es la admisión ab initio del registro con la sola declaración de que ha de ser aplicada tridimensionalmente.

2.1.21. Signos sonoros

Un sonido puede constituir una verdadera marca. El público, en general, al oír al comienzo de una producción cinematográfica el rugido de un león sabrá que se trata de un producto de la "MGM". Los signos sonoros no están excluidos expresamente de la ley y, si tienen carácter distintivo, podrían ser registrables.

Muchos sonidos pueden ser descriptos con notas musicales. Otros pueden ser descriptos con palabras, como el rugido de un león o el trinar de un pájaro, descripción algo general ya que cubriría cualquier rugido y cualquier trinar. Si bien en el caso del león el sonido es más particular, en el caso de los pájaros la variedad es enorme. Quedará siempre la posibilidad de admitir este tipo de descripciones en la medida en que la misma describa un sonido lo más específico y determinable posible. De todas maneras, nada impide que se acompañe, con la descripción, un medio grabado con el sonido en cuestión.

2.1.22. Títulos de publicaciones periódicas

Reiterada jurisprudencia ha considerado registrables los títulos de las publicaciones periódicas, pero no a otros títulos de obras artísticas o literarias (153). A estas últimas se las ha considerado junto con sus títulos como un todo inseparable. En cambio, las publicaciones periódicas han sido equiparadas a productos. Sus títulos hacen las veces de marcas ya que identifican publicaciones que siempre tienen una misma línea periodística, o estilo, o ámbito del que se ocupan, etcétera (154).

Así lo ha reconocido reiteradamente la jurisprudencia siguiendo a la doctrina (155).

De la misma manera un programa de televisión puede tener una marca (156), y videocasetes grabados con distintas obras, que tienen su título también (157).

2.1.23. Partículas de uso común (158)

Me referiré más adelante a la cuestión que plantean los elementos de uso común que forman parte de las marcas, y que tienen su importancia en lo relativo a la confusión (159).

En este capítulo me interesa tratar el tema de la registrabilidad per se de esos elementos llamados de uso común. Son así denominados por una de dos razones: o por estar

contenidos en varias marcas o bien por ser evocativos del producto o de alguna de sus características. Esto los hace de uso común porque cualquiera podría incluirlos en una marca, siempre que fuera inconfundible con otras anteriores.

Se ha planteado si estos elementos, que son las partes iniciales o terminaciones de marcas denominativas, pueden ser registrados como marcas en forma independiente de otros elementos. Entre los varios fallos que han tratado la cuestión, los hay aquellos que admiten el registro y los que no. Son más, sin embargo, los que a mi criterio fijan la jurisprudencia correcta, la de su registrabilidad.

Así se ha dicho que "la difusión de una palabra en una clase, no la priva de eficacia marcaria -aun cuando dicha circunstancia pueda caracterizarla como un signo `débil´-, en tanto no sea confundible con otras marcas registradas" (160). Ello, aun cuando no se le agregue otro elemento no común (161).

En otros casos, se ha exigido que el elemento de uso común esté acompañado de algún otro "elemento diferenciador" (162), y en otros se le ha negado la registrabilidad por no reconocerse en dicho elemento ningún poder diferenciador (163).

El criterio correcto debe ser el aplicado a cualquier otro signo y es el de si se confunde con marcas anteriores, o si es descriptivo. Si ello no sucede, no veo por qué no debe admitirse el registro.

2.1.24. Formas no necesarias

Me remito en esta cuestión a lo dicho más adelante en el párrafo 2.2.3.

2.1.25. Olores

Nada dice la ley respecto del registro marcario de un determinado olor, aroma o fragancia. Quien dote al envase o envoltorio que usa para vender un producto de un determinado aroma, puede, con todo derecho querer ser el único en distinguir su producto con el aroma respectivo. Para ello, nada mejor que registrarlo como marca. La ley habla de signos distintivos, y adoptando un criterio amplio, que es el que debe adoptarse cuando se quiere defender un elemento distintivo en contra de su apropiación indebida, no cabe sino admitir que los signos odoríficos son registrables.

Desde luego, el solicitante deberá describir con la mayor exactitud posible cuál es el aroma sobre el que pretende privilegio. Puede hacerlo simplemente describiendo el objeto cuyo olor ha de ser reproducido, o bien indicando cuáles son los componentes químicos del producto que, impregnado al envase o envoltorio, producirá el olor en cuestión.

Es probable que haya quienes sostengan que tal privilegio no es admisible en nuestro sistema marcario. Pero esta acepción restrictiva impedirá obtener derecho sobre lo que ha de funcionar verdaderamente como un signo distintivo, y permitirá una más fácil tarea al pirata que copiará, como siempre sucede, lo que tiene éxito. Por ello, me inclino por una interpretación amplia, que favorecerá la competencia leal.

También puede plantearse que el olor sea el del producto mismo. La solución aquí, en la medida que tal olor no sea el necesario del producto, también debe ser el de la registrabilidad. Esto es aplicable también a productos de perfumería, en los que su olor es a veces su principal argumento de venta.

2.1.26. Signos que han adquirido significado secundario

Veremos en las próximas páginas cuáles son los signos que, por ser necesarios o descriptivos, son considerados irregistrables como marcas. El único supuesto de signo irregistrable que no es necesario, y que está incluido en el art. 2, es el color no necesario aplicado al producto.

Un supuesto que puede darse, aunque no es tan común, es que un signo con estas características sea utilizado con tal intensidad que adquiera lo que se denomina el significado secundario. El primario es el que le es propio, y el secundario es el carácter distintivo que hace del signo una marca. Ese intenso uso y publicidad hacen que para el público relevante, el consumidor de esos productos o servicios, el signo sea una marca y no ya un signo necesario.

Es claro que la ley no acepta expresamente este supuesto, y que, en cambio, prohíbe el registro de manera expresa. Pero la cuestión no termina allí. El art. 1 permite el registro de todo signo con poder distintivo. Y un signo que ha adquirido significado secundario, ha adquirido tal poder distintivo y, por definición, ha dejado de ser un signo prohibido.

Se trata de una cuestión de prueba, que deberá ser presentada junto con la solicitud de registro ante el INPI. Si la resolución es denegatoria, será la justicia la que decidirá en definitiva. Obviamente, junto con la prueba del intenso uso y publicidad deberá demostrarse, con encuestas serias, cuál es la percepción del público relevante.

Esta solución del significado secundario, aceptada en otros países, ha sido expresamente recogida en el Adpic. En el art. 15.1., se establece que "cuando los signos no sean intrínsecamente capaces de distinguir los bienes o servicios pertinentes, los Miembros podrán supeditar la posibilidad de registro de los mismos al carácter distintivo que hayan adquirido mediante su uso". Esta norma no es obligatoria para los países, tal como ha sido redactada, sino optativa. Pero muestra que se trata de un supuesto internacionalmente aceptable. De todas maneras, como recién dije, nada impide que, con la actual ley, se concedan marcas bajo el supuesto del significado secundario.

(56) BERTONE, Luis - CABANELLAS, Guillermo, en su trabajo "Comentarios a la nueva Ley de Marcas", Rev. de Derecho Industrial, año 3, Depalma, 1981, p. 2, entienden que la ley debió haber utilizado la expresión "denominación de fantasía" ya que correctamente hablando no se concibe una palabra que no tenga contenido conceptual. Sin embargo la vieja ley usaba la terminología recogida por el texto actual al hablar de "...palabras o nombres de fantasía..." en su art. 1 (en igual sentido BREUER MORENO, P. C., Tratado..., cit., ps. 83 y 84).

(57) BREUER MORENO, P. C., Tratado..., cit., p. 84, opina, contradiciendo a Poulliet, a quien cita, que "es de fantasía toda denominación que no pueda ser considerada genérica o precisa del producto a distinguir, aunque sea evocativa...".

(58) Causa 4743, "Italseda SCA v. Sudamtex SA Textil Sudamericana", sala I, del 26/9/1967. En este fallo la Excma. Cámara dijo: "No es admisible la marca `vino´ para distinguir vinos, ni `calzados´ para calzados. Es decir, son admisibles aquellas que por medio de un juego de imágenes y de procedimientos más o menos indirectos tratan de provocar en el adquirente una referencia a la naturaleza, las ventajas o propiedades del artículo. Esto es muy común en especial en los productos farmacéuticos. Y el que dos marcas puedan evocar cosas semejantes no significa que ellas sean por esto confundibles".

(59) Infra nro. 2.2.1.

(60) Causa 656, "Mexport International SA v. Centro de la Industria Lechera", sala I, del 13/4/1982.

(61) Causa 744, "Productos Stani SAIC v. DNPI s/denegatoria", sala I, del 6/12/1983.

(62) Causa 310, "Pacífico Tittarelli SA Vitivinícola y Olivarera v. DNPI s/ denegatoria", del 10/6/1982.

(63) Causa 6315, "Cruse, Héctor F. y otro v. DNPI", sala I, del 22/7/1969.

(64) Causa 587, "Maprico SAICIF v. Arlistán SA", sala II, del 13/7/1971, y causa 1837, "Maprico SAICIF v. Arlistán SA", sala II, del 21/11/1972.

(65) Causa 5952, "Odol SA v. Unilever Limited", sala II, del 4/11/1977.

(66) Causa 5538, "Philips Arg. SA v. Manufactura Aurora SA", sala I, del 13/5/1977.

(67) Causa 4464, "Norcliff Thayer Inc. v. DNPI", sala II, del 8/7/1986. La Excma. Cámara dijo: "Trátase, en efecto, de una designación de fantasía que reúne las condiciones de novedad relativa y especialidad que exige la ley, toda vez que no es locución que haya pasado al uso general ni es indicativa del producto o de sus caracteres. En todo caso, con un esfuerzo imaginativo, podría decirse que `evoca´ a productos `sin sal´, pero ese carácter evocativo -que reitero, es fruto de la fuerza de la imaginación-, según se ha visto, no es óbice para el registro de un signo marcario".

(68) Causa 3443, "Uvita SA v. DNPI", sala I, del 26/7/1985.

(69) Causa 4960, "Laponia SA v. SA Nestlé de Productos Alimenticios", sala I, del 5/2/1988.

(70) Esto se ha reconocido con la marca "Lights" para cigarrillos en causa 4169, "Companhia Souza Cruz Ind. v. Philip Morris Inc.", sala I, del 5/9/1986, al decir: "Y puesto que una de las acepciones de la

palabra light es `liviano´, `ligero´, `leve´ (lo cual es reconocido por la propia apelante) no es irrazonable concluir que apunta a una de las características del producto, como lo corrobora el hecho de que en esa forma es también usada por otra marca...". "...no se trata de invalidar el signo de la oponente -tema no planteado-, sino de fundar su debilidad a los efectos de la oposición que ella ha deducido".

(71) En causa 305, "Foseco Trading AG v. Tecnometal SACIMIyF", sala I, del 30/3/1971, la Excma. Cámara dijo: "...si la demandada usa un signo evocativo de los productos cubiertos, igual derecho tiene la actora de utilizar otro, también evocativo de su actividad y de sus productos, pero distinto del que eligió la demandada como marca". En los siguientes fallos se hace expresa mención de la debilidad de las marcas evocativas: causa 9687, "De Feo, José Pedro v. Ayacucho SCA s/nul.", sala I, del 14/8/1981; causa 851, "Dr. Karl Thomae GmbH s/denegatoria", sala II, del 6/12/1971, y causa 5942, "Fischer, V. v. Channel SAC.I.", sala I, del 30/7/1968.

(72) Causa 7387, "Suavestar SACyF v. Daniszewski Hnos. y Cía. SACIFeI", sala II, del 29/2/1980.

(73) Causa 5155, "La Cellophane SA v. Sniafa SA s/cesasión de uso", sala I, del 30/4/1978. En otro fallo, causa 2075, "L. Lemonier y Cía. SRL v. Steimberg, J.", sala I, del 21/11/1972, la Excma. Cámara dijo: "Si bien cuando un comerciante registra marcas que tienen relación con el producto a distinguir, debe aceptar que otros registren variaciones que deben tener suficiente fuerza distintiva (cfr. LL, 124-1175)".

(74) Causa 8093, "Beviglia, Juan C. v. Lemos, C. y Chedas, E. y otro", sala III, del 13/12/1991.

(75) Causa 6332, "Microsoft Corporation v. Siswork SA", sala II, del 21/3/1989. En este caso la Excma. Cámara dijo: "...la coincidencia ideológica -singularmente valiosa en otras hipótesis- no puede erigirse en impedimento para el registro de una nueva marca evocativa cuando se la objeta con una marca que raya en lo indicativo. De admitir que esta última pudiera constituirse en obstáculo, se le estaría reconociendo derecho a monopolizar expresiones que no son apropiables con exclusividad y ni `Micro´ -que es de uso común en la clase, ni `Software´ que designa el producto- pueden ser, al menos en forma aislada, susceptibles de monopolio. Luego, una marca constituida por dos porciones inmonopolizables y designativas no confieren derecho para oponerse a otras marcas que tengan poder evocativo. No es en el campo ideológico, entonces, donde debe centrarse la atención".

(76) Causa 6321, "Laboratorios Phoenix SA Com. Ind. v. Labinca SA", sala III, del 25/9/1989.

(77) Causa 14.779, "AVH San Luis SRL v. Contacto en Comunicaciones Empresarias SA", sala I, del 22/2/2000.

(78) Causa 56.686/95, "Máxima SA AFJP v. Editorial Perfil SA", sala I, del 14/10/1999.

(79) Causa 1143, "Establecimientos Fabriles Guereño SA v. Alejandro Llauró e Hijos SA", sala I, del 7/9/1990.

(80) Causa 1026, "Saint Julien SA v. Laboratorio Ylang SAIC", sala I, del 26/11/1993. Señaló el tribunal que "aun cuando se admita que la marca de la oponente tolera esa clasificación de débil (tanto más lo es la de la actora), no por eso debe carecer de la adecuada protección, de modo que la demandada tiene derecho a resistir que se registre otra marca que no presenta la novedad relativa que se requiere para la coexistencia".

(81) Causa 4075, "Minotel SA v. Moliendas SA", sala I, del 19/10/1993.

(82) Causa 312, "Molinos Río de la Plata v. J. G. Padilla", sala I, del 26/3/1996.

(83) Causa 202, "R. J. Reynolds Tobacco Company v. Philip Morris Incorporated", sala II, del 16/12/1993.

(84) El último fallo que he encontrado anterior a la nueva jurisprudencia dice así: "...la marca emblemática protege no solamente la forma que se haya adoptado en el registro sino cualquiera otra que despierte la misma idea; porque cualquiera otra forma sería confundible con el emblema registrado". "Crédito Avenida Santa Fe SAFIeI v. Fábrica Argentina de Alpargatas SAIyC", sala I, del 14/3/1966.

(85) Causa 812, "Laboratorios Plos SACI v. Gist Brocades N. V.", sala I, del 11/12/1981; causa 701, "La Bernalesa SRL v. Amieiro Hnos.", del 6/6/1966; causa 7317, "Quelac SAICyA v. Cafés, Chocolates Águila y Productos Saint Hnos. SA", sala I, del 22/8/1978; causa 8920, "Mezzadra, Carlos A. v. Samuel Vallejo SA", sala III, del 26/5/1983; causa 2192, "SA Distillerie de Matha Leopold Brugerolle v. Cafés, Chocolates Águila y Productos Saint Hnos. SA", sala I, del 25/4/1973; causa 189, "Incasa SAIC v. Braas & Co. Gesellschaft Mit Beschanter Haftung Zweigniderlangssung Kunstoffwerke Manheim", sala I, del 29/5/1981; causa 6236, "Arte Gráfico Editorial Argentino SA v. SA Henckels Zwinllingswerk Aktiengesellschaft", sala I, del 26/7/1968; causa 3215, "Díaz, Alberto v. Karatex SAIC", sala I, del 4/6/1985. También se ha dicho que "la exclusividad existe con relación a la figura misma que constituye la marca y no respecto del género al cual corresponde", causa 4646, "Image SRL v. Yedid, José E.", sala II, del 21/10/1986; causa 4303, "Dattola Hnos. SA v. Fate SAICeI", sala II, del 16/5/1986; causa 5763, "Costa D. v. Helicópteros Marinos SA", sala III, del 2/11/1988; causa 368, "Atar Decoraciones SA v. CIVE SA", sala I, del 5/9/1989; causa 6842, "Derebian, C. v. Bayer Aktiengesellschaft", sala II, del 12/9/1989.

(86) Ver BREUER MORENO, P. C., Tratado..., cit., p. 115 y puntos 98 bis y 98 ter, quien se refiere a estos supuestos, de los que parece haber sido equivocadamente extraída la jurisprudencia que aquí critico. Una serie de fallos, varios de los cuales son relativamente recientes, han calificado a marcas constituidas por figuras geométricas simples o vulgares, como lo es la de un triángulo, como signos débiles: causa 2286, "Fiorucci SPA v. Jacques Jaunet SA", sala I, del 25/11/1983; causa 2699, "Kunta SA v. Ola SA", sala I, del 31/7/1984; causa 4764, "El Hogar Obrero Coop. de Cons. v. Puenzo, Luis Adalberto", sala I, del 8/9/1987; causa 4861, "El Hogar Obrero Coop. de Cons. v. Alpargatas SAIC", sala I, del 3/11/1987.

(87) Causa 1545, "Alinsa SA v. Frutas Gato Negro SAAIyC", sala II, del 4/11/1982. Recientemente en la causa 4994, "Apple Computer Inc. v. Harrod´s Buenos Aires Ltda.", sala III, del 16/2/1988, se siguió en el mismo camino al decir: "...ningún titular de una marca puede pretender el monopolio de una figura genérica cualquiera, pues la exclusividad existe con relación al concreto diseño que ha sido registrado, pero que esto no implica autorizar aproximaciones que creen riesgos de confusión (sala I, causa 2061 del 6/9/1983; esta sala, causa 814, del 12/7/1983 y sus citas, entre muchas otras). Para la aplicación de estas pautas interpreto que es necesario atender a la naturaleza del objeto que los emblemas representan, a la difusión que estos hayan tenido y a la novedad de su empleo en la individualización de los productos respecto de los dos últimos aspectos: sala II, causa 2127, del 12/6/1983)".

(88) BREUER MORENO, P. C., Tratado..., cit., ps. 108 y 109.

(89) Causa 405, "Musingwear Inc. v. Falato, Filomeno y otro", sala III, del 26/4/1982. En este fallo se citaron viejísimos fallos de la justicia federal que se remontan al año 1900 que, a su vez cita BREUER MORENO, P. C., Tratado..., cit., p. 68.

(90) Causa 2938, "Panamericana de Plásticos SAIC v. Coppa y Chego SAFCeI", sala III, del 18/12/1984.

(91) Causa 4153, "Incasa SAIC v. Santa Rosa Estancias SRL", sala II, del 19/12/1975.

(92) Dijo la Excma. Cámara -sala I- en la causa 1268, "Fomalco SAIC v. J. & P. Coats Ltd.", del 30/7/1982: "Señalo por lo pronto, más para clarificar la cuestión que por la trascendencia que el hecho pueda tener en sí mismo, que la denominativa y la figurativa, aunque pertenecientes ambas a la demandada, son marcas distintas y que no se ha probado que se usen las dos juntas. Pero, lo que realmente interesa es que admitido que nadie puede monopolizar una figura genérica -como indudablemente lo es la del elefante- la circunstancia de que junto con una marca que representa gráficamente un objeto se haya inscripto otra con su denominación conceptual carece de significación a los fines que se están considerando, puesto que de otro modo se posibilitaría que mediante ese simple arbitrio quedara desvirtuado aquel principio, lo que desde luego es inadmisible".

(93) Causa 5190, "Panamericana de Plásticos SAIC v. Pony Internacional Inc.", sala III, del 18/3/1988. Dijo el tribunal: "No está demás recordar que este tribunal tiene resuelto que las marcas integradas por franjas se consideran `débiles´ por lo que no pueden brindar un monopolio absoluto a su titular. Como se trata aquí de proteger sobre todo al público consumidor está claro que cierto grado de similitud que pudiera existir entre los dibujos (y que en la práctica resulta inevitable) no hará errar al consumidor en la elección de los productos sobre todo porque `tanto el adquirente de calzado en general cuanto el de calzado deportivo no lo elige, el hecho resulta notorio, por las franjas o demás dibujos que presenta su vira, sino especialmente por la confianza que le dispone su origen, cuya autenticidad se preocupa por asegurarse en cada caso. Y si esto es así para el consumidor tanto más lo es para los comerciantes que se hallan mejor preparados aún para marcar las necesarias distinciones´ (voto del Sr. Tabiar causa 2668 del 16/8/1984) (en igual sentencia causas 1860 y 2023 de la misma fecha y causa 5166 del 15/3/1988, todas de esta sala)".

(94) Causa A.562-XVIII, "Autoprocess SACIyF v. DNPI", fallo del 22/4/1982. Años antes se había decidido lo propio con las combinaciones de colores que cubrían toda la superficie de lápices y bolígrafos, con estos fundamentos: "La utilización de colores en los elementos de escritura, y en especial en los bolígrafos y lápices, de manera similar o idéntica a los que se pretende inscribir como marca, ha adquirido entre nosotros una difusión extraordinaria. Se trata en consecuencia de signos que están en el uso general, y que no pueden, por consiguiente, registrarse como marcas. Apunto en sentido concordante, que ninguno de los distintos fabricantes que han venido usando hasta ahora las combinaciones de colores pretendidas por la actora y otras más o menos parecidas, ha pretendido utilizarlas como marca, circunstancia que convence definitivamente de que el uso de estos signos había caído en el dominio público". Obsérvese que la irregistrabilidad se decretó porque tal práctica era generalizada, y no por considerarse esta forma de distinguir el producto algo irregistrable per se. Causa 9278, "A. W. Faber Argentina SAIyC v. Barcelloni Corte, Francisco", del 16/7/1970.

(95) CSJN, "Industrias Plásticas Ausonia v. Fábrica Argentina de Alpargatas", del 15/3/1971, Fallos, 279:152.

(96) BERTONE, L. - CABANELLAS, G., "Comentarios...", cit., critican la disposición legal porque ella impediría el registro de colores lisos que llevan justamente las cajas de películas Kodak o Fuji. En mi opinión todas estas marcas están formadas por combinaciones de colores y no por un color liso, aunque predomine un color determinado en el conjunto.

(97) Causa 11.772, "Club Atlético Boca Juniors Asociación Civil v. Dirección de Tecnología, Calidad y Propiedad Industrial", sala II, del 4/7/1996.

(98) BERTONE, L. - CABANELLAS, G., "Comentarios...", cit.


(100) Diccionario de la Lengua Española, 21ª ed., 1992, p. 604.

(101) Se han considerado registrables envases con formas de frutas para distinguir productos alimenticios y bebidas, causa 1684, "Nestlé SA v. Fábrica Caumar Ltda.", sala I, del 8/9/1972.

(102) Causa 5047, "Pirola y Cavallaro SCS v. DNPI", sala I, "Desde este punto de vista, no parece prudente consagrar por vía marcaria monopolios de uso sobre envases o envoltorios que están en el dominio público y satisfacen múltiples necesidades del comercio en general, al tiempo que carecen de aptitud, en sí mismos, como signos distintivos de productos (v. pliegos de papel de todas clases, bolsas del mismo material, y cajas de cartón o de madera que no presenten -se entiende- características particulares de diseño u ornamentación; botellas lisas y de formato común; latas de formas no especiales; bolsas de polietileno, etc.). En este orden de ideas, creo que deben desestimarse los agravios de la actora. Su solicitud de que la protección marcaria se extienda a la forma del sachet descripto en las actas 931.576, 931.577 y 944.823, supone la pretensión de reservarse, para productos de su ramo o similares, la utilidad de un envase harto difundido en el expendio de artículos de muy variada naturaleza, y por ello mismo, carente además, de eficacia como elemento de identificación. Entretanto, ninguna duda cabe que el derecho de la accionante a obtener la inscripción de un signo que distinga su producción queda suficientemente satisfecho con el registro de las combinaciones de dibujos, franjas y colores descriptas a fs. 28 y 37/38 vta. para su aplicación sobre el sachet". También se ha sostenido que "es evidente que no puede existir privilegio alguno cuando en el hecho cierto del uso común de envases cilíndricos en artículos comprendidos en la clase 16 se usen ellos para artículos de perfumería, cosmética y tocador en general de esa clase como son los de propiedad de la demandada (Marcas nro. 614.405 [fs.64] y nro. 527.133 [fs.53]) lo que fundamenta el desestimar el primer agravio expresado...", causa 2357, "Harvard SACIIyF v. Revlon Inc.", sala I, del 29/8/1974. También se ha declarado irregistrable, por ser de uso común, "la forma de envase de cerveza conocida vulgarmente con el nombre de porrón", causa 200, "Henninger Int. SA Asesora Cerv. v. Cervecería y Maltería Quilmes SA", sala única, de 1965.

(103) Causa 7769, "Odol SA v. Perfumería Brancato", sala entonces única, del 6/5/1968.

(104) Causa 24.185, "Solís Argentina SA v. Cristalerías Rigolleau SA", sala entonces única, del 29/3/1965.

(105) BREUER MORENO, P. C., Tratado..., cit., ps. 128 y 129.

(106) Dec.-ley 6673/1963 ratificado por ley 16478, art. 3º.

(107) Causa 2431, "Calvert of Canada Ltd. s/Apel. resol. DNPI", sala I, del 28/8/1973. Años después la Excma. Cámara sostuvo: "...que el peticionante opte por el régimen marcario, en vez del que regula los modelos diseños industriales, es perfectamente legítimo y no causa agravio a los terceros competidores, obligados solamente a utilizar un envase que presente connotaciones singulares en términos relativos".

(108) Se ha dicho: "...el propósito del legislador, al prohibir la concesión como marcas de las letras aisladas, sin formar combinación, o sin llevar un dibujo especial al igual que lo dispusiera sobre los términos generales o designativos de los productos, fue el de evitar que las mismas pasaran a constituir la propiedad exclusiva de un solo comerciante en detrimento de los demás, al dificultar la utilización de tales signos", causa 4864, "Skippy Plastic SAI v. Santamarina, José y otro", del 14/11/1967. En igual sentido: "Es exacto que las letras pertenecen a la comunidad, salvo que se presenten con dibujo especial o formando combinación". Ver también causa 722, "Autoradio Norman SACIFIA v. Noel & Cía. SA Arg. de Dulces y Conservas", sala II, del 27/8/1971; causa 7835, "Unilever Ltd. v. Estexa", sala II, del 24/7/1979, y causa 1993, "American Cyanamid Company v. Odol SAIC", sala II, del 27/12/1972; causa 2598, "N. V. Bekaert SA v. Santa Rosa Estancias", sala II, del 30/12/1974.

(109) Causa 2210, "American Infrared Radiant Co. SA v. Winco SAICyF", sala II, del 18/5/1973.

(110) Otro argumento de la debilidad fue dado en causa 8555, "Robino y Cía. SACeI Bod. y Viñedos v. Espineira Hnos. SRL"; la sala II, del 29/2/1980 dijo: "Cuadra recordar, por otra parte, que desde antiguo, se ha señalado que las marcas formadas por una letra o un número son signos `débiles´, pues casi siempre han de ser usados con otros elementos (causas 7329 del 29/9/1978; 7835 del 24/7/1979; y 8304 del 30/10/1979) circunstancia que permite un criterio menos riguroso que el común en la comparación".

(111) Así se ha dicho en causa 115, "IMSA v. Cía Sudamericana de Ind.", sala I, del 22/6/1966, que: "Las letras o los números tomados aisladamente o en conjuntos no son muy distintivos. Tienen menos fuerza que otros signos. Pero eso corre ya por cuenta de quien elige este tipo de marca". Cuando se declararon confundibles "PH" y "DPH", dijo la Excma. Cámara: "Es sabido y no constituye materia de discusión en el subexamen, que las marcas constituidas por letras o números son las llamadas débiles, de tal modo que quien obtiene un registro de esta especie conoce de antemano que está expuesto a tener que soportar eventuales injerencias de otras marcas que incluyan los mismos elementos que componen la suya. Esto no impide desde luego, otorgarles protección, ya que permitiendo la ley su concesión -bien que exigiendo un dibujo especial o que las letras o números formen combinación (art. 1 )- sus titulares gozan de los mismos derechos que los demás, entre ellos los de oponerse a que se registren otras marcas que resulten confundibles (art. 6 ). En el caso de examen y sobre la base de la aplicación de estos conceptos y aceptados principios, paréceme que apreciadas las marcas gráficamente aparecen combinadas en el conjunto de la actora (la P en un plano superior a la H y sobrepuesta a una

punta de esta última), sumadas al distinto color de ellas (blanco) con relación al del plano en que están encuadradas (negro) constituyen elementos suficientes como para distinguirlo del formado por las letras que conforman la marca de la demandada, cuya única característica es que están separadas entre sí por un punto (la diferenciación se acentúa en el caso de la clase 17, dado que las letras están encuadradas dentro de una figura alada). En cambio, coincido con el juez que desde el punto de vista fonético las marcas son claramente confundibles...", causa 2299, "Parker Hannifin Argentina SRL v. Di Paolo Hnos. SAICIyF", sala II, del 30/8/1973. Ver también causa 8265, "Lacamar SAIFI v. Incasa SAIC", del 5/8/1969 donde se dijo: "Los números ofrecen la particularidad de que para nombrarlos es preciso tener bien claramente presente su escritura; de manera que en ellos la parte gráfica adquiere más importancia que el contenido conceptual que se deriva del nombre, al revés de lo que ocurre con los demás signos marcarios".Sin embargo, se ha sostenido que: "Esto no quiere decir que sean débiles jurídicamente, y que carezcan de protección legal, porque, como todas las marcas, tienen derecho a ella y a evitar que en los mismos productos se utilicen las mismas combinaciones u otras semejantes que sean confundibles."Pero esto mismo hace que la confrontación de las marcas así formadas debe partir del supuesto de que tales signos no pueden ser apreciados con el mismo rigor que los demás. Los propios comerciantes que adopten estas clases de distintivos deben saber que no pueden monopolizar las letras o los números y que al emplearlos corren el riesgo que resulta del empleo de este tipo de signo por otros competidores", causa 8265, "Lacamar SAIFI v. Incasa SAIC", del 5/8/1969; causa 2209, "Scaparone, Néstor A. v. Poyatos, Norberto A.", sala II, del 8/7/1993.

(112) Causa 5582, "EPSA (Electrical Products) v. Arcadi ICSA", sala I, del 3/2/1989.

(113) Causa 24.954, "Société des Produits Nestlé SA v. Cafés Chocolates Águila y Productos Saint Hnos. SA", sala II, del 13/6/1997.

(114) Esto se dijo al declarar confundibles a las marcas "Sistema T & T" y "T & T Temas & Tecnología", causa 21.548/96, "Empresa Nacional de Correos y Telégrafos SA (Encotesa) v. SA Alba Fábrica de Pinturas, Esmaltes y Barnices", sala II, del 30/11/1999.

(115) CALLMANN, R., The Law..., cit., ps. 25/30.

(116) Causa 1124, "Argentina Sportswear SAIC v. Sudamtex SA", del 11/4/1972, marca pedida para cubrir los productos de las viejas clases 15 y 16 que incluían la ropa.

(117) Causa 1590, "Carpet Bazaar SAC v. Odol SAIyC", sala II, del 16/8/1972, marca pedida para los productos de la vieja clase 14, que incluían artículos y jabones de limpieza.

(118) "Domec SRL v. DNPI", sala entonces única, del 24/4/1961, JA, 1962-IV-4, marca pedida para cubrir los productos de la vieja clase 14, que incluía cocinas.

(119) Causa 8328, "Max Juda SAIC v. DNPI", sala I, del 19/10/1979, marca pedida para los productos de las viejas clases 16 y 18 que incluían ropa, perfumería y publicaciones. La Excma. Cámara declaró la registrabilidad "en tanto reúnan el requisito de especialidad y posean suficiente calidad identificatoria", y agregó luego "no es ajena a nuestra práctica comercial la de inscribir frases que cumplen a un mismo tiempo el papel de marca y de propaganda".

(120) La Exposición de Motivos de la ley al referirse a esta innovación explica, luego de reconocer que se recoge la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que "se ha considerado necesario otorgarles una protección en esta ley pues, pese a que son una creación, por lo general carecen de una entidad tal que permita calificarlas como creaciones artísticas o literarias, en cuyo caso entrarían en el ámbito de la ley 11723 ".

(121) La sala II de la Excma. Cámara sostuvo que la originalidad era un requisito para la registrabilidad de una frase al declarar registrable a "El Alma de Francia a Flor de Piel" para los productos de la vieja clase 16. Dijo que las frases o slogans "desde luego, deben tener suficiente originalidad lo cual no exige ciertamente novedad absoluta, ni ausencia de términos comunes, ni falta de sentido evocativo", in re causa 1873, "Pfizer SAI v. Odol SAIyC", sala II, del 23/11/1972.

(122) Explica la Exposición de Motivos que: "El requisito de originalidad impuesto a las frases publicitarias se fundamenta en la existencia de muchas que no constituyen creación alguna. Mencionaremos, para ejemplificar, aquellas frases que hacen referencia a la calidad, intensamente utilizadas para publicitar distintos productos y que, por tanto, son de libre empleo".

(123) Causa 222, "La Nación v. Arte Gráfico Argentino SA", sala II, del 24/4/1981, y agregó esta sala: "A lo que es pertinente añadir porque ello hace a la función básica de la marca, que la frase no debe provocar confusiones en cuanto a la naturaleza del producto o en cuanto a su origen o procedencia, como tampoco contener una proyección desmerecedora de los artículos o servicios que comercializan o presten los competidores del ramo".

(124) Causa 947, "Philips Argentina SA v. DNPI", sala II, del 26/2/1982.

(125) Causa 2742, "Philips Argentina SA v. Dir. de Tec., Cal. y Prop. Ind.", sala I, del 29/6/1993.

(126) Causa 49.226, "Perry, Carolina v. Banco Francés del Río de la Plata y otro", sala III, del 1/9/1998.

(127) Causa 2434, "Bonafide SA Ind. y Com. v. Establecimiento Copacabana SACIFI", sala I, del 3/7/1984, marca pedida para cafés.

(128) Causa 2887, "Antonio Delgado SAIC v. DNPI", sala III, del 28/12/1984.

(129) Causa 3811, "SA La Nación v. DNPI", sala I, del 21/9/1984.

(130) Causa 6705, "Akapol SACIFIA v. Erpa SACIF", sala II, del 4/7/1989, en clases 1, 2, 16 y 17.

(131) Causa 2630, "Laboratorios Bagó SA v. Estado Nacional", sala I, del 1º/10/1992.

(132) Causa 2742, "Philips Argentina SA v. Dir. de Tec., Cal. y Prop. Ind.", sala I, del 29/6/1993. Con los mismos argumentos se declararon nulas las siguientes marcas: "24 horas del día los 365 días del año"; "365 días del año las 24 horas"; "Las 24 horas... los 365 días"; "Las 24 horas"; "Los 365 días". Causa 8975/93, "Banco Alas Cooperativo Ltdo. v. American Express Argentina SA", sala II, del 8/7/1994.

(133) Causa 4223, "Peters Hnos. Cía. CISA v. Erven Lucas Bols SA", sala III, del 1º/9/1986.

(134) Causa 1124, "Argentina Sportswear SAIC v. Sudamtex SA", sala I, del 11/4/1972, cuando se declaró irregistrable en las clases 15 y 16 del viejo nomenclador "La ropa sport más famosa del mundo" se dijo "...la actora,...en sede administrativa, pidió la concesión del conjunto, pero sin privilegio sobre las expresiones de uso general que incluye. En estas condiciones, el otorgamiento del conjunto pedido de ninguna manera afectaría los derechos de los demás comerciantes a usar libremente y sin cortapisas los vocablos de uso necesario y general que dicho conjunto contiene."Lo dicho aquí es aplicable aun cuando no se haya efectuado la renuncia en sede administrativa. Otra conclusión sería contraria a la esencia misma del derecho marcario".Cuando se declaró registrable la marca "Plan dinero para la vivienda - Ahorro previo inmobiliario", en la clase 35, se resaltó que "...aun cuando la marca contenga elementos no susceptibles de ser monopolizados, es claro que el derecho sobre el conjunto no conferirá a su titular el derecho de oponerse a la utilización por otros de esos elementos...", causa 52.542/95, "Interplan SA de Ahorro para Fines Determinados v. Dirección de Tecnología, Calidad y Propiedad Industrial", sala II, del 9/2/2000.

(135) Causa 1202, "Lucchese de Corti, Élida M. y otro v. Gougenheim SAICA", sala II, del 9/8/1993.

(136) Ver supra nota 127, causa 2434.

(137) Causa 2122, "Bolsalona SAICIyF v. DNPI", sala II, del 13/7/1983. En otro caso, al declararse registrable "Con sabor enriquecido" en la clase 34, dijo la Excma. Cámara: "En cuanto al requisito de que los signos, para ser registrables, no deben ser descriptivos de su naturaleza, función, cualidades u otras características (art. 2, inc. a), opino que su aplicación a las frases publicitarias debe ser elástica, toda vez que, conforme puede observarse al comienzo del inc. b) del mismo precepto, se hace específica mención de las `frases publicitarias´ (los nombres; palabras; signos y frases publicitarias) lo que no ocurre en el aludido inc. a) (los nombres; palabras y signos). La descripción inadmisible en este rubro publicitario es la que se vincula de manera directa y necesaria con propiedades, funciones, características, etc. del producto o servicio. Lo que el inciso a) impide respecto de las frases publicitarias, es que éstas pretendan monopolizar la forma directa, insoslayable, de que el comerciante o fabricante debe valerse para difundir la naturaleza básica, o las características especificaciones técnicas principales de su producto, obligándolo a recurrir a circunloquios para lograr aquella finalidad."Analizada desde estos principios, estimo que la expresión `con sabor enriquecido´ alude a un aspecto genérico del tabaco, ya que la oponente no ha demostrado que la expresión `sabor enriquecido´, referido a dicho producto indique una cualidad esencial de él o algún aspecto técnico de su manufactura. `Con sabor marcado´, `con sabor acentuado´, `con sabor enriquecido´, `con gusto agradable´, `con aroma placentero´, me parecen variaciones que sólo se distinguen -por lo menos, como dije, la demandada no probó la existencia de matices técnicos- por su menor o mayor eficacia publicitaria, y en esto juzgo que reside la creatividad en ese terreno. No puede dejarse de lado, como lo ha admitido la propia actora, que estas frases constituyen marcas `débiles´, lo que significa que el derecho que se obtiene mediante su registro tiene particulares limitaciones."En cuanto a la efectiva superioridad y bondad del producto o de sus características, esta sala en la causa antes invocada sostuvo que era innecesaria su demostración a los fines del régimen marcario. En primer lugar, es sabido que cada fabricante elogia la superioridad de su producto, sin que exista ya nadie, en la época en que vivimos, que esté dispuesto a creerlo sin más. Compete a los organismos especializados del Estado ejercer los controles dirigidos a verificar la naturaleza del producto y sus cualidades y aplicaciones. Sin perjuicio entonces de las denuncias concretas a que puede dar lugar determinado artículo o su publicidad, debe presumirse -en mérito de los referidos controles estatales- que el producto que se lanza a la venta responde al objeto para que el que se lo elabora, publicita y expende", causa 3419, "Philip Morris Inc. v. Nobleza Piccardo SAICyF", sala III, del 7/11/1985. Similares conceptos sirvieron de fundamento para admitir el registro de "El cemento mágico de Poxipol" en las clases 1, 2, 6, 16, 17, 19 y 37 en causa 6787, "Akapol SACIFIyA v. Beviglia, Juan C.", sala II, del 1/9/1989.

(138) "El uso y otras cuestiones de la nueva Ley de Marcas", LL, 1981-D-Sec. Doct.-911.

(139) En causa 3294, "Vapren SA v. Dotal SA", sala I, del 21/5/1985, se dijo: "...El ordenamiento marcario vigente admite -como lo hacía la ley 3975 (cfr. art. 1 y FERNÁNDEZ, R. L., Código de Comercio de la República Argentina comentado, T. II, Buenos Aires, 1950, p. 213, nro. 212)- el registro de grabados en función marcaria (cfr. art. 1, ley 22362) siempre que presente capacidad distintiva..."."...Aun cuando se pretendiera asimilar el régimen de los relieves con el de los grabados, sería de aplicación la doctrina del tribunal en el sentido de que tal circunstancia no frustra ab initio toda capacidad distintiva y la posibilidad de obtener el registro (cfr. causa 152 del 26/11/1982 y sus referencias)".

"A tenor de lo expuesto, aquello que corresponde, entonces, es saber si propuesto como marca un grabado contiene los elementos necesarios que configuren la novedad relativa que la ley impone o si, por el contrario, los signos diseñados no resultan idóneos por su imprecisión, vulgaridad o generalidad para identificar o diferenciar el producto (esta sala, causas 35 del 5/6/1981; 152 ya cit. y otras)".

(140) "El uso y otras cuestiones de la nueva Ley de Marcas", LL, 1981-D-Sec. Doct.-910.

(141) Causa 2184, "Alpargatas SAIC v. DNPI", sala I, del 27/12/1983. En idéntico sentido, causa 2350, "Ingratta SAICFI v. DNPI", sala I, del 2/3/1984; ver también causa 1617, "Alpargatas SAIC v. Gatic SAIC", sala II, del 15/12/1982. En este caso de oposición se enfrentaban "suelas" y se dijo: "...Resulta prudente aplicar un criterio estricto en el cotejo marcario, cohibiendo aquellas solicitudes de signos que participen de las características principales de otros que ya se hallan inscriptos y sobre cuya validez no se ha planteado discusión". Y agregó: "Por lo demás, la coexistencia masiva de infinidad de relieves se traduce, por la fuerza de las cosas, en una práctica viciosa que diluye la función propia de la marca, esto es, su capacidad para identificar el producto diferenciándolo de otros".

(142) Causa 3488, "Bata Limited v. DNPI", sala II, del 30/4/1985. El juez preopinante agregó: "Creo, de otro lado, y tal como fue dicho por el Dr. Amadeo al resumir la jurisprudencia del tribunal, que admitir el registro indiscriminado de estas pretendidas marcas por el solo hecho de tratarse de un grabado diferente de otros, conduciría a una situación límite en la cual se vería imposibilitado a la confección de nuevos calzados deportivos con algún tipo de relieve ante la oposición, basada en la identidad o en la semejanza de los titulares de las múltiples variantes inscriptas".

(143) Y continúa el fallo diciendo: "Una zapatilla, como cualquier calzado y como es sabido, necesariamente debe tener una planta, cualquiera sea la naturaleza del producto con que se la fabrique, y cualquiera sea la forma de su diseño, haya relieves o no."Pero si es planta -vía la Ley de Marcas- tiene registrado el dibujo del relieve que conjuntamente con el resto de la marca propuesta, abarcan la totalidad de la planta, entonces ocurriría que el titular de la marca tendría la exclusividad del uso de acuerdo a la clara norma del art. 4 de la ley marcaria, con todo lo que ello significa". Causa 2125, "Kamet SA v. DNPI", sala I, del 20/11/1991.

(144) Causa 1869, "Alpargatas SAI v. Panamérica de Plásticos SAIC", sala II, del 21/6/1983. En igual sentido causa 696, "Alpargatas SAIC v. Panamérica de Plásticos SAIC", sala II, del 21/6/1983.

(145) Art. 3, inc. h). Ver 2.3.7.

(146) Se refiere a la clasificación -hoy derogada- vigente bajo la ley 3975; causa 158, "Cycles Motors v. IKA s/nulidad", sala II, del 4/12/1970. Agregó el tribunal: "Falta -y ello es lo verdaderamente relevante- la vinculación o identificación entre el producto y el nombre propuesto como signo marcario. Tal cual se aprecia en el vocablo `panamá´, sinónimo de un tipo especial de sombrero. Y es esa vinculación, esa identificación, esa tipificación caracterizante, la que recepta el texto legal, y lo que da lugar al impedimento para registrar la marca. No caben pues, interpretaciones restrictivas extensivas, que no condicen con el principio genérico de libertad, constituyendo el impedimento una excepción".

(147) CSJN, "Flandes SRL v. Ministerio de Agricultura de Dinamarca", del 24/5/1957, Fallos, 237:753; ver también "Cycles Motor Co. Ltda.", del 19/10/1953, Fallos, 227:70, en el que se confirmó la denegatoria de la marca "Triestina". Recientemente la Excma. Cámara declaró registrable la marca "Moseloro" para distinguir vinos y otras bebidas alcohólicas porque "el vocablo `Mosel´ carece de un contenido evocativo que pueda inducir al público consumidor a entender que el producto que él representa proviene de la aludida comarca bañada por el `Mosela´...", causa 4978, "Peters Hnos. Cía. CISA v. Stabilisierungsfund F ﾁ r Wein", sala III, del 22/9/1987.

(148) FLETCHER, A. L., "Buildings as trademarks", Trade Mark Reporter, vol. 69, nro. 1, ps. 232 y ss.

(149) FLETCHER, A. L., "Buildings...", cit., ps. 230/232. El uso marcario, explica el autor, estaría por ejemplo en hacer publicidad con una fotografía del local.

(150) DUFT, B., "Aesthetic functionality", Trade Mark Reporter, 73-151.

(151) ZELNICK, Allan, "The doctrine of functionality", Trade Mark Reporter, 73-149.

(152) ZELNICK, A., "The doctrine...", cit., ps. 149/150.

(153) Ver infra nro. 2.3.11.

(154) Ver BREUER MORENO, P. C., Tratado..., cit., p. 48, quien dice que: "Un diario, una revista, un periódico, es en realidad, una mercadería, y el signo con que el público la distingue es su título. Por consiguiente este título constituye una verdadera marca".

(155) "...No hay duda de que el título de una revista o de una colección de libros -cuyo contenido varía de número a número- puede ser registrado como marca, puesto que tales objetos constituyen mercaderías ofrecidas al `público´ " (cfr. BREUER MORENO, P. C., Tratado..., cit., nros. 41/42, ps. 48/49; FERNÁNDEZ, R. L., Código..., cit., T. II, nro. 192, p. 199; WASSERMAN, M., "Protección legal a los títulos de películas, libros y diarios", LL, 32-1020/1030). Como expresa Wasserman, "el título de una obra científica, literaria o artística, disfruta del amparo del derecho de autor cuando constituye parte integrante o inseparable de la obra siendo de carácter distinto el título de un periódico, una revista o un diario; casos éstos en que tales títulos no aluden propiamente al contenido sino informan al público acerca de la pertenencia del periódico, llenando las mismas finalidades que una marca de fábrica o de comercio" (cfr. WASSERMAN, M., "Protección...", cit., p. 1021), causa 8551, "Editorial Atlántida SA

s/denegatoria", sala II, del 6/3/1980; ver también causa 3400, "Flego, Luis y otra v. Delego, Donato", sala entonces única, del 11/8/1967; causa 6379, "Editorial Danoti SRL v. Editora Acuario", sala entonces única, del 20/8/1968; reiterando fallos anteriores sostuvo la Excma. Cámara: "esta sala (causa 4016, 4/7/1986) dijo: `Tratándose de periódicos, revistas o diarios, su título lo identifica como mercadería, como objeto de un comercio, pues su característica es que no designe el contenido; es independiente de lo que en el periódico se escribe, y tanto es así que no obstante cambiar todos los días, semanas o meses, su nombre permanece inmutable. Lo más que puede representar es una tendencia, pero ello es también relativo´ (SATANOVSKY, I., Derecho intelectual, Buenos Aires, 1954, ps. 604/605, nro. 336)". De allí que lo atinente al título de las publicaciones periodísticas se lo plantea como problema marcario. Tal es la doctrina desde antiguo sostenida por la Corte Suprema (ver Fallos, 124:153) y la de esta Cámara (causa 3400, "Flego v. Delego, D. s/cese de uso de marca", del 11/8/1967) que se encuentra corroborado expresamente en el decreto reglamentario 553/1981, que incluye en la clase 16 a "diarios y periódicos". Causa 625, "Cámara de Empresarios Madereros y Afines v. Barravecchia, Santos José y otros", sala I, del 12/3/1990.

(156) Causa 2218, "García y García, Ovidio Antonio v. Televisora Federal SA", sala III, del 28/10/1997.

(157) Causa 11.839, "The Walt Disney Company v. Buenos Aires Video Producciones SA", sala I, del 9/12/1997.

(158) Ver nro. 2.2.3-a).

(159) Ver nro. 4.7.2.2.

(160) Causa 63, "Miss Singer Co. s/denegatoria", sala II, del 21/10/1980; causa 9705/2000-I, "Roemmers SA v. Laboratorios Bagó", sala I, del 28/11/2002.

(161) "...el hecho de que una palabra sea de uso común en la clase, si bien impide monopolizar su uso, no determina de suyo que sea irregistrable, aun cuando pretenda inscribírsela sin ningún aditamento, desde que no existe disposición legal alguna que consagre específicamente esa prohibición" (causa 5157, "Maucci y Curotto SAIC v. Ángel Estrada y Cía.", sala I, del 20/12/1976; ver también causa 2252, "Aerosol Filling Argentina SACIyF v. Turbodina SAIyC", sala I, del 20/12/1983, y causa 1622, "Wella Aktiengesellschaft v. Inecto SA", sala I, del 22/2/1983); causa 5685, "Kasdorf SA v. Laboratorios Bagó SA", sala II, del 15/3/1988; causa 4691, "Giorgio Beverly Hills Inc. v. INPI", sala I, del 5/11/1996.

(162) Causa 739, "Avedikian, Martín Pedro v. Pierrel SPA", sala I, del 6/11/1981.

(163) Causa 1973, "Cooperativa Arrocera de San Salvador Ltda. v. Dacsa Distrib. Arg. de Comestibles SACIFyA", sala I, del 20/10/1972, y causa 34, "Occidental Petroleum Corp. v. Erpa SACIF", sala III, del 31/7/1980.

2.2. SIGNOS NO REGISTRABLES

Básicamente hay dos causas que impiden que un signo pueda ser registrado. La primera de ellas es que el mismo carezca de poder distintivo y por tanto, puede decirse, de entidad marcaria. Nuestra ley identifica cuatro categorías: las designaciones necesarias, los signos que han pasado al uso general, la forma y el color de los productos. La segunda causa está en las prohibiciones que la ley establece de registrar signos a pesar de su poder distintivo. También veremos estos supuestos.

2.2.1. Denominaciones y signos genéricos

Bajo este título quedan comprendidos distintos supuestos que la doctrina ha diferenciado. Están las designaciones necesarias, las designaciones genéricas, las designaciones usuales y las designaciones descriptivas. También merecen un tratamiento diferenciado los demás signos -en especial los dibujos- genéricos.

2.2.1-a) Designaciones necesarias

El art. 2 de la ley en su inc. a) considera que no es marca la designación "necesaria o habitual del producto o servicio a distinguir" y por ello no es registrable.

Algunos autores han distinguido la designación necesaria, de la genérica, de la usual y de la descriptiva.

Paul Roubier (164) define a las necesarias como "las que se imponen a un producto, de tal manera que, si ellas pudieran ser apropiadas como marcas por un productor, sus competidores para designar sus productos no podrían más servirse del único término conocido y comprendido por el público".

Antoine Braun especifica que "la denominación designa la naturaleza o el destino del producto de una manera verdadera, precisa, usual" (165). Louis Van Bunnen a su vez lo define como "la designación normal de un producto, aquella que todos usan para nombrarlo" (166). Paul Mathely dice que "el signo es necesario mientras su empleo es requerido por las reglas del lenguaje" (167).

El nombre de un producto o de un servicio por ser tal no puede llegar a ser su marca (168). Determinar si una palabra es designativa no sólo ha de surgir de los diccionarios. También ha de buscarse en el lenguaje diario, que puede incluir palabras de otros idiomas, en el lenguaje técnico que se utilice en la actividad respectiva, en el lunfardo y también, ¿por qué no?, en las palabras inventadas que, en forma constante, muchos jóvenes incorporan a su vocabulario.

Al declararse irregistrable la palabra "aerosilla", la Excma. Cámara sostuvo que "...el concepto de designación habitual de un producto o servicio no tiene necesariamente que coincidir con el criterio ling ﾁ ístico de los académicos españoles. Lo reconociera o no la Real Academia, una expresión será la designación usual de un producto o servicio cuando, en nuestro país y en habla corriente de nuestro pueblo, la expresión usada designe el producto o servicio, con total independencia de criterios ling ﾁ ísticos vigentes en un organismo español" (169).

Toda palabra que se entienda y reconozca por el público en general, o por aquellas personas que se desenvuelven en ciertos ámbitos más restringidos, según sea el carácter más o menos técnico de la misma, como el nombre o designación de un producto o servicio, no es marca. No importa si hay más de una palabra para designar lo mismo. Todas ellas serán irregistrables.

No parece nada difícil saber cuándo se está frente a una designación necesaria. Veamos qué consideran en este tema nuestros tribunales.

Se han declarado irregistrables "Vía Radiar" para artículos de electricidad, radio, televisión, etcétera (170); "Robot" para distinguir máquinas (171); "Centro de Computación Electrónica Contactológica" para distinguir entre otros artículos electrónicos y computadoras (172); "Ma.T.K.FÉ" para sustancias para infusiones a base de mate y café (173); "Cervecísima" para cerveza (174); "Pegacola" para artículos de la anterior clase 18 entre los que estaban ciertos pegamentos (175); "Central de Alarmas Argentinas" en la vieja clase 25 porque "resulta en uno de sus términos primordiales directamente designativa -es decir más todavía que indicativa- de algunos de los productos que identificaría" (176); "Elcaset" para productos eléctricos que utilicen casetes, porque "el vocablo" "Elcaset" equivale en la práctica a cassette y que esta palabra francesa individualiza notoria y corrientemente a un conocido medio de reproducción fonográfica, a una cinta grabada o a cajitas conteniendo cintas magnéticas destinadas a efectuar grabaciones (177); "Mi TÉ" para té (178); "Chiclefrut" para artículos alimenticios, porque "no se está en presencia de una denominación meramente evocativa...equivale prácticamente a chicle de frutas..." (179); "Figuchapitas" para impresiones y reproducciones consistentes en figuritas realizadas sobre metales (180). Se han declarado irregistrables también "Radiomensaje" por ser "claramente descriptiva del servicio..." (181); "Dérmico" "porque denota la piel y en este sentido resulta designativa de la naturaleza y función de los jabones de tocador" (182) y "Lavarropita" para distinguir "preparados para lavado, lejivado y limpieza", "...desde que de este modo se estaría adquiriendo monopolio sobre una designación descriptiva de la función del producto. Y si ello es así, el hecho de emplear un diminutivo de ese vocablo parece insuficiente para dotar al signo de capacidad distintiva intrínseca" (183).

Porque describe y designa al producto que pretende distinguir y no es una mera evocación de él, se denegó el registro de "Multiaspirina" en la clase 5 (184). En otro caso se declaró la nulidad de la marca "Neoprene" en la clase 25 (185), porque "...tiene un significado propio con que es habitual designar, en forma breve y sencilla, el tipo de producto de que se trata".

No estoy de acuerdo con la irregistrabilidad decretada en algunos de los casos mencionados. Me refiero a "Ma.T.K.FÉ", "Chiclefrut", "Cervecísima", "Figuchapitas" y "Elcaset". Ninguna de estas palabras constituye el nombre de producto alguno. Si lo es "Ma.T.K.FÉ", al menos su registro debería proceder con relación a la forma especial de su escritura. En la calificación de irregistrabilidad debe aplicarse un criterio muy estricto ya que no se está frente a una cuestión de grado. O se es una designación necesaria o no. La cerveza no se llama "Cervecísima", ni los chicles de fruta "Chiclefrut", ni los casetes "Elcaset". En estas palabras hay un alto grado evocativo, pero también un grado, pequeño, de fantasía suficiente para que el signo pueda distinguir.

El permitir estos registros no hubiera impedido a ninguna persona el usar las designaciones genéricas de los productos. No se hubiera quitado del dominio público algo que estaba en él. Eso sí, se trataría de registros que por su gran poder evocativo hubieran sido muy débiles, al grado quizás de poder excluir a otros en el uso de signos idénticos o casi idénticos solamente. Pero ése es un riesgo que corre su titular que no puede impedir que otros incluyan en sus marcas y rótulos palabras de uso generalizado. Sería entonces la justicia la encargada de medir en cada caso el valor de estas marcas.

Veamos el tema desde otro punto de vista. Supongamos, y quizás así fue, que el solicitante de "Elcaset" usó esta marca para distinguir reproductores de música grabada en casetes. La decisión de la justicia permitiría que cualquiera pueda ahora usarla como marca (aunque no registrada) para distinguir sus productos. No parece justo.

Los tribunales han tenido la oportunidad de expresar este criterio al encontrarse con casos en los que, o bien la marca quizás no debió haber sido registrada (186) o bien contenía un alto grado evocativo (187). En el primer caso calificaron a la marca como título inhábil, en el otro como de una gran debilidad. No quiero decir con esto que deben concederse marcas nulas, pero sí que sólo deben denegarse los estrictamente genéricos. Cabe señalar que se han declarado nulas las marcas "Nanosferas" por su casi identidad con el vocablo genérico "Nano Esferas" (188), y "M ﾁ eslix" por la que tenía con "muesli", también genérico (189).

Ha sido declarada registrable "Cremitas" para caramelos, pastillas y bombones, y aclaró la Excma. Cámara que "si bien es obviamente evocativo de la composición de tales golosinas tiene suficiente novedad relativa, como lo demuestra el hecho de que existan otros que

puedan cumplir igual función (190); `Pilchería´ para ropa (191); `Financiera Argentina´ para varias clases del viejo nomenclador (192); `Sauna´ para artículos de perfumería y tocador (193); `Biutycrem´ y `Biutycrema´ para cremas de belleza (194) y `Jogger´ para calzado deportivo (195) y `Modulor Video´ para artículos de la vieja clase 20 que incluía entre otros, `aparatos y accesorios para producir fuerza, calor y luz, telefonía, telegrafía, radiodifusión´". En esta oportunidad la Excma. Cámara admitió el registro "aunque adolezca de debilidad marcaria" y agregó: "En tales supuestos el derecho a la exclusividad se adquiere no sobre el elemento de uso común, sino sobre la combinación de éste con el agregado distintivo" (196). También se declararon registrables "Derecho del Trabajo" para publicaciones (197); "La Planta de Café" para productos alimenticios (198); "Thin Mints" para láminas de chocolate (199), "Casa do Café" para productos alimenticios (200), "Agroservice" para los artículos de las clases 1, 4, 8 y 16 (201), "El Pollo Loco" en la clase 30 (202) y "Alta Costura" para distinguir adhesivos en la clase 16 (203).

2.2.1-b) Palabras de idiomas extranjeros

El que la palabra que pretenda ser registrada pertenezca a un idioma extranjero no la hace por ello registrable. Así lo establecieron hace muchos años nuestros tribunales al declarar irregistrable las palabras "Malted Milk" para productos alimenticios (204), y tiempo después al hacer lo propio con "Mechanics" para automóviles, sus partes y accesorios (205), "Carbureter" para carburadores (206), "Condiment" para productos de las clases 5 y 30 (207), y "Tomato Arisco" (208) para salsas y aderezos. En otra oportunidad se declaró la nulidad de la marca "Lights" para los artículos de la clase 34 (209).

También se declaró irregistrable la marca "Black Special" para distinguir cervezas, aunque ella fue declarada registrable para otras bebidas. Dijo la Excma. Cámara que "para determinar la idoneidad de un signo no es indispensable que la designación sea la habitual. De la prueba producida surge claramente que la denominación `Negra Especial´ identifica habitualmente un cierto tipo de cerveza" (210).

El principio es acertado pero debe tener sus límites. No es una cuestión esencial que nuestra Oficina de Marcas, como ninguna otra, pueda conocer el vocabulario de todas las lenguas y dialectos que se hablen en el mundo. Podrían registrarse y aun ser nulas. Pero ¿qué necesidad hay de hacerlo o de considerar irregistrables marcas que para la generalidad del público, y seguramente para casi todos los fabricantes, serán palabras de fantasía? Entiendo que ninguna (211).

El registro local no impedirá la entrada de productos que provengan del país en el que se hable la lengua de la que se tomó la marca. Además, este producto vendrá con su propia marca y con leyendas en nuestro idioma que permitirán su identificación. El gran público tampoco será engañado puesto que la marca nada significará.

Distinto es el caso de palabras de idiomas extranjeros que sí tengan difusión en un grupo considerable de consumidores. En este caso, la aplicación del principio recién enunciado debe aplicarse con rigor.

2.2.1-c) Conjuntos con designaciones necesarias

En varios fallos, la Justicia ha determinado que las designaciones necesarias pueden formar parte de un conjunto marcario, siendo éste registrable. Es así que se declararon registrables las marcas "Laboratorio de Aplicaciones Electrónicas", expresión declarada genérica, formando conjunto con un triángulo equilátero y las letras "LAE" (212); "Petit Café", para distinguir productos alimenticios y bebidas (213); "Confitería Rex" para productos alimenticios (214); "Flor de Tabacos" para tabacos y demás artículos de la vieja clase 21 (215).

Es el conjunto el signo registrable, y no los elementos genéricos que lo componen, los que no puede reivindicar con exclusividad su titular. Éstos son de libre empleo por cualquiera (216).

2.2.1-d) El dibujo o tipo de letra característico de designaciones genéricas

Puede suceder que se solicite el registro de la marca "Mesa" para distinguir mesas, pero que ésta se escriba en un tipo de letra característico o, si se quiere, con un dibujo especial. Opino que la marca es registrable pero sólo con relación al dibujo o tipo de letra utilizado.

2.2.1-e) Dibujos necesarios

La Corte Suprema de Justicia asimiló el dibujo genérico al concepto de designación genérica para declarar irregistrable el dibujo de unas rebanadas de pan para distinguir pan (217). Es ésta una cuestión bastante delicada ya que una pequeña variante del dibujo con el objeto que se supone representa debe permitir su registro. Pero ocurre que no todos los objetos -por ejemplo pan- son iguales, es más, hay infinidad de variantes, de formas distintas. Es aquí donde el criterio prudencial de las autoridades administrativas y de la Justicia debe primar, recordando siempre que cuando más se parezca a la realidad, más débil será la marca y deberá aceptar mayores acercamientos (218).

2.2.1-f) Límites de la irregistrabilidad

La palabra "Mesa" no es registrable para mesas pero sí lo es para heladeras. Pero ¿es acaso registrable para distinguir otros productos de mueblería incluidos en la misma clase que las mesas?

La Justicia ha tenido oportunidad de expedirse en esta cuestión y decidió que la irregistrabilidad se extendía a toda la clase. "Moka" se declaró irregistrable para toda clase de bebidas (219) y "Mica" para todos los productos de la clase 3 que incluía, entre otros, materiales para la construcción, carey, caños no metálicos, etcétera (220).

Esta solución es exagerada si se ha de aplicar a todos los casos. Debería determinarse si la marca en cuestión puede inducir a error o engaño al consumidor. Si la respuesta es negativa, el registro procedería.

2.2.1-g) Designaciones usuales

Son las designaciones que habitualmente se utilizan para un producto, además de las necesarias. Es aquí donde se incorporan las palabras extranjeras, el lunfardo y otras palabras inventadas que adquieran una cierta popularidad en su uso. Son las palabras que no encontraremos en los diccionarios con las acepciones que éstos les atribuyen, pero sí, en el lenguaje de todos los días, tal vez de mucha gente, tal vez de unos pocos cuando se trata de términos más técnicos.

2.2.1-h) Designaciones genéricas

Otra vertiente de otro grupo de signos irregistrables es la que conforman las designaciones genéricas. Se trata, como su nombre lo indica, de designaciones "que definen no directamente el objeto en causa, sino la categoría, la especie o el género, a los que pertenece ese objeto" (221).

Es el caso de las palabras "Automotor", "Motor", "Máquina", "Mueble", "Asiento", entre tantos otros.

Tampoco sobre éstas, puede pretenderse privilegio.

2.2.1-i) Designaciones descriptivas

El inc. a) del art. 2 de la ley en su parte final establece la irregistrabilidad de "los nombres, palabras y signos... que sean descriptivos de su naturaleza, función, cualidades u otras características".

Se trata de las llamadas designaciones descriptivas. Están comprendidos en esta categoría "Enfriadora" para heladeras y acondicionadores de aire, "Ultra Rápida" para licuadoras,

"Esterilizada" para vendas, "Oral" para remedios, "Seco" para vinos, "Transparente" para vidrios, "Confortable" para sillones, "Cremosa" para leche, "Vitamínico" para alimentos, entre muchos otros casos.

Quedarían también incluidos en esta norma, aquellos nombres geográficos que fueran indicativos de un lugar de fabricación siempre que este lugar fuera conocido como origen de esos productos por diversos fabricantes. De lo contrario, el nombre geográfico -y a menos que sea engañoso o una denominación de origen- sería registrable (222).

Cuando se trata de signos descriptivos la cuestión no es de tan fácil solución. Existe una línea divisoria tenue entre los signos evocativos registrables y los descriptivos que no lo son. Los signos evocativos dan una idea de cuál es el producto o servicio en cuestión o sobre sus componentes o características. A veces más que una idea se trata de una certeza, y esto es lógico puesto que, de lo contrario, la marca sería engañosa. El signo descriptivo también designa estas mismas características, funciones, destino, origen, calidad, componentes, etcétera. La diferencia está en que la designación descriptiva es la necesaria o usual para aquello que se describe. La evocativa siempre tendrá en su conformación algún elemento que la hará, en menor o mayor grado, de fantasía. Al concederse una marca evocativa no se quita del dominio público ninguna palabra que se use para describir característica alguna de productos o servicios. No sucede lo mismo si se registrase una designación descriptiva (223)

2.2.1-j) Adjetivos calificativos

Vayamos ahora a los casos de designaciones descriptivas, decididos por nuestros tribunales. Han sido declaradas registrables las marcas "Temperatura Constante" (224) para distinguir productos de horticultura y agricultura; "Serie Negra" (225) para publicaciones; "Super Chromiun" (226) para hojas de afeitar; "Vicuñandina" (227) para telas y confecciones; "Derecho del Trabajo" (228) para publicaciones; "Polyana Protein" (229) para perfumería y artículos de cosmética y tocador; "Sure and Natural" para artículos de la vieja clase 2, y "Segura y Natural" para artículos de la clase 5 (230).

Fueron declaradas irregistrables "Napoleón" para cognacs "por ser indicativa de una determinada calidad y añejamiento de cognacs en Francia, su país de origen, y en el nuestro al que se importa desde hace muchos años (231); "Instantarroz" (232) para productos solubles; "Instancrem" (233) para cremas; "Punta Indestructible" (234) para lapiceras; "Instantito" (235) para productos alimenticios; "Superseco" (236) para bebidas; "Afeitada Caliente" (237) para productos de perfumería; "El Finlandés" (238) para cuartos para sudar y para secciones y paneles prefabricados para los mismos, y "Creadores del Clima" (239) para acondicionadores de aire.

La cuestión se complica cuando lo que se quiere registrar es un adjetivo calificativo que, además, es apto para calificar no sólo el producto o servicio a distinguir, sino también muchos otros.

La Corte Suprema de Justicia admitió el registro de los adjetivos calificativos, declarándolo con relación a "Selecta", cuando éstos no tengan "relación necesaria con los productos a que se pretende aplicar, ni indica su naturaleza u objeto, ni provoca idea o acción del mismo, ni induce en engaño al consumidor acerca de la sustancia o calidad de dichos productos" (240)

Años después este mismo tribunal, basándose en el principio establecido con "Selecta", declaró irregistrable "Sabrositas" para distinguir galletitas (241).

Los adjetivos calificativos son registrables "cuando no presentan una relación estrecha con uno o determinados productos y se aplican, en cambio, a casi todos los que se encuentran en el comercio y aun a cosas del espíritu", como ha ocurrido al concederse las marcas "Cálidas", "Predilecta", "Entero" y "Eterna" (242). Así se declararon registrables "Eterno" para esmaltes (243), "Gran Linaje" para bebidas (244), "Dignos" (245) y "Traslúcido" (246) para artículos de perfumería y tocador, "Campeón" para productos de agricultura (247). Y se declararon irregistrables "Lentesuave" para lentes de contacto (248); "Perfecta" (249) y "Formidable" para máquinas y otros artículos de la vieja clase 5 (250), y "Bien Natural" en las clases 29 y 30, "pues constituye una de las formas -limitadas en número- que puede

utilizar el fabricante para señalar que el alimento elaborado por él contiene escasos o ningún ingrediente artificial" (251).

(164) ROUBIER, P., Le droit..., cit., T. II, p. 576.

(165) BRAUN, A., Précis des marques de produits, Bruxelles, 1971, p. 69.

(166) VAN BUNNEN, L., Aspects actuels du droit de marques dans le marché commun, Bruxelles, 1967, p. 88.


(168) Causa 22.466, "Ceramicol SA v. Celoplast Plastificadora SA", sala II, del 13/2/2003, en la que se sostuvo que "el uso -por prolongado que fuere- de una designación necesaria de un producto, realizada como `marca de hecho´, por un comerciante o industrial, no le confiere monopolio, privilegio ni mejor derecho que el que puede asistir a cualquier mortal. Porque no tratándose de una marca registrable (y registrada o `de hecho´), la designación necesaria, genérica o descriptiva es de libre empleo, esto es, pertenece al dominio público y nadie puede perturbar de ningún modo su uso por terceros".

(169) Causa 314, "Aerosilla SAIC v. Los Cocos SA", sala II, del 12/2/1996. También se declaró irregistrable a la marca Ofertón, -aunque no esté incluida como voz expresa en los diccionarios de voz habitual- tiene un significado claro y preciso: una oferta grande (el ofrecimiento de una cosa en venta por un precio particularmente bajo)". Causa 1022, "Rozental, José v. Dirección de Tecnología, Calidad y Propiedad Industrial", sala II, del 30/11/1995, en la que se utilizó el mismo fundamento para así resolver respecto de la palabra "muesli" en la clase 30. Es más, en este caso se decretó, por ello, la nulidad de la marca "M ﾁ eslix", registrada por la actora que con ese registro pretendió hacer cesar a la demandada en el uso de "muesli". Causa 4827/95 "Kellogg Company v. Pehuamar SA", sala II del 25/2/2003.

(170) "Radio Argentina SA" -ex parte- del 7/3/1950, JA, 1950-II-272, en la vieja clase 20.

(171) "Figueroa" -ex parte- del 25/2/1955, JA, 1955-III-277.

(172) Causa 3804, "Laboratorio Pf”rtner Cornealent SA v. Moreno, A. R.", sala I, del 18/7/1975, en las clases 6 y 18 del antiguo nomenclador.

(173) Causa 7343, "Burgstaller Chiriani, Carlos Hugo v. Productos Alimenticios El Continente SACIFI", sala I, del 12/9/1978.

(174) Causa 7618, "Gag SRL v. Maltería y Cervecería de Cuyo SACIF", sala II, del 20/2/1979.

(175) Causa 1074, "Sanros SRL v. Ubyco SAIyC", sala II, del 10/2/1972.

(176) Causa 193, "González, Rodolfo Oscar v. DNPI", sala II, del 28/11/1986.

(177) Causa 382, "Sony Kabushiki Kaisha v. Philips Arg. SA de Lámparas Eléctricas y Radio", sala I, del 30/6/1981.

(178) CSJN, in re "SA La Tijuca v. SA La Industrial Paraguaya", del 12/3/1969, Fallos, 273:168.

(179) Causa 662, "Kominis, Nicolás y otro v. Productos Stani SAIyC", sala III, del 21/12/1982.

(180) Causa 2725, "Mascardi SA v. Productos Stani SAIyC", sala I, del 8/11/1974.

(181) Causa 6688, "Radiomensaje SAC v. DNPI", sala III, del 28/3/1990.

(182) Causa 6517, "Valot Eduardo A. y otro v. Lavadero Los Vascos", sala III, del 10/4/1990.

(183) Causa 7366, "Akapol SACIFIyA", sala II, del 24/5/1990.

(184) Causa 24.754/95, "Fernández, Carlos Alberto v. Bayer Aktiengesellschaft", sala I, del 29/12/1998, en el que también se dijo que "no corresponde el registro de una palabra que es indicativa de la naturaleza del producto o de sus cualidades (cfr. Fallos, 195:42; 277:254, entre otros), características que se presentan en el caso porque la palabra compuesta cuyo registro propone el actor designa, por un lado, al producto mismo -aspirina- y, por otro, lo adjetiva por medio del prefijo `multi´ que no hace más que girar sobre la misma idea, manteniendo una estrecha y necesaria relación con el producto, al apuntar a su naturaleza o a su cualidad".

(185) Causa 4673/97, "Adidas AG v. Foiguel, Rubén Marcelo", sala III, del 16/8/2001.

(186) Causa 5735, "Sauna Soomi SRL v. Finsauna SRL", sala II, del 25/7/1978, la demandada era propietaria de "Sauna" para distinguir entre otros, "baños". La actora no había pedido la nulidad pero aun así la Excma. Cámara dijo: "Constituyendo la voz necesaria para individualizar el producto, con relación a él sólo tiene un derecho en apariencia obtenido transgrediendo el art. 3, inc. 5º de la Ley de Marcas (3975) y contrariando la finalidad de bien común por ella perseguida". Al declararse registrable la marca "Laboratorio de Aplicaciones Electrónicas", formando un conjunto con un triángulo y las letras L.A.E., se dijo lo mismo: "...el hecho de que esa locución genérica sea empleada en un conjunto marcario registrado, no agrega ni quita a la posibilidad de su uso, ya que sin la inscripción igual podría ser utilizado". Causa 7534, "Laboratorio de Aplicaciones Electrónicas v. Fapesa Fab. Arg. de Prod. Electrónicos SAIC", sala II, del 30/7/1979.

(187) Causa 4517, "Idea SRL v. Centro Diagnóstico Electrónico del Automotor", sala II, del 24/8/1976, la demandada se había opuesto con la marca "Centro Diagnóstico del Automotor" y la Excma. Cámara dijo que: "En razón de ese carácter directamente indicativo de una actividad comercial, la demandada no puede pretender el monopolio de las expresiones utilizadas para ello del mismo modo que nadie puede ser titular exclusivo de designaciones usualmente empleadas para designar la naturaleza de los productos o la clase a que pertenecen".

(188) Causa 18.518/96, "Dhacam SRL y otro v. Beiersdorf Argentina SA" y causa 17.262/96 "Dhacam SRL y otro v. Productos Destilados SA", sala III, del 29/3/2001.

(189) Causa 4827/95, "Kellogg Company v. Pehuamar SA", sala II, del 25/2/2003.

(190) Causa 2423, "Lheritier Arg. SAIyC v. Salzano y Cía. SACeI", sala II, del 21/8/1973.

(191) Causa 2085, "Thompson y Williams SACIF v. Juan Carlos Deluchi y Jorge H. Deluchi", sala I, del 8/2/1974.

(192) Causa 6482, "Agens SACF v. DNPI", sala I, del 27/6/1978 en las clases 3, 5, 12, 13, 14, 17, 18, 20 y 23. Dijo el Tribunal que: "De la lectura del nomenclador surge una falta de conexidad entre el significado de aquella expresión marcaria y la denominación propia de cada uno de los artículos que se persigue identificar".

(193) Causa 7219, "Manufacturas de Artículos para el Hogar Aurora SA v. Sauna Suomi SRL", sala I, del 31/8/1978.

(194) Causa 8352, "Dubarry SACIFI v. Chesebrough Pond´s Inc.", sala I, del 19/10/1979.

(195) Causa 2977, "Alpargatas SAIC v. Panamérica de Plásticos SAIC", sala I, del 28/9/1984.

(196) Causa 8000, "Modulor De Festa y Glusberg SCEIC v. Philips Argentina SA de Lámparas Eléctricas y Radio", sala II, del 31/7/1979.Al declararse registrable la marca Granola Schatzi, se dijo: "En síntesis, no está vedado por la ley 22362 la formación de un signo marcario que emplee voces designativas o de uso común, en tanto formen parte de un conjunto marcario que, como tal, satisfaga los requisitos de capacidad distintiva extrínseca e intrínseca. Si en el futuro, el titular de marcas conformadas de esa manera pretende el monopolio de las voces genéricas o de uso común, será en ese momento en que la justicia deberá definir el conflicto", causa 21.534, "Fechser, Ricardo Máximo v. The Quaker Oats Company", sala II, del 18/2/1996.

(197) Causa 5214, "La Ley SA Editora e Impresora v. Cabanellas de Torres, Guillermo", sala II, del 3/6/1977.

(198) Causa 6432, "Cabrales SA v. DNPI", sala II, del 10/3/1989.

(199) Causa 6663, "Steinhauser SA v. Rowntree Mackintosh", sala III, del 4/5/1990.

(200) Causa "Casa do Brasil SA v. DNPI", sala II, del 24/8/1990.

(201) Causa 5, "Exxon Corporation v. DNPI", sala II, del 6/10/1992.

(202) Causa 8529, "El Pollo Loco (Overseas) Limitada v. DNPI", sala III, del 10/11/1992.

(203) Causa 7480, "MK Química v. Dirección Nacional de la Propiedad Industrial", sala II, del 11/2/1994.

(204) "Borden´s Condensed Milk Company v. Horlick Food Company", del 31/10/1908, PyM, 1908, p. 547. Dijo el tribunal: "No pueden ser marcas las palabras que indican la clase o naturaleza de un producto aun cuando estén en idioma extranjero".

(205) "Borg Warner Corp." -ex parte-, del 18/9/1946, JA, 1946-IV-396.

(206) Fallo citado por BREUER MORENO, P. C., Tratado..., cit., p. 142.

(207) Causa 8196, "Cafés La Virginia SA v. Cía. Introductora de Buenos Aires SA", sala III, del 16/7/1994.

(208) Causa 3363/97, "Arisco Productos Alimenticios Ltda. v. Unilever NV", sala III, del 8/2/2000.

(209) Causa 202, "R. J. Reynolds Tobacco Company v. Philip Morris Incorporated", sala II, del 16/2/1993. Se decretó la nulidad de Lights porque "...no constituye sino una característica o cualidad propia de algunos de sus cigarrillos, siendo la versión suave de los que produce".

(210) Causa 3685, "Mattei, Ángel Alfredo y Graiver, Levy v. Cervecería Santa Fe SA", sala I, del 29/11/1985. La Excma. Cámara agregó que: "Sobre las bases anunciadas, la impugnación es atendible ya que la denominación `Black Special´, no es sino la versión inglesa de la locución `negra especial´. Y aunque es cierto que por regla general el examen de las designaciones se debe realizar conforme han sido solicitadas o, en su caso, concedidas, no lo es menos que una apreciación prerreflexiva permite espontáneamente percibir, en la especie, la total equivalencia de los términos sin necesidad de mayores conocimientos específicos del idioma inglés".

(211) VAN BUNNEN, L., Aspects..., cit., p. 113 y BRAUN, A., Précis..., cit., p. 71, describen casos resueltos en Bélgica, Francia y Alemania en los que se admiten estos registros cuando la palabra extranjera es considerada de fantasía. Ver ut supra nota 184 al final de la misma.

(212) Causa 7534, "Laboratorio de Aplicaciones Electrónicas S. R. L. v. Fapesa Fáb. Arg. de Prod. Electrónicos", sala II, del 30/7/1979. Ver ut supra nota 184.

(213) Causa 910, "Cabrera, Francisco José v. El Cafetal", sala I, del 16/4/1982.

(214) Causa 1715, "Confitería Rex SA v. Bagley SA", sala II, del 15/12/1982.

(215) Causa 8353, "Manufactura de Tabacos Imparciales SAICyA v. DNPI", sala I, del 31/7/1970.

(216) Con estos argumentos se declaró registrable la marca Compañía General de Juegos para distinguir los artículos de la clase 28, antes denegada por la autoridad administrativa. Causa 3507, "Foniachik Gersgron Jaime y otros v. Dirección de Tecnología, Calidad y Propiedad Industrial", sala I, del 2/2/1995.

(217) CSJN, "Panificación Argentina SAI. v. Maniotti, Jacobo", del 6/4/1973. La anterior ley 3975 prohibía el registro de las "designaciones normalmente empleadas para indicar la naturaleza de los productos o la clase a que pertenecen" (art. 3, inc. 5º; Fallos, 285:236 ).

(218) Así se decidió en un caso en el que se enfrentaban dos marcas en las que las únicas semejanzas se daban por la inclusión de la palabra café escrita en diagonal, y por el dibujo de un pocillo de café, la Excma. Cámara dijo: "La actora pretende extraer graves consecuencias de esta semejanza. Pero los pocillos de café parecen figurar con harta frecuencia en las etiquetas de café, por cierto. Basta examinar las etiquetas de fs. 32 vta. a 35, 139 y 197. Es lo que cabía esperar, supongo. ¿Qué cosa puede ser más adecuada en una etiqueta de café que un pocillo de café? Me pregunto si la actora pretende monopolizar al pocillo de café como elemento caracterizador del producto. No podría hacerlo, por una parte, y llegó tarde para hacerlo, por la otra". Causa 2284, "Corporación Argentina de Alimentos SA v. SA Nestlé de Productos Alimenticios", sala I, del 5/5/1992.

(219) "Sáenz Briones y Cía." -ex parte-, del 29/4/1953, JA, 1953-IV-160.

(220) Causa 8843, "Formica Corporation v. DNPI", sala I, del 31/7/1970.


(222) Ver infra nros. 2.3.2 y 2.3.3.

(223) VAN BUNNEN, L., Aspects..., cit., ps. 96 y 97, explica: "Aun cuando la marca descriptiva, hablando con propiedad, usual o genérica, todavía es necesario que ella no se refiera a una calidad del producto, tan evidente o banal, y bajo una forma tan directa, que una exclusividad de empleo pudiera entorpecer notablemente en su lenguaje a la colectividad y a los medios interesados del comercio y la industria".

(224) "Canchaner, David" -ex parte-, del 11/2/1946, JA, 1946-I-638.

(225) Causa 1881, "Editorial Tiempo Contemporáneo ETC SRL v. Editorial Bruguera Arg. SAFI", sala I, del 19/7/1972.

(226) Causa 2179, "Warner Lambert Pharmaceutical Co. v. Cía. Gillette de Argentina", sala I, del 27/3/1973.

(227) Causa 2201, "González, Dardo Daniel v. Vicuñol SACeI", sala I, del 10/5/1974.

(228) Causa 74.883, "La Ley SA v. Cabanellas de Torres, Guillermo", del 3/6/1977, LL, 12/10/1977.

(229) Causa 5952, "Odol SA v. Unilever Limited", sala II, del 4/11/1977.

(230) Causa 4083, "Johnson & Johnson v. DNPI", sala I, del 9/6/1986. Dijo la Excma. Cámara que "Cuando el art. 2, inc. a) de la ley 22362 niega la condición de marcas y su registro como tales a los nombres, palabras y signos que sean descriptivos de las cualidades de un producto o servicio se está refiriendo, sin duda, a aquellos que indiquen una relación necesaria con los productos o servicios a distinguir o con su naturaleza o su objeto o, finalmente, produzcan su idea o noción. Pero está claro que `ni segura y natural´ ni sure and natural provocan ninguno de esos resultados con relación a los productos de la ex clase 2, ni con los de la clase 5 hoy vigente, por cuanto no están referidos a sus condiciones intrínsecas, esenciales, necesarias".

(231) Causa 25.905, "Hijos de Joäo Faria v. Revitual SRL", sala entonces única, del 29/6/1966.

(232) Causa 586, "Maprico SAICIF v. Arlistán SA", sala II, del 11/5/1971.

(233) Causa 585, "Maprico SAICI.F. v. Arlistán SA", sala II, del 11/5/1971.

(234) Causa 1306, "Barcelloni Corte, F. v. A. W. Faber Argentina SA", sala I, del 19/10/1971.

(235) Causa 1425, "Maprico SA v. Arlistán SA", sala I, del 30/5/1972.

(236) Causa 4781, "Resero SAICF v. SA Viñedos y Bodegas Arizu", sala I, del 19/7/1972.

(237) Causa 3772, "Centro Internacional de Estética Masculina SCA v. Cía. Gillette de Argentina", sala II, del 11/7/1975.

(238) Causa 7053, "Auerke, Benito Raúl v. Saunma Suoki SRL", sala II, del 25/7/1978.

(239) Causa 8906, "Lix Klett SAIC v. Philips Argentina SA", sala I, del 23/9/1980.

(240) CSJN, "Finger, Rouede y Cía.", del 18/2/1943, Fallos, 195:48. Se trataba de la palabra "Selecta" para distinguir caucho, goma, gutapercha y artículos fabricados con estos materiales.

(241) CSJN, "SCeI Iram v. SAMS Bagley y Cía.", Fallos, 277:254.

(242) Causa 1124, "Argentina Sportswear SAIC v. Sudamtex SA", sala I, del 11/4/1972.

(243) Causa 4212, "Cintoplom SA v. SA Lusol Ind. y Com.", sala II, del 18/3/1986, en la que se dijo: "Opino que la palabra Èterno´ no constituye designación necesaria o habitual de las pinturas, esmaltes, antioxidantes, etc. ni es descriptiva de su naturaleza, función, cualidades u otras características (art. 2, inc. a], ley 22362). Ciertamente la mayor duración temporal de una pintura es una ventaja importante del producto, y con mayor razón, si se trata de un antioxidante; mas ni tal particularidad puede ser considerada como configurante de `las cualidades´ (art. cit.) de esos productos, las que indudablemente consisten en la aptitud de colocar o de evitar óxido o corrosiones, ni tampoco implica siquiera una ventaja específica de ellos, ya que respecto de la mayoría de los bienes útiles al hombre comporta un dato relevante su mayor o menor capacidad para resistir el paso del tiempo."La cuestión sería tal vez un tanto más discutible si la marca de la actora aludiera en forma directa a la duración del material (por ej. `durable´, `perdurable´, ìmborrable´, etc.) pues en tal caso resultaría más clara la apropiación de un adjetivo presumiblemente empleado para exaltar las ventajas del producto, vocablo que, por ese motivo, no debería ser monopolizable por un solo comerciante sino quedar disponible para todos. El término Èterno´, en cambio, no me parece que normalmente pueda ser empleado -ni se ha demostrado que lo sea- como indicativo de las ventajas de las pinturas y afines, ni tampoco puede siquiera ser afirmado que por él se defina, mediante la locución precisa que corresponde, la extensa duración de las virtualidades del producto. Lo cual, por cierto, no significa negar su posible alusión a la perdurabilidad del material (digo `posible´ porque tampoco sería absurdo referirlo a lo paradisíaco o celestial), sino solamente precisar que a dicha indicación se arriba mediante el empleo de una palabra que deforma por exageración la virtud a que alude, no siendo por tanto una expresión que en el lenguaje común sea necesariamente utilizada para referirse propagandísticamente a pinturas".

(244) "Maglione Gutiérrez y Cía." -ex parte-, del 1º/4/1946, JA, 1946-II-108.

(245) "Atan y Rossi" -ex parte-, del 4/10/1950, JA, 1950-II-98.

(246) Causa 2757, "Establecimientos Fabriles Guereño SA v. DNPI", sala entonces única, del 23/5/1967.

(247) "Llop Martorell" -ex parte-, del 17/5/1946, JA, 1946-II-614.

(248) Causa 5393, "Bausch & Lomb Incorporated v. Plastic Contact Lens Argentina SAIC", sala I, del 20/5/1977.

(249) CSJN, "Vallarino" -ex parte -, del 21/5/1953, Fallos, 225:592.

(250) "Fumagalli SA" -ex parte-, del 5/12/1952, JA, 1953-II-143.

(251) Causa 35.719, "Di Leo, Carlos Ernesto v. Aceitera General Deheza SAICA", sala III, del 23/5/1996. Agregó la Excma. Cámara: "El hecho de que esta calificación puede ser aplicada a otros productos, no alimenticios (el actor ejemplifica con artículos de cosmética, pieles o cueros, abonos para la tierra, etc.), no altera lo dicho antes, sino que sirve para confirmarlo".

2.2.2. Vocablos que pasaron al uso general

El inc. b) del art. 2 considera que no son marcas y que no son registrables "los nombres, palabras, signos y frases publicitarias que hayan pasado al uso general antes de su solicitud de registro".

Breuer Moreno, comentando similar disposición de la anterior ley 3975 explica que se "prohíbe el registro de las denominaciones que se hayan identificado tanto con el producto que constituyen ya uno de sus nombres usuales y corrientes, y de los signos que puedan considerarse un simple adorno no característico" (252).

El supuesto es claro, un signo, una palabra o un nombre que fueron marcas se transformaron en la designación del producto distinguido. Muchas veces escuchamos a alguien que se refiere a un producto designándolo con lo que él cree que es su nombre pero que, en realidad, es una marca. Un ejemplo de esta situación sucedió hace años con la marca Gomina, cualquiera fuese la marca del fijador, mucha gente se refería a la gomina tal o cual. Éste es el primer paso, pero no el único para que una marca pase al uso general. El segundo paso, esencial, es que también los distintos fabricantes del producto designen sus productos en etiquetas y publicidad con la "marca". Así, poco a poco, pero inexorablemente, la marca deja de distinguir un producto para ser su denominación común. Este nombre, signo o palabra ya no indicará el origen sino una naturaleza. La Corte Suprema afirmó que no es cierta generalidad de uso entre algunos, resultante de la tácita convención originada en un determinado sector del comercio, sino la generalidad lisa y llana, el uso de todos, sobre cuyo carácter de tal no es preciso producir una prueba especial (253).

De acuerdo a la ley, este proceso debe producirse antes de su registro ya que si se produce durante la vigencia de la marca, ésta no pierde su condición de tal (254). Desde luego que si el uso es tan generalizado, podrá quizás existir una dificultad o imposibilidad fáctica de defender la exclusividad.

Pero no sería ésta una causal de invalidez de la marca. Nuestros tribunales han sostenido que: "Tampoco perjudica los derechos de la actora el hecho de que posteriormente a su registro se haya difundido el vocablo celofán y se lo use comúnmente para designar un tipo de papel. Sobre esto la referencia al diccionario no puede cambiar la situación real de las partes en el ejercicio de derechos perfectamente determinados (255). De todas maneras, la inactividad del titular de una marca en evitar que sus competidores, en un contexto en el que la marca sea para el público consumidor, la prensa y los medios de publicación el nombre del producto, así la usen tendrá su costo. Tendrá su certificado de marca registrada, pero será meramente nominal, no tendrá valor alguno.

Lo dicho con relación a las palabras, es también aplicable a los signos de cualquier clase. Imaginemos las letras XXX y los números 000 que indican calidades o tipos de arroz y harina. Si éstas fueron en algún momento marcas usadas por un comerciante o productos hoy se han transformado en designativas de una calidad determinada.

La marca puede pasar a ser la designación de un producto, de un servicio o bien de cualquier característica de éstos, y entonces habrá pasado a formar parte de nuestro idioma como cualquier otra palabra.

El carácter de uso general o mismo genérico de una palabra, nombre o signo debe haber ocurrido en nuestro país y no en el extranjero (256). Puede suceder que una palabra sea indicativa en un idioma extranjero y de absoluta fantasía en nuestro país.

2.2.2-a) El uso común

Existe otra forma en la que un signo puede pasar al uso general sin que pase a ser indicativo de un producto o de sus características. Supuesto, quede claro, diferente del aquí comentado, pero con puntos de contacto muy cercanos, incluyendo la terminología. Se trata del caso en que su uso se ha generalizado de tal forma que se ha transformado en común. Este uso impide que el signo tenga la capacidad de distinguir un producto de otro. Se trata de un signo, que sin ser designativo o indicativo, está en el dominio público. Será irregistrable por carecer de capacidad distintiva.

El caso puede darse con relación a envases de toda clase, idénticos, usados por quienes venden iguales o diferentes productos.

También puede darse con las frases publicitarias, cuando muchos y variados comerciantes usan las mismas frases. El otorgar una marca a estos signos sería sacar algo que está en el dominio público, algo que pertenece a todos (257).

No debe confundirse lo dicho con el supuesto del uso común de elementos o partículas de marcas que, por la cantidad de marcas que las contienen, devienen de uso común. Éstos, tal como lo ha sostenido la jurisprudencia, son registrables individualmente si no son confundibles con marcas anteriores (258).

(252) BREUER MORENO, P. C., Tratado..., cit., p. 134, pto. 117. Este autor cita los ejemplos de varias marcas que se transformaron en el nombre del producto que distinguían: "Vaselina", "Quinque", "Extracto de Carne", "Aspirina", "Antipirina", "Kerosén", "Dinamita", "Cinematógrafo", "Fonógrafo" y "Diesel Oil". Hay muchas otras, recordemos estas viejas marcas que hoy, algunas con pequeñas variaciones, son palabras del lenguaje: "Escalator", "Trampoline", "Linoleum", "Dry Ice", "Lanolin", "Mimeograph", "Yo Yo" y "Cornflakes". Explicó la Excma. Cámara que "caer en el uso común significa que por reiterado empleo de una palabra con relación a ciertos artículos, éstos terminan por identificarse con esa palabra" (in re "Pascual, O. v. Pérez, M.", del 30/3/1960, LL, 100-765).

(253) CSJN, in re "Argiró Hnos. v. Enrique Schuster e Hijos", del 17/12/1952, Fallos, 224:773. Ver también "SA Cía. General de Comercio e Industria v. SRL Confiterías Plaza", del 22/5/1959, Fallos, 243:537.

(254) En causa 9782, "Labadie Lab. Arg. de Ind. Electrón. SACI v. Puerta Visión ICS", del 14/7/1970, la entonces sala única dijo: "El uso común (o términos o locuciones que hayan pasado al uso general, como dice la ley) no se refiere al empleo de las palabras en el idioma corriente y en sentido propio, sino que hayan pasado a designar de una manera general un determinado producto. Es decir la palabra `Mono´, por ejemplo, tiene un sentido y un uso común en el idioma y mediante ella se designa un determinado animal. Pero `Mono´ no es de uso común para designar pinturas o tejidos o guantes."En el caso de autos `Portero´ en el uso común designa `la persona que tiene a su cuidado el guardar, cerrar y abrir las puertas...´ etc., y `Visor´ es un `prisma o sistema óptico que llevan ciertos aparatos fotográficos y sirve para enfocarlos rápidamente´ (Diccionario de la Lengua Española, en los términos respectivos)."Éste es el sentido generalizado de los términos analizados por el recurrente. De ninguna manera están vinculados al aparato eléctrico que permite mediante un conjunto de dispositivos tener un segundo significado como ha ocurrido por su difusión con la marca `Nylon´, por ejemplo. Pero la marca registrada no pierde su condición ni puede ser anulada si después comienza a utilizarse en esa forma".

(255) Causa 5155, "La Cellophane SA v. Sniafa SA", sala entonces única, del 30/4/1968. Se dijo también que "...de pasar el vocablo al uso general, ello en la mayoría de los casos se debería al prestigio logrado por la marca, a causa de la bondad del producto cubierto; pero tal consecuencia no puede obrar en detrimento de su propietario", en causa 6712, "Petroquímica Sudamericana v. Petroquímica E.N.", sala entonces única, del 16/7/1969.

(256) La CSJN comentando la vieja ley dijo que sus normas no se referían a las designaciones usualmente empleadas en el extranjero sino en el país, y con anterioridad al registro de la marca. In re, "Alfonso Kahane y otros v. Petroquímica E. N.", del 9/8/1967, Fallos, 268:371.

(257) La CSJN ha dicho que corresponde revocar la sentencia apelada y declarar procedente el pedido de nulidad de una marca promovido por quien, al igual que otros comerciantes, usaba el envase registrado como marca por el demandado con mucha anterioridad a la solicitud de registro al punto tal que el envase se consideraba de uso general, in re "SRL Trébol v. SRL Eada", del 7/4/1961, Fallos, 249:442. Ver también "Dubarry & Cía. sucesores de M. E. Dubarry v. Peletería Femina SRL", del 8/6/1960, Fallos, 247:71.

(258) Causa 5157, "Maucci y Curotto SAIC v. Ángel Estrada y Cía.", sala I, del 20/12/1976; causa 739, "Avedikian, Martín Pedro v. Pierrel SPA", sala I, del 6/11/1981; causa 1622, "Wella Aktiengesellschaft v. Inecto SA", sala I, del 22/2/1983; causa 2252, "Aerosol Filling Argentina SACIyF v. Turbodina SAIyC", sala I, del 20/12/1983; causa 7949, "Cerviño Hnos. v. Estado Nacional", sala II, del 30/3/1993.

2.2.3. Forma de los productos

La ley en el inc. c) del art. 2 considera que la forma que se dé a los productos no es marca. Se mantiene así básicamente el texto de la anterior ley que hablaba de "la forma que se dé a los productos por el fabricante".

Ante esta redacción, cabe preguntarse si la prohibición se refiere a la forma necesaria del producto, o si incluye a cualquier otra forma característica y por ende no necesaria. Se trata de una vieja discusión doctrinaria que tiene su razón de ser. Puede decirse que la concesión sobre una determinada forma estaría reconociendo un monopolio sobre el producto, lo cual sólo le cabe a la Ley de Patentes o a la de Modelos y Diseños Industriales, según sea el caso. Puede también decirse que una protección de este tipo sólo puede ser buscada por vía del modelo industrial que concede una protección más débil y limitada en el tiempo.

A estos argumentos puede contestarse con que el monopolio marcario de una forma se limitaría sólo a los productos protegidos con la marca. La forma de un jabón o de una esponja registrada como marca para estos productos se limitará a éstos, y no a otros.

Además, no debe confundirse la forma no necesaria con el producto. Tanto el jabón como la esponja podrán tener formas tradicionales u otras características.

Esto nos muestra que no parece causarse perjuicio a nadie si se admite el registro como marcas de formas no necesarias. Por el contrario, se permitiría que un signo distintivo eficaz, producto del esfuerzo e imaginación de su creador, no fuera copiado por terceros provocando una indiscutible confusión.

Breuer Moreno, citando doctrina extranjera y explicando el origen de la redacción de la ley 3975, demuestra cómo la forma no necesaria debería ser registrable (259).

Bertone y Cabanellas opinan que la ley no permite esta interpretación y que la nueva ley podría haber corregido la redacción para admitir el registro (260).

Sólo recientemente la cuestión ha sido tratada por los tribunales y el primer fallo reconoció la registrabilidad de la forma no necesaria. Éste, a pesar de juzgar respecto de la registrabilidad de un dibujo -se trataba de un dibujo en el bolsillo de una prenda de vestir-, es terminante en admitir la registrabilidad de la forma no necesaria como marca. Dijo la Excma. Cámara: "Vale decir que lo que la ley no permite es que la forma necesaria del producto pueda ser registrada como marca, debiendo entenderse por `forma necesaria´ la forma usual y corriente de aquél o bien la impuesta por la propia naturaleza del producto o servicio o por su función industrial" (261).

Basándose en este fallo, se declaró registrable como marca, la forma de una tapa de un envase, por su "conformación especial" (262), la de una visión en planta de un tipo de afeitadora eléctrica (263), y el conocido clip que distingue a las lapiceras Parker (264).

No parece haber contradicción en doctrina y en jurisprudencia en admitir esta interpretación. La forma no necesaria y distintiva puede ser registrada como marca.

Como bien se ha sostenido, "si un signo reúne la `capacidad distintiva´ que la ley exige (art. 1 ), éste puede ser registrado válidamente como marca, cualquiera fuere su valor ornamental, pues este valor no es considerado por la ley 22362 para acentuar su protección y mucho menos para marginarlo del sistema. La Ley de Marcas, como se ha señalado, proporciona un amparo que no excluye en todos los supuestos la concurrencia de tutela con el régimen del decreto-ley 6673 sobre modelos y diseños industriales" (265).

Autorizada doctrina extranjera moderna opinó ya en este sentido. Van Bunnen, luego de señalar que las marcas "plásticas" o tridimensionales son cada vez más frecuentes y que "la cuestión de su admisibilidad reviste un interés práctico más evidente" (266), se inclina por la solución del proyecto de ley del Benelux. Este proyecto admite el registro de la forma como marca a excepción de "las formas que son impuestas por la naturaleza misma del producto, que afectan su valor esencial o que producen resultados industriales" (267).

Antoine Braun, que participa de la registrabilidad explica que "la forma artística dada a un juego de cristal no podrá ser protegida como marca en la industria del vidrio, por encontrar el producto en cuestión su valor esencial no sólo en el material empleado, sino también, y puede ser por sobre todo, en la belleza de su forma. En la industria alimenticia, por el contrario, un producto como el chocolate por ejemplo, podrá estar dado con una forma, atractiva sin duda, pero sin influencia real sobre el valor intrínseco del dulce" (268).

No ofrece mayor dificultad el caso en que la forma produce resultado industrial. La forma no tradicional puede producir un efecto funcional, que le dará un carácter necesario para producir ese efecto, y por tanto no será registrable.

(259) BREUER MORENO, P. C., Tratado..., cit., ps. 125 y ss.

(260) BERTONE, L. - CABANELLAS, G., Comentarios..., cit., p. 11.

(261) Causa 2893, "Sáez Merino, Joaquín v. DNPI s/apel. de resol. denegatoria", sala III, del 19/4/1985. En otro caso en el que se pidió la nulidad de una marca formada por un dibujo que el pespunte hacía sobre el bolsillo de una prenda de vestir, al rechazar la nulidad la Excma. Cámara dijo que tal dibujo no conformaba la forma del producto, y agregó: "Ciertamente los pespuntes sobresalientes que acompañan las líneas perimetrales del bolsillo son de uso común en este tipo de pantalón (fs. 129) y, en esa medida, no podrían por sí solos ser considerados determinativos de una marca, mas en tanto ellos lleven adicionados ciertos rasgos que den al conjunto una conformación netamente diferenciada de la forma natural del bolsillo (tal, indudablemente, el doble pespunte curvo que cruza el bolsillo por su parte media, respecto de lo cual, dicho sea de paso, no advierto fundamentación negativa de la recurrente), no me parece corresponda negar a dicha conformación total el carácter de marca. Él no constituye, así visto, la forma necesaria, es decir la usual del producto, en tanto posee suficiente capacidad distintiva y no se haya desprovisto de novedad. La marca cuestionada, en consecuencia, no incumple la norma del art. 2 de la ley 22362", causa 4335, "Levi Strauss & Co. v. Ángelo Paolo Entrerriana", sala II, del 30/5/1986. En el mismo sentido se declaró registrable una franja en la parte delantera de un pantalón, sobre la parte superior de la bragueta. Causa 3069, "MFG Design SRL v. Dirección Nacional de la Propiedad Industrial", sala II, del 7/9/1993.

(262) Causa 9134, "Tecnopat SRL v. DNPI", sala II, del 22/5/1992.

(263) Causa 200, "N. V. Philips Gloeilampenfabrieken v. DNPI", sala II, del 30/12/1992. Dijo la Excma. Cámara: "...el verdadero sentido de la ley, concorde con los fines que la inspiran, es vedar el registro de la forma necesaria del producto". Y agregó: "Así entendida, parece claro que la pretensión de la actora de registrar un dibujo que, aun constituyendo la visión en planta de un tipo de afeitadora, no comporta la forma del producto sino, a lo sumo, la de un aspecto parcial de un modelo con características especiales (que, por añadidura, sería el que fabrica la actora desde hace años), no tiene en nuestro sistema legal el óbice que la autoridad administrativa le atribuyó".

(264) Causa 1813, "The Parker Pen Company v. DNPI", sala I, del 29/6/1993.

(265) Causa 6699, "Levi Strauss & Co. v. Creantex SA", sala II, del 9/9/1994. La referencia que se hace en la cita es al trabajo de KEMELMAJER DE CARLUCCI, A. - PUERTA DE CHACÓN, A., "Registro de modelos y diseños industriales", en Derechos Intelectuales, T. III, Astrea, p. 156.

(266) VAN BUNNEN, L., Aspects..., cit., p. 47.


(268) BRAUN, A., Précis..., cit., p. 55. En igual sentido MATHELY, P., Le droit..., cit., ps. 658 y ss.

2.2.4. El color de los productos

Otro supuesto no considerado como marca por la ley es el referido al color de los productos. Dice el inc. d) del art. 2 que no son registrables "el color natural o intrínseco de los productos o un solo color aplicado a los mismos". Las combinaciones de colores como ya vimos son registrables (269), esta norma se refiere al registro de un solo color.

El texto es claro en cuanto que un solo color, sea éste el necesario o natural o uno que le sea impuesto en forma arbitraria, no es registrable. Desde luego que formando combinación, aunque sea la más simple, será registrable. Sea la combinación formada entre el color de la etiqueta y el de las letras (270), o también con la del contorno del espacio que contenga el color.

Aun sería registrable un recuadro o cualquier otra forma de ese color por el contraste que se crearía con el color del producto, si efectivamente el signo así creado fuera, no un adorno sino un signo distintivo (271).

La Excma. Cámara ha declarado irregistrable "Índigo Blue" por ser el color necesario de ciertos artículos de las viejas clases 15 y 16 que comprendían telas y prendas de vestir (272).

El inciso que comento se refiere al color aplicado sobre los productos, pero nada dice respecto de un solo color cuando éste ha de aplicarse sobre envases, etiquetas, envoltorios. No parece necesario entrar en una discusión de este tipo ya que no es imaginable una marca de tales características, por ejemplo una etiqueta totalmente azul o un envase completamente verde, siempre habrá partes denominativas, en el primer caso y etiquetas en el segundo que tendrán un color, sean negras o blancas, o mismo un contraste con el color del producto y allí tendremos la combinación que la ley permite (273). De todas maneras, es claro que un solo color aplicado sobre un envase, envoltorio o etiqueta es perfectamente registrable.

(269) Ver supra nro. 2.1.11.

(270) In re "J. & E. Atkinson Ltd. v. Luis S. Moguillanis Wormann, David Bothol y otro", del 29/8/1941, PyM, 1941, p. 397.


(272) Causa 3596, "Alpargatas SAIC v. Grafa Grandes Fábricas Argentinas", sala II, del 27/5/1975.

(273) Todo producto en virtud de lo establecido en la Ley de Lealtad Comercial 22802 debe llevar obligatoriamente indicaciones sobre su origen, naturaleza y su medida o contenido, con lo cual es imposible que el producto salga a la venta desprovisto de toda indicación.

2.3. SIGNOS CON ENTIDAD MARCARIA NO REGISTRABLES

Hay ciertos signos que por diversas razones, que hacen a la esencia del derecho de marcas, o bien para proteger al público consumidor, o bien por razones de orden público, entre otras, no pueden ser registrados como marcas. Ello a pesar de que puedan tener la suficiente capacidad distintiva.

2.3.1. Marcas idénticas o similares a otras anteriores

El inc. a) del art. 3 establece que "no pueden ser registrados... una marca idéntica o una registrada o solicitada con anterioridad para distinguir los mismos productos o servicios".

La esencia de una marca está en el poder de excluir a otros en el uso de marcas confundibles. Nada más confundible que una marca idéntica.

Esto es aplicable no sólo con relación a marcas de distintos titulares, sino también con relación a marcas de un mismo titular. El Instituto Nacional de la Propiedad Industrial no concede marcas idénticas a un mismo titular.

La prohibición del inc. a) rige, en principio, cuando ambas marcas van a distinguir los mismos productos o servicios. Digo en principio porque ésta, que es la regla fundamental o básica que impide esta clase de coexistencias, no es la única. Veremos más adelante cómo, en virtud de la llamada superposición de productos, puede deducirse oposición a productos o servicios de otras clases por pertenecer éstos a un mismo género o por otras diversas razones que provoquen confusión (274).

El inc. b) del art. 3 establece igual prohibición de registro a las marcas similares a otras registradas o solicitadas con anterioridad. Me referiré en el capítulo siguiente a la confusión, que por su importancia en esta materia, merece un tratamiento específico. Este inciso se refiere a la similitud de marcas que distinguen los mismos productos o servicios. Es una de las formas clásicas de la confusión y no ofrece más dificultad que la determinación misma de la posibilidad de confundirlas.

A diferencia de lo que sucede cuando se trata de marcas idénticas, las marcas similares pueden coexistir cuando pertenecen a un mismo titular. Ésta ha sido, y es, la práctica del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial desde siempre (275).

Es perfectamente legítimo que un comerciante, a través de sus marcas, le comunique al público que los diferentes productos que fabrica tienen un mismo origen. Para ello puede utilizar marcas muy parecidas que tengan raíces o terminaciones idénticas, y que den así la idea de una "línea" de productos de un origen común. Sin embargo, los tribunales han dicho que no pueden existir familias de marcas, por ejemplo marcas que por idéntica radical o terminación son conocidas como pertenecientes a un mismo titular, pese a que recientemente se las ha reconocido (276). En la práctica existen varios fabricantes que utilizan este tipo de recurso y dado que nada hay en la ley que lo prohíba, lo hacen con todo éxito. Sin embargo, no hay derecho especial para quien tiene una "familia de marcas". No hay tal categoría en la Ley de Marcas.

(274) Ver infra nro. 4.5.

(275) No obstante ello la CSJN afirmó que: "...el artículo 21 de la ley 3975 no hace distingo alguno cuando, mediando confusión, los titulares de las marcas son una misma o diferentes personas", CSJN, 21/7/1952, "Del Valle Ltda. SA", Fallos, 223:192.Aunque en este caso no puede hablarse de marcas similares sino idénticas ya que la única diferencia era un acento. Se trataba de "Jhem Pey" y "Jhem Péy".

(276) Los fallos que se han referido a las familias de marcas son contradictorios. Se ha dicho que: "...la Ley de Marcas no protege las llamadas `familias marcarias´...", causa 4176, "Ghelco SAICA v. Maprico SAICIF", sala II, del 26/12/1975; causa 8125, "Stoffel & Co. v. Silecki, Enrique", sala I, del 29/5/1970 y causa 356, "Volpino Laboratorios SACeI v. Plavinil Argentina SAIC", sala III, del 2/4/1986; en este último fallo la Excma. Cámara afirma que "la jurisprudencia desde antiguo ha desestimado la posibilidad de que, como tales, obtuvieran un tratamiento especial. El único recurso protector lo constituyen las

`marcas de defensa´ ".En otro fallo anterior a éstos, la entonces sala única, afirmó: "Diré que todas las marcas registradas en la clase 18 incluyendo la palabra `Mundo´, son de propiedad de la editorial Haynes. Constituyen una familia de marcas. Y si se admite otra marca que incluya `Mundo´ como es `Mundo Científico´, todos pensarían que se trata de otra publicación de la misma editorial, dando lugar a confusión acerca del origen."El riesgo que menciona la recurrente proviene de su propia actitud. La ley sólo protege cada marca en particular. No ha considerado la creación de familias. Si alguien, que está suficientemente protegido por un registro, pretende ir más allá y crea varias marcas que se asemejan entre sí por algún término o partícula común, hace algo que puede serle útil y que respecto de cada marca puede tener protección; pero no puede pretender que nadie deje de utilizar esos términos o partículas si ellos son fácilmente distinguibles so pretexto de que pertenecen a la `familia´ ". Causa 13.786, "López, Alfonso Amadeo v. Empresa Editorial Haynes", del 11/10/1960.La cuestión es clara. Si alguien tiene varias marcas registradas que comienzan con una misma radical que no es de uso común, bastará con que la nueva marca sea confundible con una de ellas para que no proceda el registro. Si, en cambio no lo es, entonces será registrable.Lo que nos dice la jurisprudencia es que el solo hecho de incluir esa partícula que es común a un grupo de marcas, no hace de las marcas en pugna signos confundibles. El que ha creado esa "familia" de marcas no tiene monopolio sobre esa partícula común a sus marcas, salvo que la haya registrado en forma independiente. De lo contrario su monopolio será sobre cada una de las marcas separadamente. El registro de la partícula común no le asegura que otro pueda registrar una marca que la contenga si los conjuntos son inconfundibles. Recientemente al declarar confundibles las marcas "Carpigiani" y "Carpifrío" la Excma. Cámara reconoció la existencia de las familias de marcas al decir: "La actora usa la partícula `Carpi´ en distintas combinaciones (Carpigiani, Carpiargento, Carpi, Carpi Frigor) como distintivo de su producción. En estas condiciones la utilización por parte de los demandados de la misma partícula bien puede inducir a error, pues los potenciales clientes pueden pensar que `Carpi Frío´ tiene que ver con Carpigiani, cuando en realidad se trata de una firma totalmente independiente que trabaja en el mismo rubro", causa 4544, "Carpigiani Bruto Macchine Automatiche Spa y otro", sala III, del 13/2/1987.

2.3.2. Denominaciones de origen

El inc. c) del art. 3 prohíbe el registro de las denominaciones de origen tanto nacionales como extranjeras.

Define el inc. c) a la denominación de origen como el "nombre de un país, de una región, de un lugar o área geográfica determinados que sirva para designar un producto originario de ellos, y cuyas cualidades y características se deben exclusivamente al medio geográfico". Y agrega que "también se considera denominación de origen la que se refiere a un área geográfica determinada para los fines de ciertos productos".

La ley ha tomado casi textualmente la definición para las denominaciones de origen que da la "Ley Tipo para los países en desarrollo sobre la protección de las denominaciones de origen y las indicaciones de procedencia" elaborada por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) (277).

La definición es simple, se trata de un nombre geográfico que ha venido a ser el nombre de un producto, producto éste que por provenir de esa zona geográfica tiene características propias y, por ende, distintas de otros de la misma especie provenientes de otros lugares. La última parte de la definición se refiere a los casos en los que la denominación no lo era en un principio de una zona geográfica y el uso constante lo transformó en una denominación geográfica (278).

Las características propias que se dan en cada zona pueden tener su causa en condiciones humanas, como lo es una especialización de siglos en un determinado arte u oficio y la utilización de procesos especiales en condiciones que la naturaleza de ese lugar tiene, o bien en ambas. Estas condiciones pueden estar dadas por la clase del suelo, el régimen de lluvias, la temperatura y humedad, la calidad de materias primas utilizadas, entre otras.

Se comprende fácilmente por qué una denominación de este tipo no es registrable. No sólo por ser una denominación genérica, que en definitiva lo es con relación a los productos que designa. También porque así queda consagrada la prohibición de engañar al público, mediante el uso de un nombre para distinguir un producto que no contiene las características prometidas.

La denominación de origen es una institución casi desconocida en Argentina (279), pero no en países como Francia, Italia, y España (280), entre otros países europeos.

La ley prohíbe el registro de las denominaciones de origen sean éstas nacionales o extranjeras. Estas últimas se encuentran reglamentadas en disposiciones legales de cada país y bastará con que se pruebe la vigencia de estas normas para probar su existencia. En nuestro país no resultará tan fácil, ya que si bien algunas normas aisladas se refieren a las denominaciones de origen como la Ley de Marcas, la Ley de Lealtad Comercial 22802 (art. 7 ) y el Código Alimentario Nacional ley 18284 (art. 1135 ) (281), no hay, desgraciadamente, una norma específica que regule su protección. Se corre el riesgo entonces de confundir una simple indicación geográfica con la denominación de origen. Y hasta inclusive permitir su registro cuando, como vimos, no hay posibilidad de engañar al público.

Sin embargo, nada impide que verdaderas denominaciones de origen tengan algún día el uso y el valor que merecen. En las zonas vitivinícolas poseen los requisitos para serlo lugares muy definidos de Mendoza, San Juan, Salta, La Rioja y Río Negro.

En Argentina, debe señalarse, algunas denominaciones de origen extranjeras, de vinos o quesos, por su intenso uso han pasado a designar un tipo de producto cualquiera sea el lugar de su elaboración. Ello ha sucedido con "Roquefort", "Camembert", "Champagne", "Cognac" (282), "Oporto" y "Jerez". Aun así para declarar irregistrable a esta última como marca se invocó la norma ahora invocada, y la que prohíbe el registro de marcas engañosas (283).

(277) Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), Ginebra 1975.

(278) La OMPI en la ley-tipo cita como ejemplo una bebida mexicana denominada "Xtabentun", nombre que no designa lugar alguno de la Península de Yucatán.

(279) En 1999 fue sancionada la ley 25163 que prevé el reconocimiento y protección de las indicaciones geográficas y denominaciones genéricas argentinas para productos vitivinícolas. En el año 2000 se sancionó la ley 25380 que hace lo propio con los productos de origen agrícola y alimentarios en estado natural.

(280) En estos países la utilización de las denominaciones de origen está reglamentada por leyes y disposiciones oficiales. Algunas de ellas han alcanzado una celebridad internacional como ser "Cognac", "Jerez", "Champagne", "Saint Emilion", "Bordeaux", "Sauternes", para vinos; "Gruyere", "Roquefort", "Brie", "Provolone", "Emmenthal", "Camembert", para quesos; "Limoges" para porcelanas; "Shefield" para cuchillos; "Panamá" para sombreros; "Habano" para cigarros; "Toledo" para aceros; "Murano" para cristales; "Bruselas" para encajes; "Alicante" para turrones.

(281) El art. 7 de la Ley de Lealtad Comercial establece que: "...no podrá utilizarse una denominación de origen nacional o extranjera para identificar un fruto o un producto cuando éste no provenga de la zona respectiva, excepto cuando hubiera sido registrada como marca con anterioridad a la entrada en vigencia de esta ley. A tal efecto se entiende por denominación de origen a la denominación geográfica de un país, de una región o de un lugar determinado, que sirve para designar un producto originario de ellos y cuyas cualidades características se deban exclusiva o esencialmente al medio geográfico".El art. 8 de esta ley establece una excepción a la prohibición de uso al decir que: "Se considerarán denominaciones de origen de uso generalizado, y serán de utilización libre aquellas que por su uso han pasado a ser el nombre o tipo del producto".La ley admite así el carácter de denominaciones genéricas que han adquirido algunas denominaciones de origen.En lo que hace a la norma del Código Alimentario, ella no se refiere específicamente a las denominaciones de origen sino a las denominaciones geográficas aunque sin duda las comprende.Dice el art. 1135: "Los nombres geográficos para designar o calificar bebidas alcohólicas destiladas o licores no podrán aplicarse a los productos obtenidos en otro lugar que no sea la región determinada por los mismos, salvo que se los haga preceder de la palabra `Tipo´, o de cualquier otro adjetivo que indique el verdadero origen geográfico en cuyo caso en el rótulo se inscribirá formando una sola frase, con tipo de letras, tamaño, realce y visibilidad idénticas a la designación del producto".Se trata de una disposición que consagra el engaño al admitir la posibilidad de su uso aun cuando se use la palabra "Tipo" u otras similares. ¿Quién ha de saber si un vino tiene el tipo del Saint Emilion, del Margaux o de cualquier otro de especiales características? Sin duda pocos consumidores. La norma debió haber prohibido el uso de los nombres a quienes no producen en las zonas respectivas.

(282) Las bodegas que tienen relación con empresas o capitales franceses usan la palabra "Champaña", y hay firmas que usan "Coñac", pero se trata de excepciones. Los demás usan "Champagne" y "Cognac", como si fueran el nombre de la bebida respectiva.

(283) Dijo la Excma. Cámara: "Para quien tenga a la vista el dibujo-etiqueta a que aludo, me parece indicativo mencionar que las palabras `Industria Argentina´ que también figuran en el mismo dibujo-

etiqueta, utilizan un espacio no inferior a las mencionadas, destinadas a `Espiño´, y obviamente su tamaño resulta sumamente reducido respecto de la palabra `Jerez´. Me resulta pues evidente que la marca así propuesta resulta violatoria del art. 3, inc. d) de la ley 22362 en cuanto prescribe que `no pueden ser registradas...las marcas que sean susceptibles de inducir a error respecto de la naturaleza, propiedades, mérito, calidad, técnicas de elaboración, función, precio u otras características de los productos o servicios a distinguir´. Esta convicción se refuerza aun más, si cabe, frente al análisis de la palabra `Jerez´ tanto como locución de uso general, como a su calidad indicativa de origen, todo lo cual ha sido considerado y expuesto en la sentencia en alzada en términos que comparto y que la ley 22362 prohíbe registrar en el art. 3, inc. c)". Causa 360, "Ángel Espiño e Hijos SAIC v. Consejo Regulador de la Denominación de Origen: Jerez - Xeres - Jherry", sala III, del 23/12/1981.

2.3.3. Marcas engañosas. Confusión indirecta

Hay signos que aplicados a determinados productos o servicios inducen a hacer creer al público consumidor que aquéllos tienen determinadas características. Estas marcas que inducen o provocan el error son llamadas marcas engañosas y la ley en el inc. d) de su art. 3 prohíbe su registro. Son aquellas "que sean susceptibles de inducir a error respecto de la naturaleza, propiedades, mérito, calidad, técnicas de elaboración, función, origen, precio u otras características de los productos o servicios a distinguir".

Si bien la norma da varios ejemplos respecto de la materia sobre la que puede producirse el error, se trata de una enumeración enunciativa. Éste puede producirse respecto de esas cuestiones y de cualquier otra característica de los productos o servicios.

Se ha dicho que el carácter engañoso es relativo (284). Esto quiere decir que no hay signos engañosos en sí mismos. Podrán serlo según sean los productos o servicios que vayan a distinguir. El principio es el correcto aun cuando haya palabras que tengan un significado de una aplicación más universal tales como "Eterna", "Inmejorable" o "Irrompible" (285). En estos casos puede afirmarse que cualquiera sea el producto que distingan serán igualmente engañosas ya que nada es eterno, irrompible o inmejorable. Sin embargo, la posibilidad de que el engaño tenga lugar debe juzgarse con prudencia y con cierto realismo. Toda persona, aun las de más bajo nivel cultural, sabe que ningún producto es eterno, inmejorable o irrompible. Por lo tanto al juzgarse la registrabilidad de estas marcas hay que hacerlo teniendo en cuenta que el público consumidor en general no cree cualquier cosa que le dicen. Sin embargo, se declaró irregistrable la marca "Motor Perpetuo", en la clase 12 (286).

Induce a engaño, según la Corte Suprema una marca que indica una "calidad superior" y así lo declaró con respecto a la marca "Gold Medal" (287). Para este mismo Tribunal, "Panamericana - La bebida de las Américas" no es registrable porque "cualquiera de los significados que se dé a la fase "de las Américas" es atributo de calidad y violatoria, por ello, de las respectivas normas legales..." (288). También se declaró irregistrable la marca "El único banco total", porque no sólo no prestaba el banco solicitante todos los servicios previstos en la ley, sino que, además, la marca sugería que los demás bancos no eran "totales" (289). En cambio la Corte Suprema entendió que "Manjar" para productos alimenticios no era una marca engañosa (290).

La posibilidad de engaño se da a veces con marcas formadas por indicaciones o nombres geográficos. Se ha denegado el registro de las marcas "Italia" para automóviles (291), "Charente" para coñacs (292), "Glenlivet" para whiskys (293), y otras más que vimos al tratar la registrabilidad de los nombres geográficos (294).

También se ha declarado irregistrable a la marca "París de Polyana", para distinguir productos de perfumería, por entender el tribunal, que se sugería que el producto provenía de París (295). No estoy de acuerdo con esta conclusión. Nadie pensará que el producto es francés. Distinto hubiera sido el caso si la marca fuera "Polyana de París". Aquí sí sería válida la presunción.

En cambio, no se han considerado engañosos "Maclennan" (296), "Scottish Terrier" (297) y "May Cross" (298) para whiskys; "Andinos" (299) para pastillas y caramelos; "Mont-Reims" (300) para champagne; "Reserva San Juan" (301) para coñacs.

En evocaciones menos directas el criterio debe ser distinto. La Corte Suprema ha reconocido que "el designar determinados productos con nombres extranjeros -franceses en el caso del champaña- es corriente entre los industriales argentinos. En ello debe verse una manifestación de prácticas comerciales lícitas y no una tentativa de inducir a engaño al público consumidor" (302). Esto es aplicable a tantos productos como pastas, perfumes, ropa de vestir y deportiva, vinos, etcétera, para los que se utilizan marcas con "aire" de extranjeras. Se trata de un medio más para competir, que por lo generalizado no perjudica a la competencia, ni engaña al público que está acostumbrado a ello.

El error respecto del origen puede provocar también lo que he de llamar confusión indirecta. El registro de una marca confundible con marcas o con designaciones de actividades de terceros puede hacer creer que existe un origen común, provocando la confusión.

Lo mismo puede suceder cuando se pretende registrar una marca en una clase diferente a la que está registrada la marca anterior. En estos casos no sucederá que el consumidor llevará un producto por otro creyendo que se trata del mismo, que es el caso típico de confusión directa. Sucederá que el consumidor los comprará creyendo que tienen un mismo origen, es decir habrá confusión indirecta. A este supuesto de la superposición de productos y de la confusión me he de referir con más detalle en el Capítulo IV.

Ante el pedido de la marca "Galicard" para distinguir publicaciones, tarjetas y otros artículos de la vieja clase 18, se opuso el Banco de Galicia y Buenos Aires. La Excma. Cámara al declarar irregistrable la marca dijo: "...no resulta dudoso que la designación `Galicard evoca nítidamente entonces la idea de tarjeta de crédito perteneciente al Banco de Galicia. Puesto que no se discute -según afirma el Sr. juez- que dicho banco desarrolla una actividad mercantil con suficiente prestigio y relevancia, es absolutamente claro que la designación "Galicard" propuesta por la recurrente es susceptible de inducir a error o engaño acerca del origen de los productos (art. 3, inc. d, ley 22362) y de afectar de tal manera derechos preexistentes de la oponente" (303).

Las marcas que son claramente evocativas de una determinada materia prima, de una función, o en definitiva de cualquier característica de un producto o servicio, pueden ser engañosas si los productos o servicios que distinguen nada tienen que ver con la evocación que hacen dichas marcas. Las marcas "Chocolisto" o "Chocolín", si distinguen productos alimenticios, tendrán que estar limitadas para distinguir aquellos que contengan chocolate. Serían engañosas si distinguieran puré de papas. De la misma manera, la marca "Enfriadorín" sería engañosa si distinguiera un acondicionador de aire que sólo irradiara calor.

La posibilidad de engaño en estos casos termina cuando los productos o servicios a distinguir son de una naturaleza tal que no hay evocación posible. En estos casos las marcas son de fantasía. Lo son las marcas "Chocolisto" y "Chocolín" para distinguir bicicletas o automóviles y "Enfriadorín" para distinguir papel o antenas.

Al declararse irregistrable la marca "Lechesur" para distinguir todos los productos alimenticios comprendidos en la antigua clase 22, la Excma. Cámara afirma que: "cuando se pretende registrar como marca para designar un producto la expresión evocativa de otro de diversa naturaleza, propiedades, mérito, calidad, técnica de elaboración u otras características (art. 3, inc. d) -atendiéndose sólo aquellas esenciales pues son las marcas capaces de inducir a error-, tal solicitud no debe prosperar, salvo que, razonablemente, pueda concluirse en la inexistencia de posibilidades de equívocos..." (304).

Con estos mismos fundamentos, tres días después de dictarse el fallo recién citado la misma debe declarar registrable la marca "Petit Café" para distinguir todos los productos alimenticios y las bebidas incluidas en las viejas clases 22 y 23 (305). Estos casos nos demuestran el verdadero carácter relativo del engaño y que no siempre la evocación puede provocarlo.

Al declararse irregistrable la marca "Linfoglobulina", se la consideró engañosa, porque "la sugerencia implícita en el nombre conduce a una conclusión que no se corresponde con la realidad" (306).

Otro caso en el que a veces se afirma que hay engaño se da cuando las marcas están formadas, total o parcialmente, por la designación social de la empresa. Por ejemplo si la marca es "Plásticos Mercurio SA" o bien "Martínez Polietileno SRL". No creo que estas marcas deban ser limitadas a distinguir productos hechos con plástico o polietileno respectivamente. Primero porque el polietileno no se ha de confundir y segundo porque es perfectamente posible que esas firmas fabriquen o comercialicen otra clase de productos y no debe privárseles de distinguirlos con sus propios nombres comerciales. El caso es aún más claro e indiscutible cuando la marca en cuestión está formada por un signo cualquiera, que bien puede ser una palabra, y también por la razón social o el nombre comercial del titular de la marca. En estos supuestos el engaño es más que remoto.

La prohibición de registro de una marca engañosa es independiente del uso engañoso que puede efectuarse con una marca, esté ésta registrada o no. El uso engañoso cae bajo las normas de la Ley de Lealtad Comercial que expresamente castiga todo tipo de engaños, se provoquen éstos con el uso de marcas registradas o no (307).

El art. 6º ter - 9) del Convenio de París establece que: "Los países de la Unión se comprometen a prohibir el uso no autorizado, en el comercio, de los escudos de armas de Estado de los otros países de la Unión, cuando este uso sea de naturaleza tal que induzca a error sobre el origen de los productos".

Sin perjuicio de esta prohibición, el inc. g) del art. 3 de la ley, prohíbe el registro de los escudos de armas de los países extranjeros dado que son uno de sus "distintivos".


(285) Aun cuando distinga productos líquidos, pues se pensará que lo es su envase.

(286) Causa 7172, "Perkins Argentina SAIC v. Dirección Nacional de la Propiedad Industrial", sala III, del 2/11/1994.

(287) Dijo el Alto Tribunal: "El sentido de la expresión, `palabras o nombres de fantasía´, empleada en el art. 1, de la ley 3975, debe ser tal que no admita otras acepciones que, escapando del concepto corriente y normal que la locución señala, sean susceptibles de sugerir otra idea distinta al mismo. Con arreglo a ello no procede registrar como marca la expresión `Gold Medal´ -medalla de oro- que, al igual que la de `diploma de honor´ u otra semejante, no configura un nombre de fantasía que en forma abstracta autorice a suponer sólo el objeto a que esas denominaciones aluden, sino que también es claramente comprensivo de calidad superior, acepción que deja de ser de `fantasía´ y puede inducir en error a los adquirentes del producto, entendiendo que ha sido objeto de la distinción que la medalla de oro comporta", Fallos, 223:130, in re "J. y E. Atkinson Ltda.", del 10/7/1952. La Excma. Cámara declaró la nulidad de la marca "Grand Prix" para artículos de relojería, porque ésta "señala el resultado en un concurso, es el gran premio, el que pone de resalto una superioridad reconocida por un tribunal o juri especialmente constituido por expertos. No es la simple utilización de un adjetivo que denota excelencia o calidad, que pueda atribuírsela al propio fabricante; sino que implícitamente se está haciendo referencia a una competencia real y por eso mismo es inadmisible que se emplee cuando esa competencia no ha existido. La buena fe y lealtad comercial que debe presidir todo el juego de las relaciones en esta materia (dentro del gran principio establecido por el art. 953, CCiv.) hacen que no se pueda inscribir tal marca y la expresión sea reservada para aquellos que en verdad han competido y logrado dicha distinción. La marca lograda al margen de tales principios y disposiciones legales debe ser anulada", causa 2193 "Nouvelle Fabrique Election v. Rafael Salischiker", sala única, 23/6/1967.

(288) CSJN, in re "Ybarra, Barciela y Cía. v. SCIA Soc. Com. Ind. Americana Jaccazioylia SA", del 14/7/1952, Fallos, 223:149.

(289) Causa 6382, "Banco Alas Coop. Ltdo. v. DNPI", sala III, del 1º/12/1989. Exactamente lo mismo reiteró la justicia años después ante marcas con la misma frase "el Banco total", causa 7860, "Banco Alas Cooperativo Limitado v. Dirección Nacional de la Propiedad Industrial", sala III, del 5/8/1994.

(290) Se dijo: "que la voz `manjar´ se emplea en estos tiempos en nuestro país con el significado de un adjetivo, ello no es suficiente para asignarle el carácter de atributivo de valor o calidad especial...". SCBA, LXVIII, in re "El Monaguillo SACIFeI v. Prov. de Bs. As.", fallo del 4/5/1982.

(291) Cám. Fed., "Cycles Motor" -ex parte-, del 3/12/1951, JA, 1952, p. 537.

(292) "...la Ley de Marcas tiene por fin mediato asegurar la buena fe y la lealtad en el desarrollo de las actividades comerciales, agrícolas e industriales. Y este fin último se procura obtenerlo a través de fines intermedios, uno de los cuales es el de evitar confusión entre los productos que circulan dentro de la economía del país (sea esta confusión relativa a los productos mismos o a su procedencia) lo cual se procura por la aplicación de signos marcarios suficientemente distintivos. `Charente´ es irregistrable por ser un lugar cuyos vinos son empleados casi en su totalidad para la fabricación del coñac. La tentativa de lograr un conjunto de denominaciones de la región que está identificada con el coñac demuestra una

intención que no puede ser amparada" (causa 682, "Destilico SRL v. Institut National des Appelations dÓrigine des Vins et Eaux de Vie", sala entonces única, 14/9/1967).

(293) En un fallo del año 1900 así se lo afirmó porque "ese nombre propio designa un partido o villa de Escocia atravesado por un río donde existen varias fábricas de whisky conocidas en todo el mundo por el gusto especial que los distingue". "English & Cía. v. Roberto Marshall", Juzg. de 1ra. Instancia del 11/7/1900, PyM, 1900, p. 344.

(294) Ver supra nro. 2.1.19.

(295) Causa 8427, "Odol SAIC v. Fed. Française de LÍndustrie de Produits de Parfumerie de Beauté et Toilletterie", sala III, del 20/4/1993.

(296) Se dijo en esta oportunidad: "En un país como el nuestro donde las corrientes inmigratorias han aportado nombres de todas las nacionalidades ocurriría que ningún apellido de origen extranjero podría servir -aunque su titular fuera argentino- para designar productos de ninguna especie porque induciría en confusión sobre su origen y menos aun cuando se tratara de productos que tienen prestigio en las naciones de las cuales proviene el apellido en cuestión. Así podría ocurrir con los vinos italianos, los aceites y mariscos españoles, los perfumes franceses, etc." (causa 8384, "Costa Hnos. v. The Whisky Association", sala entonces única, 18/9/1969).

(297) Causa 8152, "Rípoli Hnos. v. The Scotch Whisky Association", sala I, del 21/4/1970.

(298) CSJN, Fallos, 277:282, in re "SA Orandi & Massera v. The Scotch Whisky", del 31/7/1970.

(299) "...porque no indica lugar donde normalmente se produzcan los productos". "Café Bonafide" -ex parte- 11/4/1947, JA, 1947-I-714.

(300) "Pommery y Greno y otros v. Gutiérrez y de la Fuente Ltda.", 19/9/1957, JA, 1957-IV-390.

(301) Causa 1801, "Destiladora Internacional Otard Dupuy SACI v. Dufaur y Cía. SA s/nulidad", sala III, del 11/12/1984.

(302) Fallos, 248:385, in re "Société Pommery Greno y otros v. SA Gutiérrez y De La Fuente Ltda.", del 14/11/1960, causa de "Mont Reims", citada en nota 301.

(303) Causa 2771, "Ferrero, Jorge José v. Banco de Galicia y Buenos Aires", sala I, del 6/9/1984.

(304) Causa 656, "Mexport Internacional v. Centro de la Industria Lechera", sala I, del 13/4/1982. Con los mismos argumentos se declaró irregistrable la marca Condiment Dos Anclas para los productos de las clases 29, 30 y 38, causa 8196, "Cafés La Virginia SA v. Cía. Introductora de Buenos Aires SA", sala III, del 16/8/1994.


(306) Causa 9340, "Instituto Merieux SA v. DNPI", sala II, del 4/12/1992. El tribunal agregó: "Como resulta del informe de la Academia Nacional de Medicina de Buenos Aires la asociación entre `linfa´ y `globulina´ es confusa y sugiere, especialmente a quien no conoce en detalle los diversos componentes del sistema inmune (situación -acoto- en la que se halla casi todo el mundo), que se trata de un producto constituido por globulinas de la linfa."Puesto que esta conclusión es inexacta, como lo serían también otras `sugeridas´ o èvocadas´ por la marca `Linfoglobulina´ (v.gr. producto destinado a curar enfermedades de carácter linfático -supuesto que existieran, extremo que ignoro-), creo que hizo bien el a quo -y la autoridad administrativa con anterioridad- al denegar la inscripción".

(307) Ley 22802, art. 5.

2.3.3. Marcas engañosas. Confusión indirecta

Hay signos que aplicados a determinados productos o servicios inducen a hacer creer al público consumidor que aquéllos tienen determinadas características. Estas marcas que inducen o provocan el error son llamadas marcas engañosas y la ley en el inc. d) de su art. 3 prohíbe su registro. Son aquellas "que sean susceptibles de inducir a error respecto de la naturaleza, propiedades, mérito, calidad, técnicas de elaboración, función, origen, precio u otras características de los productos o servicios a distinguir".

Si bien la norma da varios ejemplos respecto de la materia sobre la que puede producirse el error, se trata de una enumeración enunciativa. Éste puede producirse respecto de esas cuestiones y de cualquier otra característica de los productos o servicios.

Se ha dicho que el carácter engañoso es relativo (284). Esto quiere decir que no hay signos engañosos en sí mismos. Podrán serlo según sean los productos o servicios que vayan a distinguir. El principio es el correcto aun cuando haya palabras que tengan un significado de una aplicación más universal tales como "Eterna", "Inmejorable" o "Irrompible" (285). En estos casos puede afirmarse que cualquiera sea el producto que distingan serán igualmente

engañosas ya que nada es eterno, irrompible o inmejorable. Sin embargo, la posibilidad de que el engaño tenga lugar debe juzgarse con prudencia y con cierto realismo. Toda persona, aun las de más bajo nivel cultural, sabe que ningún producto es eterno, inmejorable o irrompible. Por lo tanto al juzgarse la registrabilidad de estas marcas hay que hacerlo teniendo en cuenta que el público consumidor en general no cree cualquier cosa que le dicen. Sin embargo, se declaró irregistrable la marca "Motor Perpetuo", en la clase 12 (286).

Induce a engaño, según la Corte Suprema una marca que indica una "calidad superior" y así lo declaró con respecto a la marca "Gold Medal" (287). Para este mismo Tribunal, "Panamericana - La bebida de las Américas" no es registrable porque "cualquiera de los significados que se dé a la fase "de las Américas" es atributo de calidad y violatoria, por ello, de las respectivas normas legales..." (288). También se declaró irregistrable la marca "El único banco total", porque no sólo no prestaba el banco solicitante todos los servicios previstos en la ley, sino que, además, la marca sugería que los demás bancos no eran "totales" (289). En cambio la Corte Suprema entendió que "Manjar" para productos alimenticios no era una marca engañosa (290).

La posibilidad de engaño se da a veces con marcas formadas por indicaciones o nombres geográficos. Se ha denegado el registro de las marcas "Italia" para automóviles (291), "Charente" para coñacs (292), "Glenlivet" para whiskys (293), y otras más que vimos al tratar la registrabilidad de los nombres geográficos (294).

También se ha declarado irregistrable a la marca "París de Polyana", para distinguir productos de perfumería, por entender el tribunal, que se sugería que el producto provenía de París (295). No estoy de acuerdo con esta conclusión. Nadie pensará que el producto es francés. Distinto hubiera sido el caso si la marca fuera "Polyana de París". Aquí sí sería válida la presunción.

En cambio, no se han considerado engañosos "Maclennan" (296), "Scottish Terrier" (297) y "May Cross" (298) para whiskys; "Andinos" (299) para pastillas y caramelos; "Mont-Reims" (300) para champagne; "Reserva San Juan" (301) para coñacs.

En evocaciones menos directas el criterio debe ser distinto. La Corte Suprema ha reconocido que "el designar determinados productos con nombres extranjeros -franceses en el caso del champaña- es corriente entre los industriales argentinos. En ello debe verse una manifestación de prácticas comerciales lícitas y no una tentativa de inducir a engaño al público consumidor" (302). Esto es aplicable a tantos productos como pastas, perfumes, ropa de vestir y deportiva, vinos, etcétera, para los que se utilizan marcas con "aire" de extranjeras. Se trata de un medio más para competir, que por lo generalizado no perjudica a la competencia, ni engaña al público que está acostumbrado a ello.

El error respecto del origen puede provocar también lo que he de llamar confusión indirecta. El registro de una marca confundible con marcas o con designaciones de actividades de terceros puede hacer creer que existe un origen común, provocando la confusión.

Lo mismo puede suceder cuando se pretende registrar una marca en una clase diferente a la que está registrada la marca anterior. En estos casos no sucederá que el consumidor llevará un producto por otro creyendo que se trata del mismo, que es el caso típico de confusión directa. Sucederá que el consumidor los comprará creyendo que tienen un mismo origen, es decir habrá confusión indirecta. A este supuesto de la superposición de productos y de la confusión me he de referir con más detalle en el Capítulo IV.

Ante el pedido de la marca "Galicard" para distinguir publicaciones, tarjetas y otros artículos de la vieja clase 18, se opuso el Banco de Galicia y Buenos Aires. La Excma. Cámara al declarar irregistrable la marca dijo: "...no resulta dudoso que la designación `Galicard evoca nítidamente entonces la idea de tarjeta de crédito perteneciente al Banco de Galicia. Puesto que no se discute -según afirma el Sr. juez- que dicho banco desarrolla una actividad mercantil con suficiente prestigio y relevancia, es absolutamente claro que la designación "Galicard" propuesta por la recurrente es susceptible de inducir a error o engaño acerca del origen de los productos (art. 3, inc. d, ley 22362) y de afectar de tal manera derechos preexistentes de la oponente" (303).

Las marcas que son claramente evocativas de una determinada materia prima, de una función, o en definitiva de cualquier característica de un producto o servicio, pueden ser engañosas si los productos o servicios que distinguen nada tienen que ver con la evocación que hacen dichas marcas. Las marcas "Chocolisto" o "Chocolín", si distinguen productos alimenticios, tendrán que estar limitadas para distinguir aquellos que contengan chocolate. Serían engañosas si distinguieran puré de papas. De la misma manera, la marca "Enfriadorín" sería engañosa si distinguiera un acondicionador de aire que sólo irradiara calor.

La posibilidad de engaño en estos casos termina cuando los productos o servicios a distinguir son de una naturaleza tal que no hay evocación posible. En estos casos las marcas son de fantasía. Lo son las marcas "Chocolisto" y "Chocolín" para distinguir bicicletas o automóviles y "Enfriadorín" para distinguir papel o antenas.

Al declararse irregistrable la marca "Lechesur" para distinguir todos los productos alimenticios comprendidos en la antigua clase 22, la Excma. Cámara afirma que: "cuando se pretende registrar como marca para designar un producto la expresión evocativa de otro de diversa naturaleza, propiedades, mérito, calidad, técnica de elaboración u otras características (art. 3, inc. d) -atendiéndose sólo aquellas esenciales pues son las marcas capaces de inducir a error-, tal solicitud no debe prosperar, salvo que, razonablemente, pueda concluirse en la inexistencia de posibilidades de equívocos..." (304).

Con estos mismos fundamentos, tres días después de dictarse el fallo recién citado la misma debe declarar registrable la marca "Petit Café" para distinguir todos los productos alimenticios y las bebidas incluidas en las viejas clases 22 y 23 (305). Estos casos nos demuestran el verdadero carácter relativo del engaño y que no siempre la evocación puede provocarlo.

Al declararse irregistrable la marca "Linfoglobulina", se la consideró engañosa, porque "la sugerencia implícita en el nombre conduce a una conclusión que no se corresponde con la realidad" (306).

Otro caso en el que a veces se afirma que hay engaño se da cuando las marcas están formadas, total o parcialmente, por la designación social de la empresa. Por ejemplo si la marca es "Plásticos Mercurio SA" o bien "Martínez Polietileno SRL". No creo que estas marcas deban ser limitadas a distinguir productos hechos con plástico o polietileno respectivamente. Primero porque el polietileno no se ha de confundir y segundo porque es perfectamente posible que esas firmas fabriquen o comercialicen otra clase de productos y no debe privárseles de distinguirlos con sus propios nombres comerciales. El caso es aún más claro e indiscutible cuando la marca en cuestión está formada por un signo cualquiera, que bien puede ser una palabra, y también por la razón social o el nombre comercial del titular de la marca. En estos supuestos el engaño es más que remoto.

La prohibición de registro de una marca engañosa es independiente del uso engañoso que puede efectuarse con una marca, esté ésta registrada o no. El uso engañoso cae bajo las normas de la Ley de Lealtad Comercial que expresamente castiga todo tipo de engaños, se provoquen éstos con el uso de marcas registradas o no (307).

El art. 6º ter - 9) del Convenio de París establece que: "Los países de la Unión se comprometen a prohibir el uso no autorizado, en el comercio, de los escudos de armas de Estado de los otros países de la Unión, cuando este uso sea de naturaleza tal que induzca a error sobre el origen de los productos".

Sin perjuicio de esta prohibición, el inc. g) del art. 3 de la ley, prohíbe el registro de los escudos de armas de los países extranjeros dado que son uno de sus "distintivos".


(285) Aun cuando distinga productos líquidos, pues se pensará que lo es su envase.

(286) Causa 7172, "Perkins Argentina SAIC v. Dirección Nacional de la Propiedad Industrial", sala III, del 2/11/1994.

(287) Dijo el Alto Tribunal: "El sentido de la expresión, `palabras o nombres de fantasía´, empleada en el art. 1, de la ley 3975, debe ser tal que no admita otras acepciones que, escapando del concepto corriente y normal que la locución señala, sean susceptibles de sugerir otra idea distinta al mismo. Con arreglo a ello no procede registrar como marca la expresión `Gold Medal´ -medalla de oro- que, al igual que la de `diploma de honor´ u otra semejante, no configura un nombre de fantasía que en forma abstracta autorice a suponer sólo el objeto a que esas denominaciones aluden, sino que también es claramente comprensivo de calidad superior, acepción que deja de ser de `fantasía´ y puede inducir en error a los adquirentes del producto, entendiendo que ha sido objeto de la distinción que la medalla de oro comporta", Fallos, 223:130, in re "J. y E. Atkinson Ltda.", del 10/7/1952. La Excma. Cámara declaró la nulidad de la marca "Grand Prix" para artículos de relojería, porque ésta "señala el resultado en un concurso, es el gran premio, el que pone de resalto una superioridad reconocida por un tribunal o juri especialmente constituido por expertos. No es la simple utilización de un adjetivo que denota excelencia o calidad, que pueda atribuírsela al propio fabricante; sino que implícitamente se está haciendo referencia a una competencia real y por eso mismo es inadmisible que se emplee cuando esa competencia no ha existido. La buena fe y lealtad comercial que debe presidir todo el juego de las relaciones en esta materia (dentro del gran principio establecido por el art. 953, CCiv.) hacen que no se pueda inscribir tal marca y la expresión sea reservada para aquellos que en verdad han competido y logrado dicha distinción. La marca lograda al margen de tales principios y disposiciones legales debe ser anulada", causa 2193 "Nouvelle Fabrique Election v. Rafael Salischiker", sala única, 23/6/1967.

(288) CSJN, in re "Ybarra, Barciela y Cía. v. SCIA Soc. Com. Ind. Americana Jaccazioylia SA", del 14/7/1952, Fallos, 223:149.

(289) Causa 6382, "Banco Alas Coop. Ltdo. v. DNPI", sala III, del 1º/12/1989. Exactamente lo mismo reiteró la justicia años después ante marcas con la misma frase "el Banco total", causa 7860, "Banco Alas Cooperativo Limitado v. Dirección Nacional de la Propiedad Industrial", sala III, del 5/8/1994.

(290) Se dijo: "que la voz `manjar´ se emplea en estos tiempos en nuestro país con el significado de un adjetivo, ello no es suficiente para asignarle el carácter de atributivo de valor o calidad especial...". SCBA, LXVIII, in re "El Monaguillo SACIFeI v. Prov. de Bs. As.", fallo del 4/5/1982.

(291) Cám. Fed., "Cycles Motor" -ex parte-, del 3/12/1951, JA, 1952, p. 537.

(292) "...la Ley de Marcas tiene por fin mediato asegurar la buena fe y la lealtad en el desarrollo de las actividades comerciales, agrícolas e industriales. Y este fin último se procura obtenerlo a través de fines intermedios, uno de los cuales es el de evitar confusión entre los productos que circulan dentro de la economía del país (sea esta confusión relativa a los productos mismos o a su procedencia) lo cual se procura por la aplicación de signos marcarios suficientemente distintivos. `Charente´ es irregistrable por ser un lugar cuyos vinos son empleados casi en su totalidad para la fabricación del coñac. La tentativa de lograr un conjunto de denominaciones de la región que está identificada con el coñac demuestra una intención que no puede ser amparada" (causa 682, "Destilico SRL v. Institut National des Appelations d´Origine des Vins et Eaux de Vie", sala entonces única, 14/9/1967).

(293) En un fallo del año 1900 así se lo afirmó porque "ese nombre propio designa un partido o villa de Escocia atravesado por un río donde existen varias fábricas de whisky conocidas en todo el mundo por el gusto especial que los distingue". "English & Cía. v. Roberto Marshall", Juzg. de 1ra. Instancia del 11/7/1900, PyM, 1900, p. 344.

(294) Ver supra nro. 2.1.19.

(295) Causa 8427, "Odol SAIC v. Fed. Française de L´Industrie de Produits de Parfumerie de Beauté et Toilletterie", sala III, del 20/4/1993.

(296) Se dijo en esta oportunidad: "En un país como el nuestro donde las corrientes inmigratorias han aportado nombres de todas las nacionalidades ocurriría que ningún apellido de origen extranjero podría servir -aunque su titular fuera argentino- para designar productos de ninguna especie porque induciría en confusión sobre su origen y menos aun cuando se tratara de productos que tienen prestigio en las naciones de las cuales proviene el apellido en cuestión. Así podría ocurrir con los vinos italianos, los aceites y mariscos españoles, los perfumes franceses, etc." (causa 8384, "Costa Hnos. v. The Whisky Association", sala entonces única, 18/9/1969).

(297) Causa 8152, "Rípoli Hnos. v. The Scotch Whisky Association", sala I, del 21/4/1970.

(298) CSJN, Fallos, 277:282, in re "SA Orandi & Massera v. The Scotch Whisky", del 31/7/1970.

(299) "...porque no indica lugar donde normalmente se produzcan los productos". "Café Bonafide" -ex parte- 11/4/1947, JA, 1947-I-714.

(300) "Pommery y Greno y otros v. Gutiérrez y de la Fuente Ltda.", 19/9/1957, JA, 1957-IV-390.

(301) Causa 1801, "Destiladora Internacional Otard Dupuy SACI v. Dufaur y Cía. SA s/nulidad", sala III, del 11/12/1984.

(302) Fallos, 248:385, in re "Société Pommery Greno y otros v. SA Gutiérrez y De La Fuente Ltda.", del 14/11/1960, causa de "Mont Reims", citada en nota 301.

(303) Causa 2771, "Ferrero, Jorge José v. Banco de Galicia y Buenos Aires", sala I, del 6/9/1984.

(304) Causa 656, "Mexport Internacional v. Centro de la Industria Lechera", sala I, del 13/4/1982. Con los mismos argumentos se declaró irregistrable la marca Condiment Dos Anclas para los productos de

las clases 29, 30 y 38, causa 8196, "Cafés La Virginia SA v. Cía. Introductora de Buenos Aires SA", sala III, del 16/8/1994.


(306) Causa 9340, "Instituto Merieux SA v. DNPI", sala II, del 4/12/1992. El tribunal agregó: "Como resulta del informe de la Academia Nacional de Medicina de Buenos Aires la asociación entre `linfa´ y `globulina´ es confusa y sugiere, especialmente a quien no conoce en detalle los diversos componentes del sistema inmune (situación -acoto- en la que se halla casi todo el mundo), que se trata de un producto constituido por globulinas de la linfa."Puesto que esta conclusión es inexacta, como lo serían también otras `sugeridas´ o `evocadas´ por la marca `Linfoglobulina´ (v.gr. producto destinado a curar enfermedades de carácter linfático -supuesto que existieran, extremo que ignoro-), creo que hizo bien el a quo -y la autoridad administrativa con anterioridad- al denegar la inscripción".

(307) Ley 22802, art. 5.

2.3.4. Signos contrarios a la moral y a las buenas costumbres

El inc. e) del art. 3 prohíbe el registro de "las palabras, dibujos y demás signos contrarios a la moral y a las buenas costumbres".

Se trata de un supuesto que es difícil de definir, ya que, si bien hay actos permanentemente así calificados, hay otros cuya calificación varía en el tiempo y en el espacio. Ello sin considerar, además, que existe diversidad de opiniones entre lo que es y no es inmoral o contrario a las buenas costumbres. Desde luego habrá signos que no escaparán a estas calificaciones, los que representen la apología de un delito, los escandalosos, los que representen una burla de instituciones religiosas, los obscenos, entre otros (308).

Son escasas las oportunidades en las que se trató esta cuestión en los tribunales. Breuer Moreno cita dos casos: uno es el de la marca "Borrachos", que fue denegada "por ser la evocación de un vicio repudiado sin duda alguna por la sociedad..." (309). Otro caso es aquél en el que se revocó la resolución administrativa que había denegado el registro de "Santa Genoveva" para calzado, por no ser contraria a la moral (310).

Años más tarde la Excma. Cámara resolvió en igual sentido afirmando que: "Nadie puede pretender que el nombre de un santo que resume sus virtudes, su grandeza espiritual y lleva a su veneración pueda verse disminuido por el hecho de usarse como marca de comercio. Por más acendrado que fuese el sentimiento religioso de una persona, a nadie se le ocurriría asociar ese nombre con el producto al cual distingue" (311).

En otra causa la Excma. Cámara sostuvo que: "No es registrable una figura estimada indecente, sin que obste a ello que la licencia del comerciante inescrupuloso o el abuso de la prensa, que olvida las finalidades que le corresponden, sirvan de pauta para juzgar acerca de lo que atenta contra las buenas costumbres" (312). Más adelante trataré el tema de las marcas denigratorias, que quizás puedan ser consideradas como contrarias a la moral y a las buenas costumbres (313).

2.3.5. Signos oficiales nacionales

El inc. f) del art. 3 º e la ley prohíbe el registro de "las letras, palabras, nombres, distintivos, símbolos, que usen o deban usar la Nación, las provincias, las municipalidades, las organizaciones religiosas y sanitarias".

La interpretación de esta norma no ofrece mayores inconvenientes en cuanto a lo que pueden llamarse signos oficiales. Todos ellos, para ser tales, habrán sido consagrados en alguna disposición legal. Se trata así de alejar del manejo comercial los signos que están reservados para otro tipo de representaciones.

Se debe ser, eso sí, muy restrictivo en la aplicación de la norma, especialmente en lo que se refiere a los nombres. Nada hay de malo, ofensivo o engañoso en que una manteca lleve la marca "Mendoza", una bicicleta la marca "San Juan", o una soda, como que existe, lleve la marca "Córdoba" (314). Distinto es el caso de "Provincia de Mendoza o de Municipalidad de San Martín". Como ya lo ha dicho la Corte Suprema: "Nadie podrá registrar y apropiarse de

esas letras, palabras o nombres como marca, porque con ellos caracterizarían sus productos o los objetos de su comercio como de procedencia o fabricación oficial, aparentando en cualquier sentido o forma con la protección, garantía o beneplácito del poder público" (315).

Lo dicho con relación a los signos oficiales es aplicable a los nombres, y distintivos, etcétera, de las organizaciones religiosas reconocidas en nuestro país por el Poder Ejecutivo, y a las organizaciones sanitarias que tengan un reconocimiento oficial.

2.3.6. Signos oficiales extranjeros e internacionales

El inc. g) del art. 3, a su vez, prohíbe el registro como marcas de "las letras, palabras, nombres o distintivos que usen las naciones extranjeras y los organismos internacionales reconocidos por el gobierno argentino".

Habrá que remitirse no sólo al reconocimiento oficial argentino sino también a lo que los países y organismos internacionales hayan adoptado como sus nombres y distintivos oficiales. La ley no parece admitir el registro de tales signos ni siquiera por los países u organismos en forma directa. No sería lógica, sin embargo, esta interpretación. La norma tiene dos fundamentos, el primero de acuerdo con una tradición de cooperación internacional para evitar que se pueda causar un daño mediante un acto de piratería marcaria. El segundo es para defender al consumidor, quien al ver esos signos puede pensar que tienen el respaldo de los países y organismos que ellos representan. Si son estos mismos los que registran y usan sus nombres y distintivos como marcas, ni hay piratería, ni hay engaño al público. Por tanto no debería impedírseles el hacerlo.

Otras normas prohíben el uso (por ende el registro) de la palabra "Interpol" y del emblema de dicha organización y del distintivo de la "Cruz Roja" (316).

El Convenio de París tiene normas que se refieren a esta cuestión. El art. 6º ter - 1) a) establece que: "Los países de la Unión acuerdan rechazar o anular el registro y prohibir, con medidas apropiadas, el uso, sin permiso de las autoridades competentes, bien sea como marca de fábrica o de comercio, bien como elementos de las referidas marcas, de los escudos de armas, banderas y otros emblemas del Estado de los países de la Unión, signos y punzones oficiales de control y de garantía adoptados por ellos, así como toda imitación desde el punto de vista heráldico".

En el párrafo 1) b) se extiende lo establecido en el párrafo 1) a) a los "escudos de armas, banderas y otros emblemas, siglas o denominaciones de organizaciones internacionales intergubernamentales".

Puede advertirse que la protección que acuerda nuestra ley es más amplia que la prevista en el Convenio en lo referente a los distintivos oficiales. Agrega el Convenio la protección a los signos y punzones oficiales de control y garantía, que no están incluidos en el inc. g) del art. 3 de nuestra ley. El párrafo 2) del art. 6º ter, establece que procede la prohibición "solamente en los casos en que las marcas que los contengan estén destinadas a ser utilizadas sobre mercancías del mismo género o de un género similar".

Los Estados contratantes tienen la obligación de comunicarse recíprocamente, a través de la Oficina Internacional, la lista de los emblemas del Estado, signos y punzones que deseen proteger con la norma recién mencionada, según reza el párrafo 3) del art. 6º ter.

(308) BREUER MORENO, P. C., Tratado..., cit., p. 155, explica que: "Es imposible determinar a priori lo que debe entenderse por denominación o dibujo inmoral, ya que el concepto de moral es variable según las épocas, y que lo intolerable ayer puede resultar tolerable hoy y viceversa". Y agrega: "Pero es indudable que la prohibición comprende también a las expresiones contrarias a la moral pública; no podrían registrarse expresiones sediciosas o ingeniosas para los poderes constituidos".

(309) BREUER MORENO, P. C., Tratado..., cit., ps. 155/156 y publicado en PyM, 1940, p. 585. El autor critica el fallo: "Me parece que se hiló demasiado delgado; está en el consenso general que `borrachos´ no es una expresión inmoral; y que no puede considerarse inmoral el usarla como marca".

(310) BREUER MORENO, P. C., Tratado..., cit., p. 156, publicado en PyM, 1945, p. 21.

(311) Causa 1666, "Veglia, Binachi y Rossotti s/apel. resol. DNPI", sala entonces única, del 15/2/1960.

(312) "Argiró" -ex parte-, del 19/3/1961, JA, 1962-IV-5, nro. 27.

(313) Ver nro. 2.3.12.

(314) La justicia admitió el registro de "Parral de Río Negro" porque "no puede hacer creer a nadie que se trata de productos oficiales de dicha provincia"; "Parral de Río Negro v. Viñedos y Bodegas Arizu SA", del 19/3/1959, JA, 1960-I-705.Se ha sostenido también que no es símbolo oficial y por tanto es registrable la palabra "República" y la imagen de una mujer con gorro frigio in re "Librería del Colegio SA" -ex parte-, del 24/4/1946, JA, 1946-II-237. Tampoco lo es "La Argentina", que es registrable, in re "Chaud y Keichicen SRL" -ex parte-, del 23/8/1949, JA, 1949-IV-537.

(315) "The South American Stores Gath & Chaves", del 15/6/1942, Fallos, 60:23, in re "Seminario, Juana Echemendi de v. Seminario, Carlos y otros", citado por BREUER MORENO, P. C., Tratado..., cit., p. 149.

(316) Dec. 7243/1961 y ley 2976 del 18/9/1893.

2.3.7. El nombre, seudónimo y retrato de las personas

El inc. h) del art. 3 prohíbe el registro de "el nombre, seudónimo o retrato de una persona, sin su consentimiento o el de sus herederos hasta el cuarto grado inclusive".

2.3.7-a) Personas físicas

Cabe preguntarse si esta norma protege al nombre de la persona física solamente, o bien si se extiende también, para otorgar una protección adicional, a las personas jurídicas.

La cuestión ha sido tratada en algunas causas y las conclusiones han ido en ambos sentidos. Se ha afirmado, durante la vigencia del art. 4 de la anterior ley 3975, que era casi idéntico a la norma actual (317), que la norma "no hace distingos entre el nombre de una persona física o de existencia ideal ni entre una nacional y extranjera, porque es igualmente desleal utilizar el nombre ajeno" (318).

La Corte Suprema tiene a su vez decidido que el "titular de un nombre comercial constituido por el patrocinio particular legalmente incorporado a aquél puede oponerse al registro de ese nombre como marca" (319).

Un fallo de la Excma. Cámara ha sido terminante al decidir que en virtud de dicho artículo no podrán oponerse las personas jurídicas y sociedades civiles o comerciales (320).

Breuer Moreno opinaba que el art. 4 se refería tanto a los nombres civiles como a los nombres comerciales (321). Es decir que no incluía a las razones sociales de las personas jurídicas ni a las designaciones de las asociaciones civiles. Ello porque limitaba la protección según lo explica más adelante: "Pero debemos tener presente que el nombre comercial sólo existe con relación a la industria o comercio en que lo utiliza su titular (arts. 43 y ss., ley 3975). De manera que sólo podrá impedir la concesión de marcas similares que se soliciten para distinguir la misma categoría de productos" (322).

La solución que este autor da a la cuestión es, a mi juicio, la correcta, pero no lo es la interpretación del art. 4 º ue hoy se requiere para el inc. h) del art. 3. La norma, al hablar del retrato y del seudónimo equiparándolos al nombre y al referirse a los herederos, se refiere en forma explícita y exclusiva a las personas físicas. Nada le impedía al legislador incluir a las razones sociales y a los nombres comerciales, en forma clara, en la redacción de la norma, y sin embargo no lo hizo. Sólo una interpretación forzada de la norma permitiría incluir estos supuestos. Obsérvese que cuando en la ley se tratan los "nombres" de las personas jurídicas se refiere a ellos como "designaciones". Por lo tanto, la palabra nombre en este inciso se limita a las personas físicas.

Otra interpretación modificaría el régimen que la propia ley establece para las designaciones de actividades en los arts. 27 a 30. La protección de la designación se limita al ramo o ramos en los que se utiliza. Darle al inc. h) del art. 3 una interpretación tan amplia implicaría modificar este régimen, extendiendo en forma contradictoria la protección.

No quiero decir con esto que en casos en los que pueda existir un acto de mala fe o un registro que pueda provocar una confusión en cuanto al origen, por ejemplo, no pueda una persona jurídica oponerse al registro de una marca. Podrá hacerlo pero invocando otros preceptos de la Ley de Marcas y de nuestro Derecho en general, si corresponde, pero no invocando el inc. h) del art. 3, que no ha sido concebido sino para las personas físicas.

2.3.7-b) Qué es el nombre

Las personas físicas tienen un nombre y un apellido, lo que es vulgarmente conocido como nombre. La norma ¿se refiere a este conjunto de nombre y apellido?, ¿o también se refiere al apellido en forma individual?

A principios del siglo XX la cuestión fue decidida respondiendo afirmativamente a estas preguntas, aunque desde entonces la jurisprudencia parece haber modificado el criterio. Dijo el tribunal en 1911 que "no puede aceptarse la argumentación de los demandados que sostienen que la ley al emplear la palabra `nombres´, se refiere al nombre del actor y al apellido conjuntamente, porque tal término expresa en su generalidad tanto el nombre personal como el nombre patronímico o apellido. Y especialmente debe interpretarse como que se refiere a este último, porque la disposición citada se refiere no solamente a las personas que lo llevan, sino también a los herederos, esto es, a todas las personas que llevan el mismo nombre patronímico o apellido aunque tengan todos distintos nombres personales" (323).

En otros casos posteriores la protección reclamada lo fue también para el apellido tomado en forma aislada (324).

Es indudable que el nombre comprende siempre el nombre y apellido de cualquier persona. Pero no creo que siempre deba ocurrir lo mismo con relación al apellido.

El nombre identifica a un individuo y es a éste a quien se protege. No siempre sucede lo mismo con relación a un apellido, éste no siempre identifica a un individuo o si se quiere a una familia. Apellidos como Lindbergh, Reuteman o Vilas no son comparables a Pérez, González o Díaz. En una palabra, nadie tiene por qué utilizar el nombre de otro ni su apellido, cuando pueda establecerse, debido a diversas circunstancias que se resumen en la notoriedad, que ese apellido es atribuible a un individuo o a una familia que lo lleve. Hace muchos años la justicia al denegar el registro de la marca "Churchill" dijo: "Que si bien las personas se designan comúnmente por su nombre y apellido, en algunos casos es suficiente este último para individualizarlas, cuando quien lo lleva le ha dado notoriedad por su actuación pública destacada o por haberse distinguido en alguna rama de la ciencia" (325).

Esta doctrina fue reiterada en el caso "Morita". El Sr. Norberto Morita se opuso al registro de la marca "Morita´s". El tribunal, al rechazar la oposición, sostuvo que "Para el público consumidor `Morita´s´ no evoca para nada la persona del Ing. Morita" (326). Esta buena doctrina reconoce que el apellido aisladamente considerado merece protección cuando efectivamente identifica a una persona determinada. Y para que ello ocurra es obvio que debe tratarse de un apellido, o más bien de una persona, con un altísimo grado de notoriedad. De lo contrario, tal asociación entre un apellido y una persona será imposible.

Recientemente se declaró la nulidad de la marca "Picasso" en un juicio entablado por la hija del célebre pintor. Dijo la Excma. Cámara que "la demandada no ha alegado motivos valederos que pudieran justificar tal elección, por lo cual lo razonable conduce a aceptar que su utilización responde a su vinculación con el célebre pintor"; y agregó que: "al margen de que los elementos de juicio acompañados acreditan la existencia de un buen número de personas con el apellido `Picasso´, no se puede predicar que se trate de una elección casual y motivada por esa generalización" (327).

Con buen criterio la Excma. Cámara ha decidido que el nombre de pila no puede ser considerado como el nombre de una persona. Dijo en esa oportunidad el tribunal que "marcas como `Don Alberto´ y `Don Valentín´ han tenido un trámite administrativo regular, en el que de ningún modo existieron las objeciones que surgirían del texto literal de la ley: obtener el consentimiento de quienes, en la Argentina, por lo menos, ostentan uno u otro

nombre de pila". Y agregó que "el nombre Susana no constituye un seudónimo susceptible de ser registrado como tal y amparado por las leyes" (328). En realidad el registro es posible, pero nadie que tenga ese nombre de pila podrá agraviarse por llevar el mismo nombre de pila.

La norma protege el nombre también contra el uso de otros que "mediante el simple artificio de una deformación al componer la denominación, se pueda despertar en la gran mayoría del público reminiscencias de un nombre famoso que solventaría la calidad de la mercadería prescindiendo del consentimiento del titular que la ley requiere para que esa apropiación sea legítima". En este caso el conocido director de cine Dino de Laurentis se oponía con éxito al registro de la marca "Dino Laurentis Per Simonetto" (329).

La norma del inc. h) no es algo que cualquiera pueda invocar para oponerse al registro de una marca. Sólo el titular del nombre, o sus herederos, son quienes pueden ampararse en esta norma. Así lo tiene decidido desde siempre la jurisprudencia. La Corte Suprema ha explicado que la ley protege a quien eventualmente pueda verse afectado por el uso como marca de su nombre o retrato y a sus herederos hasta el cuarto grado. Porque éste es un derecho subjetivo cuya finalidad tiende a proteger la posesión del nombre que sea objeto de un hecho como el que indica la ley, y debe ser, por tanto, conferido única y exclusivamente a quienes ella indica (330). En otro fallo en el que la cónyuge supérstite del titular del apellido era socia de la sociedad oponente, que llevaba dicho apellido -"Galerías Witcomb"-, la Corte dijo que podía "cualquier interesado oponerse a la concesión de la misma, no demostrada la autorización que la ley exige" (331). Desde luego esto no obsta a que la Oficina de Marcas ante la manifiesta evidencia de no ser el solicitante el dueño del nombre o seudónimo que solicita como marca, ni él es quien aparece retratado si fuere el caso, deniegue el registro, como sucedió en el caso de la marca "Churchill" recién comentado.

Desde luego es irrelevante que el oponente no desarrolle actividades comerciales o que haya autorizado a terceros el uso del apellido como marca para otros productos (332).

Se estableció también que un tercero no podía oponerse al registro del conocido nombre del personaje de ficción "James Bond" (333). Años después se reiteró este principio al sostenerse que la nulidad "sólo podrá ser opuesta o solicitada por las personas cuyo consentimiento prevé el citado inc. h), pues surge de éste que el interés de tales personas, manifestado mediante tal consentimiento, es suficiente para predominar sobre cualquier otro interés público o privado relativo a tales signos" (334). Lo recién transcripto es contundente y me lleva a preguntarnos cuál es la facultad del INPI ante el pedido de una marca que aparece como el nombre de una persona. Pareciera ser que no tiene facultades para no conceder la marca ante la ausencia del consentimiento. Ni tampoco para exigir la presentación de tal consentimiento. Parece ésta, sin embargo, una solución exagerada. La ley tiene una norma prohibitiva. Y si prohíbe el registro de determinadas marcas, ante la evidencia de la violación de la norma, el INPI no puede actuar ignorando el hecho. Parece lógico que el INPI pueda exigir el consentimiento y denegar la marca si el mismo no es presentado. Pero deberá ser concedido si el solicitante afirma que se trata de una creación de fantasía, es decir, de un nombre inventado, o bien si aduce, y ello es así, que tal nombre es un nombre común que no responde a nadie en particular. Sería, este último, el caso de Juan Pérez o Juan González. Claro que si el nombre es un nombre conocido, esta afirmación no puede ser tenida en cuenta.

2.3.7-c) Alcance de la protección

El precepto en cuestión permite no sólo la oposición al registro, sino también la declaración de nulidad de la marca constituida por el nombre de un tercero, solicitada sin la autorización de su titular.

La Oficina de Marcas, como requisito previo a la concesión de una marca formada al menos por un nombre y un apellido, debe requerir del solicitante la autorización respectiva (335). El solicitante bien puede haber inventado el nombre y así manifestarlo, y salvo que se trate de un nombre notorio no debería trabarse, ante tal explicación, la concesión. Si la manifestación fuera falsa la marca estaría viciada de nulidad (336).

Los tribunales ya han declarado nulas las marcas formadas por un nombre sin la autorización de su titular. En un caso, el solicitante de la marca formada por el retrato del Abate Hamon, alegó que éste había fallecido sin dejar sucesión. Al pedir la nulidad de la marca la legítima heredera del Abate Hamon, la Corte Suprema declaró la nulidad de la marca (337).

Años después el conocido jugador de fútbol Edson Arantes do Nascimento pidió con éxito la nulidad contra quien había registrado su seudónimo "Pelé" como marca (338). Otro caso es el de la marca "Picasso" recién mencionado.

(317) "Los nombres o los retratos de las personas no podrán usarse como marcas, sin el consentimiento de aquéllas o de sus herederos hasta el cuarto grado inclusive". La nueva norma prohíbe el registro como marca y no ya el uso solamente. Este último es lícito, en principio, en tanto esté respaldado por un registro. Además se ha introducido la protección al seudónimo.

(318) Ver fallos "Felman v. Montres Delbana", del 9/3/1960, LL, 100-783 y "Carven SRL v. Carvena", del 9/9/1960, LL, 101-1006. Sin embargo, en estos casos las sociedades extranjeras habían usado sus marcas en el país, lo que agrega un matiz diferente a estos casos. En el caso Carven la sentencia invocó también el art. 953 del Código Civil. En igual sentido causa 1320, "Auriazul SACII v. Club Atlético Boca Juniors (asoc. civil)", sala I, del 5/10/1971, cuando se dijo: "El art. 4 de la ley 3975 protege el nombre de las personas, naturales o jurídicas, en defensa de su individualidad, como lo afirma la recurrente, pero la prohibición que establece la norma no puede extenderse, en mi criterio, a un apócope del mismo...".

(319) "Manufactura de Tabacos Imparciales v. SRL M. Bauza Ribot e Hijos", del 18/5/1970, Fallos, 276:413. El fallo cita doctrina de la Corte anterior en igual sentido, Fallos, 193:53 y "C. E. Vásquez v. SRL Galerías Witcomb", del 12/9/1962, Fallos, 253:424.

(320) Causa 7224, "Lacase y Cía. Rhesus Inmuno Reactivos v. Knickerboker y Co. Ltda.", sala entonces única, del 21/10/1969.



(323) "E. V. Jaccard v. Peruset y Didisheim", fallo de primera instancia del 18/4/1911, PyM, t. 13, 1911, p. 165.

(324) Causa 1426, "Cocuzza, Osvaldo Antonio v. Heineken, Guillermo Germán", sala II, del 2/9/1982; "Vázquez, Eduardo v. Galerías Witcomb", CSJN, del 12/9/1962, Fallos, 152:424.

(325) "Enrique Hughes" -ex parte-, del 4/8/1947, PyM, 1947, p. 545. Este criterio había sido ya sustentado por la Excma. Cámara años antes al confirmar la denegatoria de la DNPI de la marca "Rhoosevel" por ser confundible con el apellido del otrora presidente de los EE.UU., T. Roosevelt, in re "Ricardo Fernández" -ex parte-, PyM, 1931, p. 331. En el conocido caso "Lacoste", la Suprema Corte se enfrentó con un caso en el que el Sr. Jean René Lacoste solicitó la nulidad de la marca "Lacoste". El actor invocó el art. 4 de la entonces vigente Ley de Marcas 3975 que protegía el nombre de las personas. La Corte sostuvo que el apellido sólo se asimilaba a un seudónimo y que éste merecía, cuando era notorio, la misma protección que el nombre. Se reconocía así la protección del apellido sólo cuando, por su notoriedad, individualizaba a una persona determinada. Causa "Jean René Lacoste v. Modart SACIF e I", fallo del 6/7/1989, Fallos, 312:1171. Años después, usando casi las mismas palabras, en la causa 87.XXXIV, "New Zealand Rugby Football Union Inc. v. Ceballos, Aníbal Germán" fallo de la Suprema Corte de Justicia del 3/4/2001, Fallos, 324:951, el procurador general, sostuvo "Corresponde ponderar, asimismo, que al referirse las normas marcarias al "nombre de una persona, lo hacen con el alcance amplio, comprensivo del seudónimo o del apellido (y no solamente del conjunto integrado por el nombre de pila y el apellido cuando han adquirido notoriedad), porque esta es la interpretación que mejor se aviene con la finalidad de la legislación. Así se sostuvo en el precedente "Lacoste" al señalar que en materia de marcas el seudónimo, cuando adquiere notoriedad, goza de la tutela del nombre (sentencia del 6/7/1989, en autos "Lacoste, Jean René v. Modart SACIFeI", Fallos, 312:1171 )".

(326) Causa 21.954/95, "Morita, Norberto Oscar v. Espro SA" y causa 42.561/95, "Espro SA v. Morita, Norberto Oscar", sala III, del 27/2/2001. En la causa 3677/92, "Calisto, Alfredo Luis v. Calisto SA", sala II, del 11/5/1993, se había dicho, refiriéndose al art. 3, inc. h), que "...el artículo citado, al referirse al nombre de las personas, lo hace en un sentido lato, comprensivo del seudónimo o del apellido -no únicamente del conjunto nombre de pila y apellido- cuando ellos han adquirido notoriedad...". En el caso se reconoció que la prueba producida "...no deja duda sobre la medida de la notoriedad del ingeniero Calisto en la industria textil y aun papelera, con la que se relacionan las marcas y la actividad realizada por el demandado al frente de Calisto SA".

(327) Causa 2248, "Ruíz Picasso, Anne Paloma v. Textil Lemans SA", sala I, del 14/4/1987.

(328) Causa 2218, "García y García, Ovidio Antonio v. Televisora Federal SA Telefé", sala III, del 28/10/1997.

(329) CSJN, "Simonetto SRL v. De Laurentis, Dino", del 26/11/1985, LL, 1986-B-190.

(330) CSJN, "SRL Italtextil v. Atan, Manuel", del 12/9/1971, Fallos, 281:159. En igual sentido la causa 1169, "Fiat v. Bianchi, José María", sala entonces única, del 14/6/1972.

(331) CSJN, "Vázquez, Eduardo v. Galerías Witcomb", del 12/9/1962, Fallos, 253:424.

(332) Causa 1426, "Cocuzza, Osvaldo Antonio v. Heineken, Guillermo Germán", sala II, del 2/9/1982.

(333) CSJN, "SAICyA Manufactura de Tabacos Imparciales v. SA Manufactura de Tabacos Piccardo y Cía. Ltda.", del 7/8/1970, Fallos, 277:310 cuando se dijo: "...sólo están legitimados para invocarla (la norma del art. 4 ), como principio, aquellos a quienes menciona la propia disposición. En consecuencia, no pueden hacerla valer terceros que, como en el caso, no resultan afectados por su uso". Desde luego su titular podría oponerse a un uso o registro de su personaje, pero en virtud de la legislación sobre propiedad intelectual.

(334) Causa 2218, "García y García, Ovidio Antonio v. Televisora Federal SA Telefé", sala III, del 28/10/1997.

(335) Se ha admitido el registro de marcas de nombres de personas fallecidas "con anterioridad de 100 años a la solicitud", causa 8611, "Locane y Cía. SRL v. Manufactura de Tabaco Particular SA", sala entonces única, del 9/6/1970. También se ha dicho que puede renovarse "sin autorización una marca consistente de un retrato de Pío IX y este nombre, porque tal nombre y retrato no pertenecen a sus herederos sino al acervo espiritual de la Iglesia Católica", in re "Pini Hnos. y Cía." -ex parte-, del 23/8/1946, JA, 1946-IV-327.

(336) En la causa 8521, "Textil Anvers SRL v. Carolani Fueguina SA", sala II, del 15/8/1991, se reiteró que la autoridad administrativa podía actuar de oficio y denegar la marca.

(337) CSJN, "Guerrier vda. de Bouvard v. Garese, Antonio", del 30/4/1941, Fallos, 189:315 cuando el Procurador dijo: "...conceptúo inmoral sigan permitiendo los tribunales que el Sr. Garese usufructúe una marca que verosímilmente le hubiera negado la Oficina respectiva, en caso de disponer de los elementos de criterio ahora reunidos. Hubo ocultamiento, equiparable a fraude; y no sería posible considerar recta interpretación de la ley 3975, la que conduzca a garantizar una clara usurpación de marca ajena".

(338) Cám. Fed. de La Plata, sala I, del 30/3/1979, "Edson A. do Nascimento v. Roverto Pistorale", LL, del 14/11/1979.

2.3.8. Las designaciones de actividades

El inc. i) del art. 3 introduce una prohibición novedosa en nuestro sistema marcario. Prohíbe este inciso el registro de "las designaciones de actividades, incluyendo nombres y razones sociales descriptivas de una actividad para distinguir productos". Pero permite este mismo inciso que "las siglas, palabras y demás signos, con capacidad distintiva, que forman parte de aquéllas, podrán ser registrados para distinguir productos o servicios" (339).

El significado de esta norma, su espíritu, es claro. Evitar el registro de marcas que no van a cumplir el rol de tales, amén de evitar posibles engaños. El registro como marcas para distinguir productos de "Banco Neptuno Unido del Litoral" o de "Compañía de Seguros La Tercera" no tiene sentido. No sólo porque su titular no venderá bicicletas, perfumes, sábanas o heladeras con esas marcas, sino porque además nadie más lo hará. Ni siquiera cumplen con un rol defensivo. Pero sus titulares podrán registrar "Neptuno" o "La Tercera", que sí son elementos distintivos.

Dada la redacción del primer párrafo del inc. i), podría decirse que las designaciones de actividades podrían registrarse para distinguir cualquier clase de servicios, puesto que sólo se refiere al registro de ellas para productos. Sin embargo, ello no es así. No es la interpretación a contrario sensu del segundo párrafo la que me inclina por esta interpretación. Nada impide que una designación descriptiva de una actividad forme parte de una marca que distingue un servicio si el conjunto conforma algo novedoso y si además no viola otras disposiciones legales. Cabe entonces decidir si designaciones como "Banco Neptuno Unido del Litoral" o "Compañía de Seguros La Tercera" pueden ser registradas como marcas de servicios, tomando los ejemplos antes dados. La cuestión debe decidirse con relación a los servicios que indica la designación y a todos los demás servicios.

Encuentro que los conjuntos ejemplificados, a pesar de las partes descriptivas, son registrables para distinguir servicios bancarios y de seguros, respectivamente. Desde luego que el privilegio no se otorgará para las partes descriptivas, de uso común, tomadas individualmente. No me parece, en cambio, que puedan serlo con relación a servicios distintos de lo que describen las partes descriptivas. Y no lo son porque podrían inducir a engaño respecto de las características del servicio. Quien viera la marca "Banco Neptuno"

para un servicio de seguros podría creer que es una entidad bancaria el que lo presta y no sería así. La cuestión ha sido decidida recientemente por la Excma. Cámara al declarar la nulidad de la marca "Banco Alas Cooperativo Limitado" para otros servicios no bancarios, porque se tornaría engañosa (340). Las marcas evocativas, como vimos antes, son registrables para los productos que evocan y cuando la evocación se refiere a la naturaleza del producto (341). Lo mismo sucedería en este caso. Si hay posibilidad de engaño no debería admitirse el registro.

La cuestión no es por cierto sencilla, ya que hay cantidad de empresas que bien podrían -y lo hacen- usar sus designaciones como marcas. Por ejemplo, "Frigoríficos Óvalo", "Supermercado Celeste" o "Sodería El Norte". Nada impide, sin embargo, que sus marcas sean "Óvalo", "Celeste" y "El Norte" y encuentren en la legislación marcaria toda la protección que requieren. Para los productos específicos que puedan ser vendidos por los frigoríficos, los supermercados y las soderías podría incluso admitirse el registro de los conjuntos, ya que no habría engaño.

No hay que confundir las designaciones descriptivas con otros nombres que puedan incluir las sociedades en sus marcas como ser "casa", "establecimiento", "sociedad anónima" y "compañía", entre otros. Éstos no designan actividades, ya no les cabe la limitación legal que aquí he comentado.

Así lo ha entendido la Excma. Cámara al reconocer la registrabilidad de la marca "Centro Comercial Carrefour", para distinguir los productos y servicios de varias clases (342).

(339) La Exposición de Motivos explica esta norma: "Como consecuencia de que el régimen de la ley 3975 no contempla el registro de las marcas de servicios, muchas empresas registraron sus razones sociales, nombres comerciales o civiles, muchas veces con indicación de la actividad que desarrollaban, como marcas para distinguir productos. La finalidad era puramente defensiva; tanto es así, que jamás fueron empleadas en productos. Se considera que la tutela se logrará más eficazmente mediante el registro de las siglas, u otros elementos distintivos de cualquier tipo que pueden contener esas designaciones descriptivas de la actividad que distingue el servicio correspondiente".

(340) Causa 3665, "Unilever PLC v. Banco Alas Cooperativo Ltdo.", sala III, del 28/7/1987. Dijo el tribunal: "aunque sea cierto que la prohibición de la primera parte del inc. i) del art. 3 sólo se refiere a productos, esto no significa que las marcas que designen alguna actividad, sean sin más susceptibles de ser registradas para proteger toda clase de servicios, porque el alcance del inc. i) debe interpretarse armónicamente con lo dispuesto en el inc. d) del mismo artículo. Si la marca enuncia un servicio registrable y contiene, desde luego, algún elemento distintivo, sólo podrá ser registrado para tutelar ese servicio determinado, siendo inadmisible su inscripción para otros servicios u otras clases en las que no se comprenden los enunciados. La extensión del alcance de la marca a otros servicios distintos a los que designe la tornaría engañosa, por lo que caería bajo la prohibición del inc. d)...". "...y es claro que la marca `Banco Alas Cooperativo Limitado´ sólo podría ser registrada para distinguir servicios de la clase 36 y no los servicios de otras clases ya que el vocablo `Banco´ se refiere claramente a actividad financiera y no por ejemplo a construcción, educación o esparcimiento".

(341) Ver supra nro. 2.2.1.

(342) Causa 8377, "Disco SA v. Carrefour Argentina SA", sala II, del 2/8/1991.

2.3.9. Las frases publicitarias sin originalidad

El inc. j) del art. 3 prohíbe el registro como marcas de "las frases publicitarias que carezcan de originalidad". Al tratar la registrabilidad de las frases publicitarias me he referido al requisito de la originalidad, al que me remito (343).

(343) Ver supra nro. 2.1.15.

2.3.10. Otros signos no registrables

La enumeración del art. 3 es taxativa. Todo signo que no está enumerado en alguno de sus incisos y no cae dentro de los supuestos del art. 2, es registrable como marca.

Hay casos que por sus características conviene comentar por separado, aun cuando las causas de su irregistrabilidad se encuentren en algunos de los incisos ya comentados.

2.3.11. Títulos de libros, de películas y de columnas periodísticas

Vimos antes por qué eran registrables como marcas los títulos de publicaciones periódicas (344). Éstas eran asimiladas a productos que número a número, si bien podrían modificar su contenido específico, mantenían un igual contenido general, y por tanto sus títulos cumplían perfectamente una función marcaria.

En cambio, no sucede lo mismo con otras obras artísticas o literarias. Éstas constituyen una sola obra, inseparable de su título, como lo son de cualquiera de sus actos o capítulos. Por lo tanto estos títulos lo son de únicas creaciones fuera de las cuales quedarían vacíos.

La cuestión ha sido tratada en algunos fallos. En lo referente a los libros se afirmó que "el título de los libros forma parte de la obra intelectual y está amparado por la Ley de la Propiedad Intelectual, y por lo tanto al margen del ámbito marcario". "Por eso es que pueden coexistir muchos libros de diversos autores con el título de `Historia Argentina´, `Instrucción Cívica´, etcétera" (345).

Iguales fundamentos sirvieron para declarar nula una marca constituida por el título de una película cinematográfica. Se dijo entonces que "la propia actividad industrial o comercial que colabora en la producción o difusión de las obras, no cambia de naturaleza a la creación artística que es lo fundamental de aquéllas y no las convierte en productos industriales ni comerciales de las que rige la ley 3975. Por consiguiente, el título de una película acordado como marca, para distinguir películas, no es válido, porque tanto las películas como sus títulos no son susceptibles de inscripción marcaria" (346).

Se ha declarado irregistrable, siguiendo esta misma línea argumental, el título de una sección o columna de un diario (347).

Parece inútil discutir si un título es registrable como marca. Sea una palabra o un conjunto de palabras, como tales, son perfectamente registrables. La cuestión tendrá importancia si alguien plantease la caducidad de una marca, en cuya defensa se dijese que fue usada como título de una obra. Obviamente ese uso no puede ser calificado como uso marcario, por las razones antes apuntadas.

2.3.12. Marcas denigratorias

Muchas han sido las oposiciones deducidas a la solicitud de registro de una marca por considerarla denigratoria de una anterior registrada en otra clase. El titular de la marca anterior consideraba que el nuevo registro para distinguir insecticidas, bactericidas, trapos de piso, preservativos o venenos, para citar los casos que han llegado a la Justicia, eran denigratorios de su marca.

El primer caso, citado por Breuer Moreno, fue en el año 1917 cuando el juez federal declaró irregistrable la marca Yelmo para distinguir venenos por ser denigratoria de la anterior y afamada "Yelmo" para distinguir cigarrillos. El nuevo registro, además, lo pedía un competidor del fabricante de cigarrillos y lo hacía también para usar la marca en un envase idéntico al de los cigarrillos (348). El juez entendió que una oposición podía deducirse cuando había deslealtad en la competencia, o confusión.

Breuer Moreno, al comentar el fallo, opinó que "el registro de una marca denigrante, hecho por un tercero con el fin de denigrar la marca acreditada, con el de obligar a su dueño a adquirir aquélla para librarse del perjuicio, constituye sin duda un acto ilícito, un acto doloso reprimido por la ley común. El culpable utiliza a la Ley de Marcas como vehículo de su delito, porque esta ley no lo sanciona. En cambio, el art. 953 del CCiv. lo sanciona cuando declara nulo el acto jurídico que perjudique el derecho de un tercero" (349).

No hay pues denigración sin la intención de hacerlo. Así el juez del caso comentado habla de competencia desleal, que requiere desde luego el competidor y la intención de éste de causar un daño. En el caso del registro para su posterior venta el móvil es igualmente doloso.

Sin la intención de causar un daño no hay denigración posible. El simple registro para ciertos productos por un fabricante que los fabrica o que desea el registro para fines defensivos no es denigratorio porque ningún producto en sí mismo es denigratorio. El art. 7 del Convenio de París, reproducido textualmente en el párrafo 4 del art. 15 del Adpic, establece que: "La naturaleza del producto al que la marca de fábrica o de comercio ha de aplicarse no puede, en ningún caso, ser obstáculo para el registro de la marca". Esta norma nos dice que la marca en sí misma no puede ser denigratoria porque no hay productos denigratorios.

Para que haya denigración se requiere la intención de causar el daño, que ambos titulares sean competidores salvo el caso de la clara y ostensible intención de causar el daño (ej. la extorsión), que la marca denigrada sea de un cierto prestigio y, desde luego, que sean idénticas. Digo idénticas, y no confundibles, puesto que debe analizarse el caso con mucha estrictez y de la confundibilidad no siempre se desprende que haya habido una intención dolosa. Desde luego que si las marcas son casi idénticas, y si las restantes circunstancias así lo muestran, la denigración puede existir. Pero el punto de partida debe ser la identidad y no la mera confusión.

Los tribunales han sido estrictos en aplicar esta calificación de denigratoria.

Así se ha considerado que no hay denigración cuando la marca opuesta se solicita para un "bactericida" (350), para "insecticidas" (351), para "trapos de piso" (352), para "preservativos" (353) o para "productos para la higiene femenina", diciéndose en este último caso que no había identidad de las marcas (354), para "ropa interior femenina" (355) ni "para bidés e inodoros" (356).

Recientemente la Cámara rechazó la aplicación de la teoría de la denigración porque "a) no existía marca prestigiada, b) no promediaba tampoco intención de desprestigiar, y c) el hecho de que en la clase 2 del nomenclador vigente a la fecha de solicitud figuren los insecticidas de uso doméstico y los antisárnicos no importa, por sí solo, una denigración de la marca, que está otorgada para identificar bebidas no medicinales, por cuanto aquellos rubros no se encuentran descalificados en sí mismos y tampoco resultan peyorativos" (357).

Sin embargo, en un caso se consideró que el registro para "preservativos" de la marca "Blindex", que era conocida como marca de vidrios, tenía un "efecto denigratorio". La Cámara introdujo aquí una cuestión adicional: la de la confusión, al afirmar que "la elección para distinguir una marca de preservativos teniendo otra ya bastante conocida lo ha sido evidentemente para aprovechar el nombre de ésta en el mercado" (358). Con lo que pierde relevancia la cuestión de la denigración reemplazándola por la confusión. Un caso curioso se planteó cuando el titular de la marca "Pirillo", se opuso al registro de la marca "Pirulo". Lo curioso fue que el solicitante de la marca "Pirulo" afirmó que la había solicitado para usarla para prevenir al público consumidor sobre la existencia de productos con marcas "sin respaldo, sin garantía y que no pueden ofrecer al público service ni repuestos, ni, por supuesto, calidad en sus productos". El tribunal, ante tal afirmación, sostuvo que era "correcto sostener como lo ha hecho su contraria, que se trata de una finalidad peyorativa, identificatoria de productos de mala calidad y tecnología obsoleta". Y declaró fundada la oposición (359). No creo que estemos frente a un caso de marca denigratoria. En todo caso frente a un acto, aún muy discutible, de competencia desleal. Después de todo, existen productos con los defectos mencionados, lo cual es por todos conocido. Salvo que quien realice la publicidad con la voz "Pirulo" tenga un solo competidor en el mercado que sea el destinatario de la publicidad, no veo agravio alguno que otros competidores puedan tener.

2.3.13. Signos prohibidos por distintas normas

En 1.13 enumeré las normas que prohíben el registro de distintos signos. No merecen comentarios los decretos de vieja data que prohíben el registro de las palabras Nacional, Interpol y el emblema de esa organización, y los distintivos de la Cruz Roja.

Merecen un comentario las normas que se refieren a los símbolos olímpicos y a los términos "biológico, ecológico u orgánico, eco o bio".

La ley 24664 reconoce, en su art. 1, "la titularidad del Comité Olímpico Internacional (COI) sobre el emblema olímpico, consistente en los cinco anillos entrelazados de izquierda a derecha, formando el conjunto un trapecio regular y cuya base menor es la inferior, en uno o en varios colores, así como la combinación con cualquier dibujo o combinación con cualquier dibujo o designación, el que queda amparado en los términos de la ley 22362 ". Esto mismo se reconoce sobre las siguientes palabras: "Juegos Olímpicos; Olimpíadas; Olímpico; `Citius, Altius, Fortius´; Más Rápido, Más Alto, Más fuerte; Movimiento Olímpico; COI; y cualquier otra que induzca en forma inequívoca a la actividad desarrollada por el Comité Olímpico Internacional". El art. 2 agrega que "esta titularidad se extiende a la antorcha Olímpica; a las palabras, logos y mascotas identificatorias de cada Juego Olímpico, de invierno o de verano". El art. 3 lo establece sobre las palabras "Juegos Panamericanos, Juegos Sudamericanos, Juegos Nacionales, Organización Deportiva Panamericana (Odepa), Organización Deportiva Sudamericana (Odesur)", derecho que se extiende también a mascotas, logos, etcétera.

El broche final lo establece el art. 5 al decir que "Las marcas anteriormente consignadas se consideran de pleno derecho registradas ante la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial a todos los efectos legales, sin necesidad de cumplimentar las formalidades y trámites exigidos por la ley de la materia".

Solamente la ignorancia supina de quienes redactan y aprueban una ley como ésta explica su existencia. La ley llega al disparate de considerar registradas como marcas a signos que aún no han sido concebidos. Las declara registradas de pleno derecho sin tener en cuenta si se afectan derechos adquiridos de terceros. Por otra parte, la realidad es que no están registradas. Lo lógico hubiera sido prohibir el registro de signos determinados, que creo es la única aplicación coherente que puede tener esta ley.

Otra norma que contiene disposiciones disparatadas es el dec. 97/2001. En su art. 11 establece que "no podrán constituir marcas ni formar parte de ningún conjunto marcario los términos ecológico, biológico u orgánico, eco o bio, en productos de origen agropecuario, tales como alimentos, fibras, maderas, muebles o papel". Este decreto es claramente inconstitucional por un doble motivo. El primero es porque modifica lo establecido en la ley 22362. La Ley de Marcas es la que establece las condiciones de registrabilidad y una norma de rango inferior no puede modificarla de manera alguna. El segundo motivo es que el decreto en cuestión excede el alcance de la ley 25127, que dice reglamentar, ya que esta ley en ninguna parte se refiere a la registrabilidad de signos como marcas.

La Ley de Marcas ya contiene normas que se refieren a la registrabilidad de signos como marcas y a ella debemos remitirnos para determinar la viabilidad marcaria de cualquier signo. Probablemente las palabras ecológico, biológico y orgánico sean irregistrables por ser palabras descriptivas. Distinto es el caso de la partículas eco y bio. Ellas nada describen, en todo caso serán evocativas cuando se integren con otras voces o letras para formar un conjunto. De ninguna manera esto las hace irregistrables como marcas. La aplicación de este decreto priva además de la posibilidad de registro a cantidad de marcas que ni siquiera tendrían carácter evocativo. Como ser palabras con significado "biógrafo", "biombo", "ecónomo" o "ecograph", o totalmente arbitrarias como "pecom", "salteco", "albion" o "pabioti". Estos ejemplos demuestran lo disparatado e irracional de la norma. Lo dicho sin perjuicio de determinar cuales son los productos de origen agropecuario, que por su vaguedad pueden incluir productos de una gran diversidad, respecto de alguno de los cuales las partículas mencionadas ni siquiera tendrían algún valor evocativo.

(344) Ver supra nro. 2.1.22.

(345) Causa 6973, "Editorial Larrouse SA v. Editorial Tor SRL", sala entonces única, del 23/12/1968. En igual sentido, causa 3400, "Flego, Luis y otra v. Delego, Donato", sala entonces única, del 11/8/1967.

(346) Causa 6773, "Otamendi de Yaquinandi De Fino, E. v. Macías, F. M. s/ nulidad de marca", sala entonces única, del 9/4/1969. Ver también Cám. Fed. "Warner Bros v. Atlántica Cinematográfica Arg.", del 14/12/1956, JA, 1957-II-315.

(347) Porque "es evidente que su título atiende más al contenido que a la propia individualización...", causa 2297, "Arte Gráfico Editorial Argentino SA v. Editorial Codex SA", sala I, del 6/9/1974.

(348) BREUER MORENO, P. C., Tratado..., cit., ps. 67/68, caso "Antonio Pahul v. Cía. Nacional de Tabacos", del 16/8/1917, PyM, 1917, p. 374.


(350) Causa 5110, "Gelves Degalindez, Elsa R. v. Byk Liprandi SACeI", sala II, del 15/9/1977.

(351) Causa 8907, "Química Estrella v. SACOMED", sala I, del 27/2/1980.

(352) Causa 9329, "Garaguso, Pablo v. Imbrosciano Hnos. SAICF", sala I, del 29/7/1980.

(353) Causa 4320, "Verges, Pedro R. v. Sinopoli Armando, F. P.", sala I, del 23/10/1975, cuando se dijo que el "principio debe ser aplicado en forma sumamente restringida y sólo puede ser impuesto" -como lo expresa el fallo- "cuando de las circunstancias del caso resulta claramente que se trata de un medio para denigrar la marca acreditada y perjudicar a su titular, teniendo su fundamento en las disposiciones de la ley civil, ante la falta de previsión sobre ello de la actual ley marcaria, o sea de la 3975".

(354) Causa 3099, "Warner Lambert v. Crush SACI", sala II, del 19/9/1974, las marcas eran "Pristeen" y "Pristino", habiéndose pedido la primera para todos los productos de la vieja clase 2, y estando la oponente en la vieja clase 22.

(355) Causa 8528, "Potinian, Carlos v. Montres Rolex", sala I, del 9/12/1969.

(356) Causa 977, "The English Electric Co. Lted. v. Ángel Estrada y Cía. Ed. Com. e Imp.", sala II, del 9/11/1971.

(357) Causa 2266, "Química Estrella SACI v. Cía. de Intercambio Regional SA", sala I, del 20/12/1983. También se ha dicho que "...de ningún modo se ha admitido que pueda denigrarse una marca cuando se inscribe en toda la clase. Es decir, que una misma voz puede usarse indistintamente para cualquiera o para todos esos artículos, por ejemplo un antibiótico y un insecticida de uso doméstico. En tales condiciones, el público consumidor podrá efectuar la debida diferenciación en razón de la naturaleza de cada uno sin que pueda llegar a confundirlos por las marcas que ostentan". Causa 2787, "Laboratorios Gordon de Alberto E. Godwin y Cía. v. Bodegas Esmeralda SA", sala II, del 23/11/1973.

(358) Causa 3736, "Verges, Pedro R. v. Santa Lucía Cristal SA", sala II, del 4/7/1975.

(359) Causa 5079, "Electrodomésticos Aurora SA v. Assisi, Clemente Rosario y otros", sala III, del 6/10/1994.

CAPÍTULO III - EL REGISTRO DE LA MARCA

3.1. REQUISITOS DE FONDO QUE HACEN AL SIGNO

De lo establecido en los tres primeros artículos de la ley, que he analizado en el capítulo anterior, se extraen las condiciones o requisitos esenciales de una marca válida. Allí hemos visto qué es lo que puede o no ser registrado como marca. Ahora, tomando esas normas, trato la misma cuestión desde otro punto de vista, determinando cuáles son esos requisitos que deben existir para que un signo pueda ser registrado como marca, o bien, ya registrado, pueda ser considerado como una marca válida. Tradicionalmente la doctrina ha considerado que esos requisitos son la novedad, la especialidad y la licitud. Aunque, como veremos, hay autores que han agregado otros requisitos, y otros que han atribuido significados diferentes a las mismas palabras. Parecería más bien que se trata de un problema semántico ya que, cualquiera sea la manera en que se denomine a cada requisito, lo cierto es que la marca para poder ser tal:

a) debe permitir al consumidor que la diferencie del producto o de sus características, esto se da cuando la marca no coincide con el nombre del producto o el de sus características;

b) debe permitir la diferenciación de esa marca de otras anteriores;

c) no debe estar prohibido su registro.

3.1.1. Novedad. Carácter distintivo

En el art. 1 de la ley se establece como pauta básica general de registrabilidad para todo signo el que tenga capacidad distintiva.

El poder o carácter distintivo de un signo es la capacidad intrínseca que tiene para identificar un producto o un servicio. No tiene tal carácter el signo que se confunda con aquello que va a identificar, es decir que sea el nombre de lo que se va a distinguir o de sus características. La marca puede dar una idea de lo que va a distinguir y aun ser, aunque en menor grado, distintiva. Es la llamada marca evocativa. Cuanto mayor sea la relación entre la marca y lo que distingue menor será su poder distintivo. Así los signos de fantasía son los más distintivos. En la medida en que evocan el producto, servicio o sus cualidades, lo son menos, y carecen totalmente de ese carácter cuando se transforman en descriptivos, y se tornan irregistrables.

Hay quienes han afirmado que el carácter distintivo es el requisito esencial, y que engloba tanto la novedad como la especialidad. Laborde opina que para que una marca sea distintiva tiene que ser "suficientemente original para forzar la atención (especial) y diferente de aquellas empleadas por los competidores (novedosa)" (360).

Para Roubier, dicho carácter "puede no pertenecerle -sea porque la marca se confunde con otras marcas ya existentes, y que existen, como se dice, anterioridades- porque se trata de signos usuales genéricos o necesarios que pertenecen forzosamente al dominio público y que no pueden por ello ser apropiados" (361).

Braun y Capitaine opinan que "cuando se dice que la marca debe ser distintiva, debe entenderse que la marca debe distinguir el origen o la proveniencia, y no la naturaleza o la industria del producto". Y luego agregan que la marca debe ser distintiva en sí misma, es decir ser novedosa, excluyéndose los signos simples, y debe ser distintiva objetivamente, es decir, no parecida a otras (362). Más recientemente Mathely ha sostenido que "el carácter distintivo, exigido para la validez de la marca, consiste entonces en la capacidad del signo de identificar un objeto a fin de permitir al público el reconocerla". Aunque luego afirma que el carácter distintivo no debe ser confundido con la novedad ni con la especialidad (363). Este autor asimila la novedad de un signo a su nivel creativo, a su fantasía.

Parece más razonable asimilar el carácter distintivo a la novedad. Novedad en cuanto a la aplicación, y no necesariamente en cuanto al nivel creativo del signos. Es más novedoso (distintivo) en sí mismo un signo cuando menor relación tiene con lo que va a distinguir, y para ello no importa si es una palabra de fantasía o una del lenguaje de todos los días.

Rendu decía que una de las condiciones esenciales es "que el signo sea novedoso como marca, es decir, no que sea inventado por él, sino que no haya sido todavía adoptado para el mismo uso por otro individuo" (364).

Otro conocido autor, Allart, opinó que el concepto de novedad era más amplio al decir que "no se concebiría, en efecto, que un comerciante o un industrial pudiera apropiarse de un signo empleado por otros antes que él de manera corriente, o bien que constituyera la marca de uno de esos competidores" (365).

Esta concepción permite clasificar la novedad como intrínseca (poder distintivo) y como extrínseca, con relación a otras marcas anteriores (especialidad) (366).

3.1.2. Especialidad. Disponibilidad

La segunda condición esencial para la registrabilidad de un signo es que éste sea inconfundible con marcas registradas o solicitadas con anterioridad. Es lo que se denomina como especialidad, que la marca sea especial con respecto a otras marcas. Como explica Pouillet "es necesario naturalmente que ella sea distinta de toda otra marca y, por ser distinta, que sea especial, es decir de naturaleza inconfundible con otra, y mismo reconocible fácilmente" (367).

Rendu explica que es especial si tiene una "forma en sí misma, que permita reconocerla entre todas" (368).

Autores como Braun (369), Van Bunnen (370) y Saint Gal (371) llaman a la especialidad, disponibilidad. El signo será registrable si está disponible, es decir, si no ha sido ya adoptado por otro.

En el próximo capítulo me referiré a la confusión marcaria que se da cuando la segunda marca no es "especial" con respecto a lo anterior.

3.1.3. Originalidad

Hemos visto que la originalidad sólo se exige en nuestra ley para el registro de las frases publicitarias (372).

Sin embargo, hay quienes han sostenido que un cierto grado, mínimo si se quiere, de originalidad le cabe a todo signo para poder acceder al registro. Así Laborde opinaba que "para forzar la atención, la marca no debe ser un signo de una simplicidad muy elemental. Las figuras geométricas (un círculo, un cuadrado, líneas paralelas) no son generalmente consideradas como que pueden servir de marcas" (373). Van Bunnen lo define como el carácter distintivo in abstracto que según él "grava, por ejemplo, los signos muy simples, que serán normalmente tenidos por simples detalles de ornamentación del producto, incapaces de individualizarlo en el espíritu del público. Así un círculo, un punto o un cuadrado o aun una cifra o un color aislado" (374).

No estoy de acuerdo con estas opiniones. Si no hay que crear o que inventar un signo para que éste pueda ser registrado, sino que hay que ser el primero en adoptarlo, entonces la originalidad queda completamente de lado. Nada menos original que palabras de uso común en nuestro idioma como lo son "Cocinero", "Alba", "Estrella", "Ala" y "Uvita", y sin embargo constituyen marcas magníficas. Como explica Mathely "un signo existente y conocido, o un signo banal, pueden ser perfectamente arbitrarios con respecto a un objeto determinado" (375).

Esos signos "extremadamente simples" pueden ser también magníficas marcas si nadie antes los ha adoptado. Lo que probablemente sucederá es que ellos formen ya parte de muchas marcas, transformándose en signos de uso corriente, y por ello no tengan la especialidad suficiente. Pero esto no tiene que ver con la originalidad.

3.1.4. Licitud

La tercera condición esencial es que el signo en cuestión, que puede ser novedoso y especial, no esté prohibido por alguna disposición de la ley. Me he referido ya a todos esos supuestos entre los que están las marcas engañosas, las inmorales y los distintivos oficiales (376), etcétera.

3.2. REQUISITOS QUE HACEN AL SOLICITANTE

3.2.1. Quién puede solicitar el registro

Toda persona habilitada para ejercer el comercio puede solicitar el registro de una marca. Por lo tanto, quien tiene la libre administración de sus bienes puede también solicitar y ser titular de una marca (377).

El fin primero de una marca es distinguir productos o servicios que han de ser "comercializados", y quien así lo haga estará realizando actos de comercio. Es lógico por tanto que pueda registrar marcas para ello.

No es necesario entonces ser comerciante para poder solicitar el registro de una marca. Hay sí que tener la edad necesaria para poder serlo. Un menor de edad no puede solicitar un registro, pero sí puede ser su titular, si lo ha heredado.

No hay distingos en lo referente a la nacionalidad o domicilio del solicitante. El art. 10 de la ley 22362, de manera genérica comienza diciendo: "Quien desee obtener el registro de una marca...", sin fijar limitación alguna.

El art. 11 confirma esto al establecer que el domicilio constituido en el país por una persona domiciliada en el extranjero tiene efectos especiales relativos a las notificaciones de demandas judiciales. La jurisprudencia así lo ha entendido expresamente y, más recientemente, ha expresado que "ni el hecho de que la actora no tenga actualmente domicilio en el país, ni agencia o sucursal, constituyen argumentos demostrativos de que dicha parte carece del interés legítimo que requiere el art. 4 de la ley 22362" (378).

3.2.2. El interés

La ley, en el art. 4, exige a quien desee ser titular de una marca que tenga un interés legítimo. Se modifica así lo establecido en la ley 3975, que exigía el carácter de "industrial, comerciante o agricultor" (379). El criterio de la ley vigente es mucho más amplio, ya que admite que quien no sea comerciante pueda solicitar una marca si tiene interés legítimo.

El solicitante de la marca, y no su eventual cesionario, es quien debe tener un interés legítimo en el momento en que ella es solicitada.

El interés es obvio cuando se trata de solicitudes presentadas por comerciantes (380) o industriales que ya desarrollan una actividad, o cuando se trata de marcas que serán de defensa. No lo es tanto cuando el solicitante tiene la intención de usar la marca en el futuro próximo y nunca ha realizado antes actividad comercial alguna. Es lógico que si va a vender productos, primero intente registrar la marca con que los ha de distinguir. El interés será dificil de probar en el momento de presentar la solicitud, pero no por ello debe considerárselo inexistente. Quizás sólo después de conocer si su registro es viable -por no tener oposiciones de terceros u observaciones de la Oficina de Marcas- se lanzará a efectuar los preparativos pertinentes para su uso. Por esto, el criterio para definir el interés no debe ser estricto, bastando para satisfacerlo la intención de usar la marca o bien el carácter defensivo de la misma. Durante la vigencia de la anterior ley, que era estricta en este punto, ya se admitía la validez de los actos preparatorios, seguidos de una actividad mercantil, para obtener la capacidad requerida (381).

El requisito del interés legítimo no ha sido incorporado para limitar a los solicitantes, sino para incluir a otros que quedaban fuera de la enumeración taxativa de la anterior ley 3975 (382).

Existiendo el requisito de uso que luego veremos (383), y la pena de nulidad para las marcas especulativas (384), no debe ser el del interés un obstáculo infranqueable, sino un principio con cierta flexibilidad.

Los tribunales han afirmado que el interés "...comprende cualquier utilidad de la vida del solicitante o del oponente y abarca tanto las ventajas de índole patrimonial como aquellas otras que aun excediendo la pura dimensión económica inciden en la esfera individual..." (385), permitiendo "...que la protección legal se extienda a intereses incuestionablemente legítimos que de otro modo quedarían huérfanos de ella, cubriendo así un eventual vacío, una disvaliosa carencia del ordenamiento jurídico positivo" (386).

La jurisprudencia ha interpretado que antes el requisito de la calidad de comerciante y ahora el de interés legítimo, tienen como objetivo el evitar la existencia de marcas que no han de ser usadas, sino vendidas. Es decir, evitar el registro de las llamadas marcas especulativas: "No ha cambiado entonces la razón de ser de la disposición, y que puede expresarse en los términos de nuestro más alto tribunal como la necesidad de garantizar las actividades económicas contra la competencia desleal en la producción o circulación de la riqueza y amparar el esfuerzo del hombre, individualizando sus productos, sus fábricas o sus establecimientos de comercio para cimentar su responsabilidad, su mérito y su legítimo beneficio; y no ha inspirado al legislador el propósito de crear título de mera especulación con los cuales sus dueños puedan gravitar sobre los verdaderos productores o comerciantes y sobre el consumidor, encareciendo los artículos sin aporte real alguno" (387).

Tiene interés legítimo aquél que registre una marca con la real intención de usarla, pero no de venderla o especular con ella, o que lo haga con fines defensivos (388).

Se presume que tiene tal interés quien ya es titular de marcas, debiendo, quien alega lo contrario, probarlo (389). Es decir, es la otra parte, la que alegó la falta de interés, la que debe destruir la presunción creada por la titularidad de marcas (390).

No hay que probar el interés legítimo en el momento en que se presenta la solicitud. Tampoco la autoridad administrativa requiere tal prueba en otras etapas del trámite. Deberá probarse en caso de una oposición que tenga por fundamento la falta de interés en el solicitante, y la procedencia de aquélla sea llevada a la Justicia. Allí sí deberá probar el solicitante el interés que le ha sido negado (391).

Que la carga de la prueba esté en el solicitante y actor es del todo razonable. Imponérsela a quien la niega, es decir al oponente y luego demandado, implicaría obligarlo a producir la difícil prueba negativa, cuando al solicitante le es simplísimo demostrar su interés, si lo tiene.

Sin embargo, no parece que quien manifiestamente es comerciante, y la oponente lo sepa sea porque es una sociedad comercial o porque realiza una actividad comercial que el oponente conoce, tenga nada que probar ante la negativa de tal carácter. Hay oponentes que invocan tal falta de interés de manera automática, sabiendo que el solicitante tiene sobrado interés en ser titular de marcas. En estos casos, quien afirma la falta de interés que aparece evidente tiene que probar por qué no la tiene el solicitante.

La falta de interés en el solicitante no se subsana con la transferencia de la marca a un tercero que lo tenga. El que alguien que no probó tal interés transfiera la marca "constituye -al menos en apariencia- un propósito especulativo" (392). Una conclusión diferente significaría desvirtuar la exigencia legal, y además sería contradictorio con lo establecido en el inc. c) del art. 24 que castiga con la nulidad a las marcas registradas para ser vendidas.

(360) LABORDE, A., Traité théorique et pratique des marques de fabrique et de commerce, Paris, 1914, p. 19.

(361) ROUBIER, P., Le droit..., cit., ps. 559/560.

(362) BRAUN, Thomas - CAPITAINE, Albert, Les marques de fabrique et de commerce, Paris, 1908, ps. 13 y 14.


(364) RENDU, A., Traité..., cit., p. 15. Se refiere al uso del signo como nombre por otro y no como marca, ya que el uso de marcas parecidas anteriores lo trata cuando se refiere a la especialidad.

(365) ALLART, Henri, Traité théorique et pratique des marques de fabrique et de commerce, Paris, 1914, p. 16.

(366) Continúa ALLART, H., Traité..., cit., p. 17, "En resumen, la novedad requerida en materia de marcas es una especialización del signo adoptado, por su aplicación a un producto dado: es lo que se acostumbra expresar al decir que la marca debe ser especial, es decir, tal, que no se confunda con ninguna otra marca anteriormente empleada para objetos parecidos".


(368) RENDU, A., Traité..., cit., p. 15, y agrega luego: "...que ella sea suficientemente distinta de las otras marcas para no confundirse con ellas", p. 21.

(369) BRAUN, A., Précis..., cit., p. 65.


(371) SAINT GAL, Yves, Protection et valorisation des marques de fabrique ou de service, 4ª ed., Paris, 1972, p. E-2.

(372) Ver nro. 2.1.15.

(373) LABORDE, A., Traité..., cit., p. 19.

(374) VAN BUNNEN, L., Aspects..., cit., p. 38. Recientemente la sala 3 de la Excma. Cámara, refiriéndose a solicitudes de marcas formadas por una franja de color que hacía contraste con el color natural del producto, dentro de una línea acanalada, dijo: "En mi fallo de esta sala, dictado el 29/4/1983 en la causa 0591 -que guarda con la presente marcada analogía y en la que la aquí actora era parte- el tribunal recordó la opinión, vertida en su voto en disidencia por los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, doctores Cabral y Risolía quienes, luego de determinar qué es una marca y cuáles son sus fundamentos, agregaron que consistía en un signo individualizante y diferenciador presentado bajo una determinada forma que debe ser fácilmente reconocida para llenar su cometido, ya que se la concibe en el interés de los productores y consumidores consultando conveniencias públicas y privadas; y que el producto no podía ser individualizado, distinguido y protegido por un signo que, por su imprecisión, vulgaridad o generalidad resulte una nota no distintiva, difusa, corriente o genérica (Fallos, 279:152 )". Causa 3033, "Alpargatas SAIC v. Clío SA", sala III, del 31/5/1985.En el fallo de la Corte al que hace referencia este fallo se declaró registrable una combinación de colores que iba a lo largo de un caño plástico: "Que en el sub lite, no obsta la circunstancia de que las combinaciones de colores solicitadas como marca coincida con la que llevan los caños plásticos, porque la demandada no sostuvo que tales combinaciones fueran las naturales del producto", "Industrias Plásticas Ausonia v. Fábrica Argentina de Alpargatas", del 15/3/1971, CSJN, Fallos, 279:152.En la causa 7221, "Zanchetti. Hnos. SACI v. Zanella Hnos. y Cía. SACIFI", sala III, del 1/3/1995, en el que se discutió la confundibilidad de dos marcas, el tribunal afirmó que "la oponente no puede pretender el monopolio de todo logotipo que esté constituido por dibujos geométricos rectangulares...".


(376) Ver nro. 2.3.

(377) Arts. 9 y ss., CCom.

(378) Agrega la Excma. Cámara en este fallo: "Asimismo, cabe recordar que las sociedades extranjeras pueden realizar actos aislados de comercio (arg. art. 18, ley 19550) la práctica de los cuales puede conferir un interés legítimo al productor extranjero para que sus mercancías sean identificadas con una marca propia" (causa 5504, "Spraying System Co. v. Lagorio, Mario", sala II, del 22/12/1987).Anteriormente, la sala III de la Excma. Cámara ratificó esta posición al decir: "En este punto ya he expresado que la Ley de Marcas ha sido dictada por el Congreso de la Nación en uso de las atribuciones que le confieren los incs. 12 y 16 del art. 67 de la CN y con el objeto de reglamentar el comercio y proteger las industrias, lo cual se concreta en la defensa por una parte de quien comercia honestamente distinguiendo sus artículos y acreditándolos para formar una clientela, y por la otra, en la protección del público consumidor en su buena fe en la colección de los productos de su preferencia" (esta sala, causa nro. 2646 del 30/8/1984 y nro. 1868 del 26/6/1984). "En la medida en que que se respeten tales principios, por virtud de la garantía establecida en el art. 20 de la Constitución Nacional, no corresponde efectuar ninguna discriminación respecto de sociedades extranjeras y a favor de empresas nacionales" (causa 3360, "E. Merck v. Romaser SACI", sala III, del 21/6/1985).Ver en igual sentido causa 6513, "Baker Cummins Dermatologicals Inc. v. Laboratorios Felipe Bajer SAIyC", sala II, del 5/5/1995; causa 21.367, "Vivat Holding PLC v. Yannit SA", sala III, del 30/4/1996.

(379) Art. 6, ley 3975.

(380) Causa 3444/93, "Accardo, Josefina Laura María v. Saint Julien SA", sala II, del 8/5/1997. Se dijo en esta causa que "...la actora -como comerciante que es- tiene pleno derecho para requerir ese registro sin tener que explicar a nadie los motivos que animan su conducta".

(381) "...el actor explota un establecimiento dedicado a la "fabricación de galletitas, cuya habilitación municipal fue otorgada en abril de 1979, esto es, pocos meses después de requerida la marca (nov. de 1978, fs. 24) y con bastante anterioridad a la iniciación del sub lite. En tales condiciones, teniendo presente que la organización de un establecimiento industrial impone, por su propia naturaleza, la realización de una serie de actos preparatorios, es razonable aceptar que la solicitud marcaria configuró -habida cuenta de la cercanía de las fechas y de la efectiva explotación comercial que cumple el actor- una medida destinada a poner en marcha la empresa; extremo éste que descarta en el peticionario la intención de obtener un título de la propiedad industrial con propósitos espurios". "Por otra parte, la

concreción de actos preparatorios -especialmente si son seguidos por una actividad mercantil efectiva (esta conducta posterior comporta un elemento valioso para juzgar sobre la proyección jurídica de aquellos actos)- bastan por sí para atribuir calidad de comerciante a quien los ejecutó". Causa 1177, "Riera, Carlos v. Sumotar SRL", sala II, del 20/8/1982.

(382) Así lo da a entender la Exposición de Motivos que señala el avance de la jurisprudencia que admitió el registro de marcas por asociaciones sin fines de lucro. Ver también: causa 181, "Valansi, León v. Virtus SAIC s/cese uso" y "Virtus SAIC v. Valansi, León s/ret. op.", sala II, del 18/8/1981; causa 1807, "Rodríguez, Camilo Ernesto v. Cintoplom SACIF", sala II, del 18/3/1983.

(383) Cap. V.

(384) Art. 24, inc. b).

(385) Causa 656, "Mexport International SA v. Centro de la Industria Lechera", sala I, del 13/4/1982; causa 1965, "Meligrana, Antonio R. v. Plastificadora SAICeI", sala I, del 29/7/1983; causa 2763, "Greco Hnos. SAICA v. Asociación Civil Jockey Club", sala III, del 26/3/1985; causa 13.521, "Gensana, Rodolfo Francisco Antonio v. Credencial Argentina SA", sala I, del 22/11/1994.

(386) Causa 102, "Sportlandia SA v. Vilas, Guillermo", sala II, del 5/8/1981.

(387) Causa 1785, "Goldfischer, Jorge v. Coppa y Chego SAFCeI", del 31/5/1984 y causa 102 citada en nota anterior, entre otros. También ha dicho la Excma. Cámara que: "La valoración conjunta de esos datos, emanados de fuentes distintas (pericial, informativa y testimonial), conduce a aceptar que Cugliari desempeñaba el comercio antes de requerir la marca objetada. Y un cúmulo de abundantes informes demuestra que esa actividad comercial fue continuada hasta el presente, lo cual acredita que en ningún momento ha sido voluntad del actor la obtención de un mero título de especulación". Causa 5462, "Cugliari, Juan Bautista v. Victor Company of Japan Ltd.", sala II, del 17/11/1987.

(388) Se ha dicho que cumple con tal interés "una empresa dedicada a la fabricación de artículos de perfumería/cosméticos, que ha tenido desarrollo en el extranjero (conforme a la prueba glosada) y cuyo interés aparecería concentrado evidentemente en el logro de la registración misma, a partir de la cual podría comenzar a designar sus productos e identificarse frente al público local". Causa 20.131/95, "Industria Cosmética Coper Ltda. V. Wella Aktiengesellschaft", sala III, del 12/9/2002.

(389) Causa 3215, "Díaz, Alberto v. Karatex SAIC", sala I, del 4/6/1985; causa 21.920/96, "Betterware International Ltd. v. La Royal SA de Servicios", sala II, del 30/12/1999. En la causa 9022/99, "Delgado, Mauro Alberto v. Menoyo, José David y otro", sala II, del 6/2/2003, se reiteró que "la circunstancia de ser titular de otra marca comercial registrada constituye -conforme con nutrida jurisprudencia- una presunción de que le asiste interés legítimo en obtener un nuevo título marcario".

(390) Causa 4449, "Feijoo, Héctor Mario v. Ayam, Roberto Isaac", sala I, del 23/9/1993; causa 24.496, "Varela de Mayol, María v. Servotron SACIFI", sala III, del 2/5/1997; causa 4477, "Zoomp Confecciones Ltda. v. Soñora, Graciela Alejandra", sala II, del 9/12/1997; causa 22.293, "NBA Properties Inc. v. Induswheel SAIyC", sala II, del 3/2/1998.

(391) Causa 4747/93, "Nupieri, Juan Carlos v. Minnetonka SA", sala III, del 11/2/1999, oportunidad en que se dijo: "En efecto, el solicitante de una marca deberá demostrar su interés legítimo solamente cuando se presente una oposición que se funde en la ausencia de tal interés"; causa 2778/98, "Pereira, Lidia Beatriz v. Luncheon Tickets SA y M", sala III, del 27/12/2001.

(392) Causa 997/99, "Dendol SA v. Mycis Company SRL", sala I, del 12/9/2002.

3.3. TRÁMITE DE REGISTRO

3.3.1. Presentación de la solicitud

La solicitud de registro se presenta ante el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI), que ha reemplazado a la Dirección de Calidad, Tecnología y Propiedad Industrial (393).

El decreto 558/1981 que reglamenta la Ley de Marcas establece que la solicitud puede ser también presentada "...en las provincias y territorios nacionales, en las oficinas de correos que determinen los reglamentos respectivos" (394). La presentación en las oficinas de correos es un procedimiento apenas usado. La práctica generalizada es la presentación directa ante la autoridad administrativa. En el mencionado formulario deben consignarse los datos que marca la ley, a saber: el nombre, domicilio real, domicilio especial, la descripción de la marca y la indicación de los productos o servicios que va a distinguir (395).

Obviamente, debe indicarse cuál es la marca que se desea. Si tiene un tipo especial de letra, se acompañará, pegada a la solicitud, un clisé que muestre de qué se trata.

3.3.1-a) La descripción

En los casos en que la marca no es puramente denominativa adquiere una cierta relevancia la descripción que de ella haga el solicitante. Éste describe y explica en qué consiste la marca y así dirá, por ejemplo, que se trata de un dibujo estilizado de una letra o de un objeto cualquiera. Jurisprudencia reiterada ha establecido que las marcas deben ser cotejadas tal cual han sido solicitadas y descriptas en la solicitud (396). Sin embargo, esta descripción tiene un valor relativo. Lo que realmente importa para la comparación con otras marcas es lo que la autoridad de aplicación o el juzgador, según sea el caso, y ambos deberán colocarse en el lugar del público consumidor, entiendan qué es la marca en cuestión. Aun cuando la descripción diga que la marca es el dibujo estilizado de una letra, pero en realidad parece un triángulo, así deberá ser valorada. Desde luego que quien no podrá decir algo distinto será el propio solicitante. Esto tiene su importancia cuando se juzga la confundibilidad, y la marca puede dar lugar a más de una interpretación. Si el solicitante en su descripción ha dicho que se trata del dibujo de una letra, no podrá luego decir que es un triángulo. En otras palabras, la marca es lo que aparece en el clisé que se presenta adherido a la solicitud de registro. Y ninguna otra leyenda o afirmación en el texto de la solicitud, salvo la renuncia del privilegio sobre palabras descriptivas, puede modificar este hecho.

De todas maneras, la solicitud delimita para quien la presenta el marco inicial de su derecho. No sólo en lo que se refiere al signo en sí mismo, sino también en cuanto a los productos o servicios que va a distinguir. El derecho exclusivo a concederse no podrá exceder el ámbito marcado en la solicitud de la marca y la indicación de los productos o servicios que va a distinguir.

Cuando la marca no sea puramente denominativa deberán acompañarse dos clisés tipográficos que permitan la reproducción de esa forma especial, sea en el tipo de letra, en el dibujo, relieve u otro signo (397).

La descripción adquiere relevancia en los casos de las marcas constituidas por sonidos o por olores. Una marca que no puede ser descripta adecuadamente no puede ser concedida. En el caso de los sonidos musicales, la cuestión parece simple ya que se pueden acompañar las notas musicales que describirán la melodía. Si esto no es posible, porque el sonido no es música, entonces la única solución posible es acompañar una grabación del sonido junto con la solicitud, y describirlo de alguna manera, sea como aullido de lobo, o como grito de espanto. Esta descripción es la que luego será publicada para que se tenga idea de lo que ha sido solicitado. Aunque deberá indicarse en la publicación que existe una grabación de dicho sonido que puede ser escuchado por quien lo desee.

Se presenta más difícil el tema cuando se trata de olores. No habría mayor problema si pudiese conocerse el olor a través de una fórmula química. Ésta, junto con el olor que tal producto tiene, se deberían incluir en la publicación de la solicitud, y se tendría noción exacta de lo que se trata. Si hay olores que no pueden ser encerrados en una fórmula, entonces deberá decidirse si una descripción, como ser "olor del pasto húmedo", es suficiente para que un tercero sepa que no podrá usar ese olor como marca si alguien lo ha registrado como marca con anterioridad. Una descripción de esta naturaleza debería ser aceptada en tanto y en cuanto tal olor exista y sea determinable.

Al presentante se le entregará un recibo "en el que consten la marca, fecha, hora y número de presentación, nombre del solicitante, productos o servicios a distinguir y la clase correspondiente" (398).

3.3.1-b) Variación del tamaño y color

En la descripción de la marca muchas veces el solicitante manifiesta que se reserva el derecho de variar el tamaño y color de la marca. Ninguna observación merece lo relativo al tamaño, pero sí la variación del color. En la gran mayoría de los casos, la utilización de una u otra combinación de colores harán de la marca algo completamente diferente. Podría entonces ocurrir que el titular de una marca fuera titular de tantas marcas como combinaciones de colores pudieran imprimírsele. Tal reserva no puede tener valor alguno. Es obvio que el tamaño de la marca será el que la necesidad determine, por ello lo innecesario de esta leyenda. Los tribunales han sostenido que "la modificación de las proporciones de los distintos elementos que constituyen el registro aceptado configura una alteración inaceptable de la marca". Y que por ello "a los efectos de realizar el cotejo, debe considerarse a la marca del oponente tal como ha sido inscripta en el Registro" (399). En lo que hace a la reserva respecto del color, ella no tiene, a mi juicio, valor alguno. La marca es lo que aparece publicado, y si no reivindica combinación de colores, pues no estarán en la marca. Ella será una marca en blanco y negro, y tendrán fundamental importancia las partes denominativas y los dibujos. Lo que corresponde para evitar lo contrario es que se incluyan en la solicitud, en forma específica, la combinación de colores que tendrá la marca. El valor de tal reserva también ha sido negado por la Justicia afirmando que "no es posible ejercitar ese monopolio de los colores, frente a un pedido en el que, concretamente, se solicita una combinación determinada de colores" (400).

3.3.1-c) Renuncia de privilegio sobre elementos de uso común

Otra costumbre que existe en nuestra práctica marcaria es la de solicitar el registro de una etiqueta incluyendo en la misma todas o casi todas las leyendas que llevará el producto en el mercado. Muchas de esas leyendas son irregistrables per se puesto que describen características del producto distinguido. En ciertos casos, el solicitante, en la descripción contenida en la solicitud, renuncia a todo privilegio sobre esos elementos de uso común. En otros, sólo lo hace si hay una oposición o bien una observación de la autoridad administrativa.

En la primera edición de este libro sostuve que la renuncia no debería ser aceptada por la autoridad administrativa. Aunque dejé abierta la posibilidad de que ésta fuera aceptada, pero consignando en la publicación qué elementos no gozan de tal privilegio. En la segunda edición de este libro me incliné por esta última solución que hoy mantengo, y que es la aceptada por el INPI y por los tribunales (401). Muchas marcas están formadas por un conjunto de distintos elementos dispuestos, muchas veces, de manera original. Infinidad de etiquetas tienen esta característica. En ellas, algunos de sus elementos son descriptivos e inmonopolizables. Sin embargo, la forma en que están dispuestos en la etiqueta le dan a la misma una apariencia determinada. Obligar al solicitante a que los elimine de la marca, o bien a que coloque en su lugar un dibujo del símil de las letras, harán de esa marca algo diferente de lo que se utilizará en el mercado.

El solicitante pues no puede ser obligado a modificar la apariencia de su marca. Tampoco existen impedimentos legales para que él renuncie a los elementos sobre los que no pretende privilegio. La autoridad administrativa no puede prohibirle que lo haga. Es más, dicha autoridad debería exigirle al solicitante tal renuncia cuando considere que hay términos

sobre los que nadie puede pretender privilegio. Estas renuncias deben ser publicadas en el Boletín de Marcas al publicarse la solicitud, o bien al publicarse la concesión de la marca, dependiendo el momento en que tales renuncias se realicen. Aunque siempre se deberá publicar junto con la concesión para que se sepa en qué consiste el derecho otorgado.

El que el solicitante renuncie al privilegio sobre un elemento que forma parte de su marca no significa que ésta ha de ser concedida. Puede suceder que el solicitante incluya en su conjunto una marca registrada de un tercero. En ese caso, la autoridad considerará ese elemento como a cualquier otro, y denegará la marca solicitada si hay confusión con otra anterior.

Lo dicho no significa que la renuncia debe transformarse en una cuestión obligatoria cada vez que se incluyan elementos de uso común. Al solicitante de una marca solicitada para distinguir vinos, constituida por una etiqueta que contiene la palabra "vino", no se le puede exigir que formule tal renuncia. Es público y notorio tal carácter, y ningún juez ha de reconocerle monopolio sobre esa palabra. Este criterio, como tantos otros, debe aplicarse con sentido común. Sirve para muchos casos de duda, en los que la línea entre lo que es de uso común y lo que no lo es aparece no tan clara.

3.3.2. La prioridad

La presentación de la solicitud de registro no significa, desde luego, que se obtiene un derecho a la marca. Veremos enseguida el trámite a que se la somete y cómo la solicitud de registro puede ser denegada. La solicitud en sí misma ha sido considerada un derecho en expectativa por nuestros tribunales (402). Sin embargo, la solicitud configura también un derecho de prelación. En principio, quien primero solicita una marca tiene mejor derecho a la misma que quien lo hace después (403). Digo en principio, porque -como enseguida veremos- puede haber situaciones especiales, como ser el uso anterior de quien registra después, que pueden modificar esta situación.

El art. 8 de la ley establece que "el derecho de prelación para la propiedad de una marca se acordará por el día y la hora en que se presente la solicitud, sin perjuicio de lo establecido en los tratados internacionales aprobados por la Argentina".

La ley repite casi textualmente el art. 22 de la ley 3975 que, al decir de Breuer Moreno, sancionaba "de esta manera el sistema atributivo adoptado por la ley argentina" (404).

La excepción que marca la norma recién transcripta es la que contiene el art. 4 del Convenio de París (405). En este artículo se establece que quien solicita una marca en un país miembro goza de una prioridad para hacerlo en otro país miembro, si lo hace dentro de los seis meses posteriores a ese depósito. Cabe aclarar que esta norma no menciona las marcas de servicios. Sin embargo, es práctica de la autoridad administrativa aceptar los pedidos de prioridad en casos de marcas de servicios. Y ello es lo razonable. La Convención de París es terminante en otorgar la misma protección a estas marcas que a las marcas de productos. Por tanto, no corresponde hacer esta diferencia por la omisión de su mención en el art. 4º.

La solicitud sobre la que se reclame el derecho de prioridad debe ser la primera presentada en un país miembro (406). Desde luego deberá acreditarse la existencia y fecha de presentación de la solicitud extranjera, con una copia de la misma certificada por la Oficina de Marcas del país que corresponda.

No puede certificarse, obviamente, que esa solicitud sea la primera presentada en el extranjero. Si no lo fuera, la marca concedida en tales condiciones podría ser nula si hubiera anticipado en forma indebida a una marca presentada localmente antes que ésta pero después de la solicitud extranjera.

3.3.2-a) El uso anterior y la prioridad

No siempre la presentación de la solicitud otorga a su titular un derecho absoluto de prioridad, de la misma manera que la marca concedida no otorga un derecho indiscutible e inatacable.

Existen casos en los que una solicitud debe ceder ante marcas que han sido utilizadas con anterioridad a dicha solicitud. Puede haber casos en que se ha usado una marca y que, sea por ignorancia o por una cierta negligencia, no se haya solicitado el registro. Estas situaciones no deben ser olvidadas, ya que significaría desconocer una realidad económica y quizás permitir el aprovechamiento indebido de una clientela ajena. Otra interpretación implicaría borrar del espectro marcario una parte importante de las nulidades marcarias, tema sobre el que me ocuparé más adelante.

Esta cuestión ya ha sido tratada por los tribunales. Así, se ha sostenido que "el carácter atributivo de la Ley de Marcas no puede aplicarse con criterio rigurosamente formal, que prive a las marcas no registradas de la protección que surge de los principios generales del Derecho sea para evitar prácticas desleales, sea para tutelar el derecho a una clientela formada por una actividad lícita cumplida durante muchos años" (407).

Queda claro entonces que el derecho de prioridad es absoluto sólo con relación a otras solicitudes presentadas en idénticas condiciones. Pero puede ser quebrado en casos que bien pueden ser calificados de excepcionales.

3.3.3. El domicilio especial

La obligación de constituir un domicilio especial en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires no es un requisito nuevo en el trámite marcario (408). La nueva ley, sin embargo, ha introducido una modificación importante en cuanto a los efectos de la constitución de dicho domicilio. El art. 11 de la ley establece que: "El domicilio especial a que se refiere el art. 10, constituido por una persona domiciliada en el extranjero, es válido para establecer la jurisdicción y para notificar las demandas judiciales por nulidad, reivindicación o caducidad de esa marca, y para todas las notificaciones a efectuarse con relación al trámite del registro" (409).

Esta norma evita que quien inicie una demanda por alguna de las razones recién apuntadas contra el titular de una marca, domiciliado en el extranjero, tenga que recurrir al complicado, costoso y lento trámite de la notificación por la vía diplomática. El titular de una marca, domiciliado en el extranjero, deberá preocuparse de que el domicilio especial, que obviamente puede ser modificado en cualquier momento, sea el de su apoderado actual y no el de uno anterior, que hubiese sido sustituido.

Continúa el art. 11 diciendo que "...cuando se trate de demandas judiciales por nulidad, reivindicación o caducidad, el juez aplicará el plazo para contestarlas y oponer excepciones, en atención al domicilio real del demandado". Se reconoce así la dificultad que el titular fuera del país tendrá en preparar su legítima defensa dándole un plazo mayor para hacerlo que el que tiene el domiciliado en nuestro país.

En lo que hace a los solicitantes domiciliados en el país, el domicilio especial sirve para todas las notificaciones que, durante el trámite de registro, efectúe la autoridad administrativa.

3.3.4. La publicación

Presentada la solicitud y habiéndose cumplido con las formalidades legales, la autoridad administrativa publicará la marca por un día en el Boletín de Marcas (410).

La autoridad administrativa tiene un plazo de diez días para comprobar si la solicitud ha sido correctamente presentada. Incluye tal análisis el determinar si la clase en que han sido incluidos los productos o servicios que va a distinguir la marca es la correcta. La clasificación respectiva no contiene uno por uno todos los posibles productos y servicios existentes. Se plantean entonces periódicamente distintos criterios sobre la clase en la que serán incluidos. Si la autoridad administrativa tiene alguna observación al respecto, deberá hacérselo saber

al solicitante dentro del quinto día de vencidos los diez que tiene para estudiar la solicitud, con dictamen fundado y cita de antecedentes si los hay.

El solicitante tendrá un plazo de diez días para contestar la vista y a partir de ello la autoridad administrativa deberá publicar la marca o bien dictar resolución denegatoria (411).

La publicación contiene, además de la marca solicitada, la fecha y número de presentación, la clase y productos o servicios que va a distinguir, la fecha de publicación, el nombre del solicitante, la prioridad en su caso y el número del agente de la propiedad industrial encargado del trámite (412).

La publicación de la solicitud puede contener algún error, en cuyo caso, a pedido del solicitante, se efectuará una publicación corregida conteniendo todos los datos recién mencionados. De no efectuarse esta publicación corregida se podrá haber provocado un error en quien, ante una publicación correcta, hubiera deducido oposición. La marca mal publicada estaría viciada de nulidad. Este vicio existiría si la marca en sí misma es mal publicada, o la fecha de presentación, o la de la prioridad invocada, o la de los productos o servicios a distinguir no son los correctos.

La nueva publicación de la solicitud implica la nulidad de la publicación anterior. Es como si la marca no hubiera sido publicada antes. Esto es importante, ya que puede suceder que quien se opuso a la primera publicación, no se haya opuesto a la segunda. En ese caso, el oponente no tendrá derecho a reclamo. Desde luego, sería conveniente que se consignara en la nueva publicación que se trata de una publicación corregida de la solicitud.

La publicación de la marca es importante, pues es la que da nacimiento al trámite de la oposición, esencial en nuestro sistema marcario.

3.3.5. El examen de la marca

A partir de la fecha de publicación de la marca nace un plazo de treinta días, dentro del cual la autoridad administrativa debe realizar un examen respecto de la registrabilidad de la marca (413), y además cualquier interesado puede deducir oposición. De esto último me ocuparé en el capítulo siguiente.

El examen de la autoridad administrativa puede separarse en dos partes, el referido a la registrabilidad en sí misma de la marca, y la búsqueda de marcas confundibles con ella que la precedan. Para hacerlo la autoridad administrativa tiene el plazo de treinta días. Dentro de los quince días de vencido este plazo se notificará al solicitante si hubiera observaciones, junto con las oposiciones deducidas (414).

La búsqueda de antecedentes que efectúa la autoridad administrativa es independiente de las oposiciones que puedan deducir terceros. Si a juicio de la autoridad administrativa la marca solicitada es confundible con una anterior, aquélla no se concederá.

3.3.6. Facultades de la autoridad administrativa. Autorización para registrar la marca por parte de un tercero

La autoridad administrativa tiene las más amplias facultades; es más, tiene la obligación de denegar una marca cuando hay marcas confundibles que la preceden.

Durante muchos años ante la cita por parte de la autoridad administrativa de una marca anterior confundible, el solicitante obtenía una autorización de registro del titular de la misma y el obstáculo quedaba salvado. Existían fallos de la Corte Suprema que expresamente aceptaban dicha autorización. Sostuvo en estos fallos la Corte Suprema que: "...debe privar la conformidad expresada por el propietario de la marca `Photoflasch´, con el registro de la marca `Fotoflux´, sobre el presunto interés del consumidor invocado por el comisario de marcas para denegar el registro de esta última" (415).

Igualmente clara fue la Corte Suprema en otro caso al decir que "si bien basta que exista la más mínima posibilidad de confusión con la marca registrada para que el comisario rechace la inscripción de la marca nueva, este criterio es inaplicable cuando el titular de aquélla expresa su conformidad con el registro de la marca nueva, como ha ocurrido en autos" (416).

La Corte Suprema sostuvo que el retiro de la oposición impedía que la Oficina denegara la marca basándose en la marca que había servido de base a dicha oposición retirada (417).

Es verdad también que el mismo tribunal dictó fallos en sentido contrario. Así dijo que si las marcas eran confundibles, la autorización del titular de la marca anterior carecía de valor (418).

Razonablemente el criterio que debe prevalecer, y que hoy es práctica de la autoridad administrativa, es este último. No olvidemos que, en virtud de lo establecido en los incs. a) y b) del art. 3, las marcas confundibles con otras anteriores son irregistrables. Se trata de una prohibición legal expresa y por tanto indiscutible. Desde luego que siendo la confusión algo tan subjetivo en muchos casos, debe entenderse la falta de oposición como una fuerte presunción de inconfundibilidad. Y también, en caso de duda, la autorización de registro debe volcar la decisión hacia la determinación de inconfundibilidad. No debe perderse de vista que nadie mejor que el titular de la marca para determinar si la coexistencia con otra en el mercado ha de causarle algún perjuicio. Él es el mejor juez para determinar si hay confusión. Hago esta aclaración porque, insisto, la falta de oposición, su retiro y el consentimiento a registrar deben constituir una muy fuerte, y a veces determinante, presunción de inconfundibilidad (419).

De todas maneras, esta disposición de la autoridad administrativa no sólo protege al titular de la marca sino también al público consumidor (420), y por ello ni siquiera debe admitirse el registro de dos marcas idénticas en cabeza de un mismo titular (421) - (422). En definitiva es indiscutible el derecho de la autoridad administrativa de denegar un registro por su confusión con una marca anterior, se haya opuesto o no su titular (423).

Este fue el fundamento del tribunal para confirmar la denegatoria resuelta por el INPI de la solicitud de registro de la marca "Brahma" en la clase 25, contra la que la empresa brasileña cervecera había presentado un llamado de atención, pero en la que no tenía registro. En el fallo se reconoció la notoriedad de la marca "Brahma" en Argentina, y que admitir el registro de la marca por un tercero no sólo provocaría confusión sino también la dilución de la marca "Brahma" y el aprovechamiento del prestigio ajeno.

3.3.7. La oposición

3.3.7-a) El escrito de oposición. El llamado de atención

Dentro de los treinta días corridos de publicada la marca, cualquier persona puede deducir oposición a su registro (424). La práctica administrativa ha creado el "llamado de atención". Consiste en la presentación, generalmente vencido el plazo para deducir oposición, de un escrito en el que se señala a la autoridad administrativa la existencia de una determinada marca o causa que impediría el registro de la marca. Esta presentación no obliga a la autoridad administrativa en sentido alguno, ni traba el registro de la marca en cuestión (425).

La oposición debe deducirse por escrito con indicación del nombre y domicilio real del oponente y los fundamentos de la oposición. No es necesario detallar in extenso dichos fundamentos. Tanto es así que se ha considerado suficiente como fundameno la mera mención de una marca en el escrito de oposición, sin más (426). También deberá constituirse un domicilio especial dentro de la Capital Federal (427). Domicilio que será válido hasta que sea modificado y "puesto fehacientemente en conocimiento de la otra parte" (428), y que subsiste a la muerte de quien lo constituyo si no es modificado y notificado (429).

El domicilio especial será válido para notificar la demanda judicial que inicie el solicitante para obtener el retiro de la oposición (430).

3.3.7-b) Los fundamentos de la oposición y su ampliación

Establece la ley en su art. 14 que los fundamentos de la oposición pueden ser ampliados al contestar la demanda que inicie el solicitante. Esta norma consagra una práctica generalizada durante la vigencia de la anterior ley y que fue aceptada en numerosos fallos. Esa jurisprudencia afirmaba que "el oponente demandado puede ampliar los argumentos que dio en sede administrativa y, asimismo, puede introducir otros argumentos (distintos de aquellos en los que se fundó la oposición) cuando se reservó -como en el caso ocurre- el derecho de ampliar las bases de la oposición" (431).

En un fallo posterior, la Excma. Cámara -con buen criterio- agregó que "esa alteración de fundamentos en una y otra instancia que, según los casos, es susceptible de proyectar influencia en la imposición de las costas procesales..., no causa en realidad agravio alguno a la garantía de defensa en juicio puesto que la parte actora cuenta con amplia oportunidad para ofrecer y producir las pruebas que hagan a su derecho, ya que el proceso sigue el trámite propio de los juicios ordinarios" (432).

Sin embargo la Excma. Cámara ha dictado otros fallos en sentido contrario. Ha sostenido que la ampliación de fundamentos "posibilita el mayor desarrollo de los argumentos concernientes al o los registros aducidos para deducir la oposición, pero no la hipótesis de una nueva invocación registral diversa de las que fueron articuladas en el plazo que consagra el ordenamiento" (433).

Estas decisiones no tienen sustento en la ley actual que no exige la reserva previa. Simplemente dice que puede ampliar los fundamentos de la oposición. Y esto significa poder esgrimir todas las defensas que demuestren que la marca opuesta no debe ser registrada. Si hay una instancia judicial es para que todo lo relativo a la registrabilidad sea discutido allí por ambas partes.

Ernesto O´Farrell, al comentar el fallo de "Ves Polygraph" recién citado, opina al criticarlo que "la única razón que puede sostenerse es que, de haber conocido el solicitante en tiempo oportuno la existencia de otro impedimento para el registro solicitado, hubiera podido evitar el pleito". Pero enseguida agrega que esto se resuelve evitando que se le impongan las costas al actora que desiste de su demanda (434).

Afirma este autor con razón, que el que se considere trabada la litis "en sede administrativa debe actuar como limitante para las defensas del oponente, pero no las del solicitante". Y se pregunta "Si, como nadie discute, el solicitante puede ampliar sus argumentos, ¿por qué no podría hacerlo el oponente?".

El agregado de nuevas bases o fundamentos en la oposición, como ser nuevas marcas o bien distintas normas legales, en nada perjudica al solicitante y actor. Éste puede ofrecer prueba sobre todos los hechos alegados por el oponente y rebatir todos los nuevos argumentos al alegar, y eventualmente ante la Cámara en caso de apelación. No tiene sentido atarse a una interpretación contraria y no considerar marcas anteriores confundibles, o mismo normas legales, por el solo hecho de no haberse citado en el escrito de oposición. Y no tiene sentido porque se podría conceder una marca viciada de nulidad y así forzar al oponente a iniciar otro juicio que podría estar ganado de antemano. Sin embargo, no se ha admitido ampliar los fundamentos con marcas que, a la época de la oposición, le pertenecían a un tercero, argumentando que "la cesión no transmite un derecho del que ya carecía el cedente" (435). Por lo dicho antes esta solución es discutible. Pero además, confunde que quien se opone y quien puede ampliar, es la persona y no la marca.

En un caso posterior se admitió, inclusive, que ante nuevos fundamentos el actor podía atacar las marcas citadas motivando un nuevo traslado a la demandada (436). Se trata de una correcta decisión, ya que evita que el actor deba iniciar una segunda demanda para atacar, si lo desea, las nuevas marcas invocadas.

Si bien la interpretación restrictiva fue efectuada por la Excma. Cámara luego de sancionada la actual ley, el criterio de dos de las tres salas de la misma es el correcto, a mi juicio (437).

Una cuestión que la ley no trata es si los fundamentos pueden ser ampliados en sede administrativa, antes de llegarse a la instancia judicial. Opino que ello es posible y que, para que tenga validez, el oponente deberá hacerle saber de tal ampliación al solicitante de la marca. Éste no sólo podrá contar con más defensas al iniciar su demanda sino también decidir no recurrir a la instancia judicial si el nuevo fundamento constituyera un obstáculo insalvable.

(393) De acuerdo a lo establecido en el art. 42, esta Dirección, dependiente de la Secretaría de Industria, es la autoridad de aplicación de la ley 22362.

(394) Art. 5, dec. 558/1981. Se refiere a los reglamentos de las oficinas de correos. El art. 6 establece que los administradores de correos serán provistos de libros rubricados en los que se levantarán las actas de presentación. Copia de las mismas será enviada a la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial dentro de los dos días de levantada.

(395) Art. 10. El art. 8 del dec. 558/1981 establece que cuando el solicitante sea una persona jurídica se consignará también su inscripción "por ante los registros u organismos que correspondan conforme las normas que regulan su constitución". Además, deben consignarse los números de Caja de Jubilaciones y Registro Industrial de la Nación. Las personas físicas agregarán sus números de documento de identidad y el de la Caja de Jubilaciones.

(396) Art. 11, dec. 558/1981.

(397) Causa 4132, "Aque SAIC v. Eli Lilly and Co.", sala entonces única, del 22/8/1967; causa 5948, "Gentile, Ricardo Agustín v. Kaffka SAICyA", sala entonces única, del 30/7/1968; causa 5359, "La Tijuca SA v. La Industrial Paraguaya SA", sala entonces única, del 12/11/1969; causa 1327, "Gostanian Hnos. SRL v. Fábrica Argentina de Alpargatas SAIC", sala II, del 16/11/1971.

(398) Art. 9, dec. 558/1981. El art. 10 exige además, que cuando la marca esté formada total o parcialmente por un dibujo, imagen o grabado, se acompañarán once facsímiles sueltos de la marca impresos en un solo color.

(399) Causa 1226, "Johnson & Johnson v. Fadma SACI", sala II, del 16/5/1972. En igual sentido: causa 2968, "Laboratoires Roja SA v. Julio A. Isea y Juan José Ripoll", sala I, del 5/11/1974.

(400) Causa 1684, "Nestlé SA v. Fábrica Caumar Ltda.", sala I, del 8/9/1972.

(401) Causa 4389, "Canale SA v. Alsica SAIC", sala II, del 17/9/1993.

(402) Causa 822, "Fisher, Vladimir v. Pol Ambrosio SAIC", sala I, del 10/9/1971. Ver también causa 978, "Gutiérrez, Alberto D. v. Gatic SACIFIA y otro", sala I, del 19/10/1990.

(403) La CSJN ha dicho al respecto que: "El derecho de prioridad establecido por el art. 22, ley 3975, no significa el derecho de exclusividad sobre la marca, sino el de preferencia para el caso de concurrencia de varias solicitudes que se refieran a marcas idénticas o confundibles. Ello porque la propiedad de la marca se adquiere desde la fecha de otorgamiento del título". CSJN, "Vedex SRL v. Vedetex SRL", del 26/8/1959 en Fallos, 244:371. Recientemente la Excma. Cámara ha reiterado que: "En lo atinente al momento a partir del cual se debe tener por configurada la prelación que confiere la titularidad del registro marcario, no es dudoso que se lo debe ubicar en el día y hora en que se presentaron las respectivas solicitudes. Tal es lo que decía expresamente el art. 22 de la ley 3975, cuya normativa fue reiterada por el art. 8 de la vigente ley 22362"."La circunstancia de que el derecho quede recién perfeccionado con el registro, no quiere decir que, a los efectos de establecer la prioridad, sólo se tenga en cuenta este último momento. A tales fines, la registración retrotrae sus efectos al tiempo de la solicitud". Causa 1980, "Goepf, Otto v. Gualda Olmedo, Osvaldo y/u otro", sala I, del 16/10/1987.

(404) BREUER MORENO, P. C., Tratado..., cit., p. 238, pto. 196.

(405) El Convenio de París fue aprobado por la Argentina por ley 17066 en la versión Lisboa (arts. 1º a 12). Posteriormente por ley 22195 se aprobó la modificación de los arts. 13 a 30, versión Estocolmo.

(406) Art. 4º, Sección C.4 de la Convención. Ver BODENHAUSEN, G. H. C., Guía..., cit., p. 49.

(407) Causa 6921, "Swift de La Plata SA Frigorífica v. Sumastre, Gerardo", sala II, del 23/5/1978. En este fallo se citan como antecedentes "Fischer, Jaime v. May y Oppenheimer SRL", Cám. Nac. Fed., sala entonces única, del 21/4/1967, LL, 129-1037, sumario 16.770.

(408) El art. 19 del dec. reglamentario 1759/1972 de la Ley de Procedimientos Administrativos establece que: "Toda persona que comparezca ante la autoridad administrativa, por derecho propio o en representación de terceros, deberá constituir un domicilio especial dentro del radio urbano del asiento del organismo en el cual tramite el expediente".

(409) No es novedosa esta disposición en nuestro Derecho.El art. 122 de la Ley de Sociedades 19550 establece que: "El emplazamiento a una sociedad constituida

en el extranjero puede cumplirse en la República:"a) Originándose en un acto aislado, en la persona del apoderado que intervino en el acto o contrato que motive el litigio;"b) Si existiere sucursal, asiento o cualquier otra especie de representación, en la persona del representante".

(410) Art. 12 de la ley. La publicación debe ser pagada por el solicitante.

(411) Art. 12, dec. 558/1981.

(412) Art. 13, dec. 558/1981.

(413) El párrafo segundo del artículo 12 de la Ley de Marcas establece que "dentro de los treinta días de efectuada la publicación, la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial efectuará la búsqueda de antecedentes de la marca solicitada y dictaminará respecto de su registrabilidad".

(414) Art. 15, dec. 558/1981.

(415) CSJN, in re "Philips Argentina (SA de Lámparas Eléctricas y Radio)", 30/6/1941, Fallos, 192:384, y JA, 75-35.

(416) CSJN, in re "Piccaluga y Cía.", del 11/5/1942, Fallos, 190:168, y JA, 1942-II-1006. Idéntico criterio siguió la Corte en otros fallos: "Yañez, Víctor L.", del 25/3/1942, Fallos, 192:200, y LL, 26-113. En otra ocasión dijo la Corte: "las facultades de la Oficina de Marcas con arreglo a lo dispuesto por los arts. 21 y 6 de la ley 3975 en el otorgamiento de una marca nueva, tienen como límite legal el del interés del propietario de otra ya registrada, y cuando éste, lejos de hacer oposición, da su conformidad para el registro en condiciones tales que ningún perjuicio pueda derivarse para el público, aquélla está obligada a expedir el certificado correspondiente. En el caso general, el interés del fabricante sobrepasa el del consumidor, y por eso éste de ningún modo se hallará mejor garantizado en cuanto a la autenticidad del producto que mediante la vigilancia que el primero le presta al defender la propiedad de su marca" (in re "Soc. Manufacturera Algodonera Argentina", del 17/10/1938, Fallos, 182:64; ver también CSJN, in re "Vernon y Cía. Ltda.", del 22/12/1938, Fallos, 189:95.

(417) In re "Pinasco y Storchi", del 17/3/1943, Fallos, 195:108, y "The American Express Company Inc.", del 8/9/1943, Fallos, 196:535.

(418) CSJN, in re "Curt Unger", del 7/6/1940, Fallos, 187:12, y CSJN, in re "Méndez, Palleiro, Gaviña & Cía.", del 29/11/1951, Fallos, 221:329; ver también causa 2471, "Rapicom Inc. v. DNPI", sala III, del 29/6/1984.

(419) Causa 8650, "Ghia SPA v. DNPI", sala III, del 7/10/1992, oportunidad en la que se dijo: "Ghia es vocablo que integra el nombre social de la solicitante; la oponente retiró expresamente su objeción, circunstancia que en ciertos casos, como aquí ocurre, debe ser ponderada en favor de quien pide el registro (esta sala, causa 8410 del 12/8/1992)...".

(420) CSJN, del 21/7/1952, "Del Valle Ltda. SA", Fallos, 223:192.

(421) Causa 1295, "Laboratorios Osiris SAICFI v. DNPI", sala II, del 16/6/1982, y causa 3203, "Bajer, Mario A. v. DNPI", sala II, del 16/6/1982.

(422) Causa 4772/00, "Stanton & Cía. SA v. Instituto Nacional de la Propiedad Industrial", sala III, del 21/3/2002.

(423) Causa 7898/93, "Cervecería y Maltería Quilmes SAICAyG v. Instituto Nacional de la Propiedad Industrial", sala III, del 11/10/2002, en la que se dijo "que la falta de oposición del titular de las marcas, si bien configura un extremo que no es indiferente, no se eleva al rango de un factor que restrinja las facultades propias del poder de policía del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial".

(424) Art. 13 de la ley.

(425) A lo sumo permite que, en caso de una eventual denegatoria y posterior apelación ante la justicia, el juzgador aplique un criterio menos riguroso en el cotejo, causa 851, "Karl Tohma G.M.B.H. s/apelación DNPI", sala II, del 6/12/1971. Ver también causa 978, "Gutiérrez, Alberto D. v. Gatic SACIFIA y otro", sala I, del 19/10/1990; causas 4164/93, "Valmont Inc. v. Diazul SA" y 1256/94, "Diazul SA v. Valmont Inc.", sala I, del 30/6/1994. Se ha dicho que "...un llamado de atención seriamente fundado, si bien no crea un deber jurídico al INPI, puede ser de real eficacia para alertarlo -a veces- sobre algún aspecto jurídico o de hecho que se le haya pasado por alto a los funcionarios. Y, desde ese punto de vista -todo depende naturalmente de la seriedad del planteamiento que contenga y de la diligencia de los agentes del Instituto- un "llamado de atención" puede evitar una decisión socialmente disvaliosa o la corrección de una práctica inapropiada, apareciendo como inconcebible que la autoridad de aplicación lo ignorara o desatendiera tan sólo por razón de su naturaleza no vinculante", causa 4772/00 "Stanton & Cía. SA v. Instituto Nacional de la Propiedad Industrial", sala III, del 21/3/2002.

(426) Causas 6951 y 6951/1, "Hai Sociedad de Hecho v. H. Lomlomdjian y Cía. SRL", sala II, del 19/12/1989.

(427) Art. 14 de la ley. El art. 14 del dec. 558/81 establece que debe presentarse por duplicado, dándose al oponente una constancia con la fecha de la oposición.

(428) Causa 6098/1997, "Iglesias, Oscar Ernesto v. Sebastián Maronese e Hijos SA", sala I, del 11/6/2002.

(429) Causa 7870/99, "Roux Ocefa SA v. De Peon Barletta, Florencio Marcelo, sala II, del 4/6/2002.

(430) Art. 14 de la ley. Causa 157, "El Constructor SACIF v. Sucesión de Robustiano Osorio y E. Fernández", sala I, del 10/10/1980; causa 967, "Fábrica Argentina de Alpargatas SAIC v. Marti y Cía. SRL", sala II, del 3/8/1971.

(431) Causa 4756, "Dr. Werner Freyberg Chemische Fabrik Delitia v. Tía SA Tiendas Industriales Asociadas", sala II, del 15/10/1976, en este fallo se citan las causas 484 del 16/3/1971, y 4423 del 3/8/1976, ambas de la sala II y fallo publicado en LL, 127-793 del 6/6/1967; ver también causa 6921, "Swift de La Plata SA Frigorífica v. Sumastre, Gerardo", sala II, del 23/5/1978; causa 1276, "Panificación Argentina SA v. Armayor Niceto Rodríguez", sala I, del 23/5/1972; causa 6122, "Grava, Ricardo Ángel v. Olivieri A.O. y E.", sala entonces única, del 24/9/1968; y causa 5359, "La Tijuca SA v. La Industrial Paraguaya SA", del 12/11/1969. En otro caso no se admitió introducir una marca al ampliar los fundamentos que al tiempo de la oposición era propiedad de un tercero que no se había opuesto, y se entendió que tal cesión "no transmitió a la cesionaria un derecho del que ya carecía el cedente, puesto que nadie puede transmitir un derecho mejor o más extenso que el que tenía", causa 8714, "Inka Cosmetic SA v. Valmont Inc.", sala II, del 22/4/1980.

(432) Causa 6933, "Miguel Filato SACIFIyA v. Ruiz, Martín", sala I, del 23/9/1980.

(433) Causa 1958, "A. Natterman & Cía. GmbH v. Cumberland SA", sala I, del 12/8/1983; causa 1074, "Ves Polygraph Druckmschinewer v. Varela, Jorge O.", sala II, del 30/4/1982 (fallo en el que se citan las causas 5885 del 24/5/1977 y 7344 del 23/11/1971); causa 3373, "M. B. International SPA v. Annan de Pergamino SAIyC", sala III, del 27/8/1985. También causa 12.965, "Cía. Metalúrgica Austral Argentina IyF v. Marré y Cía.", sala entonces única, del 21/10/1960, LL, 101-1007; causa 4283, "Fribe SACIIAyF v. Briket SA", sala III, del 13/11/1986, y causa 4770, "Akapol SACIFA v. La Fármaco Argentina Industrial Comercial SA", sala I, del 15/9/1987. En igual sentido causa 1642/2000, "Laboratorios Andrómaco SAICI v. FADAICyF SRL", sala II, del 15/2/2001.

(434) "La ampliación de fundamentos en las oposiciones a solicitudes de Marcas", LL, 1983-D-233.

(435) Causa 4438/98, "Naf SA v. Lasifarma SA", sala III, del 19/3/2003, en la que agregó que "la tesis contraria introduciría un serio factor de incertidumbre al prestarse a toda clase de maniobras incompatibles con la seguridad jurídica, base de una vida comercial ordenada (conf. causas: 8714, 22/4/80 y 2771, 25/11/97)".

(436) Causa 23.995, "Laboratorios Bagó SA v. Craveri SA", sala II, del 23/6/1995, LL, 1996-B-69. Agregó el tribunal que "la complejidad que podría originar ese doble traslado no es ajena al ordenamiento procesal, desde que un supuesto de reconvención sería imprescindible correr traslado a la actora. Y ésta puede, en ese caso, acompañar documentación para enervar la contrademanda, en cuyo supuesto resultará indispensable darle a la demandada-reconveniente la adecuada oportunidad de pronunciarse sobre la validez y eficacia de esa nueva documentación recién incorporada a la causa". En igual sentido causa 1642/2000, "Laboratorios Andrómaco SAICI v. FADAICyF SRL", sala II, del 15/2/2001.

(437) En la causa 5504, "Spraying System Co. v. Lagorio, Mario", sala II, del 22/12/1987, la Excma. Cámara dijo: "Esta sala ha admitido que quien se reservó en la instancia administrativa el derecho de ampliar las bases de su oposición -como aquí acontece (cfr. fs. 17)- puede hacer valer una marca distinta de aquella en la que basó su protesta, toda vez que la parte actora cuenta con amplia oportunidad de ofrecer y producir las pruebas que hagan a su derecho. Por lo demás, si la marca traída como apoyo de la tacha aparece por primera vez en la contestación de demanda, y es confundible con la que intenta registrar, el actor puede desistir del juicio, inmediatamente o una vez probada la titularidad y extensión del signo, en cuyo caso la contraria soportará las costas por haber sido su conducta la que motivó las actuaciones judiciales. Obviamente, si la marca invocada recién en el responde resulta inconfundible con la solicitada, el actor no experimentará gravamen alguno". Ver también causa 4439, "Sociedad Anónima Alba de Pinturas Esmaltes y Barnices v. Akapol SACIF", sala III, del 6/12/1986; causa 5550, "Banco de Palmares SA v. Palmar SA", sala II, del 16/2/1988. Ver también causa 8377, "Disco SA v. Carrefour Argentina SA", sala II, del 2/8/1991.

3.3.7-c) El retiro de la oposición

El oponente retira la oposición presentando el escrito respectivo en el expediente de la marca opuesta. Es habitual que en el mismo escrito el solicitante limite la cobertura de la solicitud, y el oponente exprese su retiro de la oposición. Esta expresa manifestación de retirar la oposición no ha sido considerada necesaria en un caso en el que el oponente había deducido la oposición detallando los artículos objeto de la misma, y luego el solicitante excluyó dichos artículos (438).

(438) Causa 2552/00, "McDonalds International Property Company Ltd. v. INPI", sala III, del 20/11/2001, en la que se dijo que "la renuncia del solicitante a cubrir dichos productos con la marca que pide -presentada ante el organismo administrativo e incorporada al correspondiente legajo-

satisface en plenitud el interés jurídico del oponente, ya que no ve amenazadas sus marcas por la nueva solicitud en trámite". Y sigue: "En esas condiciones, el àcuerdo de partes aparece innecesario para poner fin al conflicto, porque éste ha desaparecido por la fuerza misma de los hechos".

3.3.8. El interés en la oposición

Establece el art. 4 que "para ejercer el derecho de oposición al registro o al uso de una marca se requiere un interés legítimo". Este interés, al igual que el que debe tener el solicitante de una marca, es muy amplio. No se varía el criterio vigente durante la ley anterior que admitía que cualquier afectado (439) que se sienta perjudicado en sus negocios y acredite un perjuicio real o posible podía deducir oposición (440). No es un impedimento el carácter de extranjero del oponente, "ya que él también puede tener un interés legítimo para oponerse" (441).

Puede deducir oposición el licenciado para el uso de una marca, "alrededor del cual giran intereses económicos cuantiosos, posee legítimo interés en defender la pureza de su signo evitando confusiones que proyectarían perjuicio cierto sobre su actividad negocial" (442). Cabe advertir que, en caso de llegarse a una acción judicial, el solicitante que desease accionar no sólo para obtener el retiro de la oposición, sino también para que se decrete la caducidad o la nulidad de la marca oponente, deberá accionar también contra el titular de la marca.

Una oposición puede basarse en cualquier causa legal (443), con fundamento en que la marca en cuestión no puede ser concedida (444).

Así se ha dicho que: "El interés legítimo que requiere el art. 4 de la ley 22362 tiene por fin prescribir toda resistencia cuya ratio consiste exclusivamente en el estricto cumplimiento de la ley, es decir en aquella oposición que únicamente persiga la consumación de la pura legalidad, pero sin comprender la defensa de una ventaja o utilidad del oponente" (445).

Se declararon procedentes oposiciones que tenían por objeto evitar la confusión (446), aun con una marca de otra clase (447), o para evitar el aprovechamiento ilegal del prestigio del oponente, o para evitar que alguien se apropiara de un vocablo de uso común (448) o para evitar que se registrara como marca una denominación de origen (449). No hay que tener marca registrada para deducir oposición; el titular de una marca de hecho, es decir no registrada aunque con un uso anterior intenso que haya generado clientela, puede hacerlo (450), y el propietario de un nombre comercial (451) y el titular de una marca vencida y luego reinscripta (452), también pueden. Tiene interés legítimo en oponerse una asociación extranjera que tiene a su cargo, en su país, la defensa y protección de las denominaciones de origen (453).

III, del 20/6/1990. Ver también causa 8427, "Odol SAIC v. Fed. Française de lÍndustrie de Parfums de Beauté et Toillette", sala III, del 20/4/1993. En este caso, a mi juicio en una decisión que no comparto, se declaró irregistrable la marca "París de Polyana", para distinguir los productos de la clase 3. Distinta sería mi opinión, y también el caso, si la marca hubiera sido "Polyana de París".

Bajo el imperio de la nueva ley ha sostenido la Excma. Cámara que "si bien es hermenéuticamente plausible propender a una extensión razonable del concepto de ìnterés legítimo´, ello no implica validar indiscriminadamente cualquier suerte de oposición siendo indispensable para habilitarla no sólo la vulneración de las restricciones incluidas en el art. 3 de la ley 22362, sino coetáneamente la lesión de una ventaja o utilidad singularizada en un titular determinado. Quizás quepa añadir, en tal sentido, que la circunstancia de que la tutela del público consumidor comporte uno de los objetivos fundamentales de la disciplina marcaria, no constituye argumento suficiente -en el estricto régimen de derecho positivo actual- para postular que dicho amparo pueda considerarse mediante la oposición de cualquier persona no interesada directamente, organizándose una especie de acción popular que pueda prospectivamente reivindicarse, carece de apoyatura en el sistema legal vigente" (454). Se ha definido al interés legítimo como "una de las distintas situaciones jurídicas subjetivas, que no se encuadra en la noción del derecho subjetivo típico y representa para el administrado una garantía de legalidad que importa una utilidad instrumental" (455).

La Corte Suprema ha admitido inclusive que una oposición puede basarse en otros textos normativos vigentes "como el indicado por la Cámara -ley 11723 - o el Convenio de París, ratificado por la República Argentina mediante ley 17011 " (456). Es válida la oposición deducida sobre la base de un depósito de propiedad intelectual constituido por el personaje de una tira cómica, ya que su titular "tiene interés legítimo para oponerse a que la idea de su `creación´ sea utilizada por terceros, sin su consentimiento, para distinguir productos o servicios industriales o comerciales" (457). La protección que otorga dicho depósito abarca al dibujo del personaje, a su nombre y también al título de la obra (458).

3.3.9. Efectos de la oposición. La acción judicial. El fuero de atracción

Al deducirse una oposición queda virtualmente paralizado el trámite administrativo de la marca hasta tanto se retire la oposición, o la solicitud quede en estado de ser declarada abandonada (459). La oficina de marcas notificará al solicitante las observaciones que hubiera efectuado a la solicitud junto con las oposiciones deducidas (460). A partir de la notificación, el solicitante tiene un plazo de un año para negociar con el oponente y obtener el retiro de la oposición, o bien para iniciar una acción judicial con tal finalidad (461). Si ello no ocurriere, o bien si perimiese la acción judicial, se declarará el abandono de la solicitud de marca.

El atraso en la tramitación de los expedientes en sede administrativa provocó que el solicitante de una marca opuesta comenzara a negociar con los oponentes sin esperar a que fuera formalmente notificado de las oposiciones. Esto implicaba que el solicitante conocía la existencia de dichas oposiciones y que pasara mucho más de un año hasta que fuera formalmente notificado de las mismas. Era usual que la acción se iniciara dentro del año de tal notificación formal, pero mucho después de haber tenido conocimiento "extra oficial" de las oposiciones. Se planteó entonces que la solicitud debía ser declarada abandonada. La Excma. Cámara entendió que ello no correspondía y que debía estarse siempre a la notificación formal (462). Ello es lógico, como bien lo apuntó el tribunal en el caso recién citado, bien podría haber oposiciones desconocidas por el solicitante. No debe olvidarse tampoco que, el solicitante a ese tiempo, desconocía si habían observaciones insalvables de la autoridad administrativa que le hicieran desistir de iniciar cualquier acción contra terceros para defender una marca inobtenible.

Lo dicho no significa que el solicitante esté obligado a esperar a ser formalmente notificado para poder iniciar la acción judicial. Él puede hacerlo antes, y correr con el riesgo de que, por lo recién dicho, resulte inútil. El texto legal pone una fecha límite para iniciar la acción judicial y evitar así el abandono de la solicitud. Pero no establece que la misma puede ser iniciada sólo después de existir una notificación formal de la oposición.

En la demanda respectiva se solicita obviamente que se declare infundada la oposición. Ésta se presenta ante la autoridad administrativa que la remite al Juzgado Federal en lo Civil y Comercial de la Capital Federal de turno (463) para su tramitación según las normas del juicio ordinario (464).

Puede suceder que durante la tramitación del juicio por retiro de la oposición, se abra el concurso de acreedores de la parte demandada. Se plantea entonces la cuestión sobre si debe tramitarse la causa por ante el juez del concurso. Se ha sostenido que no. Ya que, "en tanto y en cuanto no se ataca ni cuestiona en forma directa la titularidad, vigencia y/o alcances de la marca esgrimida como fundamento de la oposición, como sucedería en un planteo de caducidad, nulidad o cese de uso, no existen motivos para disponer el desplazamiento hacia aquel proceso de una causa cuyo resultado no es susceptible de afectar, sino en forma tangencial y con alcances verdaderamente insignificantes, el patrimonio de la fallida" (465). La Suprema Corte ha confirmado este criterio en un caso en que el oponente había iniciado acción contra el solicitante en proceso de quiebra (466). En cambio, el mismo tribunal entendió que resultaba aplicable la regla del fuero de atracción, tratándose de una acción de cese de uso, por la naturaleza patrimonial del reclamo (467). La Excma. Cámara entendió que tratándose de la nulidad de una marca procede la atracción al proceso de quiebra (468).

Fallos más recientes, han modificado el criterio de la Corte Suprema, en casos de oposición, disponiendo que estos casos son atraídos por el proceso concursal "habida cuenta de la proyección patrimonial del conflicto marcario que se debate en la especie" (469).

Si bien la ley no lo establece expresamente, nada impide que la demanda sea iniciada por el oponente. Puede suceder que el solicitante utilice la marca opuesta y que el oponente inicie acción judicial pidiendo la cesación de uso. En esta misma demanda tiene todo el interés de advertir al juzgador de su oposición, y para evitar ser llevado a la justicia en otra acción, solicitar que aquél se expida también con relación a la procedencia de la oposición.

Bajo la vigencia de la anterior ley se admitía que la demanda podía ser iniciada en las primeras dos horas del día siguiente al del vencimiento del plazo, que era de 365 días (470). Se compensaba así el día del vencimiento durante el cual, por estar cerrados los juzgados, no podía iniciarse la acción, a pesar de contar el accionante hasta la medianoche de ese día. La situación no ha cambiado hoy aunque la demanda se inicie ante el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial, ya que éste cierra sus puertas de atención al público en horas de la tarde. Justo es que la demanda pueda iniciarse, y ello es práctica admitida, dentro de las dos horas de reiniciada la atención al día siguiente del vencimiento. La jurisprudencia dictada durante la vigencia de la ley 22362 ha confirmado este criterio (471).

3.3.9-a) La mediación

La ley 24573 ha introducido en nuestro régimen procesal un cambio importante. Ciertas acciones civiles, entre las que se encuentran las relativas a cuestiones marcarias, sólo pueden ser iniciadas después de haber fracasado la mediación a la que debe llamar la parte actora. El art. 1 de dicha ley comienza estableciendo "institúyese con carácter obligatorio la mediación previa a todo juicio".

Este principio general obliga, en el caso particular de las acciones iniciadas para evitar el abandono de la solicitud según lo dispone el art. 16 de la Ley de Marcas, a iniciar y concluir el trámite de la mediación antes de cumplido el año. La iniciación de la mediación no alarga el plazo del año establecido en la Ley de Marcas. Así lo ha entendido y decidido la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal, en su acordada del 4 de marzo de 1997, al establecer en el art. 11, reformado en esa oportunidad, que: "Con la demanda dirigida a obtener que en sede judicial se declare infundada la oposición al registro de una marca, que debe ser presentada en el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial en los términos establecidos en el art. 16 de la ley 22362, se deberá acompañar el original o copia del acta a que se refiere el art. 9º de este Reglamento...". Se agrega luego, en este artículo, que la notificación para concurrir a la mediación debe ser realizada en el domicilio constituido en el escrito de oposición.

Como vemos, no caben dudas respecto de que antes del año debe haber fracasado la mediación y haberse iniciado la acción judicial (472). Dado que no estamos en esta ocasión, frente a un caso de prescripción de la acción no se aplica lo establecido en el art. 29 de la ley 24573, que la mediación suspende el plazo de prescripción. El plazo de un año es para mantener en vigor una solicitud de marca, y no para iniciar la acción judicial. Con lo cual, se aplica el art. 1 y no el art. 29, como bien lo ha decidido la acordada mencionada.

Así se ha decidido en un caso en el que se sostuvo que el plazo del art. 16 no es suspendido por la mediación, ya que el plazo del año allí establecido no es un plazo de prescripción liberatoria sino de caducidad que no puede ser suspendido (473).

3.3.10. La oposición y la transferencia de la marca oponente

Sucede de tanto en tanto que, luego de haber deducido una oposición, el oponente transfiere la marca que ha invocado en la misma a un tercero. Se plantea entonces la cuestión de saber si con la marca ha transferido su calidad de oponente, adquiriéndola sin más el nuevo titular, o si continúa siendo el único oponente y el nuevo titular alguien totalmente ajeno a la oposición.

El tema es importante ya que, según sea la respuesta, el titular de la solicitud deberá iniciar la acción para obtener el retiro de la oposición contra una u otra persona.

Desde luego que la cuestión no ofrece dificultad cuando el cedente de la marca cedió también el derecho de oposición ejercido, o la oposición, según prefiera llamársela. Aquí, el adquirente de la marca se transforma en oponente en forma clara.

El problema nace cuando se realiza la cesión pura y simple de la marca oponente. Puede afirmarse, con razón, que el oponente es una persona y no la marca. Es la persona con interés legítimo quien puede deducir oposición y ampliar los fundamentos de la misma después de ceder la marca invocada al oponerse, agregando marcas distintas u otras razones.

También hay algo de razón en sostener que la oposición es un accesorio de la marca, y que cualquiera sea su titular es la exclusividad que ésta otorga la violada, ante una marca confundible. Así, transferida la marca confundible, el interés de su antiguo titular pasa al nuevo.

Con un excesivo formalismo se adoptaría la primera solución. Un sentido práctico indica que no debe dejarse de lado la segunda recién expuesta, ya que podría permitir la coexistencia de marcas confundibles.

Nuestros tribunales han tratado este tema en unos pocos fallos. En uno de esos casos el oponente había transferido su marca sin notificar de ello al solicitante de la marca opuesta. Al serle notificada la demanda se allanó en forma condicionada y solicitó la exención de costas. El tribunal le negó la exención de costas diciendo que si se hubiera allanado lisa y llanamente "el juicio hubiera terminado, porque la sociedad cesionaria no se ha presentado a sostener la oposición" (474). Se admitía así la posibilidad de la presentación en juicio posterior del adquirente de la marca.

Poco después se repite esta situación. El demandado oponente se allana manifestando que ha vendido la marca y que la acción debe ser dirigida contra el adquirente, o bien se la rechace. El demandante argumentó que el oponente había sido el cedente de la marca y que corresponde declarar infundada la oposición por carecer de interés actual el oponente, y por no haber ratificado la oposición el adquirente. La Excma. Cámara reconoció que la demanda había sido bien iniciada y explicó "no me parece discutible que comportando la venta una transferencia de derechos y acciones, el adquirente de la marca oponente queda obligado por la oposición formulada por su antecesor, siendo por lo tanto, el único que puede mantenerla o desistirla desde el momento de la transferencia". Y estableció que la acción debió ser continuada contra el adquirente (475). Años después se ratificó expresamente este criterio al admitir la comparecencia en juicio de quien adquirió las marcas oponentes luego de deducida la oposición. Lo hizo la Excma. Cámara diciendo "que el art. 90 del Código Procesal admite en cualquier instancia la presentación en calidad de parte de aquel a quien la sentencia pudiere afectar su propio interés, o bien cuando hubiese estado legitimado para ser demandado, supuestos que se dan en este caso, y tanto más porque la sentencia desestima las oposiciones" (476). La parte actora se había opuesto en este caso a la intervención que la adquirente de las marcas oponentes había solicitado luego de dictada la sentencia de primera instancia.

En un reciente caso, el juzgador llegó aún más lejos cuando al comprobar que el demandado había transferido la marca oponente ordenó la comparecencia del nuevo titular "para que desistiera de la oposición o la ratificara. Y puesto que esto último es lo que ocurrió, se ajusta a derecho la sentencia de primera instancia en cuanto hizo aplicación de los principios que rigen la gestión de negocios y el mandato" (477).

La situación es entonces la siguiente: la acción puede iniciarse contra el oponente original o contra el adquirente de la marca si éste ha ratificado la oposición. Este último puede presentarse en la instancia judicial a desistir o ratificar la oposición, a pedido de cualquiera de las partes, a instancias del juzgador, o mismo por voluntad propia (478).

Los fallos mencionados en un mismo sentido entienden que la oposición se transfiere con la marca. No impiden que el oponente original agregue nuevos fundamentos y siga siendo el oponente, pero sí demuestran el derecho que tiene el adquirente a presentarse en el juicio.

3.3.11. La resolución administrativa. Renuncia a la vía judicial

El trámite de resolución de la marca continúa luego de la oposición cuando la misma ha sido retirada por el oponente, o cuando la Justicia ha dictado una sentencia definitiva, o cuando ambas partes han renunciado de común acuerdo a recurrir a la vía judicial.

Cuando se renuncia a la vía judicial la autoridad administrativa debe dictar resolución luego de concluido el trámite que permite a ambas partes, solicitante y oponente, hacer oír sus razones, ofrecer y producir las pruebas pertinentes (479). La renuncia puede ser presentada en forma separada por cada uno de ellos, pero los dos deben hacerlo, y dentro del plazo de un año que tiene el solicitante para iniciar la acción judicial.

No está aclarado si la autoridad administrativa puede, al realizar este trámite, también resolver respecto de las observaciones que hubiera formulado contra la solicitud. La lógica indica que no debería realizarse un trámite adicional. Por tanto, de haberse formulado observaciones, el solicitante, además de dar sus argumentos contra la oposición, los dará para refutar esas observaciones.

Concluido el juicio, el juez interviniente debe informar por oficio a la autoridad administrativa sobre su resultado (480). Si se hizo lugar a la oposición, la solicitud será abandonada en forma definitiva e inapelable.

En cambio, si se hubiera rechazado la oposición, o bien si ella hubiera sido retirada en sede administrativa, el trámite de resolución se reanudará (481). Dentro de los cinco días de recibido el oficio se correrá traslado al solicitante para que conteste la vista relativa a las observaciones de la autoridad administrativa (482). Vencido este plazo la autoridad administrativa tendrá un plazo de 90 días para resolver (483).

No hay plazos fijados para el caso en que se retire la oposición en sede administrativa. Es razonable que se asimile el caso al recién mencionado que nace con la recepción del oficio judicial. Por otra parte, es práctica que el solicitante, que es quien por lo general presenta el retiro de la oposición que le ha sido enviado por el oponente, en ese mismo acto conteste las observaciones de la autoridad administrativa.

Este organismo debe entonces conceder o denegar (484) el registro de marca solicitado, dictando la resolución pertinente. La concesión del registro da vida al derecho marcario íntegro de propiedad y de exclusividad (485).

Aunque parezca obvio decirlo, la marca deberá ser denegada si el signo en cuestión cae en alguno de los supuestos de los arts. 2 o 3 de la ley. En lo referente a la confundibilidad con marcas anteriores, en atención a que la ley prevé un régimen de oposiciones, es dable presumir que la falta de oposición ha sido más porque el titular de la marca anterior las consideró inconfundibles que por inadvertencia. Esto significa que la autoridad, al juzgar la confusión debe tener esto en cuenta y aplicar un criterio benévolo en el cotejo; lo que tiene aun más sentido ante la posibilidad que tiene el titular anterior, que no se opuso, de deducir la acción de nulidad.

3.3.12. Apelación de la resolución denegatoria

La resolución denegatoria del registro puede ser apelada por el solicitante. El art. 21 de la ley establece que la resolución denegatoria puede ser impugnada ante la Justicia Federal en lo Civil y Comercial. Debe ser interpuesta dentro de los 30 días hábiles de notificada la resolución por ante la autoridad administrativa, que agregará la copia del expediente de la marca y la remitirá a la justicia (486). El proceso judicial respectivo tramitará según las normas del juicio ordinario (487). La sentencia que allí se dicte determinará la suerte de la solicitud en forma definitiva.

No se requiere en materia marcaria la interposición previa de recursos administrativos. Tampoco está prohibido que el solicitante lo haga, de acuerdo a lo establecido en la ley 19549 sobre procedimientos administrativos, antes de recurrir a la vía judicial (488).

3.3.13. Mandatarios. Personería

El solicitante de una solicitud o el oponente pueden actuar personalmente para realizar los trámites que corresponden ante la autoridad administrativa (489).

También pueden actuar a través de "mandatarios con poder general para administrar", o bien a través de agentes de la propiedad industrial matriculados (490). Los agentes de la propiedad industrial actuarán también como apoderados, aunque el poder puede ser especial referido sólo a los trámites encomendados de registro y defensa de marcas. Pueden éstos presentarse como gestores y acreditar su personería, o bien ratificarse de su gestión, dentro del plazo de 60 días (491).

Los poderes otorgados en el extranjero se rigen, en cuanto a su validez, según las leyes del país en que fueron otorgados, según lo establecido en los arts. 12 y 950 del CCiv. (492). Estos poderes conferidos ante notario público del lugar y legalizados por el consulado argentino se presumen válidamente otorgados, y quien los cuestione debe probar lo contrario (493).

3.3.14. Cómputo de plazos, notificaciones

Todas las notificaciones que debe efectuar la autoridad administrativa en el trámite marcario deben ser efectuadas conforme lo establece el régimen de procedimientos administrativos. El decreto 175 prevé en su art. 41 que las notificaciones pueden realizarse por acceso directo o presentación espontánea del interesado, su apoderado o representante legal, por cédula, por telegrama colacionado copiado o certificado con aviso de entrega y por oficio expreso con aviso de recepción. En los plazos establecidos en la ley, salvo cuando expresamente se dice lo contrario, se contarán solamente los días hábiles. En cambio en los plazos que establece el decreto 558/1981 se contarán los días corridos (494).

(439) CSJN, "Weiner v. Borsi", del 25/11/1960, JA, 1961-V-3.

(440) Causa 2001, "KE SRL v. Bestani SA", sala entonces única, del 27/2/1967.

(441) En causa 6663, "Steinhauser SA v. Rowntree Mackintosh", sala II, del 4/5/1990 se dijo: "Simultáneamente, importante me parece recordar a esta altura dado que las partes citan problemas de una pretendida extranjería que no se compadece con este tipo de juicio, mas desde el punto de vista de nuestra legislación, la ley argentina protege y obliga positivamente a todas las personas independientemente de su calidad de nacionales o extranjeros, y sin perjuicio de ciertas y determinadas connotaciones que tales estados le puedan irrogar, pero que no es del caso considerar aquí. En el sentido de esta protección ante la ley basta recordar los arts. 14, 16, 17, 18 y 28 de la CN y el art. 1 del CCiv. (cfr. LLAMBÍAS, J. J., Tratado de Derecho Civil. Parte General, T. I, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1997, ps. 344 y ss.)".

(442) Causa 8377, "Disco SA v. Carrefour Argentina SA", sala II, del 2/8/1991, LL, 1992-B-554.

(443) CSJN, "Jerseysol v. Karantbeiwel", 11/11/1960, Fallos, 248:278.

(444) CSJN, Fallos, 249:442, in re "SRL El Trébol v. SRL EADA", del 7/4/1961, refiriéndose al inc. 3º del art. 14 de la ley 3975, y CSJN, "E. Aversa v. Palmer y Cía.", del 11/8/1949, JA, 1949-IV-660, y Fallos, 214:369.

(445) Causa 5836, "China Nat Textiles Import. y Export. Corp. Dalian Dranch v. Rabinovich, Leonardo A.", sala III, del 2/12/1992; causas 8954, "Aachen SACI v. Safra Companhia de Comercio Exterior" y "Safra Companhia de Comercio Exterior v. Aachen SACI", sala III, del 23/4/1996.

(446) Causa 25, "American Infra Red Radiant Ind. v. San Sur SACIFIA", sala entonces única, del 15/9/1970.

(447) C. F. T. "Davaro v. S. Vainer", del 10/9/1971, Fallos, 280:373.

(448) Causa 682, "Destilico SRL v. Institut National des Appelations d´Origine des Vins et Eaux de Vie", sala entonces única, del 14/9/1967; "Deogracias M. Sta. Cruz v. Sedalana", del 20/11/1952, Fallos, 224:463; "Ybarra, Barciela y Cía. v. S. Americana Saccazzio", del 14/7/1952, Fallos, 223:149.

(449) Causa 8196, "Cafés La Virginia SA v. Cía. Introductora de Buenos Aires", sala III, del 12/8/1994.

(450) Causa 1685, "Casa Saavedra SACIF v. Pennalt Corp.", sala II, del 23/12/1982. En causa 6919, "Société Nationale dÉxplotation Industrielle de Tabacs et dÁllumettes (SEITA) v. Entebi, Rafael Raúl", sala II, del 17/12/1989, se reconoció tal facultad cuando el uso "ha sido público, intenso y prolongado, habiendo permitido la formación de una clientela a su amparo".

(451) CSJN, "Fábrica de Tiradores y Cinturones Néstor v. Wilmor", del 30/11/1960, Fallos, 248:533. Se ha dicho: "La jurisprudencia se ha ocupado de este conflicto en numerosas oportunidades reconociendo al titular de un nombre comercial interés legítimo para oponerse -dentro del ámbito de la actividad específicamente desarrollada o en áreas que guardan conexidad- al registro de marcas que, por su aproximación con él, sean susceptibles de generar confusiones (cfr. CSJN, Fallos, 253:424; 271:18; 274:346; 272:413; y otros; esta sala, causas 7221 del 15/8/1978; 1870 del 26/4/1983; 7227 del 13/9/1991; 8628 del 11/10/1991; etc.) otorgando preeminencia al aspecto temporal... La demandada es una empresa que -con la designación Prinal SRL- comercializa equipos, accesorios, repuestos y servicios para la industria láctea y alimenticia. La actora requiere inscribir la marca Prinal en las clases 29 y 30... que ampara productos alimenticios -y también en la clase 1- que incluye productos químicos para conservar alimentos; y afirma utilizar dicha marca sin haberla registrado... En tales condiciones, me parece evidente la vinculación estrecha de los productos que combinan las marcas Prinal cuya titularidad pretende la actora con la actividad empleada por la demandada bajo la designación Prinal (obviamente a los efectos del conflicto cabe prescindir de las siglas indicativas de la clase de sociedad comercial de que se trata -SRL- por su escaso valor distintivo), ya que ambas hipótesis se hallan referidas a los productos alimenticios. Porque resulta ciertamente posible -al menos así lo considero- que las empresas que adquieren v.gr. sales para la elaboración de quesos con la marca Prinal crean que provienen del mismo origen o que su calidad es controlada por la misma empresa Prinal SRL que les suministra equipos y repuestos para la medición de leche, y realiza el mantenimiento y reparo de dichos equipos". Causa 8928, "Laboratorios Argentino Farmesa SAIC v. Prinal SRL", sala II, del 14/4/1992. En causa 8825, "Long, David Daniel y otro v. Atomplast SA", sala II, del 11/2/1992, se reconoció que "Los accionantes son socios de hecho de un comercio que opera en General Roca y tiene una sucursal en Neuquén, acredita de modo eficaz la existencia de interés legítimo en los términos del art. 4 de la ley 22362".

(452) Causa 3531, "Fábrica Sportlandia SACI v. Ind. Pirelli SAIyC", sala II, del 13/5/1975.

(453) En el caso se cuestionó, con éxito, el uso del nombre "Liebfraumilch", conocido tipo de vino alemán, con relación a vinos argentinos; causa 6696, "Stabilisierungsfond Fur Wein v. Bodegas Suter", sala

(454) Causa 656, "Mexport International SA v. Centro de la Industria Lechera", sala I, del 13/4/1982. En otro fallo la Cámara en este sentido amplio de interés legítimo sólo excluye "las hipótesis de inconcurrencia de alguna utilidad sustancial", y agregó que "sobre tales bases no es dudoso que la remisión del telegrama de fs. 17, que exterioriza claramente una pretensión opositiva de la explotación del envase de la actora ingresa fácilmente en la situación jurídica del ìnterés legítimo´ ", causa 2672, "Aguas Minerales SA v. Fuente Mineral Villa Albertina SAS", sala I, del 2/8/1984. Ver también causa 2326, "Química Hogar SA v. YPF", sala I, del 18/5/1984 referida a una oposición basada en una marca de hecho. Causa 5836, "China Nat Textiles Import. y Export. Corp. Dalian Dranch v. Rabinovich, Leonardo Ariel", sala III, del 2/12/1992.

(455) Causa 6246, "J. J. Evolo SA v. Chisap SA", sala III, del 10/5/1990.

(456) C.L.89-XIX dictamen del Procurador Dr. Mario J. López en "La Casa del Café v. D.O. Comics Inc.", fallo del 3/10/1983. La Corte Suprema en otro caso reciente S.314-XXI, "Skis Rossignol SA y otro v. Colucci, Nicolás", el 31/3/1987 ha sostenido: "Que el art. 4 de la ley 22362, en cuanto requiere un ìnterés legítimo´ en quien ejerce el derecho de oposición al registro o uso de la marca, no parece que pueda entenderse limitativo de las causas de oposición invocables a los casos mencionados en los arts. 2 y 3 de la misma ley, ya que no sería razonable excluir otras posibles cuando la propia ley no lo ha hecho, más aun si se tiene en cuenta que al sancionarse dicho cuerpo legal se pretendió adecuar nuestra legislación interna a las disposiciones del Convenio de París, aprobado mediante ley 17011 (cfr. Exposición de Motivos)... Que cabe concluir que la expresión ìnterés legítimo´ contenido en el art. 4 de la ley 22362, define genéricamente las condiciones para el ejercicio de la oposición, las cuales no conciernen sólo a la aptitud del sujeto oponente sino también a las razones que se invocan como fundamento de la impugnación, en el caso las disposiciones del Convenio de París".

(457) Causa 6027, "Blendax Werke R. Schneider GMBH v. Unilever Limited", sala II, del 20/9/1988. En igual sentido, causa 6251, "Rivarola, Gonzalo Braulio v. United Feature Syndicate Inc.", sala II, del 17/3/1989.

(458) Causa 717, "La Casa del Café SA v. Comics Inc.", sala I, del 10/11/1981. En este caso la Excma. Cámara dijo: "En este sentido me interesa puntualizar que si bien los derechos intelectuales y los marcarios tienen una función diferente y su ámbito es distinto, no parece dudoso que el titular de aquéllos se encuentra legitimado para cuestionar que un fabricante utilice como viñeta o como expresión gráfica de su marca un dibujo o creación que a él le pertenece, a menos que cuente con su consentimiento. A este fin entiendo que no cabe interpretar restrictivamente la obra intelectual, pues aunque el derecho que invoca la oponente está conferido respecto de publicaciones periódicas que difunden historias de Superboy y, por consiguiente, podría interpretarse que la tutela abarca sólo a la historieta considerada como un todo -así lo expresa el señor juez- no me parece dudoso que el derecho intelectual protege tanto al título como al personaje a que este se refiere, que en el caso ha sido

también expresado gráficamente. Aunque sin coincidir sobre los procedimientos que deben aplicarse para su protección, la doctrina y la jurisprudencia han interpretado a este respecto que el título integra la obra y forma con ésta un todo inseparable; la identifica y la nombra, siendo un signo representativo que permite recordarla. Y si esto es así con relación al título, con igual razón cabe acordar la protección cuando se trata del nombre del personaje central que identifica a la historieta, que por tener también una expresión gráfica, va acompañada de los correspondientes dibujos cuya notoriedad no se discute. Cabe asimismo tener en cuenta, por cierto, que los dibujos que caracterizan a la obra intelectual de la demandada gozan de suficiente novedad y que, relacionados con el personaje que lleva el nombre Superboy, constituyen una creación original susceptible de merecer la tutela que aquí se reconoce".

(459) Art. 15 de la ley, y art. 15, dec. 558/1981.



(462) Causa 6898, "Stadium Luna Park-Lectoure y Lectoure SRL v. Federación Ciclista Argentina", sala III, del 13/3/1991, y causa 8658, "Lanza, Horacio v. Bermúdez, Gerardo A.", sala II, del 29/10/1991. En otra causa se dijo que "Dadas las consecuencias inexorables que derivan de la caducidad es menester concluir que la notificación debe ser formal, no bastando el conocimiento extraoficial que pudiera haber tenido el actor de la oposición", causa 1770/01, "Multicanal SA v. Canal+", sala III, del 11/10/2002.

(463) Art. 17 de la ley. La Dirección Nacional de la Propiedad Industrial tiene un plazo de diez días para remitir la demanda, junto con la copia del expediente administrativo de la marca opuesta.

(464) "...la demanda tiene el efecto de provocar la actividad jurisdiccional de este fuero y quitar al mismo tiempo la jurisdicción a la entidad administrativa. Mal podría pronunciarse ésta declarando caducos derechos que ya han salido de su jurisdicción". Causa 2562, "Labadie Hnos. SACIA Min. Inm. y Fin. v. Manufactura Algodonera Argentina SA", sala entonces única, del 7/9/1967.

(465) Causa 24.760, "Servicio Electrónico de Pago SA v. Banco Multicrédito SA", sala I, del 18/4/1996; causa 48.379/95, "Whatman Inc. v. Buxton SACIFeI", sala I, del 4/11/1999; causa 2266/99, "Galaxis Vertriebsgesellschaft mbh v. Bellina SA", sala I, del 16/8/2001; causa 717/00, "Chocolates Bariloche SAIC v. Fenoglio SA", sala I, del 7/2/2002.

(466) "Asociación Argentina de Adventistas del 7º Día v. Fibas SACIA", 17/11/1994, Fallos, 317:1635; JA, 1995-III-85, con disidencia de los Dres. Moliné O´Connor y Boggiano que entendieron que la cuestión "al versar sobre el alcance de una marca comercial puede, eventualmente, afectar derechos patrimoniales de la fallida".

(467) "Guess v. Conindar San Luis SA", 29/8/2000, Fallos, 323:2302.

(468) Causa 6028/1997, "Bel Ray Company v. Bel Ray Argentina SA", sala III, del 11/2/2003.

(469) Causa 918/01, "Laboratorios Indas SA v. INTA Industria Textil Argentina", sala III, del 11/2/2003. El otro caso es causa 137/97, "Americatel Corporation v. América TV SA", sala II, del 22/4/2003, acertadamente criticado por O´FARRELL, Ernesto en nota al fallo "La necesaria desacralización del fuero de atracción (en ciertos casos)", LL, LXVII-138-2.

(470) Causa 1508, "Chemotecnica Sintyal SA Prod. Quím. IyF v. Cintoplom SACIFI", sala II, del 29/10/1982; causa 9672, "Laboratorios Esme SRL v. Rosamer SACI", sala II, del 4/8/1970.

(471) Causa 592, "Laboratorios Bagó SA v. Cumberland SA", sala I, del 21/11/1989; causa 9703/2000, "Piccolo Mobile SRL v. Textil Emetece SRL", sala II, del 3/7/2000.

(472) En la causa 2947/99, "Instituto Sidus SA v. Astra Aktiebolag", sala I, del 23/8/2001, se consideró que no se cumplió con la acordada, declarándose no habilitada la instancia judicial, porque el día en que vencía el año dispuesto en la Ley de Marcas el actor promovió el juicio y presentó, ante la mesa de entradas de la Excma. Cámara, el pedido de mediación, "de manera que resultaba imposible satisfacer la exigencia establecida en el Reglamento ya mencionado".

(473) Causa 1770/01, "Multicanal SA v. Canal+", sala III, del 11/10/2002. Sin embargo en la causa 2261/2001, "Multicanal SA v. Canal+", sala II, del 23/5/2003, es decir entre las mismas partes del caso recién citado, la sala II resolvió exactamente lo contrario. Se dijo allí que la mediación "constituye una causal de suspensión de hecho y de derecho del plazo, ya que impide, mientras no haya concluido, la interposición de la demanda". Se dijo además que de no ser así, "el solicitante no goza de todo el término de un año contemplado en el art. 16, ley 22362, pues una porción de él se vería consumido por el cumplimiento de los pasos propios del procedimiento regulado en la ley 24573, llegándose entonces a un resultado insostenible". Esta doctrina, de ser seguida por la totalidad de las salas, llevaría a una situación de incertidumbre sobre la existencia de la marca, que es exactamente lo que trataba de evitar la acordada transcripta más arriba. El solicitante no tiene plazo para iniciar la acción judicial luego de concluida la mediación, con lo cual puede alargar casi indefinidamente la vida de su solicitud opuesta, con el consiguiente perjuicio para todo el sistema, que incluye a terceros que no sabrán a qué atenerse. La realidad es que el solicitante tiene tiempo más que suficiente para citar al oponente a la mediación, y el plazo de un año no se le acorta o alarga porque lo haga, ya que la acción la debe iniciar antes de que éste venza. Sólo deberá tomar la precaución de iniciar el trámite de mediación, y concluirlo, antes de que el plazo anual concluya.

(474) In re "Bo, Armando J. v. Groba, Horacio", del 9/8/1963, LL, 112-696.

(475) "Sony Kabushiki Kaisha v. Dora, Nicolás", del 11/9/1964, Rev. de la DNPI, año 1964, t. 4, p. 77.

(476) In re "Copetín SRL v. Frigorífico Vieytes SRL", sala II, del 8/9/1972, Rev. de la DNPI, año 1973, t. 14, p. 186.

(477) Causa 2865, "Chugai Seiyaku Kabushiki Kaisha v. C. H. Boeringer Sohn", sala II, del 27/7/1984.

(478) Ver causa 7275, "Manufactura de Tabacos Particular V. F. Grego SA v. Instituto Provincial de Industrialización Agropecuaria y Forestal (IPICA)", sala II, del 10/4/1990, fallo en que se sostuvo que "como principio la titularidad registral hace presumir el interés legítimo en formular oposición a una marca idéntica o confundible. Mas esa presunción puede ceder cuando la contraparte demuestra que, no obstante esa apariencia registral, los derechos sobre la marca base de la oposición han sido cedidos a un tercero -que conoce la existencia del conflicto suscitado en sede administrativa-, en cuyo caso es este tercero el titular del interés legítimo en defender la pureza de su signo marcario... En principio, entonces, y salvo lo que dice luego respecto de la garantía de evicción era Alfader SRL la que estaba habilitada para censar a través de la ratificación la nulidad originaria de las protestas; y lo era únicamente ella toda vez que no sólo adquirió las marcas base de la oposición sino que, además, conocía perfectamente el conflicto suscitado en sede administrativa, como lo demuestra la nota del 13 de marzo de 1981, obrante en el expediente administrativo 1730-79".

(479) Art. 19 de la ley. El art. 22 del dec. 558/1981 fija un plazo de diez días de presentadas las renuncias para que la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial corra un traslado de diez días para que ambas partes se presenten con sus razones y ofrezcan la prueba pertinente. Las pruebas deben producirse dentro de los 30 días de vencido este plazo, y vencido éste la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial dictará resolución.



(482) Art. 17 del dec. 558/1981.

(483) Art. 17 del dec. 558/1981.

(484) Art. 18 del dec. 558/1981: "La resolución denegatoria de la solicitud, se notificará al solicitante dentro de los cinco días de dictada".

(485) El art. 20 del dec. 558/1981 establece que concedida la marca se notificará al solicitante que retire el certificado dentro de los diez días, transcurrido dicho plazo se archivará el expediente.



(488) Se adecua la ley a lo establecido en el art. 25, último párrafo de la Ley de Procedimientos Administrativos 19549.

(489) Art. 30, dec. 558/1981.

(490) Art. 30, dec. 558/1981.

(491) Art. 31, dec. 558/1981.

(492) BLV, "Licht und Vakuum Technik MBH Y Co. Kg v. Import Cámara SA", causa 77.009, Cám. Nac. Com., sala C del 22/9/1978.

(493) PyM, 1938, p. 202, in re, "Lever Brothers Ltda. v. SA Frigorífico Anglo", del 30/5/1938; causa 2992, "Gucci Shops Inc. v. Zeiguer, J.", sala I, del 4/5/1973; causa 6010, "Gucci Shops Inc. v. Zeiguer, J.", sala I, del 27/5/1977; ver también fallos en igual sentido en PyM, 1939, ps. 988 y 440; PyM, 1939, p. 324.En virtud de haber firmado la Argentina el convenio de La Haya, no es necesaria ya la legalización de firmas si el documento proviene de un país firmante.

(494) Art. 21, dec. 558/1981.

3.3.15. La transferencia de la marca

Las marcas pueden ser transferidas como lo es cualquier derecho. No se requiere hacerlo por escritura pública, bastando la firma certificada ante escribano público del cedente solamente. Cuando la transferencia se realiza en el extranjero, rigen las formalidades del lugar en que se lleva a cabo. La firma del cedente debe ser realizada frente a notario público y la firma de éste tener la apostilla de la Convención de La Haya o, en su defecto, la legalización consular.

El art. 6, Ley de Marcas establece que la transferencia es válida respecto de terceros, una vez inscripta en el INPI. Esta cuestión es de una gran importancia ya que desde que se realiza el acto de la transferencia hasta que el INPI la inscribe como tal pasa un tiempo durante el cual la titularidad parece estar en un limbo. El que transfirió se desentenderá de cualquier acción a seguir y el que adquirió nada podrá hacer hasta que se inscriba la

transferencia. Se ha decidido que quien sólo haya presentado la transferencia y no haya obtenido su inscripción no puede iniciar una acción en defensa de la marca (495).

Se trata de una solución que aparece lógica, pero no del todo razonable. Entre la presentación y la inscripción pasan meses, y no por culpa del presentante sino por el atraso administrativo. Si el adquirente de la marca no puede iniciar una acción es posible que nadie pueda hacerlo. El cedente puede haber muerto, y si fue una sociedad haberse liquidado o disuelto, con lo cual no habrá forma de perseguir al infractor. En estos casos el juez debería analizar la documentación de la transferencia y verificada su legalidad tener al cesionario como titular, a la vez que requerir a la autoridad administrativa una rápida resolución sobre la inscripción de la transferencia que tiene ante sí.

Distinto es el caso de quien deduce una oposición. Con buen criterio, desde siempre, se acepta al cesionario como legítimo oponente estando pendiente la inscripción de la transferencia. Si por alguna razón la inscripción fuese rechazada, llevado el caso a la justicia, la oposición será rechazada por falta de fundamento, si es que no fue retirada antes.

(495) Causa 7676/1991, "Alonso, Marcelo Edgardo y otro v. Sánchez, Juan Alfredo", sala III, del 19/3/2002.

3.3.15. La transferencia de la marca

Las marcas pueden ser transferidas como lo es cualquier derecho. No se requiere hacerlo por escritura pública, bastando la firma certificada ante escribano público del cedente solamente. Cuando la transferencia se realiza en el extranjero, rigen las formalidades del lugar en que se lleva a cabo. La firma del cedente debe ser realizada frente a notario público y la firma de éste tener la apostilla de la Convención de La Haya o, en su defecto, la legalización consular.

El art. 6, Ley de Marcas establece que la transferencia es válida respecto de terceros, una vez inscripta en el INPI. Esta cuestión es de una gran importancia ya que desde que se realiza el acto de la transferencia hasta que el INPI la inscribe como tal pasa un tiempo durante el cual la titularidad parece estar en un limbo. El que transfirió se desentenderá de cualquier acción a seguir y el que adquirió nada podrá hacer hasta que se inscriba la transferencia. Se ha decidido que quien sólo haya presentado la transferencia y no haya obtenido su inscripción no puede iniciar una acción en defensa de la marca (495).

Se trata de una solución que aparece lógica, pero no del todo razonable. Entre la presentación y la inscripción pasan meses, y no por culpa del presentante sino por el atraso administrativo. Si el adquirente de la marca no puede iniciar una acción es posible que nadie pueda hacerlo. El cedente puede haber muerto, y si fue una sociedad haberse liquidado o disuelto, con lo cual no habrá forma de perseguir al infractor. En estos casos el juez debería analizar la documentación de la transferencia y verificada su legalidad tener al cesionario como titular, a la vez que requerir a la autoridad administrativa una rápida resolución sobre la inscripción de la transferencia que tiene ante sí.

Distinto es el caso de quien deduce una oposición. Con buen criterio, desde siempre, se acepta al cesionario como legítimo oponente estando pendiente la inscripción de la transferencia. Si por alguna razón la inscripción fuese rechazada, llevado el caso a la justicia, la oposición será rechazada por falta de fundamento, si es que no fue retirada antes.

(495) Causa 7676/1991, "Alonso, Marcelo Edgardo y otro v. Sánchez, Juan Alfredo", sala III, del 19/3/2002.

3.3.16. Disposición de la marca registrada. La copropiedad

No hay limitación para disponer de una marca registrada, se puede disponer de ella como de cualquier otro derecho. Puede ser cedida a título gratuito u oneroso, y puede ser objeto de una autorización de uso otorgada a una o más personas.

La marca puede ser registrada en forma conjunta por dos o más personas. Es decir que se admite la copropiedad de una marca, según lo establece el art. 9 de la Ley de Marcas. Digo

copropiedad porque si bien el art. 9 º abla de registro conjunto, el art. 4 habla de propiedad de la marca. Por tanto si hay más de un titular, hay copropiedad.

La copropiedad tiene una cierta regulación en el mencionado art. 9. Los titulares deben actuar en forma conjunta para licenciar, transferir y renovar la marca. La conducta individual de cualquiera de ellos no suple la de los copropietarios. Como puede observarse se ha establecido la voluntad de todos para los actos de disposición. Desde luego, ello no impide que cualquiera de los copropietarios pueda ceder libremente su cuotaparte a quien desee (496).

En cambio, cualquiera de ellos podrá usar la marca, iniciar las acciones en su defensa y deducir oposición al registro de otras marcas. Nada se dice respecto de iniciar acciones de nulidad, pero es obvio que si puede defender la marca y oponerse el copropietario puede también iniciar una acción de nulidad. En definitiva, bien puede estar defendiendo su marca al hacerlo.

(496) Causa 2237/97, "Crescenti, Ernesto José Vicente v. Instituto de Medicina Integral Juan Hirschman SA", sala III, del 26/2/2002, en la que se dijo respecto de la cesión de la cuotaparte que "por aplicación analógica del art. 2677 del CCiv., la enajenación será por regla general válida, sin perjuicio de los casos en que se hayan impuesto restricciones contractuales lícitas a dichos actos".

CAPÍTULO IV - LA CONFUSIÓN

4.1. LA CONFUSIÓN Y LA LEY DE MARCAS

Hace a la esencia del sistema marcario, que no existan marcas confundibles pertenecientes a distintos titulares. Ello no sólo perjudica al titular de la marca que puede perder clientela o ver afectado su prestigio, sino también al público consumidor que compra lo que en realidad no quería comprar.

La Ley de Marcas, que no utiliza en su texto las palabras confusión o confundibilidad, está diseñada para que ella sea evitada. Es así que prohíbe el registro de marcas idénticas o similares a otras registradas con anterioridad (497), y considera nulas las marcas que violen esta disposición (498). Establece también la ley que la propiedad de una marca y la "exclusividad" de uso, se obtienen con el registro (499). Es obvio que esta exclusividad se quebrará en la medida que existan marcas confundibles.

Se consideran delitos criminales de acción pública todos los actos que dolosamente tiendan a vulnerar esa exclusividad y provoquen una confusión (500).

La Cámara, refiriéndose a esta cuestión, ha dicho que "los incs. a) y b) del vigente art. 3 reproducen, sin variante de sustancia, conceptos ya expresados en el art. 21 de la ley 3975 (las palabras `iguales y `semejantes, que empleaba este artículo han sido sustituidas en aquellos incisos por las voces `idéntica y `similares), de donde se sigue que el planteo de la demandada, enderezado a sostener que la ley 22362 introdujo un cambio trascendente en el modo con que deben ser enfocados y resueltos los conflictos de confundibilidad, no encuentra sustento ni en la letra ni en los objetivos de la ley" (501). El espíritu de la legislación marcaria, antes y ahora, es el evitar la confusión.

Tanto es así que en varios fallos no se habla ya de que las marcas deben ser inconfundibles, sino que deben ser "claramente distinguibles" (502) "o de fácil diferenciación" (503). Se acentúa así especialmente la necesidad de la diferenciación.

La confundibilidad veda la coexistencia marcaria y no sólo es base suficiente para deducir oposición, sino también para declarar la nulidad de una ya registrada, ordenar el cese de uso de una marca de hecho, y hasta para que se configuren los delitos marcarios. No debe olvidarse que "...para cohibir la vigencia del nuevo nombre o marca, basta con que exista posibilidad de confusión con el antiguo, aunque de hecho no se hubiere producido todavía confusión alguna" (504).

Como ha sostenido la Corte Suprema "el derecho del industrial o comerciante a la identificación y protección de su producto o mercancía mediante la marca de fábrica responde al propósito de indicar, por una parte, quién es su productor y distinguirlo de otros similares a fin de evitar confusiones con los de otro productor o comerciante que podría beneficiarse con la actividad y honestidad ajena, y de facilitar, por otra parte, a los consumidores la adquisición de mercaderías sobre la base de su procedencia" (505). La existencia de una marca confundible a una anterior restringe la libertad de trabajar (506).

Determinar la existencia de confusión o la posibilidad de que ella se dé, es decir de confundibilidad, no siempre es tarea fácil.

No existe una regla matemática, clara y precisa, de cuya aplicación surja indubitable la confundibilidad, que es la posibilidad de confusión. La cuestión se hace más difícil ya que lo que para unos es confundible para otros no lo será. Es más, las mismas marcas provocarán confusión en un cierto contexto y en otro no. Es por ello que es rica la jurisprudencia en fallos que han elaborado una serie de reglas que aportan pautas que permiten crear una teoría de la confusión que enseguida veremos. Se han usado distintas palabras y expresiones para definirla como ser la "similitud confusionista" (507), o el "fuerte parecido" (508), "semejanzas" (509) o, para describir sus efectos, el engaño, el error o el estado de incertidumbre del consumidor (510).

Se ha dicho que "hay confusión cuando cotejando una marca después de la otra dejan el mismo recuerdo, la misma impresión, aun cuando en los detalles existan diferencias..." (511).

Hace más de ochenta años un juez federal definió con palabras claras la cuestión de la confundibilidad al decir que la "Ley de Marcas de Fábrica ha querido, y debe quererlo también el comerciante honrado, que las marcas en artículos similares sean bien diferentes, que se note esa diferencia a simple vista, sin necesidad de detenido y prolijo examen", y siguió: "No hay razón ni causa, que justifique la elección de un signo parecido para marca de fábrica, de un artículo similar al obtenido por otro fabricante, y cuyos productos han sido lanzados al comercio" (512).

Este principio ético no ha perdido vigor. Veremos en este capítulo que el cotejo marcario, para determinar la posibilidad de confusión, no debe detenerse en la mera comparación de las marcas. Otros factores, como por ejemplo el grado de atención que pondrá el comprador o el carácter especial del producto, le restarán o aumentarán importancia a las similitudes entre los signos.

La confundibilidad existirá cuando por el parecido de los signos, el público consumidor pueda ser llevado a engaño.

4.2. CONFUSIÓN DIRECTA Y CONFUSIÓN INDIRECTA. LAS FAMILIAS DE MARCAS

La confusión, en mi opinión, tiene dos variantes, igualmente indeseables. Está la confusión directa. La que hace que el comprador adquiera un producto determinado convencido de que está comprando otro. Es la forma clásica y más común de confusión.

La confusión indirecta también engaña al consumidor, aunque en forma diferente. Se da cuando el comprador cree que el producto que desea tiene un origen, un fabricante determinado, o que ese producto pertenece a una línea de productos de un fabricante distinto de quien realmente los fabricó.

Alguna vez se ha reconocido esta confusión aunque no se la ha llamado "indirecta", calificación que me parece adecuada. Cuando se declararon confundibles las marcas "Brandt" con "Brandacol" y "Brandosa" la Cámara reconoció "las posibilidades de error en que pueden incurrir los consumidores, respecto al origen de los productos ya que puede creerse que la marca pedida pertenece a la línea de productos que elabora la demandada" (513). Al hacer lo propio con "Wincodual" y "Dual" el tribunal dijo que se daba "la impresión de que se hubieran fusionado ambas empresas, o que fabricaran en común un nuevo producto" (514).

Hay casos en los que algún comerciante utiliza un elemento común en todas sus marcas, con la clara finalidad de que todas ellas sean asociadas entre sí y a un mismo origen. A este grupo de marcas se las denomina "familia de marcas". El concepto es ajeno a la Ley de Marcas ya que ésta protege las marcas individualmente, y es por ello que en alguna oportunidad se les ha negado una protección especial (515).

El que no exista tal protección específica en dicha ley no significa que pueda impunemente provocarse confusión indirecta, o por qué no directa. Nada hay en la ley que impida que alguien registre para sus distintos productos marcas con características que permitan ser asociadas a un origen común. Es el caso de los conocidos productos adhesivos que llevan la raíz "Poxi" (516). Nadie puede, de ninguna manera, usar una marca que haga creer que pertenece a esa línea. Recientemente, y con buen criterio, un fallo admitió sin reconocerlo expresamente el valor marcario y distintivo de las familias de marcas. La Excma. Cámara al declarar la confundibilidad de las marcas "Carpigiani" y "Carpifrío" afirmó: "La actora usa la partícula `Carpi´ en distintas combinaciones (Carpigiani, Carpiargento, Carpi, Carpi Frigor) como distintivo de su producción. En estas condiciones, la utilización por parte de los demandados de la misma partícula bien puede inducir a error, pues los potenciales clientes pueden pesar que `Carpifrío tiene que ver con `Carpigiani, cuando en realidad se trata de una firma totalmente independiente que trabaja en el mismo rubro" (517).

No hay que confundir el caso en que existe una "familia de marcas", con el hecho de que un comerciante utilice en varias marcas un elemento que sea de uso común en la clase. En este último caso no hay tal familia desde que no todas las marcas pertenecen a ese origen común. Entonces, para que exista una "familia de marcas" protegible, no ya desde el punto de vista de la Ley de Marcas solamente sino para evitar que se cometa un acto de competencia desleal y de apropiación indebida de clientela ajena, el elemento común no debe ser de uso generalizado. Como bien se ha dicho, "...la circunstancia de que un titular vaya incrementando el número de registros con un elemento de uso común en una clase determinada, no puede luego jugar en su favor para que otro interesado de buena fe se vea impedido de utilizar dicha partícula en un signo cuyos restantes elementos lo distingan suficientemente" (518).

4.2.1. El daño

No me referiré en este párrafo en forma específica al daño que causa la confusión ya que lo haré cuando trate su indemnización (519). Sí diré que cualquiera sea la confusión que se cause, se producirá un daño. La dificultad de fijarlo cuantitativamente con exactitud no hace que éste desaparezca.

Quien compra un producto creyendo que compra otro, ha dejado de comprar el que quería. El dueño de la marca original ha perdido una venta. Puede también perder el cliente para

siempre si la calidad del producto que compró es mala, lo cual es muy probable, y atribuye este hecho al dueño de la marca original. Así, la próxima vez comprará el producto de la competencia (520). Lo mismo puede suceder en el caso de la confusión indirecta. No hay razón alguna para que el titular de una marca sufra, o corra el riesgo de sufrir, este daño.

También sufrirá un daño el consumidor toda vez que haya comprado lo que no quería.

La confusión puede producirse en tres campos, el visual, el auditivo o el ideológico. O si se quiere, dos marcas pueden ser confundibles por sus similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales.

4.3. CONFUSIÓN VISUAL

Es la confusión causada por la identidad o similitud de los signos, sean éstos palabras, frases, dibujos, etiquetas o cualquier otro, por su simple observación. La jurisprudencia ha llamado a esta confusión "la confusión gráfica", pero parece más adecuada llamarla "visual" para así incluir todo aquel signo que pueda ser visto, y no tan sólo impreso. Esta calificación obedece a la manera en que se percibe la marca y no como se representa, manifiesta o expresa el signo.

La confusión visual puede ser provocada por semejanzas ortográficas o gráficas, por la similitud de dibujos o de envases y de combinaciones de colores, más allá de que puedan concurrir también la confusión ideológica y la auditiva.

4.3.1. Similitud ortográfica

Es quizás la más habitual en los casos de confusión. Se da por la coincidencia de letras en los conjuntos en pugna. Influyen para ello, desde luego, la misma secuencia de vocales, la misma longitud y cantidad de sílabas o radicales o terminaciones comunes.

Han sido declaradas confundibles

"Pasa" y "V.A.S.A." (521)

"Escoset" y "Eposet" (522)

"Libby´s" y "Liebig" (523)

"Umus" y "Domus" (524)

"Gatessa" y "Gatuna" (525)

"P.P." y "Pip" (526)

"Elcomet" y "Cometa" (527)

"Deflamón" y "Aceflavón" (528)

"Vistagén" y "Cristapén" (529)

"Nabutol" y "Nebutotal" (530)

"Hierromat" e "Hidromat" (531)

"Bretón" y "Eretón" (532)

"Meprotal" y "Nefrosal" (533)

"Geniol" y "Genditol" (534)

"Etti" y "Pomaretti" (535)

"Sedaplast" y "Sedanles" (536)

"Máxima" y "Maxim´s" (537)

"Saint Etiènne" y "Saint Felicien" (538)

"Agroceres" y "Agronomía Ceres" (539)

"Heladerísima" con "La Lecherísima" y "La Serenísima" (540)

A su vez, han sido declaradas inconfundibles:

"Electrofón" y "Termofón" (541)

"Oxobid" y "Ovocid" (542)

"Neugerón" y "Stugerón" (543)

"Artesano" y "Artesán" (544)

"McGregor" y "Grego" (545)

"Miximix" y "Minimax" (546)

"Reumatex" y "Sudamtex" (547)

"Ipako" y "Nepaco" (548)

"Bilisdrol" y "Birtrol" (549).

4.3.2. Similitud gráfica

Ésta existe toda vez que los dibujos de las marcas, inclusive los tipos de letras que se usen en marcas denominativas, tengan trazos parecidos o iguales. Ello aun cuando las letras o los objetos que los dibujos representan sean diferentes.

Existirá confusión derivada de la similitud gráfica cuando las etiquetas sean iguales o parecidas, sea por similitud de la combinación de colores utilizada, sea por la disposición similar de elementos dentro de la misma o por la utilización de dibujos parecidos.

La similitud gráfica es común encontrarla en las combinaciones de colores, no sólo en etiquetas, sino también en los envases. Muchos productos son hoy vendidos en envases que tienen una combinación de colores característica, y es usual que los imitadores se acerquen a ellos.

4.3.3. Similitud de forma

Esta similitud puede darse con relación a los envases. Podrá decirse que la confundibilidad entre envases es a veces difícil de determinar atento a que, por la función que cumplen, necesariamente tendrán formas parecidas. Por ello, se los ha considerado como signos marcariamente débiles (550), de un valor secundario (551), exigiéndose a los nuevos registros de este tipo una novedad relativa (552).

La disminución ab initio del valor marcario de un envase no tiene sustento ni en la ley, ni en la realidad. Un envase será marcariamente débil en la medida en que sus rasgos característicos no lo alejen de los rasgos y formas de los envases que están en el uso común. Esto sucede con cualquier otro signo. Pero hay envases que pueden ser perfectamente característicos y no son débiles por el hecho de servir como tales. Una marca denominativa no es débil porque haya otras marcas denominativas. ¿Por qué ha de suceder algo distinto con los envases?

Con buen criterio la Cámara, a pesar de reconocer que "han de existir algunas concomitancias derivadas precisamente de una identidad de género, o aun, de especie",

afirmó que "...ha de exigirse una nítida diferenciación, una forma particular, la adopción de variantes que puedan hacer afirmar que: un envase es diferente a otro" (553).

4.4. CONFUSIÓN AUDITIVA

Esta confusión se da cuando la pronunciación de las palabras tiene una fonética similar. Esta pronunciación puede ser la correcta o deformada, lo que importa es cuál es la pronunciación que una parte considerable del público efectúa de la palabra en cuestión. Puede ocurrir que a una palabra determinada, de un idioma extranjero, se le atribuyan dos pronunciaciones, la que le daría quien sabe el idioma y la que le daría el que no lo sabe.

Han sido declaradas confundibles por su similar eufonía:

"Txiki" y "Silckiy" (554)

"Tetrex" y "Detres" (555)

"Señorial" y "Sueño Real" (556)

"Frescar" y "Pressgard" (557)

"SMA" y "Smart" (558)

"Batex" y "Bateco" (559)

"Strongflex" y "Extraflex" (560)

"Usalón" y "Azlón" (561)

"May Day" y "On My Way" (562).

4.4.1. Pronunciación incorrecta

Se ha admitido que la letra "S" colocada al comienzo de una palabra es pronunciada como "Es" (563), que las letras "S" y "Z" no son normalmente distinguibles en el cotejo oral (564), que lo más corriente es pronunciar "Pharma" como "Farma" (565), que la diferenciación de las letras "b" y "v" es muy débil (566), y que la "x" ortológicamente y por una pronunciación defectuosa del público, es asimilada a la "s" (567) y a la "z" (568). En virtud de estos reconocimientos se han declarado confundibles:

"Espuma" y "Spum" (569)

"S.K.Y." y "Esquí" (570)

"Nisso" y "Niza" (571)

"Quimos" y "Guigoz" (572)

"Europharma" y "Europa" (573)

"Bananil" y "Vasalgil" (574)

"Asal" y "Oxal" (575)

"Xina" y "Zinnat" (576).

4.4.2. Palabras en idiomas extranjeros

En muchas oportunidades ha sido motivo de discusión la forma en que son pronunciadas las palabras de idiomas extranjeros o que tienen apariencia de tales. No hay una regla uniforme respecto de cómo han de ser consideradas, dependerá de la publicidad que se haya efectuado de esa marca, del grado de notoriedad que tenga la misma o de la forma en que está escrita.

Cuando se declararon inconfundibles las marcas "Beep" y "Vip" la Cámara señaló "que ninguna prueba ha aportado la demandada que demuestre que su marca, fonéticamente es `bip´ y no `beep´. Todo induce a pensar que se trata de una marca que no fue utilizada nunca y sobre la cual, obviamente, tampoco ha existido propaganda oral, careciendo por ende de todo justificativo el argumento que a este respecto se ensaya en el escrito de responde" (577). Iguales fundamentos sirvieron de base para declarar inconfundibles a "Tripp" y "Streap" (578) y a "Pristeen" con "Pristino" (579); "Vicon-Acrobat" con "Beacon" (580); a Mayralee con Maybelline (581); y a Melville con Mevil (582). Al declararse confundibles a las marcas "Babysoft" y "Bebisol", el tribunal reconoció que baby es "un término que aunque tenga origen extranjero, está muy difundido entre nosotros (sobre todo a través de la radio y la televisión), por lo cual mucha gente lo pronuncia como `bebi´ o `beibi´". Y agregó "no interesa cuál sea la pronunciación inglesa correcta; lo decisivo es que gran parte del público consumidor lo pronuncia de una manera muy similar a `bebi´ que figura en la marca solicitada por la actora" (583).

En otro caso se declararon confundibles "Hapenning" y "Hapiness", desconociendo el distinto significado en inglés, porque no cabe presumir el conocimiento de ese idioma en el público consumidor, "para quien las dos marcas carecen de todo contenido ideológico" (584).

4.4.3. Las siglas

Usualmente las marcas formadas por siglas son consideradas a los efectos del cotejo como palabras (585). Ésta no puede ser, ni es, una regla fija. Hay marcas así formadas que son conocidas pronunciándose cada una de sus letras. Serán consideradas de una u otra manera según sean utilizadas o conocidas.

4.5. CONFUSIÓN IDEOLÓGICA

4.5.1. Similitud conceptual de palabras

Es la que deriva del mismo o parecido contenido conceptual de las marcas. Es la representación o evocación a una misma cosa, característica o idea la que impide al consumidor distinguir una de otra. Así se han declarado confundibles "Vanhaus" y "Van Heusen" porque "suscitan la idea de apellidos de origen holandés" (586); "Danmark" y "La Danesa" "por cuanto ambas evocan la idea de una común procedencia" (587); "Paño Mágico" y "Mágico de Odol" que tienen identidad ideológica "dando lugar a la evocación de algo fantástico, irreal, encantador, fascinador, asombroso, hechicero, etcétera" (588); "Nido de Abeja" y "La Colmena" "que significan o traducen un mismo concepto, que se refiere a la manera de vivir de las abejas" (589); "Medicard" y "Medicheck" que "tienen el mismo contenido ideológico, desde que evocan el concepto de tarjeta, ficha o contraseña" (590); "Recital de Color" y "Fiesta de Color" porque "ambos conjuntos, metafóricamente, sugieren o brindan un contenido significativo que es prácticamente el mismo, la de una serie de colores vistosos o alegres" (591); "Ciudad de Veraneo" y "Ciudad del Encuentro" porque "la coexistencia de dos marcas que aluden a una ciudad del encuentro, o del veraneo, o del recreo, o del descanso, etcétera, pueden originar errores contrarios a los fines de la ley específica" (592). También se declararon confundibles las marcas "Costa Dorada" y "Playa Dorada" porque "dicen ambas relación con el borde de un mar, lago o río..." (593).

En un interesante caso se declararon confundibles dos slogans: "El Banco que hace más por sus clientes" y "Su Banco hace más por usted". Dijo el tribunal que "presentan un mismo sentido ponderativo, con la particularidad de que ambas lo hacen con palabras similares" (594).

El contenido conceptual es también de importancia determinante para decidir una inconfundibilidad, cuando es diferente en las marcas en pugna; porque tal contenido facilita enormemente el recuerdo de la marca. Por ello cuando el recuerdo es el mismo, por ser el mismo el contenido conceptual, la confusión es inevitable. Como se dijo en el caso de "Nido de Abeja" y "La Colmena" recién citado (595), "al ser expresados ante un oyente presentan la misma representación mental, sin necesidad de efectuar ningún proceso de asociación. Justamente es esta inmediata evocación de la cosa la que puede producir confusión".

Las marcas que he citado en este párrafo, como así también las que detallaré a continuación, han sido declaradas confundibles. En todos los casos se hizo referencia a su mismo contenido conceptual, aunque hayan concurrido para fundamentar la confundibilidad declarada similitudes ortográficas o fonéticas. Veamos otros casos de confundibilidad:

"Gatessa" y "Gatuna" (596)

"Franja de Oro" y "Cinta de Oro" (597)

"Vitalactón" y "Vitaleche" (598)

"Lechesur" y "Sur Lac" (599)

"Novísima" y "Supernova" (600)

"Suave" y "Suaverina" (601)

"Airepur" y "Puraire" (602)

"Libresse" y "Siempre Libre" (603)

"Iberia" y "La Iberia" (604)

"Noqueador" y "K.O." (605)

"Ultrarradial" y "Superradial" (606)

"Club" y "Clubman" (607)

"Tambo" y "Mi Tambito" (608)

"El País" y "Nuevo País" (609)

"Mampar" y "Mamparbaño" (610)

"Marinage" y "Marinera" (611)

"Ultracaina" y "Totalcaine" (612)

"La Veneciana" y "Venecia" (613)

"Campo Andino" y "Huerta Andina" (614)

"Video Shopping" con "TV Shopping", "Tele Shopping" y "Tele Compras" (615).

En cambio, se ha declarado que no había confusión ideológica entre:

"Mundo Desconocido" y "Mundo de lo Oculto" (616)

"Breck Uno" y "Número I" (617)

"Simplicity" y "Simplex" (618)

"Vista Bien" y "Vista Bueno" (619)

"Noroeste" y "Norte" (620)

"Jockey Club" y "Jockey" (621)

"Ligasit" y "Gasito" (622)

"12 de Octubre" y "17 de Octubre" (623)

"Aerosilla" y "Aero" (624)

"Viejo Gaucho" con "Resero"

"El Arriero" y "Resero Viejo" (625)

"Oster" y "Costero" (626)

"Avelín" y "Jabalí" (627)

"Bombucha" y "Bombazo" (628)

"Radio Uno" y "Promo Uno SRL" (629)

"Probálo, se deshace en su boca" y "El chocolate se derrite en tu boca y no en tu mano" (630)

"Le Caf" y "Café" (631).

"Elle Ella" y "Wella" (632).

4.5.2. Similitud conceptual de dibujos

Es posible también que la confundibilidad ideológica sea provocada por las marcas que están formadas por dibujos que representan una misma cosa. Hemos visto y criticado la jurisprudencia que establece que un dibujo no puede ser monopolizado, sino la forma específica de representar un objeto (633).

Más allá de las circunstancias especiales que rodeen a cada caso, entre las que pueden estar la existencia de varias marcas que representen lo mismo, o del carácter evocativo con relación a los productos a distinguir, no veo por qué deba aplicarse un criterio distinto a las marcas formadas por un dibujo.

Si alguien posee registrada una marca que consiste en el dibujo de una chimenea para distinguir heladeras, para dar un ejemplo, no veo por qué deba admitirse que otros registren marcas que representan chimeneas. Por más distintos que los dibujos sean, seguirán representando el mismo objeto y así serán recordados por el público. El público seguramente pedirá y recordará a esa marca como "la de la chimenea" (634). Otra interpretación implica crear una categoría de submarcas, las formadas por dibujos, lo cual no tiene sustento en la ley.

No obstante esa jurisprudencia se han declarado confundibles dos marcas "puesto que lo que priva esencialmente en ambos dibujos es la figura de un hombre vestido a la usanza escocesa, perdiendo identidad el agregado de la gaita" (635), y "la marca consistente en el dibujo de un sol radiante, con la de un dibujo de medio sol radiante" (636).

4.5.3. Similitud conceptual entre una palabra y un dibujo

Es la que existe entre una palabra y el dibujo que representa esa palabra. Cuando el conflicto se ha planteado entre esos signos, la justicia no ha tenido mayores dudas en prohibir la coexistencia (637). La Excma. Cámara, pese a reconocer validez a la jurisprudencia que prohíbe monopolizar una figura cualquiera, declaró confundible una marca formada por la figura de un ping ﾁ ino y la palabra "Ping ﾁ ino" con otra formada solamente por la figura de dicha ave (638). Se aplicó el mismo criterio años más tarde al declarar confundible a una marca formada por el dibujo de un gallo y la palabra "Kellog" con otra que incluía otro dibujo de un gallo y la palabra "Gallo" (639). También se declaró confundible una marca que representaba la figura de un niño y un perro con la marca "El Niño y el Perro", aunque se dijo que "bastaba a la accionante haber añadido a la figura cuya inscripción solicita algún elemento nominativo que la diferenciara netamente de los signos de la demandada para evitar una decisión contraria" (640).

Sin embargo, un fallo cuya doctrina no comparto, declaró inconfundible a una marca formada por la figura de un elefante y la palabra "Elefante" con una formada por la figura de ese animal. Se dijo entonces que "lo que realmente interesa es que admitido que nadie puede monopolizar una figura genérica -como indudablemente lo es la del elefante- la circunstancia de que junto con una marca que representa gráficamente un objeto se haya inscripto otra con su denominación conceptual, carece de significado a los fines que se están considerando, puesto que de otro modo se posibilitaría que mediante ese simple arbitrio quedara desvirtuado aquel principio, lo que desde luego es inadmisible" (641). De la lectura de este párrafo pareciera que la posición de la oponente hubiera mejorado si no hubiera tenido registrada la marca figurativa, lo cual me parece absurdo (642).

4.5.4. Palabras con significados contrapuestos

Esta cuestión se ha tratado con resultados diversos. Hace algunos años tratándose de las marcas "Desobesina" y "Obesín", se afirmó que "no es posible confundir ideológicamente una

cosa con su contraria, si el examen conceptual sugiere contenidos contrapuestos aunque tengan un elemento de referencia común" (643).

Este criterio se modificó luego al declarar confundibles las marcas "Fiel" e "Infiel", el tribunal admitió que "parece razonable aceptar que la primera trae el recuerdo de la segunda, por más que semánticamente tengan sentido opuesto" (644).

4.5.5. Por la inclusión en la marca del nombre del producto a distinguir

Han habido casos en los que la marca solicitada estaba formada por el nombre del producto a distinguir y una palabra o partícula idéntica o parecida a la que formaba una marca anterior. En éstos se declaró la confundibilidad de las marcas puesto que ella surgiría en el momento en que el titular de la marca anterior usara junto con ella, como era lógico, el nombre del producto a distinguir (645). Ello sucedió con las marcas:

"Romyl" y "Buzo Móvil" (646)

"Superkeso" y "Super" (647)

"Quepolenta" y "Ke" (648)

"Ceralay" y "Superlay" (649)

"Decca" y "Deka" con "Decapint", "Decalac" y "Dekapan" (650).

Como se dijo en el primero de estos casos, "esto hace que la posibilidad de confusión entre los productos resulte, no de la mención simple de las marcas, tal como se hace generalmente en los juicios, sino de la manifestación práctica que resulta al emplearlas..." (651), "...lo natural en la vida corriente es que el pedido se haga en dicha forma un `Buzo Romyl´ o un `Buzo Móvil´ y no como se haría si se pidiera el producto y luego se indicara la marca `Déme un buzo marca Romyl´ o `Déme un buzo marca Buzo Móvil´...".

También se declaró confundible la marca "Estrogel" con "Oestro", en la clase 5, porque resultaba inaceptable que el titular de "Oestro" "...pueda verse coartado en su derecho de elaborar y vender un específico medicinal bajo la forma de `gel´, porque para recetarlo o adquirirlo habría que utilizar voces que prácticamente lo harían confundible con la marca cuya inscripción se pide..." (652).

4.5.6. Entre una palabra en idioma extranjero y su traducción

¿Puede confundirse una marca formada por una palabra en otro idioma? No hay una respuesta única para todos los casos. Como principio general los idiomas extranjeros no se reputan conocidos por el público consumidor y, por tanto, las palabras que los forman no tienen ningún significado para éste, son de fantasía. Sin embargo, hay ciertos idiomas que son más conocidos que otros, como ser el italiano, el inglés y el francés, y cantidades no despreciables de personas los hablan o entienden. Ello no sólo por la educación postescolar que puedan tener, sino también porque en escuelas públicas y privadas se enseñan idiomas, o por los vínculos familiares en un país como el nuestro con ascendencia extranjera bastante cercana.

Además, hay muchas palabras que por su intenso uso, en series televisivas, cine, espectáculos, publicaciones, etcétera, se han ido incorporando a nuestro léxico diario o por lo menos son conocidas. Difícil es que no se sepa el significado de "Stop", "Camel", "Lady", "Madame", "Caríssimo", "Avanti", entre tantas otras. Y existen palabras que por su escritura son muy similares a las de nuestro idioma y, por tanto, fácilmente reconocibles.

En todos estos casos las palabras tendrán un significado y serán susceptibles de provocar una confusión ideológica.

La regla entonces no es absoluta y habrá que analizar en cada caso si se dan los supuestos mencionados.

La cuestión ha sido tratada por nuestros tribunales y en ciertas oportunidades se entendió que existe una "equivalencia de traducciones". Es decir, que a los efectos del cotejo las palabras extranjeras tenían un significado en nuestro idioma. Así se ha reconocido como "hecho cierto y real que por la divulgación cultural que existe, por fortuna en nuestro país, sí hay numerosos ciudadanos argentinos que conocen ese idioma (el inglés), lo que también ocurre con el francés y, para evitar confusiones marcarias, es menester concluir que hay equivalencias de traducciones, por lo que estando registrada como marca una palabra del idioma nacional, o de otro idioma vivo divulgado en nuestro medio, no pueden registrarse sus traducciones". Con estos fundamentos se declararon confundibles "Chevalier" y "Caballero", y se agregó que "esta protección no es necesaria para todos los consumidores, pero basta que varios de ellos puedan ser inducidos en error para que se justifique la aplicación de este criterio de protección marcaria" (653). Se declaró también la confundibilidad entre "Champion" y "Campeón", a pesar de reconocerse que "la mayoría del público consumidor argentino no conoce el idioma inglés" (654).

También se declararon confundibles las marcas "Crown" y "Gauchito Crown" con "Una Corona", "Dos Coronas" y "Tres Coronas" (655), y las marcas "Bestservice" y "Bonservice" (656) y se declararon inconfundibles "Charlie Cross" y "Charlie Girls" porque el público en general conocía el significado de estas palabras (657). En un caso de marca contra nombre comercial, se declararon confundibles "Club Privado Mediterráneo" y "Club Méditerranée" (658).

Sin embargo, se declararon inconfundibles "Perlette" y "La Perla" sosteniendo que "no es corriente que el público infantil del país sepa francés, y menos el de las clases populares que son las más numerosas" (659); "Yum Yum" y "Bubble Yum" argumentando que "... está claro que `Bubble´ carece de significado en el idioma español por lo que resulta insostenible el intento de considerarla descriptiva de los productos que ampara" (660); y "Moño Azul" y "Blue Bow" ya que "...para la gran mayoría de los consumidores -dado que el idioma extranjero es de difusión relativa en nuestro país- el conjunto "Blue Bow" se presentará como una alocución de fantasía o como voces foráneas de alcance ignorado, diferenciándose plenamente de las expresiones "Moño Azul", cuyo sentido es perceptible por el menos avisado de los eventuales adquirentes" (661). Se han declarado también inconfundibles "Pluma de Cisne" y "Swan" (662), y las marcas "Tatoo" y "Tatuagem" (663). En este último caso se afirmó que tanto "tatoo" como "tattoo", "no son de aquellas cuya difusión permita catalogarlas como integrantes del léxico adquirido, por lo cual no se puede dudar que la gran mayoría de los potenciales consumidores de los productos ignorarán su significación idiomática y su parentesco con `tatuaje´ ". También fueron consideradas inconfundibles "Tante" y "Tante Frida", ya que "ante el escaso número de consumidores que conoce el idioma alemán, se debe considerar como de fantasía", refiriéndose a la palabra "tante" (664). En otro caso, se entendió que "White Flower", declarada inconfundible con "Blancaflor", sería considerada de fantasía, "porque es muy reducida en proporción la cantidad de nuestros habitantes que dominan dicha lengua o tienen conocimientos de cierto nivel" (665).

Aunque se ha sostenido que "aún cuando equivoque (el público) el verdadero significado de algunas palabras, las reconocen como que tienen alguno y no como términos de mera fantasía", agregando este hecho "un signo distintivo adicional que puede ser valorado para establecer una diferenciación frente a la marca de la demandada que carece de toda connotación conceptual" (666).

Un caso que también puede darse y generar confusión o no, dependiendo del conocimiento que tenga el público de sus significados, es cuando se enfrentan dos palabras de idiomas extranjeros distintos que representan lo mismo. Por ejemplo "horse" y "cheval" o "house" y "maison". No puede establecerse una regla fija tampoco para estos supuestos, deberá analizarse caso por caso.

4.6. LA CONFUSIÓN ENTRE MARCAS QUE NO DISTINGUEN IDÉNTICOS PRODUCTOS

La confusión indirecta (667), es decir la que se da cuando el consumidor cree que los productos tienen un origen común, un mismo fabricante, puede darse también entre marcas que no cubren los mismos productos (668). Es decir, entre marcas que no distinguen los mismos productos. Esto puede suceder entre marcas de clases distintas o entre marcas de una misma clase.

La confusión no se limita entonces a los productos cubiertos por la marca o, dicho en otras palabras, el derecho de "excluir" a otros en el uso de una marca no se termina con los productos o servicios para los cuales se concedió la marca. Cuando hay confusión, y ya veremos los casos, se ha reconocido una extensión del Derecho para evitarla. La Corte Suprema de Justicia lo ha reconocido en forma reiterada al sostener que: "Aunque el titular de una marca no puede oponerse al registro de otra igual destinada a distinguir artículos distintos, corresponde, no obstante, hacer lugar a la oposición cuando concurren circunstancias especiales que demuestren la posibilidad de confusión entre los productos para evitar que el público pueda ser inducido a engaño sobre la procedencia o el origen de los productos que adquiere, con la posibilidad consiguiente de que algún comerciante o industrial aproveche ilícitamente los frutos de la actividad y prestigio ajenos" (669).

La procedencia de estas oposiciones es desde luego de carácter excepcional (670), ya que el registro en una clase no es equivalente al registro en otras o en todas las clases. Ello aunque ese carácter excepcional sea aplicado en forma generalizada por la repetición de idénticas situaciones. Porque "sobre este principio de especialidad prevalece el propósito general y esencial de la ley de proteger a los adquirentes evitándoles confusiones" (671).

La jurisprudencia no fue modificada con la sanción de la ley 22362, que también tiende a evitar la confusión (672). De todas maneras los supuestos en análisis caerían en la prohibición contemplada en el inc. d) del art. 3 en cuanto la marca en cuestión sea susceptible de inducir a error respecto del origen del producto o servicio a distinguir. La confusión que se produce en estos casos es justamente respecto del origen.

Esta discusión se plantea porque los incs. a) y b) del art. 3 se refieren a la confusión con respecto a los mismos productos o servicios. Lo que parecería excluir los casos de otros no amparados por la marca en cuestión. La Corte Suprema, confirmando la doctrina anterior, ha dicho que "...no parece razonable entender que la intención del legislador, el espíritu de la ley, se encuentra en la protección no sólo del interés del fabricante, industrial o comerciante sino también la buena fe del consumidor, justificándose en consecuencia la limitación al registro en razón de la imposibilidad en que se encuentra la autoridad marcaria para contemplar, en el examen previo a la concesión la diversidad de supuestos en que la marca, una vez registrada, pueda ser empleada por su titular en la rotulación o publicidad de los productos". Y que "dentro de este espíritu, parece razonable la conclusión del a quo de estimar que cuando la ley expresa `los mismos productos´ se refiere a productos notoriamente vinculados entre sí por su función, aplicación o destino conforme a lo que se desprende de las notas explicativas contenidas en el anexo del decreto reglamentario 558/1981 de la ley 22362. Tal interpretación, como destaca el Sr. Procurador General, tiende a alcanzar una aplicación racional del precepto adecuada a su ratio legis" (673). También se ha dicho que procede una oposición de este tipo cuando los productos comprendidos son "fácilmente confundibles" (674). Y que no debe confundirse la posibilidad de fabricar el producto incluido en la otra clase con la superposición (675).

Veamos a continuación los supuestos en los que se ha considerado que existe, o no, la llamada "superposición de productos".

4.6.1. En clases distintas

La confusión puede darse por algunas de las siguientes circunstancias:

4.6.1-a) Mismo género de productos

El caso tal vez más común se da cuando genéricamente los mismos productos están incluidos en distintas clases. Así sucedía con los jabones en la anterior clasificación que incluía a los medicinales en la clase 2, a los de limpieza en la 14 y a los de tocador en la 16 (676); medias para practicar deportes de la clase 9 y las medias de vestir de la clase 15 (677); con los cinturones de vestir de la clase 16 y los cinturones de seguridad de la clase 12 (678); con las servilletas de papel de la clase 18 y las de género de la clase 15 (679); con la fruta seca o envasada de la clase 22 y la fruta fresca de la clase 24 (680). Estos ejemplos que corresponden a la anterior clasificación, no pierden vigencia como tales.

También se declararon confundibles a las idénticas marcas "Filtrex", una en la clase 21 (filtros para café), con las de las clases 7 y 11 (filtros para aceite, combustible y aire). Ya que éstos podían venderse en los mismos negocios, y de hecho se probó que ello sucedía en dos de los minimercados de estaciones de servicio. "Lo cual permite con fundamento que una denominación idéntica para filtros que pueden venderse en un mismo negocio -aunque estén destinados a diferentes propósitos-, produce el riesgo de confundir al consumidor sobre su origen o procedencia, así como la injusta consecuencia de que la fama de quien posee derechos más antiguos sea aprovechada por el titular más reciente, o bien la de que el desprestigio de éste se transfiera al primero" (681).

4.6.1-b) Misma materia prima

La utilización de una misma materia prima puede también producir confusión. Así se lo ha declarado con las fibras sintéticas de la clase 3 y las mantas, colchas, lencería, de la clase 15 (682); con la tapicería de la clase 13 y las telas y tejidos de la clase 15 (683); y con las frutas envasadas de la clase 22 y los jugos de frutas de la clase 23 (684), todos de la anterior clasificación. Se ha reconocido que existe posibilidad de confusión entre "polvos para la preparación de refrescos", de la clase 32, y las bebidas incluidas en las clases 32 y 33 (685). Y entre los "contenedores, cajas, cajones y envases de materias plásticas y sucedáneas", de la clase 20, con "papel y cartón" de la clase 16 (686). En cambio, se negó tal posibilidad entre el "sílice para su uso como abrasivo de dentífrico y como espesador de dentífrico", de la clase 1, y los productos de la clase 5, entre los que está la crema dental. El tribunal dijo en esa oportunidad que "tampoco puede existir confusión del público consumidor toda vez que el producto de la actora no está a su alcance, de manera que no existen posibilidades de que adquiera uno creyendo que es otro producto, ni tampoco que la actora en su comercialización mayorista intente beneficiarse con el eventual prestigio de la demandada, si es que las líneas de producción de ambas se cruzan, cosa que tampoco está probada" (687).

El criterio para determinar la posibilidad de confusión estará influido por el grado de conocimiento que el público tenga sobre la materia prima utilizada en otro producto y la posibilidad de que asocie uno con otro. El caso del sílice recién mencionado es un claro ejemplo de ello. Pocos deben saber que el sílice en cuestión es una materia prima de la crema dental. Si la materia prima es comprada por un reducido grupo de consumidores, y este producto, o su marca, no es asociada en el mercado, en virtud de su publicidad o posterior uso, al producto que contiene esa materia prima, la confusión será remota, sino imposible.

Se ha dicho también que "el examen de esta cuestión debe estar presidido por un criterio de prudente razonabilidad, siendo insuficiente que los productos se fabriquen con las mismas materias primas, si ellos son de composición y destino muy distintos y por añadidura se expenden en lugares diferentes" (688).

4.6.1-c) Partes y accesorios

En algunos casos se decidió que podía haber confusión si marcas confundibles distinguían ciertos productos y las partes y accesorios para ellos. Como ser los motores y las válvulas para motores (689), y los vehículos a motor y los economizadores de combustible (690).

Esto parece razonable cuando la parte o accesorio pueda ser asociada en forma directa con el producto final que ayudará a conformar. De lo contrario podría llegarse a límites absurdos como el de la confusión de marcas para tornillos y para carburadores.

4.6.1-d) Uso conjunto

Hay artículos que pese a estar ubicados en clases diferentes han de ser utilizados en forma conjunta, como formando parte de un todo. Esto sucedía en la vieja clasificación con las puertas y ventanas de vidrio y las cerraduras (691); las cocinas a gas y las garrafas de gas (692); con las cocinas y las cacerolas, ollas y sartenes (693); con las maquinarias para juegos y los juegos respectivos (694); y con los pisos, puertas y ventanas con los edificios y casas (695). Es indudable que si las marcas que los distinguen son confundibles, la creencia de un origen común será inevitable.

4.6.1-e) Misma finalidad. Afinidad

Productos de distintas clases pueden tener por su naturaleza, función o uso una misma finalidad y esto puede ser también una fuente de error o confusión. Así se lo declaró, vigente la vieja clasificación, con respecto a un dispositivo para limpiar los intersticios dentales y masaje de las encías y los instrumentos no quirúrgicos a utilizar por dentistas (696); y con las velas y bujías por un lado y los aparatos de iluminación por el otro (697).

También se ha reconocido la superposición entre "bolsas y láminas de polietileno de alta densidad en block y sueltas, lisas e impresas" de la clase 20, y los "recipientes para uso doméstico y utensilios pequeños" de la clase 21 (698).

Hay otro grupo de casos en los que la confusión fue declarada por lo que puedo denominar afinidad de los productos comprendidos, más allá de que en algunos casos puedan ser vendidos en los mismos negocios. Ello sucedió enfrentándose marcas que cubrían "desodorantes para uso personal" y "lociones para el cuerpo, champús y lociones de lavado para piel delicada" (699); "cosméticos, champús y productos para el cuidado de la piel y el cabello" y "jabones y dentífricos" (700); "artículos de lencería" y "tampones" (701); "herbicidas, fungicidas e insecticidas con artículos de limpieza y de perfumería" (702); "botes, kayaks, embarcaciones inflables, remos para embarcaciones y bicicletas" y la "indumentaria diseñada para practicar deportes, artículos y elementos de gimnasia y deportes" (703).

En lo referente a servicios, se declararon confundibles las marcas "Bier Haus", de la clase 41, con "Bierhaus", de la clase 42, por la íntima relación existente entre los servicios de esparcimiento, y el esparcimiento, y los que prestan bares y casas de comidas, "que constituyen en cierto modo un esparcimiento, además de que esos establecimientos pueden proveer entretenimientos diversos aparte del gastronómico: v. gr. Los café concert, confiterías o restaurantes con espectáculos musicales o shows artísticos; confiterías o restaurantes danzantes, etc., que guardan cercano parentesco con los "servicios que divierten u ocupan la atención... (y) aquellos cuyo objetivo esencial es el entretenimiento, la diversión o el recreo de los individuos" (704).

4.6.1-f) Venta en un mismo negocio

En muchos casos se trató la confusión por venderse los artículos que distinguían en los mismos negocios. El consumidor, que en un mismo negocio ve artículos diferentes con marcas confundibles, puede creer que todos tienen el mismo origen. Así se lo declaró con respecto a los artículos de juguetería y de librería (705). Sin embargo, se trata de un supuesto que ha sido más citado como ejemplo que aplicado efectivamente por los tribunales. En realidad, la venta en un mismo negocio como fundamento único de confusión ha perdido vigencia "por las modalidades recientes del comercio" (706), existencia de grandes supermercados (707), y grandes tiendas y casas de regalos que venden una infinidad de productos diferentes. Distinto es el caso de los negocios o tiendas especializadas que venden artículos de alguna manera relacionados entre sí. Aquí las posibilidades de confusión se acrecientan pero por la concurrencia de la afinidad entre los artículos que allí se vendan (708). Si entre los artículos no hay relación alguna, las posibilidades de confusión son más difíciles (709), como se declaró con marcas que distinguían productos de limpieza y bebidas (710), y con marcas que cubrían productos farmacéuticos y productos cosméticos (711). En cambio, se declararon confundibles las marcas "Galaxy", que distinguía "alfombras, felpudos, esteras, linóleo y otros productos para recubrir suelos y tapicería", de

la clase 27, con "Galaxia", que distinguía "papeles para empapelar y productos análogos para el revestimiento de muros y paredes", de la misma clase. Ello porque "muy comúnmente" las alfombras, papeles y revestimientos para paredes y pisos se venden en los negocios de decoración (712).

4.6.2. En una misma clase

También se puede producir confusión entre marcas que distinguen artículos distintos en una misma clase. Así la Corte Suprema lo ha decidido al decir: "El titular de una marca registrada para distinguir uno de los productos de una clase determinada, tiene derecho a oponerse a la concesión de una marca confundible con aquélla para distinguir otros artículos de la misma clase, distintos de la especialidad de aquél, cuando concurren circunstancias especialísimas que pueden originar confusiones acerca de la procedencia de los productos" (713).

No son muchos los fallos que, al igual que en los casos de clases distintas, expliquen una variedad de posibilidades que den lugar a la confusión. En las oposiciones en una misma clase se ha admitido la posibilidad de confusión cuando existe entre los productos que amparan las marcas una "marcada similitud" (714), una "indudable proximidad" (715), una "afinidad" (716), o bien son "semejantes" (717) o "notoriamente vinculados por su función" (718). Se han declarado confundibles las marcas "Novodigal", que distinguía "un producto para el tratamiento de insuficiencia cardíaca", y "Novodig", que distinguía "productos digestivos"; "es que tratándose de medicamentos, que obviamente se expenden en los mismos negocios de farmacia, no cabe descartar frente a la elevada similitud de los signos, la posibilidad cierta de confusiones; extremo éste ciertamente peligroso en el caso de enfermos con insuficiencia cardíaca a los que por error, podría suministrársele un simple producto digestivo" (719).

Se ha considerado que no hay tal relación entre un antiepiléptico, por un lado, y los productos veterinarios e higiénicos, material para empastar dientes, desinfectantes, preparaciones para destruir las malas hierbas y los animales dañinos (720); ni entre productos veterinarios y un producto medicinal conteniendo hormonas y/o antibióticos (721); ni entre los pescados y mariscos en conserva y los artículos de panadería, pastelería y confitería (722); ni entre preparaciones y sustancias medicinales y farmacéuticas antivirósicas y los inyectables para la vacunación contra la difteria, coqueluche y tétanos (723).

Hay fallos que han negado esta extensión del derecho cuando la marca oponente había sufrido una exclusión expresa de artículos. Así se dijo que "la demandada, por su propia voluntad, excluyó deliberadamente a los `vinos en general´, de su título, la única explicación posible es que no le interesó la existencia de marcas iguales o semejantes para vinos, sino, es lógico, se hubiera abstenido de realizar esa exclusión especial" (724).

Y también se limitó el derecho a quien había pedido la marca para un solo producto ya que ello "demostraba que no le afectaba el posible registro de la marca por otros en cuanto a los demás productos de la clase" (725).

Más allá de estos fallos también se ha hecho lugar a oposiciones de este tipo frente "a supuestos de mala fe, deslealtad comercial", o "marcas notorias" (726). No obstante ello, el requisito esencial parece ser el de la semejanza de los productos en pugna, de manera tal que el consumidor pueda creer que tienen un origen común.

Sin embargo, se ha declarado que pueden coexistir las marcas "Neutrox", para "acondicionadores de cabello", y "Nutrix", que cubría "jabones de tocador, perfumería, aceites esenciales, cosméticos, productos de tocador, lociones capilares y dentífricos"... "ya que si bien ambas se refieren a productos para uso capilar, resulta bien diferente la finalidad que posee cada uno de ellos" (727). Lo que demuestra el verdadero carácter excepcional de esta clase de oposiciones.

4.6.3. Carácter excepcional

Cuando una oposición se deduce contra una marca que ampara otros productos, en la misma o en otra clase, se está ampliando en cierta forma el derecho que la marca concede. Esto no puede constituir una regla, ya que terminaría siendo igual registrar una marca para un producto o una clase que en todas. Los tribunales han sido muy claros en definir a este quiebre del principio de la especialidad como de carácter excepcional (728), y por ello han aplicado en esta clase de conflictos un criterio más benévolo en el cotejo (729).

4.6.4. Límite de la oposición

En caso que se determine la existencia de confusión, la oposición sólo procederá con respecto a los productos o servicios específicos que la provoquen, y no con respecto a los demás productos de la clase (730).

4.6.5. Prueba de la confusión

Es lógico que quien pretenda la aplicación de una doctrina de excepción pruebe acabadamente de qué forma se produce la confusión y de qué forma se da la llamada "superposición de productos" (731). La carga de probar la superposición, "...incluye el deber de mencionar específicamente cuáles son los artículos o servicios concretos entre los que puede producirse la confusión..." (732). Empero, en ciertos casos en los que ella es evidente por surgir de la simple lectura de los artículos sobre los que trata el conflicto, dicha prueba no es necesaria (733).

4.6.6. Entre productos y servicios

Lo dicho en estos párrafos es también aplicable a conflictos entre marcas que distinguen servicios de clases diferentes y entre las que cubren productos y servicios.

Un servicio de reparación de televisores por su relación íntima con los televisores puede dar lugar a confusión si las marcas de ambos son confundibles. Los ejemplos pueden ser variados, bastará que exista esa íntima relación y que las marcas sean confundibles para que no puedan coexistir (734).

Un caso interesante se dio cuando el titular de la marca "Favorita", registrada en las clases 22 y 24 de la clasificación anterior, se opuso al registro de la marca "La Favorita", solicitada para distinguir los servicios de la clase 42. El tribunal consideró que no había superposición entre los productos de las clases mencionadas, obsérvese que se trataba de los productos alimenticios con los servicios de la clase 42, pero hizo una excepción con relación al rubro "café". Afirmó la sentencia que "...la experiencia también indica que no es infrecuente que quienes comercializan café de grano, también lo vendan como infusión (traigo a colación sólo a título de ejemplo, los casos del `Cafetal´ o de `Ouro Preto´, por no citar sino algunos). En tales condiciones, si la actora quedará legitimada para instalar un café `La Favorita´, bien podría generar la idea de que allí se vende -como ocurre en los ejemplos que he recordado- un café de marca `Favorita´" (735). El tribunal diferenció el producto que era vendido en forma independiente en casas de expendio específicas. El ejemplo, por extensión, es también aplicable a las pizzerías, casas de té, sandwicherías, negocios que venden productos lácteos para el consumo en el lugar y otros del mismo tipo. Sin embargo, en un caso posterior, se declararon confundibles las marcas "Vesubio", de la clase 30, y "El Vesubio", de la clase 42, "ya que tanto una como la otra cubren productos alimenticios de probable expendio en el mismo tipo de negocio y de fácil asociación para quien es un cliente desprevenido" (736).

En otro caso posterior, se trató la confundibilidad entre marcas idénticas, "Pony", una solicitada para toda la clase 42, y la opuesta registrada en las viejas clases 9, 15, 16 y 17. La Excma. Cámara hizo lugar parcialmente a la oposición, luego de aclarar que cada caso debe ponderarse en particular. Así explicó: "En una peluquería para damas o caballeros, resulta dudoso que el cliente sepa que extracto, champú, jabón o demás artículos de tocador se están usando para satisfacer el servicio que requirió. Igualmente en el ramo de hotelería o casas de comida, también resulta realmente difícil que quien pida alimentos tenga en cuenta o advierta, por ejemplo, la marca de fideos que le están sirviendo o, menos, el tipo de marca de harina con que están elaborados. Allí no hay confusión posible, y así se resolvió en esta Sala (causa 5118 del 12/4/1988). En cambio, tratándose de artículos de porcelana,

loza, cristal, vidrios -ex clase 9-, léase platos, tazas, copas, etcétera, va de suyo que el consumidor advierte -si es que está- la marca impresa, y en ese supuesto la confusión se configura nítida. Lo propio cabe decir para manteles, servilletas, y en los hoteles para sábanas, fundas, frazadas, colchas, etcétera" (737).

4.6.7. Entre servicios de distintas clases

En cuanto a conflictos planteados entre servicios de distintas clases, se consideró que había posibilidad de confusión entre los servicios "que entrañan el registro, transcripción, composición, transmisión o sistematización de comunicaciones escritas y de grabaciones, así como la explotación o compilación de datos matemáticos y estadísticos" de la clase 42, con "ciertos servicios profesionales que por lo menos se rozan con el área de sistemas" (738). Lo propio se decidió entre los servicios relacionados "con el embalaje y empaquetado de mercancías antes de su expedición", de la clase 39, con servicios tales como "la distribución de prospectos, directamente o por terceros, o la distribución de muestras" de la clase 35 (739).

También se declaró que había superposición entre los "servicios de transporte, embalaje y almacenaje de mercancías, organización de viajes", y los "servicios de entrega a domicilio (que es una forma de transporte) y almacenaje como complemento de su actividad principal de explotación de supermercados" (740).

Se declaró, en cambio, que no había superposición posible entre los servicios de publicidad y agencias de publicidad de la clase 35 y el servicio de provisión de personal temporario de la clase 42 (741).

4.7. PAUTAS O REGLAS PARA DECIDIR LA CONFUSIÓN

La confundibilidad es a veces muy fácil de determinar. En cambio, en muchas ocasiones donde los parecidos no son tan evidentes la cuestión es difícil. No podría ser de otra manera desde que no se trata de una simple comprobación matemática, sino de un juicio puramente subjetivo. Con el correr de los años y para tratar seguramente, aunque nunca se lo ha dicho, de quitarle a este juicio el carácter subjetivo al menos en un grado mínimo, la jurisprudencia ha ido elaborando pautas o reglas. Éstas no sólo señalan cómo debe efectuarse el cotejo marcario, sino que marcan cuál debe ser la interpretación del juez ante ciertos hechos.

Desde luego no se trata de normas absolutas, pues basta con que el juzgador defina la existencia de confundibilidad o inconfundibilidad para que aquéllas pierdan relevancia. Sin embargo, el apartamiento de las mismas no es fácil por mero capricho y se corre el riesgo de debilitar seriamente los fundamentos de la sentencia respectiva. Como veremos, no es un conjunto de reglas arbitrarias, por el contrario todas tratan de dotar al examen de un mayor realismo alejándolo del fino análisis sobre el papel. Cuando más cerca se esté de la realidad, más difícil será arribar en esta materia a una decisión injusta. No debe olvidarse que lo que trata de determinarse es la posible reacción del público cuando en el futuro se enfrente con las marcas en discusión. La decisión de hoy se adelanta a la realidad de mañana.

Existe, sin embargo, una regla básica o principal, a la que me referí ut supra en 4.1, que hace a la esencia del derecho marcario, y es la que establece que las marcas deben ser claramente distinguibles (742). Es a la luz de este principio que deben cotejarse las marcas.

4.7.1. El cotejo

4.7.1-a) Cotejo sucesivo

Las marcas deben ser cotejadas en forma sucesiva y no simultánea (743). Esto es lógico puesto que en la mayoría de los casos el consumidor no tendrá frente a sí a las marcas en pugna. Probablemente las verá separadas en el tiempo y en el espacio.

4.7.1-b) Preponderancia de las semejanzas

El objetivo primero de la Ley de Marcas es el de evitar la coexistencia de marcas confundibles. Por ello en el cotejo "debe estarse más a las semejanzas que a las diferencias" (744), ya que éstas han de provocar la confusión. Como explica Breuer Moreno, "la similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos" (745).

4.7.1-c) La marca opuesta es un derecho en expectativa

Por las mismas razones expuestas en el punto anterior, si hubiere dudas en cuanto a la confundibilidad el juzgador se inclinará en favor del derecho adquirido y anterior (746).

4.7.1-d) Análisis del conjunto. Impresión que deja. Partes relevantes. Partes iniciales

En principio, es el conjunto el que debe ser objeto del análisis y nos sus partes integrantes separadas en forma arbitraria (747). Por ello debe tenerse muy en cuenta "la primera impresión que deja la aprehensión fresca y espontánea de los vocablos" (748) y corresponde "preguntarse si la impresión producida por la segunda recuerda la impresión dejada por la primera" (749). En definitiva, así actuará el público consumidor que ha de dejarse llevar por el recuerdo que tenga, por esa impresión que tuvo de la marca que antes vio.

Sin embargo, este análisis no debe impedir que dentro del conjunto se valoren debidamente los elementos que lo forman reconociéndoles el mismo valor que les daría el público.

Así lo han entendido los tribunales al admitir que "en muchas hipótesis resulta necesario centrar el análisis en un aspecto determinado del conjunto cuando es notorio que el mismo tiene significación superior; criterio éste que se ha aplicado tanto con referencia a las llamadas `Mot Vedette´...", "es correcto, por tanto, valorizar la importancia o predominio de los componentes de una marca compleja a fin de precisar su elemento `decisivo´ que es lógicamente el que desempeñará más cabalmente el papel de identificación comercial de los productos" (750).

El nombre de pila ha sido considerado distintivamente de menor importancia frente al apellido, ya que "es este último, en definitiva, el que impresiona como la parte preponderante de la marca" (751).

Como ya veremos más adelante esta valorización de ciertos elementos permite también desvalorizar otros como por ejemplo los de uso común o generalizado, o en ciertos casos las partes figurativas en las marcas mixtas (752).

En lo que hace a conformación de la marca, se ha reconocido un mayor valor, o poder distintivo, a las partes iniciales de las mismas, a sus radicales, por ser generalmente las partes que más fácilmente retiene el consumidor (753).

4.7.1-e) La descripción de la marca

Las marcas figurativas son descriptas en su solicitud. El solicitante ha explicado así qué es la marca. Puede suceder que esta descripción describa una cosa y la marca sea otra diferente. En este caso, ha de darse primacía a la impresión que dejan "las marcas anexas en juego por sobre las descripciones efectuadas al solicitarlas, ya que estas últimas dependen de un criterio meramente subjetivo que puede no corresponderse con la realidad..." (754).

4.7.1-f) Las circunstancias adjetivas

Se ha dicho reiteradamente que "dada la inmensa variedad de situaciones que se presentan en la vida del comercio sólo la exacta apreciación de todos los elementos circunstanciales puede permitir la debida interpretación y aplicación de la ley al problema concreto que se debate" (755). Esto para evitar las declaraciones puramente teóricas que prescindan de lo que en realidad va a suceder cuando las marcas estén efectivamente en el mercado (756).

Veremos enseguida algunas de estas circunstancias.

4.7.1-g) La posición del juez

El juez debe obligadamente colocarse en el papel del público consumidor para determinar si hay posibilidad de confusión. Si bien tal decisión encierra una valoración altamente objetiva, el juzgador, más que preguntarse si él personalmente se confundiría, debe preguntarse si el público consumidor ha de confundirse (757).

4.7.1-h) La forma en que se usará la marca

Alguna vez se ha argumentado que la posibilidad de confusión nacería en caso de que la marca opuesta fuera utilizada en forma distinta de aquella a como fue solicitada. Este uso ulterior deforme no puede ser tenido en cuenta por el juzgador, que debe atenerse a la marca tal cual ha sido solicitada (758). De lo contrario se caería en un sinfín de posibilidades, todas ajenas al verdadero derecho pretendido. Si la marca en cuestión es usada ulteriormente de manera que pueda provocar confusión con una anterior registrada, el titular de esta última tiene todos los medios legales para evitarlo.

La cuestión se planteó también ante marcas que iban a ser aplicadas a envoltorios y envases. Se arg ﾁ ía que por la forma circular del envase o particular del envoltorio, parte de la marca quedaría oculta creándose confusión entre la parte visible y otra marca anterior. El argumento fue aceptado por los tribunales que no sólo entendieron que esto obligaba a

aplicar un criterio riguroso en el cotejo (759), sino que por ello declararon ciertas marcas confundibles (760).

Una forma de uso, no ya por el titular de la marca, sino por el público consumidor, ha sido tenida en cuenta para declarar la confundibilidad de las marcas "Pradol" y "Espadol", al admitirse que al preguntarse "¿Que jabón es aquél de la etiqueta verde?". La respuesta será "Ese jabón es `Pradol". Y si la pregunta no es inusual, o puede no serlo, vemos hasta qué punto puede darse el acercamiento entre la marca "Espadol" y la respuesta acerca del nuevo jabón: "Es `Pradol´" (761).

4.7.2. Las circunstancias a ser tenidas en cuenta

4.7.2-a) El público consumidor y los productos y servicios a distinguir

Dado que es al consumidor a quien se le atribuirá la posibilidad de confusión, es imperativo que el juzgador conozca quién será el consumidor y así saber cuál será su reacción frente a las marcas en cuestión. Por ello se ha dicho que "a los fines de resolver la confundibilidad marcaria, es de fundamental importancia establecer qué clase de público resultará comprador de los artículos protegidos por las marcas en conflicto" (762).

Si bien es cierto que la generalidad del público al comprar un producto no se detiene a realizar un minucioso y pormenorizado análisis de la marca que lleva (763), también es verdad que es "normal, lúcido y con moderada desconfianza" (764). En otras palabras, se trata de personas que prestarán un cierto grado de atención. No es presumible otra actitud desde que, por lo general, el comprador va a comprar un producto con una marca determinada.

Existen casos en que el consumidor escapa a esta categoría, a este nivel medio. Ello sucederá tanto cuando se trate de personas con un nivel educativo, técnico o profesional, como cuando se trate de niños o de personas con un nivel de educación muy bajo. Frente a las mismas marcas estas personas tendrán muy distintas posibilidades de confundirse. Cuanto mayor sea la atención que prestará el consumidor, más benevolente puede ser el cotejo de las marcas, y viceversa (765). El juez protege así los intereses del público, en la medida en que éste lo requiera.

Por lo general, la clase del público estará condicionada por la clase de producto que va a adquirir. Como bien lo indica su nombre, los artículos de consumo masivo serán adquiridos por toda clase de público. En cambio un reactor atómico o una máquina para uso industrial sólo serán adquiridos por un grupo selecto que analizará con cuidado todo lo relativo a su compra, incluyendo las marcas y origen del producto. Y lo mismo ocurrirá con los servicios.

Se ha reconocido que prestan una especial atención en su compra y son difícilmente engañados los consumidores de cigarrillos (766), de artículos de perfumería, tocador y cosmética (767), de productos químicos para fines diagnósticos (768), de whisky (769), vinos (770), de repuestos para automotores (771), de productos "caros e importantes" (772), calefones (773) y automóviles (774). También se ha reconocido que los compradores de productos de perfumería "suelen tomar ciertos recaudos selectivos en su adquisición" (775), y que "podrá ser dicho verosímilmente, que una mujer no utilizará inadvertidamente un producto de belleza en vez de otro" (776).

En cambio, ha decidido que correspondía efectuar el cotejo con más rigor cuando los productos iban a ser adquiridos por un público que lo hacía con "mayor despreocupación", o con menos atención, como ser: productos alimenticios (777), pantalones vaqueros (778), productos alimenticios (779), telas y tejidos (780), alimentos para aves (781) y bebidas en general (782).

En lo relativo a productos de perfumería, también se ha considerado que, por constituir productos de consumo masivo, no había razón para atenuar el rigor del cotejo (783). Mismo en la causa citada en el párrafo anterior, en la que se reconoció que la mujer presta atención en la compra de productos de belleza, se dijo que "si se trata sólo de un jabón, un dentífrico

o una lima de papel para uñas, y el que la requiere es, por añadidura, un varón e inclusive un chico, las posibilidades de confusión existirán" (784).

4.7.2-b) Los productos farmacéuticos

Merece un tratamiento especial la cuestión del cotejo de marcas que distinguen productos farmacéuticos. Durante muchos años, en estos conflictos, el juzgador aplicó un criterio benévolo en el cotejo ya que "el consumidor es más prolijo en el examen de lo que compra, aunque no se trate de artículos bajo receta..." (785). Eran factores que contribuían a evitar la confusión la intervención de médicos con receta o un consejo (786), y la modalidad de expendio de dichos productos (787).

Esta jurisprudencia fue luego modificada. Ya no se realizaría el cotejo según el grado de atención que prestaría el consumidor. El factor a tener en cuenta era la consecuencia de una eventual confusión. Cuanto mayor peligro había para la salud en caso de confusión, más riguroso debía ser el criterio aplicable al cotejo. En otras palabras, menos acercamiento se permitiría entre las marcas en pugna. El juzgador trataba así de evitar la confusión posterior a la compra, la confusión que podría producirse al tomar el medicamento del botiquín. El criterio a aplicar no sería benévolo, sino "circunstancial" que estará influido por la mayor o menor gravedad de la ingestión indebida del producto medicinal que designan (contraindicaciones, carácter tóxico, etc.) por el contralor que exista para su expendio, y eventualmente también por otras razones (788).

En la práctica, la aplicación de este criterio circunstancial significó el total abandono del criterio benévolo y la aplicación de uno riguroso, dado que la ingestión equivocada de cualquier producto medicinal puede producir efectos nocivos, o como se dijo, por estar "en juego signos que identifican comercialmente medicamentos que tienen particular proyección sobre la salud" (789).

Sin embargo, se vislumbra una vuelta a los criterios tradicionales marcarios que juzgan la posibilidad de confusión en el momento de la compra, que es el que marcariamente interesa. Si no hay confusión en ese momento parece difícil que se produzca después. No hay ninguna razón que autorice a pensar que quien tuvo un cuidado especial al comprar no lo tenga después.

La Sala III de la Excma. Cámara, a pesar de reconocer que no postulaba "un regreso al antiguo criterio benévolo", sostuvo "que lo más adecuado es no ir más allá, con relación a los productos medicinales, de exigir una razonable diferenciación de las designaciones, para determinar lo cual el juzgador deberá aplicar las tradicionales pautas sentadas por el tribunal respecto de la generalidad de las categorías del nomenclador oficial". Y agregó el juez sentenciante: "El derecho judicial que sugiero tiende -al igual que el esfuerzo desarrollado por la ciencia médica- a que quien deba tomar un medicamento adquiera verdadera conciencia del peligro que corre si lo hace por su sola cuenta. Para esto debe saber que los anaqueles de las farmacias están llenos de específicos contenidos en envases similares o con denominaciones parecidas, así que lo que corresponde es que no compre el remedio sobre la base de un vago dato que le han dado o de un difuso recuerdo que le queda de alguno que cierta vez tomó. Si los jueces estimulásemos la confianza de esa persona en el sentido de que las similitudes son inexistentes, habríamos contribuido sin desearlo, a afianzar una actitud moderna que la medicina moderna intenta combatir" (790).

La sala II ha sostenido que no debe "aplicarse ningún criterio especial para comparar productos de la clase 5" (791). Si bien en un caso se reafirmó que debía aplicarse un criterio de "prudente razonabilidad" (792), y en otro se dijo que "no hay elementos de juicio bastantes como para justificar, en el caso, la adopción de un criterio riguroso" (793), los fallos dictados hasta el presente insisten en que en este tipo de conflictos, no hay por qué atenuar el rigor del cotejo, se trate de productos que han de ser vendidos con (794) o sin receta (795). Ni tampoco porque "...los fármacos lleven en sus envases el nombre del laboratorio del que provienen, desde que es un hecho de experiencia -al alcance de todos- que la mayoría no se fija en nombres comerciales o societarios que cumplen un papel de segundo orden" (796).

Sin embargo, al plantearse el conflicto entre "Factoral", solicitada para cubrir "medicamentos para el aparato digestivo", y "Bactorial", que amparaba "gotas para uso odontológico", ambas de la clase 3, el tribunal las declaró inconfundibles, reconociendo que se trataba "de ámbitos notoriamente distintos, por los que las posibilidades de confusión se diluyen, máxime si se considera que por lo común en la receta de tales fármacos intervienen profesionales del arte de curar" (797).

4.7.2-c) La inclusión en la marca de elementos de uso común

Existe una tendencia generalizada a incluir en las marcas radicales o terminaciones, y hasta dibujos, que de alguna manera evoquen alguna característica del producto que van a distinguir. También es común que distintos fabricantes elijan un mismo radical o una misma terminación porque simplemente hace más atractiva su marca. Aquéllas por ser evocativas, y éstas, cuando su uso es generalizado, hacen de dichas partículas elementos de uso común (798).

No hay reglas establecidas respecto de la cantidad de marcas registradas que deben incluir una determinada partícula para que ésta sea considerada de uso común. Aunque así se la ha calificado por estar incluida en seis registros de distintos titulares (799). Digo de distintos titulares porque si esas marcas pertenecieran a uno o a unos pocos, no habría ese uso generalizado.

Una partícula de uso común no puede ser monopolizada por persona alguna (800), es de libre empleo (801) y no puede invocarse privilegio sobre ella (802). El titular de una marca que contenga una partícula de uso común no puede impedir su inclusión en marcas de terceros, y fundar en esa sola circunstancia la existencia de confundibilidad (803), "ya que entonces se estaría otorgando al oponente un privilegio inusitado sobre una raíz de uso general o necesario" (804). El titular de una marca con un elemento de uso común sabe que tendrá que coexistir con las marcas anteriores, y con las que se han de solicitar en el futuro (805). Y sabe también que "siempre existirá entre las marcas así configuradas el parecido que se deriva, necesariamente, de las partículas coparticipadas insusceptibles de privilegio marcario" (806). Nada de esto cambia por el hecho de haberse usado el elemento de uso común como marca (807).

"Editorial Abril SA v. Editorial Perfil SA", sala III, del 11/8/1986; causa 3840, "Ultracomb SA v. Baliarda SA", sala II, del 17/8/1994; causa 8695, "Sheik Corporation SA v. Finadiet SACIFI", sala II, del 10/3/1998.

Esto necesariamente tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo. Y por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son marcariamente débiles (808), y que los cotejos entre marcas que los contengan deben ser efectuados con criterio benevolente (809).

El elemento de uso común, por todo lo dicho, pierde relevancia a los efectos del cotejo. Ello a pesar de exigirse que los restantes elementos no de uso común sean lo suficientemente distintos para hacer de los conjuntos signos inconfundibles (810), y de sostenerse que el que una partícula sea de uso común no significa que sea ajena al problema de la confundibilidad (811). De lo contrario se podría otorgar a ese elemento un valor que no puede tener.

Tampoco una palabra descriptiva o de uso común puede constituir un elemento diferenciador cuando los restantes elementos son confundibles. Así se entendió al declararse confundibles las marcas "Beascoa" y "Beas Ediciones" (812).

4.7.2-d) Productos no amparados por la marca oponente

Hemos visto que en ciertos casos el titular de una marca puede oponerse con éxito al uso o registro de marcas que amparan productos o servicios distintos de los cubiertos por su marca (813). En estos casos, sea el conflicto en una misma clase o entre marcas de clases distintas, el criterio a aplicar debe ser benevolente según lo ha establecido en forma reiterada la jurisprudencia. Desde que "no puede quedar el oponente en idéntica situación que si hubiera inscripto efectivamente su marca en la clase donde la pide su contrario, ya

que ello implicaría borrar por completo la clasificación del nomenclador, lo que no corresponde..." (814).

4.7.2-e) El uso de la marca oponente. La marca de defensa

Los tribunales han establecido que cuando la marca oponente era una marca de defensa, es decir una marca que no fue registrada para ser usada sino para evitar que otros lo hicieran, el criterio a aplicarse en el cotejo debía ser más benévolo, o menos riguroso (815). Tal ha sido el criterio diferencial aplicado, que las mismas marcas han sido declaradas confundibles en unas clases e inconfundibles en otras en las que las oponentes eran de defensa (816).

La marca de defensa es casi seguro que no ha de ser usada, y por ello es que se entiende que no debe ser una valla tan severa al registro de marcas que sí han de ser usadas. Por ello, el criterio del cotejo no es mitigado cuando las marcas enfrentadas son defensivas (817).

La falta de uso no es equivalente al carácter defensivo. Es lógico que un comerciante o un fabricante tengan alguna marca registrada que han de utilizar en el futuro cercano. Esta falta de uso de marcas registradas en clases relacionadas con la actividad de su titular no debilita su derecho provocando que se aplique un criterio benévolo cuando ellas están en juego (818).

La marca puede ser utilizada en cualquier momento antes de que se declare su caducidad (819).

4.7.2-f) La notoriedad

Cuando la marca oponente es una marca intensamente utilizada, de gran difusión o goza del carácter de notoria, el criterio que se aplica en el cotejo es riguroso o más estricto "con la finalidad de evitar el aprovechamiento del prestigio ajeno, hacer prevalecer la lealtad y buena fe comercial y proteger los intereses del público consumidor" (820), o porque "de otro modo se facilitaría el aprovechamiento de la fama adquirida por marcas de gran notoriedad, al permitir a terceros pretendiendo otras parecidas y aun actuando de buena fe, provocaran la confusión del consumidor aunque fuera solamente sobre el origen de los productos" (821). Parece un contrasentido que, so pretexto de la notoriedad de la marca oponente, se admita la coexistencia de una marca posterior confundible.

En cambio, el criterio no es el mismo cuando la marca solicitada es notoria desde que la notoriedad es considerada como un factor de distinción (822). En estos casos el criterio puede ser más benévolo por ser más remotas las posibilidades de confusión.

Por último, se ha sostenido que la notoriedad de una marca en el extranjero no es razón para admitir su registro en nuestro país.

4.7.2-g) La coexistencia de la marca oponente

Un factor de gran importancia a tener en cuenta en los casos en que se discute la confusión es la coexistencia anterior de las marcas en pugna. Una coexistencia en el mercado de dos marcas, una de ellas registrada y la otra no o ambas de hecho, sin que se hayan suscitado confusiones es la mejor prueba de la inconfundibilidad, y así se lo ha reconocido (823).

Cuando se admitió el registro de la marca "Hai", opuesta por el titular de la marca "Haik", el tribunal afirmó que "resulta inadmisible que la demandada, que toleró sin objeciones el uso de la denominación `Hai´ en función marcaria de hecho, pretenda volverse ahora contra su propia conducta discrecional, alzándose contra el pedido de su registro (conf. Sala I, causa 1532 citada). Ello no implica desconocer el carácter atributivo que adopta nuestra ley 22362 (y antes la 3975 ), sino ponderar que éste no puede ser aplicado con un criterio rigurosamente formal, que prive a marcas no registradas de la protección de los principios generales del Derecho, sea para evitar prácticas desleales, o fuere para tutelar el derecho a un clientela formada por una actividad lícita cumplida durante muchos años" (824). Iguales

fundamentos sirvieron para admitir el registro de una marca cuyo elemento principal era "Yuly", y la oponente "July". Se dijo entonces, que cuando las marcas han coexistido "desde fechas lejanas"..., "por un tiempo lo suficientemente prolongado y con difusión publicitaria -debió inevitablemente ser conocido por alguien o por todos los que actuaban en un ramo, si no idéntico en su público consumidor, sí en sus fuentes de abastecimiento- y que fue largamente tolerado por la oponente, no se advierte qué perjuicio puede aparejar la regularización de una situación de hecho existente, conocida y tolerada por tantos años" (825).

También se le otorgó valor a la coexistencia anterior en idénticos rubros entre los mismos signos, el oponente como marca y el opuesto como nombre comercial (826), o ambos como nombre comercial (827).

En cambio, la coexistencia meramente registral, es decir sin una coexistencia efectiva en el mercado, no ha sido considerado un factor que permita el registro de una marca confundible (828). Esto no cambia por el hecho de ser el oponente quien antes solicitó el registro estando ya registrada la marca a cuyo registro luego se opuso. Ello sucedió con el titular de la marca "Novodig", que se opuso al registro de la marca "Novodigal" con la que había coexistido antes en el registro. El tribunal, al declarar confundibles las marcas, dijo que "la demandada pudo razonablemente cambiar -en un lapso de diez años- por cuanto ha demostrado que entre los años 1980/1988 explotó intensamente la marca `Novodig, lo cual le confiere en la actualidad un interés del que pudo carecer en años anteriores. Esto basta para admitir su tesitura, valorizada en cierta medida por el hecho de que su contraria no utilizó jamás la marca pretendida. Una -la de la demandada- formó clientela a su amparo, la otra no. Pierde pues, entidad la mera circunstancia de la coexistencia puramente registral y conserva, en cambio, todo su valor el principio según el cual no es admisible la convivencia marcaria cuando los signos no son claramente distinguibles, máxime tratándose de fármacos y dentro de ellos uno dedicado a afecciones cardíacas" (829). Lo cierto es que "... las razones que pudo haber tenido la parte interesada para no cuestionar una solicitud anterior no se pueden interpretar como una suerte de renuncia a ejercer tal derecho ulteriormente (art. 874, CCiv.)" (830). No es un argumento válido el atribuir a la oponente una actitud contradictoria o incoherente si las marcas son confundibles (831).

Se ha dado el caso de que alguien solicitó una marca estando registrada otra que luego venció, y al ser solicitada nuevamente fue opuesta por el titular de la marca vigente. El solicitante alegó inconfundibilidad, que fue reconocida por el oponente, demostrada al solicitar la marca estando registrada la marca a la que luego se opuso. El tribunal no aceptó el argumento de la conducta dual, porque "su aplicación en materia de marcas debe ser efectuada con particular cautela y sólo en tanto condición impeditiva -como conducta incompatible con la buena fe- de la coexistencia marcaria. En caso contrario, es susceptible de propiciar confusiones de los consumidores..." (832). Sin embargo, ha habido casos en los que se decidió lo contrario. Se rechazó la oposición si antes se admitió la coexistencia registral, sin haberse modificado las circunstancias que entonces sí justificarían el cambio de criterio. La oponente, se dijo, al solicitar la marca estando registrada la marca a la que luego se opuso, "comprometió su posición para actos posteriores, habida cuenta de la vigencia del principio de `la buena fe´, y que la necesaria congruencia que es dable exigir en las conducciones sociales civiles impide el reconocimiento de la preeminencia del interés legítimo que opone" (833).

La coexistencia de las mismas marcas en otras clases tampoco es un elemento que autorice una nueva coexistencia (834). Aunque en unos pocos casos se mencionó dicha coexistencia como un argumento que demostraba la posibilidad de una nueva coexistencia (835).

Desde luego, la firma de un acuerdo de coexistencia impide que pueda deducirse oposición exitosa contra la marca con la que antes se admitió coexistir, dado que "nadie puede colocarse en contradicción con sus propios actos, ejerciendo una conducta incompatible con otra anterior deliberada, jurídicamente relevante y plenamente eficaz..." (836). Claro que esto es aplicable cuando se trata del registro en la misma clase, y no en una clase diferente.

No se ha reconocido valor a la coexistencia (837) de las mismas marcas (838) en el extranjero (839). Esto es natural, ya que además de ser el derecho de marcas un derecho estrictamente territorial, las costumbres, idiomas y modismos de otros países pueden haber

motivado actos y circunstancias que no tienen por qué ser los mismos en el nuestro. Tampoco se le ha dado relevancia alguna a la coexistencia de la marca oponente en el extranjero con otras marcas "más o menos análogas" (840).

4.7.2-h) La coexistencia con marcas de terceros

La coexistencia de la marca oponente con marcas de terceros con las que guarda al menos tantas semejanzas como con la opuesta ha sido un argumento usual para demostrar la inconfundibilidad.

Sin embargo, en la mayoría de los casos se le ha negado toda relevancia a ese hecho (841). Porque "la eventual confundibilidad de los signos marcarios vigentes no puede ser elevada a la categoría de razón determinante para aumentar el espectro de registros similares, con menoscabo de uno de los fines esenciales de la ley que rige la materia, cual es la tutela de los intereses de los consumidores" (842).

En otros casos la solución fue distinta. Se concluía que si el oponente ya existía con otras marcas, por qué no con una nueva tan parecida a ella como las demás (843). También el haber coexistido con una marca anterior igual a la luego opuesta fue un hecho determinante de la inconfundibilidad (844). En otro caso, se rechazó la oposición del titular de la marca "Tante" contra el registro de "Tante Frida", en una clase en la que había cuatro marcas anteriores que contenían la palabra "tante", porque el oponente debía "aceptar una cierta debilidad en la marca cuya propiedad obtuvo y la consiguiente imposibilidad de monopolizar ese término, que por su exclusiva opción, constituye a secas su marca". Ello, a pesar de reconocerse que la palabra "tante" no podía ser considerada de uso común (845).

Se trata de una cuestión difícil de decidir con una pauta general. Habrá que analizar cada caso teniendo en cuenta que la coexistencia con muchas otras marcas no favorece la posición del oponente. El caso de la marca confundible con la que ya coexistió registralmente la marca, es una cuestión que no debería influir tanto, ya que si hay confusión ésta debe evitarse.

4.7.2-i) El contenido conceptual

En el cotejo marcario tiene una gran influencia el que una de las marcas tenga un contenido conceptual, o ambas si son diferentes (846). El público consumidor podrá recordar con mayor facilidad esas marcas y no se dejará llevar por otras similitudes gráficas o auditivas. En términos prácticos esto significará que cuando hay un contenido conceptual se admite generalmente una mayor aproximación en los otros órdenes, gráfico y auditivo. Así cuando se declararon inconfundibles las marcas "Alicura" y "Alcurnia" se sostuvo que el contenido conceptual "adquiere una significación tal que palidece las semejanzas que puedan observarse en los planos gráfico y eufónico" (847).

El contenido conceptual debe ser conocido, debe tener una cierta difusión, de lo contrario no provocará el efecto apuntado (848).

De todas formas, cuando las otras similitudes sean grandes el contenido conceptual no tendrá la influencia señalada (849).

Se han declarado inconfundibles, por su diferente contenido conceptual, las marcas "Microfón" y "Microsoft" (850), "Coster" y "Costero" (851), "Nuevorroz" y "Nutriarroz" (852), "Crazy Horse" y "White Horse" (853), "Siman" y "San Simón" (854), "Fantástiko" y "Stiko" (855), "Tropinol" y "Rohipnol" (856); "Don Otto" y "Cerro Otto" (857); "Sojasalud" y "Sojadul" (858), "Selene" y "Celina" (859); "Pinodex" y "Odex" (860), "Duosterone" y "Duoferon" (861), "Canal +" y "Canale" (862), "Levodit" y "Levedad" (863), "Vasija Elegida" y "Vasija Reservada" con "Pequeña Vasija" (864), "Cineplaneta" y "Planete Cable" (865) "Macanitas" y "Macanuda" (866).

Se han declarado confundibles las marcas "San Alejo" y "Cantalejos" (867), porque "en el subexamen, el aspecto conceptual no reviste un carácter muy relevante". Lo mismo sucedió

con las marcas "Nonalgia" y "Novalgina", porque "la evocación de los posibles significados no está al alcance de todos, sino que es razonable circunscribirlos a los hablantes cultos" (868).

Y se han declarado confundibles palabras de idiomas extranjeros, al no reconocerse que sus significados fueran conocidos para el público consumidor, "Acu Slim", "Slim Fit" y "Aroma Slim" con "Slim y Slim" (869), para productos de la clase 5; "Pommette" con "Pommeverte" y "Pomme Verte" (870), en la clase 3; "Habitat" y "Habitué" (871), en la clase 3.

4.7.2-j) Las marcas no denominativas

Las llamadas marcas anexas, es decir aquellas a las que en la solicitud se "anexa" una descripción, por lo general son utilizadas junto con marcas denominativas. Esto ha permitido a los tribunales sostener que puede mitigarse el rigor en el cotejo marcario, ya que las diferencias estarán dadas más por las partes denominativas (872).

No creo que corresponda aplicar tal criterio. Aun cuando sea verdad que una marca figurativa será usada con una denominativa, no por ello perderá importancia como elemento distintivo. Si las marcas figurativas son confundibles, el público podrá creer que tienen un mismo origen. Cada marca debe ser juzgada sin especular respecto de si ha de ser o no acompañada por otros signos (873).

4.7.2-k) Los casos de nulidad

Cuando la confusión se juzga en un caso de nulidad, el criterio debe ser más benevolente en cuanto al grado de aproximación ya que está en juego un derecho adquirido y no una mera expectativa (874).

4.7.2-l) El uso anterior como nombre comercial

La solicitud de la marca de un signo que ha sido antes utilizado como nombre comercial, no le da al solicitante derecho al registro marcario frente a una marca anterior con la que es confundible (875). Desde luego, un intenso uso anterior del nombre comercial, su notoriedad, la falta de casos concretos de confusión, son todos factores que deberán tenerse en cuenta para determinar si la confundibilidad existe (876).

4.8. LA PRUEBA DE LA CONFUSIÓN

El juez es el único en definitiva que puede decidir si dos marcas son o no confundibles. Por esta razón es innecesaria la actuación de peritos que den su opinión sobre las posibilidades de confusión.

Otra clase de prueba sobre la cuestión puede ser no sólo admisible sino sumamente útil. Me refiero a lo que se refiera a los casos concretos de confusión ya ocurridos. Correspondencia mal dirigida y órdenes de compra equivocadas pueden ser buenas pruebas de su existencia.

Un caso más discutible es el de las encuestas o estudios de mercado realizados para determinar cuál ha de ser la reacción del público ante las marcas en cuestión. Estas encuestas no pueden ser rechazadas ab initio como medios probatorios. Pueden aportar elementos interesantes que el juzgador podrá o no considerar determinantes, pero que le podrán ayudar en un caso de duda. Desde luego no puede ser el resultado de una encuesta obligatoria para el juez. En definitiva, se trata de lo que algunos, siempre los menos, opinan sobre la confusión. Desde luego habrá estudios más serios y extendidos que otros y merecerán, por tanto, más atención.

Pero si bien puede ser una prueba útil, y por tanto debería ser admisible en todo proceso en el que se debata la confusión, no por ello tiene, de manera alguna, carácter vinculatorio.

La Excma. Cámara trató en una oportunidad esta cuestión y rechazó enfáticamente el valor de las encuestas. Afirmó entonces: "Finalmente, pienso que la admisión de este tipo de encuestas o pericias en los juicios marcarios, aparte de desnaturalizar la función del juzgador, encarecería notablemente su costo, lo que redundaría en grave daño para los solicitantes de menores recursos, creando, en tales casos, la posibilidad de una desigualdad para afrontar económicamente estos procesos; esta consecuencia me parece indudablemente desvaliosa" (877).

Rechazar así, en forma tan terminante el valor de esta prueba no corresponde a mi juicio. Si el juez debe colocarse, para juzgar la confundibilidad, en el lugar del público consumidor, una encuesta seria, realizada entre una variada cantidad de gente, le ayudará en su decisión. No puede negarse ab initio su valor probatorio. No puede negarse la posibilidad de que la parte que lo desee aporte como prueba la encuesta realizada con anterioridad, o bien que la produzca en la etapa pertinente durante la tramitación del juicio.

(497) Art. 3, incs. a) y b).

(498) Art. 4.

(499) Art. 4.

(500) Art. 31. La Excma. Cámara ha dicho "que uno de los fines esenciales de la Ley de Marcas es la protección del público consumidor (cfr. dictamen del Sr. Procurador General en Fallos, 255:41 y doctrina de Fallos, 272:290 y 279:150, entre muchos otros), la que exige se cohíba la coexistencia de marcas que por sus semejanzas habrán de ser fuente de errores en cuanto al origen o procedencia de los artículos". Causa 318, "Cocuzza, Osvaldo Antonio v. Calefones Centenera SA", sala II, del 28/7/1981.

(501) Causa 1177, "Riera, Carlos v. Sumotar SRL", sala II, del 20/8/1982. La sala III de la Excma. Cámara reiteró estos conceptos al decir que: "Tanto bajo el imperio de la ley 3975 como de la ley 22362, el juez deberá resolver los problemas de confundibilidad marcaria tratando de evitar, fundamentalmente, que puedan coexistir signos que ofrezcan similitudes tales que produzcan confusiones -directas o indirectas- entre el público consumidor de los productos", causa 1100, "González Hnos. v. Unilever Limited", sala III, del 12/5/1983.

(502) Se ha dicho que: "Es que por la función específica que debe llenar una marca de productos o servicios se requiere que el signo que pretende la protección de la ley sea claramente distinguible de los que ya se encuentran registrados (ver causas 160 del 31/10/1980, y 260 del 5/5/1981, entre otras); requisito en cuya observancia se hallan interesados los fines esenciales de la Ley de Marcas, esto es, la tutela de los eventuales adquirentes de los artículos y el amparo de las sanas prácticas de la competencia (cfr. CSJN, Fallos, 255:26; 257:45; 259:282; 261:62; 267:360; 272:290; 279:150; 290:150, etc.)". Causa 497, "Policosmesi SPA v. Imbrosciano Hnos. SAICF", sala II, del 4/9/1981; ver también causa 5132, "Acemar SRL v. H. J. Varela", sala I, del 2/11/1979; causa 260, "Fibras Industriales SAIyC v. Iacaruso, Antonio N.", sala II, del 5/5/1981. Ver también causa 272, "Altrade SA Compañía Textil v. Testai SACIyF", sala II, del 9/3/1993; causa 1425, "Precauch SRL v. Supercauch

SAICFIAFG", sala II, del 27/7/1993; causa "Ultracomb SA v. Baliarda SA", sala II, del 17/8/1994"; causa 22.293, "NBA Properties Inc. v. Induswheel SAIyC", sala II, del 3/2/1998; causa "I.C.I.", sala III, del 24/10/1996; causa 515/95, "NBA Properties Inc. v. Logical SA", sala II, del 8/6/1999; causa 2498/92, "La Veneciana SCA v. Dondero Hnos. y Cía. SACIFI", sala II, del 12/10/1999, "...porque sólo reuniendo ese requisito no se enturbia el cumplimiento de los fines esenciales de la Ley de Marcas"; causa 205/98, "La Fármaco Argentina SA v. Reckitt & Colman Overseas Ltd.", sala II, del 26/11/1999; causa 6017/98, "Propato Hnos. SAIC v. Purissimus SA", sala II, del 11/3/2003; causa 18.140/96, "Pierre Fabre Participations SA v. Medical Research Laboratories Inc.", sala III, del 20/11/2001; causa 6017/98, "Propato Hnos. SAIC v. Purissimus SA", sala II, del 11/3/2003.

(503) Causa 14.839, "Ball SPA v. Chussures Bally Soc. Anonyme de Fabrication", sala II, del 25/11/1994.

(504) Causa 6735, "Dulcemar SA v. Dulcerama SA", sala II, del 1/9/1989. La Excma. Cámara agregó: "Para demostrar el acierto de esta conclusión basta recordar que, frecuentemente, los signos amparados (trátese de marcas o de nombres) no han tenido efectiva convivencia en el mercado, o bien ella se ha producido durante un reducido lapso".

(505) "Café Bonafide SA v. DNPI", CSJN, Fallos, 211:559, del 7/7/1948.

(506) Causa 6246, "J. J. Evolo SA v. Chisap SA", sala III, del 10/5/1990, caso en el que se dijo: "Además, es mi criterio que todo lo que sea restricción al principio de la libre competencia, que implica el derecho de trabajar, debe ser interpretado con criterio restringido. Este principio lamentablemente olvidado a lo largo de décadas es y será permanentemente rescatado y recordado. Se compadece con lo que Planiol y Ripert denominaron `daños voluntarios lícitos no resarcibles´, y que ahora respetuosamente de tales maestros y de otros que nos lo transmitieron de generación en generación hago míos (cfr. PLANIOL, M. - RIPERT, G., Traité pratique de droit civil français, T. IV, 1930, p. 707); y especialmente COLOMBO, Leonardo, Culpa aquiliana. Cuasidelitos, 1944, p. 212). Aquella mentada libertad de trabajar en el caso de la Ley de Marcas, sin embargo, se ve restringida cuando los elementos que integran la nueva protección registral afectan el conjunto de los componentes sustanciales que constituye la marca registrada; de tal modo que aquel derecho adquirido, que se iguala en ciertos casos a la propiedad, puede ver menguado su prestigio o esfuerzo para imponerlo en un mercado con gran penetración, o su amplitud o que sea difícil para un usuario acostumbrado distinguir una marca de otra, o las demás consideraciones de cada caso particular, dentro de las cuales las prácticas comerciales correctas, así como el interés del público consumidor, conforman elementos capitales (en tal sentido Cám. Nac. Civ. Com. Fed. esta sala, causas 6504 del 4/5/1990 y 6460 del 30/3/1990, entre otras)".

(507) Causa 9256, "Odol SAIC v. Instituto Sidus Ind. y Com. SA", sala II, del 27/5/1970; causa 260, "Fibras Industriales SAIyC v. Iacaruso, Antonio N.", sala II, del 5/5/1981; y se ha dicho que "no es la mera similitud de los signos la que permite cohibir la existencia del posterior, sino lo que mi estimado ex colega Miguel Echegaray llamaba `similitud confusionista´, es decir la que tenía aptitud para inducir a la confusión sobre todo, al público consumidor", causa 2866, "Resero SAIC v. La Casa del Café", sala II, del 11/10/1984.

(508) Causa 2735, "Standard Oil Co. v. Ciba SA", sala II, del 13/5/1974.

(509) Causa 2807, "Murai SAIyC v. Sudamtex SA Textil Sudamericana", sala II, del 21/6/1974.

(510) "De allí que para vedar la coexistencia marcaria no sea indispensable la casi identidad de los signos, bastando que ellos puedan provocar en el público consumidor un estado de incertidumbre derivado de su similitud confusionista...", causa 497, "Policosmesi SPA v. Imbrosciano Hnos. SAICF", sala II, del 4/9/1981.

(511) Causa 1582, "Manufactura de Tabacos Imparciales v. Nobleza de Tabacos", sala II, del 8/8/1987; causa 770, "Cía. de Seguros La Mercantil Andina SA v. Cía. Nobleza de Tabacos SAICIF", sala II, del 10/9/1971; causa 2455, "Casa Muñoz donde Un Peso Vale Dos SAFyC v. EFLA SACIF", sala II, del 31/10/1973.

(512) In re "Fábrica Argentina de Alpargatas SA v. Andia, Herce y Cía.", del 9/6/1904, PyM, 1904, p. 141, fallo del Dr. Agustín Urdinarrain.

(513) Causa 1994, "Laboratorios Promeco SACIFeI v. Brandt Laboratorios", sala entonces única, del 5/4/1967.

(514) Causa 355, "Winco SA v. Gebrueder - Steidinger", sala I, del 16/3/1971.

(515) Causa 4176, "Ghelco SAICA. v. Maprico SAICI.F.", sala II, del 26/12/1975.

(516) "Poxipol", "Poximix", "Poxiran", entre otras.

(517) Causa 4544, "Carpigiani Bruto Macchine Automatiche SPA y otro v. Carpi Frío SRL y otro", sala III, del 13/2/1987. Cuando se declararon confundibles a las marcas Wilmin y Wilpan, se dijo que "...para desestimar la convivencia resulta suficiente que la partícula o raíz Wil sea suficientemente vigorosa para llevar a confusión al público consumidor de que se trata de mercadería cuya procedencia de elaboración es común, pudiéndose pensar que se trata de variedades de un mismo fabricante, cuando en realidad ello no es así", causa 22.307, "Mertens SA v. Bernardo y cía. SACIIFyA", sala I, del 15/4/1997.

(518) Causa 16.898/95, "Laboratorios Rontag SA v. Pharmitec SA", sala III, del 7/7/1998, fallo en el que también se destacó que "las familias de marcas no se encuentran amparadas en nuestra legislación".

(519) Ver Cap. VI, nro. 6.28.

(520) Cuando se declararon confundibles "T.V. Guía" y "Teleguía" con "Radioguía" la Excma. Cámara dijo: "Como acabo de anticiparlo, creo que la utilización de la marca `Radioguía´ en una publicación destinada a informar sobre programas de radio -destino no sólo posible, sino inclusive probable, en función de la actividad que dice desarrollar el actor, y aun de algunas afirmaciones efectuadas en el pleito- puede producir confusión con la marca `T.V. Guía´ de la actora... En tal caso -y aun cuando no fuere la finalidad perseguida por el actor- es claro que se produciría un aprovechamiento indebido del prestigio ajeno, e inclusive un eventual deterioro a ese prestigio con su consiguiente repercusión económica si la nueva publicación fuera de mala calidad", causa 2614, "Alverdi, O.A. v. Editorial Julio Korn", sala I, del 6/9/1973.

(521) Causa 2989, "Pasa Petroquímica Arg. v. Vidriería Argentina SA", sala I, del 21/6/1974.

(522) Causa 2735, "Standard Oil Co. v. Ciba SA", sala II, del 13/5/1974.

(523) Causa 7901, "Libby McNeill y Libby v. Liebig´s Extract of Meat Ltda.", sala entonces única, del 23/5/1969.

(524) Causa 6927, "Gutiérrez Rosemberg, H. A. v. Betty Seiguer", sala entonces única, del 29/4/1969.

(525) Causa 8706, "Línea Íntima SRL v. Britalco SAICIyF", sala entonces única, del 12/11/1969.

(526) Causa 8090, "Lacamar v. Brassovora SRL", sala I, del 28/4/1970.

(527) Causa 1356, "Elcomet SACIF v. Boris Garfunkel e Hijos SAICFeI", sala II, del 13/8/1982.

(528) Causa 1891, "Volpino Lab. SAC. e I. v. Inca Lab. de Especialidades Medicinales", sala I, del 1º/8/1972.

(529) Causa 484, "Lab. Oftalmológicos Argentinos v. Lab. Glaxo Argentino SACeI", sala III, del 25/8/1981.

(530) Causa 6003, "Gerardo Ramón y Cía. v. Laboratorios Ima SA", sala entonces única, del 30/7/1968.

(531) Causa 2079, "Hidromat SACIC v. Hierromat SA", sala II, del 30/3/1973.

(532) Causa 9835, "Canadian Hoechts Limited v. Nemi SACIFeI", sala II, del 20/5/1970.

(533) Causa 1350, "Colgate Palmolive Company v. Laboratorios Beta SACI", sala I, del 28/9/1971.

(534) Causa 5214, "Química Argentina SACIFI v. Farmasa Farmacéutica Argentina SA", sala I, del 30/11/1976.

(535) Causa 5823, "Companhia de Conservas Alimenticias Cica SA v. Companhia Ind. e Mercantil Paoletti", sala III, del 24/2/1989.

(536) Causa 6624, "Beiersdorf AG v. Labinca SA", sala II, del 30/5/1989.

(537) Causa 6876, "Molinos Río de la Plata v. Maxim Limited", sala II, del 3/11/1989.

(538) Causa 7156, "Gabrielli, Alfredo Carlos v. Bodegas Esmeralda SA", sala II, del 8/6/1990.

(539) Causa 8360, "Agroceres Imp. Exp. v. Dirección Nacional de la Propiedad Industrial", sala I, del 5/3/1993.

(540) Causa 7566, "Massera, Héctor y otro v. Mastellone Hnos.", sala II, del 28/6/1991.

(541) Causa 3537, "Fanal SACI v. Vainer, Samuel", sala II, del 30/12/1975.

(542) Causa 3349, "Warner Lambert Co. v. Laboratorio Schule SCA", sala I, del 23/12/1974.

(543) Causa 3492, "Laboratorios Bagó SACIF v. Janssen Pharmaceutical N.V.", sala II, del 13/5/1975.

(544) Causa 3554, "Dialon SAICFI v. Sudamtex SA Textil Sudamericana", sala II, del 25/2/1975.

(545) Causa 8611, "Locane y Cía. SRL v. Manufactura de Tabacos Particular SA", sala I, del 9/6/1970.

(546) Causa 3294, "Akapol SACIFIyA v. Dacsa Distribuidora Arg. de Comestibles SAICFA", sala I, del 23/12/1974.

(547) Causa 8177, "Sucesión de Don Félix N. Curani v. Sudamtex SA Textil Sudamericana", sala entonces única, del 15/7/1969.

(548) Causa 895, "Ipako I.P.A. v. Mazzotti, H. E.", sala I, del 11/2/1972.

(549) Causa 2396, "Hoffman La Roche Products Limited v. Laboratorios Andrómaco SAICeI", sala I, del 12/6/1973.

(550) "...tratándose de botellas, la marca como signo distintivo por sí mismo es débil, porque por naturaleza todas tienen algo de común, y es justamente por eso que la forma o apariencia exterior debe ser lo suficientemente original para que sea capaz de impresionar los sentidos y producir un efecto singular, distinto", causa 24.185, "Solís Argentina SA v. Cristalerías Rigolleau SA", sala entonces única,

del 19/3/1965. También se ha dicho que "Si bien es verdad que los envases pueden ser objeto de registro, su valor distintivo es manifiestamente débil, cuando se adoptan formas que son comunes a determinados tipos de productos, como lo son, en el caso, las botellas respecto de las bebidas", causa 6750, "Davide Campari Milano SA v. Norteña SACI", sala entonces única, del 5/11/1968.

(551) "La marca envase tiene un valor; pero fundamentalmente y salvo casos excepcionales dicho valor consiste en su capacidad de integrar un conjunto marcario donde el elemento nominal tiene especial importancia para distinguir el producto, que es en definitiva lo que interesa", causa 24.185, "Solís Argentina SA v. Cristalerías Rigolleau SA", del 19/3/1965.

(552) "El aire de familia" al cual alude la recurrente es un poco consecuencia del tipo de marca de que se trata -botellas para contener bebidas- y se nota también con relación a otros envases ya registrados. Y ello ocurre porque en este tipo de marcas no puede exigirse más que una originalidad relativa...", causa 1075, "Alonso, Sigifredo y Alonso, Juan v. Sinalco Aktiengesellschaft", sala II, del 30/12/1971; causa 7769, "Odol SA v. Perfumería Brancato", sala entonces única, del 6/5/1969; causa 7654, "Unilever Limited v. Incasa SAIyC", sala I, del 30/3/1979; "Pond´s Extract Co." -ex parte- del 4/10/1960, JA, 1961-III-685.

(553) Causa 359, "Incasa SAIC v. Revlon Inc.", sala II, del 18/12/1970.

(554) Causa 5229, "Establecimientos Fabriles Guereño v. Colgate Palmolive", sala entonces única, del 5/12/1967, y causa 1378, "Birma SACIFIA v. Productos Hiedra", sala I, del 22/10/1971.

(555) Causa 864, "Nippon Soda Co. Ltda. v. Arch SA de Marcas y Patentes", sala I, del 17/9/1971, y causa 7264, "Bisutti, Héctor J. v. Fabrique Suisse des Produits au Lait Guigoz SA", sala entonces única, del 28/10/1969.

(556) Causa 6290, "Europharma International Inc. v. Coplinco Cía. Platense de Ind. y Com.", sala entonces única, del 3/12/1968. Aunque también se ha dicho que "es notorio al público que la combinación PH la mayoría de las veces se pronuncia `F´...", causa 3881, "Galdini, Gaudencio y Capiello, Miguel", sala II, del 26/11/1985.

(557) Causa 1984, "Sasanil SAIC v. Laboratorios Promeco SA", sala entonces única, del 27/2/1967.

(558) Causa 6791, "Impex Ltda. SCSRL v. Lab. Andrómaco SAICI", sala entonces única, del 23/5/1969.

(559) Causa 2711, "Rigamonti SACeI v. Odol SAIyC", sala II, del 19/10/1973.

(560) "...si bien el público pronuncia correctamente muchas marcas extranjeras, no obstante carecer de conocimientos suficientes del idioma respectivo, ello obedece primordialmente a la gran publicidad de que han sido objeto tales marcas, situación que, como acabo de manifestarlo, no se da con respecto a `Streap´ ", causa "Pulloverfyn SAIC v. Establecimientos Gratry SAICF", sala II, del 15/10/1976.

(561) "...resulta que `Pristeen´ no es palabra que pertenezca al idioma castellano ni tampoco al inglés, y su pronunciación será la de nuestro idioma, es decir tal cual como se escribe, ya que el grueso del público es el que conoce". Causa 3099, "Warner Lambert Co. v. Crush SACI", sala II, del 19/9/1974.

(562) Causa 4449, "Feijoo, Héctor Mario v. Ayam, Roberto Isaac", sala I, del 23/9/1993.

(563) "...para la gran mayoría del público consumidor la invocada -y no probada- fonética de la voz `Beacon´ no ha de ser conocida...". Causa 6126, "Land-bouwerktsigenen Machinefabriek N. Vissers N.V. v. Beacon SAyC", sala única, del 3/9/1968.

(564) Causa 9312, "Aparicio, Ricardo v. Maybelline Co.", sala I, del 7/4/1970.

(565) "...(fonéticamente `Melviye´)...", causa 3170, "Melvil y Cía. v. Melvil SACIyA", sala II, del 30/10/1974.Por esta misma razón se declararon inconfundibles las marcas "Alpha" y "Anfa", causa 15.999/94, "Manufacturas Metálicas Josfel SA v. Anfa SA", sala II, del 6/8/1998.

(566) "El hecho notorio de las siglas es que ellas normalmente se pronuncian como formando parte de una palabra: `Iapi´, `Entel´, `Segba´, etc., y no hay nada que permita suponer que en el caso se adoptaría una actitud diferente". Causa 5856, "Modart SACIFeI v. Kipp, Enrique F. C.", sala única, del 28/5/1968, y causa 24.559, "E.S.P.I.G.A. SA v. Allende y Mastrogio Vanni SRL", sala única, del 19/5/1965. En la causa 9408, "The H. D. Lee Company Incorporated v. Cymlich Hnos.", sala II, del 2/12/1970, la Excma. Cámara dijo: "Es hecho notorio, que la justicia debe aceptar, para no vivir a espaldas de la realidad, que las siglas se pronuncian como formando palabras."El público las aprende, capta y traduce de ese modo; siendo difícil que siglas como `D.I.N.F.I.A.´ se lean como Dirección..., o que `S.E.G.B.A.´ se traduzca como Servicios Eléctricos del Gran Buenos Aires. Los ejemplos son numerosos e innecesarios traerlos a colación".

(567) Causa 8146, "Promi Productora Mercantil Inm. SA v. Racauchi SAIyC", sala II, del 11/9/1979.

(568) Causa 547, "Bristol-Myers Co. v. Protea, Productos Terapéuticos Americanos SCA", sala I, del 23/10/1970.

(569) Causa 5229, "Establecimientos Fabriles Guereño v. Colgate Palmolive", sala única, del 5/12/1967.

(570) Causa 1378, "Birma SACIFIA v. Productos Hiedra", sala única, del 22/10/1971.

(571) Causa 864, "Nippon Soda G. Ltda. v. Arch SA de Marcas y Patentes", sala única, del 17/9/1971.

(572) Causa 7264, "Bisutti, Héctor J. v. Fabrique Suisse des produits au sait Guigoz SA", sala única, del 28/10/1969.

(573) "Europharma Internacional Inc. v. Coplinco Cía. Platense de Ind. y Com.", sala única, del 3/12/1968.

(574) Causa 1984, "Unión Química SA", sala única, del 27/2/1967.

(575) Causa 6791, "Impex Ltda. SCSRL v. Lab. Andrómaco", sala única, del 23/5/1969.

(576) Causa 6564, "Finadiet SACIFI v. Glaxo Group", sala II, del 12/5/1989.

(577) Causa 547, "Bristol Myers G. v. Protea, Productos Terapéuticos Americanos SCA", sala I, del 23/10/1970.

(578) Causa 2265, "Casa Domingo Baldo SACII v. Goldwaser, Matías", sala entonces única, del 28/4/1967.

(579) Causa 7060, "Pylsa Privilegios y Licencias Internacionales SAIF v. Montesa SAIIFA", sala entonces única, del 12/11/1968.

(580) Causa 3496, "Tecnicon Instruments Corp. v. Giacompol, Romiglio", sala II, del 5/2/1975.

(581) Causa 4465, "García, José D. v. Bateco SAICyF", sala II, del 27/7/1976.

(582) Causa 8964, "Elidd SACIF v. Industrias Pirelli SAIC", sala entonces única, del 18/11/1969.

(583) Causa 5962, "Equimad SA v. Wella Aktiengesellchaft", sala III, del 24/2/1989.Al declararse confundibles las marcas "Secondskin" y "2ndskin", se reconoció que "...el idioma inglés ha alcanzado entre nosotros, particularmente en los últimos años, una difusión ciertamente no desdeñable, por causa de su enseñanza obligatoria en los colegios secundarios, la proliferación de escuelas biling ﾁ es, las corrientes turísticas, la exigencia de su dominio como condición para acceder a determinadas ocupaciones profesionales, la propaganda comercial, la difusión masiva de temas musicales anglosajones, etc.". Causa 3087/97, "Laboratorios Bagó SA v. Spenco Medical Corporation", sala II, del 16/5/2000.

(584) Causa "Happening SA v. Bonafide SAIC", sala III, del 2/4/1998.

(585) Causa 6263, "Altafán SCA v. Fábrica Argentina de Alpargatas SAIC", sala entonces única, del 5/11/1968.

(586) Causa 6817, "Phillips-Van Heusen Corp. v. M. A. Sandhaus e Hijos", sala entonces única, del 22/7/1969.

(587) CSJN, LL, 88-344; Fallos, 237:753; JA, 1957-IV-264.

(588) Causa 20, "Echaire, R. v. Odol SAIC", sala II, del 28/7/1970.

(589) Causa 9107, "Cordonned Argentina SA v. Patons y Baldwin Ltda.", sala I, del 17/4/1970.

(590) Causa 5096, "Crédito Universal SACyF v. Medicus SA de Asistencia Médica y Científica", sala I, del 3/12/1976.

(591) Causa 999, "Société Anonyme L´Oréal v. Odol SAIC", sala I, del 17/3/1972.

(592) Causa 1177, "Riera, Carlos v. Sumotar SRL", sala II, del 20/8/1982.

(593) Causa 7654, "López Muro, Jaime O. v. Mar de Oro SAICI", sala II, del 5/10/1990.

(594) Causa 4966, "Banco Real SA v. Banco Unión Comercial e Industrial Cooperativa Ltda. Buci", sala II, del 3/3/1987. La Excma. Cámara dijo también: "Cuadra añadir que, en el caso, no está cuestionada en la demanda la originalidad de la frase oponente; originalidad que satisface al emplear las expresiones `hace más´, modo especial de hacer propaganda sobre las bondades del ente. Es precisamente ese modo especial el que es repetido por la marca solicitada, la que de esta manera presenta una proximidad acentuada a la contraria."Por lo demás, como lo puntualizó el a quo, la misma idea expresada por la marca de la oponente puede ser utilizada por la actora de muchas maneras sin acudir precisamente a una expresión, o conjunto de expresiones, que no se ha demostrado que sean de uso generalizado".

(595) Ver nota 590.

(596) Causa 8706, "Línea Íntima SRL v. Britalco SAICIyF", sala entonces única, del 12/11/1969.

(597) Causa 4707, "Compañía Nobleza de Tabacos SA v. Manufactura de Tabacos Imparciales SAICA", sala entonces única, del 26/9/1967.

(598) Causa 3458, "Química Argentina SACIF v. Finadiet SACIFI", sala I, del 30/12/1974.

(599) Causa 881, "Mexport International SA v. Sur Lac Unión Productores Industrializadores de Leche SAIyC", sala II, del 23/12/1981.

(600) Causa 8256, "Faillace Hnos. SCA v. Bastos, Virgilio y otro", sala I, del 5/10/1979.

(601) Causa 5451, "Establecimientos Fabriles Guereño v. Anderson Clayton and Co.", sala entonces única, del 16/7/1968.

(602) Causa 7900, "Airepur SRL v. González, H. N.", sala I, del 16/2/1970.

(603) Causa 576, "Molnlycke Aktiebolag v. Johnson & Johnson", sala I, del 10/7/1981.

(604) Causa 7385, "Sánchez de Lozada, R. v. Arsomil, M.", sala entonces única, del 27/2/1969.

(605) Causa 1382, "Norquímica SRL v. Lestard, Héctor", sala II, del 10/8/1982.

(606) Causa 2470, "Fate SAIC v. The Firestone Tire and Rubber Co.", sala I, del 19/10/1973.

(607) Causa 3526, "Halsey SA v. Sáenz Briones y Cía. IyC", sala entonces única, del 16/6/1967.

(608) Causa 7848, "Quemag SA v. Álvarez Hnos. SRL", sala II, del 11/12/1992.

(609) Causa 4015, "Editorial Nuevo País SA v. Noble, Guadalupe Georgette", sala I, del 4/7/1986.

(610) Causa 4062, "Mampar SA v. Fabregas, Joaquín Pedro", sala I, del 4/7/1986.

(611) Causa 4511, "Bottger GmbH Pharmazeutische Kosmetische Praparate v. Romaser SACI", sala III, del 8/5/1987.

(612) Causa "Hoechst Aktiengesellschaft v. Microsules & Bernabó SA", sala II, del 20/8/1993.

(613) Causa 2498/92, "La Veneciana SCA v. Dondero Hnos. y Cía. SACIFI", sala II, del 12/10/1999.

(614) Causa 3397/98, "Campo Andino SA v. Molinos Río de la Plata SA", sala I, del 21/6/2001.

(615) Causa 46.617/95, "Saul Romay, Argentino Alejandro y otro v. Capurro y Asociados SA", sala I, del 28/3/2000.

(616) Causa 1098, "Mundo Desconocido SA v. Editorial Crea SA", sala III, del 18/12/1984.

(617) Causa 1993, "American Cyanamid Co. v. Odol SAIC", sala II, del 27/12/1972.

(618) Causa 4285, "Simplicity Manufacturing Co. v. Cycles Motor SAIyC", sala entonces única, del 7/9/1967.

(619) Causa 1067, "Salem Naum v. Visto Bueno SA", sala I, del 25/4/1972.

(620) Causa 6661, "Rodríguez Giménez, D. v. Cervecería Del Norte Argentino SA", sala entonces única, del 23/5/1969.

(621) Causa 921, "Cooper´s Inc. v. Sáenz Briones y Cía. SA", sala I, del 24/12/1971.

(622) Causa 6698, "Cía. de Productos Conen SA v. Idachkin, Abraham", sala entonces única, del 27/2/1969.

(623) Fallo del 6/5/1950, LL, 66-619.

(624) Causa 638, "Aerosilla SAIC v. Rowntree Mackintosh PLC", sala I, del 26/12/1989.

(625) Causa 346, "Viña Lavaque y Mattei SA v. Resero SA", sala I, del 8/8/1989.

(626) Causa 1246, "Coster Tecnologie Speciali Spa v. Porpigliao, Antonio", sala I, del 9/10/1990.

(627) Causa 962, "Sandoz SA v. Jabalí SACIF", sala I, del 14/4/1994.

(628) Causa 10.662/95, "Cetra, Luis María v. Promo Uno SRL", sala I, del 12/12/2000.

(629) Causa 50.875/95, "Cidal SA v. Anzur SA", sala II, del 3/8/2000.

(630) Causa 7298/98, "Molinos Río de la Plata SA v. Mars Incorporated", sala I, del 6/3/2001.

(631) Causa 3659/99, "Canning 210 v. Trimboli, Hugo Antonio", sala I, del 16/8/2001.

(632) Causa 20.131/95, "Industria Cosmética Cooper. Ltda. v. Wella Aktiengesellschaft", sala III, del 12/9/2001.

(633) Ver supra nro. 2.1.6-a).

(634) BREUER MORENO, P. C., Tratado..., cit., p. 348, pto. 353, dice: "Los consumidores generalmente solicitan las marcas que desean adquirir llamándolas por sus posibles denominaciones. Por eso una marca constituida por la figura de un barco puede llegar a confundirse con un envase de esa forma. Para el público, dibujo y marca serán marca `Barco´ ".

(635) Causa 1260, "Argentina Sportswear SAIC v. Manufacturera de Tabacos Imparciales", sala II, del 11/4/1972.

(636) "Weil y Cía. v. Arrocera Argentina Frugone y Preve Ltda. SA", del 15/9/1939, JA, 67-951.

(637) BREUER MORENO, P. C., Tratado..., cit., p. 347, pto. 346 dice: "Si el emblema es la representación gráfica de una idea, indudablemente se confunde con la palabra que designe la misma idea. Por ejemplo el nombre `Llave´, con la figura de una llave; la palabra `Campana´, con una figura que la represente, etc.". En 1942, la Cámara fue terminante al decir: "Que las denominaciones evocativas de una cosa o de una cualidad, protegen no sólo la expresión que las constituya, sino también el dibujo o emblema que pueda gráficamente representarlas... y es lógico que así ocurra, pues de lo contrario sería factible burlar el derecho de los propietarios de marcas, obteniendo el registro de emblemas que se refirieran a la misma cosa o calidad aludida por la denominación con la cual el público

consumidor resultaría fácilmente inducido en error" (in re "Caliguri, Salvador v. Salvado, Andrés y otros", del 4/12/1942, JA, 1943-I-485).

(638) "No parece posible desconocer la vinculación que existe entre esta última y su representación gráfica; y si a ello se añade que la marca pretendida consiste exclusivamente en la figura de este animal, resulta forzoso admitir que existe posibilidad de confusión"; causa 4153, "Incasa SAIC v. Santa Rosa Estancias SRL", sala II, del 19/12/1975.

(639) Causa 8939, "Kellog Company v. La Arrocera Argentina y otro", sala II, del 25/4/1980.

(640) Causa 2938, "Panamérica de Plásticos SAIC v. Coppa & Chego SAFCI", sala III, del 18/12/1984.

(641) Causa 1268, "Fomalco SAIC v. J. & P. Coats Limited", sala I, del 30/7/1982.

(642) Ver nros. 2.1.5 y 2.1.6.

(643) Causa 41.471, "Ginochio de Frin, Nélida E. v. Laboratorios Andrómaco (SA)", Cám. Nac. Esp. del 11/6/1957, LL, 89-121.

(644) Causa 4875, "Reckitt & Colman (Overseas) Ltd. v. Chait, Ángel y Benchoa, Horacio L.", sala II, del 22/11/1976.

(645) Ver nro. 2.1.4 sobre la registrabilidad de las marcas evocativas.

(646) Causa 7892, "Dalla Riva de Murguia, Romida v. Virgiglio de Intaglieta, Gilda", sala entonces única, del 27/4/1960.

(647) Causa 3367, "Zaugo y Cía. SAIyC v. Panificación Argentina SAIC", sala I, del 10/12/1974.

(648) Causa 7038, "Fideoro SA Podestá e Hijos SRL v. Ke SRL", sala entonces única, del 23/5/1969.

(649) Causa 3020, "Alejandro Llauró e Hijos SAIC v. Ubyco SAIC", sala I, del 1/2/1985.

(650) Causa 4835, "Celocrom SA v. Wonneberger de Morello, Elena Catalina y otro", sala III, del 9/10/1987. Sostuvo la Excma. Cámara: "Celocrom SA manifiesta que las marcas que solicita poseen, desde el punto de vista ideológico, `...un contenido claramente evocativo, que le confieren las terminaciones...´, aclarando que `Lac´, `Pint´ y `Pan´ constituyen apócopes de `Lacas´, `Pintura´ y `Panel´, respectivamente. Es obvio, entonces, que los agregados no hacen más que aumentar la posibilidad de confusión con los signos de los demandados, toda vez que, como acertadamente expresa el Sr. juez Dr. Tresguerras, el eventual adquirente pensará que se trata de lacas, pinturas, etc., producidas o comercializadas por aquéllos".

(651) Ver nota 647.

(652) Causa 54.977/95, "Gador SA v. Laboratorios Rontag SA", sala III, del 16/7/1998.

(653) Causa 568, "N.V. Sigarettenfabriek E.D. Laurens `Le Khedive´ v. Manufactura de Tabacos Imparciales SAICyA y Germán López y Cía. SRL", sala I, del 18/6/1971.

(654) Causa 10.171, "Testai SACIIyF v. Relax SA", sala I, del 28/4/1994.

(655) Causa 7313, "Crown Cork Arg. SA v. Plate y Cía.", sala entonces única, del 18/12/1969, cuando se dijo que: "Aun cuando el idioma inglés es extranjero no es menos cierto que parte del público lo conoce, por ser enseñado en los colegios secundarios".

(656) Causa 5267, "Bestservice SA v. Bonafide SA", sala I, del 5/8/1988. La Excma. Cámara sostuvo que " `Best´ dista de tener fuerza suficiente como para distinguirse de `Bon´. Ambas comienzan con la misma letra y son partículas de una sílaba. `Bon´ evoca a bueno, como dice el Sr. juez a fs. 144, pero discrepo con su afirmación de que `Best´ es una partícula de fantasía, porque `Best´ evoca a `mejor´. Al problema de la confundibilidad gráfica se suma, entonces, el de la confundibilidad ideológica: `Buen servicio´ comparado con `Mejor servicio´; nótese que no estoy sosteniendo que cualquier palabra en idioma inglés resulte evocativa, sino que me concentro en la palabra `Best´ ".

(657) Causa 1251, "Reymundo, Mario E. v. Revlon Inc.", sala III, del 15/12/1983, cuando se dijo que "el aprendizaje del inglés en el ciclo secundario de enseñanza y lo difundido que está en la actualidad el estudio de ese idioma entre la población, hacen que el significado de muchas palabras que le pertenecen sea conocido por un considerable número de personas. Es por ello que, aceptado que `Charlie´ pueda resultar un vocablo fácil de retener, también habrá que aceptar que lo sean `Cross´, sobre todo entre los aficionados al deporte y, con mayor razón aún `Girls´ ".

(658) Causa 2428, "Club Méditerranée v. Club Privado Mediterráneo SA", sala I, del 10/8/1993, en la que se dijo: "La demandada traduce sencillamente Mediterráneo del francés al castellano y esto es contrario a la buena fe".

(659) Causa 8776, "Suchard Holding SA v. E. Pallavicini SAIFI", sala entonces única, del 3/10/1968.

(660) Causa 933, "Life Savers Inc. v. Productos Stani SAIC", sala III, del 18/10/1982.

(661) Causa 1566, "González Hnos. v. Moño Azul SA", sala II, del 26/10/1982.

(662) La Excma. Cámara afirmó que "para la gran mayoría de los consumidores el idioma extranjero y, por ende, esa especial locución, es de difusión relativa en nuestro país, de allí que las marcas que recojan vocablos extraños a nuestra lengua deban considerarse, en principio, denominaciones de

fantasía, no evocativas de idea alguna y por ello, como tiene dicho la sala, insusceptibles de provocar equívocos en el terreno ideológico". Y reconoció luego que "la marca actora no es la mera traducción de `Swan, sino `Pluma de Cisne´ ", causa 4515, "Laboratorios Moreca Cinetea SCA v. Unilever Limited", sala II, del 8/8/1986.

(663) Causa 3307, "Topps Chewing Gum Inc. v. Jorge Schneider SA", sala I, del 21/5/1985.

(664) Causa 5793/97, "Brogger, Luis Andrés v. De León, José Pablo, sala I, del 9/4/2002. Debe notarse que la voz "tante" fue considerada como débil, aunque no de uso común, por estar contenida en otras cuatro marcas anteriores.

(665) Causa 26.165/94, "Hoe Hin Pak Yeow Manufactury Limited v. Molinos Río de la Plata SA", sala II, del 22/11/2001.

(666) Causa 957/99, "Md Distribuciones SA v. Quick Foods SA", sala II, del 17/8/2002. En el caso se trataba de las marcas "Party" y "Paty".

(667) Ver supra nro. 4.2.

(668) En causa 8582, "Atomplast SA Société d´Étude et d´Application Industrielle de Brevets SEAB", sala III, del 26/8/1992, la Excma. Cámara sostuvo: "La confusión indirecta, es decir la que se da cuando el consumidor cree que los productos tienen un origen común, puede darse entre marcas que no cubren los mismos productos, vale decir que el derecho de excluir a otros en el uso de una marca no termina con los productos o servicios para los cuales se concedió...(refiriéndose a los productos) y hay entre ellas una vinculación suficiente como para poder provocar, en caso de que las mismas sean comercializadas bajo la cuestionada marca, confusión en el público consumidor".

(669) CSJN, Fallos, 248:819, in re "SA García Reguera v. SRL Galver", del 28/12/1960. En igual sentido la Corte ha declarado "procedente la oposición al registro de una marca igual o confundible destinada a otra clase, cuando concurren circunstancias especialísimas que demuestren la confundibilidad entre los productos a que se refieren sendas marcas aunque figuren en clases distintas", Fallos, 181:224, in re "Curti, Ambrosio v. Laboratorios Suarry SA", del 9/9/1938. Ver también Fallos, 189:224, in re "Manuel Hernández y Cía. v. SA Alba Fábrica de Pinturas, Esmaltes y Barnices", del 21/4/1941; Fallos, 209:179, in re "Soc. Comercial de Resp. Ltda. Río Grande v. Abdulla y Cía. Ltda.", del 29/10/1947; Fallos, 255:104, in re "Franco Rossi v. SA Fiore, Paniza y Torrá", del 20/3/1963; Fallos, 288:444, in re "Federación Nacional de Confiteros de Colombia v. SRL Manisal", del 28/5/1974; Fallos, 226:309, in re "Bake Prince, G.F. y E.S. Prestigiacomo v. SA Perfumería Dubarry", del 10/7/1953; Fallos, 237:163, in re "Química e Industrial Productos Roche v. J. Alcalá", del 27/2/1957. Causas 928 y 926 "Emilio López SA v. Gynberg, Julio" y "Emilio López SA v. Pierre Renoir SA", sala II, del 27/6/1997.

(670) La Excma. Cámara sostuvo: "Es sabido que cuando el óbice de una solicitud de marca se basa en un título que pertenece a otra categoría del nomenclador, su admisibilidad es de carácter excepcional ya que -como regla impuesta por el principio de la especialidad de las marcas de fábrica (arts. 3 y 17, ley 3975)- el derecho que ese título confiere obra dentro del ámbito para el que fue solicitado y concedido", sala I, causa 6933, "Miguel Filato SAICFIyA v. Ruiz, Martín", del 23/9/1980.

(671) CSJN, Fallos, 230:272, in re "SA Ind. y Com. Casa Enrique Schuster v. SRL Cía de Lámparas Eléctricas `Telux´ ".

(672) Así se ha dicho que "la ley 22362 adopta también el principio de especialidad, sin que la distinta forma en que aparece expresado (art. 3, incs. a] y b]) importe una mayor rigurosidad (cfr. art. 8, ley 3975) ni deje consentir las excepciones enunciadas, ya que no se ha introducido modificación sustancial alguna que autorice a sostener que por vía de la sustitución del régimen anterior se haya dejado de lado el propósito básico de defender los intereses del público consumidor, que obviamente se vería seriamente comprometido si por vía de la inflexibilidad de aquel principio se permitiera que marcas semejantes estuviesen destinadas a distinguir productos que, pertenecientes a clases distintas, encuadraran en las situaciones contempladas por la jurisprudencia mencionada", causa 839, "King Card SRL v. Kibon SA Ind. Alimenticias", sala I, del 4/12/1981; ver también causa 991, "Sicom Sistemas de Comunicación SACIFyA v. De Franco Fantin L. S.", sala I, del 19/3/1982; causa 4679, "Establecimientos Modelo Virgen del Valle SA v. Los Parrales SA", sala II, del 11/11/1986; causa 4326, "L. B. Laboratorios Boreal SRL v. Línea Bonaerense SA", sala I, del 6/10/1987. Causa 4274, "Pontet, Omar O. y otro v. Sáenz Briones y Cía. SAIyC", sala I, del 26/9/1997.

(673) CSJN, E-3.XX, "El Hogar Obrero Cooperativa de Consumo, Edificación y Crédito Limitada v. Ligget Group Inc.", del 16/5/1985. Ver también causa 7297, "García de Lorenzato, Concepción v. Industrias Americanas SAICFI", sala II, del 15/5/1990; causa 4772/00, "Stanton & Cía. SA v. Instituto Nacional de la Propiedad Industrial", sala III, del 21/3/2002.

(674) Causa 6601, "Reckitt y Colman (Overseas Limited) v. Laplex SA", sala III, del 22/3/1990.

(675) Cuando se declararon inconfundibles las marcas "Ecco" de la clase 3 con "Ecco Hombre" para indumentaria, se dijo que el que hubiese firmas que venden ropa que también hayan lanzado una línea de perfumería no determina que exista superposición. Y agregó que "Se trata de una relación potencial y remota, pero no de una superposición. Con el criterio de la demandada, se echaría por tierra el principio de la especialidad y muy pocos productos de una clase se podrían distinguir de los artículos de otra". Causa 29.533/95, "Celulosa Campana SA v. Gayone, Cesar Ramón", sala I, del 23/9/1999.

(676) Causa 1854, "Mango, Roberto C. v. La Blanca SAIC", sala II, del 7/12/1972.

(677) Causa 8640, "Lauda Textil SA v. Coquena SACIFIM", sala II, del 1/4/1980.

(678) Causa 5893, "Salvex SRL v. Carran SCPA", sala entonces única, del 11/6/1968.

(679) Causa 1825, "Papelera Mosconi SAIC v. Sudamtex SA Textil Sudamericana", sala I, del 1/8/1972.

(680) Causa 5179, "Molina, Antonio v. Aisol SA", sala I, del 31/3/1977.

(681) Causa 24.186, "Filtrex SA v. Filtrex SRL y otro", sala III, del 21/7/1995.

(682) Causa 556, "Sudamtex SA Textil Sudamericana v. Acolchados Alaska SAIC", sala II, del 16/4/1971.

(683) Causa 6098, "Textil Versailles SCA v. Arbra SAICF", sala entonces única, del 9/8/1968.

(684) Causa 9109, "Cooperativa Vitivinícola Nueva California v. Ficomex SACI", sala entonces única, del 11/9/1970.

(685) Causa 1475, "Euralim SA v. Fleischman Arg.", sala I, del 15/4/1991, las marcas en pugna fueron "Jug´s" y "Yus".

(686) Causa 5849, "Gomer SACI v. Massalín Particulares SA", sala I, del 24/11/1992.

(687) Causa 2223, "W. R. Grace & Con. Conn. v. Aktiebolaget Astra", sala I, del 30/12/1991. Las marcas en pugna, declaradas inconfundibles, fueron "Sylodent" y "Xilodental".En la causa 53.807/95, "Plastipren SCA v. C&K Aluminio SA", sala I, del 28/6/2001, luego de puntualizar "que la presencia de una materia prima en común no basta, de por sí, para determinar la existencia de superposición o interferencia de productos", se rechazó la confundibilidad entre las marcas "Alipack Multicapa Plastipren" y "Alupaq" respecto de "materias plásticas semielaboradas (hojas, placas y varillas)" de la clase 17 y los "utensilios de cocina o menaje" de la clase 21, "habida cuenta de que, pese a la posible identidad de la materia prima, al estar integradas en un nuevo producto, aquéllas pierden su identidad". Pero se declararon confundibles respecto de las "materias plásticas (relleno)" de la clase 17 y las "materias plásticas para embalaje (no comprendidas en otras clases)" de la clase 16, "en tanto a la identidad de materia prima se añade la de destino...".

(688) Causa 4624, "Manufactura Arg. Algodón Hidrófilo SRL v. Productex SA", sala II, del 27/8/1976. En otro caso se dijo que: "no existe posibilidad de confusión entre los `juegos y juguetes técnicos en general´ de la clase 9 y los `tubos, caños, correas, perfiles y burletes de goma´ de la clase 17. Porque si bien puede admitirse que alguno de estos últimos elementos es susceptible de empleo en la fabricación de los primeros, resulta claro que en tal supuesto pierde por completo su individualidad y desaparece absorbido por un nuevo y distinto producto", causa 7831, "Crivelli, R.A. v. Bonomi, M. y Fernández, J.", sala II, del 26/6/1979.

(689) Causa 9500, "Van Doornes Aanhangwagenfabriek N.V. v. Dafco SA", sala I, del 12/6/1970. Ver también causa 529, "Columbia Broadcasting System Inc. v. Dossena, N. y López, R.", sala II, del 16/3/1971. Se declararon confundibles a las marcas "Mendy" de la clase 12 para automóviles y "Mendi" de las clases 14, 17 y 20 para aparatos y artículos de calefacción, ventilación, iluminación, refrigeración, sanitarios, artículos de caucho o goma, de electricidad, por poder ser accesorios de transportes. Causa 1892, "Mendizábal Hnos. SCA v. Mendizábal, Osvaldo L.", sala II, del 7/12/1972. Lo propio sucedió con las marcas "Lumilux" que comprendía "instalaciones de alumbrado" en la clase 11, con "Luminex" que cubría "llaves de luz", ya que estos últimos "constituyen un accesorio indispensable de los aparatos de iluminación".

(690) Causa 4195/98, "General Motors Corporation v. Feijoo, José Benito", sala I, del 25/6/2002, en el que la marca en pugna era la misma, "Monza".

(691) Causa 25.129, "Acytra SRL v. Santa Lucía Cristal SRL", sala entonces única, del 16/6/1965.

(692) Causa 4239, "Veltri, José v. Velox SAICI", sala II, del 9/3/1976.

(693) Causa 8313, "Davaro, Elio T. v. Vainer, J.", sala I, del 19/5/1970.

(694) Causa 3522, "Olvido Carolina Ercole v. The Brunswick Bolke-Collender Co.", sala entonces única, del 29/6/1960.

(695) Causa 932, "Rabini, A. v. Akapol SACIFIA", sala II, del 10/12/1971.

(696) Causa 105, "Aknell Industries Inc. v. Stim-U-Dent", sala III, del 24/3/1982.

(697) Causa 3756, "Velsar SAIC v. El Monaguillo SACIFI", sala II, del 16/5/1975.

(698) Causa 8825, "Long, David Daniel y otro v. Atomplast SA", sala II, del 11/2/1992, las marcas en pugna fueron "Pelpax" y "Prepak".

(699) Causa 9029, "Bristol Myers Squibb Company v. Beiersdorf A.G.", sala II, del 28/4/1992, en pugna "Ban Basic" y "Basis".

(700) Causa 6805, "Sebastian International Inc. v. San Sebastián SAICIF", sala II, del 23/2/1990, se enfrentaron "Sebastián" y "San Sebastián". Aunque se declararon inconfundibles las marcas "Lamisil Dermgel" que distingue "un preparado medicinal antimicótico", en la clase 5 y "Dermigel" que distingue una "máscara facial para cutis grasos" en la clase 3.

(701) Causa 7010, "Boyadjian, Osvaldo v. Dr. Carl Hahn Gmbh", sala II, del 23/2/1990, la marca era la misma, "O.B.".

(702) Causa 4463, "Basf AG v. Email Diamant SA", sala III, del 2/11/1994. Se dijo que los productos que amparaban las marcas solicitadas "podrían expenderse en lugares de consumo masivo, como lo son los supermercados, comercios que venden artículos de limpieza y perfumería, etc., ello especialmente para el caso de insecticidas, de adquisición y uso por cualquier ama de casa".

(703) Causa 21.542/96, "Intex Marketing Ltd. v. Brahim Hermanos SA", sala III, del 8/8/2000, en la que el conflicto se planteaba entre los productos de la clase 12 y los de las clases 25 y 28.

(704) Causa 5107, "Ríos, Alejandro Adrián v. Sandwich SA", sala II, del 4/4/1994.

(705) Causa 8054, "Anthony Blank y Cía. SACI v. L 7 SACI", sala II, del 21/8/1979; en este caso se aclaró: "No se trata de negocios en los que se puede adquirir desde una aguja hasta un automóvil, sino destinados únicamente a la venta de juguetes y artículos de librería..." "...lo que se trata de un fenómeno enteramente común".

(706) Causa 240, "Costajussa, F. v. Pinkas Bertisch", sala II, del 13/11/1972.

(707) Causa 2664, "La Colonia Tabacos SRL v. La Puerto Rico SRL", sala entonces única, del 31/5/1967.Al declararse inconfundibles a idénticas marcas "Phoenix", solicitadas una para distinguir productos de la clase 30, y la oponente en las clases 1, 3, 5, 7, 8, 10, 14, 16, 21 y 42, la Excma. Cámara, al sostener que no había superposición entre las clases 5 y 30, sostuvo: "No basta con señalar que pueden venderse distintos productos en un mismo negocio, pues -como ya advirtió el Sr. juez- las modalidades comerciales de los hipermercados pondrían término entonces al principio de especialidad en materia marcaria". Causa 21.292/94, "Salgado Pérez, José v. Medical Research Laboratories Inc.", sala I, del 23/12/1998. En igual sentido, se sostuvo que "la aparición de la modalidad de ventas en hipermercados ha diluido grandemente el peso de la jurisprudencia que ponderaba la venta en los mismos negocios como un factor de posible confusión en cuanto al origen", causa 17.919/96, "Bayer AG v. Kahan, Diana Norma", sala II, del 10/7/2001.

(708) Dijo la Excma. Cámara que "si la venta de determinados productos en los mismos negocios es una consecuencia de la relación existente entre ellos, el hecho obviamente importará, y si es de rigor que se vendan así, crecería esa importancia, igual que si la coincidencia se verifica con relación a gran cantidad o buena parte de los productos involucrados. Y, a la inversa, si no existe mayor relación entre los artículos, si sólo ocasionalmente se venden en los mismos negocios o si esto ocurre con referencia a una pequeña proporción de los que interesan, esa importancia disminuirá gradualmente. Y si por fin, esa forma de venta responde únicamente a aquella modalidad de comercialización, propia de los supermercados y de los kioscos, el hecho carecerá de significación". Causa 911, "Massalín y Celasco SA v. Odol SA", sala I, del 28/12/1981.

(709) Ver causa 2280, "Chez Antoine SRL v. Química Ariston SAICIyF", sala I, del 12/6/1973.

(710) Causa 2158, "Luzuriaga, V. L. v. Maltería y Cervecería de Cuyo SACIyF", sala entonces única, del 5/4/1967.

(711) Causa 1961, "Fermodyl SACIeI Argentina v. Cumberland SACFIyA", sala I, del 15/7/1983, y "Laboratoires Laroche v. Productos Roche SAQeI", sala entonces única, del 7/6/1967. Sin embargo, en causa 1669, "Unilever PLC v. Laboratorios Casasco SAIyC", sala I, del 12/4/1991, se declararon confundibles las marcas "Spiral" de la clase 3, y "Spirol" de la clase 5, en lo referente a "jabones, perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones capilares y dentífricos", por existir superposición con relación a productos farmacéuticos. Ello porque los productos cubiertos por la marca de la actora se venden en farmacias. En cambio no prosperó la oposición, con respecto a productos para blanquear, pulir, limpiar, desengrasar o pulimentar, por no venderse éstos en farmacias. En la causa 6160/98, "American Home Products Corporation v. Laboratorios de Investigaciones Cosméticas SRL", sala II, del 18/12/2001, se reiteró la posibilidad de confusión entre los productos medicinales y los de perfumería y cosmética, destacando que "si se tiene la paciencia de recorrer las farmacias de barrios y de zonas periféricas se podrá comprobar que coexisten promiscuamente champús con propiedades farmacéuticas (v.gr., para el tratamiento de la psoriasis del cuero cabelludo) y champús para contrarrestar la caspa y seborrea; jabones medicinales y jabones de tocador; dentífricos con propiedades curativas u otros que no las tienen; cremas cosméticas para el acné y cremas medicinales para dermatología; cremas cosméticas para distintas aplicaciones y cremas medicinales para la curación de afecciones cutáneas; etc.". A idéntica conclusión se arribó en la causa 18.140/96, "Pierre Fabre Participations SA v. Medical Research Laboratories Inc.", sala III, del 20/11/2001.

(712) Causa 5843, "Alfombras Alpana SA v. Bellina SA", sala II, del 6/12/1988.

(713) CSJN, Fallos, 193:97, in re "Chissotti y Cía. v. Barón de Río Negro SRL", del 12/11/1940. Ver también causa 9651, "Palcer SACIA v. Sandoz SA", sala I, del 28/10/1980, que admite esta oposición "cuando existe la concreta posibilidad de que los productos sean confundidos"; causa 1544, "SIAM v. Eau de Cologne & Parfumerie", sala II, del 2/11/1982, y causa 362, "Gente de Comunicación v. Editorial Atlántida SA", sala II, del 27/3/1981.

(714) Causa 8861, "Pierre Farre SA v. Vides SRL", sala II, del 6/6/1980.

(715) Causa 2413, "Labinca SA v. Laboratorios Galiarda SRL", sala II, del 3/2/1984.

(716) Causa 2635, "Industrias Sabra SA v. FV SA", sala II, del 27/4/1984.

(717) Causa 2897, "Canadian Hoechst Limited v. Laboratorios Bagó SACIFA", sala II, del 16/9/1975, los productos eran antimicóticos y antibióticos; causa 8780, "Pinturerías P.P. SCA v. Ripon SACIF", sala I, del 28/9/1979 "pinturas y artículos de pinturería con pinturas en polvo"; ver también causa 5639, "Tetra Pak Development SA v. Birri, Rogelio P.", sala I, del 25/2/1977, y causa 3494, "Only SACIA v. Sugar, Américo", sala II, del 30/12/1974.

(718) El tabaco y los artículos para fumador, cigarrillos, etc., causa 2109, "El Hogar Obrero Cooperativa de Consumo, Edificación y Crédito Limitada v. Ligget Group Inc.", sala I, del 14/10/1983.

(719) Causa 6877, "Beiersdorf A.G. v. Laboratorios Casasco SA", sala II, del 20/10/1989.Cuando se declararon inconfundibles las marcas "Secondskin" y "2ndskin", el tribunal sostuvo que "la coexistencia real en el mercado de dos marcas de la clase 5 para productos diferentes pero que responden a idéntica denominación suscitaría, cuando menos, confusión indirecta, es decir, en cuanto al origen o procedencia de los artículos, cabiendo puntualizar que la ley 22362 persigue vedar tanto la confusión directa como la indirecta, `variantes igualmente indeseables...´ ", causa 3087 "Laboratorios Bagó SA v. Spenco Medical Corporation", sala II, del 16/5/2000. Fueron declaradas confundibles las marcas "Triapin" para "preparaciones farmacéuticas contra enfermedades del corazón y circulatorias a base de ramipril y flebodipin" y "Tripin" para "antiinfecciosos para uso humano", sosteniendo que se vendían en los mismos negocios, farmacias, y agregando que para los antiinfecciosos no se requiere receta. Causa 6085, "Hoechst Aktiengesellschaft v. Laboratorios Casasco SAIC", sala III, del 29/5/2001; causa 3870/98, "Química Montpellier SA v. Solvay Pharma", sala III, del 8/5/2003.

(720) Causa 3326, "Massalín Particulares SA v. Knoll A.G.", sala II, del 26/2/1985.

(721) Causa 2467, "Laboratorios R. A. Lostaló SA v. Bicter SA", sala II, del 12/7/1974.

(722) Causa 3823, "Lanzetti, Oreste v. Popovich", sala II, del 19/9/1975.

(723) Causa 51.157/95, "The Welcome Foundation Ltd. v. Dupomar SACIF", sala I, del 23/3/1999.

(724) Causa 9844, "SA Viñedos Arizu v. Urbin Arg. SAICyF", sala entonces única, del 5/2/1971. En igual sentido causa 5352, "Bovers SCA v. Hilos Yelmo SACIFAeI", sala I, del 7/6/1977.

(725) Causa 1080, "Lívore, Blas v. Establecimiento Vitivinícola Sulim Melman Ltda. SA", sala entonces única, del 24/8/1966.

(726) Causa 2737, "Gava, Esteban v. Gladen SCA", sala II, del 24/7/1984; causa 6553, "Fanacoa SAIC v. La Arrocera Argentina Frugone & Preve Ltda.", sala II, del 28/7/1978. En la causa 7183, "Chevron USA Inc. v. La Fármaco Argentina Industrial y Comercial SA", sala II, del 22/5/1990, en la que se declaró procedente la oposición contra el registro de la marca "Veritas", en la clase 4, sobre la base de la misma en las clases 2, 9 y 16 del viejo nomenclador y en las clases 3, 5, 35, 39, 40 y 42, se dijo: "Y también debe admitirse la exorbitación del título base de la oposición cuando se refiere a una marca notoria, desde que en caso contrario se posibilitaría -lesionando los fines de la Ley de Marcas, uno de los cuales es la tutela de las sanas prácticas del comercio- el aprovechamiento del prestigio ajeno, del esfuerzo del productor en acreditar su marca y sus productos. El titular de una marca notoria tiene, a mi criterio, interés legítimo en que esa marca no sea utilizada por otros en productos diferentes, con lo que se produciría la dilución del signo". En la causa 8128, "García Ferrin Gerardo Vicente v. Manufactura de Artículos para el Hogar Aurora SAICIyF", sala II, del 26/6/1992, en la que se declararon confundibles "Aurora Computer" y "Aurora Type" en las clases 9 y 16 con "Aurora" en las clases 7, 20 y 10 (ant.), se admitió que: "Es de público conocimiento la gran amplitud de penetración en el mercado, que en el rubro de los artículos para el hogar posee la mencionada designación, que además se encuentra registrada en una enorme cantidad de clases del nomenclador...".

(727) Causa 20.127/95, "Industria Cosmética Coper Ltda. v. Lancome Parfums et Beaute & Cie.", sala III, del 16/11/2000.

(728) Causa 881, "Mexport International SA v. Sur Lac Unión Productores Industrializadores de Leche SAIyC", sala II, del 23/12/1981; causa 1903, "Establecimiento Modelo Bahía Blanca SACIA v. La Arrocera Argentina Frugone & Preve Ltda. SACIA", sala I, del 24/6/1983. Causa 4191, "Nabisco Inc. v. Manufactura de Artículos para el Hogar Aurora SACIFIC", sala II, del 25/3/1986.

(729) Causa 6397, "Liprandi Laboratorios v. Laboratorios Promeco SA", sala entonces única, del 30/12/1969.

(730) Causa 7589, "Fábrica Sportlandia SACI v. Deutsch Amerikanische Asphalt Produkten GbmH", sala II, del 7/7/1980; causa 2948, "Cooperativa Argentina de Prov. Alimenticia v. Los Incas SRL", sala I, del 15/4/1975; causa 2014, "Asmed Abraham v. Gavemar SAICI", sala I, del 26/9/1972; causa 7588, "Cinco Saltos SACIF v. Tenor SCA", sala I, del 26/6/1979; causa 5304, "Industrias Real SRL v. Gava, Hugo Roberto", sala II, del 18/9/1987; causa 4428, "Akapol SACIFIyA v. Ata SRL", sala I, del 2/2/1987, en el que dada la similitud de los productos se dijo: "...por manera que no se advierte cuáles podrían quedar al margen de la oposición. Señalo, de cualquier modo, que la actora tampoco expresa concretamente qué artículo es insusceptible de superponerse con los que protege el registro de la demandada".En la causa 5111/98, "Casino Iguazú SA v. Zurich Iguazú Cía. de Seguros SA", sala II, del 27/2/2001, en la que se hizo lugar la oposición sólo para servicios de seguros, se dijo "que aunque la solicitud no contenga limitaciones, ni tampoco la oposición, entra en la órbita de las facultades de los jueces -toda vez que lo menos está comprendido en lo más- conceder el registro de una marca para la clase que fue solicitada aunque con algunas exclusiones. Lo cual permite atender los intereses de las partes y

resguardar los fines esenciales de la Ley de Marcas: la protección del público consumidor y la tutela de las prácticas comerciales sanas (Fallos, 272:290272:290; 279:150, entre muchos otros)".

(731) Causa 9204, "Industrias Químicas Texco SRL v. Norenplast SACIF", sala I, del 30/4/1980, y causa 3479, "Fidaric Pfeiffer y Cía. v. Plavinil Argentina SAIC, sala II, del 30/10/1974; causa 430, "Cintoplom SACIFI v. SA Lusol IyC", sala I, del 26/12/1986; causa 5328, "Estancia San Pedro SA v. Syncro Argentina SAQICIF", sala III, del 12/4/1988; causa 1301, "Bolgar, Fernando v. Merlo, Rubén Pedro", sala I, del 12/10/1990; causa 291, "El Hogar Obrero Coop. de Consumo Edif. y Créd. Ltda. v. Casa Spinetto SACIF", sala II, del 9/3/1993; causa 2209, "Scaparone, Néstor A. v. Poyatos, Norberto A.", sala II, del 8/7/1993.

(732) Causa 3405, "Televisión Bac SA v. Roberto José Cimillo SA", sala III, del 9/3/1994.

(733) Causa 1760, "Salvi de Folchi, M. O. v. Rubinstein, Luis", sala I, del 29/4/1983, y causa 2037, "Neiman, Salvador R. y Nehmad, David v. Romano, José R.", sala I, del 30/8/1983.En la causa 16.565/95, "Farrugia, Francisco v. Saúl Romay, Argentino Alejandro", sala II, del 27/5/1999, al declararse confundibles "Nuevo Diario" de la clase 16 con "Nuevediario" de las clases 38 y 41, se dijo que "aunque a veces resultará necesaria la prueba de que median posibilidades de interferencias, en otras oportunidades, en cambio, la factibilidad de superposiciones o aproximaciones surgirá de la mera apreciación -sujeta a un criterio de prudente razonabilidad, pues extremando el criterio siempre podría encontrarse algún grado de relación entre los artículos agrupados en cualquiera de las clases- de los productos o servicios incluidos en la clase y también -o además- de las circunstancias que especifican la contienda (cfr. esta sala, causas 676, del 16/10/1981 y sus citas; 4191 citada y otras)".

(734) Causa 5714, "Terrier, Orlando v. Querio, Federico H.", sala II, del 18/3/1988. En este caso decidió que no había confusión entre marcas iguales, "Windsurf" de las clases 41 y 42 con las de las clases 20 y 12. Pero agregó: "Cuadra advertir a esta altura, que la circunstancia de que el conflicto se plantee entre marcas de productos, no impide, de suyo, la posibilidad de colisiones del tipo de las que han llevado a la jurisprudencia a admitir en determinados supuestos el planteamiento de una oposición invocando la titularidad de una marca inscripta en clase distinta de la que se pretende registrar (cfr. voto del Dr. Vocos Conesa en la causa 5174, resuelta el 10/7/1987). En otro caso, causa 5174, "Farmacia La Botica SRL v. La Botica de los Sabores", sala II, del 10/7/1987, se decidió que "entre los productos de las clases 22 y 24 del antiguo nomenclador de 1912 y los servicios de la clase 35 internacional (publicidad y negocios) no existen puntos de contacto". En cambio, al declarar confundibles las marcas "J.B.C. Juan Bautista Cugliari" de la clase 35 con "JVC" de las clases 6, 7, 10, 13, 14, 18, 20 y 25, la Excma. Cámara afirmó: "En orden a la superposición de servicios (actividades) y productos, señalaré que ello es particularmente posible tratándose de la clase 36 internacional. Una distribuidora `JBC´ de televisores, aparatos de audio y video provocaría confusión con una productora `JVC´ de esos mismos artículos, llevaría a pensar, razonablemente, que ambas actividades están desempeñadas por la misma empresa. Este extremo aparece reconocido por el actor, pues -aunque afirme lo contrario- la exclusión de aquellos productos del ámbito de su distribución apuntó a evitar un campo de superposición palmario"; causa 5462, "Cugliari, Juan Bautista v. Victor Company of Japan Ltd.", sala II, del 17/11/1987.

(735) Causa 5118, "García y Cía. La Favorita SA v. Molinos Río de la Plata SA", sala I, del 12/4/1988.

(736) Causa 7821, "Issa, Hilda Beatriz v. Negeicas SRL", sala III, del 30/8/1991.

(737) Causa 652, "Pony International Inc. v. Dellacha, Jorge P. M.", sala I, del 28/12/1989. Fue declarada fundada la oposición al registro de la marca "Copymax" en la clase 42, deducida por el titular de idéntica marca en la clase 16 por encontrarse una clara superposición "entre el papel, y artículos de papel, por una parte, y servicios de caligrafía, impresión para terceros y edición de textos escritos por otra". Causa 8237/99, "Officemax Inc. v. Copimax SA", sala I, del 4/4/2002.

(738) Causa 127, "Morgan, Daniel y otro v. Deutz Argentina SAICyF", sala I, del 16/6/1989. Las marcas en pugna fueron idénticas: "Agroplan".

(739) Causa 5849, "Gomer SAC.I. v. Massalín Particulares SA", sala I, del 24/11/1992. Las marcas en pugna fueron "Far-Pack" y "Hard Pack".

(740) Causa 1491/98, "Leprete, Jorge Ricardo v. Pedro López e Hijos", sala II, del 5/4/2001, en la que declararon confundibles las marcas "Metrocargo" y "Metro", esta última registrada en las clases 42, 1, 32, 33, 29, 30, 31 y 35, en la que se sostuvo que "...parece lógico concluir en que la circunstancia de que se preste un servicio de transporte y almacenaje -aunque sea en forma autónoma- al amparo de una marca igual o semejante a la marca `Metro´, podrá inducir a error a los consumidores, que creerán que tal servicio de transportes o almacenaje se relaciona de algún modo con los servicios de comercialización que explota la demandada, aun cuando el transporte o almacenaje del que se ocupa ésta no tenga carácter autónomo, sino accesorio o complementario de su actividad principal".

(741) Causa 46.551/95, "Arcor SAIC v. Mazzoleni, Juan Pedro", sala II, del 30/3/2000, aunque ambas marcas eran idénticas: "Faster".

(742) Causa 7561, "Syncro Argentina SAQICIF v. Laboratorios Rontag SA", sala II, del 28/9/1995. Causa 14.839, "Ball SPA v. Chaussures Bally Soc. Anonyme de Fabrication", sala II, del 25/11/1994.

(743) Causa 3012, "Triumph International v. Droguería del Atlántico SA", sala II, del 25/9/1974; causa 2020, "Osiris SCA v. Laboratorios Otto SA", sala entonces única, del 8/2/1967.

(744) Causa 8205, "Dalto SAIyC v. Rhone Poulenc Textile", sala II, del 28/9/1979; causa 469, "Dos Santos, Elso v. Sandoz SA", sala II, del 5/3/1971; causa 9675, "Laboratorios Roja SA v. Dispert SAICAIyF", sala II, del 9/6/1970; causa 739, "Bonello, Oscar v. Gastiaburo, Héctor", sala II, del 6/8/1971.


(746) Causa 1853, "Winthrop Products Inc. v. Laboratorios Bagó SA", sala II, del 22/4/1983; causa 8205, "Dalto SAIC v. Rhone Poulenc Textile", sala II, del 28/9/1979; causa 515/95, "NBA Properties Inc. v. Logical SA", sala II, del 8/6/1999.

(747) Causa 1327, "Gostanian Hnos. SRL v. Fábrica Argentina de Alpargatas SAIC", sala I, del 16/11/1971; causa 5359, "La Tijuca SA v. La Industrial Paraguaya SA", sala I, del 12/11/1969; causa 2055, "Tabernig, Ana M. v. Gobbi, Novag SAIyC", sala II, del 26/12/1972; causa 1636, "Dentinox Gesellschaft F ﾁ r Pharmazeutische Preparate Lenk y Schuppan v. Perfumería Gal SA", sala II, del 19/9/1972; causa 1545/97, "Penzoil Products Company v. Eurolube SA", sala III, del 14/11/2000.

(748) Causa 7533, "Manipul SAI v. Schmajuk, Norberto", sala II, del 18/5/1979; causa 1523, "Chesebrough Pond´s Inc. v. Johann María Farina Gegenuber Dem Julichis-Plats", sala II, del 4/7/1972. Ver también causa 5947, "C.d.A. Nederland v. Fachini, Dino", sala II, del 29/7/1988; causa 6313, "Arnold & Stolzenberg GmbH v. Sociedad Mixta Siderúrgica Argentina-Somisa", sala II, del 17/2/1989; causa 9240, "Laboratorio Sardalina Ltda. v. Produits de Beauté Parfums Jean D´Aveze", sala II, del 7/5/1993.

(749) Causa 2112, "SA Distillerie De Matha Leopold Bruge Rolle v. Cafés, Chocolates Águila y Productos Saint Hnos. SA", sala II, del 25/4/1973.Al declararse confundibles las marcas "Sensiq" y "Shensi" se dijo que las marcas deben examinarse "procurando comprobar si la percepción prerreflexiva de las marcas en litigio provoca o no una sensación espontánea de semejanza capaz de suscitar equívocos". Causa 9428/94, "Unilever NV v. Tsilicas, Andrés y otro", sala II, del 11/5/1999.

(750) Causa 4888, "Max Christeph Naumann v. Calvet SA", sala II, del 22/11/1976; causa 4834, "Frigorífico El Triunfo v. Grafigna, José y otros", sala II, del 16/11/1976; causa 1759, "Omar Rigo y Cía. SCC v. Rego Co.", sala II, del 8/3/1983; causa 5734, "Colgate Palmolive Co. v. Cannon SACI", sala II, del 18/11/1977; causa 2989, "Pasa Petroquímica Argentina SA v. Vidriería Argentina SA", sala II, del 21/6/1974; causa 3926, "Exxon Corporation v. SAI Sol Explotación de Petróleo FIyC", sala I, del 17/6/1986 en la que se declararon confundibles "Exsol" y "Sol Explotación de Petróleo". Causa 14.839, "Ball Spa v. Chaussures Bally Soc. Anonyme de Fabrication", sala II, del 25/11/1994. Causa 22.924/94, "NBA Properties Inc. v. Saadia Krestol", sala I, del 13/10/1998, en la que se declararon confundibles "Golden State Warriors" y "Warrior". Causa 13.436, "Bruce Foods Corporation Fanacoa", sala II, del 25/2/1999, en la que se declararon confundibles "Casa Fiesta" y "La Fiesta". Causa 5244/97 "Datco SA v. Draft SRL", sala III, del 25/4/2002, en que se declararon confundibles "Ranger Security Systems", que se solicitó para las clases 9 y 42, con "Ranger", registrada en la clase 9.

(751) Causa 272, "Altrade SA Compañía Textil v. Testai SACI", sala II, del 9/3/1993, caso en el que se declararon confundibles las marcas "Emilio Testa" y "Testai". Causa 515/95, "NBA Properties Inc. v. Logical SA", sala II, del 8/6/1999. Lo que fue sostenido al declarar confundibles las marcas "Don Abel Michel Torino" y "Michel Torino", en la causa 55/98, "Sucesión Abel Michel Torino SA v. Michel Torino Hermanos SA", sala III, del 28/2/2002.

(752) Ver nros. 4.7.2-b) y 4.7.2-j).

(753) Causa 8763, "Hisisa SAICIF v. Fischer, Vladimir", sala entonces única, del 28/11/1969; causa 8133, "Rosales, Ranulfo S. v. Odol SAIC", sala entonces única, del 30/6/1967; causa 6817, "Phillips Van Heusen Corp. v. M.A. Sandhaus e Hijos", sala entonces única, del 22/7/1969; causa 1143, "Laboratorios Lacefa SAICyA v. Laboratorios Promeco SAICFeI", sala I, del 6/7/1971; causa 8292, "Italcosmética SA v. Neutrógena Corporation", sala II, del 23/4/1993; causa 6772, "Productos Valet SA v. Valued SA", sala II, del 20/9/2002.

(754) Y sigue: "...o cuanto menos con lo que resulta de una aprehensión instantánea y desprevenida del conjunto, que muchas veces no coincide con la descripción cuya exactitud o justificación sólo es corroborable a través de un examen más detenido que el público normalmente no realiza, y que frecuentemente, de no contarse con la propia descripción, costaría en verdad encontrar". Causa 8430, "Carlos Pisk SACeI v. P. Pando SA Agrop. Com. e Ind.", sala I, del 22/11/1979.

(755) Causa 23.658, "The General Tire and Rubber Co. s/Deneg. DNPI", sala entonces única, del 30/11/1964; causa 3779, "Transcargo SRL v. Intercargo SACeI", sala I, del 26/10/1979.

(756) Causa 2109, "Henkel Komandigesellchaft Auf Aktien v. Arte Gráfico Ed. Arg.", sala II, del 8-VII-83; causa 1726, "Henry I. Siegel Co. Inc. v. Hisisa Argentina SAICIyF", sala II, del 19/12/1972; causa 1243, "L. Lemonier y Cía. SRL v. Pisera, Juan", sala II, del 4/4/1972.

(757) Así se ha dicho que: "No se exigen profundas especulaciones, sino quien juzga debe colocarse en la posición del público consumidor del o de los productos, y verificar si podría haber sido víctima de una trama de confusión provocada por el idéntico recuerdo que dejan una y otra marca". Causa 2474, "Candumat Ltda. v. Inca Laboratorios", sala II, del 21/8/1973; causa 1737, "Dioguardi y Román Hnos. SA v. Bodegas y Viñedos Castro Hnos. SA", sala II, del 26/9/1972; causa 7431, "Álvarez Hnos. SA v.

Alcázar SAIyC", sala II, del 17/10/1980; causa 9275, "Laboratorios Bagó SA v. Dr. Lazar y Cía. SAGeI", sala I, del 16/4/1993.

(758) Causa 7056, "Textiles Tala SCA v. Raiz Hoim, Elías", sala entonces única, del 23/5/1969; causa 9485, "Cotelba SCA v. Gerardo Ramón y Cía. SAIC", sala I, del 29/12/1970; causa 5948, "Gentile, R. v. Kaffka SAICyA", sala entonces única, del 30/7/1968; causa 4132, "Aque SAIC v. Eli Lilly & Co.", sala entonces única, del 22/8/1967. Se ha sostenido, al declararse confundibles las marcas "Uva Temprana" y "Cosecha Temprana": "Se insiste en el memorial de agravios que estamos en presencia de signos complementarios, que no han de ser utilizados aisladamente sino con aditamento de los nombres de las bodegas litigantes. A título de ejemplo, dice que ella podría lanzar al mercado un vino `Santa Silvia Uva Temprana´, y la oponente otro con la denominación `Norton Cosecha Temprana´. No creo que sea necesario abundar en argumentos para demostrar que la tesis de la apelante es errónea. En efecto, no hay razón alguna para pretender dar a la marca en cuestión una utilización distinta a la que ha sido solicitada. Aquí estamos en presencia de una marca nominativa, susceptible de empleo autónomo (la situación es diferente a la que caracteriza a ciertas marcas anexas) y, por lo tanto, nada justifica que se sostenga la novedad del signo solicitado sobre la base de añadirlo a otros elementos que no han integrado la solicitud".Al declararse inconfundibles las marcas "Lover´s Felfort" y "Loveme", se sostuvo: "...estimo carente de toda fundamentación jurídica el argumento por el cual -según el apelante- dicha confundibilidad surgiría si la actora desnaturalizara la marca solicitada utilizándola de manera diferente de la cual ha sido registrada. Adoptar el criterio de la accionada llevaría al absurdo de que en lugar de efectuar el registro de una marca se exija la firma de una carta compromiso en donde se determine la forma en que será empleada, careciendo, entonces, de todo sentido que exista el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial". Causa 12.666/94, "El Modelo SAIFCI v. Rodríguez de la Fuente SA", sala III, del 13/4/2000. Al declararse inconfundibles "Maxinoticias" y "Noticias de la Semana", se dijo que "El eventual uso de la marca de forma contraria a su registro nunca podría otorgar un derecho a la demandada: lo que no puede obtenerse mediante un registro legal no puede obtenerse mediante un uso incorrecto del signo marcario", causa 56.686/95, "Máxima SA AFJP v. Editorial Perfil", sala I, del 14/10/1999.

(759) Causa 5451, "Establecimientos Fabriles Guereño v. Anderson Clayton and Co. SAC. Algodonera Argentina", sala entonces única, del 16/7/1968.

(760) "Igor" e "Igorell" en causa 7934, "Hans Schwarzkoff v. Martínez Tenrreiro SA", sala entonces única, del 10/6/1969; "Marta" y "Santa Marta", causa 8251, "Farley SRL v. Guillermo Johston y Cía.", sala entonces única, del 5/8/1969 cuando se dijo: "La dificultad se aumenta si se tiene en cuenta que gran cantidad de productos vienen en envases de forma cilíndrica donde puede ocurrir que la marca pierda una parte en la curvatura y deje leer solamente `Marta´ ". Ver también causa 5385, "Compañía Nobleza de Tabacos SA v. Manufactura de Tabacos Imparciales SAICyA", sala entonces única, del 30/4/1968.

(761) Causa 205/98, "La Fármaco Argentina SA v. Reckitt & Colman Overseas Ltd.", sala II, del 26/11/1999.

(762) Causa 3522, "Bernalesa SRL v. Roel", sala entonces única, del 6/6/1967; causa 710, "Paulista SA v. Productos Stani SA", sala I, del 22/10/1981.

(763) Causa 8177, "Sucesión de Don Félix N. Curani v. Sudamtex SA Textil Sudamericana", sala entonces única, del 15/7/1969; causa 822, "Fisher, Vladimir v. Ambrosio Pol SAIC", sala I, del 10/9/1971.

(764) Causa 3118, "Textiles Tala SACIF v. Sudamtex SA Textil Sudamericana", sala II, del 16/12/1974; causa 1997, "M. y T. Chemical Inc. v. Arlistán SAICyA", sala II, del 11/5/1973.

(765) En causa 6332, "Microsoft Corporation v. Siswork SA", sala II, del 21/3/1989, al declararse inconfundibles las marcas "Microsoft" y "Microsoftware", de la clase 16, marcas que habían coexistido, se dijo: "...que las marcas están destinadas a productos técnicos de cierta especialización, de modo que el público consumidor -desde cuyo ángulo se debe visualizar el problema- pondría un especial cuidado en la adquisición; extremo éste que permite una aproximación de los vocablos en mayor grado que cuando se trata de artículos de consumo masivo o bajo costo...".

(766) Causa 2920, "Reemtsa Cigarretten Fabriken G.m.b.H. v. Massalín y Celasco SACeI", sala II, del 13/5/1974; causa 5385, "Cía. Nobleza de Tabacos SA v. Manufactura de Tabacos Imparciales SAICyA", sala entonces única, del 30/4/1968; causa 918, "The United Kingdom Tobacco v. SA Manufactura de Tabacos Piccardo", sala II, del 30/12/1971.

(767) Causa 2089, "Laboratorios Mary Swanson SRL v. Imbrosciano Hnos. SAICyF", sala I, del 26/9/1972; causa 9559, "Chesebrough Pond´s v. S.C. Johnson & Johnson", sala I, del 24/10/1980.

(768) Causa 8684, "Boehringer Manhein GmbH v. Alet Laboratorios SAIC Impo. y Export.", sala II, del 1º/4/1980.

(769) Causa 8433, "Orandi Massera SA v. The Scotch Whisky My Cross", sala entonces única, del 4/11/1969.

(770) Causa 3040/97, "Punta Godoy SRL v. Bodega La Rioja SACIyA", sala III, del 13/11/2001.

(771) Causa 8472, "Safrar SA Franco-Argentina de Automotores CIyF v. Anglo Franc. Comercial e Ind. SA", sala I, del 12/10/1979, cuando se dijo: "Es que nadie va a comprar un automóvil, una motocicleta,

una lancha o aun una bicicleta como si adquiriera un artículo de consumo diario y de escaso valor, y si se trata de repuestos de automotores -que pueden ser de menor costo- la situación tampoco varía, desde que, salvo casos de muy rara excepción, es conocido que son comprados por mecánicos o talleristas sumamente especializados que no caerán en error, no ya en función del valor del producto sino de la alta especialización que a ellos los caracteriza".

(772) Causa 7880, "SIAM Di Tella Ltda. v. Superlan SRL", sala I, del 16/2/1970.

(773) Causa 3537, "Fanal SACI v. Wainer, Samuel", sala II, del 30/12/1975.

(774) Causa 466, "Van Doorn´es Aadnhangwanfabrie N. V. v. D.A.P. Automotores SACIFyA", sala I, del 11/9/1970.

(775) Causa 8008, "Delillo, Osvaldo Egidio v. Imbrosciano Hnos. SAIF", sala III, del 16/10/1991.

(776) Causa 8292, "Italcosmética SA v. Neutrogena Corporation", sala III, del 23/4/1993.

(777) Causa 2312, "Cafés Chocolates Águila y Productos Saint Hnos. SA v. González Poo & Cía.", sala I, del 13/3/1992.Así se sostuvo para declarar confundibles a las marcas "GG Gourmet" de la clase 42 con "Gurmet" de las clases 29, 30 y 42, causa 25.575/95 "Gate Gourmet International AG v. Molinos Río de la Plata SA", sala II, del 23/2/1999, y "Menú Express" en las clases 29 y 30 con "Express" y "Expreso" en clases 5, 29 y 30, causa 22.168/96, "Invernet SA v. Establecimiento Modelo Terrabusi SAIC", sala II, del 22/6/1999.

(778) Causa 9408, "The H. D. Lee Co. Inc. v. Cymlich Hnos.", sala II, del 2/12/1970; causa 6325, "Levi Strauss & Co. v. Said, Félix", sala II, del 28/4/1978.

(779) Causa 5359, "La Tijuca SA v. La Industrial Paraguaya SA", sala entonces única, del 12/11/1969; causa 26.370, "Cabrales, Antonio v. SAIC Viuda de Canale e Hijos", sala entonces única, del 16/5/1966; causa 7264, "Bissutti, H. J. v. Fabrique Suisse des Produits au Lait Guigoz", sala entonces única, del 28/10/1969; causa 9022/99, "Delgado, Mauro Alberto v. Menoyo, José David y otro", sala II, del 6/2/2003.

(780) Causa 6263, "Altafan SCA v. Fábrica Argentina de Alpargatas SAIC", sala entonces única, del 5/11/1968.

(781) Causa 8090, "Lacamar v. Brassovora", sala I, del 28/4/1970.

(782) Causa 3388, "Bodegas y Viñedos Donati Hnos. SA v. Florio y Cía. IyCSA", sala entonces única, del 29/6/1967.

(783) Causa 9029, "Bristol Myers Squibb Company v. Beiersdorf AG", sala II, del 28/4/1992.

(784) Ver causa 8292, "Italcosmética SA v. Neutrogena Corporation", sala III, del 23/4/1993.

(785) Causa 7891, "Byk Gulden Lomberg Chemische Fabrik GmbH v. Ocefa SA", sala entonces única, del 23/5/1969; causa 2257, "E. Merck Aktiengeselschaft v. Happes Farid", sala I, del 14/6/1974; causa 1674, "Beta Laboratorios SAICeI v. Mulca SACI", sala entonces única, del 28/9/1966.

(786) Causa 7259, "Volpino Laboratorios SA v. Casa Valette y Cía.", sala entonces única, del 12/11/1969; causa 7273, "Impex Ltda. Com. Sudamericana de RL v. Química Montpellier", sala entonces única, del 12/11/1969.

(787) Causa 864, "Nippon Joda Co. Ltda. v. Arch. SA de Marcas y Patentes", sala I, del 17/9/1971; causa 2217, "GD Searle & Co. v. Casa Rubio SA", sala I, del 3/8/1973.

(788) Y sigue el fallo: "Es así como, con algunos supuestos, corresponderá mantener el criterio benévolo que ha sido tradicional en la jurisprudencia al examinar la confundibilidad en esta clase, en tanto que otros casos exigirán la adopción de un criterio más severo". Causa 2409, "Impex Ltda. v. Gerardo Ramón y Cía. SAIC", sala II, del 10/7/1973; causa 2609, "Syncro Argentina Química Ind. v. Gobbi Novag SACI", sala II, del 4/10/1974; causa 3060, "Byk Liprandi SACI v. Instituto Sanitas Arg. SAI Prod. Quím. y Medic.", sala II, del 10/9/1974; causa 1422, "Chemotécnica Sintyal SA v. Craveri SAIC", sala I, del 29/10/1982; causa 1500, "Laboratorios Bagó SA v. Química Argentina SACIFI", sala I, del 7/12/1982; causa 3497, "A. Natterman y Cía. GmbH v. Cumberland SA", sala I, del 23/8/1985. En la causa 4692, "Instituto Sidus ICSA v. Dr. Karl Thomae GbmH", sala III, del 5/6/1987, se dijo: "...esta Cámara tiene dicho que cuando se trate del cotejo de marcas de la clase 2 no corresponde sentar principios inflexibles, sino aplicar un criterio circunstancial debiendo emplearse pautas prudenciales de razonabilidad computando la naturaleza de los productos, su proyección sobre la salud (sala II, causa 6372 del 22/9/1978) así como también los requisitos reglamentarios impuestos para su expendio y otros aspectos de hecho que se vinculan con la justicia de lo decisivo (sala II, del 10/7/1980)". Ver también causa 3853, "Manufactura Algodonera Argentina SA v. Sueño Estelar SA", sala III, del 4/8/1986, en la que se declararon inconfundibles "Sueño Celeste" y "Sueño Celestial" con "Sueño Estelar". Por ser "Sueño" de uso común, la Excma. Cámara las declaró inconfundibles alegando: "Parece razonable que en tales condiciones no puede haber monopolio en el uso de la palabra `sueño´ y todo lo que se exige para evitar la confundibilidad es la presencia de un elemento diferencial (por ejemplo un adjetivo calificante) que permita distinguir entre las marcas y/o nombres, compuestos de `sueño´. En este sentido el adjetivo `estelar´ parece cumplir satisfactoriamente el papel diferenciador...".Se ha sostenido, al declararse confundibles las marcas "Opidol" y "Halopidol", "...que ese criterio circunstancial supone que, cuando se trata de fármacos cuya confundibilidad puede proyectar graves daños para la salud, es pertinente seguir en el cotejo pautas de comparación rigurosas, de manera de

enervar en todo lo posible errores y equivocaciones cuya proyección sobre la salud de las personas puede entrañar serios riesgos". Causa 19.680/96, "Mundipharma AG v. Janssen Pharmaceutical NV", sala II, del 13/8/1998.

(789) Causa 2154, "Société d´Études Scientifiques et Industrielles de l´Ile de France v. Laboratorios Promeco SAICFI", sala II, del 18/8/1983; causa 2486/9, "Galderma SA v. Finadiet SACIF", sala II, del 4/6/2002.

(790) Causa 1384, "Johnson & Johnson v. Roemmers SAICI", sala III, del 6/10/1983. En otro fallo posterior al declarar inconfundibles las marcas "Biformin" y "Lindormin", cuyos productos se vendían con receta archivada, la Excma. Cámara dijo: "El rigor con que debe juzgarse la diferenciación de las designaciones marcarias en la ex clase 2, persigue esencialmente -desde el punto de vista del consumidor- evitar errores o accidentes que puedan padecer personas corrientes; más no pueden extremarse al punto de pretender impedir que menores u otros sujetos de débil discernimiento caigan en aquéllos. Tal cosa, a más de constituir un objetivo irrealizable, obligaría a anular las marcas, o denegar las solicitudes de ellas, que tuvieran el más mínimo parecido con otras anteriormente registradas", causa 4000, "C. H. Boehringer Sohn v. Roemmers SAICF", sala III, del 15/8/1986.Al declarar inconfundibles "Cefaprim" y "Gepardin" afirmó que el que se vendieran los productos con receta archivada contribuía "notoriamente a aventar todo residual riesgo de confusión", causa 3982, "Laboratorios Bagó SA v. Syncro Argentina SAQICF", sala III, del 9/6/1986. Este criterio fue ratificado en causa 8693, "Sanofi v. Roemmers", sala III, del 22/12/1992; ver también causa 5306, "Société de Produits Nestlé SA v. Byk Liprandi SACI", sala III, del 19/4/1988; causa 6504, "Laboratorios Bagó SA v. Laboratorios Elea SA", sala III, del 4/3/1990; causa 6765, "Laboratorios Bagó SA v. Microsules y Bernabó SA", sala III, del 27/6/1990. La misma sala III, sostuvo que "a fin de flexibilizar los principios generales, corresponde ponderar ciertos extremos, que sin pretender enumerar en su totalidad, son a mi entender los siguientes: Que cuando de marcas medicinales se trata, `existe un consumidor profesional calificado´, el que se afirma, cuando el que recetó aquello que se consume es un médico. Que los remedios son prescriptos en recetarios médicos y expedidos por farmacias, lo cual hace presumir su control en ambos extremos (recetar y vender). Que las marcas (vulgar nombre del remedio) se asocian generalmente con el nombre de la empresa (laboratorio), titular de su fabricación, distribución directa a droguerías, y venta generalmente al por mayor. Que el envase, color, emblema, presentación de cada laboratorio, difiere uno de otro e incluso los propios productos de cada fabricante. Que además, se presupone que el público afina su control. Lo usual es que lean los prospectos, en particular sus indicaciones, componentes y posología. Ésta es la cultura media del público, en particular observada en amas de casa, que se agudiza en madres de familia". Causa 4291, "Mercantil del Mar SA", sala III, del 22/12/1993; ver también causa 4106, "Laboratorios Andrómaco SAICI v. Bayer Aktiengesellschaft", sala III, del 15/10/1993; causa 6715, "Laboratorios Bagó SA v. Instituto Sidus ICSA", sala III, del 16/12/1993.Al declararse inconfundibles las marcas "Anatina" y "Azotine", en la causa 49.995/95, "Elvetium SA v. Laboratorios Rontag SA", sala III del 13/7/2000, se sostuvo que la exigencia de "receta archivada" -a la que la jurisprudencia le ha asignado especial importancia en casos de duda-, así como la gravedad de la enfermedad, son factores decisivos para impedir el riesgo de confusión entre las marcas.En igual sentido causa 3870/98, "Química Montpellier SA v. Solvay Pharma", sala III, del 8/5/2003. En la causa 1558/97, "Klonal SRL v. Searle Argentina SRL", sala III, del 8/5/2003 se decidió que el cotejo debía realizarse con criterio riguroso tratándose de un remedio destinado a curar el mal de Parkinson a fin de evitar daños a la salud. Sosteniéndose además, que "salvo en casos de estrictísima excepción, lo habitual es que en las boticas -y cuanto más grande son, más se da el fenómeno- el público es atendido por dependientes que en infinidad de los casos no tienen siquiera conocimientos elementales o rudimentarios de las drogas, enfermedades, efectos secundarios de las primeras, contraindicaciones, etc.".

(791) Causa 4968/98, "Synthelabo v. Laboratorios Bagó SA", sala II, del 15/11/2001.

(792) Causa 6807, "Microsules Arg. SA de Serv. CIIyA v. American Home Products Corp.", sala II, del 12/9/1989.

(793) Causa 5617, "Laboratorios Beta SA v. Boehringer GmbH", sala I, del 21/2/1989; causa 391, "Glaxo Group Limited v. Lazar y Cía. SA", sala II, del 12/3/1993. En este último se dijo: "El hecho de que el producto que intenta vender la actora con la marca `xar´ lleve el requisito de expendio `bajo receta´ no mejora su situación. La mayoría de los medicamentos en la actualidad (inclusive hasta el `Redoxón´) son de venta bajo receta. Y es perfectamente sabido, como hecho de experiencia al alcance de todos, que los farmacéuticos sólo exigen con cierta rigurosidad la receta médica cuando se trata de psicotrópicos, anfetaminas y otros específicos particulares (de venta bajo receta archivada)".

(794) Causa 5617, "Laboratorios Beta SA v. Boehringer GmbH", sala I, del 21/2/1989; causa 391, "Glaxo Group Limited v. Lazar y Cía. SA", sala II, del 12/3/1993. En este último se dijo: "El hecho de que el producto que intenta vender la actora con la marca `xar´ lleve el requisito de expendio `bajo receta´ no mejora su situación. La mayoría de los medicamentos en la actualidad (inclusive hasta el `Redoxón´) son de venta bajo receta. Y es perfectamente sabido, como hecho de experiencia al alcance de todos, que los farmacéuticos sólo exigen con cierta rigurosidad la receta médica cuando se trata de psicotrópicos, anfetaminas y otros específicos particulares (de venta bajo receta archivada)".

(795) Causa 253, "Microsules Argentina SA v. Laboratorios Promeco SA", sala I, del 7/7/1989; causa 291, "Química Montpellier SA", sala I, del 5/9/1989; causa 559, "Merck & Co. v. Laboratorios Dallas SA", sala I, del 7/11/1989; causa 1391, "Laboratorios Dr. Gador y Cía. SACEI v. Química Ariston SAIC", sala

I, del 12/12/1990. Se ha dicho: "Respecto del argumento del apelante de que jugaría a su favor el hecho de que los medicamentos deban venderse bajo receta archivada, lo cierto es que tal circunstancia no impide ni aleja la confundibilidad que producen los dos signos marcarios que los identifican". Causa 5663, "Abbott Laboratories v. Searle Argentina SRL", sala III, del 30/10/2001.

(796) Causa "Craveri SACC v. Roussel Uclaf", sala II, del 28/6/2000.

(797) Causa 36.120/95, "Laboratorios Casasco SAIC v. Byk Liprandi SACeI", sala II, del 16/7/1998.

(798) "...la calidad de uso común en una clase, puede derivar de la existencia de otras marcas registradas en esa clase que llevan dicha raíz, como también del hecho de ser una raíz evocativa de productos de la clase", causa 819, "Cía. Argentina Minera SRL v. Iggam SAI", sala I, del 24/8/1971; causa 6699, "Lorsen SACIAI v. Helene Curtis Ind. Inc.", sala entonces única, del 20/2/1969.Cuando se declararon inconfundibles las marcas "Maille Dijonnaise" con "Hellman´s Dijonnaise" y con "Savora Dijonnaise", se dijo que por ser dijonnaise descriptiva de una característica del producto, mostaza de Dijon, "...se deben aplicar las mismas limitaciones que para una expresión de este tipo en el idioma nacional, es decir, admitir su debilidad, no pudiendo reivindicar su exclusividad por carecer de privilegio"; causa 5238/97, "Compagnie Gervais Danone v. Bestfoods", sala I, del 5/9/2000. En igual sentido se opinó al declararse inconfundibles las marcas "New Midriat" y "Midriaticum L.O.A.", en la clase 5, al sostenerse que "...debe partirse de la base de la existencia de suficiente debilidad en la raíz `midriat´, que debe atribuirse a su coincidencia con la acción terapéutica de ambos remedios (de acción midriática), lo cual agrega que la titular del registro no puede monopolizarlo, debiendo soportar en forma pacífica su convivencia con otra marca que lo contenga", causa 14.016/96, "New Pharma SA v. Laboratorios Oftalmológicos Argentinos SA", sala I, del 9/12/1999.

(799) Causa 1468, "Franco Vicente v. Establecimiento Modelo Terrabusi", sala I, del 10/10/1972 y causa 288, "Akapol SACIFIA v. Bocedi Hnos. SRL", sala I, del 27/10/1970.Sin embargo, en la causa 43.808/95, "Empresas CMPC SA v. Celulosa Campana SACI", sala II, del 12/6/1998, se negó el carácter de uso común a la raíz "Eco" por estar en una clase "tan amplia como la 16 y habiendo tan pocas marcas registradas (por ahora seis) que la utilizan".

(800) Causa 435, "Prodesca SAIyC v. Droguería del Atlántico", sala III, del 30/7/1981; causa 423, "Química Hogar SA v. American Cyanamid Co.", sala II, del 26/5/1981. Causa 3147, "Aerosilla SAIC v. Los Cocos SA", sala II, del 12/3/1996; causa 1820, "Compañía Industrial Cervecera SA v. Cervecería Córdoba SA", sala III, del 10/10/1996. Causa 21.109/94 "Société des Produits Nestlé SA v. Laboratorios Bagó SA", sala II, del 14/8/1998. Causa 11.227/95, "Memores Teles NV v. Arte Gráfico Editorial Argentino SA", sala I, del 16/11/1999. Causa 15.915/95, "Idi Farmaceutici SPA v. Piñeiro Caschini, Araceli Delia", sala I, del 21/9/1999.

(801) Causa 7273, "Impex Ltda. Com. Sudamericana de RL v. Química Montpellier", sala entonces única, del 12/11/1969.

(802) Causa 9493, "Química Estrella SACIeI v. Chesebrough Pond´s Inc.", sala I, del 5/6/1970; causa 3956,

(803) Causa 6694, "Fadete SA v. Lapilover y Cía.", sala entonces única, del 23/5/1969; causa 9705/2000-I-, "Roemmers SA v. Laboratorios Bagó", sala I, del 28/11/2002.

(804) Causa 9485, "Cotelba SCA v. Gerardo Ramón y Cía. SAIC", sala I, del 29/12/1970; causa 8773, "Cofarquil Cooperativa de Farmacias de Quilmes Ltda. v. Laboratorios Andrómaco SAICI", sala III, del 24/10/1996. En la causa 6018, "Gliksberg, Salomon v. La Pianola SRL", sala II, del 17/4/1997, refiriéndose al elemento de uso común, se dijo que la confundibilidad no se puede fundar en él, desde que lo conduciría -en la práctica- a reconocerle eficacia monopólica.

(805) Causa 8773, "Cofarquil Cooperativa de Farmacias de Quilmes Ltda. v. Laboratorios Andrómaco SAICI", sala III, del 24/10/1996. Causa 9973/94, "Tectoy Industria y Comercio Ltda. v. Tokio Denky Kabushiki Kaisha Tokio Electric Co. Ltd.", sala II, del 7/7/1999. Causa 2608/95, "Pramer SRL v. Playboy Enterprises Inc.", sala I, del 4/5/2000; causa 533/96, "Dupomar SA v. Roemmers SAICF", sala III, del 11/10/2002.

(806) Causa 4741/97, "Sagemuller SA v. Carozzi Argentina SA", sala II, del 7/6/2000.

(807) Causa 6225/98, "Citizen Tokei Kabushiki Kaisha v. Empresaria SA", sala II, del 5/11/2002, en el caso se trataba de la palabra "Titanium" en el que se le negó "al oponente un privilegio absoluto sobre la designación de un material que da origen a un determinado modelo de relojes". Causa 4741/97, "Sagemuller SA v. Carozzi Argentina SA", sala II, del 7/6/2000.

(808) Causa 1051, "Imbert, Luis René y otra v. Klaukol SA", sala II, del 22/4/1983; causa 1467/98, "Refinerías de Maíz SAICyF v. Ghelco SA", sala III, del 18/12/2001, en la que se declararon inconfundibles "Hel Ades" y "Heladix", en la clase 30.

(809) Causa 7251, "Volpino Laboratorios v. Química Argentina", sala entonces única, del 12/11/1969; causa 957, "Textiles Emebe SAIC v. Sudamtex SA Textil Sudamericana", sala I, del 24/12/1971; causa "Todoaceite SA v. Sasetru SA", sala III, del 14/6/1995; al declararse inconfundibles a las marcas "10" y "Credi 10", en la clase 42, se dijo que "En una clase en que `10´ es de uso común, quien lo registró como marca sabe que ésta es irremediablemente débil y que deberá tolerar su coexistencia con otras que presenten una diferencia suficiente. Debe saber asimismo que para medir la existencia de esa diferencia no se va a aplicar un criterio estricto, pues ello significaría contribuir a que quien registra una

marca débil adquiera las ventajas de un monopolio. Lo que resulta más inaceptable aun cuando, como en el caso, se trata de uno de los números que forma parte de la misma decena", causa 5825/97, "Reding SA v. 10 Servicios Empresarios SRL", sala III, del 8/8/2000.La Excma. Cámara fue más terminante al declarar inconfundibles a las marcas "Full Sail" con la oponente "Sail", siendo "Sail" de uso común en la clase 25, al sostener que "...la accionada debe aceptar el alcance de los actos que realiza asumiendo la responsabilidad y consecuencias jurídicas que se desprenden de su conducta, por lo cual debe admitir la convivencia con la marca `Full Sail´, que no difiere a estos efectos de las mencionadas precedentemente, coexistentes al tiempo de la presentación de la solicitud de 1989", causa 53.170/95, "Fredes, Luis y otro v. Chambers SA", sala I, del 12/9/2000.

(810) Causa 200, "Laboratorios Liade SA v. Química Ariston", sala I, del 23/12/1980. Ver también causa 1091/97, "Piero SA v. Ultracomb SA", sala III, del 3/6/1999, en la que se declararon confundibles "Ultracomb" y "Ultra-Coil"; causa 13.436/95, "Bruce Foods Corporation v. Fanacoa", sala II, del 25/2/1999, en el que "Casa Fiesta" y "La Fiesta" se declararon confundibles. Causa 143/97, "Química Montpellier SA v. Craveri SA", sala II, del 28/9/1999, oportunidad en que se declararon inconfundibles "Broncoterap" con "Broncosmin". En cambio, se declararon confundibles "Chlormint" y "Chocomint", a pesar de ser "Mint" común en la clase, "pues esto no habilita para que un tercero la utilice como una raíz que se confunde con la de otra marca ya registrada", en causa 16.462/96, "Perfetti SPS v. D. Rodríguez de la Fuente", sala I, del 8/10/1998.

(811) Causa 7052, "Sandvik Argentina SACeI v. Juan Korth y Cía. SRL", sala I, del 10/8/1978; causa 8266, "Camoflora v. Joviero, J.", sala entonces única, del 29/7/1969; causa 1096, "Standard Oil Company v. Protexin Americana SACIFIA", sala II, del 10/12/1971.

(812) Causa 13.549/96, "Editorial Sudamericana SA v. Beas Ediciones SRL", sala II, del 30/5/2000.


(814) Causa 1026, "Lipshipz, Guillermo v. Kabushiki Kaisha Kobayashi Kose", sala I, del 17/3/1972; causa 8150, "El Emporio del Peinador SACI v. Lyn SACI", sala I, del 31/5/1979; causa 2926, "SAIyC Establecimientos EA v. Salzman Medias París SAIyC", sala I, del 24/12/1974; causa 1761, "Cary SA v. Corporación Agro Económica Vitícola Ind. y Com. CAVIC", sala I, del 13/4/1983.

(815) Causa 7324, "Picon SAPSA v. La Compañía Naviera Pérez Companc SACI", sala I, del 31/8/1978; causa 9659, "Boero Nápoli y Cía. SRL v. Coppa y Chego SAFCeI", sala I, del 24/10/1980; causa 921, "Cooper´s Inc. v. Sáenz Briones y Cía. SA", sala I, del 24/12/1971; causa 8158, "San Justo SAIyC v. Justo Hnos. y Cía. SA", sala I, del 16/5/1979; causa 5699/95, "F. Deshoulieres SA v. Philco Argentina SA", sala I, del 1/11/2001; en la causa 957/99, "Md Distribuciones SA v. Quick Foods SA", sala II, del 17/8/2002, se declararon inconfundibles las marcas "Party", solicitada para distinguir "shampús, crema de enjuague, colonias, desodorantes de uso personal, cremas y tinturas para el cabello" y "Paty", que distinguía "preparaciones y sustancias para limpieza en general, lavado, legivado y limpieza de ropa, azul de lavar, almidón y apresto para la ropa, productos para encerar y lustrar", en la clase 3, opinándose que este último rubro "poco tiene que ver con una empresa dedicada, desde hace largo tiempo, a las mencionadas rodajas de carne picada".

(816) Causa 7796, "S. Tsuji SACIyF v. Osvaldo Rigamonti SACI", sala I, del 29/7/1980; causa 232, "Philip Morris Inc. v. Cafés La Virginia", sala II, del 28/8/1981; causa 8020, "Industrias Únicas SAICyF v. Unifa SA", sala I, del 14/12/1979; causa 4580, "Visa International Service Association v. Vispa SRL", sala I, del 19/5/1987.

(817) Causa 8020, "Industrias Únicas SAICyF", citado en la nota anterior.Al declararse inconfundibles las marcas "Bovigan" y "Bovivac" se sostuvo: "Si bien es cierto que la marca de la demandada cubre productos de uso en medicina veterinaria, cuando el registro pretendido se refiere a un solo producto -en el caso una preparación antibiótica para la mastitis en el ganado-, esta circunstancia podría influir legítimamente en el cotejo (cfr. sala II, causa 1229, del 21/4/1992). En efecto, no resulta razonable que quien aplica y comercializa con su marca una vacuna para el carbunclo decida -sin perjuicio de estar legítimamente habilitado para ello- distinguir otro producto con la misma marca; máxime si se tiene en cuenta que en el campo de los productos veterinarios al igual que en los medicinales, generalmente cada marca distingue un producto ya que cada uno tiene una acción terapéutica que corresponde a una patología determinada", causa 587/97, "Bayer AG v. Torres Moreno, Adolfo", sala I, del 14/3/2000. En otro caso, en el que la marca no se había usado en clase alguna, se dijo que "si bien es exacto que la marca oponente podría ser usada en el futuro, lo cierto es que al momento de dictar sentencia, la posibilidad de confusión directa o indirecta resulta meramente hipotética", causa 13.463/96, "EMI Records Limited v. Méndez Collado SRL", sala I, del 13/11/2001.

(818) Causa 8435, "Roussel-Uclaf v. Instituto Bioquímico Modelo SRL", sala II, del 22/2/1980; causa 8827, "Fábrica Sportlandia SAIyC v. Industrias Pirelli SAIyC", sala I, del 25/3/1980; causa 9203, "Merck & Co. Inc. v. Química Montpellier SA", sala I, del 30/4/1980; causa 6763, "Panamérica de Plásticos SAIC v. Fox SACI", sala II, del 10/10/1989.

(819) Causa 9029, "Bristol Myers Squibb Company v. Beiersdorf A.G.", sala II, del 28/4/1992.

(820) Causa 8255, "Turbodina SAIC v. Garef SAICIF", sala II, del 19/10/1979, Al declararse confundibles las marcas "J.B.C. Juan Bautista Cugliari" y "J.V.C." la Excma. Cámara dijo: "Se impone precisar, de entrada, que sólo como principio las marcas constituidas por iniciales son `débiles´. Esta característica no puede predicarse, en el caso, respecto de `J.V.C.´, puesto que según hecho de experiencia trátase de una marca notoria". "...Esa notoriedad de la marca como es obvio, descalifica la

pretensión de mitigar el rigor de la comparación por la debilidad propia de las marcas constituidas por iniciales y, en cambio, lleva a efectuar el cotejo severamente, ya que las marcas notorias merecen una protección especial para evitar la utilización del prestigio ajeno, y amparar adecuadamente al público consumidor (causa 2310 del 16/12/1983, 2do. voto, y 8129 del 14/9/1979 y sus citas, entre otras)". Ver también causa 8482, "Marante, Carlos A. v. Sporloisir SA", sala III, del 26/8/1992; causa 1860/98, "Fundación Rontag v. Universidad Argentina de la Empresa", sala II, del 30/4/2001.

(821) Causa 5316, "Inta Textil Argentina SA v. Martín y Cía. LSA", sala I, del 6/5/1977; ver también causa 8129, "Carsonik SRL v. Sony Kabushiki Kaisha", sala II, del 14/9/1979; causa 5214, "Química Argentia SACIF v. Farmasa Farmacéutica Argentina SA", sala I, del 30/11/1976; causa 1549, "Bona Cer IyC SRL v. Bonafide SAIyC", sala II, del 20/7/1972; causa 8001, "Carpack SRL v. Sony Kabushiki Kaisha", sala I, del 20/7/1979; causa 3901, "Unilever Ltd. v. Akapol SACIFIA", sala III, del 7/3/1986 y causa 4560, "Hoechst A.B. v. Trevilan SA", sala II, del 29/8/1986.

(822) Cuando el titular de "Mercedita" se opuso al registro de "Mercedes Benz", la Excma. Cámara las declaró inconfundibles diciendo: "me inclino a pensar que la notoriedad beneficia al demandado, pues si la actora llegase a fabricar el mismo producto que aquél, nadie se llamaría a engaño pensando que tienen un común origen", causa "Daimler Benz v. Antonio Fagella", sala II, del 23/11/1972. En causa 1443, "Manufactura Aurora v. Productos Alimentarios Produits Alimentaires", sala I, del 27/12/1982, en el que se declararon inconfundibles "Magiclick" y "Maggi", sosteniendo que la notoriedad de ambas "contribuye eficazmente a evitar confusiones"; ver también causa 3031, "Pritty SA v. Swift Armour SA Argentina", sala II, del 22/2/1985.Cuando se declararon inconfundibles a las marcas "Ultracomb" (solicitada) y "Ultracal", se dijo que "la voz "Ultracomb" ha adquirido en plaza una significativa notoriedad -al menos en el terreno de los artículos electrodomésticos-, y que aun cuando se la aplicara a mercancías diferentes su vasta difusión seguiría obrando como un factor ponderable de distinción marcaria, por manera que en términos de razonabilidad, no veo motivos suficientes para vedar el registro pedido".El mismo criterio se siguió para admitir el registro de la marca "Nike", considerada notoria, ante la oposición de la marca "Nike Feraldi". Causa 726, "Nike International Ltda. v. Reswill SACIFIA", sala I, del 26/5/1998.La Excma. Cámara, al declarar inconfundibles a las marcas "UFO" y "UFLO Universidad de Flores", sostuvo que "...el carácter de notoria no hace sino reforzar la inconfundibilidad señalada. En el sub lite la notoriedad de `UFO´ constituye un factor de distinción", causa 812/97", sala I, del 30/5/2000. Iguales fundamentos sirvieron para declarar inconfundibles a las marcas "Claire Rion" y "Clarín": "...no se me presenta como razonable que alguien, a la hora de elegir un cosmético o producto de tocador, pueda vincular a `Claire Rion´ con el conocido diario Clarín..."; causa 3041/97, "Ocampo, Juan Alejandro v. Arte Gráfico Editorial Argentina SA", sala I, del 19/6/2001.Al declararse confundibles las marcas "Niza" y "Visa", en la clase 24, la Excma. Cámara reconoció que la marca oponente era notoria, y que no lo era "Visa", y reiteró que la notoriedad como elemento distintivo "...es de aplicación excepcional y no puede ser aplicado cuando redunde en disfavor del signo de renombre"; causa 41.756/95, "Milliken & Co. v. Arch SA de Marcas y Patentes", sala III, del 7/12/1999.Ver también: causa 5699/95, "F. Deshoulieres SA v. Philco Argentina SA", sala I, del 1/11/2001; causa 26.165/94 "Hoe Hin Pak Yeow Manufactury Limited v. Molinos Río de la Plata SA", sala II, del 22/11/2001, en la que se declararon inconfundibles "White Flower" y "Blancaflor", en la clase 5. Causa 957/99, "Md Distribuciones SA v. Quick Foods SA", sala II, del 17/8/2002. En el caso se trataba de las marcas "Party" y "Paty". Causa 515/95, "NBA Properties Inc. v. Logical SA", sala II, del 8/6/1999. Ver también causa 5974, "Prince Manufacturing Inc. v. Esteban Princz", sala II, del 16/9/1988.

(823) Causa 1512, "Nobile SCA v. La Noble SAIM Rep. Ind. y Com.", sala II, del 1º/8/1972; causa 3262, "Establecimiento Fabril Guereño SA v. Brassovora SRL", sala II, del 20/8/1974; causa 4998, "Arcadio Lapaco SA v. Kienzle Apparate GmbH", sala I, del 18/5/1976; causa 7072, "Ind. Argentina Vehículos Avanzada SACIF y de Mandatos y Servicios v. Industrias Raba SCA", sala II, del 27/12/1979. En causa 3783, "Frigorífico y Fábrica de Chacinados La Pompeya SRL v. Establecimiento Sello de Oro SAICyA", sala entonces única, del 23/6/1967, no se consideró suficiente una coexistencia de dos o tres años.En la causa 3444, "Accardo, Josefina Laura María v. Saint Julien SA", sala II, del 8/5/1997, se sostuvo que debe aplicarse un criterio benigno en el cotejo "...porque no se está en presencia de una marca registrada que se opone a la irrupción registral de otra simplemente, sino ante una marca de hecho que ha sido usada y a cuyo amparo se formó una clientela; extremo que, como ha sido resuelto en múltiples ocasiones, es merecedora de tutela jurídica a tenor de los preceptos generales del Código Civil". En la causa 17.699/94, "Transportadora Volta Redonda SA v. Simex Internacional Cargas SA", sala III, del 10/11/1998, se sostuvo que "la presencia simultánea en el mercado de expresiones similares -sea empleadas como marcas o como nombres comerciales-, sin que la oponente haya acreditado que se produjeran situaciones equívocas ni brindado explicaciones satisfactorias de por qué consintió el uso de un nombre que ahora estima confundible con su marca, constituye un factor importante para determinar su inconfundibilidad"; causa 4991/97, "Laboratorios Varifarma SA v. Bayer AG", sala I, del 27/3/2003.

(824) Causas 6951 y 6951/1 "Hai Sociedad de Hecho v. H. Lomlojian y Cía. SRL", sala II, del 19/12/1989. En igual sentido, causa 810, "Editores Asociados SA v. Editorial Perfil SA", sala I, del 29/6/1993.

(825) Causa 6246, "J. J. Evolo SA v. Chisap SA", sala III, del 10/5/1990.

(826) Causa 6907, "Casa Wars D. M. Warszawczyk e Hijo v. Agtseribbe, P. J.", sala entonces única, del 26/11/1968; causa 8127, "Sefag SAIC v. Safac Cía. Fabril Agrícola Com. y Fin. SA", sala I, del 15/6/1979.

(827) Causa 3971, "The Black and Decker Manufacturing v. Guillermo Decker SA", sala entonces única, del 11/8/1967.

(828) Causa 2976, "Van den Berghs and Jurgens Limited v. Noel y Cía. SA", sala II, del 31/8/1984. En causa 4377, "Laboratorios Amstrong SA v. Boehringer Ingelheim K.G.", sala II, del 3/6/1986, se sostuvo que "...la mera coexistencia de las marcas en el registro -no en el mercado- tiene escasa significación como prueba de una presunta falta de posibilidad de confusiones (cfr. causa 2976 del 31/8/1984, entre otras); y que la ausencia de oposición al registro anterior, o el no planteamiento de una acción de nulidad, no perjudica el derecho de la titular de la marca confundible para oponerse a la nueva inscripción (adviértase que la conducta omisiva pudo ser motivada por falta de conocimiento de la primitiva publicación o bien por una inexacta valoración del problema; y que los recaudos para que prospere una demanda de nulidad son mayores)". Ver también causa 6876, "Molinos Río de la Plata SA v. Maxin Limited", sala II, del 3/11/1989; causa 7183, "Chevron USA Inc. v. La Fármaco Argentina Industrial y Comercial SA", sala II, del 22/5/1990; causa 8760, "Gili, Héctor y otra v. Pedro y Felipe Salas", sala II, del 21/4/1992; causa 8181/92, "Tallarico, Roberto Eduardo v. Bunge y Born SA", sala I, del 24/5/1993; causa 3883, "J. Alves Verissimo SA Ind. Com. E Importaçäo v. Molinos Río de la Plata SA", sala II, del 7/9/1993; causa 1579, "Roemmers SAIF v. Bristol Myers Company", sala II, del 30/11/1993; causa 10.776, "Surace, Hugo y Abel Hernán v. Martumanian, Adolfo J. y otro", sala I, del 16/5/1995; causa 8954, "Aachen SACI v. Safra Companhia de Comercio Exterior", sala III, del 23/4/1996. Causa 36.118, "Laboratorios Bagó SA v. Laboratorios Poen SACIFeI", sala II, del 22/12/1998. En este mismo sentido se ha dicho que "La circunstancia de que la demandada haya aceptado en el pasado la coexistencia de marcas parecidas a la suya no implica su renunciamiento a la protección que le confiere la ley ante futuras imitaciones -pues el comportamiento de las partes no tiene, por sí solo, virtualidad suficiente para legitimar la concurrencia de marcas confundibles-; por otro lado, los derechos de los consumidores (frente a la confusión directa o indirecta), no pueden quedar librados a la conducta discrecional del titular de la marca". Causa 2545/99, "Corigliano, Ricardo Domingo v. Lauda Textil SA", sala III, del 13/8/2002.

(829) Causa 6877, "Beiersdorf AG v. Laboratorios Casasco SA", sala II, del 20/10/1989.El mismo criterio se aplicó en la causa 1686/92, "Massalin Particulares SA v. Souza Cruz SA", sala I, del 20/10/1998. En este caso la actora no renovó la marca "Free" y la solicitó nuevamente luego del vencimiento. La demandada era titular de la marca "Free" en Brasil, país en el que dicha marca adquirió notoriedad después de que se solicitó el primer registro en Argentina. Es decir que cuando la actora solicitó el registro por segunda vez, la marca "Free" de la demandada ya era notoria en Brasil, y con ella se opuso. Se declaró fundada la oposición, porque "la situación había cambiado".En otro caso se afirmó que "la conducta dual del oponente puede servir como antecedente para vedar la coexistencia de marcas semejantes, pero nunca para permitirla, porque siempre debe tenerse presente el interés del público consumidor, al que no cabe llamar a confusiones acerca de los productos o del origen de ellos", causa 19.673/96, "Rafael Salafia e Hijos SRL v. Saccani, Virginio Luis", sala II, del 10/7/2001.

(830) Causa 4881, "Roux Ocefa SACIFI v. Laboratorios Gordon", sala I, del 29/4/1988.

(831) Causa 1475, "Euralim SA v. Fleischman Arg. Inc.", sala I, del 15/4/1991; causa 7566, "Massera, Héctor y otro v. Mastellone Hnos.", sala II, del 28/6/1991.

(832) Causa 20.520, "Finadiet SACIFI v. Laboratorios Rontag SA", sala II, del 22/8/1996. En igual sentido se ha dicho que "la conducta previa de las partes no puede ser razón que legitime la concurrencia de marcas confundibles afectando uno de los objetivos primordiales de la ley 22362: la protección de los eventuales adquirentes o consumidores", causa 4971/97, "Microsules y Bernabó SA v. Syncro Argentina SAQICF", sala III, del 22/8/2002.

(833) Causa 48.375/95, "Gador SA v. Elvetium SA" y causa 20.508/96, entre las mismas partes, en las que se declararon inconfundibles las marcas "Elysium" y "Elvetium". Ver también causa 10.110/95, "Biofarma Société Anonyme v. Laboratorios Bagó SA", sala I, del 2/6/1998.

(834) En causa 7011, "CBS v. Tevil SACIAI", sala II, del 27/6/1980, se dijo que "son también muy diversas las razones que pueden llevar a un industrial o comerciante a adoptar una actitud en una clase o ramo de la producción y a seguir otra respecto de artículos diferentes; más todavía, motivos varios -perfectamente compatibles con los principios de lealtad comercial- pueden justificar un cambio de actitud según el competidor de que se trate, aun cuando se esté en el mismo campo negocial. Y no necesariamente esos cambios habrán de ser interpretados como manifestaciones de propósitos espurios. Es por análogas razones que la jurisprudencia ha señalado que, como regla la coexistencia de las mismas o de otras similares en clases distintas, no tiene peso decisivo en un conflicto que se plantea con referencia a productos diferentes...". Ver también causa 4752, "Abott Laboratorios v. Kasdorf SA", sala II, del 8/10/1976. En causa 4428, "Akapol SACIFyA v. Ata SRL", sala I, del 2/2/1987 se dijo: "...la actitud de tolerancia anterior de la oponente no obsta para que se resista a permitir o tolerar otro registro en clase distinta, susceptible de generar equívocos que no tiene por qué consentir".

(835) Causa 7906, "Dro Far SRL v. Roux Ocefa SA", sala I, del 16/2/1970; "La falta de oportuna oposición cuando se registró la marca `Dro Far´ en la clase 2, resulta indicativa de que la demandada no las consideró confundibles, por lo que su actual actitud debe estimarse contradictoria con la seguida

en esa oportunidad anterior". En igual sentido causa 305, "Foseco Trading A.G. v. Tecnometal", sala I, del 30/3/1971; causa 2349, "Triumph International v. Tevilatex SRL", sala II, del 24/7/1973; causa 12.940, "Byk Liprandi SACI v. Mead Johnson & Company", sala I, del 14/4/1998.

(836) Causa 12.454, "Domicor Inc. v. Admiral SA Argentina", sala I, del 21/9/1995.

(837) Causa 7334, "Bagley SA v. Virgilio Manera SAICF", sala III, del 21/5/1993, en el que se declararon inconfundibles las marcas "Malena" y "Manera".

(838) Causa 8377, "Disco SA v. Carrefour Argentina SA", sala II, del 2/8/1991, las marcas declaradas inconfundibles fueron "Centro Comercial Carrusel" y "Carrefour".

(839) Causa 1626, "FACSA Fábrica Argentina de Cadenas SAICFeI v. Renold Chains Limited", sala I, del 26/9/1972, y causa 2353, "Oliera y Cía. SA v. Formica Corp.", sala II, del 12/9/1973. En la causa 56.657/95, "Central Impulsora SA de CV v. Warner Lambert Company", sala III, del 16/10/2001, la Excma. Cámara dijo: "Entiendo que el hecho de que ambas marcas coexistan en México -y el acuerdo celebrado por las partes- carece de relevancia en el subexamen, puesto que el problema planteado debe resolverse a la exclusiva luz de nuestra ley de marcas y de nuestro propio medio".

(840) Causa 13.436, "Bruce Foods Corporation v. Fanacoa", sala II, del 25/2/1999.

(841) Causa 1545, "Alinsa SA v. Frutas Gato Negro SAAIyC", sala II, del 4/11/1982, cuando se dijo: "el registro de una marca parecida a la propia, no comporta un antecedente que obligue a igual conducta frente a la pretensión de registro de nuevas marcas o de ampliación del campo de un signo inscripto en una clase a otra categoría del nomenclador". Ver también causa 4834, "Frigorífico El Triunfo v. Grafigna, José y otros", sala II, del 16/10/1976; causa 3428, "Société d´Études Scientifiques et Industrielles d´Ile de France v. Laboratorios Promeco SAICIF", sala I, del 31/7/1985; causa 9092, "L´equilibre Biologique SA v. Inca Lab. de Especialidades Medicinales SA", sala I, del 10/3/1970.

(842) Causa 3367, "Zschimrier & Schwarz Argentina SA v. Bayer Aktiengeselschaft", sala II, del 19/3/1985; causa 1878, "Winthrop Products Inc. v. Dimedic SACIFI", sala II, del 26/4/1983; causa 2171, "Peters Hnos. Cía. CISA v. Walkers Hnos. SACI y de Repres.", sala II, del 12/8/1983; causa 2184, "Productos Stani SACeI v. Cafés, Chocolates Águila y Productos Saint Hnos.", sala II, del 16/8/1983. Ver también causa 6080, "Banco Exterior SA v. Banco de Galicia y Buenos Aires", sala II, del 28/9/1988; causa 8295, "Depapel SA v. Ángelo Paolo Entrerriana SA", sala II, del 5/7/1991; causa 9027, "Codefil SACIF v. Coal Multty Needle SA", sala II, del 5/5/1992; causa 272, "Altrade SA Compañía Textil v. Testai SACIyF", sala II, del 9/3/1993; causa 391, "Glaxo Group Limited v. Dr. Lazar y Cía. SA", sala II, del 12/3/1993. Causa 15.999/94, "Manufacturas Metálicas Josfel SA v. Anfa SA", sala II, del 6/8/1998; causa 22.168, "Invernet SA v. Establecimiento Modelo Terrabusi SAIC", sala II, del 22/6/1999; causa 2498, "La Veneciana SCA v. Dondero Hnos. SACIFI", sala II, del 12/10/1999; causa 20.659/96, "Llauró, Ezequiel Ambrosio y otro v. Llauró, Martín", sala II, del 21/12/2000; causa 2290, "Darrow Laboratorios SA v. P. L. Rivero & Cía.", sala II, del 7/8/2001. También se ha dicho que "el haber consentido el titular de una marca el registro de signos parecidos en razón del empleo de partículas de uso común, no le quita derecho de oponerse a marcas futuras cuya presencia estima que puede perjudicarle...". Causa: 14.005/96, "Smithkline Beecham Corporation v. Laboratorios Rontag", sala III, del 30/10/2001.

(843) En causa 1572, "ITT World Directories Inc. v. Listas Telefónicas Argentinas SA", sala I, del 23/5/1972, se dijo: "Los antecedentes reseñados, demuestran que la oponente carece de razón para oponerse al nuevo registro, cuando ella misma ha aceptado la coexistencia de las suyas con una marca con la que guardan mayores puntos de semejanza".

(844) En causa 2014, "Asmed Abraham v. Gavemar SAICI", sala I, del 26/9/1972, se dijo: "En el presente caso es razón suficiente -a mi juicio- la actitud de la demandada frente a una marca anterior igual a la que ahora es solicitada, porque no se han acreditado tampoco esos motivos subjetivos o particulares que pudieron determinar una actitud de complacencia. Frente a ello la presunción de que no se consideraban confundibles las marcas es la que prevalece" (ver también causa 2176, "Romeplow Co. v. Cycles Motor SAIC", sala I, del 19/6/1973, y causa 918, "The United Kingdom Tobacco v. SA Manufactura de Tabacos Piccardo", sala II, del 30/12/1971.

(845) Causa 5793/97, "Brogger, Luis Andrés v. De León, José Pablo", sala I, del 9/4/2002.

(846) En causa 3982, "Ferrum SA de Cerámica y Metalurgia v. Tubomet SA", sala entonces única, del 5/9/1967, se dijo: "Quizás sea ocioso recordar la existencia de una antigua, firme y constante jurisprudencia de esta Cámara, en el sentido que el diferente contenido ideológico de las marcas constituye, normalmente, el más eficaz factor diferencial entre las mismas".

(847) Causa 1090, "Intocat SCC v. Alcurnia SACIF", sala I, del 4/6/1982. Lo propio sucedió con "Artefa" y "Alteza", causa 3271, "Artefa SACIF v. Papelera Ciro SAIC", sala I, del 23/12/1974; con "Gol" y "Odol", causa 9377, "Ciba SA v. Inca Lab. de Especialidades Medicinales SA", sala I, del 27/11/1970; con "Indico" e "Invicto", causa 3789, "Indico Textil SA v. Molinos Río de la Plata", sala entonces única, del 10/8/1967; con "Electons" y "Selecto"; causa 9291, "Nippon Gaxxi Kabushiki Kaisha v. Philips Argentina SA de Lámparas Eléctricas y Radio", sala I, del 31/7/1980.Al declararse inconfundibles a las marcas "Tocata" y "Tocade" se explicó el valor del contenido conceptual de esta manera: "Y esto es así, porque los hombres se entienden fundamentalmente por el lenguaje, que es un ordenador del universo, de manera que existiendo diferentes proyecciones semánticas de cada voz, ello constituye un elemento determinante para resolver el conflicto, pasando a un segundo orden e inclusive perdiendo toda relevancia -salvo casos excepcionales (v.gr. causa 4875,

del 22/11/1976, donde se declararon confundibles para distinguir bañeras los vocablos `fiel´ e `infiel´) -el hecho de que en su estructura los signos presenten uno más ingredientes coparticipados", causa 52.512, "Industria e Comercio de Cosméticos Natura Ltda. v. Parfums Rochas", sala II, del 10/12/1998. En igual sentido causa 9022/99, "Delgado, Mauro Alberto v. Menoyo, José David y otro", sala II, del 6/2/2003.

(848) En causa 5378, "Panamérica de Plásticos SA v. Chaussures Bally SA", sala I, del 24/12/1976, se declararon confundibles "Rally" y "Bally" porque para la mayoría "Rally" "resultará un vocablo de fantasía"; ver también causa 2450, "Cargill SACeI v. Gaberione SAIC", sala II, del 10/7/1973, donde se declararon confundibles "Cargill" y "Carril".

(849) Causa 1685, "Cía. Gral. Fabril Financiera SA v. La Bernalesa SRL", sala entonces única, del 8/6/1966; en causa 756, "Fidel Majul e Hijos SRL v. Annan, Moisés", sala I, del 20/8/1971 se declararon confundibles las marcas "Piraña" y "Pirata", y en causa 8825, "Hecht, Lázaro v. Natar, Isaac Jorge", sala I, del 20/8/1971 ocurrió lo propio con "Flafcuanauta" y "Aquanauta", sala entonces única, del 28/10/1969.Al declararse inconfundibles las marcas "Laser" y "Lazar", se destacó que "...el sentido ideológico de `Laser´, fácilmente perceptible por su amplia difusión, pone una distancia ponderable entre las voces en pugna; extremo que se acentúa respecto de aquellos que conozcan también el contenido del verbo transitivo `Lazar´ (sinónimo de `enlazar´). Y esta diferencia conceptual es, por lo común, de importancia definitoria, como lo ha reconocido innumerables veces la jurisprudencia", causa 3086/97, "Dowelanco v. Dr. Lazar y Cía. SAQeI", sala II, del 18/5/1999.

(850) Causa 5798, "Microsoft Corporation v. Microfón Argentina SA", sala II, del 31/5/1988.

(851) Causa 1246, "Coster Tecnologie Special SPA v. Antonio Porpiglia", sala I, del 9/10/1990.

(852) Causa 8007/92, "Barajovitch, Carlos Gregorio v. Minotel SACIF", sala II, del 16/3/1993.

(853) Causa 6173, "Hudson Ciovini y Cía. SACI v. White Horse Destillers Limited", sala III de 7/6/1989.

(854) Causa 7803, "Exportadora Riojana SA v. Montaldi, Antonio Alberto", sala II, del 14/12/1990.

(855) Causa 6644, "Colgate Palmolive Company v. Anthony Blank y Cía. SACI", sala II, del 30/5/1989.

(856) Causa 6126, "Byk Liprandi SACI v. Hoffman La Roche Prod. Limited", sala III, del 7/6/1989.

(857) Causa 6505, "Ind. Frigoríficas Recreo SAIyC v. Fontenla, Juan Manuel", sala III, del 22/5/1990.

(858) Causa 2983, "Todoaceite SA v. Sasetru SA", sala III, del 14/6/1995.

(859) Causa 20.003, "Selene Industria Textil SA v. Griner, Gregorio", sala II de 24/2/1998.

(860) Causa 23.510/95, "Alejandro Llauró e Hijos SAIC v. Colgate Palmolive Company", sala III, del 6/8/1998.

(861) Causa 20.861/96, "Instituto Sidus SA v. Roussel Uclaf SA", sala III, del 30/3/1999.

(862) Causa 5799/98, "Canal v. Canale", sala I, del 4/5/1999.

(863) Causa 147/97, "Boehringer Mannheim Argentina SA v. New Pharma SA", sala II, del 13/2/2001.

(864) Causa 7447/99, "Bodegas Lavaque SA v. La Rural Viñedos y Bodegas SA Ltda.", sala III, del 19/3/2002, causa en la que se reconoció el carácter de uso común de la palabra "vasija".

(865) Causa 1473/99, "Pramer SCA v. Planete Cable", sala I, del 2/10/2001, en la que se reiteró "que cuando las palabras tienen contenido conceptual -tal como lo poseen cine y cable-, lo natural es que ellas impresionen desde este ángulo al observador, y le dejen el recuerdo del concepto que expresan, de modo que cabe otorgar valor preponderante a la inconfundibilidad ideológica".

(866) Causa 5220/99, "Arcor SAIC v. Establecimiento Modelo Terrabusi SAIC", sala I, del 25/10/2001.

(867) Causa 8050, "Barion, Otto Werner v. Cantalejos Hnos. SRL", sala II, del 7/5/1991.

(868) Causa 288, "Instituto Sidus SA v. Hoechst Aktiengesellschaft", sala I, del 7/7/1989. En la causa 1558/97, "Klonal SRL v. Searle Argentina SRL", sala III, del 8/5/2003, se dijo que "la ausencia de proyección conceptual o cuando menos evocativa constituye una dificultad para la conservación de la palabra en la memoria al no poder asociarla con nada que -al margen del producto medicinal- tenga realidad perceptible en el mundo en que se desenvuelve nuestra existencia".

(869) Causa 1889/97, "Cheja, Alberto Sion v. Sprayette SA", sala I, del 12/10/2000.

(870) Causa 6176/98, "Nuvo Argentina SA v. Compaer SACIFIyA", sala II, del 18/4/2001.

(871) Causa 227/98, "Lançome Parfums et Beaute & Cie. v. Lizardi, Carlos", sala II, del 22/2/2001.

(872) Causa 18, "Barcelloni Corti, Francisco v. San Sebastián SAIFyA", sala entonces única, del 26/2/1971; causa 8975, "El Emporio del Peinador SA v. Peña, Enrique", sala entonces única, del 7/4/1970; causa 3364, "Fulvence SACIFIA v. Adidas Sportchufabriken Adi Dasslerkto", sala II, del 4/7/1975; causa 839, "Chrysler Co. v. Daimlerbenz Aktiengesellschaft", sala II, del 8/10/1971. Ver también causa 7803, "Liz Clairborne Inc. v. Alpargatas SA", sala III, del 4/10/1991.

(873) Se ha afirmado, en este sentido, "que la circunstancia de que las marcas anexas están destinadas comúnmente a ser empleadas conjuntamente con una nominal, no exime al tribunal de la obligación de

impedir el registro de un signo que tenga en sí otro preexistente, aun cuando el empleo de ambos con marcas designativas suficientemente diferenciadas aleje las perspectivas de interferencias. Y esto es así porque es aquél, y no éste, el conflicto judicial planteado que el magistrado debe decidir", causa 7346, "Ciaschini, Ivo v. Cannon SACeI", sala II, del 25/5/1992.

(874) Causa 698, "Urbin Argentina SACF v. SA Viñedos y Bodegas Arizu", sala entonces única, del 16/2/1971; causa 2226, "Santa Lucía SACIF v. Acytra SAIC", sala II, del 10/8/1973; causa 5928, "Fischer, Vladimir v. Petroquímica Sudamericana SA", sala entonces única, del 24/7/1968; causa 520, "Chemische Pharmazeutische Fabrik v. Química Ariston SA", sala I, del 3/9/1971.

(875) Causas 6951 y 6951/1, "Hai Soc. de Hecho v. H. Lomlovian y Cía. SRL", sala II, del 19/12/1989; causa "Codefil SACIF v. Coal Multty Needle SA", sala II, del 5/5/1992.

(876) Causa 9070, "El Palacio de la Pizza SRL v. Vidar SRL", sala II, del 14/4/1992, en la que se dijo: "...se ha admitido desde siempre la posibilidad de registrar el nombre como marca. La apelante recuerda, empero, que la jurisprudencia ha aceptado esa solución en tanto no mediara la inscripción anterior de una marca igual o confundible, cuyo titular se opusiera al registro. Por mi parte añado que ese óbice -que se funda inclusive en fallos dictados por esta misma sala- pierde validez cuando, como aquí ocurre, el nombre que se quiere anotar como marca es muy anterior a la marca invocada para cuestionar la inscripción pretendida y -como lo señala antes- no ha podido ser razonablemente ignorado, en virtud de la ubicación del negocio, por un competidor. Antes de concluir, quiero señalar con énfasis que las partes no cuestionan el uso respectivo de sus designaciones comerciales, como así también que no se produjo hasta ahora interferencia alguna. Estos extremos demuestran que la convivencia de las marcas que resulta de la decisión final no afectará en el caso los fundamentos básicos del derecho marcario".

(877) Causa 2067, "American Cyanamid G. v. Ubyco SAIC", sala I, del 29/12/1972, Rev. de la DNPI, nro. 1364.

CAPÍTULO V - CONSERVACIÓN DEL DERECHO

5.1. EL USO DE LA MARCA

Una de las innovaciones más importantes de la ley 22362 es la obligatoriedad de uso de la marca. El uso de la marca es un requisito esencial para la conservación del derecho (878). El uso debe efectuarse para evitar que la marca caduque, y para permitir que ésta pueda ser renovada al producirse su vencimiento. Juega así el uso un papel esencial en la vida del registro, ya que sin él, ésta, en algún momento, se interrumpiría.

La norma respectiva es la del art. 26 que dice: "A pedido de parte, se declarará la caducidad de la marca que no hubiera sido utilizada en el país, dentro de los cinco (5) años previos a la fecha de la iniciación de la acción, salvo que mediaren causas de fuerza mayor". Y sigue: "No caduca la marca registrada y no utilizada en una clase si la misma marca fue utilizada en la comercialización de un producto o en la prestación de un servicio incluidos en otras clases, o si ella forma parte de la designación de una actividad".

Y la del art. 5 que en su parte pertinente establece que una marca: "Podrá ser renovada indefinidamente si... la misma fue utilizada, dentro de los cinco (5) años previos a cada vencimiento, en la comercialización de un producto, en la prestación de un servicio o como parte de la designación de una actividad".

La ley establece la obligación de uso, pero no da pautas ni definiciones que permitan saber con exactitud en qué supuesto se cumple con dicho requisito. Esto queda para los tribunales que, caso a caso, deberán ir elaborando una doctrina al respecto. Siendo como es la cuestión del uso algo tan delicado y a veces difícil, parece razonable que no se hayan dado en el texto legal definiciones precisas que en su estricta aplicación podrían haber dado lugar a injusticias. Las distintas situaciones que pueden darse, si bien pueden estar entendidas con un mismo "espíritu", no pueden ser sometidas a iguales pautas cuantitativas y cualitativas.

No es la obligación de uso algo nuevo en la legislación marcaria. En muchos países, desde hace años, existe y se ha desarrollado una jurisprudencia interesante a la que puede recurrirse. En nuestro país, el uso efectivo de la marca se consideraba como algo inherente al espíritu de la anterior ley, aun cuando aquélla establecía que el mismo era facultativo (879).

Los tribunales han establecido una pauta interesante para la determinación del uso. Así, luego de establecer que el criterio a aplicarse debe ser restrictivo, han dicho que "para determinar si existió uso marcario, debe recurrirse a un criterio flexible, comprensivo de todo acto que tenga por consecuencia hacer aparecer el signo en el mercado y ponderar que la norma considera equivalentes la utilización y la comercialización. Esta última no debe entenderse con carácter estricto sino amplio, abarcando los actos de intercambio y cualquier otra forma de disposición del producto. En fin, el término utilización cubre todas las formas en que una marca puede hacerse advertible en el mercado" (880).

5.1.1. La aplicación de la marca

La ley nos dice que el uso tiene que darse en la comercialización de un producto o en la prestación de un servicio.

En lo referente a los servicios, desde que no son cosas tangibles, la cuestión no ofrece mayores dificultades. Bastará con que se ofrezca la prestación de un determinado servicio, o bien se lo preste, distinguiéndolo con una marca.

Ello será así aun cuando a algún producto que pueda haber sido objeto de un servicio se le aplique una etiqueta, por ejemplo, en la que aparezca la marca.

Con relación a los productos la cuestión no es tan sencilla. Puede parecer que si el producto o su envase no llevan aplicadas las marcas, no hay tal uso. Si no hay una marca sobre el

producto o su envase, entonces ¿cómo puede distinguirse de otros? Sin embargo, hay ciertos casos en los que sin aplicación hay uso marcario.

Cuando hay una cantidad de productos, por ejemplo una pirámide de jabones en una vidriera y delante de ellos un cartel que indica que ellos son de la marca X. Puede ocurrir también que la marca sólo aparezca en listas de productos y precios, facturas, remitos, etcétera. Se dirá que en realidad en estos casos bien podría estar el nombre del fabricante para indicar el origen del producto, porque la marca separada del producto no distingue un producto de otro. Pero ésta es más bien una discusión teórica que cae cuando el consumidor pide el jabón X y el comerciante le entrega el jabón en cuestión. La falta de aplicación dificultará la prueba del uso, pero no alcanza a quebrar la relación marca-producto con el consumidor.

Previo al lanzamiento de un producto, se realizan a veces campañas publicitarias intensas y costosas que anuncian el lanzamiento del producto. En ellas se hace conocer, se publicita, la marca con que se venderá el producto. Hay casos en los que hasta se mantiene oculto el producto de que se trata, no así su marca. No hay aquí aplicación, ni producto en el mercado, de un acto preparatorio y anterior a la comercialización que no pueda ser negado. Para que este uso tenga valor deberá haber continuidad entre la campaña y la aparición en el mercado del producto con esa marca.

5.1.2. La comercialización y la prestación

Lo dicho recién nos lleva a una cuestión fundamental como es interpretar el sentido de las palabras comercialización y prestación. Desde luego que la exigencia legal es que el producto o el servicio estén en el mercado. Es decir que la marca sea un verdadero vehículo para que el consumidor se encuentre con el producto o servicio que desea (881).

Comercialización debe ser entendida en un sentido amplio que abarque no sólo los actos de intercambio sino cualquier otra forma posible de disposición del producto. Aquí quedarán comprendidos los casos de venta, de alquiler y, por qué no, los de donación gratuita. Esto último puede suceder en el caso de que un fabricante decida regalar a todos los compradores de un producto X, un producto con marca Y.

Aquí hay uso de marca, como lo hay en los ejemplos dados en el párrafo anterior. La entrega de muestras gratis, la publicidad previa al lanzamiento, las degustaciones, las entregas en préstamo para pruebas, las demostraciones, son algunas de las tantas formas en que una marca puede aparecer en el mercado. Todas éstas muestran un uso de marca relacionado con la comercialización de un producto.

Estos actos deberán ser realizados dentro de un período razonable anterior al lanzamiento del producto. De lo contrario serían sólo actos aislados realizados sin la verdadera intención de usar la marca, realizados para burlar el requisito legal, lo que es inadmisible.

Esta cuestión nos lleva a otra que es la de los actos preparatorios para la comercialización. Actos distintos de los recién mencionados en los que hay una marca dada a conocer o mismo una marca y un producto. Me refiero a los actos preparatorios para la comercialización en los que no hay tal uso marcario. La gama de posibilidades es muy amplia, pues comprende desde la instalación de la fábrica para producir el producto hasta la contratación del vendedor.

Para este tipo de actos la interpretación debe ser mucho más estricta, o bien directamente no admitirse. El plazo de cinco años que da la ley es más que suficiente para lanzar un producto al mercado. De admitirse estos actos preparatorios, el requisito legal sería fácilmente burlado ya que cualquier acto preparatorio podría tomarse para cualquier marca cuya caducidad se plantease. No olvidemos que la fuerza mayor es excusa legítima para evitar la caducidad, o bien para renovar sin uso previo. Los casos de excepción quedarán seguramente comprendidos en este supuesto, sin necesidad de extender hasta el absurdo la interpretación del término comercialización. Lo dicho es aplicable también con respecto a la prestación de servicios. El significado unívoco de la expresión prestación de servicios no dará lugar a tantas posibilidades como sucede con la voz comercialización.

Por último debo destacar que la comercialización o puesta en el mercado no significa que el producto deba ser fabricado en nuestro país. Puede tratarse de un producto importado que es puesto en circulación en nuestro mercado.

5.1.3. Uso en el país. Venta a distancia. Internet

La ley, como vimos, exige la comercialización del producto en nuestro país. Esto descarta el uso de la marca realizado en el extranjero. Como así también la publicidad realizada fuera del país, aun cuando ello permita conocer la marca aquí. Es el caso de publicidad en revistas editadas en el extranjero que luego son vendidas aquí, o el de la publicidad que se efectúa en programas televisados en el exterior. Si el producto no está en el mercado, no hay uso marcario.

Una modalidad de venta habitual es aquélla en la que el producto se ofrece por catálogos. En muchos casos estos catálogos son remitidos desde el extranjero, como así también los productos adquiridos. Básicamente el mismo sistema se emplea en Internet. En estos casos muy similares, el comprador recibe el producto en su domicilio, para lo cual el producto ha circulado en nuestro territorio, en virtud de su "comercialización". La marca que el producto lleve habrá sido usada, sin importar que quien lo venda lo haga desde el extranjero. Y de la misma forma que este es un uso suficiente para conservar el derecho marcario, podrá constituir una infracción marcaria si hay marcas anteriores registradas confundibles con la que tenga el producto importado.

Un caso más delicado es el de los productos destinados exclusivamente a la exportación. La marca se aplica en el país, y su primera venta también se realiza localmente. Luego se revenderá en mercados extranjeros. Este uso satisface a mi juicio el requisito legal. El titular de la marca no tiene probablemente la intención de usar la marca en el mercado local, pero su producto circulará por el mundo con la indicación de su origen argentino. Si esa marca es registrada por un tercero, gracias a la caducidad de la otra marca, no sólo puede causarse confusión sino que puede ganarse un prestigio ajeno. El prestigio que una marca argentina ganó en el extranjero.

Esta interpretación es coherente con la que propicio al considerar un delito marcario, el fabricar un producto para la exportación con una marca que infringe una registrada localmente.

5.1.4. Intensidad del uso

Ante el requisito legal cabe decidir qué tanto debe utilizarse una marca para cumplir con él. No hay una respuesta única en términos cuantitativos ni en términos geográficos.

La ley da solamente una pauta que es la relativa al uso dentro de los cinco años previos. La inclusión de la palabra "dentro" nos dice que no se exige un uso constante e ininterrumpido durante el mencionado plazo ¿Pero esto quiere decir que la comercialización de una sola unidad bastará? Entiendo que no.

La exigencia legal es que las marcas sean utilizadas. Que el plazo sea razonable y que no se requiera un uso ininterrumpido no significa que una fabricación nominal sea suficiente. De la flexibilidad de la norma legal no pueden extraerse conclusiones que la hagan inoperante. Con buen sentido la Excma. Cámara, ha señalado que si bien puede aplicarse un criterio restrictivo al juzgar un caso de caducidad, ello no significa "no aplicar nunca tal instituto" (882). Es difícil no obstante definir con exactitud cuándo se da el uso suficiente.

No pueden establecerse a priori cantidad de unidades ni de puntos de venta. Como bien lo estableció un tribunal de alzada francés al tratar el tema: "la explotación de una marca no es una noción cuantitativa expresada solamente por la multiplicidad de signos exteriores, sino esencialmente cualitativa". Y luego agregó algo de perfecta aplicación a nuestra ley: "no hay lugar para exigir que esta explotación esté revestida de un cierto grado de frecuencia ni de ser geográficamente extendida" (883).

El uso no debe ser tan poco como para que pueda aparecer como una burla a la disposición legal, sino que debe ser suficiente como para demostrar una intención clara, seria e inequívoca de su titular, de comercializar un producto o de prestar un servicio con la marca en cuestión.

Las cantidades sólo podrán servir en cada caso para ayudar al juzgador a determinar si tal intención existió o no. El caso del pequeño comerciante que vendió por valor de 2.000 dólares durante un año entero en el que usó su marca para distinguir caramelos de su propia fabricación, no puede equipararse a una gran empresa que en una sola oportunidad vendió mercadería por ese valor, y luego dejó pasar varios años sin usar la marca. Es así que se ha reconocido valor al uso efectuado en un solo local, sin que ello pudiese afectar a la marca en cuestión, por tratarse de un pequeño comerciante (884). También se ha dicho que es admisible el uso en escala reducida, "no existiendo -tal como aquí ocurre- elemento de juicio que permita sostener que el uso de la marca fue realizado como un modo de burlar la exigencia de empleo contenida en la ley" (885). En esta misma línea se ha considerado uso suficiente el realizado en "aeropuertos y alíscafos durante un período continuo y apreciable" (886).

La venta de un reactor atómico por año con una marca determinada es uso suficiente, la de un paquete de algodón en igual período no lo es. Recientemente la Excma. Cámara afirmó que "...el hecho de que la explotación fuese en escala reducida no le priva de eficacia a los efectos legales, no existiendo elemento de juicio que permita sostener que el uso de la marca fue realizado solamente como un modo de burlar la exigencia de empleo que establece la Ley de Marcas vigente" (887).

Braun entiende que no debe confundirse el uso normal con el uso importante. Refiriéndose al Benelux explica que aun "tratándose de productos de gran consumo debe evitarse todo juicio apresurado. Así es cierto que su venta no debe cubrir todo el territorio del Benelux. Tal marca podría muy bien no ser utilizada en el mercado belga o luxemburgués. Pero la venta en una sola ciudad, de productos de gran consumo, tales como los productos alimenticios o los detergentes, no podría ser considerado como un uso normal". Y sigue: "Por el contrario, puede admitirse perfectamente que el productor reserva el empleo de una de sus marcas, que caracteriza también un producto de gran consumo, a una clientela especializada: marca especial de conservas alimenticias para una cadena de negocios, marca especial de whisky para tal club, marca que cubre productos destinados únicamente a hospitales, etcétera. No debe pues confundirse uso normal y uso importante. Un uso restringido, desde el momento en que se conforma a una política de ventas razonables de productos, teniendo en cuenta la naturaleza del producto, puede perfectamente ser normal" (888).

Un uso no normal no equivale al no uso. Pero sí será relevante en la determinación de la verdadera intención de usar la marca.

Callmann nos dice que el "uso debe ser deliberado y continuo, pero no necesariamente extensivo, no debe ser esporádico, secretivo, confidencial, casual, fortuito, experimental o transitorio". Y agrega que "debe ser de tal naturaleza y carácter que demuestre una intención de adoptar la marca como marca de artículos determinados o un negocio determinado" (889). A su vez Mathely entiende que el uso debe tener una cierta continuidad y explica que "para tener el carácter de realidad, debe ser constante y no accidental o esporádico" (890). Aunque aquí se ha sostenido que el que el uso del registro "pudo ser interrumpido, suspendido, postergado y eso lo pone en la situación de ser declarado caduco. Pero si, luego por ejemplo de una parálisis de varios años, la marca vuelve a ser explotada, la demanda de caducidad estará condenada al fracaso si esa explotación o uso se produce dentro de los cinco años previos a la iniciación de dicha demanda" (891).

Un caso que puede ofrecer cierta dificultad es el momento a partir del cual debe comenzar a computarse la falta de uso. ¿Es a partir del momento en que el producto desaparece del mercado o bien desde que el fabricante de la marca decidió dejar de usar la marca? Si el fabricante expresa o implícitamente ha decidido cesar en el uso de una marca, elimina los productos con ella de sus listas y deja de vender, es a partir de ese entonces que corre el plazo. Ante esa voluntad de no uso, poco importa que algún comerciante haya continuado vendiendo hasta su agotamiento los productos con la marca en cuestión. Fácil será burlar la ley instruyendo a dos o tres comercios que mantuvieran en stock algunos productos por un

largo período. Si la intención de usar es fundamental para determinar si se cumple con el requisito legal, mucho más lo es la intención de no usar como determinante de su no cumplimiento.

5.1.5. El plazo de cinco años

La ley permite que se declare la caducidad de una marca no utilizada dentro de los cinco años previos a la iniciación de la acción. Es decir que el titular de una marca tiene un plazo de cinco años para utilizarla, y no podrá interrumpir ese uso por plazos mayores de cinco años. El plazo comienza a correr con el primer registro de la marca y sólo se interrumpe ante un caso de fuerza mayor o con el uso efectivo.

La renovación de la marca no otorga, como el nuevo registro, otro plazo de cinco años. Siendo la renovación una formalidad que permite la vigencia indefinida de la misma marca y dada la precisa redacción del art. 26 que habla del uso de la marca, no cabe interpretar la norma de manera diferente. La renovación es una formalidad que no altera ni suple la obligación esencial de uso (892).

La renovación, como el nombre lo indica, permite la extensión de lo que ya está vigente y no el nacimiento de algo nuevo. Es por ello que se ha reconocido que la marca que fue renovada durante la sustanciación del pleito de caducidad debe caer, toda vez que quien era titular de un derecho -que perdió por la declaración de caducidad- lógicamente no lo puede conservar ni proyectar en la renovación porque no puede mantener renovado lo que ya no tiene (893).

5.1.6. Uso de marca diferente de la registrada

La marca que debe ser usada es la que ha sido registrada, y tal cual ha sido registrada. Así, se ha decidido que el tribunal "debe confrontar las marcas como fueron pedidas y no en función del caprichoso uso que cada parte haga de marcas que no están registradas conforme a la ley" (894).

Sin embargo, no siempre la marca que se utiliza es idéntica a la que está registrada. Es habitual que se registre una marca puramente denominativa y luego se use con un tipo de letra especial. No hay duda de que esa leve diferencia en nada influye a los efectos del uso y de que se trata de la misma marca. Una interpretación contraria obligaría a registrar una misma marca en múltiples variantes. Esto no parece necesario si la diferencia es mínima. Desde luego que el titular tiene todo el derecho, y por lo general conviene, para una mejor eventual defensa de la marca, registrarla tal cual se usa.

Sucede también que la diferencia que se le introduzca no sea ya meramente tipográfica, sino se le agregue, por ejemplo, una letra.

El art. 5, sección c), apartado 2º del Convenio de París aprobado en nuestro país por la ley 17011, establece al respecto:

"El empleo de una marca de fábrica o de comercio por el propietario, bajo una forma que difiera por elementos que no alteren el carácter distintivo de la marca en la forma en que ésta ha sido registrada en uno de los países de la Unión, no ocasionará la invalidación del registro, ni disminuirá la protección concedida a la marca".

No se me escapa que el Convenio de París habla de nulidad y no de caducidad, y podría argumentarse por ello que la norma no es aplicable en nuestro país. Pero como también dispone que tal modificación "no disminuirá la protección concedida a la marca", y la caducidad implica quitarle toda protección, esta disposición tiene, a mi juicio, vigencia en nuestro sistema marcario en lo relativo a la caducidad.

Esta norma no es aplicable al caso en que son dos las marcas registradas y uno solo el uso, sino el caso en que hay una marca que ha sido levemente alterada en su uso sin haberse transformado integralmente en otra marca (895).

En Francia, un caso de este tipo llegó a los tribunales y se invocó la norma del Convenio de París para defender el uso y evitar la caducidad. En ese caso el titular de la marca "Tiffany" la utilizó como "Tiffany´s" y como "Tiffany´s Toulouse", y la corte dijo que la marca no había caducado porque "estas formas de utilización reproducen la parte esencial y distintiva de la marca" (896).

En este caso, el titular le habría agregado elementos a la marca registrada. El problema será más delicado si se le quitan. La marca "Tiffany" no varía si se escribe con una sola F o con una I final, la solución no parece difícil en este caso. Pero si se cambian las letras F por una J, la marca será otra y el Convenio de París no podrá ser invocado.

Otro tribunal francés trató luego un pedido de caducidad contra una marca formada por un rectángulo que contenía la marca "Lois" y el dibujo de un toro, porque se había estilizado el dibujo del toro. La pretensión fue rechazada aplicando el tribunal el art. 56 del Convenio de París y argumentando que "las ligeras diferencias no alteran el carácter distintivo de la marca" (897). Esto mismo han reconocido nuestros tribunales al sostener que "el uso que exige la ley marcaria no presupone inexorablemente que la marca no pueda ser usada válidamente con otros agregados, ya sea gráficos o alfanuméricos, que la complementen y que contribuyan a distinguir modelos o variantes del producto identificado con ella, pero que no alteran el carácter distintivo de la marca", según la expresión acuñada por el art. 5, sección C, apartado 2º del citado Convenio de París. Tal es lo que ocurre con las modalidades de uso que objeta la apelante: "TS Zoom II" o bien "Zoom Sail" (898).

Al rechazarse la caducidad de la marca "Venecia", que había sido usada como "Venezia", la Excma. Cámara aplicó el recién mencionado art. 5.C.2. del Convenio de París, porque el "cambio es sustancialmente irrelevante" (899).

Un supuesto relacionado con el aquí analizado se da cuando hay varias marcas registradas que contienen un mismo elemento denominativo pero sólo se utiliza una de ellas. Un uso, en principio, sirve para evitar la caducidad de una marca, no de varias. La obligación de uso pesa sobre cada marca en particular y desde que no puede haber dos marcas idénticas registradas, es fácticamente imposible que un uso sirva para más de una marca. Por otra parte si hay varias marcas, pero sólo se usa una y con ésta se aduce uso de todas, se evidencia la inutilidad de todas las demás y a nadie dañará su caducidad. Lo dicho implica también sostener que el uso parcial de una marca registrada no es válido. El uso parcial es uso de otra marca y no de la registrada. Distinto es el caso en el que varias marcas registradas separadamente, sean luego utilizadas en forma conjunta. Así pueden registrarse separadamente una etiqueta con una combinación de colores, una o más marcas denominativas y un dibujo, y luego usarse en un solo conjunto. Este uso sirve para todas las marcas, porque todas las marcas son usadas y cumplen con su función distintiva (900).

Si la modificación es tal que cambia la marca, entonces no hay uso computable. Sería el caso de una marca formada por un conjunto de dibujos, combinaciones de colores y una parte denominativa y sólo se usa esta última. Este uso no es el de la marca registrada. Sin embargo, habrá que juzgar cada caso con sumo cuidado puesto que en el ejemplo dado, si quien así usa no tiene la marca denominativa registrada en forma independiente, parece excesivo hacerle perder el derecho a su titular. Serán aplicables de todas maneras las pautas referidas a la protección de las marcas de hecho o sin registro, con lo cual de ninguna manera el titular estará desprotegido.

En un fallo decidido no hace mucho por la justicia francesa se trató esta cuestión. Estando registradas las marcas "Napoleón I", "N. Napoleón" y "N. Napoleón et Cie.", todas con forma de firma, su titular utilizó otra que era simplemente "Napoleón". El tribunal hizo lugar al pedido de caducidad de aquéllas sosteniendo que el uso de una marca no sirve para otras y consideró que el art. 5, sección C 2 de la Convención de París no era aplicable. Observó, asimismo, que el hecho de que el "titular haya juzgado necesario depositar marcas que difieran mismo ligeramente unas de otras, es demostrativo de su voluntad de obtener derechos privativos sobre signos que él no estimaba asimilables unos a otros" (901). Si los signos eran lo suficientemente distintos como para justificar varios registros, también lo son para exigir usos diferentes.

Bodenhausen, con relación al art. 5, sección C del Convenio de París nos dice "que la finalidad de la disposición es permitir las diferencias que no sean esenciales entre la forma de la marca tal como fue registrada y la forma en que se utiliza, por ejemplo, en casos de adaptación o traducción de ciertos elementos para su empleo", y agrega que: "Las diferencias de forma no tienen que alterar el carácter distintivo de la marca" (902).

Otro caso que puede darse, y al que me refiero en el párrafo 5.2 de este capítulo, es el uso de una marca no registrada, invocado para renovar, o evitar la caducidad, de la misma marca, pero registrada para distinguir productos para los cuales no es utilizada.

5.1.7. Quién debe usar la marca

El texto legal dice simplemente que la marca debe ser usada sin especificar sobre quién pesa la obligación. Es obvio que ella recae sobre el titular de la marca. Es de él de quien depende la voluntad inicial de usar la marca, sea fabricando y vendiendo directamente, o bien autorizando a terceros a hacerlo. Es importante destacar esto, puesto que no siempre será el titular de la marca el que venderá el producto, puede haber dado una licencia de uso y cobrar simplemente una regalía. Se ha reconocido, como un uso válido para evitar la caducidad, el realizado por el titular de la marca en forma conjunta con un tercero (903). Y también el realizado por un tercero con autorización del titular de la marca (904). Puede también tratarse de productos fabricados en el extranjero e importarse a nuestro país por terceros para su posterior venta. Lo esencial a los efectos del uso es que el producto con la marca en cuestión esté en el mercado.

No es uso válido el realizado sin la autorización del titular de la marca. Por ejemplo, el que realiza un falsificador. Si no hay un consentimiento de uso, que sin duda existe con todo producto lanzado al mercado por el titular de la marca o con su autorización, no se cumple con el requisito legal.

Ésta es la solución que el Adpic da en el art. 19.2. Allí se establece que en tanto el uso de la marca esté controlado por el titular de la marca, el uso debe ser considerado suficiente. Al hablar de control, esta norma se refiere a que debe tratarse de un uso autorizado por el titular de la marca.

5.1.8. La fuerza mayor

La falta de uso es excusable sólo por razones de fuerza mayor. Pareciera existir aquí una contradicción con lo establecido en el art. 5, sección C, párrafo primero del Convenio de París: "Y el registro no podrá ser anulado sino después de un plazo equitativo, y si el interesado no justifica las causas de su inacción". Pero no hay tal contradicción. Para esta norma hay que tener una causa justificada para no usar. Ahora bien, es obvio que la legislación nacional puede fijar qué tipo de causas ha de considerar como justificadas. La nuestra lo hace al admitir como única justificación válida del no uso razones de fuerza mayor. Es decir, aquellas que no pudieron ser previstas o que previstas no pudieron ser evitadas, para dar la definición clásica de la fuerza mayor.

Mathely, al referirse a su legislación, que admite la excusa legítima como suficiente para impedir la caducidad por falta de uso, entiende que se trata de un requisito menos riguroso que la fuerza mayor. Afirma que hay tal excusa ante "todo impedimento, que no proviene ni de la voluntad, ni de la falta, ni de la negligencia del titular de la marca" (905).

De todas maneras, si un requisito es más estricto que otro, dependerá exclusivamente de la interpretación que los tribunales hagan de la fuerza mayor, de la causa justificada o de la excusa legítima.

El concepto de fuerza mayor debe ser interpretado en forma prudente y amplia. No es necesario que se declare una guerra o que se queme una fábrica para justificar el no uso. Será suficiente que el uso, por razones ajenas al usuario autorizado, no pueda desenvolverse en condiciones normales en el mercado. Puede suceder que al poco tiempo de ser registrada una marca, o mismo antes, se lance al mercado una imitación de la marca que logra una penetración importante en el mismo. Es lógico que el titular de la marca prefiera esperar a

que la Justicia, a instancia suya, ordene la cesación del uso ilícito. La obligación de uso desaparece durante el período en que se sustancia el juicio. Es legítimo que el titular no quiera usar su marca en ese mercado alterado por la aparición del producto con la marca espuria, para evitar que la confusión del público dañe su prestigio. La aparición del imitador constituye, a mi juicio, un acto de fuerza mayor (906).

Una situación clásica de fuerza mayor se da cuando la fabricación y venta del producto respectivo requiere una autorización gubernamental, como sucede en nuestro país con los productos farmacéuticos y algunos productos químicos para el agro, entre otros. Este supuesto ha sido expresamente reconocido por los tribunales (907). Y también es ley desde que el Adpic lo ha incluido, en el art. 19.1, como un caso que justifica la falta de uso al hablar de "otros requisitos oficiales impuestos a los bienes o servicios protegidos por la marca". Así se ha reconocido en un fallo en el que se afirmó que la demora en la obtención de la aprobación "no puede ser atribuida a la demandada, ya que se trata de una decisión que no le corresponde a ella". En el caso, conviene señalar que se decidió que no había "elementos de convicción que permitan afirmar que la conducta obrada por la demandada fue negligente" (908). Esto demuestra que la diligencia que debe tener el titular de la marca es un requisito esencial en esta cuestión. Presentada la solicitud de autorización, el plazo para usar la marca se interrumpe hasta tanto sea otorgada (909).

Pero aquí también cada caso debe ser analizado y determinar si el solicitante de la autorización actuó con cierta diligencia para apurar el trámite o si tan sólo se contentó con presentar el pedido de autorización y nunca más lo activó. En cada caso deberá determinarse si existía la voluntad de usar la marca. Así, se ha rechazado que existía tal fuerza mayor cuando transcurrieron casi cuatro años desde la presentación del pedido de aprobación, sin que la demandada aportase "prueba conducente para acreditar que ha urgido diligentemente los trámites burocráticos, a fin de poner la marca en el comercio" (910). Lo mismo sucedió en otro caso en el que la demandada, que tenía su marca registrada y sin uso durante veintiún años, modificó la marca en el expediente de aprobación, que además era para un producto distinto, para evitar la caducidad (911).

Los casos de fuerza mayor pueden ser muchos y no vale la pena enumerar aquí todas las posibilidades. Encuadrarían en este supuesto el incendio de la fábrica con la destrucción de los productos con la marca que estaban listos para ser vendidos, o también el robo de las matrices con las que se imprimiría la marca en los envases antes de su primera venta.

La fuerza mayor puede también ser alegada para renovar una marca que por tal razón no pudo ser utilizada.

El Adpic, en su art. 19, utiliza un lenguaje distinto al referirse a las justificaciones para el no uso. Ya me referí antes a las aprobaciones oficiales, como una justificación válida. Pero el Adpic no habla de fuerza mayor, sino de "razones válidas basadas en la existencia de obstáculos a dicho uso". Da tres ejemplos, la falta de aprobación oficial, las restricciones a la importación y la existencia de "otros requisitos oficiales impuestos a los bienes o servicios protegidos por la marca". Las restricciones a la importación deben ser difíciles de darse en la práctica, salvo que la marca esté registrada para distinguir un producto muy específico, que sólo puede ser fabricado con una materia cuya importación está prohibida y cuya obtención en el país es imposible. De otra manera, parece difícil que pueda darse un obstáculo insalvable para el uso de la marca. El supuesto de los requisitos oficiales parece estar ligado con el de la aprobación. Sin cumplir con dichos requisitos oficiales, el producto no podría ser vendido o fabricado, constituyendo así el obstáculo al que se refiere la norma.

Lo más novedoso de esta norma es que se habla de obstáculos en general, que es algo no tan insalvable como la fuerza mayor. ¿O acaso se trata de sinónimos? Obviamente, ambas se refieren a situaciones ajenas a la voluntad del titular de la marca que impiden el uso. Con lo cual, en este punto, no hay diferencia entre nuestra ley y el Adpic.

5.2. LAS MARCAS DE DEFENSA

El segundo párrafo del art. 26 establece que: "No caduca la marca registrada y no utilizada en una clase, si la misma marca fue utilizada en la comercialización de un producto o en la prestación de un servicio incluidos en otras clases, o si ella forma parte de la designación de una actividad".

Consagra así la ley la validez de las marcas de defensa. Admite el registro de marcas que no han de ser utilizadas, pero que constituirán una defensa de la que sí lo fue. Defensa que se podrá ejercer siempre que el signo en cuestión haya sido utilizado para distinguir algún producto o servicio, o bien que haya sido utilizado como parte de una designación. La función que cumplen les ha hecho merecer el nombre de marcas de defensa.

Si bien la norma habla de registros en otras clases, es obvio que también queda cubierto el supuesto de dos certificados, o dos registros, para productos distintos en una misma clase. Si el registro defensivo cabe para otras clases, que es lo más, también cabe para la misma clase, que es lo menos.

La ley nada dice sobre si el uso que puede ser computado es de una marca registrada. Sucede en la práctica que, o por un error en la clasificación del producto o servicio, o por un olvido, el usuario de la marca, su titular, no la registra en la clase en el que está incluido ese producto o servicio efectivamente distinguido ¿Es válido ese uso para evitar la caducidad de una marca registrada? Entiendo que sí. En primer lugar porque la ley no exige que el uso sea de una marca registrada, y admite el uso de una designación que es ajena también al registro de una marca. La ley tiene así un criterio amplio al respecto. En segundo lugar por una cuestión de sentido común. Esa marca registrada defiende un uso, es una verdadera marca de defensa. Existe una clientela y probablemente también un prestigio de la marca utilizada. Éstos no desaparecen por la falta de registro de la marca principal. No olvidemos que la jurisprudencia ha otorgado valor al uso de una marca sin registro al darle prioridad sobre una marca solicitada con posterioridad a ese uso (912), o al tomar la coexistencia con una registrada como prueba de inconfundibilidad (913). El uso de la marca no registrada tiene pues valor, tanto para validar la renovación como para evitar la caducidad (914).

La marca de defensa también puede serlo de una designación. Institución ésta regida por los arts. 27 al 30 de la ley 22362. La designación es el nombre o signo con que se designa una actividad con o sin fines de lucro. Así una empresa, un club, un hospital o cualquier clase de institución pueden registrar como marcas sus designaciones.

Con estos registros defensivos, el titular de las designaciones podrá contar con un arma efectiva para evitar que terceros se aprovechen de su prestigio. Ello sucedería si alguien que no fuera su titular usara la marca "Boca Juniors" para pelotas de fútbol, "Favaloro" para instrumental médico, "Mozarteum" para pianos o "Avis" para automóviles.

La norma comentada habla del uso de la marca como "parte" de la designación. Puede interpretarse que la designación puede estar formada por dos o más palabras como ser "La Favorita", "Noetinger", "Lepetit", "Ciba Geigy" o "Mastellone Hermanos". Cabe preguntarse si el uso de estas designaciones evitará la caducidad de las marcas "Favorita", "Lepetit", "Ciba" o "Mastellone". Entiendo que la ley permite una interpretación amplia en la medida en que la marca sea verdaderamente defensiva. Será defensiva en la medida en que haya cierta identidad entre el elemento distintivo de la designación y la marca en cuestión. En los ejemplos dados este grado existe con las marcas "Favorita" y "Mastellone", pero no con las demás, ya que se trata de signos distintos. Por ello se ha sostenido que "la marca no es pasible de la sanción de que se trata cuando su componente nuclear es objeto de intenso uso y de fácil asociación con la empresa productora del artículo o prestadora del servicio" (915).

Las marcas de defensa que no tienen amparo son aquellas marcas parecidas a la marca principal que se registran para evitar que nuevos registros se "acerquen" a aquél. Estas marcas, que prefiero llamar protectoras, tampoco tienen mayor razón de ser en la práctica. La marca protegida se protege sola, a sí misma, sin necesidad de marcas protectoras. Si la marca que se pretende registrar es confundible con la marca protegida, bastará ésta para

impedir el nuevo registro. Si la nueva marca se confunde sólo con la protectora pero no con la protegida, su registro no causará perjuicio alguno al titular de la marca. Y aun cuando se considere que las marcas protectoras crearán un círculo de protección, para ser efectivo deberán registrarse tantas para cubrir todas las posibilidades de acercamiento en el casi ilimitado campo de la fantasía, y el gasto será tan grande que valdrá más afrontar la posible confusión, y recién entonces combatirla.

En los últimos años, los tribunales del fuero han desarrollado una jurisprudencia, a mi juicio muy sensata, en lo que se refiere a las marcas de defensa, es decir a las mismas marcas registradas para distinguir productos de otras clases.

Durante muchos años los tribunales sostuvieron que la falta de uso de una marca registrada en nada afectaba el derecho respectivo (916). Aunque en algún caso se tomó muy en cuenta esta falta de uso cuando se enfrentó una marca sin uso a una utilizada sin registro, como determinante de la inconfundibilidad (917).

En la década del setenta comenzó a desarrollarse una jurisprudencia que queda expresada con toda claridad en las siguientes transcripciones:

"...Cuando se produce el conflicto con una marca de defensa -y aquí tiene ese carácter el registro de la demandada en cuanto incluye otros rubros distintos de la perfumería, cosmética o tocador insusceptibles de confundirse con éstos y que no son materia de una explotación efectiva o potencial- no deben aplicarse necesariamente a los mismos criterios de comparación que de ordinario se utilizan en los casos comunes" (918).

Y también:

"Por tanto, sin perjuicio de que el derecho a oponerse lo confiere el título marcario sin que constituya un presupuesto su aplicación (art. 6, ley 3975), lo cierto es que la circunstancia de que se trate de un título obtenido con propósitos de defensa excluye la aplicación de un criterio de comparación riguroso (esta Sala, causa 6345 del 19/6/1978 y sus citas)" (919).

En términos prácticos esto quiere decir que tratándose de conflictos con marcas de defensa, el acercamiento permitido entre las marcas será mayor que si se tratara de conflictos con la marca principal defendida.

Tanto es así que se han declarado dos marcas inconfundibles en clases en las que una de ellas era de defensa, y confundibles en las que no lo era, sea porque era utilizada o mismo porque los productos amparados por ella tenían una vinculación directa con la actividad de su titular (920). Aunque también se ha sostenido, con razón, que la mayor benevolencia en el cotejo "no es razón para que pueda servir de sustento al registro de una marca casi idéntica (o igual, punto de vista en que se coloca el juez) a otra inscripta con anterioridad en la misma clase" (921).

5.3. LA RENOVACIÓN

El registro de una marca puede ser renovado, indefinidamente, por períodos de diez años cada uno. La renovación puede sólo efectuarse con respecto al registro anterior, es decir de la misma marca, y con relación a los mismos productos o servicios antes protegidos, pues como lo ha sostenido la Corte Suprema, la renovación no importa el renacimiento del derecho de propiedad de la marca, sino tan sólo su conservación (922). Para ello el titular de la marca deberá haber utilizado la marca en cuestión dentro de los cinco años previos al vencimiento y así manifestarlo bajo declaración jurada al presentar la solicitud de renovación. El art. 20 establece que: "Cuando se solicite la renovación del registro, se actuará conforme con lo establecido en el art. 10 y se presentará además una declaración jurada en la que se consignará si la marca fue utilizada en el plazo establecido en el art. 5, por lo menos en una de las clases, o si fue utilizada como designación, y se indicará según corresponda, el producto, servicio o actividad".

La falta de uso impide la renovación de la marca. Y desde luego, la presentación de una declaración falsa que se refiera a un uso inexistente, vicia de nulidad absoluta al registro resultante. Esto es obvio en virtud de lo establecido en el art. 24 que considera nulas las marcas registradas "en contravención a lo dispuesto en esta ley" (923).

El trámite de renovación goza de un régimen de automaticidad, ya que está sujeto solamente al cumplimiento de ciertas formalidades, uso de por medio. La renovación no está sujeta a oposición de terceros, ni tampoco al examen por parte de la autoridad administrativa (924). Sin embargo, se ha admitido que cuando se había concedido la marca "en contra de disposiciones de orden público", el organismo de aplicación puede denegar el pedido de renovación (925). Se trata sin duda de una doctrina muy discutible que puede afectar seriamente los derechos del titular de la marca. Si la marca ha sido concedida, constituye un derecho válido y sólo la declaración judicial de su nulidad puede quebrar esa presunción de validez, y desde luego la validez misma. La autoridad administrativa, en materia de renovaciones se limita a constatar si las cuestiones formales que la ley exige se cumplen. Ya tuvo tiempo para analizar las de fondo anteriormente. Supongamos que se equivocó, o que considera que lo hizo porque, por ejemplo, concedió la marca existiendo otra anterior que ahora cree confundible. Si bien es más rápido denegar la renovación, no es esto lo justo. Esa denegatoria, que en realidad es casi igual a una declaración de nulidad, sustituye al juez por la autoridad administrativa, y al proceso judicial por una decisión unilateral sin derecho a defensa apropiada. Equivale a una expropiación ilegal, porque la marca registrada con pedido de renovación, es una propiedad para su titular. La autoridad administrativa puede iniciar la acción de nulidad ante la Justicia para anular la marca que considere mal concedida, y si tiene razón tendrá éxito sin duda.

La segunda frase del art. 18 del Adpic, establece que "el registro de una marca de fábrica o de comercio será renovable indefinidamente". Este lenguaje excluye cualquier clase de condicionamiento o requisito para la renovación de una marca. Y si esto fuera así, el Adpic habría reformado la Ley de Marcas en cuanto exige haber usado la marca dentro de los cinco años previos a su vencimiento. No afectaría mayormente a nuestro régimen marcario que quedaría modificado en este sentido, ya que la falta de uso por más de cinco años hace pasible a la marca de ser declarada caduca.

5.4. LA REINSCRIPCIÓN

Sucede con una cierta frecuencia que el titular de la marca se olvida de renovarla en término, y lo hace poco tiempo después de vencer el plazo legal de duración. Durante la vigencia de la ley 3975, esta presentación tardía, llamada reinscripción, fue equiparada a la renovación por nuestros tribunales. La presentación sufría formalmente el mismo trámite de una nueva solicitud. Era publicada con la leyenda "reinscripción" y podía ser opuesta por terceros. Sin embargo, el pedido de reinscripción era equiparado al de la renovación, y la oposición era rechazada en caso de llegar la cuestión a la Justicia. Esta equiparación con la renovación implicaba, desde luego, que la Oficina de Marcas no la estudiaría como si fuera una marca nueva.

La jurisprudencia evitó de esta manera que por la aplicación estricta de la ley se consagraran situaciones injustas, como el dejar sin registro a quien había dejado pasar un breve tiempo antes de pedir la renovación, en beneficio de quien en el ínterin había pedido una marca, o lo había hecho antes del vencimiento.

El dato esencial era entonces el tiempo que podía transcurrir desde el vencimiento de la marca hasta el pedido de su tardía renovación. En distintos fallos se admitió tal posibilidad habiéndose efectuado ese pedido al día siguiente del vencimiento (926), pocos días después (927), once días después (928), veintitrés días después (929), un mes después (930), cuarenta días después (931), cuatro meses después (932), diez meses después del vencimiento (933). Tal pedido fue rechazado cuando el plazo transcurrido había sido de tres años (934); y en otro caso, de dos años (935).

Es obvio que si lo que se desea evitar es que alguien aproveche el prestigio ajeno, juega en esta cuestión un papel relevante el uso de la marca vencida. Cuando más intenso haya sido el uso, mayor podrá ser el plazo transcurrido desde el vencimiento antes de solicitarse la reinscripción (936).

Así fue como la Corte Suprema ha sostenido que "es improcedente la oposición respecto del pedido de renovación de una marca usada y acreditada durante años por su propietario, formulada por quien algún tiempo después de haber vencido el registro de aquélla y antes de que se pidiera su renovación, solicitó la concesión de otra marca confundible con la primera" (937). Y también ha dicho que "el derecho de una marca enteramente nueva no es equiparable al de quien tenía registrada una marca durante veinte años y continuó usándola cuando la solicitó por tercera vez algunos días después de extinguido su registro" (938).

La teoría de la reinscripción en nada se ha visto afectada por la sanción de la nueva ley. La reinscripción procede toda vez que se solicita la renovación un breve tiempo después de vencido el plazo para hacerlo. Pero se agrega hoy un nuevo requisito que es el uso dentro de cinco años previos al vencimiento. En una palabra, la marca en cuestión debió haber estado en condiciones de ser renovada cuando ello pudo haber sucedido. Esto excluye, obviamente, el caso en que el uso de la marca se realiza después del vencimiento pero antes del pedido tardío. No puede haber reinscripción de una marca que no podía en su momento ser renovada (939).

5.5. VIGENCIA DE LA OBLIGACIÓN DE USO. CADUCIDAD DE MARCAS CONCEDIDAS BAJO EL RÉGIMEN DE LA LEY 3975

Una cuestión que ya se ha planteado es la fecha a partir de la cual pueden aplicarse los efectos de la falta de uso y con respecto a qué marcas.

No cabe duda de que la exigencia de uso, o mejor las consecuencias por la falta de uso, no puede tener vigencia sino hasta transcurridos cinco años contados a partir de la fecha de entrada en vigencia de la nueva ley. Este plazo de cinco años venció el 2 de febrero de 1986. Desde la sanción de la ley los titulares de marcas gozan del plazo de cinco años para usarlas y así poder renovarlas o evitar su caducidad.

Sobre este tema no hay discusión alguna y los fallos que se han dictado así lo entienden. En lo referente a las renovaciones, el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial exigió a partir del día siguiente de la sanción de la ley, la declaración jurada de uso para conceder la renovación. La Justicia, en fallos de primera instancia que quedaron firmes, fue unánime al establecer que sólo a partir del 2 de febrero de 1986 era posible exigir el uso anterior (940).

Igual criterio fue seguido en los casos en los que la caducidad fue solicitada antes de haber transcurrido el plazo de cinco años recién mencionado. Así se dijo que la ley no puede afectar derechos adquiridos y por ello "los hechos pasados que han agotado la virtualidad que les es propia, no pueden ser alcanzados por la nueva ley, pues si los afectara se incurriría en retroactividad. Mas en cuanto a los hechos in fieri -esto es en curso de desarrollo-, pueden ser alcanzados por el nuevo régimen, por no tratarse de hechos cumplidos bajo la legislación anterior y finalmente -que es la situación que hace al tema que me ocupa-, las consecuencias no consumadas de los hechos pasados caen bajo la nueva ley, especialmente cuando su eficacia no depende enteramente del hecho que las origina sino concurrentemente del porvenir, toda vez que estando éste sujeto a la acción del legislador éste puede en cualquier momento interferir en el régimen de aquello que le está sujeto (conf. Llambías, J. J., Tratado de Derecho Civil, Parte General, T. I, pág. 144 y sus citas en nota 67 bis)" (941).

La solución a esta cuestión no podía ser otra y esto nos lleva a la conclusión de que la obligación de uso comprende no sólo a las marcas solicitadas y concedidas bajo la nueva ley, sino también a las que así lo fueron bajo la anterior ley 3975. No es un problema de tiempo de concesión sino de plazo de uso realizado. Los cinco años en cuestión son más que razonables para que cualquiera pudiera usar su marca. Tal exigencia, es verdad, modifica en parte la expectativa de su titular que pudo haber previsto no utilizarla, pero no modifica el derecho adquirido al afectar efectos futuros y darle, repito, un plazo más que razonable para adecuarse a la legislación nueva.

Ha habido sin embargo un fallo de la Excma. Cámara en el que el criterio aplicado fue algo diferente. En el caso se había solicitado la renovación de una marca concedida durante la vigencia de la anterior ley. El tribunal entendió que no podía "exigírsele el uso a su titular sino a partir de la renovación de su inscripción en las condiciones de la ley nueva, ya que de lo contrario importaría también la esencia del derecho que, reitero, no estaba condicionado al uso de la marca" (942).

El tribunal aplica aquí un criterio que aparece como contradictorio. Por un lado no duda de que el uso no puede ser exigido en esa primera renovación antes de haber transcurrido los cinco años. Pero afirma que para la posterior renovación el uso sí será exigido. No es entonces una cuestión de permitir el no uso a perpetuidad de una marca concedida bajo un régimen que establecía el uso facultativo. Por el contrario, y a esto apuntaba el fallo en mi opinión, admite la aplicación de la exigencia para el futuro, transcurrido el plazo de cinco años durante la vigencia de la nueva ley. El fallo en cuestión sólo amplía el plazo de cinco años que la ley establece, pero admite que las marcas renovadas a partir de un cierto momento están sujetas a aquel plazo.

El mismo tribunal que falló en el caso que acabo de comentar modificó su criterio años después y, con buen sentido, afirmó que era "aplicable a los antiguos registros la carga del

uso, desde el día siguiente a la fecha de entrada en vigencia de la nueva legislación..." (943).

(878) Poco tiempo después de sancionada la ley me referí al uso de la marca en "El uso y otras cuestiones de la nueva Ley de Marcas ", LL, 1981-D-Sec. Doct.-901.

(879) Art. 7, ley 3975. Así se dijo que: "...la ley de la materia propugna su uso efectivo (arg. art. 6, ley 3975) y que el interés digno de protección es menor cuando se trata de un signo marcario no utilizado", causa 8127, "Sefag SAIC v. Safac Cía. Fabril Agrícola Com. y Fin.", sala I, del 15/6/1979.

(880) Causa 8197, "Bizin, Mario Víctor v. Ynch Inc.", sala II, del 18/6/1991; causa 21.367, "Vivat Holding PLC v. Yannit SA y otro", y causa 21.372, "Yannit SA v. Vivat Holding PLC", sala III, del 30/4/1995. Ver también en cuanto al criterio restrictivo causa 7903, "Syncro Argentina SAQICIF v. Dr. Lazar y Cía. SAQI", sala II, del 25/3/1994; causa 8731, "Exxon Corporation v. SA Sol Explotación de Petróleo", sala II, del 22/3/1994.

(881) Causa 10.171, "Testai SACIIyF v. Relax SA", sala I, del 28/4/1994, en que se dijo "creo que la interpretación concreta del uso de la marca, debe circunscribirse al hecho de que el producto que ella ampara, debe estar efectivamente en el comercio". Y se agregó que:... "el ofrecimiento de un producto al público, publicado en un diario, hace presumir seriamente que la marca que ampara el producto, en el caso la raqueta, ha sido explotada".

(882) Causa 116, "Pierre Fabre Industrie v. Laboratorios Dr. Gador y Cía. SACI", sala I, del 27/5/1993. Dijo el tribunal en este caso: "Ahora bien: yo coincido con el Sr. juez en que el instituto de la caducidad de los signos es de interpretación restrictiva. Pero no encuentro adecuada una interpretación que conduce a no aplicar nunca tal instituto, porque en ese caso bien podríamos preguntarnos para qué fue incluido en la ley. Y si aceptamos la solución de la sentencia en recurso, sólo se aplicaría la caducidad del registro cuando el titular de ese registro lo consintiera. Porque, en efecto, bastaría que después de iniciada la acción de caducidad (y, por supuesto, de transcurridos los cinco años de plazo para el uso), la demandada anunciara su intención de utilizar el signo de cualquier forma -directa o indirecta- que se le ocurriera. No me parece que el legislador haya querido dejar en manos de los accionados la aplicación del instituto de la caducidad y creo que ella se ha operado claramente en el caso de autos".En la causa 12.443/94, "Happening SA v. Bonafide SAIC", sala III, del 2/4/1998, y en las causas 21.778/94, "Tintas Brenner SA v. Colorín Industrias de Materiales Sintéticos SA", y 1231/97, "Tintas Brenner SA v. Colorín Industrias de Materiales Sintéticos SA", sala I, del 21/12/2000, se sostuvo que la caducidad debe aplicarse con criterio restrictivo.

(883) "Ste. An. Samu-Auchan v. Ste. An. Stolos", Cour de Douai (1re. Ch), 20/10/1975, Annales de la Propriété Industrielle, Artistique et Littéraire, año 1976, nro. 2, p. 164. En igual sentido "Cie. Française de Produits Orangina v. Ste. Gesfor A. G.", Cour de Paris (4e.Ch), 27/9/1976, Annales..., cit., nro. 3, año 1976, p. 249.

(884) Causa 5974, "Prince Manufacturing Inc. v. Princz, Esteban", sala II, del 16/9/1988. En esa causa se dijo: "Asimismo, no proyecta influencia en la solución la circunstancia de que los registros del demandado tengan, frente al pretendido, un uso restringido a un solo local, pues la protección que brinda la ley marcaria es por igual para pequeños o grandes comerciantes o empresas, sin que siquiera importe -en principio- que medie una utilización efectiva de la marca ya que, al margen de la caducidad por falta de uso a que puede hallarse sometida, el interés legítimo del art. 4 de la ley 22362 estriba en la mantención, incólume, de un título válido y potencialmente apto para identificar mercaderías".

(885) Causa 5107, "Ríos, Alejandro Adrián v. Sandwich SA", sala II, del 4/3/1994.

(886) Causas 6246 y 6249 "Giorgio Armani SPA v. Armajean´s SRL", sala III, del 9/3/1994.

(887) Causa 5083, "Munin, Adolfo v. Bagley SA", sala II, del 29/5/1987.En la causa 13.497/96, "Unilever NV v. Distrifar SRL", sala I, del 27/6/2000, bastó la respuesta a oficios por parte de dos farmacias diciendo que en un mes dentro de los cinco años se comercializaron productos con la marca en cuestión para rechazar la caducidad solicitada. En otro caso se consideró uso suficiente la venta de 236 litros de pintura, producto de "elaboración especial"; causa 21.778/94, "Tintas Brenner SA v. Colorín Industrias de Materiales Sintéticos SA", y causa 1231/97, "Tintas Brenner SA v. Colorín Industrias de Materiales Sintéticos SA", sala I, del 21/12/2000.


(889) CALLMANN, R., The law..., cit., Cap. 29, p. 20.


(891) Causa 15.411/94, "Boehringer Ingelheimk KG v. Microsules y Bernabó SA", sala II, del 9/4/2002.

(892) MATHELY, P., Le droit..., cit., p. 445, cita jurisprudencia de un tribunal francés, con la que está de acuerdo, que decide que la renovación no hace nacer un nuevo período.

(893) Causa 817, "E.R. Squibb Sons Inc. v. Cumberland SA", sala I, del 30/3/1990.

(894) Este principio, aplicado en los juicios en los que se juzgan confusiones, es de aplicación en los juicios en los que se juzga el uso.

(895) Este argumento se utilizó para declarar la caducidad de una marca cuando su titular alegó que la había usado con leves cambios, pero había obtenido para esa otra marca con modificaciones un nuevo registro. El tribunal entendió que el registro de una nueva marca significaba que las diferencias alteraban el carácter distintivo de la anterior, que se trataba de un nuevo signo distintivo. Causa 4827/95, "Kellogg Company v. Pehuamar SA", sala II, del 25/2/2003.

(896) "Ste. Le Tiffany v. Ste. Cormouis Houles", Cour de Paris (4e.Ch), 13/5/1977, Annales..., cit., nro. 3, 1978, p. 238.

(897) "Jemsi v. Ste. Saez Merino", Cour de París (4e.Ch), 22/2/1983, Annales..., cit., nro. I, 1983, p. 66.

(898) Causa 2147, "Zoomp Confecções Ltda. v. Panamericana de Plásticos SA", sala I, del 8/7/1993.

(899) Causa 2498/92, "La Veneciana SCA v. Dondero Hnos. y Cía.", sala II, del 12/10/1999.

(900) Así se ha dicho que no caduca la marca si ésta ha sido usada con el "mero añadido de un vocablo secundario". Causa 7904, "Syncro Argentina SAQICIF v. Dr. Lazar y Cía. SAQI", sala II, del 25/3/1994.

(901) Causa "Sté. Nicolas Napoléon v. Sté. Dulong Freres et Cie.", Cour de Paris (4e.Ch) del 21/3/1983, Annales..., cit., nro. I, 1983, p. 74. Agregó el tribunal que: "Considerando que el artículo 5 C2 prevé el empleo de una marca por su titular en una forma diferente sin alteración del carácter distintivo de esa marca y no el caso de derechos privativos adquiridos por una misma persona sobre registros de varias marcas distintas, fueran éstas análogas; que ese texto, que no tiene por objeto exonerar al titular de la marca de la obligación de explotar bajo pena de caducidad de sus derechos, sancionada por el art. 11 de la ley del 31 de diciembre de 1964, permite al titular de una marca compleja perpetuar su derecho sobre su marca, a pesar de ligeras modificaciones que las circunstancias puedan llevarlo a realizar; que N.N.C. (el titular) no tiene base para sostener que le permite (el art. 5 C2) no incurrir en la sanción de la caducidad mientras que muestre elementos de prueba que tiene productos que la marca explotada no es ninguna de aquéllas con relación a las que, con justicia, se declaró la caducidad".

(902) BODENHAUSEN, G. H. C., Guía..., cit., p. 84.

(903) Causa 7654, "López Muro, Jaime Oscar v. Mar de Oro SAICI", sala II, del 5/10/1990.

(904) Causa 8582, "Atomplast SA v. Société d´Application Industrielle de Brevets SEAS", sala III, del 26/8/1992.


(906) MATHELY, P., Le droit..., cit., p. 452, considera la existencia de una infracción marcaria (contrefaçon) como excusa legítima.

(907) Causa 6170, "Behringwerke Aktiengesellschaft v. Volpino Laboratorios SACeI", sala II, del 28/5/1995; causa 4209, "Syncro Argentina SAQICIF v. Química Montpellier SA", sala II, del 5/3/1996.

(908) Causa 8358, "Merrell Dow Pharmaceuticals Inc. v. Gerardo Ramón y Cía. SAIC", sala II, del 30/7/1991.

(909) Causa 1585, "Farmasa Farm. SA v. Syncro Argentina SA", sala I, del 28/2/1991.

(910) Causa 6170, "Behringwerke Aktiengesellschaft v. Volpino Laboratorios SACeI", sala II, del 28/5/1995; causa 6513, "Baker Cummins Dermatologicals Inc. v. Laboratorios Felipe Bajer SA", sala II, del 5/5/1995.

(911) Causa 4209, "Syncro Argentina SAQICIF v. Química Montpellier SA", sala II, del 5/3/1996.

(912) Ver nro. 1.4.

(913) Ver nro. 4.7.2-f).

(914) Causa 7, "État Français Ministère des Postes et Telecomunications v. Tirigall, Horacio Germán", sala II, del 2/10/1992.

(915) Causa 8731, "Exxon Corporation v. SA Sol Explotación de Petróleo", sala II, del 22/3/1994. En el caso se rechazó la solicitud de caducidad de la marca "Sol", que formaba parte de la designación de la demandada.

(916) Causa 6289, "Vereigte Glanzstoff-Fabriken Ag. v. Odol SAIC", sala I, del 27/10/1960; en autos "Urbin Arg. SACF v. Viñedos y Bodegas Arizu", causa 698, el mismo tribunal dijo: "...nada hay en la ley de la materia que autorice a retacear la validez de las marcas otorgadas, creando una categoría de marcas con una protección legal disminuida o menos acabada".

(917) Causa 9721, "Arly SAIFC v. Del Valle Ltda.", sala II, del 16/6/1970 (LL, 143-541, fallo 26.464-SD).

(918) Causa 7053, "Faber SA v. Faberce Inc.", sala I, del 22/8/1978.

(919) Causa 9659, "Boero Napoli y Cía. SRL v. Coppa & Chego SAFCI", sala I, del 24/10/1980; en idéntico sentido causa 921, "Cooper´s Inc. v. Sáenz Briones y Cía. SA", sala I, del 24/12/1971, LL, 147-319; 151-27; causa 1997, "M. y T. Chemical Inc. v. Arlistán SAICA", del 11/5/1973, LL, 147-319; 151-27; causa 2471, "Dr. Karl Thomae GmbH v. Massalín y Celasco SACI", sala II, del 29/3/1974, LL, XXXV-1132, sum. 22; causa 7324, "Picon SAP SA v. La Compañía Naviera Pérez Companc SACI", sala I, del

31/8/1978; causa 8127, "Sefag SAIC v. Safac Cía. Fabril Agr. Com. Fin. SA", sala I, del 15/6/1979; y causa 8158, "San Justo SAIC v. Justo Hnos. y Cía. SA", sala I, del 15/6/1979, entre otras.

(920) Ver causa 8020, "Industrias Únicas SAICF v. Unifa", sala I, del 14/12/1979; y causa 7796, "S. Tsuji SACIF v. Osvaldo Rigamonte SACI", sala I, del 29/7/1981. También causa 232, "Philip Morris Inc. v. Cafés La Virginia", sala II, del 28/8/1981.

(921) Causa 5601, "Fate SAICI v. DNPI", sala II, del 23/2/1988. En la causa 5409, "Ing. V. Prati SA v. Editorial Atlántida SA", ante el conflicto entre las marcas "Para Ti" y "Prati" en la clase 37, la Excma. Cámara sostuvo: "En el caso, se presenta como una circunstancia de particular significación el hecho de que la marca "Para Ti" -perteneciente a una empresa editora- cumple una función meramente defensiva en la clase 37 (construcciones de edificios y reparaciones); imputación ésa que le ha sido formulada y que no ha sido concretamente discutida, siendo concorde con lo que indican el buen sentido y la experiencia"."Esa finalidad típicamente defensiva no priva ciertamente a la marca de legitimidad (causas 9387 del 2/6/1970; 2741 del 29/3/1974; 7803 del 4/5/1979; 7197 del 16/11/1979, cons. VII, etc.), pero confiere un matiz especial a la protección marcaria autorizando a mitigar el rigor del cotejo con otros signos (causa 232 del 28/8/1981). En la medida en que ese propósito meramente defensivo quede salvaguardado, esto es, que las marcas `de defensa´ puedan satisfacer su limitada finalidad práctica, no existe razón para impedir que otras empresas -que no obran movidas por intereses espurios de indebido acercamiento- logren una similar protección de sus signos a través de registros que tienen también el mismo limitado alcance (causa 232 citada)". Y agregó luego: "...no tratándose de marcas idénticas o de subida semejanza y no mediando un supuesto contrario al art. 953 del Código Civil, el cotejo debe ser practicado con criterio benigno cuando -como en el caso ocurre- se está en presencia de marcas de defensa que corresponden a marcas notorias en explotación, aplicadas a productos y ramos comerciales diferentes". Ver también causa 232, "Philip Morris Inc. v. Cafés La Virginia", sala II, del 28/8/1981.

(922) CSJN, "Manufactura de Tabacos Piccardo y Cía. Ltda. SA v. Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato", del 11/6/1941, Fallos, 190:31.

(923) Causa 6170, "Behringwerke AG v. Volpino Laboratorios SA", sala II, del 28/3/1995. En igual sentido ver causa 26.836/94, "Laboratorios Duncan SCA v. FADA Ind. y Farmacéutica SRL", sala II, del 9/9/1999, en la que se calificó de "renovación dolosa del título nro. 815.613 (acta nro. 1.540.904 del 15/5/1986) realizada bajo la manifestación mendaz del uso de `Versatic´ en los últimos cinco años para productos farmacéuticos (solicitud de fs. 113 y su reverso) es claro que `Via Pharma´ no pudo transferir a FADA SRL, en 1990, un derecho del que carecía sobre la citada marca, afectada de nulidad insanable (art. 24 ley 22362)".

(924) Se ha dicho que "la Comisaría de Marcas carece de facultades para analizar los requisitos de fondo de una solicitud de renovación", PyM, 1939, p. 669, in re "Pfahler, Ernesto" -ex parte- del 27/11/1939. En igual sentido "Piccardo y Cía." -ex parte-, del 20/12/1947, JA, 1947-IV-738.

(925) "Pini Hnos. y Cía." -ex parte-, del 23/8/1946, JA, 1946-IV-327, y también "Juan José Drisdale y Cía." -ex parte-, PyM, 1939-510, y JA, 71-856.

(926) Causa 5844, "Jacobson Aarcon v. Odol SAIC", sala entonces única, del 28/5/1968.

(927) Causa "Sociedad Auxiliar Fabril Agrícola y Comercial SA v. R. Couzier y Cía.", CSJN, del 26/2/1937, PyM, 1937-75, y Fallos, 177:91.

(928) Causa 2158, "Luzuriaga, Víctor Livio v. Maltería y Cervecería de Cuyo SA", sala entonces única, del 5/4/1967.

(929) Causa 8616, "Scotland SRL v. The Scotch Whisky Association", sala I, del 7/7/1970.

(930) CSJN, "The Jaeger Company Limited v. Wilhelm Benger Schone", 24/10/1932, Fallos, 166:199.

(931) CSJN, "Camauer v. SA La Toja", del 11/5/1942, Fallos, 192:391.

(932) Causa 6184, "El Valle de Uco SRL v. Rebolo, Eugenio", sala II, del 21/10/1988.

(933) Causa 22, "Industrialización de Cereales Granisol SRL v. Alimentos Granix SA", sala II, del 17/10/1980.

(934) Causa 0047, "Fabricación de Calzado Viking SACIIFyA v. Panamérica de Plásticos SAIC", sala III, del 15/10/1980.

(935) Causa 26.895/94, "Laboratorios Fabra SRL v. Schering Aktiengesellschaft", sala III, del 6/5/1999, oportunidad en la que se dijo que "la reinscripción sólo es procedente cuando ha transcurrido un tiempo breve desde su vencimiento, cosa que no sucedió en el presente caso, ya que habían transcurrido dos años".

(936) Causa 766, "Alimentos Granix SACeI v. Deutsche Granini", sala I, del 12/3/1990.

(937) CSJN, "N. V. Phillips Gloeilampenfabrieken v. Philadelphia Storage Battery Co.", 9/5/1941, Fallos, 189:331.

(938) CSJN, "SAITA v. Saeta SA", 27/7/1950, JA, 1950-IV-773; causa 4193, "Don Eugenio SAIAFC v. Grisi SCA", sala I, del 26/12/1975; causa 0005, "Industrialización de Cereales Granisol SA v. Asociación Argentina de los Adventistas del Séptimo Día", sala I, del 11/11/1980; causa 2887, "Antonio Delgado SAIC v. DNPI", sala III, del 28/12/1984.

(939) Causa 5806, "Testa Butta y Cía. SAIC v. Goldstein Martín Alejandro y otro", sala III, del 15/2/1989; causa 6192, "Molinos Río de la Plata SA v. Maxilatin Sarl SRL", sala III, del 26/6/1989; causa 6876, "Molinos Río de la Plata SA v. Maxin Limited", sala II, del 3/11/1989; y causa 8181, "Tallario, Roberto Eduardo v. Bunge y Born SA", sala I, del 24/5/1993. En causa 4563, "Laboratorios Cetus SRL v. Sothys", sala I, del 2/6/1994, se dijo que el derecho del titular de una marca que no renovó en término por inadvertencia, estando en condiciones de hacerlo, "merece otro tipo de protección, al menos para apreciar de modo más riguroso la oposición que puedan exteriorizar terceros que hasta el día antes coexistían con él en la titularidad o uso de las marcas respectivas". En cambio, en la causa 20.520, "Finadiet SACIFI v. Laboratorios Rontag SA", sala II, del 22/8/1996, ante la falta de prueba anterior, se trató a la solicitud como lo que era, la de una marca nueva. En la causa 1594, "Molinos Río de la Plata SA v. La Arrocera Argentina SA", sala II, del 17/7/1997 donde se dijo que no había reinscripción por cuanto la Ley de Marcas 22362 añadió el requisito de uso de la marca dentro del plazo de cinco años previos a su vencimiento, el que no fue cumplido por la peticionaria, de modo que no cabe aceptar la reinscripción cuando la marca de que se trata era insusceptible de ser renovada. Ver también causa 1201, "Molinos Río de la Plata SA v. Cristina, Luis Alberto, sala II, del 16/9/1997.

(940) "Clio SA v. DNPI", Juzgado Nro. 6, Secr. 11, 18/3/1985, y "Dos Muñecos SACIF v. DNPI", Juzgado Nro. 8, Secr. 16, 22/2/1985.

(941) "Hoffman - La Roche Products Ltd. v. Roemmers SAICF", Juzgado Nro. 10, Secr. 19, 12/11/1981. En igual sentido "Smithkline Corporation v. Finadiet SACIFI", Juzgado Nro. 3, Secr. 5, 23/12/1983, y "Manufactura de Tabacos Particular V.F. Grego SA v. Furbia SA", Juzgado Nro. 2, Secr. 3, 2/12/1983.

(942) Causa 2705, "Matarazzo SAIC v. DNPI", sala III, del 21/12/1984, en el que además se dijo: "En mi criterio, entonces, la exigencia del uso de la marca sólo puede ser legítimamente impuesta a los titulares de las que se conceden bajo el régimen de la ley 22362 ". Esta misma sala reiteró este criterio en la causa 4207, "Schering Corporation v. Roemmers SA", del 7/11/1986 al decir: "En lo concerniente a lo que ocurría al vencimiento del registro de la demandada, en particular con la exigencia de la ley 22362, no encuentro que ello pueda incidir en el subexamen. En efecto, en la causa 2705, fallada el 21/12/1984, el tribunal expresó, a través del voto de mi distinguido colega Dr. Leopoldo M. Tahier, que no puede declararse la caducidad de una marca, legítimamente registrada y cuya renovación se pidió cuando aún se encontraba vigente, so pretexto del incumplimiento de la exigencia de uso establecida en una ley posterior (en el caso, la 22362 antes citada)".

(943) Causas 7994 y 7994/1, "Parfums Rochas Société Anonyme v. Imbrosciano Hnos. SAICF", sala III, del 20/12/1991, cuando se dijo: "...si me parece aplicable a los antiguos registros la carga del uso, desde el día siguiente a la fecha de entrada en vigencia de la nueva legislación, vale decir, a contar desde el 2/2/1981, siempre, claro está, que su titular no demuestre la existencia de impedimentos calificables de fuerza mayor en los términos del primer apartado del art. 26 de la ley. Se trataría en el caso de la aplicación inmediata a de la nueva legislación `a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes´ (art. 3, Cód. cit.)".

CAPÍTULO VI - DEFENSA DE LA MARCA

6.1. LA EXCLUSIVIDAD EN EL USO, SU VIOLACIÓN Y LOS DELITOS

El distinguir un producto o un servicio con una marca en forma exclusiva hace a la esencia del sistema marcario. Por lo tanto, una ley que no defienda en forma efectiva esta exclusividad, protegiéndola contra quienes pretenden violarla, no servirá a los fines para los que fue creada. Esta defensa no es una carga que cae solamente sobre el texto legal, sino también sobre los jueces que lo interpretan y lo aplican. Criterios jurisprudenciales benignos en los cotejos marcarios, o excesivamente rigurosos para fijar daños, para dar sólo dos ejemplos, echarán por tierra la exclusividad que el mejor texto legal garantice.

En nuestra ley, la exclusividad en el uso de la marca es un derecho indiscutido. El art. 4 establece con claridad que "la propiedad de una marca y la exclusividad de uso se obtienen con su registro".

Esta norma nos dice que la marca registrada constituye una propiedad para su titular y que esa propiedad tiene su manifestación primera y principal en la exclusividad. El propietario de una marca tiene pues la facultad y el derecho de defender esa exclusividad contra todo aquél que pretenda violarla.

¿En qué consiste esta exclusividad? La respuesta debe ser amplia si se quiere defender verdaderamente la propiedad marcaria. Esta exclusividad consiste en poder impedir cualquier uso de una marca idéntica o similar que pueda causar confusión en el público consumidor, y en poder impedir usos de marcas que de cualquier manera puedan dañar la marca registrada. Hay usos que pueden causar confusión y hay otros que sin causarla igualmente pueden dañar esa marca (944).

Callmann opina que el "daño a la marca en cualquiera de sus oficios como un elemento identificador, garantizador y de publicidad, debería ser suficiente para constituir una infracción a la misma" (945).

La posibilidad de detener estos usos debe estar acompañada de severas sanciones a quienes hayan actuado con dolo, y de la obligación de reparar los daños.

La norma entonces en la que se sustenta, casi podría decirse, el sistema marcario es la contenida en el art. 4.

Hay actos que violan esta exclusividad en forma dolosa y, dada la gravedad de los mismos, la ley los considera delitos criminales. Se trata de los supuestos enmarcados en el art. 31 de la ley.

Hay otros actos que, por ausencia de dolo, no merecen la sanción como delito. Pero no por ello dejan de ser violaciones al derecho exclusivo que pueden ser perseguidas civilmente. Toda violación del derecho exclusivo causa un daño más o menos perceptible, pero lo causa y merece ser reparado. Es el art. 4 el que da el sustento legal para toda acción civil tendiente a defender el derecho de propiedad, el derecho exclusivo que otorga el registro marcario.

Puede decirse que el denominador común a todo acto violatorio es la confusión. Si hay posibilidad de confusión hay violación de la exclusividad. Ya veremos que hay actos que violan la exclusividad y que no provocan confusión. Me he referido a la confusión antes (946), y lo dicho allí es de perfecta aplicación en este capítulo.

Existe una cantidad de actos que violan el derecho exclusivo que otorga la marca registrada que, por haber sido realizados con dolo, la ley los castiga con sanciones penales. Básicamente giran alrededor de la falsificación y la imitación fraudulenta de la marca. Pero no son éstos los únicos delitos marcarios. Existen aquellos que sin entrar en alguna de estas

categorías configuran el delito de uso sin autorización. En esta categoría, como veremos, entran actos de lo más variados.

El dolo, la intención de cometer el acto, es el requisito esencial para que exista delito criminal. En materia marcaria hay delitos en los que el dolo se presume en forma irrefutable, como ser en la falsificación o en la imitación fraudulenta, aunque puede haber otros en lo que el dolo debe ser probado.

El otro requisito esencial para que exista delito es que la violación se efectúe a una marca registrada. Si no hay marca registrada su titular no puede reclamar la aplicación de pena alguna (947). Ni siquiera puede hacerlo por los actos realizados entre la presentación de la solicitud y la concesión del registro. El art. 31 en sus distintos incisos es muy claro al respecto.

Esto no significa que quien no tenga marca registrada, o siquiera presentada, pero en uso, esté desprovisto de toda posibilidad legal de evitar un acto de usurpación. Me referiré más adelante a estos casos (948), y adelanto que hay acción penal y también civil contra ese uso indebido.

6.2. LA FALSIFICACIÓN

El inc. a) del art. 31 considera delito a la falsificación. Es el supuesto clásico de infracción marcaria. El delito por excelencia en nuestra materia es la reproducción exacta de la marca registrada. Por lo general la falsificación va acompañada de la copia, a veces perfecta, del producto que distingue la marca. En ciertos casos sólo un experto puede diferenciar el producto genuino de la copia. Sin embargo debe tenerse muy en cuenta que para que se dé la falsificación no es necesario que la marca esté en uso. El mencionado inciso habla de marca registrada y no de marca registrada en uso. Por cierto que quien va a usar una marca debe previamente verificar, realizando la búsqueda pertinente en el INPI, si no infringe derechos de terceros.

El delito se consuma con la fabricación material de la marca en cuestión (949). Con la impresión de las etiquetas que la contengan, con la fabricación del envase cuando éste sea la marca; en fin, con todo acto que permita la materialización del signo distintivo ajeno. También incurre en este delito el que borda, estampa o de otra manera materializa la marca sobre el producto, pero no sobre otro objeto que luego se aplicará al mismo, ya que éste es delito de uso.

La falsificación de la marca es el punto de partida para una serie de delitos que culminarán con la venta al público del producto que lleve esa marca falsificada. Se trata, sin duda, del delito de marca más grave y, desde luego, imperdonable. Quien "fabrica" una marca debe tomar todas las precauciones, si lo hace por cuenta de tercero, y comprobar si quien le encarga es el titular de la misma. Si no lo es, mayor deberá ser su desconfianza. Nada más fácil que exigir la exhibición del certificado de marca respectivo o bien de la autorización a vender con esa marca (950).

En último caso, como bien afirma Pouillet, "el registro de depósitos existe tanto para el impresor como para los otros comerciantes ¿por qué no va a ir a consultarlo?" (951).

La mala fe es inexcusable en el delito de falsificación. No existe, tal como se lo ha señalado en sede civil en casos de nulidad marcaria, una casualidad milagrosa (952). El "fabricante" de la marca, el que aplica la misma a envases, botones, etiquetas o a cualquier otro elemento comete el delito de falsificación.

6.2.1. Falsificación total o parcial

Existe delito de falsificación total cuando se reproduce la totalidad de la marca registrada. Es parcial cuando sólo se reproduce esa marca parcialmente. Es el caso de una marca formada por elementos figurativos, una parte denominativa y combinación de colores, y sólo se reproduce la parte denominativa. Desde luego debe reproducirse la parte más importante de esa marca, la parte esencial y característica de la misma (953).

Mathely opina que para que se dé este supuesto deben darse tres requisitos: que el signo aislado sea separable del conjunto de la marca, que el signo aislado o separable sea protegible en sí mismo, y que el signo separado pueda ejercer, singularmente, al menos una parte de la función distintiva de la marca (954).

Esta discusión sobre si hay falsificación parcial o total no tiene sentido en nuestro país y sí lo tiene en Francia. En este país existe una pena mayor para castigar el delito de falsificación y una algo menor para el de imitación fraudulenta. De allí el interés en obtener una pena mayor para la reproducción parcial diferenciándola de la imitación fraudulenta. En nuestro Derecho todos los delitos tienen una misma pena y, cualquiera sea la calificación, igual puede ser el castigo. De todas formas puede el autor del delito solicitar una pena menor o alegar buena fe por tomar sólo uno de los elementos de la marca, excusándose del dolo. Su conducta es igualmente grave.

6.2.2. Agregado de otros elementos

Igualmente hay falsificación cuando a la marca ajena se le agregan otros elementos. Desde luego, esos otros elementos deberán ser meramente secundarios y no hacer de las marcas en pugna signos inconfundibles. Para Mathely, la regla es que el agregado no suprime la usurpación siempre que no le haga perder a la marca reproducida su individualidad y su poder distintivo (955).

6.2.3. Traducción

No es posible afirmar, en mi criterio, que la traducción a otro idioma de una marca registrada configure falsificación. Aunque la afirmación contraria tampoco es posible. Dependerá del grado de conocimiento que el público tenga del idioma al que tanto la marca falsificada como la original pertenezcan. De ello depende la posibilidad de confusión. Si no es posible para el público asociar las dos marcas por su mismo significado conceptual no habrá confusión posible y, por ende, tampoco habrá delito.

La justicia civil ha reconocido la posibilidad de confusión en varias oportunidades (956). En sede penal sólo hay un caso de condena a quienes usaron la marca "Sal de Fruta Hisopo", estando registrada "Fruit Salt" (957). La existencia del dolo, de la intención de confundir, podrá encontrarse además en la utilización de otros elementos distintivos que acompañen a la marca original.

6.2.4. Tenencia

No es necesario sorprender al supuesto autor "fabricando" o imprimiendo la marca. El solo hecho de encontrar en su poder etiquetas sueltas o envases sirve como prueba irrefutable de su carácter de autor. Así lo tiene decidido desde siempre y de manera reiterada la jurisprudencia. Se ha sostenido que "la simple tenencia de etiquetas que sólo pueden servir para un fin ilícito constituye el delito reprimido por el art. 48 de la ley 3975" (958). Esta jurisprudencia es de perfecta aplicación vigente en la actual ley, dado que el tipo penal castigado es el mismo.

No descarto que puedan admitirse explicaciones que demuestren la buena fe del tenedor. Se ha dicho que deben "ser tan claras y convincentes sobre la irresponsabilidad del imputado que se deban aportar elementos de juicio que permitan individualizar en forma inequívoca la mercadería, en condiciones tales que habiliten al querellante a dirigir su acción contra la persona del transmisor de las mismas" (959). Difícilmente quien tenga en su poder el cuerpo del delito pueda alegar buena fe. Aun el indicar quién fue el responsable no necesariamente lo hace inocente. Bien puede haber actuado como depositario del falsificador y ser así su cómplice.

6.2.5. Coincidencia con la marca registrada

El delito de falsificación que castiga la Ley de Marcas, requiere que la marca reproducida esté registrada. Si no hay registro marcario no se puede invocar la Ley de Marcas. No importa tampoco si la marca en supuesta infracción reproduce la que usa el querellante, pero que éste usa de manera diferente (960).

6.2.6. Prueba de la falsificación

No se requiere prueba pericial para comprobar la falsificación. Nadie tiene por qué tener marcas que pertenecen a un tercero, salvo que el titular de las mismas le haya encargado su fabricación o su depósito. Toda otra tenencia no justificada constituye prueba irrefutable de delito. La prueba pericial carece de sentido ya que si las marcas son "originales", bastará que el tenedor demuestre que cuenta con el consentimiento del titular para tenerlas. Si las marcas no lo son, no tendrá ese consentimiento.

El delito surge evidente de la "simple confrontación del ejemplar agregado reconocido por el reo, con las etiquetas legítimas" (961). Y esto lo puede realizar el juez sin necesidad de ayuda pericial alguna. Es más, puede darse el caso que las etiquetas u otros medios sean absolutamente idénticos a los originales. ¿Significa esto que no hay delito? Desde luego que

no. Es por ello que lo que debe analizarse es si el que fabricó la etiqueta, u otro elemento que contenía la marca registrada, tenía autorización para ello (962).

Es más innecesaria aún la prueba pericial sobre la mercadería que distinguen las marcas. No está en juego la originalidad del producto sino la de la marca. La autorización de su titular para que otro la use es lo que cuenta. Después de todo, tal como dije antes, no es necesario que haya uso de la marca registrada para que exista delito de falsificación. De exigirse la prueba en cuestión, se podría dar el absurdo de absolver al falsificador porque el producto original es simplemente distinto, aunque más no sea en el modelo, del original.

6.2.7. Caso del licenciado y del fabricante por encargo

No siempre el titular de la marca fabrica la marca o los elementos que la llevan. Por lo general, encarga a terceros la fabricación de etiquetas, tachas, botones, grifas, envoltorios, envases, papel de envolver, etcétera. Si estos terceros fabrican más de lo que les ha sido encargado cometen delito de falsificación.

Exactamente lo mismo sucede cuando el licenciado para usar una marca fabrica esta marca más allá de la autorización de uso que tiene. Ello cuando ha fabricado más de las que necesita y no da cuenta exacta de ello al titular de la marca o no destruye el excedente que para nada necesita. Obviamente, el delito lo comete el licenciado que sigue fabricando vencido el plazo de su contrato (963).

6.3. LA IMITACIÓN FRAUDULENTA

La imitación fraudulenta se da cuando se copia una marca registrada de manera tal que provoque confusión en el público consumidor. Quien así imita tiene la intención de causar esa confusión.

Braun, sobre la diferencia de la reproducción parcial, explica que "la imitación tiende a obtener un aspecto de conjunto que representa más o menos analogía con la marca original, sin que una u otra de sus partes hayan sido necesariamente objeto de una copia servil" (964).

No hay una fórmula exacta para determinar cuándo hay imitación fraudulenta. Desde luego que el requisito básico es la confusión intencionalmente buscada. "Es posible que no haya identidad de un solo detalle mientras que la disposición y el arreglo del conjunto hacen que la confusión sea inevitable" (965). Bien se ha señalado: "...A diferencia del falsificador, quien imita, se aparta del modelo en sus características singulares, no respeta cada elemento individualizador del objeto que lo inspira, al que, sin embargo, acata en su conjunto a efectos de lograr un impacto fraudulento sobre el consumidor, aprovechándose así del prestigio de la marca imitada. Por ello, cuando de imitación fraudulenta se trata, el análisis ha de estar a las coincidencias del todo, a la impresión que del objeto bajo estudio fluya, no examinándolas en abstracto sino respecto de su distribución en el conjunto analizado" (966).

Comprobada la posibilidad de confusión de los conjuntos, la intención se encontrará en la forma en que se han dispuesto los distintos elementos de la marca infractora. No será por casualidad que se copiaran los colores, encuadre, tipos de letras, figuras, de manera que el conjunto sea confundible. Como dice Breuer Moreno, la intención se da cuando "se provoca la confusión utilizando elementos parecidos, disponiéndolos en forma análoga, utilizando colores similares en forma de obtener un conjunto semejante" (967). La intención, al igual que la confusión, surgirá de la comparación de los conjuntos. Bien puede suceder que la marca denominativa sea diferente e inconfundible, pero que los demás elementos que se le agreguen a la infractora la hagan una imitación fraudulenta (968).

Se ha decidido que "no es indispensable que una marca presente en su conjunto todos los rasgos dominantes de la usurpada o imitada, más o menos disimulados, a fin de eludir la identidad, bastando que algunos de los que contiene -elegido por ser elemento primordial o resaltante- sea suficiente para inducir en el error al consumidor despreocupado o de buena fe" (969). En este mismo sentido, se ha sostenido, al condenar a quien imitó los elementos constitutivos de una marca registrada, pese a usar una marca denominativa distinta -"Idri"- que "...la analogía que presentan ambas marcas -insisto en que se copiaron colores, encuadre, leyendas, forma del envase y tipo de letra- nunca pudo ser casual. Ha sido el procesado quien reprodujo en la propia, por semejanza suficiente, algunos de los elementos constitutivos de `Pond´s´ y -aunque no lo reconoció- no pudo tener otra finalidad que la de confundir los productos de su propiedad con los otros, intentando engañar a un público en general despreocupado y de buena fe" (970).

Para nuestros tribunales deben darse tres requisitos para que exista imitación fraudulenta: la imitación propiamente dicha que se establece por cotejo, la posibilidad de confusión que resulta del parecido y la mala fe o intención dolosa (971). Desde luego que a estos requisitos hay que agregarle que la marca imitada esté registrada.

Sin embargo, en un caso decidido por la Corte Suprema en cierta forma se obvió este requisito. En ese caso los querellados habían copiado idénticamente el envase y los demás elementos distintivos del querellante. Éste sólo tenía registrada la marca "La Americana", puramente denominativa, y los querellados tenían registrada a su vez la marca "La Italiana". La Corte entendió que el supuesto de imitación fraudulenta "contempla también un supuesto como el de autos, es decir el del comerciante que, valiéndose de la copia servil de los envases usados por otro competidor, les agrega en letras su propia marca y, de esa forma, induce evidentemente en confusión al público consumidor respecto de la marca registrada por el querellante". Ello es tanto más notable cuando las dos marcas registradas por ambos litigantes, si bien consideradas aisladamente se distinguen fácilmente, no ocurre así

agregadas a envases idénticos. Puestas sobre éstos, las inscripciones "La Americana" y "La Italiana" pueden sin duda dar origen a fácil confusión en el público consumidor, cuyos intereses tiende también a proteger la Ley de Marcas (972).

Se trata de un interesante fallo y justo, a mi juicio. Dos marcas inconfundibles tomadas aisladamente son confundibles cuando una de ellas es usada con otros elementos que son los que provocan el engaño. Puede decirse que lo que se confunde son esos otros elementos, y que si no están registrados la vía marcaria no puede estar abierta. Éste es un análisis excesivamente formalista. En los hechos, el público creerá que la marca denominativa en el caso comentado "La Italiana" es "La Americana". Confundirá estas marcas, y evitarlo corresponde a la Ley de Marcas.

6.3.1. Tenencia

Al igual que con los casos de falsificación, el encontrar etiquetas, envases u otros objetos con la imitación fraudulenta de una marca registrada presupone de manera casi irrefutable que su poseedor es el responsable de su "fabricación" (973).

re "Pedeflous & Cía. v. Luis Fiotto", PyM, 1937-361, fallo de primera instancia del 14/7/1937; segunda instancia del 27/9/1937, PyM, 1937-463.

6.3.2. Prueba de la imitación fraudulenta

Es aplicable a la imitación fraudulenta lo dicho con respecto a la prueba de la falsificación. Es el juez el único que determinará su existencia. No tiene ningún sentido la prueba pericial desde que se parte del supuesto de que las marcas no son idénticas.

(944) La Sección 4 (1) de la Trade Mark Act inglesa de 1938 le otorga al titular de la marca un amplio derecho de exclusividad de uso "con respecto a los productos que protege". Y aclara que se considera que "hay infracción cuando se usa una marca idéntica o tan parecida que pueda causar confusión con relación a los productos para los que está registrada, de manera tal que sea posible que sea tomada como uso de marca o en caso en el que el uso es uso sobre los productos, o en relación física sobre los mismos, o en una circular de publicidad u otro aviso al público como importando una referencia a alguna persona que tiene el derecho como propietario, o autorizado al uso de la marca o a productos con los que esa persona está conectada en el comercio"; ver causa 978, "Gutiérrez, Alberto D. v. Gatic SACIFIA", sala I, del 19/10/1990.


(946) Ver Cap. IV.

(947) Hay sin embargo una excepción, ver infra nro. 6.6.4. Se ha dicho al respecto: "En tal situación debe decirse que el derecho de propiedad sobre una marca, la exclusividad de su uso y el consecuente y eventual derecho a querellar, no puede derivar de la mera solicitud de registro de una determinada expresión. Dicha petición tiene el alcance de la expectativa de un derecho y, en todo caso, tan sólo puede significar la prelación para el otorgamiento del registro peticionado en los términos del artículo 8 de la ley supra citada (cfr. esta sala, in re `Incidente de excepción de falta de acción en el acusador de la querellada´, Reg. nro. 422 del 31/7/1984)", causa 20.037, "Valerio, Mario Luis s/querella", sala I, Cám. Crim. y Corr. Fed. del 4/7/1987. Ver también causa 20.861, "Amor, Manuel Héctor s/infracción art. 31, inc. c)", sala I, Cám. Crim. y Corr. Fed. del 28/3/1989.

(948) Ver infra nro. 6.3. en sus últimos párrafos.

(949) ROUBIER, P., Le droit..., cit., T. I, p. 379.

(950) ROUBIER, P., Le droit..., cit., T. I, p. 384, afirma: "Quien imprime `etiquetas´ no podrá alegar buena fe si lo hace con etiquetas que llevan el nombre de otro que no es el de la persona que dio la orden, o con la marca que él sabe que es de otro sin pedir antes la autorización del titular de la marca; o de marcas universalmente conocidas sin verificar la calidad del autor del pedido".


(952) Ver nro. 7.3.2.


(954) MATHELY, P., Le droit..., cit., p. 524 quien cita un fallo de un tribunal francés en el que se afirma que "el que reproduce de manera servil un elemento esencial de la marca comete una falsificación (contrefaçon) y no una imitación fraudulenta".


(956) Ver supra nro. 4.5.6.

(957) "J. C. Eno Ltd. v. P. Arca y J. Anello", fallo del juez federal del 5/2/1935, PyM, 1935-78.

(958) "J. & Atkinson Ltd. v. Catalina J. Damonte de De Nicoló y V. De Nicoló", PyM, 1939, p. 190; ver también "SA La Química Bayer Meister Lucius v. J. Formoso", PyM, 1939, ps. 252 y 383; "J. & E. Atkinson Ltd. v. Tudiño, N.", PyM, 1939, ps. 597, y 1940, p. 229; "Saprochi y J. & E. Atkinson Ltd. v. Navarro, Juan B. y Rodolfo", PyM, 1940, p. 584, fallo de primera instancia del 7/10/1940 y de Cámara del 21/10/1940; "British American Tobacco Co. Ltd. v. Negro, A. y otros", del 24/10/1940, PyM, 1940, p. 597; "A. Dughetti v. Solís Angheira", fallo de la Cámara del 24/12/1941, PyM, 1941, p. 613.

(959) Fallo del juez federal en "Hijos de Ybarra SRL v. Barla, Bernardo", del 27/12/1945, PyM, 1945, p. 456, y fallo de Cámara, PyM, 1946, p. 133.

(960) "Álvarez, Leonor v. Silber, Moisés R.", del 13/6/1947, PyM, 1946, p. 265, ver causa 20.861 citada en nota 948.

(961) "SA Fratelli Branca v. Di Coste, Antonio", fallo de Cámara del 8/4/1940, PyM, 1940, p. 157, y primera instancia, PyM, 1939, p. 594. Ver BREUER MORENO, P. C., Tratado..., cit., p. 385, quien opina: "De todas maneras, el juez puede reconocer por sí y ante sí la existencia de la falsificación toda vez que esté convencido que ella existe. Por eso, aunque los peritajes son útiles y convenientes como elementos de prueba, los tribunales han fallado que no son imprescindibles para acreditar el hecho de la falsificación".

(962) In re "Di Sana, R. v. López, E.", Cám. Fed. del 5/11/1908, fallo en el que se dijo: "...procede tener presente que a los jueces corresponde apreciar si una marca es o no falsificada y que los dictámenes de peritos son sólo elementos de ilustración que en cada caso tendrán más o menos importancia para determinar el interés judicial. En el caso sub iudice, la falsificación de que se trata aparece clara después de un simple examen que se haga de las pequeñas etiquetas de fs. 3 y fs. 6 vta....La falsedad aparece, pues, manifiesta".

(963) La Cám. Fed. Pen. La Plata en la causa 7165, "Chanel SA", el 26/3/1987 decidió: "Que el tribunal entiende prematuro el sobreseimiento provisional dictado en la causa toda vez que no se ha aclarado, mediante la pertinente investigación, diversos aspectos que hacen a la procedencia, legitimidad y destino de los frascos hallados en poder de los querellados como asimismo determinar -como se propicia en esta instancia- si una vez terminado el contrato la contraparte produjo perfume con la marca `Chanel´ que ya no estaba autorizada a fabricar".


(965) ROUBIER, P., Le droit..., cit., T. I, p. 358; MATHELY, P., Le droit..., cit., p. 515, afirma que "la imitación tiende a disimular la usurpación".

(966) Causa 8104, "Chesebrough Pond´s s/querella", sala II de Cámara Nacional Criminal y Correccional Federal del 29/5/1992. La cita corresponde al voto del Dr. Cattani.


(968) In re "Fratelli Branca SA v. Arturi, Carlos y Dicomo, Pedro A.", el juez de primera instancia en fallo confirmado, condenó por este delito porque la "etiqueta que llevan adheridas las botellas secuestradas constituye por su forma, color, disposición y semejanza de leyendas y figuras, y especialmente por el aspecto que ofrece en su conjunto una imitación perfectamente caracterizada...", fallo del 22/7/1946, PyM, 1946-254, y de Cámara el 1º/7/1947, PyM, 1947-429; ver también causa "Pedeflous & Cía. v. Fiotto, Luis", PyM, 1937, fallo del 14/7/1937, en el que se condenó a pesar de que el querellado tenía la parte denominativa registrada, porque el conjunto era una imitación.

(969) Fallo de primera instancia in re "Dughetti, Arturo v. Solís Angheira", del 27/8/1941, PyM, 1941-396, segunda instancia que confirmó el 24/12/1941, PyM, 1941-613.

(970) Corresponde al voto del Dr. Mitchell en la causa 8104 citada en nota 932 citada más arriba.

(971) Ver "J. & E. Atkinson Ltd. v. Rubath, H. y otro", del 3/12/1948, JA, 1949-I-220; en "Orestes, Juan y Menaldo, Augusto Carlos v. Furlano, Umile", del 8/9/1961, JA, 1962-II-271; causa 7473, "Industrias Pirelli SAIC v. Abdala, Emilio", del 27/6/1972, Rev. de la DNPI, nro. 405, vol. 76, p. 451; "Nisivoccia, Lorenzo v. Losoviz, Moisés", primera instancia, fallo del 24/5/1941, y de segunda instancia del 24/11/1941, PyM, 1941-241 y 564.

(972) In re "La Americana SRL v. Cavalli, Vicente", del 28/11/1962, Fallos, 254:351.

(973) In

6.4. USO DE MARCA FALSIFICADA O FRAUDULENTAMENTE IMITADA O PERTENECIENTE A UN TERCERO SIN SU AUTORIZACIÓN

Este supuesto se encuentra previsto en el inc. b) del art. 31. Es de una gran amplitud. Cubre una gran variedad de casos que no están tipificados exactamente en el articulado de la ley, pero que en definitiva constituyen una usurpación, una violación, del derecho exclusivo. Tradicionalmente se ha considerado el supuesto más típico de este delito el acto de aplicación de la marca al producto o al envase. Sin embargo, también desde antiguo, se ha admitido que hay cantidad de otros posibles usos indebidos. Así, Laborde enseña que "debe entenderse por uso de la marca todo empleo comercial que separa la falsificación de la marca de la puesta en venta del producto sobre el que ella está aplicada" (974). Este mismo autor explica que este delito permite castigar esos actos sin recurrir a la teoría de la complicidad.

Roubier afirma que este delito "ha podido estar configurado en un cierto número de hipótesis en las que ninguna otra incriminación haya sido posible, pero que se comprende perfectamente bajo este nombre..." (975).

Pouillet explica a su vez que "lo que el legislador ha querido es castigar la usurpación de la marca en cualquier forma en que se presente; es asegurar, por una sanción penal y eficaz, la propiedad privativa de esa marca; lo que ha querido es impedir que con ayuda de esta usurpación el público mismo pueda ser engañado. Por eso ha buscado prever todos los casos, todos los géneros de fraude" (976).

Mathely opina que "no puede usarse la marca en condiciones que contraríen la voluntad del titular de la marca" y que éste "tiene el derecho de imponer ciertas condiciones de uso de su marca" (977).

Este delito de uso, que hemos heredado en nuestro sistema marcario de la legislación francesa, es una gran canasta en la que se ponen todos aquellos actos que violan el derecho exclusivo de uso que goza el titular de la marca. Es el parche con el que se remedió una falencia de la ley que tuvo su punto de partida en esquemas rígidos, que exigían una descripción más exacta de cada conducta. También este delito de uso ha servido para castigar actos que en el siglo pasado no ocurrían ni fueron previstos por autores de la época.

Hubiera sido más práctico y hasta sensato partir del supuesto básico de la ilicitud de todo uso no autorizado o indebido y a partir de allí determinar los distintos actos ilícitos. Parece más conveniente la solución de la legislación norteamericana que castiga a "cualquiera que use en el comercio cualquier reproducción, falsificación, copia o imitación colorable de una marca registrada, y tal uso sea posible que cause confusión o cause error o engaño...o reproduzca, falsifique, copie o imite colorablemente... la aplique..." (978).

Es verdad que ambas legislaciones llegan al mismo fin, que es castigar el uso indebido, pero parece que el nuestro no es el racionalmente más directo.

De todas maneras, debe determinarse cuándo se da este delito de uso, y las respuestas pueden ser varias ante la variedad de actos comprendidos y que veremos en los párrafos siguientes. Puede afirmarse que el primer requisito, y quizás el único, es el uso de la marca sin autorización, más allá de la confusión que pueda causar. Esta posición implica considerar que nadie tiene derecho a usar de cualquier manera, y hasta ni siquiera a mencionarla, una marca ajena ya que esto implicaría violar el derecho exclusivo. Parece una posición un tanto extrema. Más justo es calificar este uso para castigarlo. Desde luego, todo uso que cree confusión o contribuya a causarla es un uso indebido (979). También lo es si quien lo efectúa a pesar de no causar confusión se beneficia de alguna forma del prestigio del que goza la marca registrada, y por último también lo será si dicho uso de alguna manera diluye el poder distintivo de la marca registrada. En este último caso, desde luego, la marca registrada deberá gozar de una gran notoriedad y hasta unicidad, de lo contrario la dilución no se producirá. Me remito a lo dicho en el capítulo de la Marca Notoria.

En cuanto a la confusión, el criterio debe ser amplio para abarcar todo acto que permita razonablemente crear en la mente del consumidor una asociación de cualquier índole entre la marca registrada y la usada indebidamente con relación a ella, o entre sus fabricantes, distribuidores o con quienes estén vinculados oficialmente a la venta o reparación de productos que llevan la marca registrada. Obviamente, lo mismo cabe con respecto a servicios cuando corresponda.

No cualquier uso constituirá un uso indebido y ya veremos como las soluciones no son las mismas en distintos países para los mismos casos.

Por último, conviene tener en cuenta que muchos de estos usos no son los tradicionales usos marcarios. No son los usos de marcas para distinguir productos o servicios, son usos que tienden a crear asociaciones entre fabricantes o bien que tienden a destruir lisa y claramente la marca ajena (980).

6.4.1. Aplicación de la marca

El primer caso de uso delictivo se da cuando la marca falsificada, fraudulentamente imitada o mismo una original es aplicada a un producto. No necesariamente quien "fabrica" la marca es la misma persona que la aplica a los productos. En esta cadena de actos están quienes pegan, cosen o adhieren de cualquier otra forma las marcas en infracción a los productos (981).

También comete este delito el que estando autorizado a usar una marca ajena la aplica a productos que no han sido autorizados. Sea porque no reúnen los requisitos exigidos, por ejemplo por deficiencias en la calidad, o sea porque se trata de productos que están fuera de la autorización por ser éstos distintos o por ser más de los que el licenciado podía fabricar y vender.

No importa entonces que la marca sea falsificada. Bien puede tratarse de marcas originales que fueron desviadas de su destino y luego aplicadas a productos no genuinos.

También están comprendidas en este supuesto las aplicaciones a envases y a envoltorios de todo tipo. No comprende a quienes las imprimen, bordan o graban sobre ellos o sobre los productos, ya que estos cometen el delito de falsificación o imitación fraudulenta. Al hacerlo están "fabricando", materializando, la marca en infracción.

6.4.2. Relleno

Un típico delito de uso es el denominado delito de relleno. Como su nombre lo indica se comete cuando un envase que lleva una marca ajena registrada es rellenado, o bien llenado, con un producto propio y sin autorización del titular de la marca. Se lo llama relleno ya que por, lo general, se utilizan envases antes usados. Puede tratarse también de envases originales no usados que se llenan con producto no original o no autorizado. Se comete este delito no sólo con envases de líquidos sino también con relación a envoltorios, sobres, bolsas, sachets y todo otro elemento con marca original que utilice un tercero para envolver o contener un producto ajeno al titular de la marca y sin su autorización (982). Es irrelevante el que quien realice el relleno sea propietario del contenedor, cualquiera sea éste. Como propietario podrá destruirlo o darle cualquier otro destino que no sea el de llenarlo y comercializar su contenido. Ese "uso" le está prohibido (983).

Los tribunales han "calificado con el nombre de relleno el hecho de llenar con productos de elaboración propia los envases que ostentasen marcas ajenas" (984). Así se han castigado "rellenos" de latas de aceite (985) y de sifones de soda (986). También se ha castigado el colocar jabones con marca propia en cajones con marca ajena "no sólo porque literalmente la situación encuadra en las palabras de la ley, sino que también porque no es dudoso que ése sea su espíritu, tendiente a evitar el fácil engaño que autorizaría la solución contraria" (987). Y ha sido considerado delito de relleno el de marcar con marca ajena el combustible que se iba a vender, que desde luego comporta delito por la venta del combustible (988).

6.4.3. Venta

El delito de relleno lo comete también quien vende el producto en esas condiciones. En un caso que llegó a la Corte Suprema se castigó a quienes vendían nafta en surtidores que llevaban la marca "Esso", ya que el combustible no tenía ese origen (989).

Es tan uso indebido y delictivo el relleno en sí mismo como la venta del producto en esas condiciones. Una solución contraria sería dejar sin castigo a quien es tan responsable del fraude como el que realizó el relleno o envasamiento.

La mala fe en estos casos, tal como lo ha decidido la jurisprudencia, se presume, salvo prueba en contrario (990).

Quien pone un producto propio en envase con marca ajena está viendo esta marca en cada acto y sabe bien que no le pertenece. El dolo es inexcusable. Lo mismo le cabe al vendedor, aun cuando fuera otra persona. Los que actúan en un determinado rubro conocen bien en qué lugares se venden los productos originales. El comprarlos en otros lugares que los habituales o a quienes no son los vendedores oficiales, y seguramente a precios más bajos y en condiciones de presentación diferentes, les hace imposible alegar ignorancia y buena fe.

También ha sido considerado delito el rellenar el envase ajeno con producto del mismo origen que la marca que lleva el envase. La Corte Suprema decidió que "cuando el recipiente que contiene el producto ha sido abierto y el líquido consumido, autorizar el relleno que se hiciera de ese mismo recipiente con un producto, aunque fuera de igual procedencia, presentaría el peligro de que la garantía del origen asegurada por la marca y el envase dejará de existir o, por lo menos, haría el contralor tan difícil que el fabricante y el público quedarían librados a la buena o mala fe de los comerciantes" (991). Esta misma doctrina había sido sostenida por la Corte Suprema en el conocido caso "Flit" en el que también había afirmado que "el que adquiere de un fabricante un producto con la marca de éste no tiene más que el derecho de revender el producto tal como lo ha recibido" (992).

6.4.4. Uso en publicidad

Una cuestión que se plantea periódicamente es si puede efectuar publicidad de la marca ajena quien vende productos con dicha marca, sean nuevos o usados. En principio, es perfectamente lícito el anunciar al público que se ofrecen a la venta determinados productos designándolos a éstos por sus marcas (993). De lo contrario se estaría coartando injustamente la actividad del comerciante disminuyendo las posibilidades de vender esos productos y causándole un daño cierto.

Sin embargo, este derecho de publicitar tiene sus claros límites. El primero de ellos es que la publicidad debe referirse a anunciar nada más que la venta de los productos existentes en el negocio. La publicidad, entonces, tendrá una intensidad acorde con la calidad o importancia de las posibilidades reales y concretas de venta de ese producto. Esto significa que no se podrá realizar una campaña en diarios y revistas exagerada con relación a la cantidad de productos con esa marca en existencia. Tampoco se podrá efectuar una modesta publicidad y hasta poner un pequeño cartel en el local si no se tiene o se tiene apenas unos pocos productos con esa marca. Para Mathely comete un acto ilícito el que propone la venta de objetos marcados pero no está en condiciones de satisfacer al menos totalmente la demanda eventual de los mismos (994).

La razón es obvia, no puede usarse la marca ajena para atraer clientela a la que se le ha de vender productos con otras marcas. Esto no sólo es un acto de usurpación de marca, es también un acto de deslealtad, de engaño, hacia el público consumidor.

Quien usa la marca ajena en publicidad debe hacerlo de forma que no dañe en manera alguna dicha marca. Si la publicidad es gráfica, deberá respetarse la forma especial que tenga la marca. Deberá usarse tal cual la usa su titular.

Tampoco podrá usarse la marca ajena de manera tal que aparezca quien lo haga, como representante, concesionario exclusivo o de cualquier otra manera que permita al consumidor creer que existe alguna relación, otra que la de simple comprador o distribuidor, entre el vendedor y el titular de la marca (995). Esto sucede frecuentemente cuando el vendedor coloca carteles y marquesinas en el frente exterior de su negocio con la marca ajena. El tamaño e importancia de los mismos harán creer que el dueño del local es el propio titular de la marca o bien un vendedor exclusivo. No siéndolo, ese uso constituye claramente una violación del derecho marcario.

Puede plantearse una discusión en cuanto al tamaño o ubicación que el cartel debe tener para evitar la ilicitud. Es evidente que cada caso deberá ser juzgado aunque pueden establecerse dos pautas que hablarán de la buena fe del comerciante. La primera de ellas es que aparezca visible su nombre o el del negocio, en forma más preponderante que cualquier otro cartel o anuncio con una marca ajena. La segunda es que los carteles o anuncios con marca ajena estén en el interior de la vidriera o bien en el exterior, en un pequeño tamaño que sirva sólo para llamar la atención del comprador que pase por la puerta del negocio.

6.4.5. Uso como nombre comercial o enseña

Un uso indebido que tiene una cierta relación con lo tratado en el punto anterior se da cuando la marca ajena es usada como el signo distintivo de una actividad. Desde luego este uso, que comúnmente será el de un cartel que la contenga en la fachada del negocio, deberá ser para distinguir una actividad íntimamente desarrollada con los productos o servicios que proteja la marca. Tal relación existirá cuando la marca distinga prendas de vestir y el negocio en cuestión se dedique a su venta. Importa poco que en el negocio se vendan o no productos con la marca original, el uso como nombre comercial o enseña es delito (996).

Los tribunales de nuestro país no exhiben antecedentes de sentencias criminales dictadas en estos casos. En cambio, hay infinidad de ellas en sede federal en lo civil y comercial (997). Esto no excluye el carácter delictivo de ciertas apropiaciones de este tipo. Nadie tiene por qué aprovechar el prestigio ganado por una marca ajena para designar su negocio. No olvidemos que al no haber un registro posible de nombres comerciales, lo que es razonable, no hay forma de bloquear, al menos en los papeles, futuros usurpadores. Esta facilidad no significa que el uso sea libre ni que desaparezca la intención de confundir y con ella el delito.

En este capítulo enumero casos en los cuales se puede hacer uso lícito de la marca de un tercero. Este uso tiene sus límites. Por ello se ha considerado que "no parece aceptable que a ese efecto se utilice la marca ajena, tal como ha sido registrada por su propietario (tipo de letras y emblema de la corona) en función exorbitante, asimilable a la de una enseña comercial". Es así que "`Rolex´, o bien `La Esquina del Rolex´, escrito en las vidrieras y en el toldo del negocio, o utilizado en la propaganda en diarios y programas de cine, adquiere así un valor de designación del negocio que supera con amplitud el casi imperceptible `Vía Florida´" (998).

6.4.6. Referencia a la marca de otro. La publicidad comparativa

Comprende este supuesto la mención de una marca ajena en la publicidad de la marca propia para comparar sus características o para indicar que es similar al producto o servicio distinguido con la marca ajena.

En el primer caso estamos frente a la conocida y polémica publicidad comparativa. No he de tratar este tema ya que escapa al fin de esta obra. Sí diré que en toda publicidad comparativa en la que se menciona la marca ajena se está haciendo uso de la misma. Muchas veces el uso de esa otra marca es lo que atrae la atención del público. Es verdad que en muchos casos la comparación es estrictamente veraz y que puede sostenerse que el público tiene derecho a ser informado. También lo es que esa verdad puede ser parcial y que el titular de la marca puede informar al público sobre las virtudes de su producto sin referirse a la marca de otro. Ésta es básicamente la discusión, y cabe entonces decidir si un uso en esas condiciones es o no legítimo. Por supuesto, asumiendo que los datos en comparación son verdaderos. Si no lo fueran no habría discusión sobre su legalidad, al menos como acto

de competencia desleal. Más allá de que sea desleal o no, hay un uso de marca ajena ¿es éste uso indebido?

En la segunda edición de este libro no me pronuncié sobre esta cuestión, y adelanté que si ésta era llevada a los tribunales, no sería de extrañar, que se considerase una violación marcaria. Hoy opino que la publicidad comparativa, en la medida que sea veraz, no induzca a confusión, se refiera a características determinantes de los productos o servicios comparados y compare lo que es comparable, debería ser considerada un medio lícito de competencia. Y agrego además, que no se trataría, en ningún caso, de una cuestión marcaria sino de una de competencia desleal. Ya que la marca no es usada en función marcaria para distinguir un producto o servicio propios. Desde que se decidió el caso Rolex-Orient en 1971, en el que la publicidad comparativa se consideró un acto prohibido por el art. 953 del CCiv. por ser contraria a la moral y a las buenas costumbres (999), los casos decididos por la Justicia parecen haber modificado la posición sobre esta clase de publicidad. En el caso Navarro Correas, a pesar de considerarse que no había tal publicidad porque las marcas no eran visibles, el Dr. Craviotto admitió que la publicidad comparativa no era admisible salvo cuando se refiere a precios. Y el Dr. Pérez Delgado afirmó que "la referencia a la marca ajena puede constituir una actitud legítima, cuando se reconoce que es otro el titular, y no se trata de denigrarla o desacreditarla" (1000). En el caso Tango se condenó la publicidad comparativa porque era engañosa, al no ser veraz. Sin embargo el Dr. Pérez Delgado opinó que la Ley de Marcas "no prohíbe el uso de la marca ajena como ajena, para comparar los productos que ampara con los propios", y agregó que "cuando hay mala fe la publicidad comparativa no es legítima" (1001). Como vemos, la postura mantenida en el caso Rolex-Orient, ha tenido una gran evolución en el camino de su aceptación.

En sede penal se planteó si la mención de una marca ajena en la publicidad constituía un uso de los incluidos en el art. 31, inc. b) de la ley. Se resolvió que no lo era. El tribunal entendió que dicho inciso se refería a usos "tendientes a defraudar, mediante falsificaciones de algún tipo", y que el uso en publicidad, aún cuando podía caer en el tipo de propaganda desleal del art. 159, Cód. Pen., carecía del carácter fraudulento o falsificatorio al que se refiere la ley de marcas (1002). Esta decisión separa una cuestión de competencia desleal de una marcaria, y limita el supuesto de los usos sin autorización de su titular a aquellos en los que hay un engaño, que en materia marcaria es sobre el producto o sobre su origen.

Otra forma de usar la marca ajena haciendo referencia a la misma es publicitando la propia como si fuera "como", "tipo", "igual" o "similar" a la ajena. Nuestros tribunales han considerado esta práctica como constitutiva de delito. Así, han castigado a quienes usaban sobre "los lápices `Soberbio Nº 2´" carteles con la leyenda "tipo `Faber´" y lápices "t/`Faber´", para atraer al público y vender como "Faber" lápices que no eran tales (1003); a quien exhibía en su vidriera un cartel con la expresión "tipo `Carlitos´" sin tener calzado original con esa marca (1004), y a quien en su cartel publicitaba sus productos con la expresión "como `Dentol´" estando la palabra "como" en letras más pequeñas que `Dentol´, que a una cierta distancia no se distinguía (1005). También castigaron a quien en catálogos y listas de precios de productos propios ofrecía un "fernet tipo `Branca´" y un "Anís tipo `8 H.´". El juez de primera instancia en fallo confirmado por la Cámara sentó esta doctrina que permaneció inalterada hasta hoy: "No es necesario que la marca usurpada esté estampada en el producto que se vende, basta que ella se use tal cual ha sido registrada o con el aditamento de `tipo´, por quien no tiene derecho a ello, en volantes o listas de precios, haciendo una propaganda desleal, tendiendo al engaño de los compradores y vulnerando los intereses de los titulares de las marcas" (1006).

Esta doctrina es razonable, nadie tiene por qué aprovechar el prestigio de otra marca para vender la propia.

Se decidió en cambio que no hay usurpación si la referencia se hace a una marca extranjera. Fue el caso en que la filial de una empresa extranjera publicitó sus productos afirmando que eran los mismos que se vendían en los Estados Unidos con las marcas "Novocaína" y "Neosalvarsan". El titular de las marcas en Argentina era otra persona y accionó. El tribunal entendió que no se habían "usado precisamente las marcas de la querellante" (1007).

6.4.7. Fraccionamiento. Reenvase

Una cuestión también debatida internacionalmente es si cualquier persona puede, sin autorización del titular de la marca, lícitamente fraccionar el producto y venderlo en unidades menores con la marca original y en otros envases confeccionados por él mismo. La cuestión no ofrece dificultad en los casos en los que el producto no es actualmente vendido para ser fraccionado. Como lo sería la venta de un tambor de un producto químico concentrado que es revendido al público ya diluido y en envases más pequeños. Aquí hay una autorización implícita al reenvase con uso de marca. Es en los otros casos en los que surge la discusión.

La doctrina es casi unánime al opinar que el comprador no puede fraccionar, reenvasar y vender el producto con marca ajena. Callmann nos dice que "una vez que el empaque original es roto y la calidad de los productos depende entonces de la forma en que es manejado por el demandado, entonces no debería serle permitido usar la marca del actor aun para el producto original sin consentimiento expreso". Y agrega que "la marca sirve como un signo de calidad no cambiable" (1008). Sin embargo, en su país de origen, los Estados Unidos de América, la jurisprudencia opinó lo contrario. En el caso "Prestonettes" se consideró que el haber reenvasado un producto fabricado por "Coty" era legal si se indicaba en cada envase que "el contenido fue reembotellado independientemente por `Prestonettes´". McCarthy, que comenta el caso, indica que para que este uso sea legal "la etiqueta del reembotellador o reenvasador debe decir la verdad completa sobre lo que se ha hecho al producto marcado original del fabricante" (1009). Esta leyenda debe incluir una referencia a que el fraccionamiento ha sido hecho por una empresa independiente del titular de la marca.

Roubier afirma que nadie puede poner la marca sobre productos que no ha fabricado. Aunque admite que es una cuestión dudosa si se transforma el producto, como ser transformar el polvo en comprimidos (1010).

En nuestro país los tribunales han condenado sin dudar estas prácticas. La Corte Suprema en el año 1933 trató el caso de un comerciante que adquiría el insecticida "Flit" del fabricante en envases mayores y en otros más pequeños, luego fraccionaba el líquido de los envases mayores, llenaba los más pequeños y los vendía. La Corte, al revocar la sentencia de la Cámara, fue terminante al condenar al fraccionador con estos argumentos: "El que adquiere de un fabricante un producto con la marca de éste, no tiene más que el derecho de revender el producto tal como lo ha recibido. Cuando el recipiente que contiene el producto ha sido abierto y el líquido consumido, autorizar el relleno que se hiciera de ese mismo recipiente con un producto, aunque fuera de igual procedencia, presentaría el peligro de que la garantía de origen asegurada por la marca y el envase dejaría de existir o, por lo menos, haría el contralor tan difícil que el fabricante y el público quedarían librados a la buena o mala fe de los comerciantes". Y continuó: "Que si la simple adquisición de un producto divisible permitiera al detallista multiplicar la marca al infinito se constituiría una prima al abuso y al fraude en perjuicio de los consumidores que serían sus primeras víctimas" (1011). Esta doctrina fue aplicada treinta y cuatro años después por la Corte repitiendo textualmente estos párrafos (1012).

6.4.8. Uso en papelería, anuncios, prospectos, etcétera

No sólo el aplicar una marca ajena, falsificada o imitada fraudulentamente sobre el producto o su envase configura el delito. También lo configura el usar la marca en infracción para comercializar cualquier producto. Y esto se da toda vez que se efectúa publicidad en cualquier forma y los productos vendidos no tienen el origen publicitado. El delito se cometerá con la mención en listas de precios (1013), en papelería y en cualquier forma de publicidad (1014) de la marca en cuestión que no estén respaldados con la existencia de productos genuinos con la marca original.

Así se condenó a quien "con el evidente propósito de engañar al comprador, había colocado un cartel conteniendo la marca de la sociedad querellante, de modo que aparecía como distinguiendo artículos que, en realidad, no estaban protegidos por esa marca" (1015). No se consideró delito el usar el cartel con marca ajena en la vidriera, en la que había productos originales y otros que no lo eran, por no haberse comprobado que los que no lo eran se vendían como originales (1016).

6.4.9. Uso en productos reparados o renovados

Hay quienes se dedican a comprar productos en mal estado y luego de repararlos, remozarlos, renovarlos y dejarlos aptos para su utilización, los venden al público. La cuestión no ofrece dudas si los venden sin hacer mención alguna a sus marcas, llamándolos por el nombre genérico del producto. Tampoco debería haberlas si se hace referencia a la marca que distinguen estos productos, siempre y cuando se mencione también que se trata de productos que han sido sometidos a un reacondicionamiento o reparación.

Mathely afirma con razón que si la "puesta en estado es efectuada sin aportar elementos nuevos, que guardan las características de origen, el objeto conserva incontestablemente el derecho a la marca que indica ese origen" (1017). La mención de quien ha efectuado el arreglo aparece como indispensable (1018) para evitar que se crea que el responsable sea el fabricante original. Hasta se ha exigido, para evitar cualquier confusión, que las palabras "Reparado" o "Usado" sean impresas sobre el producto (1019).

La cuestión es diferente cuando el producto ha sido alterado o modificado por la magnitud del arreglo efectuado. Desde luego que no podrá publicitarse la venta con la marca del fabricante porque el producto no será lo que éste fabricó y vendió. Es más, se ha opinado que debe ser eliminada la marca original que pueda estar aplicada sobre el producto "más allá de las señales que indiquen la naturaleza de la alteración y por quién han sido hechas" (1020). Cuando esto sucede el producto ya no tiene derecho a llevar la marca original (1021).

En cualquiera de los casos usados tampoco puede volverse a aplicar la marca original, pintándola sobre el producto o de cualquier otra forma para darle un aspecto más presentable al mismo. El reparador o renovador no tiene derecho a reaplicar la marca si ésta ha desaparecido total o parcialmente con el uso del producto (1022).

En nuestro país se decidió que "el ejercicio de una actividad lícita, como es la compostura y compraventa de máquinas de coser nuevas o usadas, no lesiona el derecho del dueño de la marca de los efectos a que aquella actividad comercial o profesional se dedica, aun cuando se mencione la denominación marcaria, con el fin de establecer la especialidad de los trabajos ofrecidos, siempre naturalmente que se realice dentro del marco señalado por la buena fe, en la que deben desenvolverse todas las operaciones mercantiles, oficios y profesiones. Provocar la confusión es apartarse de esa buena fe y entrar en el terreno de la ilegitimidad" (1023).

El uso de la marca ajena es lícito en tanto y en cuanto no cause confusión que puede ser respecto a que la reparación fue controlada o autorizada por el fabricante, o a que se trata de un producto no reparado sino que está tal cual salió de fábrica, a lo sumo usado, pero nunca reparado.

6.4.10. Comercialización de repuestos

Es habitual que comerciantes en diversos rubros ofrezcan a la venta repuestos y anuncien al mismo tiempo la marca del producto en los que serán usados estos repuestos. Si bien en algunos casos se verá anunciado el repuesto para la marca X, en otros directamente se publicitará como respuesto X, o bien repuestos X.

En el primer caso estamos frente a un uso lícito ya que parece del todo lógico el indicar cuál ha de ser la utilización o destino del producto. En el segundo caso y en toda otra mención que pueda dejar alguna posibilidad abierta que permita creer al público que, o bien se trata de repuestos originales, o que tienen la aprobación del titular de la marca o de alguien autorizado por éste, entonces se cometerá delito. Se deben tomar todas las precauciones para evitar la confusión (1024), y decir unívocamente que las partes ofrecidas no están hechas por el titular de la marca (1025).

6.4.11. Servicios

Relacionado con lo dicho en el capítulo anterior está el caso de aquellos que prestan servicios que están relacionados específicamente con productos que llevan marcas determinadas.

Están los que reparan automóviles "Citro‰n", las cocinas "Longvie", las fotocopiadores "Xerox" o los relojes "Rolex".

Es legítimo que se publicite la actividad que se realiza y si existe tal especialización con productos de marcas determinadas también es legítimo el anunciarlo. No es lícito, en cambio, aparecer como un representante del titular de la marca o como alguien autorizado o preparado por él para ese servicio (1026). El uso de la marca ajena debe estar limitado exclusivamente a anunciar lo que se ofrece y de manera de no hacer creer que hay alguna conexión con el titular de la marca (1027). Esto no sólo se mide por lo que se diga en la publicidad, sino también por el tamaño e importancia que tenga la marca ajena en el anuncio respectivo.

6.4.12. Reventa de productos legítimos

La cuestión a decidir es si el titular de una marca puede impedir la reventa o circulación una vez que él mismo, o alguien con su autorización, los ha vendido en el mercado. Han habido casos en los que el titular de la marca en nuestro país era el mismo que el de la marca de donde provenían los productos con esa misma marca y en los que el titular intentó impedir su circulación en el país. La Corte Suprema fue terminante al decidir que no había uso indebido y que el titular de la marca no podía invocarla para impedir la reventa o circulación de los productos que la llevaban. Sostuvo en este sentido que "el carácter territorial de las marcas, principio adoptado por la ley de la materia, permite, en principio, que el titular de una marca registrada legítimamente en el extranjero esté a nombre de otro; pero ese principio no puede llevarse al extremo de impedir la circulación comercial en la República de los efectos, que el mismo titular de la marca argentina ha entregado al mercado en el extranjero protegidos por la misma marca extranjera" (1028).

Existe, es verdad, interés de los distribuidores o licenciados exclusivos en que no haya una invasión desde el extranjero de productos con marcas que ellos han publicitado y colocado en el mercado local. Ante la entrada de estos productos, por lo general a menor precio, reclaman al titular de la marca para que la detenga. Éste no encuentra mejores y más eficaces medios que los que brinda la Ley de Marcas, y los utiliza.

El interés de distribuidores y licenciatarios es atendible. Ellos verán cómo otros, que no han realizado esfuerzo alguno para promocionar la marca y ganar una participación en el mercado, realizan ventas aprovechando sus esfuerzos. Así también causándoles un problema frente al público no sólo por las diferencias de precios, sino también por la responsabilidad posterior a la venta por productos defectuosos o que se deterioren, cuando su vendedor no responda por ellos. El titular de la marca tendrá el conflicto con sus distribuidores y licenciatarios si no puede frenar la circulación de estos productos. Y, desde luego, en algunos casos no podrá controlar la estrategia de promoción y venta de los productos con su marca.

Este criterio de la territorialidad, al que se refiere el fallo de la Corte Suprema recién citado, y contrariamente a lo decidido, puede ser llevado al extremo de considerar que la importación de productos legítimos por terceros no autorizados constituye el delito de uso sin autorización que castiga la ley, sin que se violente el texto legal (1029). Desde luego que en caso de establecerse la libre circulación de productos entre uno o más países, como es el caso del Mercosur, no podría establecerse prohibición al ingreso o al egreso de productos con marcas que en los países en cuestión pertenecieran a un mismo titular.

6.4.13. Materia prima o componente

Hay casos en los que el fabricante de un producto indica, en su envase o en la publicidad, que en la fabricación del mismo se ha utilizado el producto "con la marca X", o bien simplemente dice "con X", o que contiene un elemento "X". Mathely denomina esto como uso de marca acompañante. Justifica este uso desde que "el producto puede tener una parte de sus cualidades por el origen de la materia obtenida para lograrlo" (1030). Este uso debe ser muy claro en cuanto a informar solamente la existencia de ese producto en el contenido. De todas maneras el uso debe ser absolutamente secundario y no aparecer como si fuera la marca del producto o de un modelo o tipo de ese producto.

El uso, para ser legítimo, debe tener una cierta relación con la importancia que tenga en el producto terminado, la materia o elemento con la marca en cuestión. Dicho en otras palabras, cuanto más relevante sea esa materia o elemento, más relevancia podrá tener el uso que se haga de la marca de los mismos. Lo dicho es aplicable también cuando se mencionan o usan las marcas de procesos o servicios a los que el producto haya sido sometido.

El uso comentado no debe crear en el consumidor la posibilidad de que razonablemente crea que ha sido fabricado por o con la supervisión del titular de la marca "acompañante".

6.4.14. Uso en experimentos o tests

Hay personas y empresas dedicadas a realizar experimentos en los que se utilizan diversos elementos, algunos de los cuales pueden tener conocidas marcas, y luego publicitan su actividad mencionando estas marcas. No es ilícito este uso (1031), siempre que el mismo no cause confusión de algún tipo o tenga como consecuencia el daño injusto a la marca o a su titular.

Más delicado es el caso en el que se realizan tests sobre las cualidades o características de productos que, obviamente, llevan marcas. Hay quienes estudian cuál es la velocidad, rendimiento, consumo, reacciones, desgaste, consecuencias sobre el medio ambiente o en el ser humano de los más variados productos. Digo más delicado porque si los resultados del análisis son diferentes de lo prometido por el fabricante o de lo esperado por el público, y han sido correctamente obtenidos, pueden afectar la imagen de la marca "usada" al dar a publicidad los resultados obtenidos. Opino que en estos casos no hay una violación del derecho exclusivo. El producto que se lanza al mercado no es un intocable cuya única posibilidad es la de ser consumido o utilizado. El consumidor puede estudiarlo, un científico puede hacerlo; en definitiva, cualquiera que lo desee puede hacerlo y publicitar sus resultados y conclusiones. Es cierto que puede, al hacerlo, causar un daño. Pero en tanto sus conclusiones obedezcan a la estricta verdad, no parece haber derecho a reclamo por parte del titular de la marca. Podría haber una diferencia si el que encarga el trabajo y su publicación es un competidor, que lo hace para restarle clientela. Aquí puede entrarse en el ámbito de la competencia desleal, materia strictu sensu ajena a la marcaria en ese aspecto.

6.4.15. Uso como palabra del lenguaje

Una sutil manera de usar la marca ajena es en la publicidad, aprovechando que la palabra que la forma o constituye tiene un significado de uso común en el vocabulario. Muchas marcas de gran notoriedad han sido tomadas del vocabulario y tienen un uso periódico en el lenguaje. Son marcas de este tipo "Alba" y "El Mono" para pinturas, "Cocinero" para aceites, "Estrella" para algodón, "Gallo" para arroz, "Águila" para café y chocolate, "Criollitas" para galletitas y "Las Tres Niñas" para leche, entre tantas otras. Puede haber quienes usen en la publicidad de sus marcas algunas de estas palabras u otras que estén registradas como marcas y como excusa alegan que su uso no es marcario sino como palabra del lenguaje común y que ello constituye un derecho innegable. Pero ocurre que el uso no deja de ser en alguna medida marcario, ya que se efectúa en razón de la venta de un producto y, por ende, invade la esfera de un derecho ajeno, a lo cual nadie tiene derecho alguno. Lo que parece entonces una exclamación sensata y razonable deja de serlo a poco que se analiza dicho uso. Sería un uso indefendible si el fabricante del algodón "X", lo publicitara como "la estrella de los algodones". O quien vende aceites con la marca "Y" usa el slogan "el aceite que el cocinero no olvidará". Estos usos no sólo atraerán la atención del público por la inclusión de esas palabras, sino, lo que es peor, provocarán que se asocie el producto con el otro producto que lleva esa "palabra" como marca, o con su titular. Se aprovecha así algo que es ajeno, lo que implica sin duda una violación del derecho respectivo.

Callmann establece tres limitaciones básicas a este uso, y así afirma que "ningún competidor está autorizado a usar la marca de su competidor en su significado primario si es claro que al hacerlo intenta competir indebidamente", y que tampoco puede hacerlo si hay posibilidades de confusión "a menos que tal uso sea inevitablemente dictado por necesidad comercial", y por último afirma que "los competidores tienen todo el deber de tomar todas las precauciones necesarias para evitar la confusión" (1032).

En cuanto a la necesidad, explica que "si es evidente que no hay real necesidad para el uso de un término particular, porque hay otros de igual efecto en el uso común, o como se ha dicho en otros casos de marcas, si el demandado no puede ofrecer una explicación razonable por su uso particular, entonces surge una fuerte presunción de que nació de la intención de competir deslealmente" (1033).

Puede apreciarse que la "necesidad" sólo puede darse cuando no hay otro término para describir una característica esencial. Y si tal caso existe, entonces la marca en cuestión será inválida por ser justamente descriptiva. El titular de la marca "Búsqueda del Tesoro" para distinguir servicios publicitarios inició demanda para que las Galerías Pacífico cesaran de usar esa expresión en una promoción en la que organizaba el juego que lleva ese nombre. El tribunal, que no entró a analizar si había un uso de marca para servicios publicitarios, afirmó que "todos tienen derecho a organizarla, nadie puede trabar la facultad del organizador de llamar a ese entretenimiento por su nombre; ello, aunque dicho promotor persiga con el juego de marras, la promoción comercial de su negocio y aunque el actor tenga registrada la marca para servicios publicitarios" (1034).

Otra forma gravísima de uso de este tipo es cuando la marca es usada como si fuera el nombre del producto. Me he referido antes a los términos o marcas que han pasado al uso general (1035). El titular de una marca debe tener mucho cuidado en evitar que ella sea así utilizada, de lo contrario transcurrido un tiempo se quedará sin marca.

Aun cuando su derecho siga vigente, el uso generalizado hará en la práctica difícil, sino imposible, una campaña intensa para recobrar su exclusividad.

Quien usa una marca de esta manera, si bien no vende productos con ella ni los publicita, daña el derecho de propiedad ajeno. Y si persiste en su uso pese al reclamo del titular de la marca, el ilícito será inexcusable (1036).

6.4.16. El uso oral

Otra forma de usar la marca ajena es hacerlo verbalmente. Hacer publicidad oral manifestando que se ofrece el producto con una determinada marca, o bien decirle al cliente en el negocio que determinados productos son de determinada marca, constituye sin duda delito. Hay comerciantes que ofrecen en sus locales productos sin marca, pero a los eventuales compradores les explican que en realidad son de una marca determinada que su fabricante por alguna razón, por ejemplo debido a una imperceptible deficiencia, no les aplica su marca.

La falta de materialización de la marca, la dificultad en probar este uso oral, en nada le quita su carácter fraudulento y desde luego delictivo (1037). Como explica Allart, "por el empleo de esta maniobra, el vendedor vende un producto que, sin ella, no habría vendido: lesiona los intereses del propietario de la marca usurpada que lo priva de una orden que se le debía razonablemente hacer, deprecia su marca si el objeto vendido es de mala calidad, en fin, engaña al comprador" (1038).

6.4.17. Uso propio

El uso propio se da cuando sólo se usa el producto con una marca ajena sin que se lo comercialice o salga del ámbito privado. Es el caso de quien compra en el extranjero un producto cuya marca pertenece en nuestro país a un tercero. Obviamente ese producto no podrá ser comercializado con esa marca sin que se produzca delito. Pero la consecuencia no es la misma si el producto es importado sólo para ser usado por su comprador. No hay aquí delito alguno (1039). No hay quien induzca a confusión al público, ya que el comprador adquirió en el extranjero. No hay daño a la marca ya que quien compró sabe que lo hizo en el extranjero y a quien no es el titular local. Y por último no hay desviación de clientela porque el comprador no hubiera comprado el producto local, no ofrecido en el extranjero. Este comprador no fue confundido al adquirir. No modifica esta conclusión el que la cantidad comprada sea grande, si las necesidades del usuario así lo demandan. Desde luego que si la cantidad es importante y la mercadería en cuestión es embargada en la Aduana por el titular de la marca, deberán ser concluyentes las explicaciones del importador demostrando que

ellas serán para uso propio y no para la venta. Inclusive, sería razonable exigir, y el hacerlo sería la mejor prueba de las intenciones del importador, que le fuera quitada la marca a dichos productos. Obviamente esto deberá hacerlo el importador si algún día decide vender esos productos usados.

Así lo decidió la Justicia hace muchos años al afirmar que no había cometido delito porque "se había demostrado que los productos no se introdujeron para la venta ni que en momento alguno se haya intentado la enajenación, habiéndose importado libre de derechos para la construcción y explotación de las líneas férreas, con expresa autorización del gobierno de la Nación para transferir y usar recíprocamente dichos materiales por las empresas de los FF.CC. Sud y Oeste..." (1040).

Ya antes se había aplicado un criterio similar en el caso "Singer". El titular de la conocida marca "Singer" inició querella contra quienes importaron una sola máquina de coser con una marca que era imitación de aquélla. El tribunal entendió que tal acto no era delito porque no se había realizado el "acto de vender, poner en venta o prestarse a vender o a circular el artículo..." (1041). Pero el tribunal admitió que podría calificarse de una tentativa de delito.

(974) LABORDE, A., Traité..., cit., p. 137.



(977) MATHELY, P., Le droit..., cit., ps. 621 y 622.

(978) Lanham Act, Secciones 32 (b) y 45 (b).

(979) Los tribunales han admitido que la interpretación de la palabra marca cuando se trata del uso de marca ajena debe ser amplio, no limitarse al uso en un sentido "estricto o formal", y comprender "el distinguir, individualizar, dar composición de origen o procedencia...", causa "Wallach, A. J. v. Raya, Emilio", primera instancia del 15/10/1943 y segunda instancia del 10/5/1944, PyM, 1943-401; y 1944-95.

(980) CALLMANN, R., The law..., cit., Cap. 21, p. 86, los define como usos colaterales.

(981) En 1858 explicaba Rendu que este uso lo hace el "fabricante que, poseyendo una estampilla reproducida por un tercero de una marca registrada, la aplique a objetos de su industria..." (RENDU, A., Traité..., cit., p. 103).

(982) Ver ROUBIER, P., Le droit..., cit., T. I, p. 393. Como ejemplifica Rendu: "Tal sería un comerciante de tintas que vuelque su producto en botellas compradas de segunda mano y que hayan contenido sobre la estampilla: Tinta de la Petite Vertu, tinta de esta fábrica" (RENDU, A., Traité..., cit., p. 106).

(983) Me he referido al delito de relleno, y más específicamente a la práctica de hacerlo con garrafas de gas, en el comentario a fallo: "El delito de relleno en el mercado de garrafas de gas licuado", LL, 2000-C-688.

(984) "Indalecio Guerra y La Piedad SRL v. Sánchez, José A. y Vázquez, Pedro", primera instancia, 28/4/1947 y segunda instancia, 26/9/1947, PyM, 1947-172 y 696.

(985) "Socony Vacuum Oil Co. Inc. v. Lorenzi, Antonio E.", PyM, 1945-335 y 151, segunda instancia, 1º/10/1945 y primera instancia, 15/6/1945.

(986) "Folco y Lozza, y Boggiano y Grassia v. F. Villaros Serrano", primera instancia, 27/2/1946, PyM, 1946-39; "Indalecio Guerra v. Villamil, A.", primera instancia, 7/3/1946 y segunda instancia, 17/7/1946, PyM, 1946-41 y 251, y "Bovaro, F. v. Albornoz, Zenón y Arroyo, Martín", CSJN, del 28/3/1966, Fallos, 264:118.

(987) CSJN, en "Frigorífico Anglo v. Gaviña, Salvador", fallo del 1º/4/1940, Fallos, 186:336.

(988) Este delito "presenta varias modalidades, entre las que se incluye -como ocurre en la especie- la que involucra a quien estando autorizado a usar una marca ajena, la impone a productos que no han sido autorizados". Causa 1087, "Boris, Juan s/infracc. leyes 22362 y 23771 ", Cám. Fed. Pen. San Martín, sala II, del 10/9/1996.

(989) CSJN, "Esso Sapa y Standard Oil Co. v. Juan Carlos Pérez SA", del 25/6/1969, Fallos, 274:72.

(990) Caso "Indalecio Guerra", citado en PyM, 1947, p. 172 y casos allí citados en PyM, 1921-101; 1942-253 y 367; 1943-91 y 185; 1944-24.

(991) CSJN, "González Seis y Cía. y otros s/querella v. Cofler, Arnaldo", del 6/10/1967, Fallos, 269:72.

(992) CSJN, "Stanco Inc. v. Cortina, Manuel", del 8/3/1933, Fallos, 167:353, y PyM, 1933, p. 48.

(993) POUILLET, E., Traité..., cit., p. 271; VAN BUNNEN, L., Aspects..., cit., p. 509, afirma que "el comprador tiene el derecho de vender y ofrecer el producto y también el derecho accesorio y

complementario de referirse a la marca en avisos de vitrina y de anuncios publicitarios destinados a su clientela".


(995) VAN BUNNEN, L., Aspects..., cit., p. 512, opina que: "El derecho de anuncio se ejerce abusivamente cuando la publicidad del vendedor tiene un carácter exagerado que puede hacer creer que él es el representante de la marca que pone así en evidencia"; MATHELY, P., Le droit..., cit., p. 634.

(996) CALIMAFDE, John M., Trademarks and unfair competition, 4ª ed., New York, 1970, p. 446; MATHELY, P., Le droit..., cit., p. 625; ROUBIER, P., Le droit..., cit., T. I, p. 388.

(997) Causa 4369, "Relojes Rolex Argentina SA v. Ferlazzo, J. Antonio", sala I, del 16/12/1986. En esta causa la sentencia de primera instancia que quedó firme dijo respecto de quien usó la marca "Rolex" como nombre comercial de su negocio sin autorización: "Sabido es por un lado que la marca es el signo característico en virtud del cual su propietario procura diferenciar o distinguir el artículo o servicio que protege y cuyo dominio le concede, además, un derecho exclusivo de uso que se obtiene sólo con su registro (art. 4, ley 22362). Y de allí deriva, en consecuencia, que ninguna persona sin autorización de su titular puede apropiarse o invadir el ámbito otorgado a su marca y que si así lo hace, al margen de sus intenciones, se configura un ilícito civil susceptible de tutelar en este fuero" (cfr. Cám. Nac. Civ. y Com. Fed., sala I, causa 3139 del 18/10/1985).

(998) Causa 3676, "Relojes Rolex Argentina SA Importadora v. Joyería Vía Florida", sala II, del 2/7/1985.

(999) "Relojes Rolex Argentina SAIC v. Orient y otro", del 30/12/1971, LL, 147-233, y en JA, 14-330.

(1000) Causa 1407, "Bodegas J. Edmundo Correas SA v. Agro Industrias Cartellone SA", sala I, del 22/3/1991.

(1001) Causa 6275, "Axoft Argentina v. Megasistemas SA", sala I, del 30/12/1993, LL, 1º/6/1994, p. 5.

(1002) Causa 34.884, "Isenbeck s/infracción Ley de Marcas ", sala I, Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional Federal, del 5/3/2003.

(1003) "Bleistiff Fabrik Johan Faber A. G. v. Cerini, Américo y otro", del 22/12/1977, LL, 9-796.

(1004) "Selasco, Poch y Muñiz v. León Yernazian", primera instancia del 17/10/1938, PyM, 1938-465.

(1005) "E. Vaillant y Cía. v. C. Bertini y H. C. Orsted", primera instancia del 18/5/1932 y segunda instancia del 19/2/1932, PyM, 1932-321 y 646.

(1006) "Antonio Freixas y Fratelli Branca v. Pedro Nieva Plaza", primera instancia del 18/6/1934 y segunda instancia del 29/8/1934, PyM, 1934-329 y 501. En igual sentido BREUER MORENO, P. C., Tratado..., cit., p. 389, y MATHELY, P., Le droit..., cit., p. 633.

(1007) "SA La Química Bayer v. D. Lowel E. Alderman", fallo de la Cámara del 13/11/1944, confirmado por la CSJN el 6/7/1945, Fallos, 202:188.




(1011) "Stanco Incorporated v. Cortina, Manuel", del 8/3/1933, PyM, 1933, p. 48, y Fallos, 167:359. Además aclaró que: "La circunstancia de que en el caso se empleen recipientes con la marca del fabricante no modifica la solución, porque siempre faltaría la garantía de origen y legitimidad del producto que sólo existe, de un modo indudable, cuando es el propio fabricante o las personas autorizadas por él quienes proceden a su envasamiento".

(1012) "González Seis y Cía. y otros v. Cofler, Arnaldo", del 6/10/1967, Fallos, 269:72.

(1013) ALLART, H., Traité..., cit., p. 239; ROUBIER, Paul, Le droit..., cit., T. I, p. 388.

(1014) MATHELY, P., Le droit..., cit., p. 625; ROUBIER, P., Le droit..., cit., p. 387.

(1015) "Goodall Worsted Co. v. M. Cancio Iravedra", del 25/11/1936, PyM, 1936-727; "The Safety Razor Gillete v. Scapusio, Américo", del 24/9/1924, PyM, 1924-363; "E. Vaillant y Cía. v. Bertini, Carlos y otros", del 5/12/1932, PyM, 1932-646; "Antonio Freixas y Fratelli Branca v. Nieva Plaza, Pedro", del 29/8/1934, PyM, 1934-501; "Bleistift Fabrik Johan Faber v. Cerini, Américo y otro", del 22/12/1937, PyM, 1937-622; "Rey SAC. v. Marcos Gorenman", del 24/10/1941, LL, 24-494.

(1016) "Hulytego SAI. de Hules y Telas Engomadas v. Szoel Tepper", CSJN, del 20/9/1963, Fallos, 256:549.







(1023) "The Singer Manufacturing Co. y otra v. S. R. Olguín e Hijos o La Maquinería Olguín", del 11/7/1945, fallo de Cámara confirmado por la Corte, PyM, 1945-180, y Fallos, 205:93 del 24/6/1946.

(1024) MATHELY, P., Le droit..., cit., p. 637; MCCARTHY, J. T., Trademarks..., cit., p. 191.



(1027) Cuando se ordenó la cesación de la expresión "Service Drago", solicitada por el titular de la marca "Drago", se afirmó que "la difusión de un servicio de reparaciones, sólo puede hacerse en términos tales que no induzca a la creencia de que actúa como representante, concesionario exclusivo, de modo que el consumidor sepa que no existe relación con el titular de la marca". Y agregó que, "al no aclarar lo contrario, lleva a presumir que se cuenta con la autorización del titular del signo". Causa 2820, "Matafuegos Drago SA v. Matafuegos Alsina", sala III, del 29/4/1996.

(1028) CSJN, "SRL Precisa Argentina v. Esteban Misse y Federico Polus", del 28/4/1958, Fallos, 240:393. En igual sentido la Corte había decidido en "L. Lemonier v. Simsilevich y Hendler", del 11/12/1931, Fallos, 163:189, y en "Lutz Ferrando & Cía. v. Karlsberg, José", del 15/12/1943, Fallos, 197:441.

(1029) En ediciones anteriores ha aparecido en este capítulo un texto diferente en el que propiciaba que las importaciones paralelas debían ser consideradas legales. Como puede advertirse, he modificado mi opinión y, por ende, el texto. Me refiero a este tema más adelante, en el nro. 6.6.3.

(1030) MATHELY, P., Le droit..., cit., p. 641. Callmann opina que: "Si un artículo terminado está hecho de partes o materiales fabricados por un fabricante particular, que puede tener una reputación especial por su calidad, el vendedor está autorizado a usar la marca de este último para identificar el origen, y el fabricante no puede protestar alegando que el artículo terminado es de una inferior manufactura" (CALLMANN, Rudolf, The law..., cit., p. 88).



(1033) CALLMANN, R., The law..., cit., Cap. 21, p. 111, y agrega: "...justificar su uso. Es su tarea convencer al tribunal que él tiene un derecho a ese término". "...La necesidad no es una caparazón conveniente para quien desea cosechar donde no ha sembrado".

(1034) Causa 7739, "Seijo, Francisco v. Galerías Pacífico SA", sala II, del 14/11/1996. Antes del párrafo transcripto el tribunal fue terminante al sostener que: "Ni directa ni indirectamente una marca de productos o servicios puede constituirse en obstáculo para que una cosa o servicio sea utilizado bajo su nombre o designación específica".En otro caso en el que se cuestionó el uso de la palabra "liderazgo", por parte del titular de la marca "Liderazgo", al rechazar la pretensión de cese de uso, dijo el tribunal que "la función marcaria que cumple y la tutela que le dispensa, en su ámbito, la ley 22362 (art. 4 ), no significan que ese sustantivo no pueda ser utilizado por nadie cuando se halla desprovisto de toda connotación marcaria y su uso luce como necesario para aludir a lo que él significa como objeto de estudio, y no como medio de identificación y distinción de un servicio. Es como si una juguetería que respondiera a la denominación Dinosaurio, pretendiese vedar estudios paleontológicos dedicados a esos animales prehistóricos o revistas destinadas a difundir sus características, o películas de saurios antidiluvianos con una finalidad de entretenimiento". Causa 1835, "Flides v. Seminarium SA", sala II, del 24/10/1997.

(1035) Ver supra nro. 2.2.3.


(1037) ROUBIER, P., Le droit..., cit., T. II, p. 390; en igual sentido MCCARTHY, J. T., Trademarks..., cit., p. 627.

(1038) ALLART, H., Traité..., cit., p. 245.


(1040) "McLaren, John O. v. Leguizamón, Guillermo", segunda instancia del 25/9/1944, PyM, 1944-154 y 216.

(1041) "The Singer Manufacturing Company v. Sadao Ando y Keiji Taketani", del 7/6/1940, PyM, 1940-299, y primera instancia, PyM, 1939-590.

6.5. PUESTA EN VENTA, VENTA O COMERCIALIZACIÓN DE MARCA FALSIFICADA, FRAUDULENTAMENTE IMITADA O PERTENECIENTE A UN TERCERO SIN SU AUTORIZACIÓN

Este delito está contemplado en el inc. c) del art. 31. Comprende la comercialización o puesta en el comercio, es decir la simple oferta de los elementos sobre los que se materializa la marca, como ser: etiquetas, envases, orillos, cintas, envoltorios, etcétera.

La utilización de la palabra "comercialización" da la pauta de la amplitud del delito. Incluye todos aquellos actos mediante los cuales son entregados al comercio los mencionados elementos. Puede decirse que comercialización necesariamente se refiere a actos onerosos y que excluye los que son a título gratuito. Una interpretación de este tipo, excesivamente formalista, es contraria al espíritu de la ley. Es obvio que en los incisos del art. 31 se ha querido castigar a todos aquellos que tengan alguna responsabilidad en la puesta en el mercado de productos con marca en infracción, y desde luego a todos aquellos que usan marcas en infracción. Si alguien regala etiquetas con marcas falsificadas a un tercero que luego las aplica a sus productos, es tan responsable del engaño como él.

De todas formas la discusión es teórica. Quien venda etiquetas u otros elementos con marcas en infracción no lo documentará ni la hará figurar como una operación lícita sobre la que pagara impuestos y llevara registros. Podrá así alegar que nada tuvo que ver en la operación. Difícilmente alegará que los regaló, y si lo hace, atento a que todo acto de comercio se presume oneroso, su afirmación no será creíble. Aun cuando pudiera escapar de este inciso, sería considerado cómplice del delito, con lo cual igualmente sería castigado.

El inciso comprende también las marcas legítimas. Es el caso de quien las fabricó para el titular o para su licenciado, pero guardó una parte para entregárselas a usurpadores. También caerían en él los que se dedicaran a recolectar envases con marcas ajenas para luego entregarlos a quienes los han de llenar con productos propios.

6.6. PUESTA EN VENTA, VENTA Y COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS O SERVICIOS CON MARCA FALSIFICADA O FRAUDULENTAMENTE IMITADA

El inc. d) del art. 31 se refiere al último paso en la cadena de los delitos marcarios, el ofrecimiento al público y la comercialización de productos o servicios con marcas falsificadas o fraudulentamente imitadas. Con la realización de este delito se causará un daño cierto al titular de la marca, puesto que es a partir de su concreción, cuando se hace la compra, que el titular de la marca habrá perdido una venta.

También sufrirá un daño el comprador que se quedara con un producto o un servicio que no deseaba. Fue víctima de un engaño.

Los conceptos "puesta en venta" y "comercialización" son de una gran amplitud y comprenden todos los actos de exhibición y oferta, y los de intercambio, alquiler o cualquier otra forma mediante la cual alguien adquiera algún derecho sobre el producto o a que se le preste un servicio.

La puesta en venta es quizás el delito más fácil de descubrir. Todo producto que se encuentre en el local o depósito de un comerciante está allí en oferta al público. Él es quien tiene que dar explicaciones más que convincentes, que alejen la presunción de culpabilidad, casi inexcusable, que se ha creado en contra de él (1042). Quien tiene mercadería es para venderla.

La puesta en venta no se limita a los casos de mercadería encontrada en el local de ventas o depósito del comerciante. Todos los actos preparatorios para la venta o comercialización quedan comprendidos. Roubier incluye todos los actos de presentación pública de los productos y aquellos que no impliquen una presentación directa como ser "el envío de muestras, no destinadas a la venta ellas mismas sino para hacer conocer y apreciar el objeto vendido, que por cualquier razón, por ejemplo a causa de sus proporciones voluminosas, sería difícil de exponer ante el público", y desde luego también cuando la muestra es el producto mismo (1043).

La exhibición de productos en ferias y exposiciones cae en el supuesto de la puesta en venta. Como explica Rendu: "Es muy evidente que los industriales exponen para vender, y venden en efecto cuando el comprador se presenta. Ellos no tienen por objetivo excitar la admiración, sino crear compradores" (1044).

Puesta en venta es, entonces, sinónimo de ofrecimiento para la venta, o para cualquier otra forma de comercialización de productos o servicios, y hasta de su ofrecimiento gratuito al mercado. El criterio debe ser amplio para castigar a todos aquellos que pongan a disposición del público los productos o servicios. De todas maneras, si el criterio fuera más estricto y se pretendiera dejar fuera de este inciso algún supuesto, el mismo caería sin duda dentro del inc. b) ya comentado que castiga el uso de las marcas falsificadas, fraudulentamente imitadas o pertenecientes a un tercero sin su autorización (1045). De todas maneras sería castigado como cómplice.

Lo mismo cabe con relación a la interpretación de "comercialización". En él quedan incluidos todos los actos de venta, de intercambio, alquiler, cesión y hasta de donación. Así se cumplirá con lo dispuesto en la ley que claramente considera delito la circulación de productos con marca en infracción.

6.6.1. Tenencia

Como anticipé en el párrafo anterior, la tenencia de productos con marcas es una clara presunción de la mala fe de su tenedor. Salvo que dé explicaciones (1046) claras y convincentes que a la vez que permitan individualizar a quien le proveyó la mercadería (1047) deje a salvo su buena fe e inocencia, debe considerársele autor del delito.

Lo mismo ocurre con respecto a quienes sean prestatarios de servicios y se les encuentre en su poder folletería y otros elementos de los que surja que ellos ofrecen un servicio con una marca determinada.

6.6.2. Importación del extranjero

El que los productos hayan sido fabricados en el extranjero no es excusa para permitir la venta de los mismos en el país si el titular de la marca local es distinto del titular de la marca de aquéllos.

La legitimidad debe medirse exclusivamente con relación al titular de la marca en nuestro país. Poco importa si el producto proviene del extranjero y la marca le fue aplicada allí o aquí. De una u otra forma se viola el derecho exclusivo del titular de la marca local.

La cuestión no ofrece dudas y ya fue decidida hace muchos años por la Corte Suprema (1048). El titular de la marca en nuestro país, diferente del titular de la misma marca en el extranjero, puede impedir su ingreso en nuestro territorio. El producto foráneo podrá ser "original" en el extranjero, pero no lo será en nuestro país (1049). Y no podrá ser vendido aquí. Aunque puede suceder también que el titular de la marca registrada localmente autorice su utilización a un tercero, o bien permitirle sólo a él que importe productos del extranjero con dicha marca. Éste es el derecho del titular de la marca registrada en nuestro país, que podrá ejercer como cualquier otro titular.

6.6.3. Importación de productos legítimos. Importación paralela

Distinta es la situación de los productos fabricados en el extranjero y que llevan la marca que pertenece a la misma persona que tiene la marca registrada en nuestro país. No hay aquí delito marcario de ninguna naturaleza. No se trata de marcas falsificadas, es decir no son marcas usadas o aplicadas sin la autorización de su titular. Por lo tanto no puede haber violación del Derecho. La marca cumple su función de identificar el producto y también su legítimo origen. La marca no es un instrumento creado para dividir mercados. Si el titular de la marca ha firmado contratos de distribución exclusivos y sus cocontratantes han violado estos acuerdos, o bien si un tercero compró los productos en el extranjero y luego los importó a nuestro país, el titular de la marca deberá solucionar su problema por otras vías

legales, si las hubiere. En definitiva, el titular de la marca no puede atacar su propia marca de ilegítima. Tampoco puede hacerlo el representante exclusivo de una firma extranjera que registró la marca de éste cuando un tercero quiere vender en el país productos con esa marca fabricados por esa firma extranjera (1050).

Hay quienes opinan lo contrario. Así Callmann afirma que puede nacer una infracción cuando los productos son vendidos en el mercado para el que no fueron destinados. Y agrega que "la importación puede destruir la función de garantía de la marca; el público que cree que todos los productos que llevan la misma marca tienen la misma garantía de calidad, serán engañados si la distribución americana de `Sony´ no garantiza el servicio en este país de una televisión hecha en Japón" (1051).

En realidad, no se trata de la garantía del producto sino de un servicio anexo que puede o no existir, lo que depende del vendedor. Y ello puede, y hasta debe, averiguarlo el comprador al comprar el producto.

Es verdad también que hay ciertos productos, especialmente los alimenticios, que tienen gustos y sabores para el público de los mercados en los que se venden, y que éstos pueden no satisfacer al público en otros lugares. Por ello se ha dicho que la venta en esos otros mercados puede dañar la imagen de la marca. Pero esto no es tan así puesto que las disposiciones legales obligan a indicar el lugar de fabricación. Con ello el público sabrá a qué atenerse y qué producto elegir.

En la tercera edición de este libro he modificado lo que aparece como una opinión terminante a favor de permitir las importaciones paralelas. La cuestión debe ser analizada con gran cuidado. Si el producto importado ha sido modificado en cualquier forma, sea en el tamaño de sus envases o en sus características para "adaptarlo" a algún uso particular sin estar el producto concebido para esa modificación, se hará uso indebido de la marca registrada. El titular de la marca también debería poder impedir la entrada de productos que tienen una calidad inferior, capaz de dañar a la marca registrada en el mercado local. Más arriba dije que una marca no debería ser usada para dividir mercados. Esta cuestión, más que ser una cuestión marcaria, es una cuestión propia de la Ley de Defensa de la Competencia. Y como tal debería ser juzgada y ser prohibida o admitida, analizando cada caso según exista una restricción contraria al interés económico general. Es decir, analizar si afecta de manera apreciable a la competencia.

6.6.4. Productos no cubiertos por la marca registrada y marcas "de hecho"

En principio no puede haber falsificación o imitación fraudulenta de marcas que no están registradas. Esto no sólo incluye los casos en que la marca copiada o "infringida" no está registrada en ninguna clase, sino también cuando lo está para algunos productos o servicios, y la supuesta marca "infractora" se usa para otros productos o servicios.

El art. 31 establece que se cometen los diversos delitos cuando se está frente a una marca registrada. La norma tiene congruencia con la disposición del art. 4 que establece que "la propiedad de una marca y la exclusividad de uso se obtienen con su registro". Así se ha decidido que no hay delito si las marcas se aplican, o han de aplicarse o se usan para productos no amparados por la marca registrada (1052).

Sin embargo la cuestión no fue así decidida por la Corte Suprema.

El caso se planteó en una oportunidad en la que se usaban las marcas registradas por el querellante, "Maderas" y "Maderas de Oriente", que cubría perfumes, para distinguir esencias para preparar perfumes, lociones y aguas de tocador. La Corte Suprema consideró que tal uso en los productos y catálogos "configuran cabalmente el delito imputado consistente en vender o poner en venta artículos con marca ajena sin conocimiento de su propietario" (1053). La íntima relación existente entre los productos, el perfume y la esencia para fabricarlo movió a la Corte para aplicar esta sentencia de excepción. Comparto el criterio aplicado que castiga un acto claramente dirigido a confundir y a aprovechar el prestigio ajeno.

Distinto es el caso del titular de una marca que no la ha registrado. Aquí sí no hay duda de que no pudo apelar a los remedios que le brinda la Ley de Marcas. Pero ello no significa que esté desprovisto de toda protección legal. Si quien copia su marca comete un acto de competencia desleal, el dueño de la marca de hecho puede recurrir al art. 159 del Cód. Pen. Éste considera delito y, por ende, castiga a quienes mediante sospechas malévolas, propaganda desleal y maquinaciones fraudulentas intenten desviar la clientela ajena en provecho propio. Reproducir una marca ajena o imitarla, aunque no esté registrada, tiene, mediante el engaño, la finalidad de captar clientela ajena. No olvidemos que la Ley de Marcas es un instrumento creado también para evitar un tipo de actos de competencia desleal.

Debo señalar que, no obstante lo dicho, en sede federal en lo civil y comercial se reconoció protección a una marca de hecho, utilizada durante muchos años, frente a otra, tampoco registrada (1054).

6.6.5. El propósito de competencia desleal

Aun cuando existe entre la competencia desleal y los delitos marcarios una muy íntima relación, no se requiere el propósito de competencia desleal en quien vende un producto o servicio con marca falsificada o fraudulentamente imitada para que sea castigado por las normas marcarias.

Así lo tiene decidido desde hace muchos años la Corte Suprema que considera que no debe exigirse, para que haya delito castigado por la Ley de Marcas, la prueba del elemento subjetivo de la intención de desviar la clientela ajena en provecho propio (1055).

6.6.6. Presunción de dolo

Hemos visto que la tenencia de productos o envases con marcas en infracción y de etiquetas con dichas marcas constituirá un hecho suficiente para responsabilizar a su tenedor del delito marcario (1056). Sin embargo, ello no impide que el tenedor alegue alguna defensa para eludir esa responsabilidad, ya que el dolo debe ser probado (1057).

Así se ha entendido que "el conocimiento que se debe suponer tiene de los productos destinados a la venta al consumidor un farmacéutico, profesión del demandado, como asimismo la falta de noticias completas sobre la procedencia de esos artículos, constituyen indicios suficientes para deducir de ellos el conocimiento de la falsificación por parte del vendedor, dolo especial que exige la mencionada definición del delito" (1058).

Excluye también la buena fe, la compra del artículo incriminado a desconocidos "sin preocuparse por su procedencia y calidad y a precios inferiores a los oficiales o corrientes en plaza" (1059). Igual consecuencia tiene el hecho de no llevar "libros de comercio con regularidad" (1060). Y que "la ausencia de toda facturación de todas las compras y ventas autoriza a presumir la animosidad de ocultar el rastro del origen y destino de las mercaderías", considerándose que la falta de cumplimiento de las formas mínimas llevadas por el comercio en general "demuestran el conocimiento... del origen ilícito del producto", a lo que se suma el bajo precio al que se adquirió la mercadería (1061).

No es defensa aceptable "la miseria o la dificultad de ganarse el sustento" como eximentes de responsabilidad. Ni tampoco alegar desconocimiento de la existencia de la marca del demandante (1062).

Estos fallos y el sentido común que ellos manifiestan, demuestran que el tenedor de mercadería con marcas en infracción, o de las mismas marcas en infracción, tiene escasas posibilidades de poder demostrar su inocencia o su buena fe. Ello porque salvo rarísimas excepciones habrá actuado dolosamente.

Los fabricantes de etiquetas y envases, y los comerciantes, conocen bien quién es quién en el rubro en que actúan. Saben cómo se negocia en ese rubro y los precios que se pagan, conocen quiénes son los vendedores habituales de las principales y más notorias marcas y,

desde luego, cuál es la mercadería que no tiene el origen correspondiente (1063). Puede decirse que -salvo que la mercadería que se encuentre en su poder esté en cajas cerradas y precintadas de manera que no puedan saber lo que hay dentro- no podrán alegar buena fe. Un comerciante o un fabricante honestos no tienen por qué estar siquiera cerca de una marca en infracción o de un producto que la lleve (1064).

(1042) BREUER MORENO, P. C., Tratado..., cit., p. 417, se pregunta: "¿Con qué objeto puede tener un comerciante, en un negocio, productos con marcas usurpadas? A él incumbe probar su buena fe".


(1044) RENDU, A., Traité..., cit., p. 114; ver también ALLART, H., Traité..., cit., p. 248.


(1046) Ver infra nro. 6.27.11.

(1047) "J. & E. Atkinson Ltd. v. Constanzo, Antonio", primera instancia del 18/10/1938, PyM, 1938-464.

(1048) Así se decidió en "L. Lemonier y Cía. v. Simsilevich, Marcos y otro", fallo de la CSJN, del 11/12/1931, Fallos, 163:176; poco después, en "Tauber, Federico v. Veneziani, Carlos", el Procurador General, cuyos términos fueron fundamento de la sentencia de la Corte Suprema, afirmó que "la circunstancia de que los productos sean adquiridos en el extranjero a un fabricante que tenga registrado allá el uso de la marca que lo distingue, puesto que si ese fabricante no podría vender con esos productos desde que la marca le pertenece a otro comerciante, tampoco pueden hacerlo los que se digan autorizados por dicho fabricante", fallo del 24/6/1932, Fallos, 165:335. La Corte a su vez afirmó que este criterio no era violatorio de la libertad de comercio que consagra la Constitución Nacional, pues ella, "como los demás derechos consagrados en el artículo 14 de la Carta Fundamental, están sujetos a las leyes que reglamentan su ejercicio con tal que éstas no alteren su esencia (art. 28 ) y la Ley de Marcas de Fábrica, Comercio y Agricultura, lo mismo que la de Patentes de Invención (111) y la de Propiedad Científica, Literaria y Artística (7092), reglamentan la propiedad y el comercio para su mejor garantía...". En igual sentido causa 24.495/95, "Bardahl Lubricantes Argentina SA v. Eduardo Bravo SRL", sala II, del 15/10/1999.

(1049) Planteado el caso de la importación de productos con la marca "Pierre Cardin", que en nuestro país había sido adquirida por la parte actora, la Excma. Cámara afirmó que "...nadie, sin autorización del titular del registro en nuestro país, puede invadir el ámbito otorgado a su marca y que si así lo hace, al margen de sus intenciones, se configura un ilícito civil susceptible de tutelar en este fuero". Causa 3139, "Francmode SA v. Dante SRL", sala I, del 18/10/1985.

(1050) Causa 2656, "R.E.G. Argentina SRL v. El Encendido SACIIE", del 28/12/1973.


(1052) "Nisivoccia, Lorenzo v. Losoviz, Moisés", fallo de Cámara del 24/11/1941, PyM, 1941-564.

(1053) "SA Myrurgia v. Budmann, Fidel", CSJN, del 20/5/1942, Fallos, 192:423.

(1054) Causa 5275, "Akapol SACIFIA v. Dos Mil SRL", sala III, del 19/4/1988, donde se dijo: "No sólo creo -como ya he dicho- que el producto de la actora ha adquirido bastante notoriedad, sino que, como el a quo ha señalado, la firma Akapol lleva varios años fabricándolo con ese envase y ha hecho importantes inversiones en publicidad, principalmente televisiva. Como se trata de un artículo de bajo precio y que es adquirido en gran parte por niños, la gran semejanza de los envases obviamente perjudica a la clientela de la actora y crea confusión en el público consumidor, males que la legislación marcaria procura desterrar. La sola observación sucesiva de los recipientes de ambas litigantes, que tengo a la vista (acompañados al juicio por las partes; caja reservada en secretaría), me lleva a concluir que la firma Dos Mil SRL ha imitado la marca de hecho constituida por el envase de Akapol SA. Y es sabido que pese al sistema atributivo adoptado por nuestra Ley de Marcas, la jurisprudencia ha extendido la protección, en ciertas condiciones -que aquí están dadas-, a las marcas de hecho".

(1055) "Rodríguez Pons, Carlos A. v. García, Gustavo E. y otros", del 19/8/1976, Fallos, 295:581; "González Seis y Cía. y otros v. Cofler, Arnaldo", del 6/10/1967, Fallos, 269:68.

(1056) Ver supra nros. 6.2.4, 6.3.1, y 6.6.1.

(1057) Causa 6230, "Arcoiris SA y otros v. J. Araujo", del 30/10/1970.

(1058) "J. & E. Atkinson Ltd. v. Constanzo, A.", primera instancia del 18/10/1938, PyM, 1938-464.

(1059) "J. & E. Atkinson Ltd. v. Zelco Nysel Sznarcbart", primera instancia del 19/8/1940 y segunda instancia del 21/10/1940, PyM, 1940-447 y 592; ver también "J. & E. Atkinson Ltd. v. Cocha, Basilio", primera instancia del 24/10/1942, PyM, 1942-479; "J. & E. Atkinson Ltd. v. Rako Llukan", del 24/10/1942, PyM, 1942-480; "J. & E. Atkinson Ltd. v. José Gómez", primera instancia del 2/12/1942, PyM, 1942-574, y segunda instancia del 2/4/1943, PyM, 1943-135; "J. & E. Atkinson Ltd. v. Parisi, María", primera instancia del 10/5/1943, y segunda instancia del 14/6/1943, PyM, 1943-83 y 237.

(1060) "La buena fe y la moral del comerciante aparecen gravemente comprometidas cuando omite llevar los libros destinados a reflejar la seriedad y rectitud de su conducta en la administración diaria de sus negocios, que la defensa alega en favor de Ayck, sin ningún fundamento en esta causa, pues su

mala fe es evidente". "J. & E. Atkinson Ltd. v. T. Ayck y J. J. Acenzo", primera instancia del 14/9/1939, PyM, 1939-513, y segunda instancia del 17/5/1940, PyM, 1940-240; "Zunino, C. v. Zunino, T.", primera instancia del 7/5/1941, PyM, 1941-226.

(1061) Causa 22198, "Richard, Jorge en representación de Calvin Klein", Cám. Crim. y Corr. Fed., sala I, del 13/12/1990.

(1062) "SA Fratelli Branca v. Antonio di Coste", primera instancia del 17/10/1939, y segunda instancia del 13/11/1939, PyM, 1939, ps. 594 y 661.

(1063) "Lapietra, Francisco v. Souza y De Paris", primera instancia del 12/5/1941 y segunda instancia del 6/8/1941, PyM, ps. 232 y 373.

(1064) En "Lanvin-Charles of The Ritz" causa 8413, del 6/7/1973, se dijo: "Y en cuanto al dolo, cuya inexistencia pretende la defensa, cabe señalar que, especialmente el querellado Sueiro, pero también los otros socios de éste, por comerciar productos de tal naturaleza, tuvieron conocimiento de que su actitud afectaba derechos amparados por un título válidamente concedido a un tercero, máxime tratándose de una firma ampliamente conocida en plaza". En otro caso en que se dictó condena, causa 7786, "Perego Caldura, María v. Connacorsi, Jorge S.", del 26/9/1972, la Cámara dijo: "en el comercio del nombrado se vendieron remeras estampadas con la imagen del muñeco conocido como `Topo Gigio´ patentado por la querellante. Y en cuanto a la responsabilidad penal de Connacorsi cuestionada por la defensa, ha de señalarse que la notoriedad de ese muñeco no pudo pasar inadvertida para el querellado, comerciante en el ramo de venta de artículos de punto, cuando adquirió en forma harto sospechosa, ya que no ha podido probar la regularidad de la operación ni la persona del vendedor, numerosas remeras con su imagen, máxime cuando, como en el caso, se había anunciado a través de importantes periódicos de los riesgos que corrían quienes la utilizaren en ilícitas actividades comerciales. Corresponde por ello mantener la condena impuesta". En un interesante caso, la Corte Suprema afirmó, revocando una sentencia absolutoria del tribunal de alzada: "Que, por otra parte, también asiste razón al recurrente en cuanto a que el a quo ha valorado arbitrariamente todas las circunstancias en que fundó su duda sobre la existencia de dolo en el imputado, pues se limita al examen parcial y aislado de los elementos de juicio obrantes en la causa, pero no los integra ni los armoniza en su conjunto (Fallos, 308:640 y causas 112.XXII, `Irigoyen, Marcelo y otros s/robo de automotor´, B.168.XXII, `Borthagarey, Carlos Rubén´, y S.232.XXII, `Scalzone, Alberto´, resueltas el 10 y 24/11/1988 y el 1º/12/1988, respectivamente). Al respecto, sólo mediante ese ilegítimo procedimiento pudo el a quo fundar su duda sobre el conocimiento que pudo haber tenido el imputado acerca de la falsedad de las marcas de los objetos que tenía en venta, más valoradas conjuntamente la circunstancia de que el procesado manifestó haber comprado la mercadería en infracción en tres oportunidades a un proveedor no habitual, cuyos nombres y domicilios desconoce, que no le reclamó por la expedición de las facturas correspondientes a las operaciones, que el precio unitario de las prendas fue muy inferior al de las prendas con marca legítima, que no llevaba libros en legal forma y que de los registros contables referentes al cumplimiento de sus obligaciones tributarias no surge constancia alguna de esas operaciones, ellas, más que introducir alguna sombra de duda sobre el conocimiento que el imputado pudo tener de la falsificación, parecen reforzar la presunción legal de dolo que el a quo interpretó que surgiría del art. 39 de la ley 22362, y por esas consideraciones, y las concordantes señaladas por el Sr. Procurador General, es arbitraria la sentencia apelada también en este aspecto", S.350.XXII, "Sandys Confezioni SPA s/querella v. Faerman, Marcos". En esta causa el Procurador Fiscal produjo un interesante dictamen, uno de cuyos párrafos transcribo a continuación: "...considero que asiste razón al apelante cuando sostiene que Faerman no podía desconocer que esos artículos tenían una marca y que ésta debía hallarse registrada. Sin embargo, pese a ello, las compró sin exigir la documentación que acreditara su origen y la identidad del vendedor, actitud que, a lo menos, resulta indicativa de un asentimiento de su parte ante la posibilidad de que la marca colocada fuese falsa. La excusa que en este sentido intenta el procesado cuando afirma que el vendedor prometió remitirle la factura con posterioridad, no justifica su conducta ya que, además de no brindar razón satisfactoria alguna que explique los motivos que determinaron esa modalidad, confiesa haber realizado dos compras ulteriores sin exigir previamente los documentos relativos a la primera oportunidad. Esa continuidad de operaciones que destruye la excusa ensayada por el acusado no fue valorada como indicio de cargo, incurriéndose así en otra causal de arbitrariedad" (causa 847.XXII, "Cáceres, Julio César y otro s/robo en grado de tentativa", del 28/4/1988).

En sede civil también se presume que el comerciante conoce la mercadería y las marcas de los productos que vende. En este sentido ver causa 5489, "Bausch & Lomb Incorporated v. Collazo, Carlos A.", sala III, del 17/8/1988; causa 2575, "Compañía de Radiocomunicaciones Móviles SA v. Casa Jorge Poel", sala I, del 10/11/1992.

6.7. TENTATIVA

El art. 51 de la anterior ley 3975 establecía que la "simple tentativa no será penada". La ley hoy vigente, al no incluir una norma similar, ha derogado esta exclusión. La tentativa es por tanto punible según lo dispuesto en el art. 42 del Cód. Pen. Hay tentativa, como lo explica este artículo, cuando el agente con el fin de cometer un delito determinado "comienza su ejecución pero no la consuma por circunstancias ajenas a su voluntad". La pena será la aplicable al delito en cuestión reducida de un tercio a la mitad.

La tentativa de un delito marcario es posible. La comete quien encarga la impresión de etiquetas falsificadas o la fabricación de envases, protegidos ellos por marcas registradas, con el fin de usarlos con sus productos, o quien fabrica las matrices que le permitirán reproducir una marca registrada. En definitiva lo hace quien realiza actos que constituyen el comienzo de ejecución de un delito marcario con la finalidad de lograr su consumación.

6.8. REINCIDENCIA

Al reincidente le corresponde la aplicación agravada de la pena establecida para el delito en cuestión, conforme lo establecen las normas del Código Penal (1065). Además, el reincidente no podrá gozar de la condena condicional y deberá sufrir la pena correspondiente (1066).

Los reincidentes merecen así el máximo de las penas impuestas (1067).

6.9. CONCURSO DE DELITOS

Es posible que el infractor marcario incurra en concurso de delitos. Lo hará si quien fabrica una marca falsificada la aplica luego al producto y por último ofrece éste en venta. Son de aplicación en estos casos los arts. 54 y ss. del Cód. Pen.

6.10. PARTICIPACIÓN

La participación que abarca la complicidad primaria, la secundaria y la instigación es no sólo posible sino muy habitual en los delitos marcarios. Son cómplices primarios o necesarios todos aquellos "que tomasen parte en la ejecución del hecho o prestasen al autor o autores un auxilio o cooperación sin los cuales no habría podido cometerse" (1068).

El cómplice secundario es quien coopera de cualquier otro modo a la ejecución del hecho y quien preste una ayuda posterior cumpliendo promesas anteriores a la ejecución. Por último, es instigador quien determina directamente a otro a cometerlo.

Es cómplice quien aporta los elementos sobre los que se materializarán las infracciones, como ser etiquetas, telas, envases, etcétera. Lo será también quien ponga a disposición el local en el que se venderán los productos con marca en infracción, o quien preste o conduzca camiones para la distribución de los mismos. Los ejemplos pueden ser muchos dada la cantidad de personas que cooperan en el proceso que va desde la fabricación de la marca en infracción hasta la venta del producto que la lleve.

(1065) Arts. 50 y ss. del Cód. Pen.

(1066) Art. 27 del Cód. Pen. Ver "J. & E. Atkinson Ltd. v. Tuilino, Nicolás", del 8/5/1940, PyM, 1940-229; "Forlano Hnos y otros v. Otero Mariño, José", del 23/10/1940, PyM, 1940-596; "J. & E. Atkinson Ltd. y Saprochi SA v. Toucedo, Francisco", primera instancia del 21/10/1940, PyM, 1940-592.

(1067) "SA Fratelli Branca y John Dewar & Sons v. Rossi, Luis", primera instancia del 10/4/1942, PyM, 1942-132; "SA Saprochi v. Navarro, Rodolfo V.", del 22/7/1942; "Northam Warren Corp. v. Cáceres, Cipriano", primera instancia del 30/4/1942, PyM, 1942-150.

(1068) Art. 45 del Cód. Pen.

6.11. LA ACCIÓN PENAL

El art. 32 de la ley establece que la acción penal es pública. Por lo tanto, es una acción que debe ser promovida de oficio por el Ministerio Fiscal o por un juez, aunque también puede serlo sobre la base de una denuncia de un particular. Esta acción no puede ser desistida y el trámite respectivo debe continuar hasta la conclusión del procedimiento o la extinción de la acción.

El régimen anterior era diferente. La querella podía ser iniciada sólo por un particular interesado, quien podía desistir de la misma. Si bien el Ministerio Fiscal podía continuar con la querella, no conozco casos en que lo hubiera hecho. Con esto contaban los infractores, quienes esperaban la iniciación de la querella para negociar su desistimiento. Hoy esto no es posible y debería constituir un freno a las infracciones marcarias.

6.12. PROMOCIÓN DE LA ACCIÓN

El art. 71 del Cód. Pen. establece que la acción pública debe ser iniciada de oficio. No necesita de un particular que la promueva. Ante el conocimiento del delito el Ministerio Fiscal debe iniciar la querella respectiva.

En la práctica, la forma habitual es la promoción de la querella por parte del titular de la marca, quien en definitiva es el más interesado en perseguir la infracción.

Cabe también que la acción penal tenga su origen en una denuncia. Ésta se puede efectuar ante las autoridades policiales, quienes inician una etapa instructoria en busca de la evidencia del delito y sus autores. Aun en estos casos la actuación del titular de la marca para determinar el carácter espurio de la mercadería es esencial. En la mayoría de los casos se constituirá como parte querellante y será quien efectivamente impulse el procedimiento.

En las acciones penales deben entender los tribunales federales en lo criminal y correccional (1069). Serán competentes los que tengan jurisdicción en el lugar en el que se cometió el delito.

Puede suceder que no se sepa con certeza en qué lugar se llevó a cabo el delito, por ejemplo, el de falsificación, o el de aplicación de la marca falsificada al producto. La Corte Suprema ha decidido que es en el domicilio del fabricante en el que se establece la jurisdicción. "Ello así, pues constancias de autos no permiten establecer el lugar en que los envases en cuestión fueron fabricados ni quién los confeccionó y sólo permiten determinar a ciencia cierta que la empresa demandada" (se trataba de una querella por imitación fraudulenta) "tiene su sede legal en la Capital Federal y su planta industrial en Florida, provincia de Buenos Aires, en donde es razonable presumir se materializó la infracción, pues es allí donde se fabrica el producto motivo de la querella" (1070).

6.14. PROCEDIMIENTO

Según lo establece el art. 33 de la Ley de Marcas el procedimiento de la acción penal es el correccional. Éste está reglamentado en los arts. 405 y ss. del CPPN.

(1069) Art. 33 de la Ley de Marcas.

(1070) "Warner Lambert SA v. Stanislavsky, Arnoldo y otros", CSJN, del 24/6/1982, Fallos, 304:916; en igual sentido Corte Suprema, competencia nro. 276, Libro XX del 19/3/1985, "Prein SACIFICA v. Perziano, Rodolfo" cuando se dijo: "...a fin de determinar el lugar de ejecución del delito es irrelevante el sitio donde pudieron haber sido ofrecidos o vendidos los productos que se denuncian en infracción. En consecuencia, si bien no se ha determinado con certeza el lugar donde aquellos fueron fabricados, toda vez que la planta industrial de la empresa a cuyos responsables se querella está ubicada en la localidad de Lanús, Pcia. de Bs. As., es razonable presumir que allí se materializó la infracción (cfr. doc. de Fallos, 304:916 )". Nota: este fallo se dictó con relación a un delito de patentes.

6.15. LAS PENAS

Cada uno de los delitos marcarios está penado con pena de prisión de tres meses a dos años. Además puede aplicársele al infractor una multa cuyo monto se modifica anualmente. El Poder Ejecutivo nacional actualiza anualmente estos montos según la "variación registrada en el índice de precios al por mayor nivel general, publicado oficialmente por el Instituto Nacional de Estadística y Censos" (1071).

6.16. OTRAS CONSECUENCIAS DE LA CONDENA

6.16.1. Comiso, venta, destrucción

Tanto en sede penal como en sede civil, el damnificado puede solicitar al juez que ordene "el comiso y venta de mercaderías y otros elementos con marca en infracción" (1072), y "la destrucción de las marcas y designaciones en infracción y de todos los elementos que las lleven si no se pueden separar de éstos" (1073).

Esta norma se complementa con lo establecido en el art. 23 del Cód. Pen. que exime el decomiso de los elementos "que pertenecieren a un tercero no responsable".

El juez debe ordenar estas medidas si media una condena. Es obvio que el cuerpo del delito no puede volver al comercio ya que se causaría el daño que quiso evitarse. Hasta se ha decidido en sede penal que corresponde la destrucción, sin que se haya dictado condena, si ha habido una imitación (1074).

Por ello, en primer término debe ordenarse la destrucción de las marcas en infracción o de los elementos que las lleven si no son separables. Podrán venderse entonces los productos y elementos sin marca y el producido ingresará a rentas generales (1075).

Sin embargo, se ha decidido que dado que la destrucción "tiene por objeto sacar al artículo en cuestión del circuito de comercialización", ello se logra de una manera más valiosa, "destinándola a instituciones de bien público en la que la marca no tendrá ninguna función publicitaria" (1076).

6.16.2. Publicación de la sentencia

La última parte del art. 34 establece que el juez "a pedido de parte, deberá ordenar la publicación de la sentencia a costa del infractor si éste fuere condenado o vencido en juicio".

Nada se dice respecto del medio gráfico a utilizarse ni del tamaño de la publicación. Entiendo que la importancia de la publicación deberá guardar relación con la magnitud del delito cometido. Comprobado que la falsificación, por ejemplo, fue importante y los productos con marca falsificada se vendieron en grandes cantidades, corresponderá que la sentencia sea publicada en un diario de gran circulación y con un tamaño relevante. Desde luego que el diario deberá ser el que se distribuya en la zona en la que se cometió el delito. Y si fuera en varios lugares y no hubiera un diario que los abarque a todos, entonces se deberá publicar en cada uno de los diarios locales, o bien en un diario de circulación nacional. La publicación de la sentencia sólo procede en caso de haberse cometido los ilícitos previstos en el art. 31, y que desde luego hubiera condena, sea en sede penal o civil. No procede la publicación de la sentencia en los casos de nulidad de marca (1077).

(1071) Art. 31 de la ley. El producido de las multas ingresará a rentas generales según lo dispone el art. 37.

(1072) Art. 34, inc. a).

(1073) Art. 34.

(1074) "Costaguta y Cortés v. A. Gianone", primera instancia del 23/7/1903, PyM, 1903-245; "F. Cinzano y otros v. Gianico y Lagni", del 26/4/1904, y "Cassels y Cía. v. M. E. Repetto y Cía.", primera instancia del 26/12/1904, PyM, 1904-74 y 397, y segunda instancia del 27/7/1905, PyM, 1905-219; "Otard Dupuy v. Neyra, M.", del 25/7/1907, PyM, 1907-111 y 377.

(1075) Art. 37.

(1076) Causa 978, "Gutiérrez, Alberto D. v. Gatic SACIFIA", sala I, del 19/10/1990. Esto mismo ya había sido decidido en una causa en la que se había infringido un modelo industrial. En esa oportunidad se sostuvo: "Esta medida, por su naturaleza, se inscribe en el marco general de las penas accesorias, como sus similares provistas en el art. 23 del Cód. Pen. Y se inspira en un doble propósito: por un lado, en cuanto perjudica al condenado en su patrimonio, asumen carácter sancionatorio, y por otro, concurre en ella un claro fin de prevención, al evitar que los objetos continúen utilizándose delictivamente (cfr. SOLER, S., Derecho Penal argentino, Parte general, T. II, p. 445). De allí que tales finalidades se

cumplen con el decomiso de los efectos y nada impide -como lo establece el citado art. 23 del Cód. Pen.- aprovecharlos en la medida que sus características lo permitan; operando entonces la pérdida de ellos a favor de los gobiernos de la Nación o de las provincias (expresión amplia que comprende, v.gr., hospitales, escuelas, etc., cfr. TERÁN LOMAS, R. A. G., Derecho Penal, T. II, "Parte general", nro. 500, p. 433)". Causa 429, "Loiseau, Carlos v. Schor, David Samuel y otro", sala I, del 14/4/1981.

(1077) Fallo de la CSJN, opinión del Procurador Fiscal L.135.LXXII, "Lacoste, Jean René v. Modart SACIFeI", del 28/2/1989.

El art. 34 en su primer párrafo al hablar de la "vía elegida" reconoce la posibilidad de que el damnificado recurra al juicio penal o al juicio civil. Esta cuestión no ha ofrecido dudas hasta el presente, máxime cuando el titular de la marca puede no estar seguro de probar el dolo del infractor (1078).

La otra cuestión que se plantea es si el damnificado, por ejemplo el titular de la marca, puede iniciar ambas acciones. La civil primero, para que se ordene el cese del uso y la reparación de los daños, y luego la penal para que se apliquen las penas establecidas. Entiendo que sí porque se trata de objetivos diferentes, aun cuando el cese del uso esté comprendido en la sentencia penal condenatoria. Por esta razón me inclino por aceptar esta posibilidad pero no en el caso en que la acción penal se inicie primero.

Puede suceder que luego de iniciada la acción civil se encuentre la evidencia necesaria que demuestre el dolo del demandado y recién entonces ser merecedor de las penas.

6.18. PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL

Rigen también en esta materia las disposiciones del Cód. Pen. Por lo tanto, la prescripción de la pena de prisión opera a los dos años (1079) de la medianoche del día en que se cometió el delito o, si éste fuere continuo, en que cesó de cometerse (1080). La pena de multa prescribe a los tres años de esta fecha (1081).

El delito de marcas no es un delito continuo. Cada vez que se realiza nace un nuevo plazo de prescripción. Esta repetición, por lo tanto, interrumpe el plazo de prescripción, tal como lo han sostenido reiteradamente los tribunales (1082).

Desde luego, la iniciación de la acción penal interrumpe el plazo de prescripción (1083).

6.19. LA PERSONERÍA EN LA ACCIÓN PENAL

Es una práctica generalizada desde siempre que una querella pueda ser iniciada y sustanciada por un apoderado en cuyo mandato no se especifique la persona que se ha de querellar. Esta práctica, contraria a la seguida en otras cuestiones penales, tiene su razón de ser. Quien actúa en defensa de su marca lo hace por lo general urgido por el temor de que la mercadería desaparezca. El que actúa ilegalmente toma todo tipo de recaudos para no ser descubierto y es común que su mercadería tenga una gran movilidad. El que fabrica a su vez trata de hacerlo con toda rapidez y lleva la mercadería terminada de inmediato a otros depósitos. La iniciación de una medida precautoria en sede civil o penal tiene por ello una urgencia grande. De encontrarse mercadería con marca en infracción, la acción, sea penal o civil, debe iniciarse dentro de los 15 días hábiles. Este plazo no es, en muchos casos, suficiente para obtener un poder con la designación de los querellados.

No se sabe quién es el responsable del delito antes de iniciarse esa medida y en muchos casos tampoco se sabe luego de llevarse a cabo la medida. Sin embargo, el plazo para iniciar la querella corre inexorable a partir de practicado el secuestro, embargo o inventario.

Se ha dicho también, con razón, que "la protección de esos derechos puede verse perturbada si, en presencia de cada infracción, debe el damnificado, comerciante en la mayoría de los casos, otorgar poderes individuales" (1084).

Como dije recién, los tribunales desde siempre han aceptado los poderes así otorgados y la práctica se mantiene hasta hoy inalterada (1085).

Sons Ltda. v. Douglas, Gigy O´Farrell", primera instancia del 22/7/1911, PyM, 1911-417; "Bislery Félix y Cía. v. Mauber, M.", del 19/7/1913, PyM, 1913-25 y 389; "Deaborn Ltd. v. med. prev.", del 20/4/1918, PyM, 1918-219; "Fratelli Branca v. Aguirre, Pedro", primera instancia del 22/11/1919 y "Garfield Tea Co. v. Artusso, Luis", del 25/11/1919, PyM, 1919-314 y 316; "Fratelli Branca v. Albano, Cosme", Corrientes del 30/11/1920, PyM, 1921-75; "Gremy, Gastón v. Barbará, Belarmino", del 4/11/1925, PyM, 1925-417; "Freixas, Antonio v. Baretta, Miguel J.", Córdoba, primera instancia del 25/10/1935 y "M. S. Bagley y Cía. Ltda., Antonio Freixas, Francisco Cinzano y Cía. Ltda. y SA Fratelli Branca v. Bettini, Luis", Córdoba, primera instancia del 18/12/1935, PyM, 1935-625 y 767; "M. S. Bagley y Cía. Ltda. y SA Fratelli Branca v. Baretta, Miguel", primera instancia del 31/12/1935, PyM, 1936-229; "Griet y Cía. v. González, Ignacio", Rosario, primera instancia del 29/10/1937, PyM, 1937-573.

Respecto a los poderes otorgados en el extranjero, ellos se rigen conforme a las leyes del país en los que fueron otorgados y me remito a lo dicho antes sobre este tema (1086).

(1078) BREUER MORENO, P. C., Tratado..., cit., p. 445. Ver también causa 3139, "Francmode SA v. Dante SRL", sala I, del 18/10/1985, donde se afirmó "que el titular puede contentarse con accionar civilmente contra el infractor sin reclamar la aplicación de las sanciones penales".

(1079) Art. 65, inc. 4º, Cód. Pen.

(1080) Art. 63, Cód. Pen.

(1081) Art. 63, inc. 5º, Cód. Pen.

(1082) En un caso se afirmó: "cualquiera sea el tiempo en que se viene publicando el periódico incriminado, o el momento en que la parte acusadora conoció la existencia de dicha publicación, lo cierto es que en los dos meses anteriores a la deducción de la querella se repetía el presunto delito con la aparición de los ejemplares 3 y 4...", "...este delito no es continuo" (refiriéndose al de falsificación), causa "SA El Avisador Mercantil v. Ares, Héctor y Blanco, Francisco", del 1º/10/1941, PyM, 1941-488; ver también "Martín y Cía. Ltda. v. Nicolini, G.", del 11/8/1939, PyM, 1939-511; "E. Mate Larangeira Mendes SACeI v. F. Huerga, J. Yelpo y Amadeo di Giorno", primera instancia de La Plata, del 14/8/1939, PyM, 1939-723; en "Pozzi, Luis v. Schijman, Melchor", del 7/7/1944, PyM, 1944-151, se sostuvo que "dicha prescripción no se ha operado pues el delito no es continuo y está acreditado en autos que el querellado lo repitió en la fecha en que se practicó la diligencia".

(1083) "Suc. Emilio Nogués v. Gaspar Arakelian y Simón Gitman", del 29/12/1946, PyM, 1946-1 y 255; "Specos, Alfredo v. Toretta, Pedro", del 16/3/1945, PyM, 1945-45; "Gómez Balbuena y Bonifiglio v. Jasik, José", del 10/4/1944, PyM, 1944-69; "SA Saprochi v. Navarro, Rodolfo V.", del 22/7/1942, PyM, 1942-314, entre otros.

(1084) Causa 7786, "Perego Caldura, María v. Connacorsi, José S.", sala I, del 26/9/1972; ver también la causa "Josefa In´s Ortiz" de la sala entonces única, del 25/6/1968 citado en este fallo, y en igual sentido "Dellepiane v. Salinas", del 19/6/1959, LL, 99-345.

(1085) "Reckitt

(1086) Ver nro. 3.3.13.

6.20. LA FALSIFICACIÓN DE MARCAS OBLIGATORIAS

El art. 289 del Cód. Pen. en su inc. 1º reprime con prisión de seis meses a tres años al que "falsificare marcas, contraseñas o firmas oficialmente usadas o legalmente requeridas para contrastar pesas o medidas, identificar cualquier objeto o certificar su calidad, cantidad o contenido y el que las aplicare a objetos distintos de aquellos a que debían ser aplicados".

De la lectura de este párrafo se desprende que parte del mismo se refiere a las marcas que identifican objetos. Se trata pues de las marcas que legisla la Ley de Marcas. Pero si bien el objeto legislado es el mismo, el objetivo perseguido es diferente y los presupuestos del delito "marcario" también.

Esta norma tiene por finalidad castigar a quienes falsifiquen marcas que deben ser obligatoriamente utilizadas para "identificar objetos". Y también castiga a quienes usan esas marcas, firmas o contraseñas para identificar otros objetos que aquellos para los que existe obligación de uso.

Una diferencia importante con el régimen de delitos marcarios de la Ley de Marcas es que esta norma hace abstracción total del registro de la marca en cuestión. Basta con que una disposición legal obligue al uso de una marca para que su falsificación o uso indebido -para otros productos- sea considerada delito (1087). La disposición legal no requerirá el previo registro de la marca, con lo cual si éste no se ha obtenido la falsificación será castigada en virtud de esta norma. Pero no lo será, strictu sensu, la imitación fraudulenta. La venta del producto, aplicación de la marca y otros delitos marcarios serían punibles, bajo este supuesto, con la figura de la complicidad que prevén los arts. 45 y ss. del Cód. Pen.

El delito que comento está incluido en el capítulo de delitos contra la fe pública. El interés en juego es ajeno al interés directo del titular de la marca.

La Corte Suprema ha afirmado que este régimen no derogó el de la Ley de Marcas, sino que legisla un supuesto diferente (1088).

(1087) La Corte Suprema ha sostenido que el art. 289 del Cód. Pen. "contempla la falsificación de marcas de fábrica cuyo empleo en cierta clase de artículos no es facultativo para el industrial o comerciante sino obligatorio en virtud de ley que así lo disponga", causa "Kauschanjky, Mauricio", del 12/5/1943 en Fallos, 195:436. "De tal manera que, de ajustarse las etiquetas y señales a las previsiones del art. 68, inc. 3º del decreto 141/1953 incorporado en el orden nacional por ley 18284 bajo la denominación de Código Alimentario Argentino, los hechos de falsificación configurarían el delito descripto en el art. 289, inc. 1º del Cód. Pen., respecto de los cuales cabe que se pronuncie -ya por su incriminación o por su atipicidad- el juez en lo Criminal de Sentencia que tomara intervención en la causa (Fallos, 251:495; 252:354; 254:103; 266:240; 297:563 y 302:1534, entre muchos otros)".

(1088) En un viejo fallo en autos "La Argentina SA y otros v. Acutain, José E.", del 8/3/1929, Fallos, 154:97, el máximo tribunal sostuvo: "Que, por lo demás, el art. 289 del Cód. Pen. no ha modificado la Ley de Marcas de Fábrica ni en sus preceptos generales ni en las sanciones aplicables a las usurpaciones entre comerciantes o fabricantes. El citado precepto se ha limitado a legislar acerca de la falsificación de marcas o contraseñas de fábricas o establecimientos particulares exigidos por la ley en cierta clase de trabajos o de artículos, refiriéndose, sin duda, a los casos en que el empleo de la marca se hace obligatorio por requerirlo así necesidades de conveniencia pública (art. 7, ley 3975), o a las hipótesis legisladas por la ley 11275 (arts. 1 y 3 ), pero sin comprender aquellos casos, como es el de autos, en que el uso de la marca es meramente facultativo para el comerciante o el industrial. Ver también CSJN, "Kauchansky, Mauricio", del 12/5/1943, Fallos, 195:436.

6.21. LA ACCIÓN CIVIL. EL INTERÉS LEGÍTIMO. LA MALA FE

El art. 4 establece que cualquier persona con interés legítimo puede oponerse al uso de una marca (1089). Ésta es la base de la acción civil de cesación de uso de una marca. Esta norma se complementa con lo dispuesto en el art. 34 que admite que el damnificado por los actos enumerados en el art. 31 pueda recurrir a la vía civil.

El juego de estas normas deja abierta la posibilidad de solicitar civilmente que se ordene la cesación del uso de una marca, o el ofrecimiento en venta o comercialización de productos que las lleven. Y podrá hacerlo cuando tenga interés legítimo para ello. Este interés existirá toda vez que el uso marcario afecte el derecho exclusivo invocado por el demandante que su marca le otorga, o bien cuando el uso viola una disposición legal de cualquier índole y esto le afecta.

El interés es el mismo requerido para deducir una oposición al registro, también, por tanto, su interpretación amplia (1090).

Se ha sostenido con razón que "nadie, sin autorización del titular del registro en nuestro país, puede invadir el ámbito otorgado a su marca y que, si así lo hace, al margen de sus intenciones, se configura un ilícito civil susceptible de tutelar en este fuero" (1091). Este principio marca sin duda uno, quizás el más importante, de los supuestos que dan lugar a las acciones civiles por cese de uso.

En estas acciones no es requisito para que proceda una acción de este tipo el que el demandado haya obrado con mala fe. Ello tendrá importancia para determinar si ha operado la prescripción (1092), pero no para hacer lugar a la demanda si las marcas en pugna son confundibles.

De todas formas, al igual que en sede penal, en causas civiles se ha reiterado que el comerciante tiene la obligación de cerciorarse "debidamente de estar negociando con el verdadero titular o su representante". Y que "tal exigencia, que viene impuesta por el deber de no vulnerar derechos ajenos y por el de ejercer la labor profesional con un mínimo de responsabilidad, no resulta de manera alguna excesiva, máxime teniendo en cuenta la facilidad con que cualquiera puede informarse acerca de las condiciones registrales de marcas de fábrica o industria en nuestro medio, merced al sistema de publicidad registral que organiza nuestra legislación" (1093).

6.21.1. Casos de confusión

El evitar la confusión que puede causar el uso de una marca es el motivo más usual de las acciones tendientes a obtener la cesación de uso. Me he referido ya a los distintos supuestos de confusión (1094), que son de perfecta aplicación a este capítulo. Ante la posibilidad de que ésta pueda darse, el titular de una marca, que verá así afectado su derecho exclusivo, puede accionar con éxito (1095). Los casos que pueden darse son infinitos, por lo que me referiré sólo a algunos de ellos.

No es excusa legítima del demandado el que su marca esté registrada cuando ésta no es usada tal cual fue registrada y ese uso deformado es el que provoca la confusión. Así se decidió en varios casos, entre ellos cuando el titular de la marca "Hom" demandó a quien usaba "Homo Sapiens", que estaba registrada, pero destacando visiblemente la palabra "Homo" (1096). Lo mismo sucedió cuando el titular de la marca "Snack" demandó contra el titular de la marca "Mac Coll Snack" que destacaba "Snack" y que además imitaba la grafía de la marca del actor (1097).

En otro caso, de evidente mala fe, se condenó a cesar en el uso de "Compasito" para distinguir compases, a quien lo hacía distinguiendo con caracteres mucho más destacados la voz "Sito", por ser confundible con la marca "Sito" (1098).

También se ha ordenado el cese de uso de una marca que distinguía productos no protegidos por la marca del actor. Fue el caso en que se usó la marca "Christian Dior" para distinguir mamparas de baño, producto éste para el que la conocida marca no estaba registrada. En un caso que llegó a la Corte Suprema, la Cámara afirmó que no debía aplicarse un criterio estricto a este respecto "porque la demandada, en abierta violación de las disposiciones del art. 953 del CCiv. y del art. 24, inc. b) de la ley 22362, utilizó una copia servil de la prestigiosa marca de la actora pretendiendo inducir a engaño al público consumidor" (1099).

6.21.2. Referencia a la marca ajena

Se consideró que incurría en un uso indebido quien vendía máquinas calificándolas de "similares a las `Rotaprint´", siendo ésta una marca registrada perteneciente a un tercero. En este caso se afirmó que "la infracción no consistió en que la demandada tratara de hacer pasar su marca como `Rotaprint´ (es decir que alguien la comprara por adquirir esta marca) sino en pretender que la referencia a dicha marca y la mención de su similitud estableciera en el adquirente una equiparación de calidades; o mejor dicho de excelencias. Lo que la máquina ajena ha ganado por su calidad y por la propaganda y por años de labor se busca, mediante un juego de ideas, traspasarlo a la máquina propia. Y esto es un aprovechamiento ilegítimo del prestigio ajeno, que es lo que la ley quiere evitar" (1100).

Otra forma de hacer referencia a la marca ajena que ha sido condenada a cesar ha sido la mención del antiguo empleador, o más específicamente de su marca. Fue el caso de quienes en la papelería comercial usaban la leyenda "ex técnicos de `Universal´". El fallo respectivo afirmó que "la utilización de una marca por una empresa comercial, aunque sea en mínima medida, siempre implica algún grado de `comercialización´ de ella; y en segundo término, porque no encuentro que la `comercialización´ del signo sea requisito para dar acogida a una demanda por cese de uso, cuando tal uso por un tercero no titular está suficientemente demostrado" (1101).

6.21.3. El uso de la marca ajena en la publicidad

Me he referido al comentar los delitos de uso de marca ajena a este supuesto (1102). Vuelvo sobre el tema puesto que en sede civil se ha planteado también la cuestión. Fue el caso de quien usó la marca "Rolex" en el cartel de su negocio y en su publicidad sin ser un agente oficial, aparentando serlo. Al ordenar el cese el tribunal afirmó "que ninguna persona sin autorización de su titular puede apropiarse o invadir el ámbito otorgado a su marca y que si así lo hace, al margen de sus intenciones, se configura un ilícito civil susceptible de tutelar en este fuero" (1103).

6.21.4. Uso como nombre comercial

Otro supuesto habitual de acción civil es cuando un signo confundible con la marca registrada es usado como nombre comercial. Me he referido a este caso y allí me remito (1104). Reitero que nadie tiene el derecho de usar la marca ajena como nombre comercial o como designación de una actividad sin fines de lucro si hay posibilidad de crear confusión (1105).

6.21.5. Casos del art. 31

Todos los actos enumerados en el art. 31 son susceptibles de ser perseguidos por la vía civil. Me remito a lo dicho en este capítulo al comentar cada uno de los incisos de dicho artículo.

6.21.6. Uso del nombre propio

El inc. h) del art. 3 prohíbe el registro como marca de "el nombre, seudónimo o retrato de una persona, sin su consentimiento o el de sus herederos hasta el cuarto grado inclusive".

La ley no quiere que alguien se apropie del nombre, seudónimo o retrato ajenos, y por eso prohíbe el registro. Es obvio que el titular de los mismos puede oponerse a su registro y

entiendo que también puede oponerse al uso. Y para ello no necesita previamente solicitarlos como marca. De no admitirse esta interpretación la Ley de Marcas sólo daría una solución parcial a la cuestión y no parece ser éste su espíritu.

6.21.7. Denigración

En los casos en los que una marca fuera utilizada para denigrar otra marca o los productos o servicios que ésta distingue, cabría la acción por cese de uso. Una forma de denigración sería la de referirse en publicidad a la marca de un competidor criticándola seriamente con ironía, pero siempre tratando de desmerecerla.

6.21.8. La dilución

La dilución del poder distintivo de una marca sin duda es algo que el titular desea evitar (1106). Se diluye el poder distintivo cuando existen varias marcas idénticas pertenecientes a distintos titulares que distinguen productos o servicios diferentes. Se diluye el poder distintivo de la marca que goza de unicidad, es decir cuando no hay otras idénticas que distinguen otros productos o servicios. Es el caso de marcas notorias como "Kodak", "Savora", "Rolls Royce" o "Ford". Si alguna de estas marcas apareciera en el mercado distinguiendo productos de otros orígenes, el consumidor no sabrá quién es el fabricante. El valor de la unicidad de una marca no ha sido aún reconocido por la jurisprudencia. Si algún día lo fuera, sólo correspondería con marcas únicas y de una gran notoriedad.

6.21.9. Uso por representante o agente no autorizados

El art. 6 septies del Convenio de París, en su párrafo segundo, establece que el dueño de la marca "tiene el derecho de oponerse a la utilización de su marca por su agente o representante, si no ha autorizado esta utilización". Puede solicitar la cesación del uso aun cuando el agente o representante haya solicitado u obtenido el registro de esa marca (1107).

6.21.10. Los nombres de dominio

Los nombres de dominio son para la Internet lo que los números para la red telefónica. Ni más ni menos, lo que tiene que "marcar" quien desea comunicarse con otro. En Internet, el nombre de dominio es en realidad un número, ya que cada vez que se escribe la combinación de letras que lo forma, se activa un número que permite la comunicación con el otro. El nombre de dominio ha sido creado porque permite una más fácil memorización, mucho más fácil que hacerlo con una combinación de números y signos de puntuación, como por ejemplo: 200.35.4.65:6600.

Obviamente, los titulares de marcas y de designaciones de actividades (nombres comerciales y designaciones de actividades sin fines de lucro), eligieron estos para que quien deseara entrar a su o sus sitios lo hiciera escribiendo en su computadora esos signos distintivos. Y así se hizo. Con lo cual, cualquier navegante de la red espera, al escribir Ford o Pepsi, entrar en el sitio de estas empresas, y si escribe Sedal o Chevrolet espera entrar en un sitio con información sobre estos productos.

Esta expectativa es la que hace que quienes no son los titulares de esos signos distintivos obtengan nombres de dominio formados por ellos. La finalidad buscada es la de luego vender el nombre de dominio a los titulares de esos signos distintivos y los habrá quienes tengan un sitio activo. La obtención de un nombre de dominio es muy fácil, sólo hay que pedirlo y si no hay otro idéntico ya otorgado, es otorgado automáticamente al solicitante. Con lo cual, quien obtiene un nombre de dominio bloquea a todo aquel que desee uno idéntico en el futuro para la misma categoría (com, org, edu, etcétera). En Argentina no se paga arancel alguno y su duración es ilimitada. No hay examen previo de similitudes, y no podría haberlo, como no lo hay cuando se contrata la instalación de una línea telefónica con el número respectivo. Tampoco se analiza, y no podría existir tampoco tal procedimiento sin contrariar la finalidad de los nombres de dominio, si el nombre de dominio solicitado es igual a una marca o a una designación preexistentes. Todos estos hechos hacen que los conflictos entre nombres de dominio y signos distintivos -y aquí me referiré a las marcas, aunque las soluciones son

igualmente aplicables a las designaciones- sean habituales y aumenten con el tiempo, y a medida que se desarrolle la Internet.

El titular de una marca puede así encontrarse con alguien que ha obtenido un nombre de dominio que es su marca. ¿Hay en este caso una violación del derecho marcario? La respuesta es negativa en la medida en que no exista un sitio distinguido por esa marca. Si lo hay, ese nombre de dominio habrá pasado a tener un segundo uso. Además de ser un medio para comunicarse, será una designación, y hasta podrá ser usado como marca. En estos casos puede haber una infracción marcaria si hay confusión o aprovechamiento indebido del prestigio ajeno. Se seguirán las reglas para resolverlo que existen en el derecho marcario. Pero esto no tiene nada que ver con el depósito del nombre de dominio en sí, ya que esas violaciones bien pueden darse mediando un nombre de dominio diferente.

Distinto es el caso frente al mero depósito o registro, sin uso posterior. Como dije recién, no hay violación de la marca porque no hay uso que pueda ser confrontado con la marca. El nombre de dominio y la marca están en planos diferentes que no se tocan. Si el nombre de dominio no tiene uso en un sitio, no hay punto de contacto.

Lo dicho no significa que el titular de una marca no tenga herramientas legales a las que acudir para obtener la revocación del depósito en cuestión, en determinadas circunstancias. Y éstas se dan cuando el depositante de un nombre de dominio ha actuado de mala fe. Si así se comprueba, se aplica el art. 953 del CCiv. que establece la nulidad de los actos realizados con mala fe, pero no las normas marcarias.

Actúa con mala fe quien obtiene un nombre de dominio que es una marca ajena. Obviamente que puede haber actuado con absoluta buena fe si la marca en cuestión es una palabra común y no ha adquirido difusión o notoriedad. No actúa con mala fe, en principio, quien obtiene el nombre de dominio "Oro", aún cuando pueda haber la marca "Oro" ya registrada. Digo en principio, porque si el solicitante, por ejemplo, es un empleado del titular de la marca "Oro", bien puede haber mala fe en el accionar de ese empleado. Esto me lleva a concluir que la mala fe no sólo existe si la marca tiene una cierta difusión o es notoria, sino si hay conocimiento de que otro es su titular. Son de aplicación en esto las pautas que rigen las nulidades marcarias.

Actúa con mala fe quien obtiene cantidad de nombres de dominio sin razón para ello. No olvidemos que los nombres de dominio han sido concebidos para permitir una más rápida y fácil comunicación, y no es admisible que haya quien tenga decenas y hasta cientos de nombres de dominio ya que no es creíble que los haya de usar a todos para acceder a distintos sitios. Por lo general, el depositante ha obtenido nombres de dominio que son marcas de distintas personas, y casi siempre conocidas.

No opino que el titular de una marca tenga mejor derecho que otro a obtener el nombre de dominio (1108). Sí opino que en cierta manera el que obtiene un nombre de dominio debe poder explicar que ha actuado con buena fe, aun cuando la única explicación válida sea la casualidad, que a veces, existe. Lo que no existe, como bien se ha decidido en materia marcaria, es la "casualidad milagrosa".

Los tribunales han reaccionado rápidamente y con eficacia contra quienes han obtenido nombres de dominio con mala fe. Lo han hecho en cantidad de oportunidades los jueces de primera instancia, en fallos rara vez apelados por el demandado.

6.21.11. Las razones sociales

Hemos visto en el capítulo 6.21.4. cómo el uso de una designación puede infringir el derecho exclusivo que otorga una marca. Se ha planteado si la mera adopción de una razón social, sin que ésta haya sido usada para distinguir actividad alguna, constituye infracción; o bien, si el titular de una marca tiene acción para obtener su modificación, o eventualmente, la exclusión de determinadas partes del objeto social que colisionen con los productos o servicios amparados por la marca (1109)

La respuesta negativa debe imponerse ya que mientras no exista actividad comercial no habrá signo distintivo que pueda distinguirla. Básicamente porque no hay confusión. Esta ha sido la jurisprudencia imperante durante la vigencia de la anterior Ley de Marcas, 3975. La Corte Suprema convalidó esta doctrina al confirmar un fallo en el que el entonces juez de primera instancia, el Dr. E. A. Ortiz Basualdo, a su vez confirmado por la Excma. Cámara, en el que aquél sostuvo que "el uso indebido del nombre, susceptible de fundamentar la acción por cesación de uso de nombre, que es el de la entablada, no se origina en una mera cláusula que permita incluir algún rubro o cualquier rubro en el objeto de la sociedad, sino la efectiva explotación de ese rubro. Por lo tanto, la actora tendría en el sub lite derecho a una acción como la intentada cuando la demandada se dedicara a un comercio similar al suyo" (1110). Desde la década del sesenta se han dictado fallos que ordenaron la modificación de la razón social, sin actividad comercial, ante la mera inclusión de rubros en el objeto social. Primero fueron casos en los que el actor invocaba su nombre comercial, como cuando se hizo lugar a la demanda atento "la posibilidad de que se produzca interferencia con las actividades de la actora" (1111). Luego, sobre la base de una marca con la tesis de evitar la posibilidad de confusión ante el uso potencial (1112).

La cuestión presenta distintas variantes. La primera cuando la acción sólo persigue el cambio de una razón social que no distingue actividad alguna. Y en esta variante puede suceder que la totalidad del objeto social coincida con la cobertura de la marca, o bien que la cobertura sea sólo parcial. Puede admitirse que se modifique la razón social ya que de usarse constituirá una infracción marcaria en el primer caso. En el segundo no se justificaría ello de ningún modo ya que el uso en rubros no coincidentes no dará lugar a la confusión que se quiere evitar. Procedería en este caso entonces que sólo se ordene la modificación del objeto social eliminando los rubros coincidentes.

Otra posibilidad es que la designación social esté siendo usada y además de tal cesación se persiga su modificación. Igual solución debería adoptarse ya que si procede la cesación de uso sólo con relación a los usos que pueden dar lugar a confusión frente al uso de una designación no veo por qué debería irse más lejos cuando esa designación no es usada y se trata de la mera razón social.

Con lo cual, la teoría de permitir el ataque a la razón social no debería extenderse a casos que, de existir uso como designación, no procederían.

Desde luego, procedería la acción contra el cese de uso potencial, ya que parece lógico suponer que la sociedad usará su razón social como designación de la actividad que decida desarrollar en el futuro, y el actor busca, con anticipación, una sentencia que ordene que ese uso no pueda realizarse. Máxime cuando, en virtud de la vigencia del art. 50 del convenio Adpic (1113), pueden obtenerse medidas de protección, cese de uso provisional en defensa de una marca antes que el uso comience.

De todas maneras, y sin dejar de reconocer que la teoría del uso potencial tiene su atractivo, me inclino por la no procedencia de la acción. Aun cuandocon también puede aceptarse en aquellos casos en que la mala fe aparezca manifiesta en la adopción de la razón social.

6.22. TRIBUNAL COMPETENTE

El art. 33 de la ley establece que la justicia federal en lo civil y comercial es la competente para entender en las acciones civiles.

El tema puede presentar, para algunos, dudas en caso que el demandado hubiese firmado un contrato de licencia de uso de marcas o de franquicia, luego rescindido por el titular de la marca, y el uso continúa. Ese contrato puede haber establecido que para resolver las cuestiones atinentes al contrato sería competente la justicia de otro fuero, aun del extranjero, o bien un tribunal arbitral. Terminado el contrato, es obvio que el uso marcario debe cesar, de lo contrario nace automáticamente una violación a la Ley de Marcas. El titular de la marca tiene el derecho de recurrir ante la justicia federal para defender su derecho. No es éste un asunto contractual, como no lo sería, si el contrato hubiera terminado por vencimiento del plazo. Obsérvese que el titular de la marca no puede ir más que a la justicia federal, ya que no puede seguir el procedimiento establecido en un contrato que él rescindió. Desde luego que, en la justicia federal, el demandado podrá argumentar, y eventualmente salir triunfante, que el contrato fue mal rescindido y, por lo tanto, el uso realizado, legal. Pero la cuestión es competencia del fuero federal si el titular de la marca alega una infracción y solicita que se ordene su cesación.

6.23. PROCEDIMIENTO

Las acciones civiles seguirán el trámite del juicio ordinario, regulado en el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.

6.24. COMISO, VENTA, DESTRUCCIÓN

La condena en sede civil, al igual que en sede penal, traerá aparejados el comiso y venta de las mercaderías y otros elementos con marca en infracción, la destrucción de las marcas y de los elementos que las lleven si no son separables y la publicación de la sentencia si fuera pedido por el actor.

Sin embargo, se ha ordenado que, en lugar de la destrucción, la mercadería con marca en infracción, en el caso video cintas con marcas de la actora, fueran entregadas por el juzgado a instituciones de bien público (1114).

En un caso de cese de uso el actor solicitó que se condenara al demandado a retirar la mercadería de los comercios, recomprándola a los minoristas. También pidió una indemnización por los productos vendidos. El tribunal negó que ambas pretensiones fueran satisfechas al mismo tiempo puesto que "la accionada pagaría dos veces el mismo perjuicio" (1115). En esta oportunidad el tribunal fijó una indemnización equivalente al 80% de las utilidades del demandado.

6.25. PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN

El art. 36 dispone que "el derecho a todo reclamo por vía civil prescribe después de transcurridos tres años de cometida la infracción o después de un año contado desde el día en que el propietario de la marca tuvo conocimiento del hecho".

Esta norma se aplica a todos aquellos actos de "usurpación", que dan lugar a la acción de cesación de uso. Al igual que con los delitos, el plazo de prescripción se interrumpe cada vez que se repite el ilícito civil (1116).

Puede decirse entonces que la acción de cesación de uso de un ilícito civil es imprescriptible. Ya que si el uso indebido continúa con habitualidad, con tomar el último acto siempre se estará dentro del plazo legal. Y si el uso cesó en algún momento la acción para hacerlo cesar es innecesaria.

¿A qué se refiere entonces este plazo de prescripción del art. 36 ? Se refiere, a mi juicio, a la acción de daños y perjuicios que el actor puede iniciar para obtener la reparación correspondiente. También es aplicable el plazo a los usos marcarios que no configuran actos ilícitos. Por ejemplo, el uso de una marca que sin intención de su usuario es confundible con la marca registrada. Caso en el que no se la puede atribuir mala fe, intento de confundir o de aprovechar el prestigio ajeno al usuario.

Esta interpretación difiere en parte de la existente estando vigente el art. 55 de la anterior ley en este último punto. Dicho artículo establecía que "no se podrá intentar acción civil ni criminal después de pasados tres años de cometido o repetido el delito, o después de un año contado desde el día en que el propietario de la marca tuvo conocimiento del hecho por primera vez".

Entonces la jurisprudencia sostuvo que esta norma sólo se aplicaba a los hechos de "naturaleza delictuosa", debiendo las acciones por cesación de uso de marca en los que no hubo delito, regirse por el plazo de diez años fijado en el CCiv. (1117). Aunque también se sostuvo que si había mala fe la acción no prescribía (1118).

El plazo de prescripción para los casos simples de confusión ha quedado reducido a tres años. Admito que cabe aun la interpretación anterior, pero la utilización de la expresión: "Todo reclamo" me inclina por la opinión que entiende que se han querido incluir en este plazo los supuestos no delictivos.

6.26. EL INCIDENTE DE EXPLOTACIÓN

El art. 35 de la ley prevé un procedimiento mediante el cual quien persiga la cesación de uso de una marca pueda asegurarse una garantía si el uso cuestionado continuase durante la sustanciación del juicio (1119). Así establece que "en los juicios civiles que se inicien para obtener la cesación del uso de una marca o de una designación, el demandante puede exigir al demandado caución real, en caso que éste no interrumpa el uso cuestionado. El juez fijará esta caución de acuerdo con el derecho aparente de las partes y podrá exigir contracautelas".

"Si no se presta caución real, el demandante podrá exigir la suspensión de la explotación y el embargo de los objetos en infracción, otorgando si fuera solicitada, caución suficiente".

El texto actual, que reemplaza el del art. 64 de la ley 3975, termina con una discusión sobre quién podía pedir la fijación de la caución. Según el texto actual sólo el demandante puede hacerlo si el demandado desea seguir utilizando la marca cuestionada.

Junto con la demanda, o luego de iniciada, ya que no hay plazo para hacerlo, el demandante puede solicitar al juez que se intime al demandado a que manifieste si ha de continuar en el uso de la marca. El demandante deberá, en ese mismo acto, solicitar que se fije caución para el caso en que la respuesta sea afirmativa, e inclusive ofrecer medidas de prueba cuya producción permita la fijación de una caución adecuada. La caución debe ser real, según lo manda la ley en forma taxativa.

El incidente de explotación no tiene otra finalidad que la de obtener una garantía del supuesto infractor, con la que ha de responder por los eventuales daños, o parte de ellos, por la continuación en el uso de la marca. No es, como lo ha decidido la Corte Suprema, un medio para "impedir al demandado civilmente por el uso de una marca cuya similitud se impugna por prestarse a confusión de seguir explotándola antes de la sentencia que establezca esa similitud" (1120).

El demandado, ante tal intimación, puede afirmar que continuará usando la marca, en cuyo caso se fijará la caución luego de producidas las pruebas que fueran solicitadas. Fijado el monto de la misma el demandado deberá prestar la caución real en el plazo que el juzgador fije. Si no lo hace, el juez, a pedido del demandante, ordenará el embargo de la mercadería con la marca en cuestión y la suspensión de su uso. Sólo si el demandado así lo pide, el juez le fijará una caución al demandante.

Puede suceder que el demandado manifieste que cesará en el uso de la marca. En este caso, aunque expresamente no lo establezca la norma, el demandado puede solicitar que la caución sea prestada por el demandante. Así corresponde interpretarlo por analogía según lo dispuesto en el segundo párrafo del art. 35.

El demandado puede manifestar primero que continuará en el uso de la marca, pero luego, al encontrarse con una caución elevada, puede modificar su actitud y manifestar que ha de cesar. Es lógico que pueda hacerlo, pero dado que su actitud ha sido contradictoria, corresponderá que se le impongan las costas.

Si esto ocurriera, puede aun el demandado pedir que sea el demandante quien preste la caución que él hubo de prestar. Si a su vez el solicitante no depositare la caución, debe considerarse que ha desistido del incidente. Y en virtud de ello las costas del incidente correrán por su orden.

Una última posibilidad está en que el demandado manifieste que ha de cesar en el uso y pida que el demandante preste caución suficiente. Si éste no lo hace, debe tenérselo por desistido del incidente e imponérsele las costas.

El incidente de explotación sólo procede en los juicios civiles y presupone que se ha iniciado la demanda respectiva. No procede en los juicios criminales puesto que no sería admisible

que el demandado pudiera seguir cometiendo delitos, legalizados por el depósito de una caución real.

Por último, se ha dicho, con razón, que no es requisito para la procedencia del incidente que quien lo solicita use la marca sobre la que basa su pedido (1121).

6.26.1. La caución

La caución que debe prestar el demandado, si decide seguir utilizando la marca impugnada, tiene como finalidad el responder por los daños causados si en definitiva pierde el juicio. No tiene como objetivo la caución el hacerle más onerosa la explotación al demandado (1122).

Lo dicho hace que esta caución tenga una gran importancia pues su base de cálculo debe ser la misma que la utilizada para ordenar la reparación del daño. Me remito a lo dicho en el capítulo respectivo respecto de la fijación de los daños, que es de perfecta aplicación en este punto.

Dada la finalidad de la caución es perfectamente lógico que pueda modificarse, en más o en menos, si las bases que sirvieron para su cálculo se modificaran con el correr del tiempo. Por ejemplo, si el demandado vendiera mucho más o mucho menos de lo calculado inicialmente, o si el trámite del juicio se prolongara más allá de lo previsto al fijar la caución. La modificación de la caución permitirá que, efectivamente, cumpla con el fin para el que se la instituyó: reparar un daño.

(1089) La segunda frase del art. 4 establece que "Para ser titular de una marca o para ejercer el derecho de oposición a su registro o a su uso, se requiere un interés legítimo del solicitante o del oponente".

(1090) Ver supra nro. 3.2.2.

(1091) Causa 3139, "Francmode SA v. Dante SRL", sala I, del 18/10/1985; en igual sentido causa 4369, "Relojes Rolex Argentina SA Importadora v. Ferlazzo, J. Antonio", sala I, del 16/12/1986.

(1092) Ver nro. 6.25.

(1093) Causa 4970, "Nina Ricci SRL v. Lasny SA", sala 2, del 10/3/1987; causa 2357, "Francmode SA v. Danduf SACIFI", sala I, del 14/8/1984; causa 3139, "Francmode SA v. Dante SRL", sala I, del 18/10/1985; en el caso en que el titular de la marca había hecho conocer la existencia de la marca y había "advertido, a través de diarios de circulación masiva, sobre la existencia de maniobras espurias de imitación y usurpación de sus marcas...", se sostuvo que "el comerciante coreano Ki Hwan Cho sabía o debía saber, obrando con cuidado y diligencia, que las prendas importadas se hallaban teñidas de ilegitimidad; vicio éste que no desaparece por el hecho de que se esté ante mercadería traída del exterior", Causa 3695/97, "NBA Properties Inc. v. Cho Ki Hwan", sala III, del 16/5/2002.

(1094) Ver nros. 4 y ss.

(1095) Me remito a lo dicho en el nro. 6.1. al comenzar este capítulo respecto de la exclusividad.

(1096) Causa 8806, "Société Anonyme dite Innovations pour L´Élégance Masculine v. Mendel Klier SA", sala I, del 22/8/1980.

(1097) En causa 2340, "Kaplan, Carlos v. Noel y Cía. Ltda. SA Arg. de Dulces y Conservas", del 13/7/1974, se dijo que al actuar así "entraría en la competencia desleal no por la confundibilidad de las marcas, sino por procedimientos dolosos y de mala fe a lo que no le da derecho la concesión de la marca que se resuelve en este juicio".

(1098) Causa 9237, "Talleres H.G. SRL v. Fábrica de Compases de María T. F. de Florenza y/o sucesores y otra", sala I, del 27/11/1970.

(1099) Causa 3956, "Christian Dior SA v. Mampar SA", sala I, del 23/5/1986. La Corte confirmó luego este fallo.

(1100) Causa 592, "Rotaprint Argentina SRL v. Foto Offset Argentina SRL", del 13/6/1966.

(1101) Causa 4598, "Schena, Alberto v. Tuñez, José M. y otro", sala I, del 7/11/1986.

(1102) Ver supra nros. 6.4.3. y 6.4.5.

(1103) Causa 4369, "Relojes Rolex Argentina SA Importadora v. Ferlazzo, J. Antonio", sala I, del 16/12/1986.

(1104) Ver supra nro. 6.4.5.

(1105) Ver, entre muchas otras, causa 1271, "IMPA v. Impau SA", sala I, del 18/10/1990; causa 1953, "Exxon Corporation v. Axxan SA", sala I de 31/10/1991; CSJN, M.248.XXIII, "RM Marriot Corporation v. Rila SA", del 10/9/1991.

(1106) Me refiero a la dilución en el nro. 8.4.

(1107) BODENHAUSEN, G. H. C., Guía..., cit., p. 139.

(1108) Causa 4218/1998, "Cafre SA v. Informática para Profesionales SRL", sala I, del 13/3/2003, en la que se ordenó la revocación del nombre de dominio obtenido por la parte demandada, sosteniendo que la parte actora se veía impedida de acceder a la red "con su idéntica marca, ejerciendo en su plenitud el derecho que nace de su titularidad (art. 4, ley 22362)" Y se agregó que, "...aun admitiendo que no resulta posible atribuir con certeza mala fe a las demandadas, la solución contraria implicaría obligar al titular del registro marcario -poseedor de un derecho adquirido- a usar su signo en forma distinta a como fue registrado...". Más adelante se dijo: "Con relación a la prioridad absoluta de quien primero solicita el nombre de dominio, cabe resaltar que el art. 953 del CCiv. prevé la nulidad no sólo de los actos jurídicos prohibidos por la ley, sino de aquellos que son contrarios a las buenas costumbres o que perjudiquen derechos de terceros, en tanto que el art. 1071, establece que la ley no ampara el ejercicio abusivo de los derechos, como el que contraría los fines que aquélla tuvo en mira al reconocerlos o el que exceda los límites impuestos por la buena fe, la moral y las buenas costumbres".

(1109) Me he referido a esta cuestión en el comentario a un fallo "La acción de cesación de uso de una designación", LL, 1994-D-395.

(1110) Causa "Quela SRL v. Quelac SRL", del 7/7/1948, en Fallos, 211:565. En igual sentido ver Fallos, 249:173, Fallos, 260:67 y Fallos, 227:255.

(1111) Causa 789, "Morris Neremberg Ltda. SACIeI v. Frigorífico Americano SACIFIyA", sala II, del 5/7/1971. Ver anterior causa "Copimex CISA v. Cofimex SRL", ED, 9-88, nro. 72, del año 1963. Y posteriores causa 2008, "Científica Argentina SRL v. Droguería Electromédica Científica Argentina SA", sala I, del 16/8/1983; causa 3205, "Sumampa SA v. Sumampa SRL", sala II, del 14/12/1984; causa "Club Mediterranée v. Club Privado Mediterráneo", sala I, del 10/8/1983 y causa 20.032/96, "Qualitas Argentina SA v. Bureau Qualitas Argentina SA", sala III, del 13/3/2003.

(1112) En la causa 6425, "Benetton Group SA v. Surbenetton SRL", sala II, del 12/4/1994, se trató de una marca invocada contra una razón social. En las causas 339, "Camea SA v. Cameco SRL", sala II, del 4/3/1994 y 6427, "Ledesma SAIC v. Alejo Ledesma SA", sala II, del 9/3/1994 se invocaron nombre comercial y marca.

(1113) Ver cap. 6.27.13 y ss.

(1114) Causa 5525, "The Walt Disney Company v. Video Editores San Luis SA", sala I, del 9/8/1994.

(1115) Causa 4970, "Nina Ricci SRL v. Labny SA", sala II, del 10/3/1987.

(1116) Causa 1925, "Mi Placer SRL v. Severino Ponte", del 23/5/1967, oportunidad en la que se dijo: "Como bien lo señala el letrado del demandado en su Tratado de derecho industrial, T. II, nro. 440, p. 329 (DI GUGLIELMO), la acción ejercitada en autos deriva de la norma contenida en el art. 55 de la ley 3975, estando íntimamente vinculada con la acción penal que allí mismo se prevé".Según enseña FERNÁNDEZ, Código de Comercio comentado, T. II, pto. 276, p. 246, "el término de prescripción de la acción se interrumpe, no sólo con la iniciación de la misma y con cada uno de los actos que se realizan en el proceso, sino con cada hecho que importa uso ilegítimo o usurpación de marca. Explica que el plazo corre `desde el último acto del demandado´ " (FERNÁNDEZ, Código..., cit., nro. 266, p. 238)".También BREUER MORENO, P. C., Tratado..., cit., nro. 553, p. 497, esclarece el punto y afirma que "las acciones civiles prescriben a los tres años de cometido o repetido el delito, o al año de haber tenido conocimiento del hecho el titular de la `marca´ " (BREUER MORENO, P. C., Tratado..., cit., nro. 531, p. 581).

(1117) Causa 9476, "R. Moghilevsky e Hijos SRL v. Modart SACIFI", sala II, del 21/7/1970. Ver también causa 6205, "Dokow y Cía. SAICIyF v. Roko SRL", del 30/7/1968; causa 51, "Chemische Fabrik Schneiserhall v. Hahn, Alfredo Germán Rodolfo", sala II, del 16/10/1970.

(1118) En causa 292, "Farbenfabriken Bayer Aktiengesellschaft v. Bayer, Felipe", del 6/3/1967 se dijo: "La prescripción de diez años no se ha operado porque se trata de un uso contra la buena fe comercial, al que le es aplicable el art. 953 del CCiv. Es decir, que se trata de algo contra derecho que no lo mejora el transcurso del tiempo".

(1119) En la causa 791/01, "ALN SA v. Unilever de Argentina SA", sala II, del 18/7/2002, se admitió que el único requisito, tal como lo establece el art. 35, era ser demandante y se admitió que el titular de una solicitud de marca podía promover el incidente de explotación.

(1120) "Mirthey Chacra y Hnos. v. Horovitz, Elías", del 4/12/1935, Fallos, 174:208.

(1121) Causa 6419/2001, "Asociación Civil Club Atlético Boca Juniors SA v. Mercado Libre SA", sala II, del 4/3/2003.

(1122) Se ha dicho, para fijar la caución, que "es pertinente ponderar la magnitud de las ediciones de la revista de la actora, según surge de las constancias de autos, y la consecuente importancia de los perjuicios que eventualmente pueden ocasionársele a la accionante". Causa 22.936, "Balajovsky, Adrián

Edgardo y otros v. York Agency SCA", sala I, del 29/6/1997. En una causa sobre cesación de uso de nombre comercial se dijo que "a los efectos de fijar el monto de la caución resulta atender tanto a la apariencia o verosimilitud del derecho de las partes como, asimismo, a las circunstancias propias del caso (art. 35, ant. cit. primer párr. y art. 199, tercer párr. del Cod. Proc.). En este sentido se deberá tener en cuenta los posibles perjuicios que pudiera ocasionar a la demandada la interrupción en el uso del nombre comercial, meritando a tal fin la actividad que desarrolla y el tiempo probable que pueda insumir la tramitación de esta causa". Causa 861, "Alejandro González SA v. Jorge Luis González SA", sala I, del 6/6/1995. En idéntico sentido causa 1889/97, "Cheja Alberto Sion v. Sprayette SA", sala I, del 8/7/1999; causa 4128 "Fernández Ribeiro, Mario v. Estece SRL", sala I, del 7/5/2002; causa 6095/2001 "Societé des Produits Nestlé SA v. Danone SA y otro", sala I, del 20/12/2001 en la que se reiteró que "el llamado incidente de explotación no tiene otra finalidad que la de obtener una garantía del supuesto infractor, con la que habrá de responder por los eventuales daños por la continuación en el uso de la marca".

6.27. MEDIDAS PRECAUTORIAS

La ley pone en manos del titular de la marca registrada la posibilidad de solicitar y obtener la realización de medidas precautorias. El art. 38 de la ley establece: "Todo propietario de una marca registrada a cuyo conocimiento llegue la noticia de la existencia de objetos con marca en infracción conforme a lo establecido en el art. 31, puede solicitar ante el juez competente:

"a) el embargo de los objetos;

"b) su inventario y descripción;

"c) el secuestro de uno de los objetos en infracción.

"Sin perjuicio de la facultad del juez de ordenar estas medidas de oficio, podrá requerir caución suficiente al peticionario cuando estime que éste carezca de responsabilidad patrimonial para responder en el supuesto de haberse pedido el embargo sin derecho".

Este artículo se complementa con el art. 39 que es el que obliga al tenedor de la mercadería a dar informaciones relativas a dicha mercadería. Entre éstas quizás la más importante es la que se refiere al origen de dicha mercadería. Esta norma establece: "Aquél en cuyo poder se encuentran objetos en infracción, debe acreditar e informar sobre:

"a) el nombre y dirección de quién se los vendió o procuró y la fecha en que ello ocurrió, con exhibición de la factura o boleta de compra respectiva;

"b) la cantidad de unidades fabricadas o vendidas y su precio, con exhibición de la factura o boleta de venta respectiva;

"c) la identidad de las personas a quienes les vendió o entregó los objetos en infracción.

"Todo ello deberá constar en el acta que se levantará al realizarse las medidas previstas en el art. 38.

"La negativa a suministrar los informes previstos en este artículo, así como también la carencia de la documentación que sirva de respaldo comercial a los objetos en infracción, autorizará a presumir que su tenedor es partícipe en la falsificación o imitación fraudulenta. Esos informes podrán ampliarse o completarse en sede judicial tanto a iniciativa del propio interesado como por solicitud del juez, que podrá intimar a este efecto por un plazo determinado".

De la lectura de estos dos artículos surgen cuáles son los fines buscados con estas medidas precautorias. Ellos son:

a) prevenir o impedir que se produzca un daño, o un daño mayor, al permitirse el embargo de la mercadería;

b) obtener el cuerpo del delito, que se logra con el secuestro del ejemplar que se deposita en el juzgado;

c) tratar de conocer el origen de la mercadería, es decir su fabricante o vendedor, y también a quiénes les ha vendido aquél que las tiene en su poder, y obtener otros datos que permitirán determinar la magnitud de la infracción, y así del daño causado.

Se mezclan en las medidas precautorias, las de prueba, con la preventiva del daño. Asimismo, servirán para que se aplique lo dispuesto en el art. 34 en caso de existir condena judicial. Es decir, comiso y venta de mercaderías y otros elementos con marca en infracción y destrucción de dichas marcas (1123), que habían sido identificados o embargados en la medida respectiva.

6.27.1. Quién puede pedirlas

Sólo el propietario de la marca registrada puede solicitar la realización de las medidas. El titular de una solicitud en trámite no puede hacerlo (1124). Recién nace el derecho de propiedad y la exclusividad inherente con el registro de la marca según lo dispone el art. 4. Asimismo, según lo dispone el art. 31, el delito marcario existe solamente cuando la marca infringida está registrada.

Si la marca estuviera registrada a nombre de más de una persona, cualquiera de los copropietarios puede solicitar la realización de las medidas precautorias. El art. 9 faculta a cualquiera de los titulares a "...iniciar las acciones previstas en esta ley en su defensa..." "...salvo estipulación en contrario". Es obvio que estas medidas son parte de la defensa de la marca y que ello faculta a cualquier copropietario a solicitarlas. Es posible, aunque inusual, que los copropietarios decidan que deben actuar conjuntamente o que sólo alguno de ellos puede hacerlo. Sin embargo, este acuerdo no evitaría que cualquiera de ellos denunciara el delito ante el juez y que éste actuara de oficio.

También puede ordenar estas medidas de oficio el juez que tomare conocimiento de la infracción marcaria. Ello puede suceder, por ejemplo, ante la denuncia del delito por un particular no titular de la marca infringida.

6.27.2. Oportunidad

En principio las medidas precautorias pueden ser solicitadas en cualquier momento. Sea antes de iniciar la acción judicial, es decir en forma independiente de la acción judicial, o junto con la acción que inicie el solicitante. Es práctica generalizada el hacerlo antes de la acción. Ello porque permite no sólo individualizar a los responsables cuando no se los conoce, sino también porque da lugar a una negociación, que en muchos casos concluye en un arreglo que evita recurrir al juicio.

El embargo de la mercadería no corresponde una vez iniciada la acción civil. En esta instancia el demandante tiene la opción del incidente de explotación.

6.27.3. Juez competente

El juez competente es el mismo que el competente para la acción criminal prevista en la ley para castigar los varios delitos punibles o para entender en el juicio civil que se inicie para obtener la cesación de uso de la marca. Estas acciones son las principales y en las medidas previas, accesorias de ellas, por tanto, la justicia competente es la federal. Bien puede suceder que de una medida realizada en el fuero federal en lo civil y comercial, surjan las pruebas que demuestren la existencia de un delito. El solicitante de la medida podrá iniciar la acción criminal y pedir la remisión del expediente de medidas precautorias que le servirá de prueba. Puede también suceder que realizadas las medidas en sede criminal se compruebe que no hay delito, aunque sí base suficiente para actuar civilmente. El expediente respectivo será entonces remitido al tribunal civil.

Es más delicada la cuestión cuando el juez federal en lo civil y comercial, ante una medida, comprueba que ha habido delito y el titular no inicia la acción criminal. Los delitos marcarios son de acción pública y por lo tanto, ese juez "estará obligado a denunciarlo a los funcionarios del Ministerio Fiscal, al juez competente, o a los funcionarios o empleados superiores de policía en la Capital y territorios federales" (1125). En la mayoría de los casos de medidas realizadas en sede civil, se llega a un acuerdo que concluye con el uso indebido o lo legaliza para el futuro y que evita recurrir al juicio posterior. Esto es saludable como lo es también que el juez no entienda que hubo delito si el propio titular de la marca damnificado así lo entiende al no iniciar la acción criminal que pudiera corresponder. Dicho sea de paso, ésta es la práctica que se sigue en nuestro país.

Va de suyo, con lo dicho, que las medidas pueden ser iniciadas tanto en sede civil como en sede criminal (1126).

6.27.4. Embargo, inventario y secuestro

Una misma mercadería no puede ser embargada e inventariada a la vez. Éstos se darán por separado, aunque ambos podrán serlo con el secuestro.

El embargo inmoviliza la mercadería en cuestión. Su dueño no podrá disponer de ella sin la previa autorización del juez (1127). Esto implica no sólo no poder venderlos o comercializarlos de cualquier manera sino también reemplazarlos por otros de igual naturaleza y aun con la misma marca. Quien viole este deber incurrirá en el delito castigado según el art. 263 del Cód. Pen.

El inventario tiene una finalidad meramente probatoria de la cantidad existente, para una eventual acción de daños. El dueño de la mercadería puede disponer de las mismas.

Tanto el embargo como el inventario, o mejor dicho, la realización de la medida, pone en conocimiento al tenedor de la mercadería de la existencia de la marca afectada. Esto no significa que antes de la medida no la conocieran sino que no podrá alegar, ante un posterior uso, su desconocimiento y buena fe.

Por último, el secuestro tiene como finalidad el contar, en el expediente judicial, con el cuerpo del delito. Cualquier pericia o comprobación a efectuarse se hará sobre el ejemplar secuestrado.

6.27.5. La obligación de ordenar las medidas y su levantamiento

Una cuestión que ha sido discutida es si el juez está obligado a ordenar las medidas cuando le son solicitadas y tal como le son solicitadas. Cabe la pregunta sobre si puede negarse a otorgarlas o si puede conceder una distinta de la solicitada, por ejemplo ordenando el inventario cuando sólo se pidió embargo. Entiendo que no. Si el titular de la marca exhibe su certificado de marca o acredita de alguna otra manera su titularidad (1128) y denuncia uno o más domicilios, el juez tiene la obligación de otorgar la medida tal cual ha sido solicitada. De lo contrario, se entraría en una cuestión en la que se discutiría el fondo, es decir la confundibilidad de las marcas en cuestión. El solicitante no tiene obligación de decir cuál es la marca que va a embargar, cosa que por lo general no se hace (1129). El juez concede así la medida a ciegas y sólo puede "regularla" fijando una caución más elevada si tiene sospechas de que se trata de una medida injustificada (1130).

Sin embargo, este criterio no debería ser absoluto. Si se presenta el titular de la marca "Tartufo" y pide el embargo, secuestro o inventario de mercaderías con la marca "Cíclope", el juez tiene hasta la obligación de negarse a ordenarlos. Hay un supuesto básico que sustenta la existencia y necesidad de estas medidas que es evitar que hayan marcas confundibles en el mercado, y éstas al menos son el primer paso en ese sentido. Si no hay la más mínima relación entre las marcas, las medidas no son procedentes y una caución elevada no suple esa falencia. Esto no quiere decir que el juez esté facultado a requerir del solicitante la información sobre la marca que va a embargar, ya que se podría entrar en un juicio contradictorio. Ello no está dentro del espíritu de la norma que permite un agilísimo procedimiento.

Pero si luego de llevadas a cabo las medidas, el juez comprueba que el titular de la marca "Tartufo" lo hizo con mercaderías con marca "Cíclope", ante la evidencia de tal enormidad, debe levantarlas si así se lo pidiera su dueño o tenedor. Sin embargo, esto sólo puede darse ante una manifiesta y total falta de relación entre las marcas. El expediente de las medidas previas, como dije recién, no es donde deben discutirse las cuestiones de fondo (1131). Ante una situación como ésta, el juez que ordenó la medida es el que puede levantarla. No es necesario llegar al juicio de fondo para lograrlo. Aunque si se planteara la misma cuestión ante el juez actuante, él debería resolver de la misma manera (1132).

El Convenio de París en su art. 9, establece que: 1) "Todo producto que lleve ilícitamente una marca de fábrica o de comercio o un nombre comercial será embargado al importarse en aquellos países de la Unión en los cuales esta marca o este nombre comercial tengan derecho a la protección legal". Esta norma nada agrega a nuestro sistema marcario. Sí lo

hace el art. 9 en su párrafo segundo que establece que: "El embargo se efectuará igualmente en el país donde se haya hecho la aplicación ilícita, o en el país donde se haya importado el producto". El titular de la marca argentina podría presentarse en el país en el que se aplicó la marca y reclamar allí el embargo. No procedería tal pedido si en ese país el fabricante tiene registrada la marca. La aplicación de la marca no sería allí ilícita. Lo sería la introducción a nuestro país.

6.27.6. El embargo y el incidente de explotación (1133)

No hay límites en cuanto a la cantidad de embargos que pueden ser solicitados y llevados a cabo, ni tampoco en cuanto a la cantidad de mercadería que puede ser embargada. Esto hace que el embargo exceda un carácter probatorio y se transforme en una medida de carácter claramente preventivo. El titular de la marca puede así paralizar importantes y a veces valiosas cantidades o volúmenes de mercaderías evitando que se le ocasione un daño grande, aunque también causando un daño igual o mayor al embargado. Claro que este último, en la medida en que el embargo haya sido bien solicitado, será plenamente justificado.

Esta posibilidad ilimitada de embargar puede chocar con el mecanismo del incidente de explotación. Es indudable que al embargar indefinidamente todo lo que vaya apareciendo en el mercado se estaría paralizando la actividad del embargado y logrando antes de tiempo lo que sólo podría ordenar una sentencia definitiva. Para evitar esto, lo lógico es interpretar que el embargo no puede solicitarse en sede civil, una vez que ha sido trabada la litis. En sede penal, en la que el incidente de explotación no cabe, la cuestión es diferente. Nada impide que durante la tramitación del juicio penal se embarguen los productos con marca en infracción. En cambio, si se trata de una cuestión civil, el titular de la marca, si desea trabar en cualquier forma el uso que realiza el demandado, debe recurrir al incidente de explotación.

Tratándose del inventario y del secuestro de un ejemplar, dado que no hay colisión con dicho incidente, pueden solicitarse en cualquier momento si el trámite del juicio lo permite. No parece admisible el que se pida el secuestro concluida la etapa de prueba.

Puede plantearse el caso que, existiendo un embargo previo, el titular de la marca inicie un incidente de explotación y a resultas de éste el embargado continúe en el uso de la marca. ¿Debería levantarse el embargo anterior? Entiendo que no. La mercadería embargada, de ganarse el juicio, será decomisada y destruida si corresponde, y vendida. Si el embargo fue mal trabado, puede haber una obligación a reparar el daño. El incidente se aplicará a la actividad futura del demandado, quien podrá o no seguir fabricando. Son dos institutos diferentes. Con las salvedades expuestas, pueden coexistir.

6.27.7. Lugar y día en que se llevan a cabo

Las medidas precautorias pueden ser realizadas en cualquier lugar del territorio nacional. Esto incluye desde las dependencias de la Aduana Nacional hasta los negocios de venta de artículos libres de impuestos ubicados en los aeropuertos. En definitiva, el derecho de defensa de la marca puede ejercerse en todo lugar del territorio nacional en el que se cometa una infracción.

Pueden ser realizadas en días y horas no hábiles y también en días festivos. Desde luego que en estos últimos supuestos deberá justificarse el porqué de su realización fuera de horas de trabajo.

Una justificación podría ser que el infractor trabajare en esos días, o que la mercadería estuviere en ese momento, y no en otro. Cualquier causa que signifique lograr el éxito de la medida en esa única fecha debe bastar para otorgarla.

Obviamente también procede su realización, por las mismas razones de urgencia, durante ferias judiciales.

6.27.8. Objetos sobre los que procede

De acuerdo con lo establecido en el mencionado art. 38, el embargo, inventario y secuestro sólo proceden con "objetos con marca en infracción". Esto limita con claridad los alcances de las medidas. Sólo pueden ser pasibles de ellas los objetos sobre los cuales esté la marca aplicada. Pueden ser tanto los diversos objetos distinguidos con las marcas en infracción como también los que lleven las marcas como ser etiquetas, cajas, envases, folletos, elementos de promoción y publicidad, etcétera. No proceden estas medidas con respecto a objetos que no tengan la marca aplicada, aunque ésta esté en un cartel cercano a los mismos y se hayan ofrecido a la venta como si llevaran esa marca. Tampoco procede con libros y constancias contables, remitos, órdenes de compra, facturas, etcétera. El art. 41 de la Ley de Marcas aclara que: "El titular de una marca registrada constituida por una frase publicitaria, puede solicitar las medidas previstas en el art. 38 sólo con respecto a los objetos que lleven aplicada la frase publicitaria en infracción".

Los datos relativos a compras y ventas deben ser informados por el tenedor al realizarse la medida, como veremos enseguida (1134). Esto no quiere decir que el juez interviniente no pueda ordenar tal embargo a pedido de parte. Pero lo hará en la medida en que otras normas lo permitan.

6.27.9. La fuerza pública. Intervención de otras personas

En su realización puede reclamarse la colaboración de la fuerza pública. Esta solicitud debe efectuarse en el momento de solicitarse la medida. No requiere justificación alguna por parte del peticionante. Suele solicitarse ante la posibilidad de peligrar la realización de la medida por resistencia de quienes se encuentren en el domicilio respectivo.

El oficial de justicia también puede recurrir a la fuerza pública si antes o durante su realización considera que puede sufrir algún daño personal, o bien que puede frustrarse la misma por la resistencia de los ocupantes del domicilio respectivo.

El solicitante puede requerir también colaboración de otras personas si de ellas depende la realización de la medida. Por ejemplo, la de un cerrajero si es necesario forzar alguna cerradura que se sospeche encierre el cuerpo del delito.

6.27.10. La caución

El art. 38 antes mencionado establece que el juez "...podrá requerir caución suficiente al peticionario cuando estime que éste carezca de responsabilidad patrimonial para responder en el supuesto de haberse pedido el embargo sin derecho".

El pedido de una caución o contracautela es obligatorio con relación a todas las medidas cautelares previstas en el Código Procesal (1135). Éste no es el caso en materia marcaria tal como surge de la norma recién transcripta. En las medidas comentadas el juez sólo podrá hacerlo si estima que el solicitante carece de responsabilidad patrimonial. Comprobada esta responsabilidad o si el juez estima que existe, no debe exigir caución alguna.

Para fijar el monto de la caución "se debe ponderar, además de la verosimilitud del derecho invocado por la actora, la trascendencia de la denominación en pugna, con la consecuente importancia de los perjuicios que pudieran irrogarse" (1136). Una caución elevada perjudicará el ejercicio del derecho de quienes no tienen recursos, lo cual no es razonable. La práctica en el fuero federal ha sido la de exigir siempre una caución razonable. En muchos casos, especialmente en los que no se pide embargo, se acepta la caución juratoria del letrado apoderado (1137). Nada impide que esta caución también se acepte cuando hay embargo ya que la norma así lo autoriza. Para lograrlo deberán solicitarse las medidas demostrando al juez el derecho y justicia de las mismas. Qué mejor manera de hacerlo que acompañando un ejemplar del objeto con la marca en infracción.

De todas maneras la caución puede mejorarse una vez trabado el embargo si se probare que la dada anteriormente es insuficiente (1138). Esto puede suceder cuando se ha trabado un

embargo, dando caución juratoria, sobre mercadería de gran valor que lleva una marca cuya confundibilidad es discutible. Si corresponde fijar una caución mayor y no se presta, entonces el juez ordenará el levantamiento del embargo.

También debe modificarse la caución disminuyéndola y hasta transformándola de real en juratoria si ordenado embargo y secuestro sólo se realizó este último y sobre mercadería de escaso valor. Así la caución guardará relación con la medida trabada.

La caución puede ser juratoria del letrado apoderado como ya vimos. También puede ser real y la más usual es el depósito de dinero o de títulos públicos. Por último, nada obsta a que se acepten otras clases de cauciones, como la fianza personal de un tercero o un seguro de caución.

Desde luego debe ordenarse el retiro de la caución, cualquiera fuera ésta, si llevada a cabo la medida ésta no tuvo éxito alguno. Es decir, no hubo embargo, secuestro o inventario (1139).

Tratándose de medidas dictadas en virtud de lo dispuesto en el art. 50 del Adpic (1140), con toda razón los tribunales han rechazado la caución juratoria y exigido caución real, aunque luego han aceptado su sustitución por otra equivalente (1141).

6.27.11. Las explicaciones

La ley, como vimos en su art. 39, obliga al tenedor de la mercadería con marca en infracción a que dé una serie de informaciones. La norma tiene dos objetivos: conocer cuál es el origen de la mercadería y cuál es la magnitud de la infracción. Así, debe informarse:

a) el nombre y dirección de quién se los vendió o procuró, y la fecha en que ello ocurrió, con exhibición de la factura o boleta de compra respectiva;

b) la cantidad de unidades fabricadas o vendidas y su precio, con exhibición de la factura o boleta de venta respectiva;

c) la identidad de las personas a quienes les vendió o entregó los objetos en infracción.

Todos estos datos son de gran importancia para el titular de la marca. Le permitirán, eventualmente, llegar hasta el fabricante, si es que no lo es el tenedor de la mercadería con la marca en infracción. Los demás datos permitirán evaluar el daño que se le ha causado y también en qué otros lugares podrá seguir actuando.

El tenedor de la mercadería debe dar esta información y exhibir la documentación respectiva en el momento en que la medida se lleva a cabo. Podrán ampliarse o completarse en sede judicial, previa intimación hecha por el juez a pedido de parte o de oficio. Quien vende con marca falsificada o fraudulentamente imitada, salvo escasas excepciones, o bien sabe perfectamente que está actuando en forma indebida o bien está en connivencia con quien le proveyó la mercadería. Seguramente no tendrá ninguna documentación de la que surja el origen de la mercadería, porque además es probable que esa operación no haya merecido el tratamiento legal e impositivo correspondiente. Es común encontrarse con facturas ilegibles o simplemente con una respuesta verbal indicando que la mercadería fue dejada "en consignación" por una persona de quien sólo se sabe el nombre de pila. Ocurre que quien provee la mercadería tampoco quiere dejar rastros suyos. Todo esto dificulta la averiguación sobre el origen de la misma. Pero el tenedor de la mercadería no queda exento de responsabilidad. El último párrafo del art. 39 establece que la negativa a suministrar los informes, como la carencia de documentación "que sirva de respaldo comercial a los objetos en infracción, autorizará a presumir que su tenedor es partícipe de la falsificación o imitación fraudulenta". Esto no quiere decir que bastará con dar estas informaciones para eximirse de responsabilidad. Si el tenedor es responsable le corresponderá el castigo, aunque las dé.

6.27.12. La caducidad de las medidas

El titular de la marca que ha realizado una medida precautoria con embargo o secuestro tiene un plazo de 15 días hábiles para deducir la acción correspondiente. Si no lo hiciere, ésta podrá ser dejada sin efecto a pedido del dueño de los objetos embargados o secuestrados (1142).

Sólo a petición del dueño de la mercadería se obtendrá el levantamiento del embargo o secuestro. No es algo que operará automáticamente. Si no hay tal petición, la medida no puede ser levantada de oficio. La jurisprudencia había decidido unánimemente que el titular de la marca podía iniciar la acción judicial pasado el término fijado sin que cayera la medida, siempre que antes de la acción el interesado no pidiese su caducidad (1143). Un fallo posterior ha modificado este criterio. Ha establecido una doctrina correcta, a mi juicio, al reconocer que si la acción fue iniciada fuera del término mencionado, la medida sólo se mantendrá si es consentida por el interesado. En ese mismo fallo se estableció que el pedido de mediación sólo suspende el plazo para iniciar la acción. Fracasada la mediación, comienza a correr nuevamente el plazo para iniciar la acción (1144).

De todas formas, no es requisito esencial para el éxito de la acción que las medidas de secuestro o de embargo estén vigentes. Hay otros medios de prueba para demostrar la existencia de la infracción, si ello fuera necesario.

6.27.13. Otras medidas cautelares

La Ley de Marcas, como hemos visto, establece medidas cautelares específicas, cómo llevarlas a cabo, y un procedimiento que incluye las llamadas explicaciones. Nada de esto es nuevo en nuestro Derecho, sin embargo la ley lo ha previsto detalladamente. ¿Quiere decir esto que son éstas, frente a una infracción marcaria, las únicas medidas posibles? O, por el contrario, ¿puede el titular de la marca recurrir a cualquier otra medida que el Código Procesal le permita si lo considerase necesario? Entiendo que la respuesta afirmativa a esta última pregunta es la que corresponde. La Ley de Marcas no establece que ésas son las únicas medidas que pueden realizarse. El Código Procesal puede dar soluciones a otros problemas que pueden plantearse y que la Ley de Marcas no soluciona. Un ejemplo claro puede ser el secuestro de elementos de contabilidad cuando se traba embargo sobre la mercadería con marca en infracción y el tenedor de la misma manifiesta no contar con la información pertinente. De no secuestrarse la documentación, la referida a la marca infractora podría desaparecer, y con ella la información decisiva para encontrar a los culpables. En este caso procede tal medida que se ordenará por un breve período durante el que se revisará rápidamente para no causar un daño innecesario, y desde luego previa caución suficiente.

Con toda lógica, en un caso de caducidad de patentes, pero que es de aplicación a cuestiones marcarias, ha sido declarada improcedente la petición de que el titular de la marca se abstenga de solicitar medidas precautorias. Es decir, una especie de medida cautelar contra la medida cautelar (1145).

6.27.13-a) El Adpic y la prohibición de uso de la marca como medida provisional

Hasta la sanción del Adpic, no era admitido, como medida cautelar o previa en los juicios marcarios, el ordenar el cese de uso de la marca, hasta tanto se sustanciare el juicio respectivo, porque la ley preveía el incidente de explotación, y porque dictar esa medida implicaría resolver el fondo de la cuestión en una etapa inoportuna (1146).

El art. 50 del Adpic ha modificado esta situación de manera terminante. En esta norma se permite a las autoridades judiciales que tomen medidas para "evitar que se produzca la infracción de cualquier derecho de propiedad intelectual y, en particular, evitar que las mercancías ingresen en los circuitos comerciales de la jurisdicción de aquéllas; inclusive las mercancías importadas inmediatamente después del despacho de aduana" (art. 50.1.a).

Evitar que el producto con marca en infracción ingrese en el circuito comercial no es ni más ni menos que ordenar que se cese el uso de la venta del producto con la marca en supuesta infracción. Se trata sin duda de la norma más revolucionaria que introduce el Adpic en nuestro sistema marcario. La orden de cese de uso es de carácter provisional, porque durará

hasta que el juez la revoque, ya sea por revisión o por sentencia definitiva. Se trata de una medida muy seria. Bien que se ordene o que se rechace el pedido de suspensión del uso, puede causar daños graves a una u otra parte. Es por ello que exige un cuidadoso análisis del juzgador al decidir sobre su procedencia o improcedencia. En mi opinión debe proceder en los casos de evidente confundibilidad. En los demás casos, los que podemos denominar, si cabe, discutibles, el titular de la marca tiene a la mano el procedimiento del incidente de explotación. Cabe destacar que en muchas infracciones marcarias el incidente de explotación no constituye en la práctica un remedio útil. Como que tampoco la indemnización ordenada como consecuencia de una acción judicial exitosa alcanza a reparar en su integridad los daños causados, si es que puede hacerse efectiva dicha reparación. Con lo cual, y ésta es sin duda la razón de su inclusión en el Adpic, la orden de cese de uso dictada en un principio, por lo general no bien detectada la infracción por el titular de la marca, constituye el mejor y más efectivo remedio contra la infracción y la piratería.

El mencionado art. 50 ha permitido extender la protección del sistema marcario a las marcas de hecho. Estas han sido calificadas como derechos de propiedad intelectual y como tales susceptibles de ser protegidas por las normas del Adpic (1147), "ya que constituye un instrumento eficaz para coadyuvar a las sanas prácticas comerciales" (1148).

6.27.13-b) Procedimiento

El art. 50 establece que la autoridad judicial está facultada para dictar esta medida, con lo cual puede negarse a ordenarla si de su evaluación concluye que no están reunidos los requisitos para ello. ¿Y cuáles son estos requisitos? El párrafo tercero del art. 50 los enumera: que el requirente pruebe la titularidad del derecho que invoca, que su derecho es objeto o va a ser objeto inminente de infracción.

Tratándose de una medida de esta naturaleza, es obvio que el titular del derecho deberá acompañar con su petición muestras de la infracción, o su descripción, para que el juzgador pueda evaluar si existe tal infracción. No se puede ordenar esta medida a ciegas. Es por ello que para que proceda la medida se requiere que exista verosimilitud del derecho (1149). También es requisito para su procedencia el que un retraso en su otorgamiento provoque un daño irreparable (1150). Daño que se ha de causar irremediablemente si se realiza el uso de la marca en infracción, o se puede comenzar a realizar, o bien, dependiendo de lo solicitado, se mantenga la situación existente antes de acordada la medida. Bien se ha señalado que no obsta a la orden de la medida el que el uso continuado pueda ser eventualmente reparado a través del pago de una indemnización y que "cualquier retraso cause un daño irreparable" (1151).

El titular de la marca puede solicitar esta medida antes o junto con la demanda. Lo más habitual será hacerlo previo a la acción judicial.

El párrafo segundo del art. 50 faculta también a la autoridad judicial a que dicte la medida sin oír a la otra parte. Siempre que, entiendo yo, lo solicite el interesado. Éste deberá justificar el porqué del dictado de la medida inaudita parte. La norma da una pauta, "cuando haya probabilidad de que cualquier retraso cause daño irreparable al titular de los derechos". Puede haber otras razones, y la propia norma citada así lo admite al decir que no se citará a la otra parte "cuando ello sea conveniente", y cita el caso del daño irreparable como un supuesto más. Dado que esta medida será solicitada junto con la de embargo, una justificación para no citar a la otra parte estará en evitar que desaparezca la mercadería. Es conveniente el dictar la medida cuando existe una infracción evidente al derecho. Básicamente lo que debe haber es posibilidad de confusión entre la marca registrada y la marca objeto de la medida (1152).

Luego de evaluadas las pruebas el juez podrá "ordenar al demandante que aporte una fianza o garantía equivalente que sea suficiente para proteger al demandado y evitar abusos". El carácter y monto de la caución será fijada, de acuerdo a la importancia de la medida y a la mayor o menor razón que le asiste al requirente. Cuanto mayor sea la certeza de la infracción, si cabe tal cosa, menor debe ser la caución (1153).

Si la medida ha sido dictada sin oír a la otra parte, "éstas se notificarán sin demora a la parte afectada a más tardar inmediatamente después de ponerlas en aplicación". El juez, obviamente, es quien fijará el plazo para que se notifique la medida, aunque el requirente es el más interesado en que ello suceda lo más rápido posible. El afectado puede entonces solicitar la revisión de la medida, y tiene además el derecho de "audiencia". Esto debe ser interpretado como el derecho de aportar las pruebas que considere pertinentes. También puede solicitar, aunque no lo diga expresamente esta norma, que se modifique en más la caución establecida. De la presentación del afectado deberá darse traslado al peticionante, quien eventualmente podrá también aportar nuevas pruebas, y el juez decidirá entonces teniendo a la mano todos los elementos disponibles. La medida puede ser dictada contra un vendedor, contra un distribuidor, un importador o, contra el fabricante mismo. Entiendo que la medida dictada contra uno de ellos no excluye que luego, si surgen datos adicionales, se extienda a otros. El que se haya solicitado y llevado a cabo alguna de las otras medidas precautorias previstas en la Ley de Marcas, no debe ser óbice para que solicite, luego, la medida provisional de cese de uso. Estas medidas podrán haber sido necesarias para individualizar y paralizar mercadería en infracción. Cabe preguntarse también qué sucede cuando los productos con marca en infracción, que son objeto de la orden de no venta, o de no entrar en el circuito comercial. Lo lógico es que esos productos queden embargados a resultas del juicio. Con lo cual, parece conveniente el solicitar junto con la medida provisional, el embargo de los productos y elementos que se encuentren con la marca en infracción. Las demás normas del art. 50 no agregan nada a nuestro Derecho. Tal como la obligación de iniciar la acción judicial contra el afectado y la obligación de reparar el daño causado si se revoca la medida o si el actor pierde la acción.

El otorgamiento, o rechazo, de esta medida no implica prejuzgamiento (1154). De lo contrario desaparecería el instituto y ello sería contrario a la ley.

También, el art. 50 en su párrafo 1º, b) prevé la realización de medidas tendientes a "preservar las pruebas pertinentes relacionadas con la presunta infracción". Estas medidas ya están previstas en nuestra ley, tal como hemos visto en este capítulo, como lo es el secuestro.

Puede así solicitarse el secuestro de los elementos que constituyen la prueba de la infracción, como ser los productos que llevan la marca en cuestión, las marcas propiamente dichas separadas de los productos a los que se aplicarán, envases, folletos y todo otro elemento que las contenga. También procederán con respecto a la documentación contable y de otro tipo que constituya prueba de la infracción, tanto de su existencia como de su magnitud.

6.27.13-c) Ampliación de las medidas

Las medidas otorgadas pueden ser ampliadas por el titular del derecho, sin que ello importe "un claro exceso a la continencia de la litis y a sus límites objetivos" (1155). Puede suceder que luego de otorgada la medida el titular del derecho tome conocimiento de la existencia de un distribuidor que tenga para su venta el producto con la marca en infracción, cuya salida al mercado le causará un daño a aquél. O que en un determinado lugar se encuentra importante documentación relativa a la infracción. No hay razón para no otorgar la ampliación solicitada, en toda coherencia con la medida antes otorgada. Desde luego que el juez podrá elevar la caución fijada si lo considera pertinente.

6.27.14. Personería

Las medidas pueden solicitarse tanto en sede civil como en sede penal, como hemos visto (1156). El poder para actuar es el mismo en ambos fueros. No se requiere la identificación del titular del negocio en el que se han de llevar a cabo, ni del negocio mismo. Basta con que el poder respectivo contenga la facultad de llevar las medidas a cabo. O bien que otorgue la facultad de realizar todos los actos que fueran necesarios en defensa de la o las marcas del otorgante del poder. Esta enunciación, amplia pero muy concreta, es suficiente para pedir la realización de la medida y pedir embargos, inventarios y secuestros.

(1123) Art. 34.

(1124) Causa 2244, "Suizo SA v. Modalux de Ignacio o Salomón Fridman", sala I, del 23/12/1991: "...puesto que no se trata en el caso de un supuesto en que la marca ya hubiera sido concedida y sólo faltara la entrega del título correspondiente, sino que, al no haber sido todavía concedida, el pronunciamiento judicial que se solicita importaría avanzar sobre las atribuciones que atañen, cuanto menos preliminarmente, a la autoridad administrativa".

(1125) Art. 164 del Cód. Pen.

(1126) Así lo ha decidido ya hace tiempo la Excma. Cámara: "No es lógico sostener, entonces, y mucho menos en presencia de la amplitud de sus términos y de la naturaleza de las medidas que autoriza -de simple prevención y seguridad-, que el art. 59 rija únicamente en las causas penales, cuando nada se opone, dentro del objetivo determinante de la ley y del espíritu de las cláusulas de que se trata, a su aplicación en las contiendas civiles"; in re "Uboldi, Juan José v. Álvarez Hnos. y Cía.", del 6/9/1939, PyM, 1939-501.

(1127) La segunda parte del art. 214 del CPCCN, establece que el mandamiento respectivo contendrá "...la prevención de que el embargado deberá abstenerse de cualquier acto respecto de la medida que pudiere causar la disminución de la garantía del crédito...".

(1128) No siempre el titular o su apoderado tienen el certificado original a la mano para actuar con la urgencia que se requiere. Suele suceder que se actúe en varias jurisdicciones al mismo tiempo y no se disponga del original, o bien que se trate de una marca en trámite de renovación. Se ha aceptado la presentación de nuevos testimonios del certificado de la marca, de certificaciones de titularidad y de renovación en curso de la DNPI y también de copias certificadas por escribano público.

(1129) En la causa 3951, "Parke Davis & Co. Limited s/medidas cautelares", se dijo que "los agravios referidos en punto a la confundibilidad o no de los signos y demás cuestiones planteadas, no permiten su juzgamiento mediante una ligera aproximación a la cuestión de fondo sino que necesariamente imponen el ingreso a la discusión sustancial del caso, lo que no resulta admisible en el limitado marco de las medidas cautelares".

(1130) Esta cuestión fue decidida en este sentido hace más de setenta años: "Que no corresponde al prudente arbitrio judicial hacer o no lugar al embargo, de la mercadería denunciada en infracción reemplazándola por un simple inventario de dicha mercadería"; in re "Danzer, Enrique v. Epstein, Pablo", del 15/2/1913, PyM, 1913-37; ver también "A. Villaplana v. Soc. Anón. Molino del Oeste", fallo del 27/5/1913, PyM, 1913-214; y "Bisleri y Cía. v. Origone, Nicolás y otros", del 23/8/1913, PyM, 1913-570.

(1131) En causa 7610/2000, "Brain Storming SRL v. Punto Com Inc.", sala II, del 5/6/2001, se dijo que "la pretensión de obtener el levantamiento de las medidas decretadas con base a una presunta nulidad de la marca mencionada resulta claramente inadmisible, en virtud de la presunción de legitimidad con que cuenta el acto mediante el cual aquélla fue otorgada (cfr. esta sala, causas 5601 del 23/2/1988 y 6498/99 del 17/11/1999; sala 3, causa 2218/93, del 28/10/1997)".

(1132) Esto se planteó ya en la Justicia. El titular de la marca "BRD La Única Opción" embargó mercadería con la marca "GMG Cuando la Opción es Precisión". El dueño de la mercadería embargada pidió el levantamiento ante el juez competente para resolver sobre la procedencia de la demanda y éste no hizo lugar al pedido. Sin embargo, la Excma. Cámara revocó este fallo y dijo: "Es decir, que para invocar un privilegio de una sobre otra -no siendo idénticas- en cuyo caso funcionaría una verosimilitud legal (causa citada) es necesario un pronunciamiento judicial, que obviamente no debe efectuarse en este estado procesal". Causa 4334, "BRD SAICFI v. Instrumental GMG SAIC", sala I, del 23/12/1974. No estoy de acuerdo con este fallo pues justamente decidió la cuestión de fondo sin sustanciarse todo el juicio ordinario. Lo hizo al ordenar el levantamiento del embargo por entender que las marcas eran inconfundibles. Por otra parte, se desprendería del fallo que procede levantar el embargo si las marcas no son idénticas, con lo que se dice que sólo procede cuando son idénticas. Esto es contrario a lo dispuesto en los artículos de la ley que comento en este capítulo.

(1133) Ver nro. 6.26.

(1134) Ver nro. 6.27.11.

(1135) El art. 199 del CPCCN. así lo establece y que tal caución se exige "por todas las costas y daños y perjuicios que pudiere ocasionar en caso de haberla pedido sin derecho".

(1136) Causa 863/2001 "FH Producciones SRL y otro v. Team SRL y otros", sala I, del 17/9/2002.

(1137) La Excma. Cámara ha decidido que "...es preciso pues que la caución exigida guarde relación con la petición formulada, lo cual no se da en el caso de autos ya que solamente se solicita el secuestro de un ejemplar de cada modelo en infracción juntamente con el inventario del total de la mercadería existente. Esto determina que el monto de la caución fijada es excesiva...", causa 210, "M. de Pacheco s/med. prev.", sala Penal, del 2/10/1978.

(1138) Así lo dispone el art. 201 del CPCCN. y lo ha reconocido la Excma. Cámara de la Capital en lo Criminal, aunque afirmando que "...el encargado acredite sumariamente la insuficiencia de la caución fijada para responder a los eventuales daños y perjuicios que la diligencia de embargo pueda generar. Desde luego que el valor de los efectos debe servir de base para la cuantía de la caución..., pero el mejoramiento impone algo más que eso, precisamente la sumaria acreditación que la fijada originariamente es insuficiente y ello no se suple con la sola invocación del valor de lo cautelado,

máxime si, como en el caso, no se trata de mercadería perecedera", causa 2011, "García, Ricardo A.", del 15/10/1971, JA, 3988-2 del 7/3/1972.

(1139) En causa 7062, "Distribuidora Elani SAICFeI", sala I, del 3/11/1971, se dijo, refiriéndose a la caución, "que constituye un presupuesto de la traba y allí donde ella no se materializa carecerá ciertamente de virtualidad. Ello surge por lo demás con claridad meridiana del régimen de responsabilidad que regula el art. 208 del Código Procesal, que subordina la procedencia indemnizatoria en los supuestos en que se levante la medida cautelar o que se demuestre que el requirente abusó o se excedió en el derecho que la ley otorga para obtenerla".

(1140) Ver nro. 6.27.13-a).

(1141) Así han dicho que "la caución juratoria no tiene en la práctica mayor relevancia, ya que la responsabilidad existe aún cuando no se formule el juramento... a tal punto que se ha llegado a considerar que sólo la garantía real es acorde con la finalidad y naturaleza de la contracautela", causa 2752/2002 "Consitex SA v. Heinar SA" sala I, del 4/6/2002; y que tiene la caución real la finalidad "de su rápida y expeditiva percepción, propósito este último que no halla adecuada garantía en la caución juratoria", causa 5326/01 "Compagnie Générale des Établissements Michelin v. Le Radial SRL", sala III, del 11/10/2001; causa 8739/2001 "The Procter & Gamble Company v. Ariel del Plata SA", sala II, del 4/9/2002.

(1142) Art. 40, ley 22362.

(1143) Así lo tienen decidido desde siempre los tribunales del fuero, ver "Champigny y Cía. v. A. Moretti", del 26/2/1903, PyM, 1904-3; "Jane, Miguel v. Foncuberta, J.", del 10/5/1904, PyM, 1904-100; "Boggiano y Grassia y otros", PyM, 1943-85; ver "H”lter s/med. prev.", del 7/12/1928, PyM, 1928-639; "Menéndez Etchegoin, Eugenio s/med. prev.", del 14/12/1928, PyM, 1928-643.

(1144) Causa 22.524, "Order de Jaijel, Fanny y otro v. Tesis Grupo Editorial Norma", sala I, del 10/2/1998. En igual sentido causa 2024/2001, "Mayo, Marcos Daniel v. Pelikan SA", sala I, del 5/4/2001, en la que se dijo: "Frente a la imposibilidad jurídica del actor de interponer en término la demanda, resultaría inicuo admitir la operatividad del plazo de extinción, pues de ser así se obligaría indirectamente al actor a realizar una conducta que contradice otra ley del mismo rango. De allí que la solución más valiosa y adecuada es admitir que la caducidad deja de correr mientras subsista el obstáculo legal, pues esta interpretación es la que mejor consulta los intereses de las partes y armoniza los derechos en juego (cfr. Cám. Nac. Civ., sala I, del 26/12/1997, `Neyra, José A. v. Botello, Miguel´, JA, 1998-III-413 )".

(1145) Causa 55.223, "Ipesa SA v. E. I. Dupont de Nemours & Company", sala I, del 16/4/1996.

(1146) Causa 2237, "Axoft Argentina SA v. Megasistemas SA", sala I, del 23/10/1991; causa 17.496, "Laprida, Luis Fernando v. Sprayette SA", sala I, del 9/12/1994.

(1147) Me he referido con más detalle a esta cuestión en el nro. 1.4.

(1148) Causa 8225/01, "Aerolíneas Argentinas SA v. Líneas Aéreas Privadas Argentinas SA", sala III, del 19/12/2001.

(1149) "La verosimilitud del derecho, como requisito esencial para la procedencia de la medida cautelar, se refiere a la posibilidad de que el derecho exista y no a una incontestable realidad que sólo se logrará al agotarse el trámite (cfr. esa sala, causa 2849/00, del 30/5/2000 y sus citas). Al respecto, se ha señalado que la naturaleza de las medidas precautorias no exige a los magistrados el examen de certeza sobre la existencia del derecho pretendido, sino sólo de su verosimilitud, y que el juicio de verdad en esta materia se encuentra en oposición a la finalidad del instituto cautelar, que no es otra cosa que atender a aquello que no exceda del marco de lo hipotético, dentro del cual, asimismo, agota su virtualidad (Fallos, 306:260; esta sala, causa 39.380/95, del 19/3/1986 y otras)", causa 710/01, "Editorial Médica Panamericana SA", sala I, del 1º/3/2001. También causa 4244/00, "American Home Products Corporation v. Laboratorios Rontag SA", sala II, del 17/7/2001; causa 1076/01, "Pr Argentina SA v. Licores Argentinos SA", sala III, del 4/4/2002; causa 5326/01, "Compagnie Générale des Établissements Michelin v. Le Radial SRL", sala III, del 11/10/2001; causa 4445/02 "Fratelli Branca Destilerías SA v. Porta Hnos.", sala III, del 11/10/2002; causa 11.680/02, "Fernández, Nilda Pilar v. Atento Argentina SA y otro", sala III, del 20/11/2002.

(1150) Causa 10.208/00, "Sistemas Estratégicos SA v. Telesoft SPA", sala III, del 27/9/2001, en la que se dijo que procede la medida "...incluso sin haber oído a la otra parte y cuando, en particular, haya probabilidad de que cualquier retraso cause un daño irreparable a su titular (inc. 2º) (cfr. esta sala, causa 1789/99; sala I, causas 1440/97, del 29/5/1997; 2049/98, del 28/5/1998 y 4176/99, del 10/8/1999; sala II, causa 4232/97, del 30/4/1998)". Y sigue: "Esto, siempre que el peticionario presente las pruebas de que disponga, a los fines de establecer a satisfacción del juzgador, con un grado de suficiente certidumbre, que es titular del derecho y éste es objeto, o va a ser objeto de inminente infracción; es decir, se debe formar la convicción del juez acerca del derecho del peticionario (v. inc. 3º; cfr. sala I, doct. de las causas 1440/97 precit.; 4088/98, del 15/9/1998 y 2849/00, también cit.)".

(1151) Causa 2945/01, "Pfizer Inc. v. Microsules y Bernabó SA", sala I, del 3/7/2001, en la que se dijo: "Es que, si se admitiese la postura del recurrente en el sentido de que los daños, que eventualmente se podrían derivar del uso cuestionado, son reparables mediante una indemnización -en virtud de la importancia del laboratorio o a través de una caución-, la medida del art. 50 del TRIPs se tornaría prácticamente inaplicable, quedando la opción en el accionado de continuar en el uso de la marca en los

términos del art. 35 de la ley 22362 (cuya aplicación también propone la recurrente), que confiere una protección menor a la otorgada en el acuerdo TRIPs GATT, que está dirigida a prevenir la infracción y el consiguiente daño, y no su reparación posterior".

(1152) Causa 4232, "SC Johnson & Son Inc. v. Clorox Argentina SA", sala II, del 30/4/1998, en la que aplicándose el art. 50.1 se dijo que "en orden a la verosimilitud del derecho alegado, cabe señalar que en una aprehensión prerreflexiva de los envases y etiquetas en pugna, se observa cierta comunidad de elementos que podrán -eventualmente- provocar confusiones en el público consumidor en razón de los colores y figuras combinados. Tal comprobación, naturalmente, no implica más que la formulación de un juicio provisional pues es sabido que, en esta materia, el conflicto no se agota en una mera confrontación teórica o abstracta de las marcas enfrentadas, sino que requiere ponderar el conjunto de circunstancias adjetivas en que se ambienta la contienda; extremo éste que sólo será posible al término del proceso, luego que ambas partes hayan tenido amplia oportunidad de alegato y prueba".

(1153) Ver 6.27.10 donde me refiero a la caución para las medidas cautelares.

(1154) Causa 3709/02, "Syngenta Participations AG v. Ipesa SA", sala III, del 21/11/2002.

(1155) Causa 3667/02, "Federation Internationale de Football Association", sala III, del 28/11/2002.

(1156) Ver supra nro. 6.18.3.

6.28. LA REPARACIÓN DE LOS DAÑOS

6.28.1-a) Los daños derivados de la confusión y su prueba

Cada vez que hay un delito marcario o una usurpación marcaria, el titular de la marca infringida sufre un daño (1157). Este daño puede ser bastante variado y consistir en:

a) pérdida pecuniaria cada vez que alguien compra el producto con marca en infracción creyendo que está comprando el producto original;

b) pérdida de clientela o de futuras ventas si el producto con marca en infracción es de mala calidad y su comprador no se percata de que no es legítimo y abandona la marca para comprar un producto competidor;

c) daño a la reputación, al prestigio, del titular de la marca cuando el comprador cree que el producto con marca en infracción es el legítimo y le atribuye al titular de la marca genérica la culpa de la mala calidad;

d) gastos de toda índole en los que incurre el titular de la marca en razón de la aparición en el mercado de los productos con marca en infracción. Entre éstos, están el costo de los avisos publicados en diversos medios previniendo al público sobre la existencia de la usurpación, los ocasionados por la realización de una investigación para encontrar los productos en infracción y a su fabricante y vendedores, los derivados de los trámites judiciales, incluyendo las medidas previas o precautorias, y hasta los derivados por el cambio de la marca o nombre, si fuera el caso (1158).

Puede también hablarse de un daño a la imagen de la marca, provocado por dicha mala calidad en el producto infractor. La mayoría de las marcas representan algo para el público consumidor. Éste se forma una idea sobre una marca, que es la que determinará su reacción cada vez que se enfrente con el producto o servicio que aquélla distinga, o con su publicidad. Esto es lo que se llama la imagen de la marca. Obviamente cuanto mejor sea la imagen, seguramente mayores serán las ventas. Pues bien, la mala calidad del producto o servicio en infracción puede modificar la buena imagen de la marca original. Sin duda este es un daño, a veces menor, a veces importante, y siempre difícil de evaluar;

e) pérdida de negocios, ejemplo: demora en salir al mercado, imposibilidad de encontrar licenciados, vendedores exclusivos o distribuidores ante el estado caótico de un mercado inundado por productos con marcas en infracción. Éstos, por lo general, se venden a precios bastante inferiores y, al quitarle ventas a la marca original, hace imprevisible la viabilidad del negocio para quienes quieren comerciar con la marca original (1159).

Algunos de estos daños pueden producirse, si no todos, cada vez que aparece en el mercado un producto, y también un servicio, con marca en infracción. Desde luego, la importancia del daño dependerá de la magnitud de la infracción y de la cantidad de productos con la marca usurpada que hayan sido lanzados al mercado.

En el momento en que se vende un producto con marca en infracción se produce el primer daño cierto al titular de la marca. Él ha dejado de vender ese producto. Se ha visto privado del ingreso del dinero respectivo, con todas las consecuencias que ello acarrea.

Puede discutirse que tal daño no se produce porque no hay forma de comprobar que el comprador hubiera comprado el producto original y no el otro. Este argumento tiene aún más fuerza si el precio del producto original es sensiblemente superior al del producto espurio.

Es verdad que en la mayoría de los casos es imposible probar que las ventas del producto original disminuyeron o que éstas dejaron de aumentar por causa de la aparición en el mercado del producto o servicio con marca en infracción, tampoco habrá siempre prueba concluyente sobre que, de no haber sido por el uso de la marca en infracción, el vendedor

ilegal no hubiera vendido lo que vendió. Pueden haber dudas al respecto, pero como bien lo señala Callmann, "las más elementales concepciones de justicia y orden público requieren que quien actúa indebidamente correrá con el riesgo de la incertidumbre que su propio acto indebido ha creado" (1160).

Una posición contraria contribuiría a la creación de un halo de impunidad alrededor de las infracciones marcarias, penales o civiles.

Otro de los daños señalados es el daño a la reputación. Este daño es aún más difícil de demostrar, pero no por ello menos real. La destrucción del buen nombre y prestigio de una marca originados por la pérdida de confianza del público puede significar la desaparición del producto del mercado. Esto puede suceder si en un momento dado el mercado es invadido por falsificaciones de pésima calidad. Como dije recién, la prueba de la causalidad entre ese hecho y su consecuencia es, en cada caso de compra, imposible. No hay forma de hacer testificar a los cientos o miles de compradores de los productos espurios para que digan que por ser éstos de una pésima calidad dejaron de comprar a posteriori el producto original.

El juzgador deberá entonces reconocer esa relación de causalidad ante la sola venta de productos con marca en infracción y ordenar una reparación.

Los otros daños son más fáciles de probar. Los gastos efectuados tienen sus constancias de pago y no será difícil conocer el monto total de los mismos. Puede encontrar dificultad la concepción que estos otros gastos deben formar parte de una indemnización. En mi opinión todo gasto ocasionado por la infracción es un daño que debe ser reparado. Desde luego, debe haber una razonabilidad en el monto de lo gastado. Pero si el perjudicado debió realizar ciertos actos como ser investigaciones previas, publicidad y hasta embargos y por qué no la misma actuación de sus profesionales, más allá de la regulación que se efectúe judicialmente cuando ésta es inferior a lo pagado realmente.

Vuelvo a citar a Callmann que explica la actitud de los tribunales de su país, los Estados Unidos de América, frente a los daños: "La tendencia constante de los tribunales es encontrar algún modo en el que los daños puedan acordarse cuando se ha producido un acto indebido. La dificultad de determinación no es más confundida con el derecho a recuperarlos". Y sigue: "El quantum de la prueba requerido para establecer el monto del daño no es tan grande como el requerido para establecer el hecho del daño" (1161).

En Inglaterra desde hace más de ciento cincuenta años se decide que la mera prueba de la infracción otorga el derecho al actor a daños nominales. Se entiende allí que la "consecuencia natural de una infracción, aun cuando sea hecha en la completa ignorancia de los derechos del actor, es que el infractor debe pagar por lo menos daños nominales y los costos de la acción...", aunque debe ser probado el daño sustancial (1162).

6.28.1-b) Daños derivados de otros actos

Existen otras formas de dañar una marca más allá de la que se produce por los actos de confusión. La marca, tal como sostuve en el capítulo anterior, puede ser dañada en su imagen. Hay actos que pueden ser realizados por terceros, competidores o no, que han de afectar en forma negativa la relación existente entre el consumidor y una marca. Cada vez que esto suceda se estará dañando la imagen. Y en cada oportunidad se estará afectando la relación que, con exclusividad, reconoce a favor del titular de la marca el art. 4 de la ley. Es cierto que no hay un caso de confusión, pero esos actos irrumpen en esa relación exclusiva y alteran el vínculo que la marca tiene en el mercado con su clientela y frente a quienes no son sus clientes. Son actos que pueden influir en el ánimo del consumidor y provocar su retracción a la compra del producto con la marca en cuestión, con las consecuencias negativas que ello provoca.

La imagen de la marca puede ser dañada de diversas maneras. Una de ellas es a través de la denigración. Ésta puede ser realizada por un competidor desleal, cuando, por ejemplo, le atribuya al producto con la marca en cuestión características negativas de cualquier clase. La denigración puede ser también realizada de manera directa por quien no es un competidor. Imaginemos un medio de difusión, sea un canal de televisión, una radio o una publicación

periódica, que se dedique a criticar un producto o servicio identificándolo por su marca. La consecuencia puede ser devastadora.

La marca puede ser dañada en su imagen de otras formas. Cuando en una obra teatral o cinematográfica una marca es mostrada continuamente junto con actos considerados disvaliosos para la sociedad, se corre el riesgo de que la marca sea asociada con quienes tienen esa conducta (1163). Habrá daño cuando la marca sea exhibida en forma defectuosa, sucia o desprolija. Y habrá también daño si se la exhibe en publicidad asociada con otras marcas, personas, instituciones o situaciones que son consideradas como algo ofensivo por el consumidor habitual del producto.

Otra forma de dañar la marca en su imagen es a través de la dilución, tema al que me refiero más adelante en 8.4, al que me remito. Se ha reconocido que "la pérdida de poder identificatorio de una marca -su debilitamiento o dilución- son factores causantes de un daño cierto, y no meramente hipotético o conjetural; carácter que no desaparece por el hecho de que su evaluación sea verdaderamente problemática" (1164).

Si hay una característica común a todos estos daños es la dificultad de medir qué tanto se ha dañado la imagen, y la manera de cuantificar el daño. Pero, al igual de lo que sucede con los casos de daños por confusión, el daño existe y el juez deberá establecer prudencialmente el monto de la reparación.

6.28.2. Las formas de reparación

Nuestro Derecho establece que todo aquél que cause un daño debe repararlo (1165). En materia de marcas sucede exactamente lo mismo. La usurpación marcaria causa un daño. Daño difícil, si no imposible, de probar, pero daño al fin. A pesar de la dificultad de la prueba, la tendencia ha sido siempre ordenar una reparación. En gran cantidad de fallos la jurisprudencia tuvo un criterio realista y admitió que el hecho de configurarse el acto ilícito, el delito, era suficiente para presumir el daño y que si éste no era probado en su momento, debía hacerlo prudencialmente el juez (1166).

Hubo un caso, inclusive, en el que el juzgador fijó una suma de dinero por debajo de la cual el propio damnificado debía estimar bajo juramento el perjuicio sufrido y ésta sería la indemnización a pagar (1167).

Hay casos en los que se negó la reparación reclamada, ante la ausencia de "todo elemento probatorio" (1168) o por la falta de prueba de la disminución de las ventas (1169), por no haberse "traído una prueba precisa" (1170). En un caso más reciente en el que se condenó al demandado a cesar en el uso de un envase confundible, se afirmó que el daño no surgía "por añadidura". Se diferencia el supuesto del de "una usurpación de marca o copia idéntica" y se afirmó que la actora debió probar "mediante un peritaje contable en sus propios libros de comercio, la disminución de sus ventas en el producto cuyo envase podría ser confundido con el usado por la demandada" (1171). Poco después, la misma Sala rechazó otro pedido de indemnización por no haberse probado el daño. Se dijo en ese caso que "el menoscabo no podía ser demostrado merced a las ventas que hubiera realizado la demandada: pues...no existe necesaria correlación entre los ingresos de uno y la pérdida de ganancias del otro" (1172).

También se ha rechazado el pedido de reparación por no haberse acreditado la producción de daños y "pérdida de ganancia" (1173), y por no existir "prueba alguna que acredite que disminuyeron las ventas de la actora, o que ésta se vio forzada a disminuir los precios para poder competir, o que debió reducir su ritmo de producción, etcétera, y mucho menos que tales eventuales circunstancias se hubieran producido como consecuencia de la conducta de la demandada" (1174).

El tribunal negó indemnización a quien no había usado su marca, aunque hizo lugar a su demanda de cese de uso, por falta de prueba. Y agregó que la falta de uso tornaba "muy improbable la existencia de tales daños, tanto más si se atiende a que no demostró en absoluto que la utilización del signo por parte de la demandada hubiera sido causa de esta falta de explotación" (1175). En otra oportunidad, se negó una reparación por no haberse

probado la "realidad del daño", atento al no uso de la marca del actor y la no acreditación que el demandado vendiese un producto "de tan baja calidad que ello significara un verdadero desprestigio" para la actora (1176). Criterio a mi juicio incorrecto, y si se quiere, contrario al del caso "Prince" en el que se ordenó la reparación del daño a quien había sufrido una no probada pérdida o frustración de "chance" (1177). El uso indebido de una marca no usada causa daño aunque este sea menor y a veces imperceptible.

Sin embargo, se ordenó la reparación del daño a quien estaba listo para salir al mercado y "debió demandarse en su presentación por la desorientación del mercado ante la posibilidad de dos marcas prácticamente idénticas para distinguir los mismos productos". Dicha reparación fue el monto estimado de ganancias de la demandada que se fijó en un 12% de sus ventas.

En otra oportunidad la Excma. Cámara redujo considerablemente la indemnización fijada por el juez a quo, que lo había hecho en el valor de productos vendidos por el demandado. Lo hizo afirmando que ello no representaba el perjuicio que el actor había experimentado, "por el contrario, de admitirse el criterio de primera instancia se consagraría un indebido enriquecimiento en su favor, pues sin haber realizado inversión alguna, vendría a obtener el importe bruto de la realización de esos bienes". El tribunal afirmó que del monto en cuestión debía restarse el "valor de fábrica del producto", y "los numerosos factores que concurren en el éxito de una operación mercantil (propaganda, idoneidad del vendedor, ubicación del local, etc.)", y fijó la indemnización en el 30% del "valor de comercialización" (1178).

Los daños, como vemos, son reclamables en materia marcaria. La dificultad de probar el monto exacto no obsta al resarcimiento. Bastará probar la existencia del ilícito y las ventas efectuadas con la marca en infracción para que el juzgador tenga una base suficiente para la fijación del monto (1179). En un caso más reciente, aun ante la falta de prueba de las ventas efectuadas por los demandados, la Excma. Cámara fijó una suma que debía ser pagada como indemnización aunque lo hizo afirmando que "esa deficiencia probatoria se vuelve naturalmente en contra de la interesada (art. 377, Cód. Proc.) y obliga a este tribunal a examinar con cautela la procedencia del rubro" (1180). En otra oportunidad se reconoció que "no necesariamente todas las unidades vendidas por el demandado habrán significado una exacta menor venta de la actora o una desviación real de clientela, desde que no parece razonable prescindir del hecho de que alguna parte de los consumidores obrara sin conocimiento de la marca `McTaylor´ o adquiriera el producto por la ubicación del negocio o la seducción de la vidriera". Y en virtud de ello se fijó el daño a repararse tomando como base el 30% de los productos vendidos, estableciéndose un monto fijo por cada unidad vendida (1181).

Surge de la mayoría de los fallos dictados decidiendo esta cuestión que la tendencia es la de fijar un monto resarcitorio ante una infracción.

Esta tendencia se ha consolidado en los últimos años. Así, en un caso se estableció, reconociéndose el abandono de un criterio riguroso, que la venta de productos con marca idéntica a la del actor "redujo el mercado comprador" de aquél, y aun ante la imposibilidad de determinar con exactitud el daño, estableció una indemnización estimativa (1182). Otra Sala, reiterando lo dicho en el caso McTaylor (citado en nota 1182), y referido a una cuestión de modelos industriales pero de aplicación a marcas, estableció que "frente a determinadas actitudes suele ser razonable presumir la existencia de daños, a favor del titular del derecho conculcado, como fruto causal eficiente del ilícito, desde que, aunque de prueba a veces ciertamente diabólica, el juez llega a la certeza moral de que el infractor ha ocasionado daños ciertos y no meramente conjeturales" (1183). Si bien también se ha sostenido que "la falta de aporte de elementos indiciarios acerca del menoscabo patrimonial conduce a proceder con parquedad en la fijación del resarcimiento..." (1184).

6.28.3. Las utilidades del infractor

Otra forma de medir el daño, y al que tal vez apuntaba el tribunal, no explícitamente, en los fallos citados en el párrafo anterior, es a través de las utilidades obtenidas por el infractor. Como explica Callmann, se "procede de la presunción que hay una relación definida entre las ganancias del demandado y las pérdidas del actor, ambas atribuibles al desvío de las ventas

que resultan de la conducta del demandado. Si se prueba esto, el actor sólo necesita establecer sus costos y deducciones reclamadas". Y luego agrega que "su monto es fijado por el beneficio neto adicional que el actor hubiera probablemente realizado si hubiera tenido el beneficio de las ventas del demandado" (1185).

Nuestros tribunales han aceptado reiteradamente esta forma de medir la reparación en materia marcaria (1186). Ya lo había hecho anteriormente en casos en los que se ordenó el cese de uso de un modelo industrial (1187) y de patentes (1188).

Desde luego que no es ésta una forma perfecta de establecer el monto indemnizatorio. Puede suceder que el infractor tenga costos elevados por su ineficiencia y el margen de utilidades ser así inferior al del actor. Lo más acertado sería establecer, si éste fuera el caso, que el porcentual a fijar sobre las ventas del demandado fuera el correspondiente a las utilidades del actor. Si la situación fuera la inversa, el demandado perderá la diferencia en más, igualmente, ya que de ninguna manera es justo que obtenga un beneficio por una usurpación.

Esta forma de reparar, y cualquier otra también, pueden cubrir una parte tan sólo del daño causado. Si se probaran otros daños, como ser la pérdida de un contrato por la invasión del producto espurio en el mercado, éstos deberán ser también reparados.

6.28.4. Frutos

La posibilidad de reclamarlos en cuestiones marcarias ha sido rechazada porque "las marcas de fábrica no constituyen, en sí propio, bienes fructíferos" (1189).

6.28.5. Daño moral

Se ha admitido que quien ha sufrido "un perjuicio moral o social, compatible con su naturaleza, cual es el menoscabo de su reputación y prestigio comercial", en el caso una sociedad, debe ser resarcido. El tribunal entendió que "este perjuicio no necesita plena prueba de su existencia y extensión, y para fijar el monto de la indemnización es ponderable, además de la lesión sufrida, la naturaleza del hecho antijurídico, la importancia de los perjuicios materiales causados y el volumen de venta estimado en la pericia" (1190). Sin embargo también se ha negado a las sociedades la posibilidad de reclamar la reparación del daño moral "puesto que ni siquiera se advierte cómo puede sufrir un agravio de esta especie una persona ideal" (1191).

El daño que el uso de una marca en infracción puede ocasionar, cuando es de mala calidad, a la marca falsificada o imitada es absolutamente intangible. Pero no por ello menos cierto. La buena imagen, el prestigio, la reputación de una marca pueden sufrir un daño irreparable si el público comienza a creer que el producto que ella distingue es de mala calidad. Una labor de años puede así destruirse en poco tiempo. Se afectará así la reputación, el prestigio y se ocasionará, en la medida señalada, un daño moral a la marca y a veces también a su titular.

Esta discusión obviamente no se plantea cuando el titular de la marca original es una persona física (1192).

También se ordenó reparar el daño moral causado por la confusión y "por la cierta dilución del poder distintivo de la marca imitada" (1193). Y se denegó tal reparación al no probarse "...que se han visto lesionados los bienes que, no obstante carecer de contenido patrimonial, son, sin embargo, fundamentales para todo ser humano, como ser la paz, la tranquilidad, la intimidad, el honor, la fama o el buen nombre, la chance de disfrutar la vida en libertad, etc." (1194).

6.28.6. Juez competente

Los tribunales competentes para entender en una acción por reparación de daños causados por el uso de una marca en infracción son los federales (1195). Ello aun cuando tal acción

sea iniciada en forma individual, como es el caso en que se ha sustanciado sólo la querella en sede penal y se recurre al fuero civil para reclamar la reparación.

La solución no puede ser otra. El fuero federal, competente en los temas marcarios, es el que mejor conoce los conflictos marcarios. Y sin duda siendo el daño un accesorio de la cuestión principal, que es estrictamente marcaria, no hay razón para que esas causas sean decididas en otro fuero.

6.28.7. Prescripción de la acción

Es la establecida en el art. 36, de tres años desde que se cometió la infracción o de un año de conocido el hecho por el actor. Si no reclama en este plazo, perderá derecho a todo reclamo (1196).

6.28.8. Cuantificación del daño en la demanda

Aplicando el art. 330, inc. 6º, CPCCN, se ha sostenido que el actor relevado "de la carga de concretar numéricamente el quantum del reclamo cuando la fijación del monto se halla necesaria e inescindiblemente supeditado a la prueba que se deba producir en el proceso", y que "ni siquiera resultaría procedente exigir al actor que formule una estimación aun provisional" (1197).

Este principio es absolutamente razonable en cuestiones marcarias. Desde luego, el actor puede hacerlo en algún caso, que juzgo de excepcional, cuando ha podido determinar con cierta exactitud el daño causado.

(1157) En la causa 2218, "García y García, Ovidio Antonio v. Televisora Federal SA", sala III, del 28/10/1997, se enumeraron los perjuicios sufridos por el actor titular de la marca "Hola Susana", por el uso que se había realizado de la misma para distinguir un programa de televisión: "la pérdida de ingresos por la venta de espacios publicitarios dentro y fuera de la tanda comercial, y por la comercialización del programa en el interior y exterior del país, imposibilidad de salir al mercado empleando dicha marca, daños a la reputación y prestigio del Sr. Ovidio García (por cuanto el consumidor de un servicio identificado por una marca en infracción se halla sorprendido en su buena fe en la creencia de que se trata de un servicio legítimo), efectos contrarios que se pudieran derivar de la publicidad del programa, avisos, solicitadas, publicaciones periodísticas, juicios, etc.".


(1159) Cuando la conocida cadena de hipermercados Coto usó la marca "Prince", registrada por el actor y no usada por él, el tribunal ordenó la reparación del daño "cierto y no meramente conjetural", causado por la "frustración de la chance". Adujo la sentencia "que resulta a todas luces razonable presumir que cualquier licencia de exclusividad o semiexclusividad -frente a la comercialización del producto en un hipermercado del poderío de Coto- estaba condenada al fracaso. De donde se sigue que el actor, aunque no usara la marca "Prince" (pero tenía derecho a ello), vio frustrada la chance de lucrar con el otorgamiento de licencias o franchising de dicha marca, la que -por el nivel de ventas que realizó Coto Cicsa en un año y medio- debía naturalmente poseer algún poder de convocatoria del público". Causa 1361, "Denkberg, Eduardo v. Coto Cicsa", sala II, del 20/12/2001. El monto resarcitorio fijado en $ 12.000, por ventas con dicha marca por $ 1.920.523,33, aclarándose, entre otras cosas, que el uso indebido "es solo uno de los factores que inciden en la comercialización del producto".



(1162) BLANCO WHITE, T. A. - JACOB, R., Kerly´s law of trade marks and trade names, 10ª ed., London, 1972, ps. 342 y 343. Aclara el autor: "En cada caso es una cuestión de hecho que debe determinarse no haciendo una especulación extravagante, sino en cierto grado, en la forma en que un jurado resuelve tales cuestiones en atención a la prueba disponible, que no puede ser jamás tan clara como para permitir al tribunal establecer con certeza el daño exacto que en realidad se ha ocasionado".

(1163) En la causa 5374/92, "Ramos, Oscar Jesús v. Muvis Inc. SA y otros", sala III, del 30/8/2001, se decidió que el uso del nombre "Oliverio" que el actor tenía registrado como marca, usado en un espectáculo musical como nombre de un personaje no constituía un uso indebido de marca.

(1164) Causa 957/99, "Md Distribuciones SA v. Quick Foods SA", sala II, del 17/8/2002.

(1165) Arts. 1109 y ss. del CCiv.

(1166) "Rivera, José M. v. del Río, Godofredo", primera instancia del 10/11/1931, PyM, 1931-485, y segunda instancia del 27/12/1932, PyM, 1933-655; "The Kolynos Co. v. Juan C. y Francisco S. López",

primera instancia el 19/9/1933, PyM, 1933-346; "SA La Argentina y otros v. Francisco Recare", primera instancia del 30/6/1934, PyM, 1934-495; "SA La Argentina v. Garía, Marcelino", primera instancia del 9/9/1935, PyM, 1935-555, y segunda instancia del 18/5/1936, PyM, 1935-306; "Stern Sena & Cía. v. Juan S. Leiva y Adolfo Sánchez", segunda instancia del 5/6/1936, PyM, 1936, p. 358; Valentín y Simón Litvin v. A. Gluchsmann y J. Lerose", primera instancia del 6/10/1936, PyM, 1936-673; "Braguinsky, Salomón v. Slutzky, Mauricio", primera instancia del 29/5/1936, PyM, 1936-308; "Valentín y Simón Litvin v. Lerose, J.", primera instancia del 13/10/1937, PyM, 1937-511, y segunda instancia del 22/12/1937, PyM, 1937-622; "Laboratorio Químico Farmacéutico Moderno E. Granelli & Cía. v. Murmis, Julio", primera instancia del 11/12/1937, PyM, 1937-620; "Empresa Mate Larangheira Mendes SA de Com. e Ind. v. Huerga, Felipe, Yelpo, Julio y Di Giorno, Amadeo", segunda instancia La Plata del 15/12/1939, PyM, 1939-723; "Tootal Broadhurst Lee Co. Ltd. v. León y Juan Finkel", primera instancia del 24/12/1945, PyM, 1945-453; "Salvador Idiart y Cía. Metales Iriart v. Scossiroli, Guido", segunda instancia del 13/4/1945, PyM, 1945-74, en la que se rechazó la reparación admitiendo que "serían procedentes si se hubiera probado su existencia" pero no su monto necesariamente; causa 6052, "The H. D. Lee Company Inc. v. Israel, Cymlich", Cám. Crim. del 4/9/1970; causa 1281, "Amai SCA v. Jorge José Mel", sala I, del 15/10/1971.

(1167) "Rodríguez de la Fuente, Darío v. Francisco y Ángel Forcherio", primera instancia del 9/5/1932, PyM, 1932-318.

(1168) Causa 1472, "Benegas Hnos. v. Bodegas Traversa SRL", sala I, del 23/5/1972.

(1169) "Schwedler, Erich v. Badel, Zlatko", del 31/5/1944, PyM, 1944-101.

(1170) "Hartz, Mateo B. v. Kleiman, Boris M.", del 12/12/1939, PyM, 1941-326.

(1171) Causa 2020, "Georgalos Hnos. SAICA v. La Fama SACI", sala III, del 19/9/1985.

(1172) Causa 3544, "Vallejo Jiménez, Félix v. Traverso Rossi, Ulises Héctor", sala III, del 29/10/1985; ver también causa 1008, "Sulim Melman Hnos. v. Destilerías, Bodegas y Viñedos El Globo Ltda. SA", sala entonces única, del 8/8/1960.

(1173) Causa 3642, "Pincbin Johnson Asociates Ltd. v. Sintecol SA", sala entonces única, del 7/7/1967. Recientemente se negó la reparación por lo que surge de la transcripción siguiente: "En el caso, cuadra precisar ante todo que la actora omitió producir prueba pericial contable a fin de determinar una eventual disminución de sus ventas en correlación con el aumento de las ventas de la contraparte. Y más todavía, si bien la prueba de esos extremos es ciertamente difícil -como se destacó en la mencionada causa 4970-, voto del Dr. Bosch, no parece excusable que no se haya procurado ni siquiera acreditar el monto de las ventas de los demandados y el de sus ganancias brutas o netas. Esa deficiencia probatoria se vuelve, naturalmente, en contra de la interesada (art. 377, Cód. Proc.) y obliga a este tribunal a examinar con cautela la procedencia del rubro" (causa 5221, "Matafuegos Drago SACIF v. Callari, Rodríguez y otros", sala II, del 9/10/1987).

(1174) Causa 3261, "Alpargatas SAIC v. Mirmar SACIFI", sala II, del 28/10/1974. Conviene aclarar que en este caso en el que una de las acciones, la de competencia desleal, sólo se hizo lugar parcialmente a la demanda por el uso de una marca formada por el relieve en una suela.

(1175) Causa 5830, "Todopil SA Arg. C.I. de Servicios v. Yanbai Cosmética", sala II, del 24/10/1977. En igual sentido, causa 4598, "Schena Alberto v. José M. Tuñez y otro", del 7/11/1986, cuando se dijo "para que la explotación por un tercero de una marca que otro tiene registrada a su nombre provoque perjuicios a este último, es preciso que se haya traducido en una merma de las ganancias que al amparo de la explotación de la marca obtiene su titular, lo cual supone necesariamente un uso efectivo".

(1176) Causa 4827/95, "Kellogg Company v. Pehuamar SA", sala II, del 25/2/2003. Ver cap. 6.28.1 (i) párr. e) y su nota.

(1177) Causa 4307, "Cintoplom SACIFI v. SA Lusol IyC", sala I, del 26/12/1986.

(1178) Causa 3139, "Francmode SA v. Dante SRL", sala I, del 18/10/1985. En igual sentido se decidió la causa 2471, "Sasoon y Cía. SAIC v. Jabie, Salomón Isaac Víctor", sala I, del 24/4/1984, citado en la causa recién mencionada de Francmode. En este caso el tribunal entendió también que procedía "realizar una valoración prudencial del daño sufrido mediante los informes que brinda el peritaje contable, fundamentalmente en lo que se refiere al volumen de ventas...", y fijó un monto indemnizatorio de $a. 120.000. En ambos casos el tribunal entendió que no era posible probar el daño con exactitud. Este caso Francmode fue citado en la causa 17.059, "Sassoon & Cía. SAIyC v. Waisbord, Máximo", sala I, del 20/3/2003, en el que se reconoció la imposibilidad de probar la magnitud del daño causado, por la imposibilidad de saber con exactitud si la infracción era la causante de la disminución o falta de aumento de las ventas del titular de la marca, y aún reconociendo que "no necesariamente todas las unidades vendidas por los codemandados habrán significado una correlativa menor venta de la actora o una desviación cierta de su clientela". Pero se dijo: "Sin embargo, atento a las particularidades de cada caso y al principio de que todo aquél que cause un daño debe repararlo (art. 1109, CCiv.), parece una razonable metodología la seguida repetidamente por esta sala, de tomar en cuenta como pautas indiciarias el valor de comercialización de los productos y proceder a la deducción de otros conceptos, como el valor de los costos de fábrica y de otros factores que concurren al éxito de la operación y que constituyen un costo, tales como la propaganda". La Excma. Cámara estimó luego el valor promedio de las ventas para un período sobre el cual sólo se tenían datos para sólo una parte del mismo, y fijó el daño en el 30% de ese monto.

(1179) Causa 640, "Sun Flame Argentina SAIC v. Rodríguez Magin y otra", sala I, del 8/10/1971, en que se dijo: "...la falta de justificación matemática del menoscabo que el actor sufrió en su patrimonio, no obsta a su resarcimiento, pues no se trata de posibles ganancias imaginadas, basadas en excesos subjetivistas, sino ciertas, con fundamento a un proceder ilícito y una consecuencia comercial espuria, pero de incidencia económica no precisada terminantemente en cifras". La Excma. Cámara sostuvo en este sentido: "El otro argumento esgrimido por las demandadas consiste en afirmar que la actora no fabrica ropa interior, sino ropa de cuero, por lo cual la venta de slips con su marca no la perjudica. También este argumento es insostenible. La marca de la actora fue registrada para toda la clase y la protección legal tiene por finalidad impedir que los terceros lucren indebidamente con el prestigio comercial del titular de la marca. El hecho de que la actora no produce ropa interior no impide que la utilización ilegítima de su marca sea susceptible de producirle un perjuicio económico. Es cierto que en estos actos no se acreditó concretamente el monto del perjuicio sufrido por la actora, ya que el perito contador en su informe de fs. 148/72 dice que la variación en las ventas mensuales puede deberse a diversas causas, pero no menos cierto es que en casos como éste es casi imposible probar en forma directa la extensión del daño". "Afrika Kueros SA v. Sacatex SRL y otra", sala III, del 17/5/1991; ver también causa 29, "Drean SA v. Falcón Lima, Félix Mateo", sala I, del 14/9/1990.

(1180) Causa 5221, "Matafuegos Drago SACIF v. Callari Rodríguez y otros", sala II, del 9/10/1987.

(1181) Causa 7491, "McTaylor SA v. McLeyton SRL", sala II, del 4/9/1990.

(1182) Causa 7695, "Quimarco SAIyC v. Dimaca SRL", sala III, del 2/3/1995. En la causa 6950, "Barmaymon, Ricardo v. American Denin SA", sala III, del 29/4/1996, se reconoció que la ausencia de una conducta dolosa "no basta para descartar la procedencia de éste". En otro caso se sostuvo que para establecer la indemnización "no debe considerarse exclusivamente el beneficio obtenido por la venta de producciones cinematográficas -y la correlativa pérdida de ganancia de la actora -sino también el uso ilegítimo de la marca ajena y la inversión económica que debe presumirse realizó la actora, para alcanzar y mantener su prestigio". Causa 11.840, "The Walt Disney Company v. Multimedia Ediciones y otros", sala III, del 31/3/1998.

(1183) Causa 25.193, "Iurcovich, Natan León v. Industrias Bravi", sala II, del 28/12/1995. En igual sentido ver causa 50.903, "Benítez, Héctor Pedro v. Gaya, Miguel y otro", sala II, del 2/4/1996, también sobre modelos; causa 6345, "Power Tools SACIF v. Capurro y Asociados SA", sala II, del 9/5/1996.En igual sentido, pero ya en un caso marcario, se ha reconocido que "frente a la comprobación de un ilícito en la órbita del derecho de la propiedad industrial -particularmente cuando se perciben conductas maliciosas- tanto la doctrina como los tribunales se han pronunciado en el sentido de que la solución más valiosa es partir de una presunción de daño, a fin de que la conducta legítima no se beneficie con la impunidad por razón de las dificultades que se presentan en el orden de la prueba (cfr. autores antes citados). Y la jurisprudencia de esta sala, desde hace algunos años, se ha flexibilizado aproximándose al criterio de los tratadistas, bien que sin aceptar sus generalizaciones y con la precaución -propia de la función judicial- de atender caso por caso, según sus notas peculiares y con particular afinación del juicio como lo exige la dificultad intrínseca del tema (cfr. precedentes arriba individualizados, entre varios otros)"; causa 10.911/95, "Kway International v. Clifa SA", sala I, del 13/8/1998; causa 3695/97, "NBA Properties Inc. V. Cho Ki Hwan", sala III, del 16/5/2002.En la causa 1889/97, "Cheja, Alberto Sion v. Sprayette SA", sala I, del 12/10/2000, en la que se hizo lugar al cese de uso de la marcas "Acu Slim", "Slim Fit" y "Aroma Slim" por considerarla confundible con "Slim", se dijo: "No obstante lo expuesto, tengo para mí que aun cuando no corresponda indemnizar por un daño directo no probado (en cuanto perjuicio en el patrimonio), por deterioro de imagen (ni siquiera se acreditó el grado de calidad del producto de la demandada), captación de clientela, o pérdida de negocios, ni que proceda la restitución de frutos, tampoco lo es menos que el demandado realizó un usufructo no legítimo ni autorizado de la imagen y prestigio de las marcas del actor..."; y estableció una indemnización de $ 10.000, a favor del actor.

(1184) Causa 7972, "Sáenz Briones y Cía. SAIC v. Astorqui y Cía. SA", sala II, del 3/9/1996. Causa 12.246/94, "Jacubovich, Abel Rubén v. Alsina 940 SRL", sala II, del 12/10/2000.

(1185) CALLMANN, R., The law..., cit., Cap. 22, ps. 234 y 236.

(1186) Causa 4829, "Adidas Sportschu Fabriken Adidasleb KG v. Luciano Rodríguez e Hijo SRL", sala I, del 15/3/1977; en causa 640, "Sun Flame Argentina SAIyC v. Rodríguez Magin y otros", sala I, del 8/10/1971, la Excma. Cámara dijo: "...el titular de la marca agraviada puede reclamar como perjuicios materiales las utilidades que dejó de percibir por la disminución debida, en primer término, a la venta de la usurpación, y, en segundo, al descuento que puede sufrir la marca a causa de la inferioridad de los productos espurios"; causa 4465, "Falato, Filomeno y Kobi, Mario v. L. Borenstein e Hijo SA", sala III, del 6/3/1987. En causa 4970, "Nina Ricci SARL v. Lagny SA", sala II, del 10/3/1987, al fijar como indemnización el 80% de las utilidades del demandado afirmó: "normalmente la prueba del perjuicio es en estos casos prácticamente imposible, motivo por el cual aquel único dato fácilmente comprobable -las ganancias del usurpadores tomado como pauta indicadora de la importancia del negocio de que se trata, pauta con relación a la cual es fijada la indemnización mediante estimación prudencial (art. 185, Cód. Proc.)". En la causa 2218, "García y García, Ovidio Antonio v. Televisora Federal SA", sala III, del 28/10/1997, se afirmó que "por lo general, el único dato fácilmente comprobable -las ganancias del usurpadores tomada como pauta indicadora de la importancia del negocio de que se trata, pauta con relación a la cual es fijada la indemnización mediante una estimación prudencial".En la causa 7695/93, "Schillaci, Salvador Renzo v. Bibliográfica Internacional SA", sala III, del 26/11/1998, el tribunal consideró que la indemnización debía fijarse tomando en cuenta las utilidades

del infractor, pero las fijó en el 80% de las mismas, "en vista de la deficiencia probatoria del actor con respecto a los ingresos logrados de la concreta comercialización de sus obras a que antes me he referido...". En la causa 4778/93, "Merlo, Rubén Pedro v. Tigre Argentina SA EBAB", sala I, del 20/6/2000, se dijo: "En cuanto a la indemnización, por aplicación del art. 165 del Código de rito, y teniendo en cuenta el porcentaje de ganancia que cabe esperar de la comercialización del producto" (caños, válvulas, tubos) "(alrededor del 20% sobre los ingresos brutos), tengo para mí que resulta equitativo fijar en la suma de $ 40.000 el resarcimiento a favor del actor...".

(1187) Causa 3501, "Haoys, Oscar Eduardo v. Szaindenfis, Natalio", sala I, del 24/12/1974.

(1188) Causa 884, "Guasch, Jaime v. Soprano, Miguel A. y otros", sala I, del 22/3/1972, y causa 8885, "Kelmanski, Pedro v. Den-Rep SCA", sala I, del 27/11/1980.

(1189) Causa 261, "Calatrava Guarch, José y otro v. Sasyan SA", sala II, del 27/2/1981.

(1190) Causa 6052, "The H. D. Lee Company Incorporated v. Cymlich, Israel s/querella", Cám. Crim., del 4/9/1970. En causa 640, "Sun Flame Argentina SAIC v. Rodríguez Magin y otros", sala I, del 8/10/1971, se reconoció que las sociedades pueden "experimentar otros perjuicios morales, compatibles con su naturaleza y pretender la reparación consiguiente".

(1191) Causa 5830, "Todopil SA Argentina C. E. y de Servicios v. Yanbai Cosmética", sala II, del 24/10/1977 y jurisprudencia en él citada; causa 3261, "Alpargatas SAIC v. Mirmar SACIFI", sala II, del 28/10/1974; en causa 3599, "Chocolates Garoto SA v. Ceferino Benito SAI. y F.", sala I, del 2/2/1988, la Excma. Cámara afirmó: "Como es obvio, la usurpación de un signo marcario, o su uso ilegítimo, no son de por sí susceptibles de producir una lesión anímica que justifique un resarcimiento de este tipo. Si existió en el subexamen algún motivo adicional, claramente incumbía a la actora el señalarlo"; causa 0625, "Cámara de empresarios Madereros y Afines v. Barravecchia, Santos José", sala I, del 12/3/1990.

(1192) "Hartz, Mateo B. v. Kleiman, Boris Marcos", CSJN, 5/6/1940, PyM, 1941-326.

(1193) Causa 7695/93, "Schillaci, Salvador Renzo v. Bibliográfica Internacional SA", sala III, del 26/11/1998.

(1194) Causa 12.246, "Jacubovich, Abel Rubén v. Alsina 940 SRL", sala II, del 12/10/2000, en la que se dijo también que el actor "...no ha traído elemento alguno que autorice a tener por acreditado concretamente el detrimento que invoca, ni que se haya visto alterado su sosiego espiritual como consecuencia de los hechos que aquí se ventilan". Y agregó que "la circunstancia de que la conducta de Alsina 940 SRL haya sido reprochable no basta, por sí sola, para presumir la existencia de agravio moral, susceptible de generar el derecho de ser indemnizado...".

(1195) "Benito Romero e Hijos v. Fernández, Celestino", del 28/5/1934, PyM, 1934-253; "Cortizo Nogueira, Ramiro v. Jeans Sobrón", del 10/5/1939, PyM, 1939-234.


(1197) Causa 8995/2000, "Editora Austral SA v. Deyacobbi, Eduardo", sala I, del 28/2/2002, en la que se dijo además que la estimación de daño del autor, "en razón de la estrecha relación entre lo reclamado y la prueba a producirse, cualquiera fuese la que aquél realizara, se la debería tachar de arbitraria (conf. esta sala, doctr. causa 393 del 7/9/89)". En igual sentido causa 1646/02, "Muñoz, Mariano Martín v. Arca Distribución SA y otro", sala I, del 14/11/2002.

6.29. LA ACCIÓN DE REIVINDICACIÓN

Esta acción la tiene el propietario de una cosa para recuperar el dominio de la misma (1198). El CCiv. limita esta acción para la recuperación de las cosas "muebles o raíces" (1199). Este Código excluye la acción de reivindicación de bienes inmateriales. Sin embargo no parece haber sido éste un factor determinante de la inviabilidad de la acción. El art. 1 del decreto-ley 6673/1963 (1200) en su último párrafo establece: "El autor de un modelo o diseño industrial y sus sucesores legítimos tienen acción reivindicatoria para recuperar la titularidad de un registro efectuado dolosamente por quien no fuere su autor".

Muchos años antes la jurisprudencia en materia de patentes había admitido esta acción (1201).

En lo que hace a marcas, Breuer Moreno opina que: "Estrictamente, una marca no puede ser anulada por pertenecer a otra persona, dado el sistema atributivo adoptado por la ley 3975, y dado que una marca sólo pertenece a una persona cuando ella la registró (art. 6 ). En todo caso, la única acción que tendría el propietario desposeído, y eso en contratos celebrados con el aparente titular, sería la de reivindicación de marca" (1202). Hace algunos años la Cámara trató el tema de una cuestión marcaria. La acción fue desestimada pero no por no corresponder dada la naturaleza del bien cuya reivindicación se solicitaba (1203). Con lo cual, aunque no expresamente, se admitió que dicha acción era viable en cuestiones marcarias.

La ley vigente, en su art. 11, establece que el domicilio especial constituido en la solicitud de registro de marca por una persona domiciliada en el extranjero es válido, entre otras, para notificar las demandas por reivindicación. No hay otra referencia en la ley a esta acción. De cualquier manera es lógico interpretar que la misma es viable, de lo contrario no se explica dicha mención.

La acción procede en aquellos casos en los que el titular de la marca registrada la registró con autorización, o con expresas instrucciones para hacerlo, del "dueño" de la misma, y solicitada su transferencia por éste, aquél se niega a hacerlo.

Distinto es el caso de la piratería, es decir de quien registró la marca sin autorización, pero sabiendo que ella pertenecía a un tercero. En esta situación es procedente la acción de nulidad tal como lo prevé el art. 24, inc. b, que ya he comentado (1204). Cabe preguntarse si el "dueño" de la marca puede optar entre la acción de nulidad y la de reivindicación.

En ambos casos el objetivo es el mismo: recuperar el signo. Es verdad que quien inicia la acción de nulidad no necesariamente tiene que pedir el registro de la marca, pero es lógico suponer que lo hará no bien termine el juicio respectivo. Un sentido práctico indicaría que en este caso también procede la acción de reivindicación. Claro que el demandante debería pagarle al demandado los gastos que le ocasionó el registro, ya que de lo contrario se estaría enriqueciendo en forma indebida. Este pago, por lo que es propio, es en cierta forma contradictorio con la acción de reivindicación, que tiende a la recuperación de una marca que, al menos entre las partes involucradas, pertenecía al demandante. Esto me inclina por la postura de no admitir la acción de reivindicación para los casos de piratería.

El Convenio de París, en su art. 6 septies, acepta en estos casos que el dueño de la marca opte por la nulidad o por la reivindicación, si esta última es aceptada por la ley local.

Sin embargo, se ha declarado procedente esta acción en lugar de la de nulidad, también planteada, "...a fin de preservar íntegramente los derechos de la accionante..." y "... a fin de que se opere la cesión directa del registro al reivindicante, y adquiera con ella no sólo el título, sino todos los derechos referentes a él y provenientes de su solicitud anterior, lo que puede ser de importancia respecto de terceros" (1205).

Así establece en el párrafo primero que "si el agente o representante del que es titular de una marca en uno de los países de la Unión solicita, sin autorización de este titular, el

registro de esta marca a su propio nombre, en uno o varios de estos países, el titular tendrá el derecho de oponerse al registro solicitado o de reclamar la anulación o, si la ley del país lo permite, la transferencia a su favor del citado registro, a menos que este agente o representante justifique sus actuaciones".

(1198) Arts. 2758 y ss., CCiv.

(1199) Art. 2759, CCiv.

(1200) Ratificado por ley 16478.

(1201) BREUER MORENO, P. C., Tratado..., cit., T. II, p. 529, quien está de acuerdo con la misma y cita un fallo de la Corte Suprema.


(1203) "T. Oertli Aktiengesellschaft v. Ibáñez & Rosón SRL", sala I, del 24/3/1972, Revista DNPI, t. 13, p. 293, fallo nro. 1242.

(1204) Ver infra nro. 7.

(1205) Causa 48.603, "Vail Associates Inc. v. Renaver SRL", sala III, del 11/2/1997. Se decidió en idéntico sentido en otra causa en la que se había registrado una marca que era la reproducción de una marca notoria brasileña, cuya existencia no podía haber sido ignorada por su titular, causa 5336/94, "Nortox Argentina SA v. Nortox SRL", sala III, del 26/11/2002.

CAPÍTULO VII - EXTINCIÓN DEL DERECHO

7.1. RENUNCIA

El inc. a) del art. 23 menciona la primera forma de extinción, que se da por la renuncia a la marca por parte de su titular. Se realiza con las mismas formalidades que las que tienen las transferencias. Debe manifestarse por escrito, con la renuncia expresa a la marca y ser firmado ante escribano público. Las sociedades requieren de una decisión de sus directorios. La marca quedará entonces en el dominio público y cualquier interesado podrá registrarla.

La renuncia no es un trámite habitual, aunque existen casos de tanto en tanto. Principalmente se trata de quienes, ante la amenaza de un juicio de nulidad, renuncian a la marca para evitar el trámite judicial.

7.2. VENCIMIENTO DEL TÉRMINO DE VIGENCIA

Es el supuesto que detalla el inc. b) del art. 23. La marca se concede por un plazo de 10 años. Vencido el cual, sin que su titular ejerza el derecho de renovar el registro, el derecho se extingue indefectiblemente. Salvo que la misma sea reinscripta (1206), que como vimos, es un supuesto de excepción, la marca quedará en el dominio público y cualquiera podrá apropiarse nuevamente del signo.

(1206) Ver nro. 5.4.

7.3. LA NULIDAD

La declaración judicial de la nulidad de la marca extingue el derecho respectivo. Al igual que cualquier otro acto jurídico, una marca puede estar viciada por contener algún defecto de fondo o de forma que la condenan a su invalidez, es decir, la hacen nula.

El art. 24 reconoce tres supuestos de nulidad: uno genérico, para todas las marcas registradas en contravención a lo dispuesto en la ley, y dos específicos, que son el de las marcas "especulativas" y el que cubre los actos de piratería.

Hay marcas que pueden ser nulas por causas ajenas a la Ley de Marcas. Por ejemplo, si se registrara como marca un signo que otra ley prohíbe. El art. 953 del CCiv. considera nulos a los actos contrarios a la moral y a las buenas costumbres y a los que son contrarios a las leyes. Los actos de piratería marcaria eran anulados aplicando esta norma antes de la inclusión expresa del supuesto en la Ley de Marcas.

7.3.1. Marcas registradas en contravención a la ley

El primer supuesto que contempla el art. 24 es el de las marcas registradas en contravención a lo dispuesto en la ley. Se trata de marcas que por una u otra razón no debieron ser registradas y lo fueron. Pueden distinguirse tres grupos de causales: vicios en el solicitante, en el signo en sí mismo y en el procedimiento de concesión (1207).

7.3.1-a) Vicios en el solicitante

El solicitante de una marca debe ser una persona hábil, mayor de edad y debe tener interés legítimo. Ya me he referido a estos requisitos (1208).

En lo referente a estos vicios, entiendo que dan origen todos ellos a una nulidad de carácter relativo, ya que el transcurso del tiempo puede bien hacerlos desaparecer. Si un menor de edad obtiene el registro de una marca y no lo hace a través de un ardid mintiendo respecto de su edad, y nadie plantea la nulidad mientras es menor de edad, no podrá hacerlo una vez que sea mayor.

Lo mismo sucede en lo referente al interés. Pese a que soy de opinión de que en la apreciación del interés debe regir un criterio muy amplio, existen casos en los que puede no haber interés alguno en ser titular de una marca. Por ejemplo, una persona inhabilitada para ejercer el comercio por un largo período no tiene por qué ni para qué solicitar el registro de una marca. Si lo hace y la marca es registrada, será nula. Pero hay muchos casos en los que es difícil determinar el interés del solicitante. ¿Cómo saber ab initio con seguridad si su intención será la de usar la marca una vez registrada? No olvidemos que el trámite de registro lleva a veces más de dos años y durante este plazo a nadie se le puede exigir que use la marca. Volvamos al caso del inhabilitado para ejercer el comercio. Supongamos que en tres años más será nuevamente hábil. Entiendo que hoy podría solicitar una marca con la intención de usarla no bien cese su inhabilitación. Si la misma es concedida antes de ese día entiendo que la marca es válida y no podría ser atacada de nulidad.

Por lo tanto, salvo los casos de imposibilidad de uso permanente de la marca o por plazos muy largos, el vicio podrá ser sanado con el transcurso del tiempo.

7.3.1-b) Vicios que afectan al signo

Hay supuestos que el tiempo no puede subsanar y son los casos en que el registro de un signo no es posible por no ser considerado como marca. Me refiero a los supuestos excluidos del art. 1 y a los incluidos en el art. 2 de la ley. Una palabra designativa de un producto, su color, su forma necesaria, la designación de sus características no tienen capacidad distintiva para ser marcas y su registro estará viciado de nulidad absoluta. Así se decidió en un caso en que se trataba de un relieve aplicado a una alfombra plástica (1209).

Para que corresponda tal nulidad absoluta la misma debería ser manifiesta, evidente, fehaciente, poseyendo la palabra o signo registrado como marca una relación directa con el producto cubierto, puesto que, de no ser así, la marca puede ser registrable (1210).

Puede suceder, sin embargo, que ciertos signos de una gran debilidad desde el punto de vista marcario por su escaso poder distintivo, y que pudieron haber sido justamente denegadas, fueron registrados. Estos signos fueron luego intensamente utilizados, adquiriendo así ese poder distintivo con el tiempo (1211). Así la marca adquiere lo que en los Estados Unidos de América se denomina el secondary meaning, el significado secundario, que es el que adquieren como marcas distintivas de un producto. En estos casos, de gran excepción por cierto, estas marcas "recuperan" su plena validez. Pero esto no las salva de la debilidad que toda marca evocativa tiene.

El párrafo 1º del art. 15 del Adpic consagra esta forma de adquisición del derecho marcario, al establecer que "los miembros podrán supeditar la posibilidad de registro de los mismos al carácter distintivo que hayan adquirido mediante su uso". Si bien esta norma se refiere a la posibilidad de registrar un signo, antes genérico, habilita para defender la validez de una marca que, antes irregistrable, adquirió poder distintivo por el uso.

Es también nula la marca que es el nombre de una persona y ha sido registrada sin su autorización o la de sus herederos (1212). Inclusive esto se ha decidido con una marca constituida sólo por el apellido "Picasso", del célebre pintor (1213). También es nula la marca si ésta es el seudónimo de otra persona, tal como se decidió con la marca "Pelé" (1214).

Con los supuestos enumerados en el art. 3 debe hacerse una diferenciación. No siempre se está frente a casos de nulidad absoluta.

El caso más usual de los casos de nulidad derivados de esas prohibiciones es el de la confusión. Dos marcas que puedan dar lugar a confusión no pueden coexistir. Así como existen en el trámite de registro etapas que tienden a preservar la exclusividad -y me refiero al análisis de antecedentes que efectúa la autoridad administrativa y a la oposición de parte interesada-, existe la posibilidad de anular una marca confundible con otra anterior ya registrada o solicitada. Se ha decretado la nulidad de una marca figurativa que usada en conjunto con otros elementos demostraba claramente la intención de confundir (1215).

El grado de confusión que debe existir en un caso de nulidad debe ser mayor que en uno de oposición a una solicitud. Un reciente fallo ha llegado a sostener que debe tratarse de "copias serviles o vulgares, manifiestamente reveladoras del ánimo imitativo que la actora atribuye al demandado" (1216). Estos requisitos son exagerados y encuadran más bien en un caso piratería que en un caso de nulidad por confusión. Más allá de la copia puede haber confusión, y si la hay la nulidad procede.

En infinidad de oportunidades se ha sostenido que en casos de nulidad debe existir una "mayor severidad para apreciar la procedencia de la acción" y "una mayor benevolencia para apreciar las posibilidades de confusión" (1217). Ello porque se trata de una marca registrada y no de un mero registro en expectativa (1218), y también porque no hubo oposición en sede administrativa (1219). Lo que a mi juicio puede ser buena prueba de la ausencia de confusión. Sin embargo, la falta de oposición por quien pudo haberlo hecho no impide luego que solicite la nulidad (1220). Hasta se admitió la posibilidad de solicitar la nulidad habiendo antes la actora retirado la oposición a la marca cuya nulidad se declaró (1221). Tampoco es necesario probar que han habido casos de confusión (1222).

Este criterio benigno en la apreciación de nulidades no puede traducirse en la admisión de la coexistencia de marcas confundibles. Dicho criterio significa que en caso de duda deberá estarse en favor del demandado, a diferencia de los casos de oposición, en los que se está a favor del oponente y no del solicitante (1223).

La posibilidad de pedir la nulidad desaparece si la marca anterior se extingue antes que la confundible y posterior. Al desaparecer la marca anterior confundible, desaparece el único impedimento que podía afectar su validez. El buen sentido no admite otra solución. No tiene

interés legítimo el titular de la marca anterior ya no vigente en perseguir la nulidad de la posterior.

El art. 3 establece otra serie de prohibiciones de distinta naturaleza. Algunas de ellas seguramente han de perdurar en tanto tengamos un sistema marcario. Es el caso de las indicaciones engañosas, el nombre, seudónimo o retratos ajenos, los signos contrarios a la moral y a las buenas costumbres. Una marca registrada que viole estas disposiciones estará viciada por siempre. Siempre será inmoral (1224), engañosa o el nombre de un tercero (1225). Por lo tanto, podrán ser atacadas de nulidad en tanto estén vigentes y estén en violación, en el momento de iniciarse la acción, de las normas prohibitorias.

Otras prohibiciones pueden ser modificadas y de hecho algunas no existían años atrás. En estos casos si las mismas fueran eliminadas, desaparecerán con ellas las causales de la nulidad.

7.3.1-b.i) Nulidad de marcas que amparan otros productos

Quien invoca la causal de confusión, en principio, debe limitarse a pedir la nulidad de la marca en cuanto ésta ampare los mismos productos o servicios que la suya cubre. Esto se ajusta al hecho de que el derecho exclusivo se limita al ámbito del registro. Más allá de éste no hay exclusividad.

Sin embargo, esta interpretación rígida y estricta ha sido dejada de lado en todos aquellos casos en que su aplicación iba a dejar abierta la posibilidad de confusión. Me he referido ya a los casos de "superposición de productos" (1226). En éstos, el titular de una marca puede exceder el marco de su registro y oponerse al registro de marcas que amparan productos o servicios que el suyo no cubre, para evitar la confusión. También se ha admitido en estos casos que se solicite la nulidad de la marca concedida para otros productos de la misma clase (1227), o mismo en otra clase (1228). Lo mismo cabe en conflictos entre marcas que distinguen productos y servicios (1229).

Hace más de cuarenta años la Justicia se expidió en este tipo de cuestión. Una persona solicitó el registro de la marca "Lucky Strike" reproduciendo exactamente las formas y colores del conocido paquete de cigarrillos para distinguir perfumes. El juez federal en fallo confirmado por la Excma. Cámara dijo en esa oportunidad: "No puede caber duda de que el público consumidor interpretaría que ambos productos, cigarrillos y perfumes, provienen del mismo origen, y es lógico suponer que si la marca acreditada mediante esfuerzos económicos tiene aceptación pública, de concederse idéntica marca para perfumes, poco o nada le costará acreditarla a su titular, ya que se beneficiaría con el esfuerzo privado de la existente, implicando la figura jurídica del enriquecimiento sin causa y en el presente caso a costa de otro".

Recientemente la Corte Suprema confirmó este criterio al decretar la nulidad de la solicitud de marca "Christian Dior" registrada en la clase 11, y usada para mamparas de baño, clase en la que la conocida firma francesa no tenía registro alguno, ni había usado la marca para esos productos. Tampoco tenía registro en otra clase con la que hubiera una "superposición". La nulidad se decretó habiéndose comprobado la intención de inducir a engaño al público consumidor recurriendo a una copia servil de la prestigiosa marca de la actora, en abierta violación del art. 953 del CCiv. y del art. 24, inc. b) de la ley 22362 (1230). Debe notarse, sin embargo, que tanto en el caso de "Lucky Strike" como en el de "Christian Dior" se trataba de marcas de una gran notoriedad registradas en otras clases y se trataba de claros intentos de usurpación del prestigio ajeno. De estos casos puede extraerse la regla que ante tal notoriedad no es exigible la confusión entre productos o servicios no amparados por la marca notoria.

7.3.1-c) Vicios en el procedimiento

Son varios los errores o defectos en que puede incurrirse en el trámite de registro de una marca. La gravedad obviamente no es siempre igual y, por ende, en algunos casos estaremos frente a nulidades absolutas y en otros frente a nulidades relativas. Los defectos graves son la falta de publicación de la solicitud que abre el camino de la oposición o la

publicación defectuosa que no permite saber cuál es la marca (1231); la publicación de una marca distinta de la concedida, lo que equivale a la no publicación, al igual que la concedida para productos o servicios distintos a los que aparecieron publicados. Sucede lo mismo con relación a un error en la fecha de presentación, en la medida en que el oponente ante la fecha verdadera de presentación hubiere podido oponerse con éxito, y también con el error en la fecha de publicación. Y también si apareciera el nombre de un titular diferente del que realmente es, aunque leves errores en su escritura no viciarían de nulidad a la marca. Otros errores menores en la publicación no invalidan la marca y ni siquiera obligan a una nueva publicación.

La concesión de la marca sin haberse retirado oposiciones pendientes, sin que se hubiera realizado la búsqueda de antecedentes o realizados éstos no se hubiera permitido al solicitante efectuar el descargo respectivo, también vicia de nulidad la marca.

Igual consecuencia sufren las renovaciones si éstas no se ajustan exactamente a la marca que renuevan.

Por último, serán nulas aquellas marcas que hubieran sido concedidas por error, cuando en realidad la resolución correspondiente era otra, como ser la denegatoria, o bien hubiera sido desistida o abandonada por el solicitante.

7.3.2. Piratería de marcas

El segundo supuesto que contempla el art. 24 en su inc. b) es el de la llamada piratería marcaria. Es el caso de quien registra marcas de terceras personas. Así, se consideran nulas las marcas registradas "por quien, al solicitar el registro, conocía o debía conocer que ellas pertenecían a un tercero".

Esta norma recoge una vieja y constante jurisprudencia que consideraba a estos actos de usurpación, actos ilícitos y los consideraba nulos de nulidad absoluta.

Generalmente, estos actos de piratería se han dado con respecto a marcas registradas en el extranjero y que gozaban fuera de nuestro país de un cierto prestigio y notoriedad. Desde luego, la norma protege usurpaciones de marcas extranjeras y también de marcas usadas en nuestro país, pero no registradas (1232).

A comienzos del siglo XX se dicta uno de los primeros fallos en este sentido, al decretarse la nulidad de la marca "Cadillac", señalándose en esa oportunidad que "el demandado tenía un empeño claro de producir una confusión desleal en ilícito beneficio propio" (1233). Con estos mismos fundamentos se decretó la nulidad de las marcas "Browning" (1234), "Vitagraph" (1235), "Boissier" (1236), "Hermes" (1237), "Cordon Rouge" y "Cordon Vert" (1238).

En el conocido caso "Mosquito" se afirmó que: "Aunque en principio la esfera de protección de las marcas es territorial, sin embargo la buena fe que debe regular las relaciones del comercio interno e internacional exorbita las fronteras; para ella no hay territorialidad, pues no es admisible que nadie se apropie de lo que no le pertenece, sea que el titular del bien lesionado tenga su domicilio en el país o en el extranjero. La prueba está, en que hay que proteger en tales casos no las marcas en sí sino que se mantengan en las relaciones del comercio internacional también las reglas éticas de la lealtad y la buena fe" (1239).

El fallo que marcó un hito en esta materia fue el dictado por la Corte Suprema en el conocido caso de "La Vaca que ríe". En él se decretó la nulidad de esta marca, junto con el dibujo de una vaca sonriendo, por considerársela una "copia servil" de una marca afamada formada por idéntico dibujo y la expresión "La Vache qui rit". Ello, para el Alto Tribunal, constituía un acto contrario a las buenas costumbres que no podía ser amparado por las leyes. Sostuvo la Corte Suprema que esa similitud no podía ser la consecuencia de una "casualidad milagrosa", por el contrario, quien la registró no pudo concebirla sin tener frente a sí la marca original (1240).

Esta jurisprudencia, y la norma del art. 24 que comento, fue aplicada en infinidad de casos en los que localmente se había registrado una marca que constituía una copia servil de otra registrada en el extranjero. Se invocó para ello la defensa del prestigio ajeno (1241) y la adecuación al art. 953 del CCiv. (1242), sin necesidad de tener la prueba acabada del "móvil ilícito", ya que la reproducción, la copia servil calificaba la conducta respectiva como de fraudulenta, de mala fe (1243).

La nulidad se ha declarado también con respecto a marcas no idénticas, pero que constituían "imitaciones solapadas", como en el caso de "Cinarito" por "Cynar" (1244), "Aryquan" por "Mary Quant" (1245), "Leeg´s" por "L´Eggs" (1246), "Armajean´s" por "Armani" y "G. Armani" (1247). Un caso interesante fue aquel en el que se declaró la nulidad de la marca "Snooppy", casi idéntica al nombre del conocido personaje "Snoopy". El demandado usó la marca de esta última manera, y no como la había solicitado. A juicio del tribunal, esto demostraba su mala fe, no sólo cuando la reemplazó, sino cuando solicitó su marca originariamente (1248). Es por ello que se ha sostenido, con razón, que "es la propia demandada con su conducta futura, la que indicará con qué ánimo adquirió su marca..." (1249). En muchos casos, la marca solicitada aparece como inofensiva, o si se quiere dudosa en cuanto a su confundibilidad. Pero encierra la mala fe que se manifiesta en su uso posterior. Si existe un parecido entre las marcas, el uso posterior de mala fe disipa las dudas y procede la nulidad. En cambio, si las marcas tales como aparecen en el registro no son confundibles, entonces procederá una acción de cese de uso de la forma particular, y hasta puede caber la acción penal, pero no parece adecuado declarar la nulidad del registro.

El inc. b) que comento se refiere a marcas idénticas -ya que se refiere a marcas pertenecientes a terceros- aunque no excluye, como vimos, las marcas casi idénticas. Si no fuera así, bastaría introducir una leve diferencia a la marca para burlar esta disposición, lo cual no es en absoluto razonable.

No importa que la marca indebidamente registrada haya sido utilizada, ya que "dicho uso no puede convalidar el vicio inicial" (1250). Esto admite excepciones. Si el usurpador de la marca la ha utilizado durante 30 años, creando una clientela, y el titular de la marca apropiada nada hizo, parece injusto que después de tanto tiempo aproveche el esfuerzo ajeno. Si bien podría admitirse que recupere su marca, sólo debería ser mediante la adecuada compensación al dueño de la marca registrada. Para fijarla se deberá tener en cuenta no sólo su esfuerzo, sino también el grado de notoriedad de la marca usurpada que fue aprovechada por el usurpador. Otra excepción puede darse cuando el titular de la marca usurpada conoció y consintió por un plazo superior a los diez años, que es el de la prescripción, el uso de la marca usurpada.

Otro requisito que exige la norma es que quien registre la marca haya conocido o debido conocer que ella pertenecía a un tercero. Esta exigencia es por demás lógica, de lo contrario cualquier marca por coincidir con una registrada en cualquier país del mundo sería pasible de ser declarada nula. Hay muchos casos en los que distintas personas toman las mismas palabras del vocabulario diario para distinguir sus productos.

Así lo ha entendido la Justicia al reconocer que "el problema de las nulidades marcarias exige un trato cauteloso afín con la seguridad de los derechos reconocidos por la ley de la materia a quienes, mediante actos regulares, se han encuadrado en ella", y que no corresponde "consagrar la total frustración del sistema atributivo de aquélla (la Ley de Marcas), por vía de admitir que quien adquirió la propiedad de una marca con absoluta legitimidad, puede ser destituido de ese derecho sin motivo que le sea imputable, es decir, por la sola razón del uso anterior de un signo confundible que haya podido hacer un tercero indolente en sujetarse a los requisitos reglamentarios" (1251).

En otro caso se rechazó la acción destinada a anular la marca "Maxitorque". El tribunal entendió que la "posibilidad de presumir la configuración de un acto proscripto por el art. 953 citado, aun cuando no se pruebe específicamente la mala fe, lo que no es inconcebible, se encuentra estrechamente emparentado con el grado de originalidad del signo extranjero". Y agregó que si la marca foránea tenía un "singular valor distintivo", "el solo hecho de su reproducción admite presumir el aprovechamiento de la creación ajena", de lo contrario, "si la marca está formada por signos usuales o genéricos...", debían agregarse otros hechos relevantes como ser un largo uso, un difundido prestigio, "que permitan llegar a la

conclusión de que quien obtuvo su registro entre nosotros no pudo ignorar su preexistencia" (1252).

causa 1986, "Armacel SA v. Kur-Und Verkehrsie", sala I, del 13/9/1991; causa 6045, "Compañía Prada Com. e Ind. v. Sabah, Jacobo Marcelo", sala I de 29/12/1992; causa 2147, "Zoomp Confecções Ltda. v. Panamericana de Plásticos SA", sala I, del 8/8/1993. En este mismo sentido se ha dicho que "la sola existencia de la marca `Zapping´ en el Brasil no basta para destruir la presunción de buena fe de la que goza la demandada. A lo que es pertinente agregar que tampoco ha traído la actora prueba para convencer que la contraria conocía o debía conocer aquella existencia, esto es, no probó ni intentó demostrar que la titular de la marca objetada obró con malicia al registrarla". Causa 4477, "Zoomp Confecções Ltda. v. Soñora, Graciela Alejandra", sala II, del 9/12/1997.

Tenemos entonces que: o se trata de una marca muy característica o de una con notoriedad en el extranjero para que la coincidencia sea atribuida a la mala fe. En uno u otro caso puede afirmarse que el titular de la marca impugnada conoció o debió conocer que la marca pertenecía a un tercero.

Este conocimiento puede suponerse por otras circunstancias. Como ser el haber realizado publicidad en la misma publicación (1253) o por ser un comerciante dedicado a la explotación del mismo ramo (1254).

La mala fe no se presume, es algo cierto, cuando el que registró conocía a la marca en cuestión o a su titular, como fue el caso de quien era el yerno (1255), o de quien había desempeñado un alto cargo en la firma (1256), o de quien había estado interesado en conseguir la distribución de los productos (1257), o de quien fue su representante (1258), o de "quienes realizaron numerosos estudios de mercado y mantuvieron igual cantidad de reuniones con personas especializadas en el tema..." (1259).

La falta de explicaciones sobre el porqué se había adoptado una marca, constituyó "un elemento de peso para juzgar que ha mediado una copia de marca extranjera, pues de lo contrario habría que pensar en una `casualidad milagrosa´, no presumible en el orden de la competencia comercial" (1260).

Un supuesto muy relacionado con el comentado en los párrafos anteriores es el de la nulidad de la marca decretada por ser confundible con otra usada pero no registrada. Si bien el derecho exclusivo se adquiere con el registro, cuando hay un uso anterior que ha generado una clientela, se quiebra este principio para proteger la marca de hecho y la clientela ganada (1261).

7.3.3. Las marcas especulativas

El inc. c) del art. 24 considera nulas las marcas registradas "para su comercialización, por quien desarrolla como actividad habitual el registro de marcas a tal efecto".

Esta norma fue incluida recogiendo lo que era ya una tendencia firme de los tribunales (1262). Era práctica, y desgraciadamente lo es aún, aunque en mucha menor medida, el registrar marcas para luego ser vendidas a eventuales interesados. Se habían constituido sociedades comerciales cuya única actividad era la de registrar marcas que luego eran vendidas. Miles de marcas se registraron para ello. También hay quienes registran para oponerse a que se registren otras marcas y obtener dinero con el levantamiento de la oposición, o bien con la venta de la marca oponente. Cualquiera sea el caso, es igualmente objetable.

La Ley de Marcas está al servicio del comercio. La marca se registra para ser usada, aun cuando se admitan las marcas de defensa. La obligación de usar la marca confirma esto con claridad.

Quien legítimamente solicita el registro de una marca no puede verse impedido de obtenerlo por quien jamás pensó usar la marca oponente sino sólo hacer un negocio con la misma.

La norma no prohíbe la venta de las marcas, sólo prohíbe el negocio habitual de venta y la especulación con marcas. Cualquier titular de una marca que no desee usarla más o que decida que no ha de utilizarla puede vender su marca y obtener una buena ganancia con ello. Lo que no puede hacer es dedicarse a ello con habitualidad.

7.3.4. El compromiso de no uso

Vimos en el capítulo anterior, al tratar las marcas especulativas, que aun durante la vigencia de la ley 3975, que no imponía la obligación de uso, igualmente se consideraba el uso como esencial al sistema marcario. En un caso decidido por la Corte Suprema se decretó la nulidad de una marca porque su titular se había comprometido a no usarla. Afirmó el tribunal que tal compromiso "conspira contra la esencia misma de la institución marcaria". Y agregó que "no puede existir un derecho marcario en una extensión menor ni mayor que la fijada en la ley que lo establece. Ello es independiente -como bien se señala en la sentencia- del ejercicio del derecho que nació íntegro. Ese registro restringido contraviene precisamente la letra y el espíritu de la ley, pues un derecho cercenado de tal manera no otorga a su propietario potestad de utilizarlo o no para identificar productos, su empleo deja de ser facultativo" (1263).

Este fallo me parece exagerado, y establece un criterio que es inaplicable con la actual ley. El régimen vigente admite el registro de las marcas de defensa expresamente. Si admite el registro de marcas que jamás han de ser usadas por qué no admitir que su titular se comprometa a ello para salvar una oposición. Esa marca cumplirá plenamente con su finalidad de defender.

En cambio, es aceptable el criterio de este fallo si se trata de la marca principal. Es un contrasentido registrar una marca para no usarla. No hay interés legítimo en el solicitante que justifique tal situación.

7.3.5. Nulidad de solicitudes

El art. 24 de la ley habla de la nulidad de las marcas registradas. El registro acordado, la marca concedida, es lo que produce todos los efectos que la ley prevé. La nulidad los invalida, hace desaparecer el derecho.

Sin embargo, la Justicia, incluyendo a la Corte Suprema, aceptó la posibilidad de decretar la nulidad de una solicitud de marca. Es verdad que una solicitud no otorga un derecho de exclusividad y no comete delito quien la usa. Pero esto no significa que la solicitud no genere otro tipo de efectos jurídicos. Por lo pronto uno muy importante, que es el fijar la fecha de prioridad del solicitante (1264). Además, el uso de una marca solicitada puede no sólo generar derechos en favor de su titular derivados del uso, sino también permitirle reclamar daños y perjuicios a quien use una marca confundible una vez que aquélla se conceda y siempre que haya puesto en conocimiento de éste la existencia de su solicitud.

No debe olvidarse tampoco que una marca puede estar en trámite durante varios años ¿Por qué esperar entonces a que se conceda lo que en definitiva ha de ser nulo? No hay necesidad de esperar todo ese tiempo permitiendo que la autoridad administrativa continúe con un trámite inútil.

No hay tampoco por qué correr el riesgo de que el uso de la marca inválida le sea opuesto al accionante, cuando él sólo esperó a la concesión, y se lo tome por permisivo o como abusivo por no haberlo hecho antes, cuando no había clientela generada.

La nulidad de una solicitud se ha admitido en casos de copias serviles, como el de la solicitud de marca "Christian Dior" antes comentado (1265).

También se decretó en un caso en el que la solicitud -oponente en esa oportunidad- no podía ser concedida por estar prohibido su registro (1266).

7.3.6. Interés en la acción de nulidad

Quien solicita que se declare la nulidad de una marca debe tener un interés legítimo. Este interés existe cuando el demandante posee una marca confundible con la marca cuya nulidad pretende (1267). También lo tiene quien pide la nulidad de una marca que ha sido opuesta a su solicitud y por ende constituye un obstáculo a su registro (1268). Y lo tiene el comerciante que invoca "una presunta violación de prohibiciones legales que son de orden público" (1269).

Como quien solicitó la nulidad de la marca "Kiwi", y así evitar que se concediera un monopolio que impediría el uso de esa palabra para identificar el "kiwi" (1270).

El interés legítimo ha sido interpretado de manera amplia "puesto que comprende cualquier utilidad de la vida del solicitante, del oponente, o de quien deduce la nulidad, y abarca tanto las ventajas de índole patrimonial como aquellas otras que, aun excediendo la pura dimensión económica, inciden en la esfera individual" (1271).

7.3.7. Criterio de apreciación

Los jueces son rigurosos cuando se trata de declarar la nulidad de una marca. Sus criterios de apreciación de la confundibilidad son más benévolos que si se trata de un caso de oposición administrativa (1272) y, en caso de duda, estarán a favor del demandado (1273). Si además la marca cuya nulidad se persigue ha sido utilizada, entonces la exigencia es mayor (1274). Como se ha dicho, "tienen que ser muy importantes los intereses públicos comprometidos para declarar una medida tan grave como la nulidad..." (1275).

7.3.8. Juez competente y trámite

Al igual que en todos aquellos casos en los que está en juego una cuestión marcaria, los casos de nulidad deben debatirse ante la Justicia Federal en lo Civil y Comercial. Le corresponde el trámite del juicio ordinario.

7.3.9. Nulidad parcial

La nulidad parcial, perfectamente posible, puede darse de dos maneras diferentes. Una de ellas cuando se persigue la nulidad sólo con relación a algunos de los productos o servicios protegidos por la marca. La otra, cuando se persigue la nulidad de una parte de la marca y no de todo el conjunto que la forma. Sería el caso de una etiqueta en la que sólo su parte denominativa es cuestionada. El resto del conjunto, distintivo, no tiene por qué caer. Así se decidió en un caso en el que se decretó la nulidad de una etiqueta que contenía varios elementos y entre ellos la palabra "Dufaur" y la expresión "Reserva San Juan", declarándose sólo la nulidad de esta última (1276).

7.3.10. Prescripción de la acción

El art. 25 de la ley establece que la prescripción de la acción de nulidad opera a los diez años de registrada la marca. Se recoge así la jurisprudencia que desde siempre decidió que en los casos en los que la marca está viciada de una nulidad relativa el plazo de prescripción operaba en dicho plazo, según lo establecido en el art. 4023 del CCiv. Quedan comprendidos en este supuesto los casos en los que la causal invocada es la confusión de las marcas y está ausente la mala fe (1277).

En aquellos casos en que la marca es irregistrable por carecer de carácter distintivo (1278), bien por tratarse de una copia servil y por ende estar originada en un acto de mala fe, se está frente a una nulidad absoluta (1279), y en ambos casos la acción respectiva es imprescriptible. En un reciente caso de nulidad, el de la marca "Legg´s", al reiterarse la imprescriptibilidad de la acción tratándose de una copia servil, se hizo referencia al Convenio de París, afirmándose que "por un lado, dicho Convenio no ha derogado el principio del art. 953 del CCiv. -que constituye uno de los pilares sobre los que se asienta el orden jurídico positivo-, y por el otro, el mismo Convenio establece que `no se fijará plazo para reclamar la anulación o la prohibición de uso de las marcas registradas o utilizadas de mala fe´ (art. 6 bis, inc. 3º)" (1280).

Este mismo criterio se siguió al declararse la nulidad de la marca "Snooppy", al que me referí antes. El uso de "Snoopy" -y no como fue solicitada- se consideró una clara demostración del intento de apropiarse de lo que era ajeno por el demandado, y por ende, un acto de mala fe. Y también que "esta conducta dolosa no merece el amparo del Derecho, y no lo tiene por más que la contraparte incurriera en negligencia en la defensa de sus intereses al dejar pasar 12 años sin accionar. Es que, reitero, el transcurso del tiempo y la pasividad de UFS son estériles para convalidar lo que no es confirmable (art. 6 del Convenio de París). Y así lo hemos resuelto en un caso en el que la marca nula llevaba 17 años de registro, por ser esa la solución que surge de nuestro orden jurídico... Y tampoco significa la validez de la marca -viciada de nulidad absoluta- el hecho de haber sido usada (bien que deformada) durante varios años, siendo el gravamen que surge de la anulación causa de la propia conducta del actor, quien adoptó un signo marcario que interfería en la órbita de protección de un derecho intelectual, lo que basta para descartar la existencia de un interés legítimo tutelable..." (1281).

7.3.11. Efectos de la nulidad

El art. 24 de la ley establece los casos en que las marcas registradas son nulas. Por lo tanto las marcas en cuestión jamás debieron concederse. Como lo establece el art. 1038 del CCiv.: "se reputan nulos aunque su nulidad no haya sido juzgada".

Es cierto que se requiere una sentencia judicial para que la nulidad sea declarada, pero los efectos de la nulidad se retrotraen al momento en que la marca fue concedida. Es importante la cuestión en materia marcaria, puesto que quien inicia una acción judicial basándose en una marca nula, por ejemplo, podría, con una interpretación diferente, percibir una reparación y hasta obtener una condena criminal por el uso efectuado hasta el momento en que se declaró la nulidad. A todas luces ésta es una solución disparatada. Si la marca es nula, como la ley dice, y no anulable, ella jamás debió concederse y, por tanto, no conforma un derecho exclusivo oponible a un tercero.

(1207) Causa 6919, "Société Nationale d´Explotation Industrielle des Tabacs et des Allumettes (SEITA) v. Entebi, Rafael Raúl", sala II, del 17/11/1989; en esta causa se dijo: "Por lo demás, la validez de un registro marcario no está dada exclusivamente por la circunstancia de haberlo obtenido sin contradicción (de la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial o de un particular), ni por el mero cumplimiento de los trámites administrativos propios del registro, sino por el hecho de que él no afecte el derecho de titulares de marcas confundibles (art. 24, inc. b, ley 22362) entre los que se encuentran la protección al público consumidor, así como también la tutela de las sanas prácticas comerciales (cfr. CSJN, Fallos, 255:26; 257:45; 267:368; 272:290; 279:150 y otras)... Toda vez que la ley no formula distinción alguna que se vincula con el procedimiento seguido hasta la obtención del registro, cualquiera haya sido la limitación observada para lograrlo, si el juez entiende que dicho registro no satisface los requisitos legales podrá anularlo, sin que por lo expuesto, configure un bill de indemnidad la resolución de la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial, que no hace cosa juzgada material al respecto".

(1208) Ver supra nros. 3.2. y 3.2.1. (ver p. 115).

(1209) Causa 4184, "Industrias Pirelli SAIC v. Indelval SAIC", sala III, del 16/9/1986, caso en el que además se dijo que "la acción para reclamar la declaración de dicha nulidad es imprescriptible".

(1210) Causa 2067, "American Cyanamid Co. v. Ubyco SA", del 29/12/1972.

(1211) En causa 801, "Destiladora Internacional Otard Dupuy SACI v. Dufour y Cía. SA", sala III, del 11/12/1984, se rechazó el pedido de nulidad de la marca Reserva San Juan para coñacs porque la misma fue "utilizada intensamente y goza de renombre en la especialidad".

(1212) Ver supra.

(1213) Causa 2248, "Ruíz Picasso, Anne Paloma v. Textil Lemans SA", sala I, del 14/4/1987, fallo en el que se dijo: "...la demandada no ha alegado motivos valederos que pudieran justificar tal elección, por lo cual lo razonable conduce a aceptar que su utilización responde a su vinculación con el célebre pintor", y agrega luego: "...al margen de que los elementos de juicio acompañados acrediten la existencia de un buen número de personas con el apellido Picasso no se puede predicar que se trate de una elección casual y motivada por esa generalización".

(1214) CSJN, "Do Nascimento, Edson A. v. Pistorale, Roberto A. y otros", del 3/9/1981, LL, del 14/11/1979, nro. 5124.

(1215) Causa 3153, "Chesebrough Pond´s Inc. v. Beautemps, Ricardo", sala I, del 10/8/1993. Es de gran interés transcribir algunos párrafos de esta sentencia: "...El Sr. juez dijo, y hago míos sus términos: `...La intención de confundir es tan notoria que no requiere mayores precisiones. Empero, a los fines de fundar mejor la decisión que adoptaré, destaco que la elección de los colores, la semejanza

de los potes, la inclusión de una letra (`C´ o `H´) abarcativa de la referencia (crema de limpieza o crema humectante) y la ubicación de la flores (tulipán o pandereta, como se prefiera) exactamente en el mismo sitio -arriba a la derecha- en relación a la marca nominativa convencen en el sentido apuntado: todo este conjunto de elementos han sido elegidos y dispuestos para aprovechar del prestigio ajeno y para confundir a los consumidores....Que, es obvio, el demandado ha registrado marcas separadamente para usarlas posteriormente en una combinación confusionista que debe ser cohibida. No ignoro que la marca anexa de fs. 193 (ver también fs. 7 vta. in fine) no es idéntica al dibujo que integra las marcas de la actora (fs. 8), mas recuerdo que no es menester tal identidad. Basta con una similitud confusionista para prohibir la coexistencia, máxime si como ya hice notar, su concreto uso en combinación con otros elementos ya señalados deviene en un todo de una semejanza que no disipa siquiera la muy atenta lectura de los componentes nominativos". Y el magistrado de la instancia de origen dijo algo más: "Dejar en manos de Beautemps esta marca `anexa´ constituiría un bill de indemnidad para continuar en una infracción que las buenas prácticas comerciales y el público consumidor no merecen..." (fs. 213 vta.). "...Si este pleito hubiera sido ventilado en juicio oral, realmente con la acreditación de los títulos marcarios de ambas partes, hubiera durado sólo unas horas, pues lo único necesario serían dos proyectores de slides y una pantalla. Lo demás, fluye solo". Por ser confundible con la marca "Globito", se declaró la nulidad de la marca "Globulito", causa 10.411, "Rozenberg de Adamovsky, Luisa v. Alegre, Alejandra Beatriz", sala III, del 29/5/1997.

(1216) Causa 4635, "Szalkowicz, León v. Herz, Fryd", sala I, del 10/7/1987.

(1217) Causa 8116, "Hirschberg Tejidos SA v. Sanguinetti, O. L.", del 28/4/1970; causa 4864, "Skippy Plastic SAI v. Santamarina, José y otro", del 14/11/1964; causa 2123, "MAFAC SACIyF v. José Ramoneda e Hijos SRL", sala I, del 23/3/1973.

(1218) Causa 5929, "Petroquímica Sudamericana SA v. Fischer, Vladimir", del 24/7/1968.

(1219) Causa 30.289, CSJN, del 15/11/1977, "The Diners Club Inc. v. Club Internacional del Disco SA", ED, nro. 4400, del 14/2/1978.

(1220) Causa 5128, "Warner Lambert Co. v. Unifa SA", sala I, del 29/10/1976; causa 20, "Echaire, Ricardo v. Odol SAIC", sala II, del 28/7/1970; causa 2040, "Procenex SACIFIA v. Sed-Metal SRL", sala II, del 23/8/1983; "The H. D. Lee Co. v. Cymlich Hnos.", sala II, del 2/12/1970.

(1221) Causa 5400, "Warner Lambert Company y otro v. Arcor SAIC", sala III, del 17/3/1994, causa en la que se dijo que "la sola circunstancia de haber considerado inconfundibles a las marcas en sede administrativa (esto deducido de la solicitud de retirar la oposición), no impide a la aquí demandante iniciar a posteriori, una acción de nulidad; porque dicho extremo no está previsto legalmente y porque la única razón que puede jugar como impedimento, para promoverla, es que hayan transcurrido los diez años que la propia ley establece como plazo de prescripción (art. 25 ), esto dicho sin perjuicio de la suerte que su promoción arroje".

(1222) CSJN, "Socony Vacuum Oil Co. v. Núñez", 22/6/1959, JA, 1959-V-153.

(1223) Causa 2938, "Antonio Puig SA v. Productora SIPSA de Serv. Int. Perfumería SA y otro", sala II, del 18/9/1984, donde se dijo "La suma de todas las circunstancias enumeradas -las que favorecen y las que perjudican las respectivas oposiciones de cada una de las partes- trae aparejada una situación que puede razonablemente calificarse como dudosa, en tanto de ellas no surge una conclusión nítida y absoluta sobre la eventual confusión que en algunos casos pudiere producirse entre las marcas en litigio. Situación dudosa que tal vez podría conducir a un pronunciamiento favorable a la actora de haber versado el litigio sobre un caso de oposición al registro de la marca de la accionada con base en el anterior registro de la oponente".

(1224) Desde luego que el concepto, a veces imitable en el tiempo, no considera ya más inmoral o contrario a las buenas costumbres lo que antes era así considerado. La imagen de una mujer con un estrecho biquini no parece hoy merecer tal calificación, y sin duda lo hubiera sido hace sesenta años.

(1225) Hasta que transcurra el plazo legal del art. 3, inc. h).

(1226) Ver supra nro. 4.6.1.

(1227) Causa 473, "Riano, Jorge Luis - Distibuidora Discopan v. Módulo SACIF", sala I, del 28/8/1981, y causa 2040, "Procenex SACIFIFA v. Sed-Metal SRL", sala II, del 23/8/1983.

(1228) Causa 6817, "Phillips Van Heusen Corp. v. M. A. Sandhaus e Hijos", del 22/7/1969; y causa 8650, "Lauda Textil SA v. Coquena SACIFIM", sala II, del 1º/4/1980; causa 6423, "Oakley Inc. v. Roubeaud, Juan Carlos", sala I, del 12/5/1995.

(1229) In re "Mas Bernal, David D. v. Britisch American Tobacco Co. Ltd.", del 3/8/1945, PyM, 1945-232 y cfr. de la Excma. Cámara, PyM, 1946-143; y también en "The English Electric Co. Ltd. v. Ángel Estrada y Cía. Editorial Com. e Imp.", del 9/11/1971, LL, 153-460, fallo 31.138-S, Cám. Nac. Fed., sala II, Civ. y Com.; el mismo principio se reconoce en "Manzo, Roberto C. v. La Blanca SAIC", del 7/12/1972 de Cám. Nac. Fed., sala II, Civ. y Com.; y "Reemtzma Cigaretten Fabriken GmbH v. Cía. Nobleza de Tabacos SAICF", del 1º/3/1973 de la misma sala. Aunque en estos dos casos se trataba de marcas de una misma clase.

(1230) CSJN, causa 140-XX, "Christian Dior SA v. Mampar SA", del 31/3/1987. Se afirmó en dicho fallo: "Que el tribunal estima razonable esta interpretación del a quo sobre la base de juzgar que la tutela que confiere la norma marcaria cubre también aquellos casos en que, como en el presente, no se trata de

artículos de la misma clase. Que resulta, por lo tanto, correcto desechar una aplicación literal de la prohibición contenida en el precepto, la cual conduciría, en la práctica, a un resultado frustratorio de la finalidad primordial de la legislación marcaria que reside en la protección de las buenas prácticas comerciales y la defensa de la buena fe del consumidor".

(1231) Causa 11.517, "Caesar Park Argentina SA v. Dirección de Tecnología, Calidad y Propiedad Industrial", sala I, del 28/8/1997. En esta causa la autoridad denegó el registro de la solicitud, ya que los terceros interesados no tienen "que mirar con una lupa cada uno de los gráficos publicados, y en caso de no poder determinar qué es lo que se solicita, deban recurrir a las actuaciones administrativas donde se halla la solicitud original".

(1232) Causa 8639, "Perego Caldura, María v. Spradling, Heriberto", sala I, del 16/6/1970; causa 199, "Puccio, Juan M. v. Méndez y Cía. SA", sala I, del 15/5/1981.

(1233) "Cadillac Motor Car Co. v. Giannini, H.", PyM, 1913-701.

(1234) "Fabrique Nationale D´Armes de Guerre v. Castro, A.", primera instancia del 3/9/1915, en PyM, 1915-414.

(1235) "The Vitagraph y Sociedad Gral. Cinematográfica Ltda. v. Max Glucksmann", primera instancia del 10/5/1916, PyM, 1916-216 y 275.

(1236) "Maison Boissier Soc. Dailly y Cía. v. Fernández, R.", del 22/6/1932, PyM, 1932-417.

(1237) "S. A. Hermes de Paris v. Soc. Hermes de Resp. Ltda.", del 12/5/1941, PyM, 1941-7 y 235.

(1238) "Société Vinicole de Champagne v. Lagriffe, Juan A.", del 29/4/1931, PyM, 1931-132.

(1239) "Moto Garelli SPA v. Bianchedi, Remo", PyM, 1951-73, y PyM, 1952-15; ver también el caso "Standard", in re "Humble Oil Refining Co. v. Standard SRL", del 11/5/1966, LL, 123-419.

(1240) "Fromageries Bel SA v. Ivaldi, Enrique", del 28/2/1961, LL, 107-70; ver también fallo de la CSJN, "Perregaux P. v. Perregaux Girard SA", del 2/3/1964, LL, 115-251, y Fallos, 258:52.

(1241) "Felman v. Montres Delbana SARL", del 9/3/1960, JA, 1962-II-4, nro. 25; causa 22.874, "General Motors Corp. v. F.A.F.A.", del 14/8/1964; Casabona v. Sharp & Dohme", del 17/9/1958, LL, 352-S, del 25/12/1958.

(1242) Causa 3829, "Dulces y Conservas Helios SA v. Campana, Antonio", sala II, del 10/9/1985; causa 8823, "Bonneterie Cevenole Ste. Anonyme v. Roseda SA y Pylsa Privilegios y Licencias Internac.", sala I, del 14/3/1980; CSJN, S.314 XXI "Skis Rossignol SA y otro v. Collucci, Nicolás", del 31/3/1987; causa 5614, "Yoshida Kogyo Kabushiki v. Oshiro Ind. y Com. SRL", sala I, del 29/7/1977; causa 29, "Fratelli Fila v. Cueros Artesanales", sala I, del 7/4/1981.

(1243) Causa 5102, "Abitboul, Carlos M. v. C & A. Nederland y sus acumulados", sala III, del 26/2/1988.La mala fe "se encuentra estrechamente emparentada con el grado de originalidad del signo extranjero (un caso típico: el registro en la Argentina de la marca `Snooppy´, en infracción por copia de la marca `Snoopy´ -causa 6251 cit.-), ya que si la marca tiene un singular valor distintivo, el solo hecho de su reproducción admite presumir el aprovechamiento de la creación ajena (cfr. sala I, causa 2877, `Mark Trucks Inc. v. Aira, Gerardo Julio´, del 9/10/1984). Se agregó en ese precedente que si, por el contrario, la marca foránea está configurada por signos usuales o genéricos, para presumir que era conocida por quien la registró en el país es preciso que concurran otros hechos relevantes (como ser: largo uso, intensa publicidad, significativa explotación, prestigio, notoriedad, etc.)"; causa 4511/95, "Laboratoires Pharmaceutiques de la Roche Posay v. Neodermos SRL", sala II, del 26/11/1999.

(1244) "Costa Hnos. SCA v. Societá per Azioni G. B. Pezzion", sala I, del 30/5/1972.

(1245) CSJN, "Mary Quant Cosmetics Limited v. Salvarezza, Roberto Luis", M-78.XVIII del 8/10/1979.

(1246) Causa 5124, "Consolidated Foods Corp. v. Tejeduría Flores", sala II, del 16/6/1987, ver también causa 8197.

(1247) Causas 6246 y 6249, "Giorgio Armani SPA v. Armajean´s SRL", sala III, del 9/3/1994.

(1248) Causa 6251, "Rivarola, Gonzalo Braulio v. United Feature Syndicate Inc.", sala II, del 17/3/1989. Ver nota 1291.

(1249) Causa 726, "Nike International Ltda. v. Reswill SACIFIA", sala I, del 26/5/1998.

(1250) Causa 157, "Burger King Corp. v. Facilven SACIC", sala III, del 25/9/1984 en fallo confirmado por la CSJN, el 19/6/1986, B-281.XX; causa 5565, "John C. Dolph Company v. Calvo, Rubén Víctor", sala II, del 19/8/1977.

(1251) Causa 5751, "Matarazzo SAIF v. Adelina SAIC", sala II, del 19/9/1980, en el caso se enfrentaban las marcas "Villa Adelina" y "Adelina" y la Cámara afirmó que había habido un "intento de apropiarse del prestigio, clientela o posibilidades ajenas, y que el hecho de que nunca haya elaborado ni comercializado los productos que prepara y vende su contraria patentiza la ausencia de todo propósito avieso". En otro caso se dijo: "En efecto, aquellos registros anteriores en otro país no son aptos por sí solos para poner en tela de juicio el derecho de la oponente obtenido con arreglo a las leyes argentinas. Como lo hemos dicho en otra oportunidad, `si así se lo admitiera, podría obtenerse en nuestra República una eficaz protección marcaria del reconocimiento que exige el art. 4 de la ley 22362´. En este aspecto, continúa en vigencia el principio de la territorialidad que enfáticamente consagraba el art. 41 de la ley 3975 (ver

CSJN, Fallos, 140:397; 150:394; 24:393); cfr., esta sala, causa 2877 del 9/10/1984 y voto del Dr. Craviotto en la causa 559, del 7/11/1989". Causa 2147, "Zoomp Confecções Ltda. v. Panamericana de Plásticos SA", sala I, del 8/7/1993.

(1252) Causa 2877, "Mack Trucks Inc. v. Aira, Gerardo Julio", sala I, del 9/10/1984; causa 700, "A. Natterman y Cie. GmbH v. Inca Lab. de Especialidades Medicinales SAICFEI", sala III, del 10/8/1982, cuando se sostuvo: "que no cualquier identidad de designaciones entre un registro extranjero y otro nacional posterior autoriza, mediante la invocación del art. 953 aludido, a obtener la declaración judicial de la nulidad del segundo". "...Diferente es la situación que se presenta cuando la identidad o analogía de las marcas sea consecuencia de una evidente conducta maliciosa o desleal de quien lleva a cabo la inscripción en el país y ello ocasiona el riesgo de perjudicar al consumidor local". Ver también causa 1922, "Revillon Luxe SA v. French Line Cosmetics and Fragances SRL", del 27/8/1991;

(1253) Causa 199, "Puccio, Juan M. v. Méndez y Cía. SA", sala I, del 15/5/1981.

(1254) Causa 4862, "S. Finkelstein Hno. y Cía. SAIC v. Leibman, Jaime L.", sala II, del 22/11/1976; ver también causa 8660, "Bayer A. G. v. Ceralba SCA", sala II, del 22/4/1980, y causa 2335, "Meijome SRL v. Kerlakian, Pedro", del 21/4/1967.Causa 22.438/96, "Entrecap Corporation DBA Fing´rs v. Ifade SRL", sala II, del 12/9/2000. Causa 2233/99, "Ford Motor Company v. Longman SA", sala I, del 10/5/2001.Cuando se declaró la nulidad de la conocida marca "The Gap" en la clase 25, se sostuvo que "...una denominación poco común y en idioma inglés difícilmente pueda ser ignorada por un comerciante que pretende incursionar en el mismo ramo", causa 23.036, "The Gap Inc. v. Shaalo, Roberto", sala III, del 30/8/2001.

(1255) Causa 520, "Chemische Pharmazeutische Fabrike v. Química Ariston SA", del 3/9/1971.

(1256) Causa 6424, "Pielrose SAICeI v. Levy, Jacobo", del 6/8/1968.

(1257) Causa 2263, "Murvi SCA v. Bertini", del 8/6/1967. Dice el fallo: "Hay algo innegable, que permite apreciar claramente la conducta de la demandada en este asunto y que echa por tierra sus argumentos relativos a la obtención de la marca: es su mala fe. La demandada conoce a la firma actora y a sus productos y se interesa en conseguir su distribuidor. Y llega a la suscripción de un convenio donde se compromete formalmente a no explotar ni trabajar productos similares. Y mientras tanto se gestiona la marca donde se apodera del nombre y del gráfico que acompaña a la enseña comercial de la actora".

(1258) Causa 4029, "Hyde Athletic Industries Inc. v. Chagas, Néstor Julio y otro", sala II, del 2/7/1996.

(1259) Causa 8642/92, "The Southland Corporation v. Bianchetti, Emilio René y otro", sala III, del 16/7/1998.

(1260) Causa 6811, "Mundex SA v. Musali, Jaime Hugo", sala II, del 22/4/1994.Causa 22.438/96, "Entrecap Corporation DBA Fing´rs v. Ifade SRL", sala II, del 12/9/2000. Al declararse la nulidad de la marca "Ipiranga", en la clase 4, se dijo que "En ausencia de una explicación convincente de la adopción de tan singular voz, ajena a nuestra lengua, constituye -según reiterados precedentes- un factor que torna presumible el conocimiento de la marca extranjera (cfr. causas: 5124 del 16/6/1987; 4029/92 del 2/7/1996; 22.438/96 del 12/9/2000), máxime cuando, como en el caso ocurre, se trata de un signo utilizado por una empresa de importancia del país vecino y cuyo uso, dado que se proyecta en más de 5.000 estaciones de servicio, debe estimarse de significativa intensidad"; causa 45.617/95, "Distribuidora de Productos de Petróleo Ipiranga SA v. Restifo, Ángel Jorge", sala II, del 12/10/2000.

(1261) Causa "Toledo Steel Products v. Manigat Hnos.", del 19/11/1951, JA, 1952-I-575. Dijo la Cámara: "Nadie puede ampararse en un derecho -en la especie la inscripción de una marca- para perjudicar intereses legítimos que, por supuesto, también tienen protección jurídica, si bien ésta debe fundarse en los principios generales del Derecho y de la jurisprudencia".

(1262) Ver causa 921, "Cooper´s Inc. v. Sáenz Briones y Cía. SA", del 24/12/1971, LL, 147-317, y causa 8823, "Bonneterie Bavenole SA v. Roseda SAC. y Pylsa Privilegios y Licencias Internacionales SACIF", del 14/3/1980, en el que se decreta la nulidad por carecer de la calidad de comerciante ya que no es acto de comercio quien se dedica al registro de marcas especulativas. A mi juicio se llegó a una solución justa por un camino equivocado.

(1263) CSJN, M-78.XVIII, "Mary Quant Cosmetics Limited v. Salvarezza, Roberto Luis", del 8/10/1979; causas 928 y 926 "Emilio López SA v. Gynberg, Julio" y "Emilio López SA v. Pierre Renoir SA", sala II, del 27/6/1997; causas 3699 y 7335 "Benchoan, David v. Bazar Tokio SRL" y "Benchoan, David v. Bazar Tokio SRL", sala I, del 14/10/1998.

(1264) El art. 8 establece: "El derecho de prelación para la propiedad de una marca se acordará por el día y hora en que se presente la solicitud...".

(1265) CSJN, causa C-140.XX, "Christian Dior SA v. Mampar SA", del 31/3/1987. Ver también causa 3957, "BRS Inc. v. Panamérica de Plásticos SA", sala II, del 12/11/1985; "Cocuzza, Osvaldo A. v. Calefones Centenera SA", sala II, del 28/7/1981, y causa 5778, "Intocat SCC v. SA San Miguel", sala del 27/2/1971, voto del Dr. Quintana Terán.

(1266) Causa 3665, "Unilever PLC v. Banco Alas Cooperativo Limitado", sala III, del 28/7/1987. Se trataba de la solicitud de marca Banco Alas Cooperativo Limitado, por estar comprendido en el inc. d) del art. 3.

(1267) Causa 21.470, "Wella A.G. v. Santo, Guillermo Horacio", del 22/12/1964; CSJN, "Urbin Argentina SACyF v. SA Viñedos y Bodegas Arizu", del 18/7/1973, JA, nro. 4365, del 1º/10/1973, p. 8.

(1268) Causa 5393, "Bausch & Lomb Incorporated v. Plastic Contact Lens Argentina SAIC", sala I, del 20/5/1977.

(1269) Causa 9200, "Fábrica Argentina de Alpargatas SAIC v. Indago Industrias Argentinas SAIC", del 15/12/1970.

(1270) Causa 9840, "Asociación Argentina del Kiwi AC v. Conforti, Omar M.", sala I, del 14/3/1994.

(1271) Causa 3220, "Eltra Corporation v. Panamérica de Plásticos SAIC", sala I, del 9/4/1985.

(1272) Causa 1546, "Deluchi, J. C. y J. H. v. Ziegler, Carlos O. y Fasti, Alberto", del 24/10/1966; causa 9200, "Fábrica Argentina de Alpargatas SAIC v. Indago Industrias Argentinas SAIC", del 15/12/1970. Ver también causa 5387, "Monarfil SA v. Alucentro SA", sala I, del 13/9/1988.

(1273) Causa 17.759/95, "Regente SA v. SA Industria e Comercio Chapeco BR", sala III, del 3/5/2001.

(1274) Causa 8433, "Orandi Massera SA v. The Scotch Whisky", del 4/11/1969; causa 664, "Productos Lactesa SA v. Saavedra e Hijos SRL", sala II, del 18/8/1971; "Labed v. Elefante SRL", del 5/8/1960, JA, 1960-VI-653.

(1275) Causa 1974, "Kahane, Alfonso; Weil, A. L. y otros v. Petroquímica E. N.", del 5/4/1967; causa 1801, "Destiladora Internacional Otard Dupuy SACI v. Dufaur y Cía. SA", sala III, del 11/12/1984.

(1276) Causa 1801, "Destiladora Internacional Otard Dupuy SACI v. Dufaur y Cía. SA", sala III, del 11/12/1984.

(1277) Causa 6712, "Petroquímica Sudamericana v. Petroquímica E. N.", del 16/7/1969; causa 1974, "Kahane, Alfonso; Weil, A. L. y otros v. Petroquímica E. N.", del 5/4/1967; causa 520, "Chemische Pharmazeutische Fabrik v. Química Ariston SA", del 3/9/1971; causa 2301, "Multicore Solders Limited de London W. C. v. Metalonce Sacifi", sala I, del 16/11/1973; causa 4193, "Don Eugenio SAIAFCeI v. Grisi SCA", sala II, del 26/12/1975; causa 5014, "Hilos Yelmo SACIF v. Yelmo SACI", sala I, del 31/3/1977.

(1278) Causa 4184, "Industrias Pirelli SAIC v. Indelval SA", sala III, del 16/9/1986.

(1279) Causa 4561, "Karl Schmidt GmbH Haftung v. Mauricio Brandt SRL", del 12/12/1967; causa 6817, "Phillips Van Heusen Corp. v. M. A. Sandhaus e Hijos", del 16/7/1969; causa 9259, "Bellaplast Heller & Co. v. Bellaplast Argentina SACI", sala II, del 14/8/1970; causa 2067, "American Cyanamid Co. v. Ubyco SA", del 29/12/1972; "John C. Dolph Company v. Calvo, Rubén J.", sala II, del 19/8/1977; causa 1801, "Destiladora Internacional Otard Dupuy SACI v. Dufaur y Cía. SA", del 11/12/1984.

(1280) Causa 5124, "Consolidated Foods Corp. v. Tejeduría Flores SAC.", sala II, del 16/6/1987.Ver también Corte Suprema en la causa 87.XXXIV, "New Zealand Rugby Football Union Inc. v. Ceballos, Aníbal Germán", del 3/4/2001, Fallos, 324:951: "15) Que tales circunstancias llevan a la conclusión de que la marca de la demandada constituye una copia servil de una designación perteneciente a un tercero, por lo que al ser un acto de nulidad absoluta originada en un acto de mala fe, deviene imprescriptible, de conformidad con el art. 3 del Convenio de París". Causa 1445/95, "Golbert, Boris v. Venator de Fernández, Hilda E.", sala I, del 30/10/2001.

(1281) Causa 6251, "Rivarola, Gonzalo Braulio v. United Feature Syndicate Inc.", sala II, del 17/3/1989. Ver nota 1291.

7.4. LA CADUCIDAD

El inc. c) del art. 24 enumera el cuarto supuesto, y último, de extinción del derecho. Se trata de la declaración judicial de caducidad de la marca. Me he referido ya en el Capítulo V al uso de la marca como acto necesario para conservar el derecho. Me remito a lo allí dicho en lo referente a lo que se entiende por uso de marca y demás cuestiones relativas al mismo.

7.4.1. Acción de caducidad, interés y prueba de uso

La caducidad de una marca sólo puede ser declarada en sede judicial y, desde luego, como consecuencia de una acción iniciada por un tercero. El art. 26 establece que se declarará la caducidad, "a pedido de parte", de una marca no usada dentro de los cinco años previos a la iniciación de la acción (1282). La Exposición de Motivos de la ley confirma que la "caducidad sólo podrá decretarse en sede judicial ante la acción de un tercero". Por tratarse de una cuestión federal, y que no busca la aplicación de una pena, son competentes los juzgados federales en lo Civil y Comercial que correspondan al domicilio del demandado. A excepción de los demandados extranjeros que han debido constituir un domicilio en la Capital Federal y por tanto sus tribunales federales serán los competentes.

Quien alega debe probar. Éste es el principio vigente en nuestro Derecho. Por ende, quien alega el no uso de una marca debe probar que ésta no se usó. Esto no significa que el titular de la marca demandada esté totalmente liberado de producir dicha prueba.

Por lo general nada será más fácil que probar el uso de la marca. La falta de prueba en tal sentido por parte de su titular sin duda creará una seria presunción en el juzgador sobre su falta de uso (1283). Esto, más la prueba que dentro de sus posibilidades pueda producir el actor en igual sentido, será más que suficiente para decretar la caducidad. Se ha afirmado, inclusive, que la carga de la prueba "recae sobre ambos contendientes, quienes tienen el deber jurídico y moral de aproximar al juez la mayor cantidad de elementos que le permitan arribar, con certeza, a la verdad jurídica objetiva" (1284). Asimismo, quien, defendiéndose de la acción de caducidad, alegó que había usado la marca, debía probar su afirmación (1285). Y que también pesaba sobre quien alegó la imposibilidad de usar la marca la carga de probarlo (1286). Como vemos, la titular de la marca atacada de caducidad no es ajena a la prueba del uso.

Por último, es también exigible a quien inicie la acción un interés legítimo para ello. La caducidad porque sí no es admitida por la ley. De haber sido así se hubiera establecido un sistema de caducidad automática, y no el que la caducidad dependa de la acción judicial de un tercero. Éste lo tendrá cuando la marca en cuestión constituya un obstáculo para el registro o uso de la marca que él posea (1287). Y cuando existe la posibilidad de que el demandado inicie una acción de nulidad en el futuro, o aprovechar la inversión publicitaria que pueda realizar el actor (1288). Bien puede suceder que el actor prefiera el camino de la caducidad al de la nulidad, supongamos el caso de una piratería de marca o de nombre propio, o del registro de alguna marca que cause algún daño. En estos casos, y en otros, es lógico que pueda recurrirse a la acción de caducidad y no obligar al accionante a una acción más larga y por qué no más difícil.

Con buen criterio se ha sostenido que el concepto de "interés jurídico" debe ser "interpretado con amplitud de criterio" (1289).

7.4.2. Efectos de la caducidad

El efecto primero y podría decirse único es que la marca declarada caduca, con retroactividad a la fecha en que se inició la acción, desaparece como derecho (1290). Es un caso de extinción del derecho con efectos iguales al de la renuncia, vencimiento del plazo o nulidad.

La declaración de caducidad no tiene efectos, a diferencia de la nulidad, que se retrotraigan más allá de la fecha en que se inició la acción. Por tanto, el uso efectuado de una marca

similar antes de esa fecha bien puede constituir un uso ilícito punible o que haya causado un daño sujeto a reparación (1291).

Caducada la marca queda ese registro -y no el signo que él ampara- fuera del comercio y cualquiera podrá registrarla nuevamente o utilizarla libremente, salvo, desde luego, que vulnere derechos previos de terceros.

Lo dicho implica dos cuestiones. La primera es que cualquiera, incluyendo su titular (1292), puede volver a solicitarla o utilizarla, como si se tratara de cualquier signo. La segunda, que, al igual que cualquier signo que intenta ser registrado o utilizado, está sujeto a las normas legales, entre las que está la que impide la coexistencia de marcas confundibles. Esto no impide que el juez no pueda valorar y tener en cuenta el uso anterior de la marca declarada caduca como demostrativo de inconfundibilidad. Pero sí es claro que el registro anterior de la marca caducada no genera derechos que se extiendan al futuro. Sólo de esta manera se logrará la rotación que busca la ley.

Como toda regla, ésta tiene su excepción, y la que he de exponer tiene su fundamento en evitar el aprovechamiento del prestigio ajeno.

No es justo que una marca que en su vida registral alcanzó una gran notoriedad y prestigio pueda ser apropiada sin más por un tercero al vencimiento de los cinco años. No sólo se permitiría con ello un aprovechamiento indebido del esfuerzo ajeno sino también un engaño al público, que creerá que el fabricante es el mismo de siempre. En estos casos debe aplicarse un criterio diferente en defensa de estas marcas notorias que se alejan del mercado dejando un recuerdo que durará muchos años en quienes las conocieron. Ya en otros casos, los tribunales han considerado de manera especial las marcas notorias, y en éste también corresponde en razón de esa asociación producto-fabricante que sobrevive al producto o al servicio en el mercado.

La caducidad no puede ser el vehículo, el medio, para la realización de actos indebidos, como lo son todos aquellos que pretendan el aprovechamiento del prestigio ajeno.

(1282) En la causa 4702, "Massalin Particulares SA v. Nobleza Piccardo SAIC y F., sala I, del 23/5/2002, se estableció que el plazo de caducidad se debe computar "a partir de la mediación. Porque si así no fuera, otra vez quedaría el actor a merced del demandado, como lo habría quedado precisamente en este caso, en el cual el demandado, anoticiado de la mediación, procedió -recién en ese momento- a utilizar la marca en conflicto". Aunque no lo dice el fallo, es obvio que el plazo corre a partir de la fecha en que el demandado es notificado de la mediación solicitada. A esto se refiere el fallo al hablar de "anoticiado".

(1283) Causa 19.643/96, "McLean SAICIA v. Viviani, Marcelo Federico", sala I, del 5/3/2002.

(1284) Causas 21.367 y 21.372, "Vivat Holding PLC v. Yannit SA" y "Yannit SA v. Vivat Holding PLC", sala III, del 30/4/1996. Ver en igual sentido causa 6513, "Baker Cummins Dermatologicals Inc. v. Laboratorios Felipe Bajer SAI y C", sala II, del 5/5/1995; causa 21.367, "Vivat Holding PLC v. Yannit SA", sala III, del 30/4/1996.

(1285) Causa 3521, "Laboratorio Amstrong v. Laboratorio Bagó SA", sala I, del 24/8/1993.

(1286) Causa 3271, "Speedo Holdings BV v. Metrikis SA", sala II, del 5/7/1996.La falta de prueba de uso por parte de la demandada, aunque no determinante de la caducidad decretada, fue destacada en la sentencia, "no se advierte que la demandada haya adoptado una actitud diligente en tal sentido (cfr. desistimientos de fs. 337 y escrito de fs. 344), pese a que resultaba más accesible para ella que para el actor asumir el esfuerzo de acreditar una conducta omisiva", causa 34.346/95, "Uriburu, Miguel Pío v. Corporación Argentina de Productores de Carne", sala III, del 11/4/2000.

(1287) Causa 4576, "Syncro Argentina SAQICIyF v. Laboratorios Bagó SA", sala I, del 10/7/2001, en la que se declaró la falta de interés en quien había iniciado la acción de caducidad para "...obtener la derrota de la actora en la demanda iniciada..." y para "...evitar toda confusión...", al declararse inconfundibles a las marcas en pugna.

(1288) Causa 8885/00, "Bodegas Lavaque v. Cabmar SA", sala I, del 15/8/2002.

(1289) Causa 26.836/94, "Laboratorios Duncan SCA v. FADA Ind. y Farmacéutica SRL", sala II, del 9/9/1999, en la que se explicaron algunos de los supuestos que podían constituir tal interés, al decir que la falta de uso de una marca "...permite que otros comerciantes o industriales y entidades o asociaciones civiles aprovechen la situación, sea para desembarazarse de una marca con elementos de alguna semejanza con una marca propia; sea para registrar como propio el signo vuelto al dominio público;

para eliminar con trámite más simple la marca que requeriría un trámite complejo de nulidad; o con el objeto de enervar una marca de la competencia, de especial mensaje semántico o seducción, por su originalidad, fuerza evocativa, simplicidad para recordarla, etc.".

(1290) Causa 8415, "Colorín Ind. de Materiales Sintéticos SA v. Cintoplom SA", sala II, del 9/8/1991.

(1291) Causa 10.441/2000, "Massalin Particulares SA v. Nobleza Piccardo SAIC y F", sala II, del 25/3/2003.

(1292) Lo más probable será que el titular no pueda solicitar nuevamente su marca, puesto que quien solicitó la caducidad obtendrá una prioridad que impedirá el nuevo registro de la vieja marca. Pero esto es una cuestión de hecho.

CAPÍTULO VIII - LA MARCA NOTORIA

8.1. QUÉ ES LA MARCA NOTORIA

La notoriedad es un grado superior al que llegan pocas marcas. Es una aspiración que los titulares marcarios siempre tienen. El lograr ese status implica un nivel de aceptación por parte del público que sólo es consecuencia del éxito que ha tenido el producto o servicio que las marcas distinguen. No es fácil definir qué es una marca notoria. En la búsqueda de una definición se pueden confundir las causas de la notoriedad con las características propias de esa notoriedad.

La marca notoria está por lo general asociada con productos de muy buena calidad e intensamente publicitados. Hay quienes hablan de productos de calidad excepcional (1293).

Sin duda, calidad y publicidad no son ajenos a las marcas notorias. La marca notoria indica al público consumidor una fuente constante y uniforme de satisfacción (1294), y es difícil imaginar una marca notoria que en alguna etapa de su exposición en el mercado no haya sido intensamente publicitada. Sin publicidad la marca no puede ser conocida (1295).

Sin embargo, estos factores que hacen más a la explicación sobre cómo alcanzar la notoriedad que a la de la notoriedad misma, son muy relativos. No hay fórmulas matemáticas aplicables con exactitud a cada caso.

Productos de una calidad media, inferior a otros del mismo ramo, pueden llevar marcas notorias. La notoriedad aquí se deberá a una magnífica distribución del producto que permitirá ser fácilmente encontrado por el comprador, seguramente a un precio adecuado y accesible y, desde luego, a una intensa publicidad.

Hay productos que por su alto precio son adquiridos por minorías. Artistas, estadistas, famosos deportistas, millonarios y otros que están constantemente en los medios de prensa y difusión son para muchos "modelos" en cuanto a lo que hay que consumir o adquirir. Por lo general los productos que estas personas usan, ropa, relojes, autos, perfumes, cosméticos, llevan marcas notorias (1296). La publicidad de estas marcas no tendrá quizás la misma intensidad que la que se realiza para publicitar algunos detergentes, cigarrillos o bebidas alcohólicas. Aun así esas marcas pueden adquirir notoriedad.

Marcas de productos de un alto precio son conocidas por quienes no son, ni serán jamás, sus compradores. Claro ejemplo de esto son las marcas "Rolls Royce" en una elevada escala de precios y "Rolex" en una menor. En estos productos caros, la notoriedad estaría dada por la calidad, y luego por una selectiva publicidad.

Hay gran cantidad de marcas que distinguen productos de una calidad extraordinaria, la mejor obtenible en plaza, y que sin embargo no son notorias. Las marcas que distinguen la mejor válvula de alta presión, la más efectiva formulación química para evitar la oxidación del caucho o la más resistente fibra textil pueden ser absolutamente desconocidas para el gran público. Estas marcas serán conocidas sólo por sus compradores y usuarios, y por unos pocos más. No son ellas marcas notorias.

No siempre, entonces, la mejor calidad ni una intensa publicidad serán requisitos esenciales que caractericen la marca notoria. También hay marcas intensamente publicitadas que distinguen productos de calidad media y bajo precio que, gracias a la publicidad y a ese bajo precio, adquieren notoriedad.

La originalidad no es tampoco un requisito para lograr la notoriedad (1297). Palabras del lenguaje de todos los días pueden constituir marcas notorias.

Hay quien opina que la marca notoria es considerada como el signo distintivo de una empresa (1298) o que simboliza a la misma (1299). Es verdad que a veces la marca notoria coincide con el nombre de la empresa, es el caso de "Ford", "Philip Morris" o "L´Oréal". Pero

esto no siempre sucede. Es más, en muchos casos el consumidor ignora quién es el dueño de la marca.

Otro factor a tener en cuenta para determinar la notoriedad es el uso de la marca. Aunque éste, por sí solo, tampoco es decisivo. No siempre habrá un uso intenso de la marca para que ésta sea notoria. Un ejemplo claro es la marca "Rolls Royce" en nuestro país. Unos pocos automóviles con esta marca deben cambiar de mano cada año y escasa publicidad se efectúa de esta marca. Sin embargo la notoriedad es evidente.

Hoy en día las emisiones por televisión de programas extranjeros muestran cantidad de marcas que no pueden ser compradas en nuestro país. Muchas de ellas van haciéndose notorias. Marcas que no están en uso hoy, pero que lo fueron intensamente en el pasado pueden ser notorias.

Lo dicho nos muestra por qué o cómo una marca es notoria. Aun nos falta encontrar cuáles son las características que tiene una marca notoria.

Mathely opina, citando un fallo de un tribunal francés, que "una marca puede ser calificada de notoria si ella es conocida por una gran fracción del público" (1300).

Dassas, que ha estudiado el tema con profundidad, explica que "cada vez que en un país determinado y en una época dada, la casi totalidad de los compradores potenciales a los que una marca está destinada conocen esta marca se puede hablar de marca notoria. Si estos productos están destinados al gran público, será necesario entonces que la notoriedad sea general. Por el contrario, será excepcional que marcas destinadas a productos muy específicos, cualquiera sea su reputación, sobrepasen el círculo de sus consumidores habituales. Eso será sí, por ejemplo, con material de pesca, pelotas de golf, raquetas de tenis, tornos de dentistas, en los que no se puede exigir que la reputación sobrepase el círculo de los interesados. Será suficiente entonces que la marca sea conocida por la casi totalidad de ellos" (1301).

Para este autor la notoriedad varía según sea el carácter más o menos masivo del producto. Existirá si un alto porcentaje de sus potenciales compradores la conoce. No importará entonces la notoriedad de la cantidad de gente que la conozca, sino del porcentaje de sus eventuales compradores que la conozca.

En mi opinión, para que haya notoriedad la marca debe ser conocida por la mayor parte del público, sea consumidor o no del producto. Incluyo entre los que no son consumidores a eventuales o potenciales consumidores, pero también a aquellos que no lo son. La marca notoria es conocida por casi la totalidad del público (1302). Trasciende la rama comercial o industrial en la que se encuentra (1303).

Este conocimiento no basta, hace falta el segundo requisito, que la marca sea identificada con un producto o servicio determinado. Su sola mención debe provocar esa inmediata asociación (1304). Tanto es así que cantidad de marcas notorias han terminado siendo el nombre genérico del producto que distinguía. Así lo observa Jaton, quien cita los casos de "Klaxon", "Frigidaire", "Gaberdine" y "Celluloid" (1305). A esta lista se le pueden agregar muchas otras (1306).

Esto no significa negarles a las marcas el valor propio, intrínseco que tienen, como lo apunta Van Bunnen, y que conservan aun si son separadas del producto (1307). Hay marcas que alcanzada la notoriedad con un solo producto, son utilizadas para distinguir otros productos, con todo éxito. Sin duda, gracias a la notoriedad alcanzada con aquel primer producto.

Hay distintos grados de notoriedad. Pueden distinguirse las marcas notorias de las de alto renombre. Aquéllas son conocidas por gran parte del público consumidor del servicio o producto que distinguen, y éstas, conocidas por gran parte del público, sean éstos sus consumidores actuales o potenciales. En la realidad sin duda estos grados de notoriedad se darán, y también habrá otros. No todas las marcas notorias serán igualmente notorias.

El reconocimiento de esta calidad o clase de marca no lo es porque sí o para satisfacer fines puramente académicos. La marca notoria goza de un status especial en el derecho marcario. Hay normas y pautas jurisprudenciales que se aplican sólo frente a marcas notorias. Obviamente estas normas se aplican para defender la marca notoria frente a eventuales usurpaciones y por lo general en la ausencia de un registro.

Cuanto mayor sea la notoriedad de la marca, mayor podría ser la extensión de la protección a productos diferentes. Si la fama de la marca excede el ámbito de sus consumidores habituales, quien intente el registro para otros productos se beneficiará con la usurpación y a la vez causará un daño al titular de la marca notoria. Si en ese ámbito de productos diferentes nadie conoce la marca notoria para otros productos, entonces no habrá nada que usurpar ni daño posible. Ya volveré más adelante sobre este tema, pero estas ideas confirman que sólo una clase de marcas notorias, de alto renombre o como se la quiera llamar, es la que merece la protección especial que describiré luego.

8.2. EL CONVENIO DE PARÍS

La cuestión es estudiada por primera vez dentro de un organismo internacional en el año 1924.

En ese año la Sociedad de las Naciones convoca a una Reunión de Expertos Técnicos para el Estudio de la Competencia Desleal; éstos elaboran un Proyecto Revisado de Artículos de Convenciones sobre la Competencia Desleal, en cuyo apartado D se otorga protección a la marca notoria (1308). Dicho párrafo establecía que se podía denegar o cancelar el registro de una marca "notoriamente conocida en el comercio como perteneciente a un natural de otro país", y fijaba un término de cinco años al interesado para efectuar reclamos.

Al año siguiente, en 1925, el tema es introducido en el ámbito del derecho internacional al ser recogido por la Convención de París (1309). La disposición que se agregó llevó el número 6º bis y, tal como consta en la Exposición de Motivos, fue tomada del Proyecto de Convención redactado por la Reunión de Expertos mencionada recién (1310).

El texto del art. 6º bis quedó redactado así (1311): "Los países contratantes se comprometen a denegar o a invalidar, sea de oficio si la legislación del país lo permite, sea a pedido del interesado, el registro de una marca de fábrica o de comercio que sea la reproducción o la imitación susceptible de crear confusión, de una manera que la autoridad competente de dicho país del registro estimare ser allí notoriamente conocida como siendo ya la marca de un nacional de otro país contratante y utilizada para productos de un mismo género o de un género similar.

"Deberá concederse un plazo mínimo de tres años para reclamar la anulación de estas marcas. El plazo correrá desde la fecha de registro de la marca.

"No se fijará plazo para reclamar la anulación de marcas registradas de mala fe".

La siguiente Conferencia de la Unión de París se celebró en Londres en 1934 y allí se propuso elevar el plazo de prescripción de tres a cinco años (1312), o a siete años y hasta diez años (1313). Los defensores de plazos mayores alegaban que los territorios de los países firmantes de la Convención eran muy vastos y las distancias muy grandes, por lo que afirmaban que plazos de tres años eran muy exiguos. Los que pugnaban por plazos menores defendían la seguridad que merecía el tercero de buena fe.

No obstante, se introdujeron reformas en el primer párrafo del art. 6º bis, en cuyo texto definitivo puede observarse que se protege la marca notoria también contra su traducción. Y se agregó la siguiente frase (1314):

"Ocurrirá lo mismo cuando la parte esencial de la marca constituya la reproducción de tal marca notoriamente conocida o una imitación susceptible de crear confusión con ésta".

La última reforma a la Convención de París se realizó en la Conferencia de Lisboa de 1958. El art. 6º bis fue muy discutido en esa oportunidad (1315) y fueron varias las modificaciones adoptadas (1316). Se estableció la prohibición del uso de una marca idéntica o similar a una marca notoria, la extensión a cinco años del plazo para solicitar la anulación, y se dejó librado a cada país contratante el fijar un plazo para reclamar la cesación del uso de la marca en infracción. No fueron aceptadas las proposiciones relativas a la protección de la marca notoria para artículos no idénticos o similares (1317) y la que introducía como última frase del párrafo la siguiente:

"No es necesario que la marca notoria haya sido utilizada en el país donde se reclama su protección" (1318).

Quedó entonces aceptado y es hoy el texto vigente (1319):

"1. Los países de la Unión se comprometen, sea de oficio, si la legislación del país lo permite, sea a instancia del interesado, a rehusar o invalidar el registro y a prohibir el uso de una marca de fábrica o de comercio que constituya la reproducción, imitación o traducción, susceptibles de crear confusión, de una marca que la autoridad competente del país del registro o del uso estimare ser allí notoriamente conocida como siendo ya marca de una persona que pueda beneficiarse del presente Convenio y utilizada para productos idénticos o similares. Ocurrirá lo mismo cuando la parte esencial de la marca constituya la reproducción de tal marca notoriamente conocida o una imitación susceptible de crear confusión con ésta.

"2. Deberá concederse un plazo mínimo de cinco años a partir de la fecha del registro para reclamar la anulación de dicha marca. Los países de la Unión tienen la facultad de prever un plazo en el cual deberá ser reclamada la prohibición del uso.

"3. No se fijará plazo para reclamar la anulación o la prohibición de uso de las marcas registradas o utilizadas de mala fe".

Conviene también recordar a la "Ley-Tipo para los países en desarrollo sobre marcas, nombres comerciales y competencia desleal" elaborada por las Oficinas Internacionales Reunidas para la Protección de la Propiedad Intelectual (BIRPI) (1320), que establece:

"Que constituyan la reproducción total o parcial, la imitación, la traducción o la transcripción, susceptibles de inducir al público a error, de una marca o de un nombre comercial notoriamente conocidos en el país y pertenecientes a un tercero".

Asimismo, en el comentario a dicho texto se expresa que la protección se otorga aun cuando la marca con que se solicita no se haya utilizado anteriormente en el país. Y se aclara que se otorga la protección contra el uso en productos o servicios diferentes si el mismo puede inducir a error al consumidor, quien puede creer que hay un nexo en los orígenes de aquéllos (1321).

El art. 6º bis del Convenio de París tiene fuerza legal en nuestro país. Nuestra legislación y su jurisprudencia interpretativa han concedido en parte una protección mayor a las marcas notorias. Me remito a lo dicho respecto de la nulidad de marcas que constituyen el fruto de actos de piratería. Marcas que son copias serviles de marcas pertenecientes a un tercero, que puede ser extranjero (1322).

El titular de la marca notoria puede, según la norma de la Convención de París, reclamar:

a.) que no se conceda el registro,

b.) que se declare la nulidad, y

c.) que se ordene el cese del uso de las marcas que constituyan:

a- la reproducción,

b- la imitación,

c- la traducción,

d- la reproducción o imitación de una parte esencial de la marca, susceptible de crear confusión, con la marca notoria en el país en el que se reclama la protección.

La autoridad competente en este país es quien debe establecer si la marca es o no notoria.

El titular de la marca notoria puede oponerse al registro de su marca por un tercero. Cabe preguntarse si ello debe hacerlo dentro del plazo de 30 días que fija la ley (1323), o si puede hacerlo en cualquier momento del trámite. En mi opinión ello debe hacerse dentro del plazo que la ley establece para oponerse. Vencido el plazo legal, el titular de la marca notoria

puede presentar un llamado de atención y presentar las pruebas que acrediten la notoriedad. La autoridad administrativa no tiene impedimentos para denegar el registro aplicando la Convención de París. El titular de la marca puede también recurrir ante la Justicia pidiendo la nulidad de la solicitud.

Los supuestos de nulidad y cesación de uso son cuestiones privativas de la Justicia y por tanto deberá recurrirse a la Justicia Federal en lo Civil y Comercial para reclamarlas.

Oposición, nulidad o cesación de uso procederán si hay posibilidad de confusión, la que puede darse ante una reproducción, una imitación o una traducción de la marca notoria o de la reproducción o imitación de su parte esencial. No ofrece mayor dificultad este requisito. Para que haya confusión en el caso de la traducción será necesario que sea conocida, de lo contrario no habrá asociación posible.

8.2.1. Lugar en que debe haber notoriedad. El Adpic y el Convenio de París

El art. 6º bis del Convenio de París establece que la notoriedad debe existir en el país en el que se reclama la protección (1324).

La publicidad de las marcas tiene cada día más difusión internacional. La transmisión vía satélite de toda clase de programas de televisión, noticieros y eventos deportivos, la circulación de gran cantidad de revistas y diarios extranjeros permiten el conocimiento y hasta la notoriedad de marcas cuyos productos no son vendidos en nuestro país.

Claro que de existir esa notoriedad en nuestro país, o un conocimiento más o menos difundido de la marca, no es necesario recurrir a la norma del Convenio de París para reclamar la nulidad de la marca. Nuestros tribunales han declarado la nulidad de marcas cuyo registro constituía un acto de mala fe, y el inc. b) del art. 24 de la ley se refiere expresamente a estos casos de usurpación castigándolos con la nulidad (1325).

El art. 6º bis, al exigir que la notoriedad exista en el país en el que se reclama la protección, da una protección limitada a las marcas notorias (1326). Ésta sería mayor, y tal vez más adecuada, si la notoriedad exigida lo fuera en el país de origen de la marca (1327).

Como señalé en el capítulo anterior, el art. 16.2. del Adpic, ha modificado este requisito. El Adpic establece que los países miembros "tomarán en cuenta... inclusive la notoriedad obtenida en el Miembro de que se trate como consecuencia de la promoción de dicha marca". La promoción no requiere el uso en el país en que se reclama la protección, y puede ser una promoción realizada en el extranjero, pero conocida en el país en que se reclama la protección. Se trata de una protección más amplia y sensata que la reconocida por el Convenio de París. Pero no modifica lo que es ley en nuestro país en el art. 24, inc. b), ni la jurisprudencia moralizadora de nuestros tribunales, ya que la protección reconocida abarca los supuestos del Adpic.

En cambio, el párrafo 2º del art. 16 del Adpic otorga una protección mayor a las marcas notorias al aplicar el art. 6º bis del Convenio de París a los productos y servicios que no sean similares a los amparados por el registro, siempre que el uso indique una conexión entre dichos productos y servicios y el titular del registro, y a condición de que sea probable que ese uso lesione los derechos del titular del registro. Esto significa que el titular de la marca notoria registrada tiene posibilidad de accionar, y de solicitar también las medidas precautorias a la mano de cualquier titular de marcas. Me ocupo de esta cuestión cuando me refiero a las medidas precautorias en el Capítulo VI.

8.2.2. Productos idénticos o similares

El art. 6º bis establece que la protección sólo se acordará si la marca en cuestión fue solicitada, registrada o utilizada para distinguir productos idénticos o similares a los que distingue la marca notoria. No se dice que debe tratarse de productos de la misma clase o género. Se usa la expresión similares que, a mi juicio, permite la extensión a productos de otras clases.

Sin embargo, esta disposición, por más amplia que sea su interpretación, no otorga toda la protección que debería a la marca notoria. Así como es cada día más usual que las marcas notorias sean usadas para distinguir productos de la naturaleza más diversa, también es habitual que los usurpadores también lo hagan. Según esta norma, el titular de una marca notoria para automóviles no podría oponerse a que se la use o registre para distinguir ropa o perfumes. La norma que comento no soluciona este claro acto de usurpación.

Existe en varios autores que tratan este tema una tendencia a proteger la marca notoria contra su uso o registro, aun para productos distintos de los que ella cubre (1328). Así se han creado distintas categorías de notoriedad y se habla de marcas de alto renombre (1329), o de supra notoriedad (1330), o de un alto grado de notoriedad (1331). Éstas merecerían más protección que las meramente notorias.

LADAS, S. P., "Industrial property and economic development", TMR, 45-2-1955, p. 615.

He opinado antes que la norma debía mantenerse tal cual está redactada en este punto en la medida en que la notoriedad de la marca fuera exigida en el país de origen (1332). Si esto último no se modifica, la posibilidad de protección debe extenderse a productos diferentes. La protección adecuada para una marca notoria debe tender no sólo a evitar una usurpación indebida del prestigio ajeno, sino también a evitar la confusión. Confusión que no es la de comprar un producto por otro, que obviamente no puede suceder cuando los productos son diferentes. Sino la de creer que ambos productos diferentes tienen un origen común o al menos un control de calidad común. Esta clase de confusión que engaña al público y daña a la marca notoria -diluyendo su poder distintivo- y a su titular -quien puede ser víctima de la mala imagen creada por la otra marca- debe ser evitada.

Dassas opina que no hay que crear distintas categorías de marcas con protección más extendida cuanto mayor sea la notoriedad. Le parece "más simple y más eficaz definir, más que categorías de marcas, los efectos de la usurpación de una marca, mismo para productos diferentes que merecen protección" (1333).

8.2.3. El uso de la marca

Se desprende del art. 6º bis que la marca notoria debe ser utilizada en el país en el que se reclama la protección. No se establece esto en forma precisa, sino más bien parece darse por entendido que la marca para ser notoria debe ser utilizada. Vimos recién cómo el uso no es requisito de la notoriedad. Por otra parte, si hay uso anterior, al menos en la Argentina, no es necesario recurrir a la teoría de la notoriedad para obtener protección (1334).

Una cosa es la protección que puede merecer la marca por su uso anterior, y otra muy distinta la que deriva de su carácter notorio.

Withers Hoeth destaca que de exigirse el uso de la marca, la disposición sólo tendría importancia y eficacia en países con el sistema atributivo (1335).

8.2.4. La prescripción de la acción

Los párrafos 2º y 3º del art. 6º bis establecen los plazos mínimos de prescripción de las acciones para solicitar la cesación de uso y la nulidad previstas en el párrafo 1º. Cuando se trata de marcas registradas o utilizadas con mala fe, se establece que no se fijará plazo para iniciar las acciones de nulidad y cesación de uso. Se establece que la acción es imprescriptible. No hay en esto diferencia con lo decidido por nuestros tribunales aplicando la legislación interna (1336). Ausente la mala fe, el Convenio sólo fija un plazo de cinco años para la acción de nulidad, y deja en libertad a los países contratantes para fijar el plazo en el que deberá iniciarse la acción de cesación de uso. No hay discordancia con nuestro derecho, que en esos casos de nulidad el plazo de prescripción es de diez años (1337).

8.2.5. La prueba de la notoriedad

La notoriedad de una marca no requiere prueba. Si fuera necesario el hacerlo, entonces tal notoriedad no existe. Así lo han reconocido los tribunales al sostener que "la notoriedad de una marca es un hecho al alcance de todos o de una buena mayoría y no requiere, por tanto, de prueba específica" (1338).

8.3. LA PROTECCIÓN DE LA LEGISLACIÓN INTERNA

8.3.1. En materia de nulidades

Me he referido ya a este supuesto (1339). Más allá de la notoriedad, el art. 24 en su inc. b) establece que es nula la marca registrada por quien al solicitarla conocía o debía conocer que ella pertenecía a un tercero.

La notoriedad de la marca será un factor decisivo para demostrar que su existencia era conocida, pero dicho conocimiento puede derivar de otros factores. En otras palabras, no es necesario probar la notoriedad para la aplicación del inciso mencionado. Esta norma es más amplia que el art. 6º bis del Convenio de París. Estas nulidades, como hemos visto, se han decretado también con respecto a marcas que cubrían productos diferentes de los que la marca notoria cubría (1340).

8.3.2. En casos de oposición

Me he referido antes al supuesto en el que una marca notoria es opuesta al registro de una nueva solicitud (1341). En este caso la jurisprudencia ha establecido que debe aplicarse un criterio riguroso en el cotejo. Es decir, admitir una menor aproximación que en los casos habituales en los que el conflicto se da entre marcas que no son notorias. Este criterio se aplica no sólo al caso de las marcas notorias, sino también a las intensamente utilizadas o de gran difusión (1342).

8.3.3. En materia de cesación de uso

La marca notoria ha servido de base para ordenar la cesación de uso. He mencionado el caso de las mamparas de baño "Christian Dior" (1343). La firma "Mampar SA" solicitó el registro de esta marca, y comenzó a utilizarla para distinguir los mencionados productos. La firma francesa se opuso al registro, solicitó a su vez el registro de la marca en la misma clase y posteriormente inició la acción judicial pidiendo la nulidad de la solicitud, el rechazo de la oposición y la cesación de uso de la marca. En fallo, que llegó a la Corte Suprema por apelación de la demandada, se hizo lugar a la demanda en todas sus partes. La cesación de uso se ordenó sobre la base de la notoriedad de la marca en otra clase. Como dijo la Cámara: "puesto que la marca es notoria, el principio de especialidad consagrado en los incs. a) y b) del art. 3 de la ley 22362 no puede aplicarse en forma estricta. Porque la demandada, en abierta violación de las disposiciones del art. 953 del CCiv. y del art. 24, inc. b) de la ley 22362, utilizó una copia servil de la prestigiosa marca de la actora pretendiendo inducir a engaño al público consumidor". Y agrega luego "de modo que ante ese flagrante acto de mala fe, era razonable que Dior reclamara el cese de uso de la marca" (1344).

La marca "Christian Dior" estaba registrada en varias otras clases, pero no en la clase 11 en la que están incluidas las mamparas de baño. Pero sin duda los factores determinantes de la decisión fueron la notoriedad de la marca y la mala fe de la demandada. Esos registros no fueron necesarios para hacer lugar a la demanda.

8.4. LA DILUCIÓN

La protección de la marca notoria debería también encontrar base de sustento en la defensa de su poder distintivo. El evitar la llamada dilución del poder distintivo de la marca notoria debe ser una causa independiente de la de mala fe y de la de confusión, que son, sin duda, las más habituales.

Cabe la posibilidad de que quien registra una marca notoria para distinguir productos o servicios totalmente diferentes lo haga de buena fe y no provoque confusión de ninguna naturaleza. Es entonces cuando se debe buscar el fundamento de la protección a la marca notoria en ella misma y no en el castigo de conductas ilícitas.

8.4.1. Protección de su poder distintivo

Como bien ha dicho Schechter, la dilución "es el cercenamiento gradual o la dispersión de la identidad y retención de la marca o nombre en la mente del público, por su uso en productos no competitivos. Cuanto más distintiva o única es la marca, más profunda es su impresión en la conciencia del público, y mayor su necesidad de protección contra la corrupción o disociación del producto particular en conexión con el que se ha usado" (1345).

Poco a poco, de permitirse que la misma marca sea registrada para productos diferentes, ella será incapaz de evocar un origen determinado, habrá perdido su poder distintivo. La dilución no tiene nada que ver con la confusión. O mejor dicho la dilución se produce aun cuando no haya confusión. De haberla, se aplicarán las normas existentes para evitarla. La existencia de otra marca idéntica para distinguir otros productos o servicios provocará una reacción de duda en el público que, cuando vea esa otra marca, no sabrá si tiene el mismo origen que la marca que ya conoce. Esta es la consecuencia de la pérdida de unicidad, y no tiene por qué haber confusión. Al decir de Callmann: "es un cáncer, que si le permite expandirse, acabará por destruir el poder publicitario de una marca" (1346).

Éste es el valor que hay que proteger, el poder distintivo, la unicidad de la marca notoria (1347).

"Cuando más se emplea una marca en sectores diversos, menos les presta atención el público", dice Van Bunnen. Y luego agrega: "la marca se diluye, como un alcohol que se estira con agua y se encuentra gravemente menoscabado, si no es en su función de identificación, al menos lo es en su función de propaganda y calidad" (1348).

8.4.2. Unicidad

La dilución de una marca se produce toda vez que ésta coexista con otra idéntica o casi idéntica. La pérdida gradual del poder distintivo la sufrirá la marca, sea notoria o no. Pero es lógico otorgar esta protección sólo excepcionalmente, es decir, cuando se trate de una marca notoria. Lo contrario significaría borrar las clasificaciones de marcas, y el registro en una clase determinaría el registro en todas, lo que es absurdo (1349).

señala que no hay que transformar la protección de la marca como si fuera propiedad intelectual.

Ahora bien, dentro de las marcas notorias existen aquellas que son únicas y las que no lo son. Todos conocemos marcas notorias que distinguen productos completamente diferentes y que pertenecen a distintos titulares. Estas marcas notorias no son únicas y, para nosotros, no merecen ser protegidas contra la dilución.

La teoría de la dilución ha sido creada para defender la relación marca-producto, especialmente en cuanto aquélla implica el origen de éste. Si se permite que coexistan con ésta otras marcas iguales, el público consumidor ya no sabrá cuál es el origen de los productos. Pero si coexisten varias marcas, notorias o no, formadas por el mismo signo, el

daño mencionado ya no puede producirse, puesto que la misma marca tiene orígenes diferentes.

Tampoco puede haber agravio por parte del titular de una marca notoria si ella coexiste con varias marcas idénticas, aunque no notorias.

Así lo ha reconocido nuestra Corte Suprema que, no obstante no referirse en absoluto a la dilución, sostuvo que en ese caso no podía darse la confusión de origen (1350).

La marca notoria para ser protegida contra su dilución no debe ser arbitraria o imaginativa. La dilución es, como hemos visto, el debilitamiento de la fuerza distintiva de una marca, de su valor publicitario y, por ende, de su poder de venta. Se trata de evitar que la marca, por su repetición, ya no evoque un único origen. Puede muy bien existir una palabra común y vulgar que constituya una marca notoria.

La marca notoria que nació única y se mantuvo así debe ser protegida, ese vínculo marca-producto no puede ser manchado, no puede ser diluido. No significa esto el crear un monopolio, como señala Schechter (1351), "todo lo que el demandante pide en esos casos es la preservación de un valioso aunque posiblemente invisible eslabón entre él y su consumidor, que ha sido creado por su ingenio y el mérito de sus productos o servicios. Todo el resto del infinito está abierto al accionado".

La Ley de Marcas no contiene una norma que expresamente se refiera a la dilución. Esto no es un obstáculo para impedir que ello suceda. Jurisprudencia de excepción podría basarse en que evitar la dilución constituye un "interés legítimo" (1352) para el titular de la marca que ha alcanzado los más altos niveles de notoriedad. Asimismo, desde que la dilución ocasiona un daño a esa marca de gran notoriedad, bases para su defensa se encuentran en la norma del CCiv. que ordena la reparación del daño (1353).

Se trata de una cuestión novedosa en nuestro derecho marcario y, desde el punto de vista de su aplicación, también en el de otros países. Mismo en los Estados Unidos de América la teoría de la dilución ha tenido escasa, sino nula, aplicación como única base de sustento en una sentencia condenatoria.

Sin embargo, la cuestión no es totalmente ajena para nuestros tribunales. En varios fallos, en los que estaban siendo defendidas marcas notorias, la Excma. Cámara hizo referencia a la dilución. En el primero de ellos, "Veritas" se oponía al registro de idéntica marca en una clase diferente. Se dijo entonces que "el titular de una marca notoria tiene, en mi criterio, interés legítimo en que esa marca no sea utilizada por otros en productos diferentes, con lo que se produciría la dilución del signo" (1354). En otro caso, la marca defendida era el conocido dibujo del cocodrilo de "Lacoste", la que se oponía al dibujo de otro cocodrilo. El tribunal reconoció que la marca de la actora era notoria, que había sido intensamente utilizada en nuestro país y que no se había demostrado que hubiera en el país otro signo representando a dicho animal. Y afirmó que permitir el nuevo registro "llevaría al debilitamiento del poder distintivo de la marca registrada..." (1355).

Con más precisión se ha sostenido que "la notoriedad apuntada, como es sabido, hace acreedora a la marca en cuestión de una protección acentuada, tanto en defensa del público consumidor como en amparo del legítimo interés del titular de la marca de evitar la erosión de su fuerza distintiva por efectos de la dilución" (1356). En el mismo sentido se ha dicho, al declararse confundible una marca confundible con el conocido diseño arqueado de Levi Strauss: "...juzgo que el criterio de cotejo empleado por el sentenciante se adecua a la necesidad de preservar a las marcas conocidas o de alto renombre del rasgo de dilución de su poder distintivo que entraña la proliferación de nuevos signos con características constructivas de alguna semejanza" (1357).

(1293) TROLLER, Alois, "La marque de haute renommée", La Propriété Industrielle, 1953, p. 74. MARTIN-ACHARD, E., "La protection des marques notoirement connus", Revue Suisse de Jurisprudence, abril 1950, p. 118. Troller habla de una calidad indiscutible; JATON, Michel, La protection des marques de haute renommée en regard du droit suisse, p. 27, sostiene que el producto indica buena calidad, etcétera.

(1294) SCHECHTER, Frank I., "The rational basis of trademark protection", TMR, 60-340; también CALLMANN, Rudolph, "Thoughts on the protection of world marks", TMR, 44-1134.

(1295) ROUBIER, Paul, "Lútilization internationale des marques", Revue de la Prop. Ind. et Artistique, nro. 24, p. 47, me hago eco de su observación en el sentido de que no hay grandes campañas de publicidad para productos que no valen nada.

(1296) PILLET, Antoine, Les grandes marques, Presses Universitaires de France, 1962, ps. 36/37, quien habla de la importancia de las uniones de consumidores que otorgan premios a ciertos productos, la prensa y la labor informativa que puede realizar mediante pruebas a los productos; habla también de personajes célebres o importantes, todos ellos serían los "leaders de opinión".


(1298) KRAYENBUHL, Robert, Essai sur le droit des marques, Lausanne, 1946, ps. 66/71.

(1299) BLUM, "La marque de haute renommée", La Propriété Industrielle, 1954, p. 110; TROLLER, A., "La marque...", cit., p. 73.

(1300) MATHELY, P., Le droit..., cit., p. 18, quien agrega: "No es suficiente sin duda, que la marca sea conocida por un público especializado, por ejemplo en un círculo profesional. Mas generalmente se exigirá que la marca sea conocida por una gran parte del público, es decir por el conjunto de la población". Más adelante, p. 19, opina que para que haya notoriedad se conjugan tres elementos: la antig ﾁ edad de la marca, un empleo extendido y un esfuerzo publicitario importante.

(1301) DASSAS, Gérard, Lélargissement de la protection des marques, Paris, 1976, p. 43.

(1302) BECHER, Hans, "The protection of well-known trade marks", Trade-Mark Reporter, nro. 42, 1952, p. 606.

(1303) BRAUN, A., Précis..., cit. Ver causa 2811/97-I, "Basf Aktiengesellschaft v. Citrus Argentinos SA", sala I, del 26/11/2002. En la causa 4799/98, "The Quikrete Companies v. Petromix SA", sala I, del 15/5/2003, se sostuvo que "la marca `Listo´ se encuentra difundida solamente entre el público que consume el producto así identificado, aunque ello no alcanza la amplitud que importa la notoriedad". En la causa 20.032/96 "Qualitas Argentina SA v. Bureau Qualitas Argentina SA", sala III, del 13/3/2003, el Dr. Martín Farrell, en disidencia con sus pares, reiteró este criterio, respecto de la marca "Qualitas" al sostener que "el servicio brindado puede ser de una calidad extraordinaria pero no resulta notoria, ya que es una marca sólo conocida por sus compradores y usuarios y por unos pocos más, de manera que no siempre la mejor calidad ni una intensa publicidad son requisitos esenciales que caractericen la marca notoria". El Dr. Eduardo Vocos Conesa, en su voto compartido por el Dr. Guillermo Antelo, disintió afirmando que "ponderando la antig ﾁ edad de su uso (27 años); su continuidad en la vida social...; el alto prestigio alcanzado que la colocó en el No. 54 de las 100 mejores empresas del país...; su participación intensa en acontecimientos deportivos, científicos y culturales...; la cantidad de afiliados que posee la sociedad...; su relación con numerosos médicos, enfermeros odontólogos, oftalmólogos, bioquímicas, radiólogos, ayudantes de establecimientos asistenciales y su personal administrativo, usuarios de la tarjeta de crédito Qualitas y comerciantes adheridos, familiares relacionados con los anteriores, farmacias que integran el sistema, plantel de kinesiólogos, fonoaudiólogos, auxiliares de cirugía y obstetricia, proveedores, funcionarios y empleados de la sociedad anónima Qualitas Médica; entidades de la competencia de la medicina prepaga y muchos otros que saben de la organización por la propaganda gráfica, televisiva y radial...; considero que la expresión Qualitas es la voz notoria que identifica una empresa de medicina prepaga y los servicios de asistencia médica que presta, como también otros adicionales".

(1304) CHAVANNE, Albert, "Las marcas notoriamente conocidas o de alto renombre", Rev. Mexicana de la Prop. Ind., nro. 8, 1956, p. 342; WITHERS, Hoeth, Étude comparative de quelques aspects de lúsage de la marque, Universitaire Pers Leiden, 1963, p. 194.

(1305) JATON, M., La protection..., cit., p. 26.

(1306) Ver supra nro. 2.2.3.

(1307) VAN BUNNEN, Louis, La protection des marques de haute renommée dans le droit interne des pays de la CEE, Bruxelles, 1966, p. 182.

(1308) Ver La Propriété Industrielle, 1924, p. 102.

(1309) Actes de La Haya Union Internationales pour la Protection de la Propriété Industrielle, p. 607.

(1310) Actes de La Haya, p. 241.

(1311) Actes de La Haya, p. 607.

(1312) Actes de Londres, p. 275.

(1313) Actes de Londres, ps. 187, 275/276.

(1314) Actes de Londres, p. 547.

(1315) Actes de Lisbonne, ps. 637/656.

(1316) Actes de Lisbonne, ps. 657 y ss.

(1317) Actes de Lisbonne, p. 660.

(1318) Actes de Lisbonne, ps. 666/668.

(1319) Actes de Lisbonne, p. 989.

(1320) Hoy OMPI (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual).

(1321) BIRPI, Ley-Tipo, publicación nro. 807, 1967, ps. 30/1 y 97/8.

(1322) Ver nro. 7.3.2.

(1323) Art. 13.

(1324) He criticado esta exigencia hace algunos años en el artículo: "La marca notoria", LL, 1975-A-1261.

(1325) Ver supra nro. 7.3.2.

(1326) BRAUN, A., Précis..., cit., p. 462, nro. 388. Lamenta que la notoriedad se exija en el país mismo. Y agrega: "Parecería, sin razón, que se ha puesto en duda la posibilidad para el juez de un país lejano de formarse una convicción en cuanto a la notoriedad mundial de la marca".

(1327) DASSAS, G., L´elargissement..., cit., p. 47, opina que: "fundar la protección especial del art. 6º bis no en la notoriedad local sino en la notoriedad en el comercio internacional sería también complicar singularmente la tarea del juez nacional". Y agrega: "Parece pues que sólo la notoriedad local puede justificar una protección exorbitante del derecho común". Destaco que lo que para este autor es exorbitante, no lo es en nuestro sistema marcario.

(1328) BODENHAUSEN, George H. C., "Problèmes actueles concernant la protection internationale de la propriété industrielle", La Prop. Ind., 1950, p. 85; BECHER, H., "The protection...", cit., p. 606;

(1329) JATON, M., La protection..., cit., p. 14; BRAUN, A., Précis..., cit., p. 109; WITHERS, H., Étude..., cit., p. 83.

(1330) JACQ, F., "Reflexions...", cit., p. 190; ver también nota 4.

(1331) VAN BUNNEN, L., La protection..., cit., p. 212.

(1332) Artículo "La marca notoria", cit.

(1333) DASSAS, G., L´elargissement..., cit., p. 193.

(1334) Ver nro. 1.4.

(1335) WITHERS, H., Étude..., cit., p. 86.

(1336) Ver nro. 7.3.10.

(1337) Ver nro. 7.3.10.

(1338) Causa 7183, "Chevron U.SA Inc. v. La Fármaco Argentina Industrial y Comercial SA", sala II, del 22/5/1990; ver también causa 5118, "Motta, Héctor José Bernardo v. La Arrocera Arg. Frugone y Preve SAICA", sala II, del 12/10/1988; causa 6955, "Villalonga Furlong SA v. Furlong, Oscar Alberto y otros", sala III, del 3/10/1990; causa 8060, "Dorsay Ins. Farmacéutica Ltd. v. Farmacéutica Arg. SA", sala II, del 16/4/1991. Causa 87.XXXIV, "New Zealand Rugby Football Union Inc. v. Ceballos, Aníbal Germán", del 3/4/2001, voto del Procurador General de la Nación del 30/9/1999. Causa 26.875/94, "Nobleza Piccardo SAICyF v. Baccarat" y causa 4998/97, "Baccarat v. Nobleza Piccardo SAICyF", sala I, del 25/3/1999; causa 4772/00, "Stanton & Cía. SA v. Instituto Nacional de la Propiedad Industrial", sala III, del 21/3/2002.

(1339) Ver nros. 7.3.2 y ss.

(1340) Ver nro. 7.3.1-b).

(1341) Ver nro. 4.7.2-f).

(1342) Ver nro. 4.7.2-f).

(1343) Ver nro. 6.21.1.

(1344) Caso "Dior" citado en nota 1063. En un caso reciente la Excma. Cámara declaró que no había confusión entre las marcas "Windsurf" de las clases 41 y 42 y "Windsurf" de las clases 12 y 20. Refiriéndose a la identidad dijo: "Ocurre empero que esta circunstancia no proyecta mayor influencia en la decisión del caso, por no tratarse de una marca notoria ni resultar afectada la regla moral (art. 953, CCiv.)", causa 5714, "Terrier, Orlando v. Querio, Federico H.", sala II, del 18/3/1988.

(1345) SCHECHTER, F. I., "The rational...", cit., p. 342. Debo señalar que no es ésta la única forma en que una marca puede ser diluida. El registro de marcas parecidas para los mismos o similares productos diluye también el poder distintivo de una marca.

(1346) CALLMANN, R., The law..., cit., p. 955.

(1347) SCHECHTER, F. I., "The rational...", cit., p. 345, dice: "...la preservación de la unicidad de una marca debe constituir la sola base racional para su protección"; PATTISHALL, Beverly W., "The case for anti dilution, trade mark statutes", TMR, 43-887.

(1348) VAN BUNNEN, L., Aspects..., cit., ps. 240 y ss.

(1349) MIDLETON, George E., "Some reflections on dilution", TMR, 42-42, quien

(1350) Causa 11.927, "Hernández M. y Cía. v. Alba SA", CSJN, LL, 22-380; y también in re "Panamérica de Plásticos SA v. Pan American World Airways Inc.", Cám. Nac. Fed., sala II, Civ. y Com. del 12/6/1973; y "Blejman, David v. Soc. Metalúrgica Hainant-Sambre SA", Cám. Nac. Fed., sala II, Civ. y Com., del 26/12/1972.

(1351) SCHECHTER, F. I., "The rational...", cit., p. 347.

(1352) El art. 4 establece que para ser titular de una marca o para ejercer el derecho de oposición a su registro o a su uso se requiere un interés legítimo del solicitante.

(1353) Art. 1109 del CCiv.

(1354) Causa 7183, "Chevron U.SA Inc. v. La Fármaco Argentina Industrial y Comercial SA", sala II, del 22/5/1990. Este fallo fue citado como antecedente en el caso en que se confirmó la denegatoria de registro de la marca "Brahma" para la clase 25 por una empresa colombiana, estando registrada la misma marca por la conocida empresa cervecera en otras clases, diciéndose "...he propiciado que el titular de una marca notoria tiene interés legítimo en que su signo no sea utilizado por otros en productos diferentes, puesto que ello provocaría la dilución de la marca, de su poder distintivo, que es lo más valioso de ella...", causa 4772/00 "Stanton & Cía. SA v. Instituto Nacional de la Propiedad Industrial", sala III, del 21/3/2002; causa 20.032/96 "Qualitas Argentina SA v. Bureau Qualitas Argentina SA", sala III, del 13/3/2003.

(1355) Causa 8482, "Marante, Carlos Alfredo v. Sporloisir SA", sala III, del 26/8/1992.

(1356) Causa 6984, "Yannit SA v. Alpargatas SAIC", sala II, del 30/8/1994.

(1357) Causa 20.058/96, "Induswheel SA v. Levi Strauss & Co.", sala III, del 11/7/2000.

APÉNDICE

NORMAS DEL ADPIC APROBADO POR LEY 24425, RELATIVAS A MARCAS

SECCIÓN 2º

Marcas de fábrica o de comercio

Artículo 15

Materia objeto de protección

1. Podrá constituir una marca de fábrica o de comercio cualquier signo o combinación de signos que sean capaces de distinguir los bienes o servicios de una empresa de los de otras empresas. Tales signos podrán registrarse como marcas de fábrica o de comercio, en particular las palabras, incluidos los nombres de personas, las letras, los números, los elementos figurativos y las combinaciones de colores, así como cualquier combinación de estos signos. Cuando los signos no sean intrínsecamente capaces de distinguir los bienes o servicios pertinentes, los Miembros podrán supeditar la posibilidad de registro de los mismos al carácter distintivo que hayan adquirido mediante su uso. Los Miembros podrán exigir como condición para el registro que los signos sean perceptibles visualmente.

2. Lo dispuesto en el párrafo 1º no se entenderá en el sentido de que impide a un Miembro denegar el registro de una marca de fábrica o de comercio por otros motivos, siempre que éstos no contravengan las disposiciones del Convenio de París (1967).

3. Los Miembros podrán supeditar al uso la posibilidad de registro. No obstante, el uso efectivo de una marca de fábrica o de comercio no será condición para la presentación de una solicitud de registro. No se denegará ninguna solicitud por el solo motivo de que el uso pretendido no ha tenido lugar antes de la expiración de un período de tres años contado a partir de la fecha de la solicitud.

4. La naturaleza del producto o servicio al que la marca de fábrica o de comercio ha de aplicarse no será en ningún caso obstáculo para el registro de la marca.

5. Los Miembros publicarán cada marca de fábrica o de comercio antes de su registro o sin demora después de él, y ofrecerán una oportunidad razonable de pedir la anulación del registro. Además los Miembros podrán ofrecer la oportunidad de oponerse al registro de una marca de fábrica o de comercio.

Artículo 16

Derechos conferidos

1. El titular de una marca de fábrica o de comercio registrada gozará del derecho exclusivo de impedir que cualesquiera terceros, sin su consentimiento, utilicen en el curso de operaciones comerciales signos idénticos o similares para bienes o servicios que sean idénticos o similares a aquellos para los que se ha registrado la marca, cuando ese uso dé lugar a probabilidad de confusión. En el caso de que se use un signo idéntico para bienes o servicios idénticos, se presumirá que existe probabilidad de confusión. Los derechos antes mencionados se entenderán sin perjuicio de ninguno de los derechos existentes con anterioridad y no afectarán a la posibilidad de los Miembros de reconocer derechos basados en el uso.

2. El art. 6º bis del Convenio de París (1967) se aplicará mutatis mutandis a los servicios. Al determinar si una marca de fábrica o de comercio es notoriamente conocida, los Miembros tomarán en cuenta la notoriedad de esta marca en el sector pertinente del público inclusive

la notoriedad obtenida en el Miembro de que se trate como consecuencia de la promoción de dicha marca.

3. El art. 6º bis del Convenio de París (1967) se aplicará mutatis mutandis a bienes o servicios que no sean similares a aquellos para los cuales una marca de fábrica o de comercio ha sido registrada, a condición de que el uso de esa marca en relación con esos bienes o servicios indique una conexión entre dichos bienes o servicios y el titular de la marca registrada y a condición de que sea probable que ese uso lesione los intereses del titular de la marca registrada.

Artículo 17

Excepciones

Los Miembros podrán establecer excepciones limitadas de los derechos conferidos por una marca de fábrica o de comercio, por ejemplo, el uso leal de términos descriptivos, a condición de que en ellas se tengan en cuenta los intereses legítimos del titular de la marca y de terceros.

Artículo 18

Duración de la protección

El registro inicial de una marca de fábrica o de comercio y cada una de las renovaciones del registro tendrán una duración de no menos de siete años. El registro de una marca de fábrica o de comercio será renovable indefinidamente.

Artículo 19

Requisito de uso

1. Si para mantener el registro se exige el uso, el registro sólo podrá anularse después de un período ininterrumpido de tres años como mínimo de falta de uso, a menos que el titular de la marca de fábrica o de comercio demuestre que hubo para ello razones válidas basadas en la existencia de obstáculos a dicho uso. Se reconocerán como razones válidas de falta de uso las circunstancias que surjan independientemente de la voluntad del titular de la marca y que constituyan un obstáculo al uso de la misma, como las restricciones a la importación u otros requisitos oficiales impuestos a los bienes o servicios protegidos por la marca.

2. Cuando esté controlada por el titular, se considerará que la utilización de una marca de fábrica o de comercio por otra persona constituye uso de la marca a los efectos de mantener el registro.

Artículo 20

Otros requisitos

No se complicará injustificadamente el uso de una marca de fábrica o de comercio en el curso de operaciones comerciales con exigencias especiales, como por ejemplo el uso con otra marca de fábrica o de comercio, el uso en una forma especial o el uso de una manera que menoscabe la capacidad de la marca para distinguir los bienes o servicios de una empresa de los de otras empresas. Esa disposición no impedirá la exigencia de que la marca que identifique a la empresa productora de los bienes o servicios sea usada juntamente, pero no vinculadamente, con la marca que distinga los bienes o servicios específicos en cuestión de esa empresa.

Artículo 21

Licencias y cesión

Los Miembros podrán establecer las condiciones para las licencias y la cesión de las marcas de fábrica o de comercio, quedando entendido que no se permitirán las licencias obligatorias de marcas de fábrica o de comercio y que el titular de una marca de fábrica o de comercio registrada tendrá derecho a cederla con o sin la transferencia de la empresa a que pertenezca la marca.

SECCIÓN 3º

Medidas provisionales

Artículo 50

1. Las autoridades judiciales estarán facultadas para ordenar la adopción de medidas provisionales rápidas y eficaces destinadas a:

a) Evitar que se produzca la infracción de cualquier derecho de propiedad intelectual y, en particular, evitar que las mercancías ingresen en los circuitos comerciales de la jurisdicción de aquéllas; inclusive las mercancías importadas, inmediatamente después del despacho de aduana;

b) Preservar las pruebas pertinentes relacionadas con la presunta infracción.

2. Las autoridades judiciales estarán facultadas para adoptar medidas provisionales, cuando ello sea conveniente, sin haber oído a la otra parte, en particular cuando haya probabilidad de que cualquier retraso cause daño irreparable al titular de los derechos, o cuando haya un riesgo demostrable de destrucción de pruebas.

3. Las autoridades judiciales estarán facultadas para exigir al demandante que presente las pruebas de que razonablemente disponga, con el fin de establecer a su satisfacción con un grado suficiente de certidumbre que el demandante es el titular del derecho y que su derecho es objeto o va a ser objeto inminente de infracción, y para ordenar al demandante que aporte una fianza o garantía equivalente que sea suficiente para proteger al demandado y evitar abusos.

4. Cuando se hayan adoptado medidas provisionales sin haber oído a la otra parte, éstas se notificarán sin demora a la parte afectada a más tardar inmediatamente después de ponerlas en aplicación. A petición del demandado, en un plazo razonable contado a partir de esa notificación se procederá a una revisión en la que se le reconocerá el derecho de audiencia, con objeto de decidir si deben modificarse, revocarse o confirmarse esas medidas.

5. La autoridad encargada de la ejecución de las medidas provisionales podrá exigir al demandante que presente cualquiera otra información necesaria para la identificación de las mercancías de que se trate.

6. Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 4º, las medidas provisionales adoptadas al amparo de los párrafos 1º y 2º se revocarán o quedarán de otro modo sin efecto, a petición del demandado, si el procedimiento conducente a una decisión sobre el fondo del asunto no se inicia en un plazo razonable que habrá de ser establecido, cuando la legislación de un Miembro lo permita, por determinación de la autoridad judicial que haya ordenado las medidas, y que a falta de esa determinación no será superior a veinte días hábiles o treinta y un días naturales, si este plazo fuera mayor.

7. En los casos en que las medidas provisionales sean revocadas o caduquen por acción u omisión del demandante, o en aquellos casos en que posteriormente se determine que no hubo infracción o amenaza de infracción de un derecho de propiedad intelectual, las autoridades judiciales estarán facultadas para ordenar al demandante, previa petición del demandado, que pague a éste una indemnización adecuada por cualquier daño causado por esas medidas.

8. En la medida en que puedan ordenarse medidas provisionales a resultas de procedimientos administrativos, esos procedimientos se atendrán a principios sustancialmente equivalentes a los enunciados en esta sección.

SECCIÓN 4º

Prescripciones especiales relacionadas con las medidas en frontera

Artículo 51

Suspensión del despacho de aduana por las autoridades aduaneras

Los Miembros, de conformidad con las disposiciones que siguen, adoptarán procedimientos (1358), para que el titular de un derecho, que tenga motivos válidos para sospechar que se prepara la importación de mercancías de marca de fábrica o de comercio falsificadas o mercancías pirata que lesionan el derecho de autor (1359), pueda presentar a las autoridades competentes, administrativas o judiciales, una demanda por escrito con objeto de que las autoridades de aduanas suspendan el despacho de esas mercancías para libre circulación. Los Miembros podrán autorizar para que se haga dicha demanda también respecto de mercancías que supongan otras infracciones de los derechos de propiedad intelectual, siempre que se cumplan las prescripciones de la presente sección. Los Miembros podrán establecer también procedimientos análogos para que las autoridades de aduanas suspendan el despacho de esas mercancías destinadas a la exportación desde su territorio.

LEY DE MARCAS - LEY Nº 22362

Sanción: 26/12/1980

Publicación: BO, 2/1/1981

Capítulo I

De las marcas

Sección 1º

Derecho de propiedad de las marcas

Artículo 1º.- Pueden registrarse como marcas para distinguir productos y servicios: una o más palabras con o sin contenido conceptual; los dibujos; los emblemas; los monogramas; los grabados; los estampados; los sellos; las imágenes; las bandas; las combinaciones de colores aplicadas en un lugar determinado de los productos o de los envases; los envoltorios; los envases; las combinaciones de letras y de números; las letras y números por su dibujo especial; las frases publicitarias, los relieves con capacidad distintiva y todo otro signo con tal capacidad.

Art. 2º.- No se consideran marcas y no son registrables:

a) los nombres, palabras y signos que constituyan la designación necesaria o habitual del producto o servicio a distinguir, o que sean descriptivos de su naturaleza, función, cualidades u otras características;

b) los nombres; palabras; signos y frases publicitarias que hayan pasado al uso general antes de su solicitud de registro;

c) la forma que se dé a los productos;

d) el color natural o intrínseco de los productos o un solo color aplicado sobre los mismos.

Art. 3º.- No pueden ser registrados:

a) una marca idéntica a una registrada o solicitada con anterioridad para distinguir los mismos productos o servicios;

b) las marcas similares a otras ya registradas o solicitadas para distinguir los mismos productos o servicios;

c) las denominaciones de origen nacionales o extranjeras.

Se entiende por denominación de origen el nombre de un país, de una región, de un lugar o área geográfica determinados que sirve para designar un producto originario de ellos, y cuyas cualidades y características se deben exclusivamente al medio geográfico. También se considera denominación de origen la que se refiere a un área geográfica determinada para los fines de ciertos productos;

d) las marcas que sean susceptibles de inducir a error respecto de la naturaleza, propiedades, mérito, calidad, técnicas de elaboración, función, origen, precio u otras características de los productos o servicios a distinguir;

e) las palabras, dibujos y demás signos contrarios a la moral y a las buenas costumbres;

f) las letras, palabras, nombres, distintivos, símbolos, que usen o deban usar la Nación, las provincias, las municipalidades, las organizaciones religiosas y sanitarias;

g) las letras, palabras, nombres o distintivos que usen las naciones extranjeras y los organismos internacionales reconocidos por el gobierno argentino;

h) el nombre, seudónimo o retrato de una persona, sin su consentimiento o el de sus herederos hasta el cuarto grado inclusive;

i) las designaciones de actividades, incluyendo nombres y razones sociales, descriptivas de una actividad, para distinguir productos. Sin embargo, las siglas, palabras y demás signos con capacidad distintiva, que formen parte de aquéllas, podrán ser registrados para distinguir productos o servicios;

j) las frases publicitarias que carezcan de originalidad.

Art. 4º.- La propiedad de una marca y la exclusividad de uso se obtienen con su registro. Para ser titular de una marca o para ejercer el derecho de oposición a su registro o a su uso, se requiere un interés legítimo del solicitante o del oponente.

Art. 5º.- El término de duración de la marca registrada será de diez (10) años. Podrá ser renovada indefinidamente por períodos iguales si la misma fue utilizada, dentro de los cinco (5) años previos a cada vencimiento, en la comercialización de un producto, en la prestación de un servicio, o como parte de la designación de una actividad.

Art. 6º.- La transferencia de la marca registrada es válida respecto de terceros, una vez inscripta en el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial.

Art. 7º.- La cesión o venta del fondo de comercio comprende la de la marca, salvo estipulación en contrario.

Art. 8º.- El derecho de prelación para la propiedad de una marca se acordará por el día y la hora en que se presente la solicitud, sin perjuicio de lo establecido en los tratados internacionales aprobados por la República Argentina.

Art. 9º.- Una marca puede ser registrada conjuntamente por dos (2) o más personas. Los titulares deben actuar en forma conjunta para licenciar, transferir y renovar la marca; cualquiera de ellos podrá deducir oposición contra el registro de una marca, iniciar las acciones previstas en esta ley en su defensa y utilizarla, salvo estipulación en contrario.

Sección 2º

Formalidades y trámite de registro

Art. 10.- Quien desee obtener el registro de una marca, debe presentar una solicitud por cada clase en que se solicite, que incluya su nombre, su domicilio real y un domicilio especial constituido en la Capital Federal, la descripción de la marca y la indicación de los productos o servicios que va a distinguir.

Art. 11.- El domicilio especial a que se refiere el art. 10, constituido por una persona domiciliada en el extranjero, es válido para establecer la jurisdicción y para notificar las demandas judiciales por nulidad, reivindicación o caducidad de esa marca, y para todas las notificaciones a efectuarse con relación al trámite del registro.

Sin embargo, cuando se trate de demandas judiciales por nulidad, reivindicación o caducidad, el juez ampliará el plazo para contestarlas y oponer excepciones, en atención al domicilio real del demandado.

Art. 12.- Presentada la solicitud de registro, la autoridad de aplicación si encontrare cumplidas las formalidades legales, efectuará su publicación por un (1) día en el Boletín de Marcas a costa del peticionante.

Dentro de los treinta (30) días de efectuada la publicación, el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial efectuará la búsqueda de antecedentes de la marca solicitada y dictaminará respecto de su registrabilidad.

Art. 13.- Las oposiciones al registro de una marca deben efectuarse ante el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial dentro de los treinta (30) días corridos de la publicación prevista en el art. 12.

Art. 14.- Las oposiciones al registro de una marca deben deducirse por escrito, con indicación del nombre y domicilio real del oponente y los fundamentos de la oposición, los que podrán ser ampliados al contestarse la demanda en sede judicial. En dicho escrito debe constituirse un domicilio especial dentro de la Capital Federal, que será válido para notificar la demanda judicial que inicie el solicitante.

Art. 15.- Se notificarán al solicitante las oposiciones deducidas y las observaciones que merezca la solicitud.

Art. 16.- Cumplido un (1) año contado a partir de la notificación prevista en el art. 15, se declarará el abandono de la solicitud en los siguientes casos:

a) si el solicitante y oponente no llegan a un acuerdo que posibilite la resolución administrativa y aquél no inicia acción judicial dentro del plazo indicado;

b) si promovida por el solicitante la acción judicial, se produce su perención.

Art. 17.- La acción judicial para obtener el retiro de la oposición deberá iniciarse ante el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial. Dentro de los diez (10) días de recibida la demanda, la Dirección remitirá la misma y los elementos agregados a ella, al Juzgado Federal en lo Civil y Comercial de la Capital Federal junto con la copia de las actuaciones administrativas de la marca opuesta.

El proceso judicial respectivo tramitará según las normas del juicio ordinario.

Art. 18.- El juez interviniente informará al Instituto Nacional de la Propiedad Industrial sobre el resultado del juicio iniciado para obtener el retiro de la oposición a los fines que correspondiere.

Art. 19.- Mediante oposición, el solicitante y el oponente podrán renunciar a la vía judicial de común acuerdo y, dentro del plazo de un (1) año establecido en el art. 10 comunicárselo al Instituto Nacional de la Propiedad Industrial. En tal caso deberá dictarse resolución, que será inapelable, luego de oídas ambas partes y de producidas las pruebas pertinentes. La reglamentación determinará el procedimiento aplicable.

Art. 20.- Cuando se solicite la renovación del registro, se actuará conforme con lo establecido en el art. 10 y se presentará además una declaración jurada en la que se consignará si la marca fue utilizada en el plazo establecido en el art. 5, por lo menos en una de las clases, o si fue utilizada como designación, y se indicará según corresponda, el producto, servicio o actividad.

Dictada la resolución aprobatoria del registro o de la renovación se entregará al solicitante el certificado respectivo.

Art. 21.- La resolución denegatoria del registro puede ser impugnada ante la Justicia Federal en lo Civil y Comercial. La acción se tramitará según las normas del juicio ordinario y debe interponerse, dentro de los treinta (30) días hábiles de notificada la resolución denegatoria,

por ante el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial que actuará conforme con lo establecido en el art. 17.

En el caso de no promoverse la acción en el plazo establecido se declarará el abandono de la solicitud.

Art. 22.- Los expedientes de marcas registradas o en trámite son públicos. Cualquier interesado puede pedir, a su costa, copia total o parcial de un expediente en el que se ha dictado resolución definitiva.

Sección 3º

Extinción del derecho

Art. 23.- El derecho de propiedad de una marca se extingue:

a) por renuncia de su titular;

b) por vencimiento del término de vigencia sin que se renueve el registro;

c) por la declaración judicial de nulidad o de caducidad del registro.

Art. 24.- Son nulas las marcas registradas:

a) en contravención a lo dispuesto en esta ley;

b) por quien, al solicitar el registro, conocía o debía conocer que ellas pertenecían a un tercero;

c) para su comercialización, por quien desarrolla como actividad habitual el registro de marcas a tal efecto.

Art. 25.- La acción de nulidad prescribe a los diez (10) años.

Art. 26.- A pedido de parte, se declarará la caducidad de la marca que no hubiera sido utilizada en el país, dentro de los cinco (5) años previos a la fecha de la iniciación de la acción, salvo que mediaren causas de fuerza mayor.

No caduca la marca registrada y no utilizada en una marca registrada y no utilizada en una clase, si la misma marca fue utilizada en la comercialización de un producto o en la prestación de un servicio incluidos en otras clases, o si ella forma parte de la designación de una actividad.

Capítulo II

De las designaciones

Art. 27.- El nombre o signo con que se designa una actividad, con o sin fines de lucro, constituye una propiedad para los efectos de esta ley.

Art. 28.- La propiedad de la designación se adquiere con su uso y sólo con relación al ramo en el que se utiliza y debe ser inconfundible con las preexistentes en ese mismo ramo.

Art. 29.- Toda persona con interés legítimo puede oponerse al uso de una designación.

La acción respectiva prescribe al año desde que el tercero comenzó a utilizarla en forma pública y ostensible o desde que el accionante tuvo conocimiento de su uso.

Art. 30.- El derecho a la designación se extingue con el cese de la actividad designada.

Capítulo III

De los ilícitos

Sección 1º

Actos punibles y acciones

Art. 31.- Será reprimido con prisión de tres (3) meses a dos (2) años pudiendo aplicarse además una multa de pesos argentinos mil setecientos treinta y cuatro ($a. 1.734) a pesos argentinos doscientos sesenta mil cien ($a. 260.100) (1360):

a) el que falsifique o emite fraudulentamente una marca registrada o una designación;

b) el que use una marca registrada o una designación falsificada, fraudulentamente emitida o perteneciente a un tercero sin su autorización;

c) el que ponga en venta o venda una marca registrada o una designación falsificada, fraudulentamente imitada o perteneciente a un tercero sin su autorización;

d) el que ponga en venta, venda o de otra manera comercialice productos o servicios con marca registrada falsificada o fraudulentamente imitada.

El Poder Ejecutivo Nacional actualizará anualmente el monto de la multa prevista sobre la base de la variación registrada en el índice de precios al por mayor nivel general, publicado oficialmente por el Instituto Nacional de Estadística y Censos.

Art. 32.- La acción penal es pública y las disposiciones generales del Libro I del Código Penal son aplicables en cuanto sean compatibles con la presente ley.

Art. 33.- La Justicia Federal en lo Criminal y Correccional es competente para atender en las acciones penales que tendrán el trámite del juicio correccional; y la Justicia Federal en lo Civil y Comercial lo es para las acciones civiles, que seguirán el trámite del juicio ordinario.

Art. 34.- El damnificado, cualquiera sea la vía elegida, puede solicitar:

a) el comiso y venta de las mercaderías y otros elementos con marca en infracción.

b) la destrucción de las marcas y designaciones en infracción y de todos los elementos que las lleven, si no se pueden separar de éstos.

El juez, a pedido de parte, deberá ordenar la publicación de la sentencia a costa del infractor si éste fuere condenado o vencido en juicio.

Art. 35.- En los juicios civiles que se inicien para obtener la cesación del uso de una marca o de una designación, el demandante puede exigir al demandado caución real, en caso de que éste no interrumpa el uso cuestionado. El juez fijará esta caución de acuerdo con el derecho aparente de las partes y podrá exigir contracautelas.

Si no se presta caución real, el demandante podrá pedir la suspensión de la explotación y el embargo de los objetos en infracción, otorgando, si fuera solicitada, caución suficiente.

Art. 36.- El derecho a todo reclamo por vía civil prescribe después de transcurridos tres (3) años de cometida la infracción o después de un (1) año contado desde el día en que el propietario de la marca tuvo conocimiento del hecho.

Art. 37.- El producido de las multas previstas en el art. 31 y de las ventas a que se refiere el art. 34, será destinado a rentas generales.

Sección 2º

Medidas precautorias

Art. 38.- Todo propietario de una marca registrada a cuyo conocimiento llegue la noticia de la existencia de objetos con marca en infracción conforme a lo establecido en el art. 31, puede solicitar ante el juez competente:

a) el embargo de los objetos;

b) su inventario y descripción;

c) el secuestro de uno de los objetos en infracción.

Sin perjuicio de la facultad del juez de ordenar estas medidas de oficio, podrá requerir caución suficiente al peticionario cuando estime que éste carezca de responsabilidad patrimonial para responder en el supuesto de haberse pedido el embargo sin derecho.

Art. 39.- Aquél en cuyo poder se encuentran objetos en infracción, debe acreditar e informar sobre:

a) el nombre y dirección de quien se los vendió o procuró y la fecha en que ello ocurrió con exhibición de la factura o boleta de compras respectiva;

b) la cantidad de unidades fabricadas o vendidas y su precio, con exhibición de la factura o boleta de venta respectiva;

c) la identidad de las personas a quienes les vendió o entregó los objetos en infracción.

Todo ello deberá constar en el acta que se levantará al realizarse las medidas previstas en el art. 38.

La negativa a suministrar los informes previstos en este artículo, así como también la carencia de la documentación que sirva de respaldo comercial a los objetos en infracción, autorizará a presumir que su tenedor es partícipe en la falsificación o imitación fraudulenta. Estos informes podrán ampliarse o completarse en sede judicial tanto a iniciativa del propio interesado como por solicitud del juez, que podrá intimar a ese efecto por un plazo determinado.

Art. 40.- El titular de una marca registrada podrá solicitar las medidas cautelares previstas en el art. 38, aun cuando no mediare delito ante una marca similar o ilegítimamente empleada. Si no dedujera la acción correspondiente dentro de los quince (15) días hábiles de practicado el embargo o secuestro, éste podrá dejarse sin efecto a petición del dueño de los objetos embargados o secuestrados.

Art. 41.- El titular de una marca registrada constituida por una frase publicitaria, puede solicitar las medidas previstas en el art. 38 sólo con respecto a los objetos que lleven aplicada la frase publicitaria en infracción.

Capítulo IV

De la autoridad de aplicación

Art. 42.- La autoridad de aplicación de esta ley es el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial, dependiente de la Secretaría de Estado de Desarrollo Industrial del Ministerio de Economía, la que resolverá respecto de la concesión de las marcas.

Art. 43.- El Instituto Nacional de la Propiedad Industrial anotará las solicitudes de registro y renovación en el orden que le sean presentadas. A tal efecto, llevará un libro rubricado y foliado por la Secretaría de Estado de Desarrollo Industrial. En este libro se volcarán la fecha y hora de presentación, su número, la marca solicitada, el nombre y domicilio del solicitante y los productos o servicios a distinguir.

Art. 44.- El certificado de registro consistirá en un testimonio de la resolución de concesión de la marca, acompañado del duplicado de su descripción, y llevará la firma del jefe de Departamento de Marcas del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial.

Art. 45.- El registro, renovación, reclasificación, transferencia, abandono y denegatoria de marcas, así como su extinción por renuncia o por resolución judicial y la modificación del nombre de su titular, serán publicados por el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial.

Art. 46.- El Instituto Nacional de la Propiedad Industrial deberá conservar los expedientes o sus copias fehacientes. Sólo podrán destruirse los expedientes originales cuando se haya obtenido y guardado copia de los mismos.

Art. 47.- Los trámites que se realicen ante el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial están sujetos al pago de tasas, cuyo monto fijará la reglamentación. Dichos montos serán actualizados según lo previsto, para las multas, en el art. 31 in fine.

Capítulo V

Disposiciones transitorias y derogatorias

Art. 48.- Las marcas registradas con anterioridad a la entrada en vigencia de esta ley y cuyo vencimiento se produzca pasados los seis (6) meses de dicha fecha, serán reclasificadas en el momento de su renovación de acuerdo con la nomenclatura que establecerá la reglamentación, o antes, a pedido de su titular.

Art. 49.- La presente ley entrará en vigencia a los treinta (30) días de su publicación en el Boletín Oficial.

Art. 50.- La presente ley deberá ser reglamentada dentro de los sesenta (60) días de su sanción.

Art. 51.- Deróganse las leyes números 3975 y 17.400, los arts. 2, 3, 5, 6, 7 y 8 del decreto-ley 12025/1957, el decreto del 3 de noviembre de 1915 sobre escudos y banderas y los decretos 126065/1938, 21533/1939 y 25812/1945.

Art. 52.- Comuníquese, etc.étera.

REGLAMENTACIÓN DE LA LEY DE MARCAS - DECRETO Nº 558/1981

Sanción: 24/2/1981

Publicación: BO, 31/3/1981

Artículo 1.- Los productos y los servicios serán clasificados de acuerdo a la siguiente nomenclatura:

Lista de clases (1361)

Nomenclador y notas explicativas

Clase 1

Productos químicos destinados a la industria, ciencia, fotografía, horticultura y silvicultura; resinas artificiales en estado bruto, materias plásticas en estado bruto; abono para las tierras; composiciones extintoras; preparaciones para el temple y soldadura de metales; productos químicos destinados a conservar los alimentos; materias curtientes; adhesivos (pegamentos) destinados a la industria.

Esta clase comprende esencialmente los productos químicos destinados a la industria, ciencia y agricultura, incluyendo aquellos que forman parte de la composición de productos perteneciente a otras clases.

Comprende principalmente

- el compost, el pajote (abono);

- la sal para conservar, salvo la de conservar alimentos.

No comprende en particular

- las resinas naturales en estado bruto (cl. 2);

- los productos químicos destinados a la ciencia médica (cl. 5);

- los fungicidas, los herbicidas y los productos para la destrucción de animales dañinos (cl. 5);

- los adhesivos (pegamentos) para papelería (cl. 16);

- la sal para conservar los alimentos (cl. 30);

- el pajote (cobertura de humus) (cl. 31)

Clase 2

Colores, barnices, lacas; conservantes contra la herrumbre y el deterioro de la madera; materias tintóreas; mordientes; resinas naturales en estado bruto; metales en hojas y en polvo para pintores, decoradores, impresores y artistas.

Esta clase comprende esencialmente las pinturas, colorantes y productos de protección contra la corrosión.


- los colores, los barnices y lacas para la industria, la artesanía y el arte;

- los colorantes para el tinte de vestidos;

- los colorantes para alimentos y bebidas.

No comprende, en particular

- las resinas artificiales en estado bruto (cl. 1);

- los colorantes para la colada y el blanqueo (cl. 3);

- los tintes cosméticos (cl. 3);

- los mordientes para semillas (cl. 5);

- los botes de pintura (material escolar) (cl. 16);

- las pinturas y barnices aislantes (cl. 17).

Clase 3

Preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; jabones; perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello; dentífricos.

Esta clase comprende esencialmente los productos de limpieza y aseo.


- los desodorantes de uso personal (perfumería);

- los productos higiénicos que sean productos de aseo.


- los productos químicos para la limpieza de chimeneas (cl. 1);

- los productos desengrasantes utilizados en procedimientos de fabricación (cl. 1);

- los desodorantes que no sean de uso personal (cl. 5);

- las piedras para afilar o las muelas de afilar manuales (cl. 8);

Clase 4

Aceites y grasas industriales; lubricantes; productos para absorber, regar y concentrar el polvo; combustibles (incluyendo gasolinas para motores) y materias de alumbrado; bujías, mechas.

Esta clase comprende esencialmente los aceites y grasas industriales, los combustibles y las materias para el alumbrado.


- algunos aceites y grasas industriales especiales (consultar la lista alfabética de productos).

Clase 5

Productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés; emplastos, material para apósitos; material para empastar los dientes y para moldes dentales; desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos; fungicidas, herbicidas.

Esta clase comprende esencialmente los productos farmacéuticos y otros productos para uso médico.


- los productos higiénicos para la medicina y la higiene íntima;

- los desodorantes cuyo destino es un uso diferente al personal;

- los cigarrillos sin tabaco, para uso médico.


- los productos para la higiene que sean productos de aseo (cl. 3);

- los desodorantes para uso personal (perfumería) (cl. 3);

- las vendas ortopédicas (cl. 10).

Clase 6

Metales comunes y sus aleaciones; materiales de construcción metálicos; construcciones transportables metálicas; materiales metálicos para vías férreas; cables e hilos metálicos no eléctricos; cerrajería y ferretería metálica; tubos metálicos; cajas de caudales; productos metálicos no comprendidos en otras clases; minerales.

Esta clase comprende esencialmente los metales comunes en bruto y semielaborado, así como los productos simples fabricados a partir de aquellos.


- la bauxita (cl. 1);

- el mercurio, antimonio, los metales alcalinos y los metales alcalinos-térreos (cl. 1)

- los metales en hojas y en polvo para pintores, decoradores, impresores y artísticas (cl. 2).

Clase 7

Máquinas y máquinas herramientas; motores (excepto motores para vehículos terrestres); acoplamientos y órganos de transmisión (excepto para vehículos terrestres); instrumentos agrícolas; incubadoras de huevos.

Esta clase comprende esencialmente máquinas, máquinas-herramienta y motores.


- las partes de motores (de todo tipo).


- ciertas máquinas y máquinas-herramienta especiales (consultar la lista alfabética de productos);

- las heramientas e instrumentos de mano impulsados manualmente (cl. 8);

- los motores para vehículos terrestres (cl. 12).

Clase 8

Herramientas e instrumentos de mano impulsados manualmente; cuchillería, tenedores y cucharas; armas blancas; maquinillas de afeitar.

Esta clase comprende esencialmente las herramientas e instrumentos de mano accionados manualmente que conforman el utillaje de diversas profesiones.


- la cuchillería, los tenedores y las cucharas de metales preciosos;

- las maquinillas de afeitar, las máquinas de barbero (instrumentos de mano) y los cortauñas eléctricos.


- algunos instrumentos especiales (consultar la lista alfabética de productos);

- las herramientas e instrumentos accionados por un motor (cl. 7);

- la cuchillería quirúrgica (cl. 10);

- los corta-papeles (cl. 16);

- las armas de esgrima (cl. 28).

Clase 9

Aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, eléctricos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesar, de medida, de señalización, de control (inspección), de socorro (salvamento) y de enseñanza; aparatos para el registro, transmisión, reproducción de sonido o imágenes; soportes de registro magnéticos, discos acústicos; distribuidores automáticos y mecánicos para aparatos de previo pago; cajas registradoras, máquinas calculadoras, equipo para el tratamiento de la información y ordenadores; extintores.


- los aparatos e instrumentos de investigación científica para laboratorios;

- los aparatos e instrumentos utilizados para la navegación de un barco, tales como aparatos e instrumentos de medida y transmisión de órdenes.

- los siguientes aparatos e instrumentos eléctricos:

a) algunas herramientas y aparatos electrotérmicos, tales como los soldadores eléctricos y planchas eléctricas, que, si no fueran eléctricos, pertenecerían a la clase 8;

b) los aparatos y dispositivos que, si no fueran eléctricos, pertenecerían a otras clases tales como: vestidos calentados eléctricamente, encendedores para automóviles;

c) los aparatos eléctricos, de uso doméstico, utilizados para la limpieza (aspiradores y enceradoras de parquet) que, si no fueran eléctricos, pertenecerían a la clase 21).

- los chivatos;

- las máquinas de oficina de tarjetas perforadas;

- los aparatos para el esparcimiento concebidos para ser utilizados exclusivamente con un receptor de televisión.


- los siguientes aparatos eléctricos:

a) los aparatos electromecánicos para la cocina (trituradoras y mezcladoras para alimentos, licuadoras, molinillos de café eléctricos, etc.) y otros aparatos e instrumentos accionados por un motor eléctrico, clasificados todos en la clase 7;

b) las maquinillas de afeitar, maquinillas de barbero (instrumentos de mano) y cortauñas eléctricos (cl. 8);

- cepillos de dientes y cepillos eléctricos (cl. 21);

c) aparatos eléctricos para la calefacción de locales o para calentar líquidos, para cocinar, para la ventilación, etc. (cl. 11);

- la relojería y otros instrumentos cronométricos (cl. 14);

- los relojes de control (cl. 14).

Clase 10

Aparatos e instrumentos quirúrgicos, médicos, dentales y veterinarios miembros, ojos y dientes artificiales; artículos ortopédicos; material de sutura.


- el mobiliario especial de uso médico;

- ciertos artículos de higiene de caucho (consultar la lista alfabética de productos);

- las vendas ortopédicas.

Clase 11

Aparatos de alumbrado, de calefacción, de producción de vapor, de cocción, de refrigeración, de secado, de ventilación, de distribución de agua e instalaciones sanitarias.


- los aparatos de aire acondicionado;

- los calentadores, las bolsas de agua caliente. los calienta-camas, eléctricos o no eléctricos;

- los almohadones y cubiertas calentadas eléctricamente, que no tengan una utilización médica;

- los hervidores eléctricos;

- los utensilios de cocina eléctricos.


- los aparatos de producción de vapor (partes de máquinas) (cl. 7);

- los vestidos calentados eléctricamente (cl. 9).

Clase 12

Vehículos; aparatos de locomoción terrestre, aérea o marítima.


- los motores para vehículos terrestres;

- los acoplamientos y órganos de transmisión para vehículos terrestres; los aerodeslizadores.


- determinadas partes de vehículos (consultar la lista alfabética de productos);

- los materiales metálicos para vías férreas (cl. 6);

- los motores, acoplamientos y órganos de transmisión, que no sean de vehículos terrestres (cl. 7);

- las partes de motores (de todo tipo) (cl. 7).

Clase 13

Armas de fuego; municiones y proyectiles; explosivos; fuegos de artificio.

Esta clase comprende esencialmente las armas de fuego y los productos pirotécnicos.


- las cerillas (cl. 34)

Clase 14

Metales preciosos y sus aleaciones y artículos de estas materias o de chapado no comprendidos en otras clases; joyería, bisutería, piedras preciosas; relojería e instrumentos cronométricos.

Esta clase comprende esencialmente los metales preciosos, los productos fabricados en estas materias y, en general, la joyería, la bisutería y la relojería.


- los artículos de bisutería, auténticos y en falsos;

- los gemelos y agujas de corbata.


- ciertos productos en metales preciosos (clasificados según su función o destino), por ejemplo:

- los metales en hojas o en polvo para pintores, decoradores, impresores y artistas (cl. 2);

- las amalgamas dentales en oro (cl. 5);

- la cuchillería, los tenedores y cucharas (cl. 8);

- los contactos eléctricos (cl. 9);

- las plumas de escribir de oro (cl. 16);

- los objetos de arte de metales preciosos (clasificados según la materia de la que están formados).

Clase 15

Instrumentos de música.


- los pianos mecánicos y sus accesorios;

- las cajas de música;

- los instrumentos de música eléctricos y electrónicos.


- los aparatos para el registro, la transmisión y la amplificación y reproducción del sonido (cl. 9).

Clase 16

Papel, cartón y artículos de estas materias, no comprendidos en otras clases; productos de imprenta; artículos de encuadernación; fotografías; papelería; adhesivos (pegamentos) para la papelería o la casa; material para artistas; pinceles; máquinas de escribir y artículos de oficina (excepto muebles); material de instrucción o de enseñanza (excepto aparatos), materias plásticas para embalaje (no comprendidas en otras clases); naipes; caracteres de imprenta; clichés.

Esta clase comprende esencialmente el papel, los productos de papel y artículos de oficina.


- los corta-papeles;

- las máquinas multicopistas;

- las hojas, sacos y bolsitas de materias plásticas, para el embalaje.


- determinados productos de papel o cartón (consultar la lista alfabética de productos);

- los colores (cl. 2);

- las herramientas manuales para los artistas (por ejemplo: espátulas, cinceles de escultore (cl. 8).

Clase 17

Caucho, gutapercha, goma, amianto, mica y productos de estas materias no comprendidos en otras clases; productos en materias plásticas semielaboradas; materias que sirven para calafatear, cerrar con estopa y aislar; tubos flexibles no metálicos.

Esta clase comprende esencialmente los aislantes eléctricos, térmicos o acústicos y las materias plásticas semielaboradas, en forma de hojas, placas o barras.


- la goma para el recauchutado de neumáticos;

- las materias de relleno de caucho o de materias plásticas;

- las barreras flotantes antipolución.

Clase 18

Cuero e imitaciones de cuero, productos de estas materias no comprendidos en otras clases; pieles de animales; baúles y maletas; paraguas, sombrillas y bastones; fustas y guarnicionería.

Esta clase comprende esencialmente el cuero, sus imitaciones, los artículos de viaje no comprendidos en otras clases y la guarnicionería.


- los artículos de vestir (consultar la lista alfabética de productos)

Clase 19

Materiales de construcción no metálicos; tubos rígidos no metálicos para la construcción; asfalto, pez y betún; construcciones transportables no metálicas; monumentos no metálicos.

Esta clase comprende esencialmente los materiales de construcción no metálicos.


- las maderas semielaboradas (por ejemplo: vigas, planchas, paneles);

- las maderas contrachapadas;

- el vidrio de construcción (por ejemplo: losas, tejas de vidrio);

- los granulados de vidrio para la señalización de las carreteras;

- los buzones de mampostería.

- los productos para la conservación o la impermeabilización del cemento (cl. 1);

- los ignífugos (cl. 1);

- la pez negra para zapateros (cl. 3).

Clase 20

Muebles, espejos, marcos; productos, no comprendidos en otras clases, de madera, corcho, caña, junco, mimbre, cuerno, hueso, marfil, ballena, concha, ámbar, nácar, espuma de mar, sucedáneos de todas estas materias o materias plásticas.

Esta clase comprende esencialmente los muebles y sus partes, y los productos de materias plásticas que no se incluyen en otras clases.


- los muebles metálicos y los muebles para el camping;

- los artículos de cama (por ejemplo: colchones, somieres, almohadas);

- los espejos y espejos de mobiliario o de tocador;

- las placas de matrículas no metálicas;

- los buzones, que no sean de metal ni de mampostería.


- ciertos espejos especiales clasificados según su función o destino (consultar la lista alfabética de productos);

- los mobiliarios especiales de laboratorios (cl. 9);

- los mobiliarios especiales para uso médico (cl. 10);

- la ropa de cama (cl. 24);

- los edredones (colchas de pluma) (cl. 24)

Clase 21

Utensilios y recipientes para el menaje o la cocina (que no sean de metales preciosos ni chapados); peines y esponjas; cepillos (excepto pinceles); materiales para la fabricación de cepillos; material de limpieza; viruta de hierro; vidrio en bruto o semielaborado (excepto vidrio de construcción); cristalería, porcelana y loza, no comprendidos en otras clases.

Esta clase comprende esencialmente los pequeños utensilios y aparatos para el menaje y la cocina, accionados manualmente, así como los utensilios de tocador, la cristalería y los artículos de porcelana.


- los utensilios y recipientes para el menaje y la cocina, como por ejemplo: baterías de cocina, cubos, barreños de hojalata, de aluminio, de materias plásticas o de otro tipo, pequeños aparatos para picar, moler, exprimir, etc., accionadas manualmente;

- los apagavelas que no sean de metales preciosos;

- los peines eléctricos;

- los cepillos de dientes eléctricos;

- los salvamanteles y los posavasos (vajilla).


- ciertos productos de cristal, porcelana y losa (consultar la lista alfabética de productos);

- los productos de limpieza, jabones, etc. (cl. 3);

- los pequeños aparatos para cortar, moler, exprimir, etc. accionados eléctricamente (cl. 7);

- las maquinillas y aparatos de afeitar, cortadoras de pelo, instrumentos de metal para manicura y pedicura (cl. 8);

- los utensilios de cocción eléctricos (cl. 11);

- los espejos de tocador (cl. 20).

Clase 22

Cuerda, bramante, redes, tiendas de campaña, toldos, velas, sacos (no comprendidos en otras clases); materias de relleno (con excepción del caucho o materias plásticas); materias textiles fibrosas, en bruto.

Esta clase comprende esencialmente los productos de cordelería y de vela, las materias de relleno y las materias textiles fibrosas en bruto.


- las cuerdas y bramantes de fibra textil natural o artificial, de papel o de materia plástica;


- ciertas redes y sacos especiales (consultar la lista alfabética de productos);

- las cuerdas para instrumentos de música (cl. 15);

- los velos de vestir (cl. 25).

Clase 23

Hilos para uso textil.

Clase 24

Tejidos y productos textiles no comprendidos en otras clases; ropa de cama y de mesa.

Esta clase comprende esencialmente los tejidos y las mantas.


- la ropa de cama de papel.


- ciertos tejidos especiales (consultar la lista alfabética de productos);

- las mantas eléctricas para uso médico (cl. 10) y que no sean para uso médico (cl. 11);

- la ropa de mesa de papel (cl. 16);

- las mantas para caballos (cl. 18).

Clase 25

Vestidos, calzados, sombrerería.


- ciertos vestidos y calzados especiales (consultar la lista alfabética de productos).

Clase 26

Puntillas y bordados, cintas y lazos; botones, corchetes y ojetes, alfileres y agujas; flores artificiales.

Esta clase comprende esencialmente los artículos de mercería y de pasamanería.


- las cremalleras.


- ciertos corchetes especiales (consultar la lista alfabética de productos);

- ciertas agujas especiales (consultar la lista alfabética de productos);

- los hilos para uso textil (cl. 23).

Clase 27

Alfombras, felpudos, esteras, linóleum y otros revestimientos de suelos; tapicerías murales que no sean en materias textiles.

Esta clase comprende esencialmente los productos destinados a recubrir o revestir, con el fin de acondicionar, los suelos o las paredes ya construidos.

Clase 28

Juegos, juguetes; artículos de gimnasia y de deporte no comprendidos en otras clases; decoraciones para árboles de Navidad.


- los artículos de pesca;

- los aparatos para deportes y juegos diversos.


- las velas para árboles de Navidad (cl. 14);

- los equipos de inmersión (cl. 9);

- los aparatos de esparcimiento creados para utilizarse solamente a través de un receptor de televisión (cl. 9);

- las lámparas (guirnaldas) eléctricas para árboles de Navidad (cl. 11);

- los naipes (cl. 16);

- las redes de pesca (cl. 22);

- los trajes de gimnasia y deporte (cl. 25);

- la confitería y la chocolatería para árboles de Navidad (cl. 30).

Clase 29

Carne, pescado, aves y caza; extractos de carne; frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas; gelatinas, mermeladas, compotas; huevo, leche y otros productos lácteos; aceites y grasas comestibles.

Esta clase comprende esencialmente los productos alimenticios de origen animal, así como las legumbres y otros productos hortícolas comestibles preparados para el consumo o la conservación.


- las bebidas lacteadas, o en las que predomina la leche.


- ciertos productos alimenticios de origen vegetal (consultar la lista alfabética de productos);

- los alimentos para bebés (cl. 5);

- las sustancias dietéticas para uso médico (cl. 5);

- las salsas para ensalada (cl. 30);

- los huevos para incubar (cl. 31);

- los alimentos para los animales (cl. 31);

- los alimentos vivos (cl. 31).

Clase 30

Café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas con cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levaduras, polvos para esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias, hielo.

Esta clase comprende esencialmente los productos alimenticios de origen vegetal preparados para el consumo o la conserva, así como los coadyuvantes destinados a mejorar el gusto de los alimentos.


- las bebidas a base de café, cacao o chocolate;

- los cereales preparados para la alimentación humana (por ejemplo: copos de avena o de otros cereales).


- ciertos productos alimenticios de origen vegetal (consultar la lista alfabética de productos);

- la sal para conservar que no sea para los alimentos (cl. 1);

- las infusiones medicinales y sustancias dietéticas para uso médico (cl. 5);

- los alimentos para bebés (cl. 5);

- los cereales en bruto (cl. 31);

- los alimentos para animales (cl. 31).

Clase 31

Productos agrícolas, hortícolas, forestales y granos, no comprendidos en otras clases; animales vivos; frutas y legumbres frescas; semillas, plantas y flores naturales; alimentos para los animales, malta.

Esta clase comprende esencialmente los productos de la tierra que no hayan sufrido preparación alguna para el consumo, los animales vivos y las plantas vivas, así como los alimentos para animales.


- las maderas en bruto;

- los cereales en bruto;

- los huevos para incubar;

- los moluscos y los crustáceos vivos.


- los cultivos de microorganismos y las sanguijuelas para uso médico (cl. 5);

- las maderas semielaboradas (cl. 19);

- los cebos artificiales para la pesca (cl. 28);

- el arroz (cl. 30);

- el tabaco (cl. 34).

Clase 32

Cervezas; aguas minerales y gaseosas, y otras bebidas no alcohólicas; bebidas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas.

Esta clase comprende esencialmente las bebidas no alcohólicas, así como las cervezas.


- las bebidas desalcoholizadas.


- las bebidas para uso médico (cl. 5);

- las bebidas lacteadas, o en las que predomine la leche (cl. 29);

- las bebidas a base de cacao, café o chocolate (cl. 30).

Clase 33

Bebidas alcohólicas (con excepción de las cervezas).


- las pociones medicinales (cl. 5);

- las bebidas desalcoholizadas (cl. 32).

Clase 34

Tabaco; artículos para fumadores; cerillas.


- los sucedáneos del tabaco (que no sean para uso médico).


- los cigarrillos sin tabaco para uso médico (cl. 5);

- ciertos artículos para fumadores de metales preciosos (cl. 14) (consultar la lista alfabética de productos).

SERVICIOS

Clase 35

Publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina.

Esta clase comprende esencialmente los servicios prestados por personas o por organizaciones cuya finalidad principal es:

1) la ayuda en la explotación o la dirección de una empresa, o

2) la ayuda a la dirección de los negocios o funciones comerciales de una empresa industrial o comercial.


- reagrupamiento, por cuenta de terceros, de productos diversos (con excepción de su transporte), permitiendo a los consumidores examinar y comprar estos productos con comodidad;

- los servicios que comportan el registro, la transcripción, la composición, la compilación, la transmisión o la sistematización de comunicaciones escritas y de grabaciones, así como la explotación o la compilación de datos matemáticos o estadísticos;

- los servicios de las agencias de publicidad, así como servicios tales como la distribución de prospectos, directamente o por correo, o la distribución de muestras. Esta clase puede referirse a la publicidad relativa a otros servicios, tales como los que conciernen a los empréstitos bancarios o la publicidad por radio.


- la actividad de una empresa cuya función primordial sea la venta de mercancías, es decir, de una empresa comercial;

- los servicios tales como las evaluaciones y los informes de ingenieros que no estén en relación directa con la explotación o dirección de los negocios de una empresa comercial o industrial (consultar la lista alfabética de servicios);

- las consultas profesionales y el establecimiento de planes sin relación con la dirección de los negocios (cl. 42).

Clase 36

Seguros; negocios financieros; negocios monetarios; negocios inmobiliarios.

Esta clase comprende esencialmente los servicios prestados en los negocios financieros y monetarios, y los servicios prestados en relación con contratos de seguros de todo tipo.


- los servicios relacionados con los negocios financieros o monetarios, a saber:

a) los servicios de todos los institutos bancarios o instituciones en relación con ellos, tales como agencias de cambio o servicios de compensación;

b) los servicios de institutos de crédito que no sean bancos, tales como asociaciones cooperativas de crédito, compañías financieras, individuales, prestamistas, etc.;

c) los servicios de los trust de inversión, de las compañías holding;

d) los servicios de corredores de valores y de bienes;

e) los servicios relacionados con los negocios monetarios, asegurados por agentes fiduciarios;

f) los servicios prestados en relación con la emisión de cheques de viaje y de cartas de crédito;

- los servicios de administradores de inmuebles, es decir, los servicios de alquiler, de estimación de bienes inmuebles o de socios capitalistas;

- los servicios relacionados con los seguros tales como los servicios prestados por agentes o corredores que se ocupan de seguros, los servicios prestados a los aseguradores y a los asegurados, y los servicios de suscripción de seguros.

Clase 37

Construcción; reparación; servicios de instalación.

Esta clase comprende esencialmente los servicios prestados por empresarios o maestros de obra en la construcción o la fabricación de edificios permanentes, así como los servicios prestados por personas u organizaciones que se ocupan de la restauración de objetos a su estado primitivo o de su preservación sin alterar sus propiedades físicas o químicas.


- los servicios relacionados con la construcción de edificios, carreteras, puentes, presas o líneas de transmisión y los servicios de empresas especializadas en el campo de la construcción, tales como las de pintores, fontaneros, instaladores de calefacción o tejadores;

- los servicios anexos a los servicios de construcción tales como inspecciones o proyectos de construcciones;

- los servicios de construcción naval;

- los servicios de alquiler de herramientas o de material de construcción;

- los servicios de reparación; a saber, los servicios que se ocupan de poner cualquier objeto en buen estado después del desgaste, los daños, el deterioro o la destrucción parcial (reparación de un edificio o de cualquier objeto existente que se ha deteriorado respecto de su condición primitiva);

- los diversos servicios de reparación, tales como los referentes a la electricidad, mobiliario, instrumentos y herramientas, etc.;

- los servicios de conservación que tratan de mantener un objeto en su condición original, sin cambiar ninguna de sus propiedades (en lo que concierne a la distinción entre esta clase y la clase 40).


- los servicios de almacenaje de mercancías tales como vestidos o vehículos (cl. 39);

- los servicios relacionados con el teñido de tejidos o ropas (cl. 40);

Clase 38

Telecomunicaciones.

Esta clase comprende esencialmente los servicios que permiten a una persona al menos comunicarse con otra por un medio sensorial. En estos servicios se incluyen aquellos que:

1) permiten a una persona conversar con otra;

2) transmiten mensajes de una persona a otra, y

3) ponen a una persona en comunicación oral o visual con otra (radio y televisión).


- los servicios que consisten esencialmente en la difusión de programas de radio o de televisión.


- los servicios de publicidad por radio (cl. 35).

Clase 39

Transporte; embalaje y almacenaje de mercancías; organización de viajes.

Esta clase comprende esencialmente los servicios prestados transportando personas o mercancías de un lugar a otro (por ferrocarril, carreteras, agua, aire u oleoducto) y los servicios necesariamente relacionados con esos transportes, así como los servicios relacionados con el depósito de mercancías en un almacén y en otro edificio con vistas a su preservación o custodia.


- los servicios prestados por compañías que explotan estaciones, puentes, transbordadores (ferries), etc., utilizados por el transportista;

- los servicios relacionados con el alquiler de vehículos de transporte;

- los servicios relacionados con el remolque marítimo, la descarga, el funcionamiento de puertos y de muelles, y el salvamento de buques en peligro y de sus cargamentos;

- los servicios relacionados con el funcionamiento de los aeropuertos;

- los servicios relacionados con el embalaje y empaquetado de mercancías antes de su expedición;

- los servicios que consisten en informaciones referentes a los viajes o transportes de mercancías por intermediarios y agencias de turismo, informaciones relativas a las tarifas, los horarios y los medios de transporte;

- los servicios relativos a la inspección de vehículos o de mercancías antes del transporte.


- los servicios relativos a la publicidad de las empresas de transporte, tales como la distribución de prospectos o la publicidad por radio (cl. 35);

- los servicios relacionados con la emisión de cheques de viaje o de cartas de crédito por intermediarios o agencias de viajes (cl. 36);

- los servicios relativos a los seguros (comerciales, de incendio o de vida), durante el transporte de personas o de mercancías (cl. 36);

- los servicios prestados por el mantenimiento y la reparación de vehículos, pero no el mantenimiento ni la reparación de objetos en relación con el transporte de personas o mercancías (cl. 37);

- los servicios relacionados con la reserva de habitaciones de hotel por las agencias de viaje o por intermediarios (cl. 42).

Clase 40

Tratamiento de materiales

Esta clase comprende esencialmente los servicios, no enumerados en otras clases, prestados por el tratamiento o la transformación mecánica o química de sustancias inorgánicas u orgánicas o de objetos.

Por necesidades de la clasificación, la marca se considera como una marca de servicios únicamente en los casos en que el tratamiento o la transformación se hagan por cuenta de otra persona. Por idénticas necesidades de la clasificación, la marca se considera como una marca de fábrica en todos los demás casos en que la sustancia o el objeto se comercialice por aquél que la haya tratado o transformado.


- los servicios relacionados con la transformación de un objeto o de una sustancia y todo tratamiento que implique una modificación de sus propiedades esenciales (por ejemplo, el teñido de un vestido); un servicio de mantenimiento, a pesar de que normalmente esté comprendido en la clase 37, será clasificado en consecuencia en la clase 40, si implica dicha modificación (por ejemplo, el cromado del parachoques de un automóvil);

- los servicios de tratamiento de materiales que pueden intervenir en el curso de la fabricación de una sustancia o de un objeto cualquiera que no sea un edificio; por ejemplo, los servicios que se refieren al corte, a la manufactura, al pulimiento por abrasión o al revestimiento metálico.


- los servicios de reparación (cl. 37).

Clase 41

Educación; formación; esparcimiento; actividades deportivas y culturales.

Esta clase comprende esencialmente los servicios prestados por personas o por instituciones para desarrollar las facultades mentales de personas o animales, así como los servicios destinados a divertir o entretener.


- los servicios de educación de individuos o de doma de animales, bajo todas sus formas;

- los servicios cuyo fin esencial es el entretenimiento, la diversión o el recreo de los individuos.

Clase 42

Servicios científicos y tecnológicos así como servicios de investigación y diseño relativos a ellos; servicios de análisis y de investigación industrial; diseño y desarrollo de ordenadores y software; servicios jurídicos.

La clase 42 comprende esencialmente los servicios prestados por personas a título individual o colectivo, en relación con aspectos teóricos o prácticos de sectores complejos de actividades; tales servicios son prestados por representantes de profesiones como químicos físicos, ingenieros, especialistas en informática, juristas, etc.


- los servicios de ingenieros que se encargan de evaluaciones, estimaciones, investigación e informes en los campos científico y tecnológico;

- los servicios de investigación científica con fines médicos.


- las investigaciones y evaluaciones en asuntos comerciales;

- los servicios de tratamiento de textos y de gestión de ficheros informáticos;

- las evaluaciones en materia financiera y fiscal;

- los servicios de extracción minera y petrolera;

- los servicios de instalación y reparación de ordenadores;

- los servicios prestados por representantes de profesiones tales como médicos, veterinarios, psicoanalistas;

- los servicios de tratamientos médicos;

- los servicios prestados por jardineros paisajistas.

Clase 43

Servicios de restauración (alimentación); hospedaje temporal.

La clase 43 comprende esencialmente los servicios prestados por personas o establecimientos cuyo fin es preparar alimentos y bebidas para la consumición así como lo servicios prestados procurando el alojamiento, el albergue y la comida de hoteles, pensiones u otros establecimientos que aseguran un hospedaje temporal.


- los servicios de reserva de alojamiento para viajeros, prestados principalmente por agencias de viaje o corredores; las residencias para animales.


- los servicios de alquiler de bienes inmuebles como casas, apartamentos, etc. destinados a un uso permanente.

- los servicios de organización de viajes prestados por agencias de turismo

- los servicios de conservación de alimentos y bebidas

- los servicios de discotecas

- los colegios para pupilos

- las casas de reposo y convalecencia.

Clase 44

Servicios médicos; servicios veterinarios; cuidados de higiene y de belleza para personas o animales; servicios de agricultura, horticultura y silvicultura.

La clase 44 comprende esencialmente los cuidados médicos de higiene corporal y de belleza prestados por personas o establecimientos a personas o animales; comprende igualmente los servicios relacionados con los sectores de la agricultura, horticultura y silvicultura.


- los servicios de análisis médicos relacionados con el tratamiento de personas (tales como exámenes radiológicos y tomas de sangre);

- los servicios de inseminación artificial;

- las consultas en materia de farmacia;

- la cría de animales;

- los servicios relacionados con el cultivo de plantas tales como la jardinería; los servicios relacionados con el arte floral tales como la composición floral así como los servicios prestados por jardineros paisajistas.


- los servicios de destrucción de animales dañinos (que no sean de los de agricultura, horticultura y silvicultura;

- los servicios de instalación y reparación de dispositivos de riego.

- los servicios de transporte de ambulancia

- los servicios de matadero de animales y de taxidermia

- los servicios de tala y aserrado de madera

- los servicios de entrenamientos de animales

- los servicios prestados por gimnasios

- los servicios de investigación científica con fines médicos

- pensionados para animales

- las residencias para personas mayores

Clase 45

Servicios personales y sociales prestados por terceros destinados a satisfacer necesidades de individuos; servicios de seguridad para la protección de bienes y de personas.


- los servicios de investigación y vigilancia relativos a la seguridad de personas y de entidades;

- los servicios prestados a personas en relación con acontecimientos sociales tales como servicios de acompañamiento en sociedad, agencias matrimoniales, servicios funerarios.


- los servicios profesionales que prestan una ayuda directa a las operaciones o funciones de una empresa comercial.

- los servicios relacionados con negocios financieros o monetarios y los servicios relacionados con los seguros.

- los servicios de acompañamiento de viajeros.

- los servicios de transporte blindado

- los servicios de educación de personas, bajo cualquiera de sus formas

- los servicios de cantantes o de bailarines

- los servicios jurídicos

- los servicios prestados por terceros que aseguran cuidados médicos, de higiene y de belleza para personas o animales.

- algunos servicios de alquiler.

Art. 2º.- El Instituto Nacional de la Propiedad Industrial podrá clasificar productos y servicios no individualizados expresamente en la clasificación establecida en el art. 1. Tendrá principal importancia la naturaleza del producto o servicio, a fin de incluirlo en las clases donde ya están clasificados productos o servicios afines. Esta clasificación será publicada en el Boletín de Marcas editado por el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior para la clasificación de productos y servicios el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial se atendrá a lo establecido en las Notas Explicativas que se agregan como Anexo al presente decreto.

Tasas

Art. 3º.- Los trámites ante el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial están sujetos al pago de las siguientes tasas:

Por solicitud de registro o de renova-cción: 120.000

Por solicitud de reclasificación: 40.000

Por solicitud de anotación de transferencia de marca o de modificación del nombre del titular: 60.000

Por oposición al registro de marca: 40.000

Por solicitud de nuevo testimonio o de certificación: 50.000

Por solicitud de copia total o parcial del expediente: 15.000

Por información que se requiera sobre una marca: 3.000

Por cada antecedente administrativo que por resolución judicial deba remitirse en original a la justicia: 50.000

Facúltase a la Secretaría de Estado de Desarrollo Industrial a actualizar el monto de las tasas de acuerdo a lo establecido en el art. 47 de la ley y a fijar tasas para los nuevos servicios que pudieran implementarse.

Art. 4º.- No se dará curso a ningún trámite cuya solicitud no esté acompañada por la constancia de pago de la tasa respectiva.

Presentación de solicitudes y de oposiciones

Art. 5º.- La presentación de solicitudes de registro y de renovación de oposición podrá efectuarse en las provincias y territorios nacionales en las oficinas de correos que determinen los reglamentos respectivos.

Art. 6º.- El jefe del Departamento de Marcas del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial remitirá a los administradores de correos un libro en el que se extenderá un acta de lo peticionado siempre que los interesados lo hagan en la forma que prescribe la ley.

Los libros respectivos serán rubricados y foliados por el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial.

Art. 7º.- Dentro de los dos (2) días de efectuada la presentación el administrador de correos remitirá al Instituto Nacional de la Propiedad Industrial una copia autenticada del acta respectiva con la constancia de haber oblado la tasa correspondiente y en su caso las descripciones, dibujo y clisés.

Recibida esta documentación se volcará al libro pertinente y comenzará a correr el plazo previsto en el art. 12.

Solicitud de registro y de renovación y trámite de registro

Art. 8º.- Cuando el solicitante sea una persona jurídica deberá mencionarse, junto con los recaudos previstos en el art. 10 de la ley, su inscripción por ante los registros u organismos que correspondan conforme las normas, que regulan su constitución.

Art. 9º.- Junto con la solicitud de registro se presentará, cuando fuera el caso, dos (2) clisés tipográficos. Éstos deberán ser de metal o de madera y permitir la impresión clara y nítida de la marca; sus dimensiones no podrán exceder de ocho (8) centímetros de alto por diez (10) centímetros de ancho. Estos clisés se utilizarán para las publicaciones ordenadas en los arts. 22 y 45 de la ley.

En el caso de renovación sólo se presentará un clisé tipográfico.

Art. 10.- Cuando la marca está formada, total o parcialmente por un dibujo, imagen o grabado se pegará un facsímil en las descripciones. Se acompañarán, además, diez facsímiles sueltos.

Los facsímiles deberán estar impresos en un solo color.

Examen de las solicitudes y trámite de inscripción

Art. 11.- Al solicitante deberá entregársele un recibo en el que consten la marca, fecha, hora y número de presentación, nombre del solicitante, producto o servicios a distinguir y la clase correspondiente. Idéntico recibo entregará el administrador de correos.

Art. 12.- Dentro de los diez (10) días de su presentación se estudiará si la solicitud fue efectuada en la clase correspondiente y si cumple con las formalidades exigidas por el art. 10 de la ley y dentro de los cinco (5) días siguientes se notificará al solicitante de ello. Si la solicitud fue incorrectamente clasificada se notificará además el criterio de la Dirección y los antecedentes si los hay.

El solicitante tendrá un plazo de diez (10) días para efectuar la corrección que corresponda o para contestar la vista. Dentro de los diez (10) días de vencido este plazo se ordenará la publicación o dictará resolución denegatoria, según corresponda.

Art. 13.- La publicación de la solicitud contendrá el nombre del solicitante, la fecha de presentación, los productos o servicios a distinguir la clase en que están incluidos, el número de presentación, la prioridad invocada si la hubiere y en su caso el número de matrícula del agente de la propiedad industrial que tramita la solicitud.

Art. 14.- El escrito de oposición debe presentarse por duplicado. Se entregará al oponente constancia con la fecha de su presentación.

Art. 15.- Dentro de los quince (15) días de vencido el plazo establecido en el art. 13 de la ley se notificará al solicitante de los antecedentes, oposiciones deducidas y demás observaciones efectuadas respecto del registro de la marca con copia del escrito de oposición en la que constará la fecha de su presentación.

Art. 16.- Si sólo hubieren observaciones que obsten a la concesión el registro, el solicitante tendrá un plazo de noventa (90) días a partir de la notificación para contestar la vista y efectuar las correcciones pertinentes. A partir de su contestación o en su defecto, del vencimiento del plazo, el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial tendrá noventa (90) días para resolver.

Art. 17.- Dentro de los cinco (5) días de recibido el oficio a que se refiere el art. 18 de la ley, se correrá traslado al solicitante por diez (10) días para que conteste la vista relativa a los antecedentes y demás observaciones a la solicitud. Si el oficio es diligenciado por el solicitante la vista deberá contestarse junto con su presentación.

El Instituto Nacional de la Propiedad Industrial deberá dictar resolución dentro de los noventa (90) días de contestada la vista o de vencido el plazo para hacerlo.

Notificaciones

Art. 18.- La resolución denegatoria de la solicitud se notificará al solicitante dentro de los cinco (5) días de dictada.

Art. 19.- En los casos de solicitudes de marcas desistidas y abandonadas, se notificará al solicitante el número de resoluciones y fecha dentro de los cinco (5) días de dictada.

Art. 20.- Cuando se conceda el registro se notificará al solicitante que debe retirar el respectivo certificado dentro de los diez (10) días; en su defecto, el expediente será archivado.

Art. 21.- Las notificaciones efectuadas en virtud de lo establecido en este decreto, lo serán de acuerdo con lo establecido en la Ley de Procedimientos Administrativos y sus normas reglamentarias o por carta certificada con aviso de recepción. En los plazos que se establecen en este decreto se contarán los días corridos.

Renuncia al trámite judicial

Art. 22.- Si las partes deciden renunciar a la vía judicial, deberán hacerlo por escrito conjunta o separadamente. Dentro de los diez (10) días de recibidas las renuncias de ambas partes, se correrá traslado por diez (10) días para que cada una efectúe la presentación y ofrezca las pruebas que considere pertinentes. Estas pruebas deben producirse dentro de los treinta (30) días de ofrecida y, vencido este plazo, se dictará resolución dentro de los noventa (90) días siguientes.

Anotación de transferencias

Art. 23.- Para anotar el cambio de nombre del titular o la transferencia de un registro o de una solicitud se deberá presentar:

a) una solicitud en la que constará los nombres y los domicilios del cedente y del cesionario, el número de concesión del registro y una copia del documente, que acredite la transferencia o el cambio de nombre; el cesionario constituirá un domicilio especial en la Capital Federal. La transferencia podrá instrumentarse en el formulario que a tal efecto confecciona el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial;

b) el certificado del registro marcario o un nuevo testimonio del mismo;

c) la constancia del pago de la tasa.

Solicitud de nuevos testimonios

Art. 24.- Para obtener nuevo testimonio del registro acordado debe presentarse una solicitud, acompañada por una copia de la descripción, junto con la constancia de pago de la tasa correspondiente.

Cuando se soliciten varios testimonios de un mismo registro, se admitirá que se efectúe en un solo escrito, que será acompañado de tantas copias de las descripciones como testimonios se deseen y para cada uno se abonará la tasa correspondiente.

A pedido de cualquier interesado se entregará una certificación en la que se indicará la marca, los productos que distingue, las fechas y números de presentación y de registro, el nombre de su titular y cualquier otro dato que se solicite sobre lo actuado en el expediente respectivo.

Frases publicitarias

Art. 25.- En el certificado de registro que se otorgue al titular de una marca formada por una frase publicitaria, se pondrá la leyenda "marca de frase publicitaria". Igual leyenda se incluirá en los certificados de marcas que estén formadas por una frase publicitaria y por cualquier otra palabra o signo que individualmente estén, o puedan ser registrados como marca.

Publicaciones

Art. 26.- La publicación de las solicitudes de registro se efectuará en el Boletín de Marcas editado por el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial.

A pedido del interesado, y a su costa, se publicará en este boletín la renuncia a una marca registrada.

Art. 27.- Las publicaciones ordenadas en el art. 45 de la ley se efectuarán en la revista editada por el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial.

Art. 28.- En la publicación que ordena el art. 45 de la ley se consignará la marca, el número de resolución de registro, abandono, desistimiento o denegación según corresponda y por orden correlativo, el nombre del titular, los productos o servicios que distingue, la clase a que pertenece y, en su caso, el número de matrícula del agente de la propiedad industrial que realizó el trámite.

En caso de transferencia sólo se indicará el nombre del nuevo titular, el número de registro, la clase respectiva, la fecha de su anotación y, en su caso, el número de matrícula del agente de la propiedad industrial que realizó el trámite.

Art. 29.- Los gastos que originen las publicaciones previstas por la ley, se atenderán con las respectivas partidas de la Cuenta Especial Secretaría de Desarrollo Industrial, Instituto Nacional de la Propiedad Industrial, Servicios Requeridos, a la que ingresarán las sumas percibidas en tal concepto.

La Secretaría de Estado de Desarrollo Industrial fijará los precios de las publicaciones y de venta del Boletín de Marcas y de la revista mensual, los que no podrán ser superiores a las tarifas del Boletín Oficial por servicios similares.

Solicitantes y mandatarios

Art. 30.- Pueden realizar los trámites ante el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial:

a) los solicitantes, sean éstos personas físicas o jurídicas;

b) sus mandatarios con poder general para administrar;

c) los agentes de la propiedad industrial matriculados.

Art. 31.- Cuando los agentes de la propiedad industrial actúan como apoderados, no deben acompañar el poder respectivo, a menos que les sea solicitado por parte interesada o por el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial.

Si lo hacen en el carácter de gestores deberán obtener el poder dentro del plazo de sesenta (60) días y así manifestarlo en el expediente respectivo; caso contrario, se deberá ratificar su gestión.

Art. 32.- Facúltase al Instituto Nacional de la Propiedad Industrial a dictar normas de mero trámite en el procedimiento relacionado con la aplicación de este decreto.

Art. 33.- Deróganse el decreto del 5 de diciembre de 1900, reglamentario de la ley 3975; el decreto del 30 de julio de 1912, que establece la nomenclatura de productos y los decretos 4065/1932; 68514/1935; 111715/1937; 7309/1961 y 10261/1961.

Art. 34.- Deróganse las resoluciones del Ministerio de Agricultura del 14 de junio de 1912, del 21 de agosto de 1912, del 12 de mayo de 1915, del 20 de enero de 1926, del 18 de junio de 1932, del 29 de abril de 1935 y la 418 del 11 de abril de 1938, la resolución 307/1960 de la Secretaría de Estado de Industria y Minería, la resolución 133/1979 de la Secretaría de Estado de Desarrollo Industrial y las disposiciones del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial 4/1956, 4/1960, 3/1961 y 9/1962.

Art. 35.- Comuníquese, etc.étera.

ANEXO DECRETO Nº 558

Notas explicativas. Productos

a) Los productos acabados están clasificados en principio, teniendo en cuenta su función o destino, o bien de la industria que los produce, o subsidiariamente, de las materias de que están hechos o de su lugar de venta.

b) Las primeras materias, en bruto o semielaborados, están clasificadas, en principio, teniendo en cuenta la materia de que están constituidas.

c) Los productos destinados a formar parte de otros productos van clasificados, en principio, en la misma clase que este último, únicamente en los casos en que la misma clase de productos no pueda, normalmente, tener otra colocación. En todos los demás casos es aplicable el interés establecido en la letra a).

Nota: Las notas explicativas están contenidas en el art. 1 del decreto, a continuación del exordio de cada clase.

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(1358) En caso de que un Miembro haya desmantelado lo esencial de sus medidas de control sobre los movimientos de mercancías a través de sus fronteras con otro Miembro con el que participe en una unión duradera, no estará obligado a aplicar las disposiciones de la presente sección en esas fronteras.

(1359) Para los fines del presente Acuerdo:

a) Se entenderá por "mercancías de marca de fábrica o de comercio falsificadas" cualesquiera mercancías, incluido su embalaje, que lleven puesta sin autorización una marca de fábrica o de comercio idéntica a la marca válidamente registrada para tales mercancías, o que no pueda distinguirse en sus aspectos esenciales de esa marca, y que de ese modo lesione los derechos que al titular de la marca de que se trate otorga la legislación del país de importación.

b) Se entenderá por "mercancías pirata que lesionan el derecho de autor" cualesquiera copias hechas sin el consentimiento del titular del derecho o de una persona debidamente autorizada por él en el país de producción y que se realicen directa o indirectamente a partir de un artículo cuando la realización de esa copia habría constituido infracción del derecho de autor o de un derecho conexo en virtud de la legislación del país de importación.

(1360) Montos cfr. dec. 2061/1983 (BO, 19/8/1983).

(1361) Por disposición M-147/2002, del 13/3/2002, publicada en el Boletín de Marcas, del 20/3/2002, el director de Marcas del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial, adoptó la Clasificación Internacional de Productos y Servicios, Octava Edición, de la Convención de Niza. Decisión adecuada aún cuando Argentina no sea parte de tal convenio, ya que permite la uniformidad con la enorme mayoría de los países.

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