KNOW HOW

“El Know-How (del inglés saber-cómo) o Conocimiento Fundamental es una forma

de transferencia de tecnología. Es una expresión anglosajona utilizada en los últimos

tiempos en el comercio internacional para denominar los conocimientos preexistentes

no siempre académicos, que incluyen: técnicas, información secreta, teorías e

incluso datos privados (como clientes o proveedores)”1.

El Know how es consecuencia de los grandes avances industriales y tecnológicos

ocurridos en el mundo luego de la segunda guerra mundial, debido a las

características de dichos avances y en algunas ocasiones por su fugacidad no hace

permisible acogerse a los antiguos derechos de patentes, sin embargo las empresas

en posesión de técnicas no comunes, de nuevas innovaciones, de eficaces métodos

de trabajo, etc. guardan celosamente estas innovaciones, ya que les permite lidiar

ventajosamente en los mercados respectivos. Se dice que las empresas renuncian

muchas veces a solicitar un derecho protegido para una invención porque las

empresas esperan explotar por un tiempo mayor a los 18 años que dura la concesión

de una patente.

El contrato de Know How es de origen anglosajon, comenzó a evolucionar en los

Estados Unidos de America, posteriormente se expandio por diversos países

industrializados como Inglaterra y Alemania.

ETIMOLOGÍA

1 http://es.wikipedia.org/wiki/Know_how

Know-How, es neologismo del idioma inglés, que data del 1838.Se define como:

"saber cómo hacer algo fácil y eficientemente: experiencia".

La palabra compuesta "know-how" puede ser reemplazada con muchos términos:

pericias, destrezas, habilidades, dotes, alto nivel de conocimiento. Palabras que al

igual queknow-how significan solo "saber cómo hacer algo pronto y bien hecho".

El know-how tiene una directa relación con la experiencia, es decir la práctica

prolongada que proporciona conocimiento o habilidad para hacer algo. también

ayuda a la administración

CONCEPTO

Es conceptuado como el negocio jurídico celebrado entre personas físicas o jurídicas

en virtud del cual una de ellas el licenciante, titutal de un Know How autoriza a otra

persona denominada el licenciatario o receptor a explotarlo durante un tiempo de

determinado y con este fin se obliga a ponerlo en conocimiento en razón de lo cual el

licenciatario o receptor se obliga por su parte a satisfacer un precio cierto en dinero o

en especie fijado comúnmente en forma de suma de dinero calculada en función del

volumen de producción o ventas de productos o servicios realizados con el empleo

del Know How licenciado.

Asi tambien se puede conceptuar como el negocio jurídico en virtud del cual una de

las partes (transferente) se compromete a poner a disposición de la otra parte

(adquirente o receptor) los conocimientos técnicos constitutivos del Know How de

modo definitivo, desprendiéndose ellos en todo, en parte o bien a comunicar dichos

conocimientos , posibilitando su explotación por un tiempo determinado comúnmente

en forma de cantidad de dinero, calculada como porcentaje sobre producción de

venta.

De las definiciones se visualiza dos tipos de contratos de Know How por una parte el

Know How puro, en el cual solo se transfiere aisladamente los conocimientos

técnicos, sin tener vinculación alguna con otra figura jurídica y por otra parte el Know

How mixto en el cual junto con el contrato de transmisión de conocimientos aparece

enmarcado con el mismo el derecho a explotar otra figura jurídica como podría ser un

rótulo, una marca, una patente, etc.

Por otro lado se afirma que no se trata de resultados de una actividad inventiva, ni

siquiera de algo que es casi susceptible de constituir una patente o un modelo de

utilidad, sino de experiencias adquiridas en un tiempo prolongado, que otro desea

obtener para economizar tiempo.

Finalmente se pude concluir que el Know how es un contrato atípico e innominado,

mediante el cual una persona jurídica o natural conviene con otra de similar

naturaleza, el otorgamiento de una fórmula secreta de fabricación o elaboración de

algún artículo, a cambio de un precio y tiempo convenido. Los conocimientos

secretos que se transfieren son de orden industrial, tecnológico, entre otros.

PARTES QUE INTERVIENEN

“Es un contrato bilateral en el cual interviene el propietario del saber o conocimiento

que otorga la licencia o permiso, a quien lo denominamos el cedente, y de otra parte,

el beneficiario, que es la persona natural o jurídica que producirá o comercializara

con la debida autorización, el saber, el conocimiento o experiencias que

corresponden al cedente. Cabanellas, se refiere al Know-how como “Contrato de

provisión de conocimientos técnicos”, e indica que tienen un objeto muy variable, de

ahí que su objeto cambie constantemente...”; abarca prestaciones de muy diversa

índole, en lo que al transmisor de tecnología respecta”2.

CONTENIDO DEL KNOW HOW

El Know how está compuesto por una serie de conocimientos ténicos, estos son:

OBJETOS: piezas de prueba, modelos no registrados, instalaciones de mecaización,

inventos no patentados, aparatos, piezas singulares, herramientas, etc.

DATOS Y ANTECEDENTES TÉCNICOS: dibujos, planos, fórmulas, cálculos, etc.

INSTRUCCIONES: apuntes para la construcción, producción o explotación del

producto o de ser posible para la aplicación del procedimiento de fabricación, a su

vez experiencias de explotación o recomendaciones de ejecución; fórmulas técnicas,

explicaciones suplementarias concernientes a una patente, indicaciones sobre la

planificación del trabajo; especificaciones para construcciones, disposiciones para

instalaciones de máquinas, ciclo de una fabricación; bancos de ensayos, condiciones

que deben enmarcar el personal, determinadas indicaciones referentes a la

economía de empresa.

NATURALEZA JURÍDICA

2 http://www.rodriguezvelarde.com.pe/pdf/libro2_parte4_sec3_cap3.pdf

Se dice que el contrato de Know how es tan diverso, que no se podrían establecer

reglas fijas sobre cuales normas legales enmarcan, por ende se trataría de un

contrato sui generis.

Por otro lado se dice que el contrato de Know how es afín en líneas generales al de

compraventa, por ende le serían aplicables las normas concernientes a éste más con

algunas reservas.

Se afirma que los contratos de Know how fueron desarrollados por la práctica. No

han sido especialmente legislados. Su contenido puede asumir formas diversos.

Consecuentemente pueden ser también muy diversos los elementos jurídicos que un

contrato de esa especie contiene. Ocupan el primer plano las cualidades

correspondientes a los contratos de compraventa, locación de servicios, locación de

obra o sociedad, sin que sea posible, de ordinario, encasillar el contrato de un tipo

determinado, por ende habrá que considerarlo, por lo común como un contrato sui

generis.

DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS PARTES CONTRATANTES.

DERECHOS DEL TRANSFIRIENTE O LICENCIANTE DE KNOW HOW.

El principal derecho que tiene esta parte, es el de percibir una contraprestación

pecuniaria por parte del licenciatario, ello en mérito al cúmulo de conocimientos

transferidos en uso a éste. Otro derecho esencial que enmarca el licenciante, es el

de supervisar el fiel cumplimiento de las cláusulas del contrato suscrito.

OBLIGACIONES DEL TRANSFIRIENTE O LICENCIATARIO DE KNOW HOW.

La principal obligación es la de otorgar el Know How, a tal efecto el licenciante de

Know, deberá transferir los conocimientos técnicos, modelos o avances que

constituyen en si el objeto de Know how, ello implica la entrega de fórmulas, objetos,

herramientas, manuales, moldes, documentos de fabricación, informes de

construcción o elaboración, memorias, proyectos, instrucciones complementarias.

También puede estar enmarcada dentro de las clausulas, la garantía de resultados,

por medio del cual el licenciante garantiza el aumento de la producción y de ventas

por parte del licenciatario, a consecuencia de la tecnología que adquiere.

Se puede ver dentro de las clausulas, la asistencia técnica por parte del licenciante a

favor del licenciatario ello en mérito a lo complejo que resulta algunas veces la

transmisión de conocimientos secretos de fabricación o elaboración de algo, ello

naturalmente en razón a que una empresa con instalaciones ortodoxas e

inadecuadas, difícilmente podrá ceñirse a unos medios de producción innovadores y

de alta tecnología, basados en la experiencia de otra empresa técnico especializado

con el fin de efectuar las transformaciones procuradas.

En el contratro de Know how es posible insertar una clausula de exclusividad, a tal

efecto el licenciatario podrá exigir de parte del licenciante, a no contratar con un

tercero, con el animus de transmitirle y autorizarle el uso de Know dentro de una

determinada circunscripción territorial, sin embargo cabe aclarar que la clausula de

exclusividad no es un elemento del Know how, en tal sentido si no se halla

expresamente establecido en el contrato, no se entenderá explicita su existencia.

Se puede imponer al licenciante a proporcionarle al licenciatario materias primas,

equipos o servicios bien sean los suyos o las de un tercero designado

anticipadamente aunque ello no es esencial.

OBLIGACIONES DEL LICENCIATARIO

La principal obligación que tiene el licenciatario radica en el pago que deberá

efectuar al licenciante por los conocimientos cedidos, este pago se puede resumir de

diversos modos, las dos modalidades mas comunes son: el pago total en un solo

bloque conocida como las regalías generalmente mensuales deducidas de las

utilidades que genere a favor del beneficiario, dichas sumas serán de depositadas en

la cuenta bancaria del licenciante, la cual será fijada anteladamente. En cuanto al

porcentaje ello queda a la liberalidad de las partes.

Otras de las obligaciones que tiene el licenciatario es la de guardar los conocimientos

transferidos, ello deberá estar estipulado en el contrato; naturalmente si se

divulgarían éstos se estaría desnaturalizando el contrato de Know how; a su vez

cabe comentar que los contratos son Ley para las partes y es obligatorio su

cumplimiento, obviamente no se contravenga el orden público ni las buenas

costumbres.

Una de las relevantes obligaciones que enmarca el licenciatario radica en la

devolución de lo conocimientos cedidos por parte del licenciante y ello al cabo de la

conclusión del contrato, asimismo durante la vigencia del contrato el cedido está en

la obligación de comunicar al licenciante las ventajas o perfeccionamientos que el

empleo del Know how le ha generado, es decir la comunicación que efectuará el

usuario a todas las mejoras y modificaciones que requiera el Know how.

El licenciatario, esta obligado a facilitarle las labores de supervisión que realice el

licenciante, a fin de verificar si se están cumpliendo las clausulas del contrato, a su

vez con la finalidad de efectuar el control de calidad del producto respectivo.

CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO DE KNOW HOW

Las características peculiares del contrato de Know how son las siguientes:

El Know how es un contrato principal, en razón a su autonomía e independencia ya

que para existir no depende de otros contratos.

Es un contrato atípico puesto que no cuenta con una norma propia que regule los

derechos y obligaciones de las partes contratantes, a tal efecto cabe remitirse en

principio a la autonomía de la voluntad de las partes, teniendo siempre las

limitaciones establecidas en nuestro ordenamiento jurídico.

Es innominado en virtud de no contar con un nomen iuris, vale decir una

denominación jurídica es única.

Es un contrato exclusivo, puesto que no es posible enmarcar subcontrataciones.

Es un contrato bilateral, en razón del número de partes contratantes.

Es una modaliad contractual sinalagmática, ello en función a la existencia de

prestaciones recíprocas.

El Know how enmarca conocimientos vinculados con formulas o procedimientos

secretos industriales o comerciales.

Es un contrato consensual ya que se perfecciona con el consentimiento de las partes

contratantes, si bien por seguridad jurídica se celebra por escrito, ello no atañe a la

consensualidad del mismo.

Es un contrato constutivo, ello en razón a la contitucion de derechos y obligaciones

para las partes contratantes.

Puede ser de tracto sucesivo si las prestaciones son periódicas o serán de ejecución

inmediata si se patentizan en un pago único.

Es un contrato conmutativo puesto que desde la celebración del mismo las partes ya

conocen los beneficios y posibles sacrificios que pudieran importar.

FORMA DE PAGO

Existen diversas formas de pagar el diseño o procedimiento tecnológico ya sea en lo

que corresponde al momento de pago o en el mecanismo de compensación. Cuando

se trata de un pago adelantado al momento de suscribirse el contrato, es que se está

hablando de una cláusula internacionalmente conocida como down payment out of

pocket expenses. Otras veces, cuando el precio y el pago pactado es una suma total,

se conviene que vaya variando conforme a índices preestablecidos ajustados

periódicamente.

Otra forma es la cesión de acciones. Se puede establecer que al monto total o parcial

de la regalía se capitalice en la empresa receptora de la tecnología, mediante la

emisión de acciones liberadas. Este método implica ventajas e inconvenientes, ya

que si el royalty se capitalizase evita la salida de divisas al exterior, pero después

aquellas divisas que no salieron como regalías saldrán como dividendos.

En cualquiera de las formas, la empresa licenciada envía trimestral o mensualmente

a la empresa proveedora un informe contable del producto fabricado y las ventas

efectuadas, anotando mediante cuenta corriente el pago estipulado. A ello se une la

auditoría que usualmente efectúa, sin previo aviso, la proveedora.

La moneda con que se efectúa el pago es otro asunto a tratar en esta cláusula,

siendo ésta con frecuencia la del cedente o propietario. Es posible que el Estado

extranjero haga depender de una autorización la incorporación de este rubro, por lo

que es desafortunado un convenio en un determinado tipo de cambio como base

para calcular las regalías; pero se puede insertar, como término de garantía

monetaria, que las regalías aumentarán en proporción a la desvalorización

monetaria.

RESTRICCIONES

“Son frecuentes y diversas las medidas que pueden limitar el uso y explotación de

una tecnología. Algunas de ellas se refieren a la prohibición de exportar o la

limitación de cupos y mercados de exportación. Otras se refieren al pago de

“regalías” en moneda dura, o a la participación en el capital accionario por parte del

vendedor.

“El hecho de que el proveedor tenga la facultad de inspeccionar los estados

financieros de la sociedad, es otra restricción”3.

Por su lado, la proveedora tiene como responsabilidad mantener los patrones de

calidad de los productos al nivel mínimo de los fabricados en el país de origen.

Las diferentes restricciones y medidas de control que imponga el cedente, deben ser

negociadas como parte del beneficio derivado por el proveedor de la tecnología, así

como parte del costo real imputado del comprador”.IDIOMA DEL CONTRATO:

Los contratos celebrados entre partes de distinta nacionalidad generalmente son

redactados en dos idiomas. Teniendo en cuenta la dificultad que presenta la

traducción de esos documentos a otros idiomas, existe el peligro de que la traducción

sea mal interpretada.

DURACION DEL CONTRATO:

El contrato de Know how puede tener duración determinada o indeterminada,

dependiendo el acuerdo al que hayan arribado las partes interesadas en el.

CONCLUSION DE LOS CONTRATOS:

El contrato de Know how puede concluir por diversas causas, entre estas tenemos

las siguientes:

POR HABERSE CUMPLIDO EL TIEMPO DE DURACIÓN: si ya se ha cumplido el

plazo estipulado por las partes contratantes, el licenciatario deberá dejar de aplicar

3http://sitios.poderjudicial.go.cr/escuelajudicial/archivos%20actuales/documents/revs_juds/Revista%20109/PDFs/12_Know_how.pdf

los conocimientos transferidos por el licenciante, estando obligado a la devolución de

los mismos ya que el Know how encarna meramente una transferencia en uso, mas

no en propiedad. En caso de no haberse estipulado un plazo determinado y si se

trata de un contrato de tracto sucesivo nos remitimos al artículo 1365 de nuestro

ordenamiento civil, el cual establece que en los contrato de ejecución continuada que

no tengan plazo convencional o legal determinado, cualquiera de las partes puede

ponerle fin mediante aviso previo remitido por la vía notarial con una anticipación no

menor de treinta días. Transcurrido el plazo correspondiente el contrato queda

resuelto de pleno derecho.

POR RESCISIÓN O RESOLUCIÓN: Estas son dos modalidades de conclusión o

terminación del contrato de Know how, a tal efecto cabe ceñirnos a lo esitpulado en

el código civil en los artículos 1370 y 1371, el primero expone que la rescisión deja

sin efecto un contrato por causal existente al momento de celebrarlo, por su parte el

segundo numeral establece que la resolución deja sin efecto un contrato válido por

causal sobreviniente a su celebración.

Conclusión

Hemos llegado a la conclusión de que el contrato de Know How debe estar en

constante evolución, adecuándose a los avances comerciales y tecnológicos y

asimismo, adaptable a las características geográficas, demográficas o culturales

donde se desarrolle la franquicia. De ahí que debe ser constantemente actualizado y

perfeccionado, introduciendo las innovaciones que vayan apareciendo, incluso las

aportadas por los propios franquiciados.

 

Empresas peruanas que aplican Know How:

INKA KOLA:

Inka Kola ha aprovechado el “know how” de su personal y ha hecho ‘roll-outs’ del

modelo implementado en Lima a todas sus plantas embotelladoras al interior del

país; así, hoy la única plataforma de sistemas y el único modelo de negocio de toda

la corporación en Perú están soportados bajo SAP” se denominó “J.R.L al 2000”. De

esta manera, se diseñó una estrategia de Tecnología de Información que la

compañía debía implementar para poder ser más eficiente en su gestión empresarial

y consolidar su liderazgo con miras hacia el futuro.

AGROKASA:

Desde sus comienzos Agrokasa se planteó el conocimiento y dominio del canal.

Usualmente, no van vía brokers sino que llegan directamente a sus clientes finales.

Para ello, han forjado estrechas relaciones comerciales. Hoy se puede decir que la

empresa ha desarrollado y consolidado un valioso “know how” logístico. Finalmente

la oferta del producto basada en calidad, oportunidad, y certificación sólo puede ser

cumplida con una integración total entre el campo, el packing, y la exportación. Es

por ello que Agrokasa es un caso mundialmente raro en el que sólo se exporta lo que

se empaca, y sólo se empaca lo que se cosecha.

GRUPO AJE KOLA REAL:

El “know how” de penetración y crecimiento con enfoque particular a los segmentos

C, D y E es propio de Industrias Añaños a tal grado que ha podido desafiar a marcas

poderosas como Pepsi en Venezuela y Coca Cola en México como ninguna otra ha

podido.

CENCOSUD:

Cencosud, el grupo posee el “know how” necesario en términos logísticos,

operacionales, de recursos humanos y financieros, que le permitirían en el mediano

plazo rentabilizar de mejor manera los negocios adquiridos en los últimos años

(especialmente los del exterior), lo que generará una disminución de su carga

financiera relativa en relación con su generación de caja.

SUIDNEY BRAVO MELGAR CONTRATOS MODERNOS EDICIONES LEGALES

LIMA JULIO 2010