LA VALORACIÓNLA VALORACIÓNECONÓMICO/FINANCIERA

DE PATENTES DE PATENTES

¿POR QUÉ Y CUÁNDO ¿POR QUÉ Y CUÁNDO PATENTAR?

Noviembre 2012Esther Arias Pérez-IlzarbeOficina Española de Patentes y Marcas

Qué queremos transmitir: Qué que e os t a s t

•qué es la propiedad industrial (¡y qué no es!)•qué es la propiedad industrial (¡y qué no es!)

•cúal es su valor legal (monopolio y medidas g ( p ycontra el que infringe el derecho)

l l ó i ( i t d l ió•el valor económico (sistemas de valoración, licencias, patent box)

Propiedad Propiedad

derechos de autor obra

pIntelectual Industrialderechos de autor obra

literaria obra artística obra científica obra

didáctica copyright obra py gintelectual canciones libros reproducciones obras

dramáticas obras cinematográficas obras audiovisuales dibujospinturas libros folletoscoreografías grabaciones sonoras obras musicales

esculturas grabados

Es un derecho que nace El derecho nace cuandose hace el registroq

desde el momento en que se crea la obra

se hace el registro(solicitud) y es efectivocuando se concede

Ejemplos de propiedad industrialindustrial

Patente de CSIC ES2177465 licenciada a Diseño comunitariolicenciada a ACTAFARMA

Diseño comunitario de Mattel 0186693952 (variantes 1-11) Marca nacional M2994612

Marca comunitaria 9510736 de David Castro

¿Y el secreto empresarial?

Toda información confidencial queconfiera a una empresa una ventajaconfiera a una empresa una ventajacompetitiva.

Incluye:Es difícil de

Incluye:

•secretos industriales o de

proteger y es difícil demostrar que se ha hecho todo lofabricación: fórmulas, prototipos,

compilaciones, programas, procesos, técnicas…

ha hecho todo lo posible para mantenerlo enprocesos, técnicas…

•secretos comerciales: i f ió fi i li t d

mantenerlo en secreto

información financiera, listas de clientes, proveedores…

Cómo se viola el secretoCómo se viola el secreto •Divulgación o explotación, sin autorización de sug p ,titular, de secretos empresariales a los que se haaccedido legítimamente pero con obligación de

dguardar reserva.

•Divulgación o explotación sin autorización de su•Divulgación o explotación, sin autorización de sutitular, de secretos a los que se ha accedidoilegítimamente por medio de espionaje og p p jprocedimiento similar o por medio de inducción a lainfracción contractual.

Estos actos se consideran actos de competencia desleal:comportamientos objetivamente contrarios a lasexigencias de la buena fe.

Acciones contra la violación del secreto

•Penales: los artículos 278,279 y 280 del Código Penalti ifi l i j i d t i l ( b d i f ió ) ltipifican el espionaje industrial (robo de información) y larevelación de secretos empresariales trascendentes para lacompetencia por quien tuviera obligación legal ocompetencia por quien tuviera obligación legal ocontractual de guardar reserva (los trabajadores o aquelloscon los que se tuviera acuerdos de confidencialidad).

C t i d l l E l tí l 13 l•Competencia desleal: En el artículo 13 se regulaexpresamente la violación de secretos.

¿Qué es unaQpatente/modelo de utilidad?

¡VOLUNTARIO!CO OCONTRATO

¡NACIONAL!

ADMINISTRACION SOLICITANTE

Concede un MONOPOLIO del t ió EXCLUSIVA DIVULGA suexplotación en EXCLUSIVA DIVULGA su

CREACION

Este derecho se concede…A quien primero registra (titular) y el i i d h l

Este derecho se concede…

inventor tiene un derecho moral a figurar.

Por 20 años IMPRORROGABLES (10 en el caso de modelos de utilidad).

Con un coste de 600-1200€ para patentes y

)

p p y150€ modelos utilidad (son sólo las tasas de la OEPM).

Y se mantiene si el titular explota la invención, paga las tasas de mantenimiento y no hay demandas por parte de un 3º.

Este derecho se concede…

Si la invención no esta dentro de las prohibiciones de la ley

S l l i it d Se cumplen los requisitos de patentabilidad: novedad, altura inventiva, aplicación industrial…

Y se completa el procedimiento de

inventiva, aplicación industrial…

Y se completa el procedimiento de concesión (nacional, europeo, sistema PCT)sistema PCT)

¿Qué se puede proteger con una patente?

o Nuevos productoso Nuevos usos de productos conocidoso Aparatos, herramientas y dispositivos

para obtener o fabricar un productoo Métodos, procesos y procedimientos de

obtención o fabricaciónP d t t í io Productos o compuestos químico-farmaceúticos y biotecnológicos

ExclusionesNo se consideran INVENCIONES EN EL SENTIDO ESTABLECIDO POR EL ART. 4.1

descubrimientosobras artísticasreglas de juegosprogramas de ordenadorformas de presentar la información

Y tampoco son patentables (por que lo prohibeexpresamente la ley)

Métodos tratamiento quirúrgico o terapéutico Razas animales o vegetalesInvenciones contrarias al orden públicoInvenciones contrarias al orden público

(por ejemplo los procedimientos declonación de seres humanos o lasutilizaciones de embriones humanos conutilizaciones de embriones humanos confines industriales o comerciales).

Requisitos de bilid dpatentabilidad

APLICACIÓN

NOVEDAD MUNDIAL

INDUSTRIAL

ACTIVIDADNOVEDAD MUNDIALno forma parte del Estadode la Técnica anterior

ACTIVIDADINVENTIVAno resulta obvia al

INVENCION TECNICA

experto en la materia

SUFICIENCIADESCRIPCION

¿Dónde hay probabilidades de comercializar el

Donde patentar•¿Dónde hay probabilidades de comercializar el producto patentado?

ál l i i l ds •¿Cuáles son los principales mercados para productos similares?

do

s y

tid

ore

s

•¿Dónde se fabricará el producto?

•¿Dónde están los principales competidores?Merc

ad

com

pe

¿Dónde están los principales competidores?

•¿Cuáles son los costes de patentar en cada s •¿Cuáles son los costes de patentar en cada uno de los mercados dónde va destinado el producto? y ¿cuál es mi presupuesto?C

ost

e

•¿Qué dificultades tendrá hacer valer los d h d t t í d t i d ? g

ios

derechos de patente en un país determinado? Representante, idioma…Li

tig

Donde patentar•No debe olvidarse que las patentes son territoriales

p

•Para proteger en varios países:

-Ir país por país (procedimientos de concesión individuales aunque con reglas

)comunes)

-Utilizar sistemas supranacionales (patenteeuropea y solicitudes PCT)

•Puedo utilizar el concepto de PRIORIDAD: hay 12 •Puedo utilizar el concepto de PRIORIDAD: hay 12 meses desde que hago una solicitud en un país para registrar patentes sobre la misma invención en

t íotros países

í

Cómo se registra en EspañaVía nacional: llega a la concesión

1º Examen formal 2º Informe técnico (IET)3º Publicación de la solicitud

IDIOMA: ESPAÑOL DERECHO: El mismo en los dos procedimientos (general/con examen)VALOR PARA NEGOCIAR: Mayor en la vía con examen

4º Concesión, 2 opciones a elegir voluntariamente: Procedimiento general (concesión directa)Con examen voluntario (pueden no conceder la patente)

con examenCOSTE:

600€ (sin examen, sólo IET)1200€ (IET más examen)

Vía Europea: llega a la CONCESION1º Examen formal 2º Informe técnico (IET)

IDIOMA PROCEDIMIENTO: INGLES, FRANCES, ALEMAN IDIOMA EFECTO EN ESPAÑA: ESPAÑOL 2 Informe técnico (IET)

3º Publicación de la solicitud 4º Concesión con examen5º Oposiciones de terceros6º La patente se transforma en patente nacional si se presenta una traducción al

DERECHO: El mismo que una patente nacional (aunque la concesion es de EPO)VALOR PARA NEGOCIAR: Mayor COSTE:

30 000€ (10 ñ 8 i nacional si se presenta una traducción al español

30.000€ (10 años, 8 paises y honorarios de intermediarios)

Vía PCT: sólo solicitud IDIOMA PROCEDIMIENTO: 6 idiomas Vía PCT: sólo solicitud1º Examen formal, Informe técnico (IET), Publicación de la solicitud y Examen realizado por oficinas ISA/IPEA)2º La documentación se pasa a las oficinas

entre ellos el ESPAÑOLIDIOMA EFECTO EN ESPAÑA: ESPAÑOL DERECHO: El mismo que una patente nacional (la concede la OEPM)VALOR PARA NEGOCIAR: Depende

nacionales3º La patente se concede en cada país

COSTE: Más económico que ir pais a pais42.000€ (patente europea, EEUU, Japón)

Y la OEPM ofrece un programa de subvenciones a las solicitudes de

patentes y m.utilidad

••ExtensiónExtensión enen elel extranjeroextranjero dedeunauna solicitudsolicitud dede patentepatente oomodelomodelo dede utilidadutilidad ((8080--9090%% dedell i ti t fij d )fij d )loslos importesimportes fijados)fijados)

••ActividadesActividades realizadasrealizadas dentrodentrodeldel procedimientoprocedimiento internacionalinternacionaldeldel procedimientoprocedimiento internacionalinternacionalPCTPCT ((8080--9090%% dede loslos importesimportesfijados)fijados)

S li it dS li it d dd t tt t••SolicitudesSolicitudes dede patentespatentes yymodelosmodelos dede utilidadutilidad españoles,españoles,comprendiendocomprendiendo loslos trámitestrámites dedesolicitudsolicitud y/oy/o informeinforme dedesolicitudsolicitud y/oy/o informeinforme dedebúsquedabúsqueda (IET(IET)) ((9090%% dede loslosimportesimportes fijados)fijados)

Son ayudas que se conceden después de realizar la solicitud , no para hacerla.

Qué valor tiene una patente

V l l l

Qué valor tiene una patente

Valor legal:Barrera frente a los

tidcompetidores

V l ó iValor económico:Bien intangible

Valor informativo:Información sobre una tecnología

Y estos valores se “entrecruzan”

Yahoo ha demandadoYahoo ha demandadoFACEBOOKFACEBOOKa FACEBOOKa FACEBOOK

FACEBOOK l hFACEBOOK l hFACEBOOK le haFACEBOOK le hacomprado 750comprado 750

t t IBMt t IBMpatentes a IBM parapatentes a IBM parablindarseblindarse

Y cada vez se escribe más sobre ellas

Un diagrama �“sencillito�” de cómo vaUn diagrama �“sencillito�” de cómo vaUn diagrama sencillito de cómo vaUn diagrama sencillito de cómo vauna de estas guerras�…una de estas guerras�…

Valor legal:Derecho de exclusividad en el trafico económico

Confiere a su titular el derecho a impedir a cualquier tercero que no cuente con su consentimiento: consentimiento:

•La fabricación,

•el ofrecimiento,

•la introducción en el comercio

•la utilización de un producto objeto de la patente

•la utilizacion una denominación

ó ó•la importación o posesión del mismo para alguno de los fines mencionados.

Valor legal:

el titular es el responsable de hacer

g

el titular es el responsable de hacer valer sus derechos (debe vigilar)

debe decidir si toma medidas debe decidir si toma medidas, cuáles

y cuándoy

Herramientas LegalesAcciones civiles:

gAcciones penales:

•Cesación actos de violación incluye la retirada de objetos del

•Privación de libertad (hasta 4 años)

mercado.

•Indemnización por

•Pena-multa

•Inhabilitación daños y perjuicios

•Embargo de objetos

profesional (de 2 a 5 años)

g jproducidos o importados y los medios usados

•Cierre temporal o definitivo de industria o establecimiento (hasta 5

•Atribución en propiedad de objetos y

(años)

p p j ymedios embargados

Herramientas Legales

Medidas cautelares:• El demandante, que considera que se violan susderechos debe hacer frente a la caución que fijederechos, debe hacer frente a la caución que fijeel juez por los daños y perjucios que puedanocasionarse al demandado

•Consisten en:• Cesación de los actos que violan el derechoCesación de los actos que violan el derecho

del peticionario• Retención o deposito de los objetos

Afi i d l l • Afianzamiento de la eventual indemnización de daños y perjuicios

• Anotaciones registrales que procedang q p

Pero los demandados tambien tiene la posibilidad de actuar: RECONVENCION

LITIGIOS POR INFRACCIÓN DE PATENTES

Demanda de infracción

Petición de medidascautelares

Titular De la Presunto cautelares

Solicitud de caución f t d ñ

De la patente

Presunto Infractor

frente a daños

R ió d lid dReconvención de nulidad

Apple (Titular) demanda a Samsung (presunto infractor) por violación de patentes

Samsung (Titular) demanda a Apple (presunto infractor) por violación de patentespatentes

Samsung inicia un juicio de reconvención

patentes

Apple inicia un juicio dereconvención

Valor económicoLos DerechosLos Derechos de Propiedadde Propiedad Industrial seIndustrial se

pueden transmitir por las formas admitidaspueden transmitir por las formas admitidaspueden transmitir por las formas admitidaspueden transmitir por las formas admitidasen derechoen derecho

�• Cesión: compra venta, donación,

herencia...

�• Licencia.

�• Usufructo�• Usufructo.

�• Hipoteca mobiliaria.Hipoteca mobiliaria.

¿Y cómo valorar?En la actualidad el valor de los ACTIVOSEn la actualidad el valor de los ACTIVOS

¿Y cómo valorar?En la actualidad el valor de los ACTIVOSEn la actualidad el valor de los ACTIVOS

INTANGIBLES puede suponer el 80INTANGIBLES puede suponer el 80 90% del90% delvalor de una organizaciónvalor de una organizaciónvalor de una organizaciónvalor de una organización

¿Y cómo valorar?

Los criterios de valoración varían según cual sea el fin que busquemos:

•Incluir el activo en el balance de una empresa (valor contable)p ( )•Transferencia del activo•Concurso de acreedores•Conseguir financiación utilizando el activoConseguir financiación utilizando el activo•Cuantificar los daños por violación de derechos de PropiedadIndustrial

EjemploEjemplo inscripción

hipoteca mobiliaria

La cantidad a pagar no esta todavía delimitadaLa cantidad a pagar no esta todavía delimitadaLa cantidad a pagar no esta todavía delimitada, La cantidad a pagar no esta todavía delimitada, pero puede superar los 1.5 millones de eurospero puede superar los 1.5 millones de euros

Y esta valoración cambia con el tiempo �…Y esta valoración cambia con el tiempo �…

MARCA MARCA GALERIAS PRECIADOSGALERIAS PRECIADOSPertenece al FONDO DE GARANTIA Pertenece al FONDO DE GARANTIA SALARIAL (FOGASA), SALARIAL (FOGASA), se ha se ha

subastado en varias ocasiones pero subastado en varias ocasiones pero no hay no hay compradorcomprador!!

Año 1997Año 1997 Año 2011Año 2011Año 1997Año 1997 Año 2011Año 2011

¿Y cómo valorar? j l d l ió t blun ejemplo de valoración contable

GUÍA DE VALORACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA DE PROYECTOS BIOTECNOLÓGICOS (2010-Bioemprende)http://www bioemprende eu/files/Guia ValoracionEconomica ProyectosBIO pdfhttp://www.bioemprende.eu/files/Guia_ValoracionEconomica_ProyectosBIO.pdf

¿Y cómo valorar? j l d t ió

Ejemplo de una empresa minera que vende su derechos de patentes. Cálculobasado en los flujos de caja (derivados de las regalías obtenidas si el activo fuera

un ejemplo de transacciónbasado en los flujos de caja (derivados de las regalías obtenidas si el activo fueralicenciado a un tercero)

o Se hace una proyección a futuro de las ventas anuales (teniendo en cuenta losmercados interior y exterior, y el precio en cada mercado)

o Se calcula un 6% de regalías (valor comparable de otras transacciones similaresque existen en el mercado)que existen en el mercado)

o Impuesto de sociedades 30%

o Se aplica una tasa de descuentodel 25%

Cómo calcular las regalías (royalties) en

P t j d i

una licencia de patente•Porcentaje de ingresos

•Un solo pago por adelantadoUn solo pago por adelantado

•Una cantidad predeterminada que se paga periódicamente, similar a un alquiler

C b d l º d id d d•Cargo basado en el nº de unidades de producción o de venta

•Para tecnologías emergentes, las regalías se pueden basar en costes de desarrollo

Porcentajes medios que se aplican en el pago deregalías (royalties) en una licencia de patenteregalías (royalties) en una licencia de patente

Regla del 25% (Rule of Thumb)De acuerdo con esta regla de oro el licenciatario debe pagar una regalía entre el 25 y el 33.3% por ciento aproximado de

l i b t d ( t d i t ) l t d l d t i l d h d P i d dlas ganancias brutas esperadas (antes de impuestos) por la venta del producto que incorpora el derecho de Propiedad

industrial. En el cálculo de las ganancias brutas (antes de impuestos) se tienen en cuenta los gastos de producción y las

materias primas .

La regla del 5%

En la mayor parte de los sectores las regalías medias rondan el 5% de las ventas netas.

j úPorcentaje según sectores

Diversos estudios han tratado de determinar y cuantificar cuales son los valores de los regalías que deben aplicarse en

función del sector tecnológico donde se encuadra una organización, y para dar estos valores es preciso analizar los datos que

aportan las empresasaportan las empresas

Valor economico: PATENT BOXPATENT BOX

••Reducción 50Reducción 50%% basebase imponible generada porimponible generada por ingresosingresos brutosbrutosdede la cesión dela cesión de algunosalgunos activosactivos intangibles creadosintangibles creados por lapor laempresaempresa..

Patentes, Dibujos o modelos, planos, fórmulas o procedimientos secretos; derechosPatentes, Dibujos o modelos, planos, fórmulas o procedimientos secretos; derechossobre informaciones relativas a experiencias industriales, comerciales o científicassobre informaciones relativas a experiencias industriales, comerciales o científicas

••Ahorro de la base imponible es aplicable hasta seis veces elAhorro de la base imponible es aplicable hasta seis veces elvalor del coste del activo.valor del coste del activo.valor del coste del activo.valor del coste del activo.

••ReguladoRegulado por el artículo 23 del Texto Refundido de la Ley delpor el artículo 23 del Texto Refundido de la Ley delImpuesto sobreImpuesto sobre Sociedades (TRLIS)Sociedades (TRLIS)

••AplicableAplicable a todo tipo de empresas incluso del mismo grupoa todo tipo de empresas incluso del mismo grupo••AplicableAplicable a todo tipo de empresas, incluso del mismo grupoa todo tipo de empresas, incluso del mismo grupo

El Patent BOX y sus ventajas en la cesión intragrupohttp://www.lowendal-masai.eu/es/Espace-informations/Espacio-informations/EspacioPrensa/contentInfos/012/communique/Lowendalmasaï.%20Diciembre%202011..PDF

Patentar o no patentarPatentar o no patentarpp

V t j I i tVentajas Inconvenientes

•• La exclusividad permite realizarLa exclusividad permite realizarinversiones y obtener mayorinversiones y obtener mayorrentabilidad sobre la inversiónrentabilidad sobre la inversión

•• Revela la invención a losRevela la invención a loscompetidores.competidores.rentabilidad sobre la inversiónrentabilidad sobre la inversión

efectuada.efectuada.

•• Derecho legal exigible y sólido.Derecho legal exigible y sólido. •• Puede resultar caro.Puede resultar caro.Derecho legal exigible y sólido.Derecho legal exigible y sólido.

•• Permite comercializar laPermite comercializar lainvención (concesión deinvención (concesión de

•• La patente únicamente esLa patente únicamente esoponible tras suoponible tras su((

licencias)licencias)..

•• Imagen positiva de la empresaImagen positiva de la empresa

concesión (puede llevarconcesión (puede llevarentre 4 y 5 años).entre 4 y 5 años).

g p pg p p

Alternativas a las patentesAlternativas a las patentes

• No otorga exclusividad.• Se revela la invención a los

Divulgación de información (publicación)•• Es barato.Es barato.•• Se evita que otros patenten laSe evita que otros patenten la

misma invención.misma invención.

• Se revela la invención a loscompetidores.

misma invención.misma invención.

• No existe protección contraingeniería inversa o

Secreto empresarial

•• Barato (pero existe el coste deBarato (pero existe el coste demantener la confidencialidad).mantener la confidencialidad).

ingeniería inversa oreproducción de la invención.

• Es difícil exigir mantenerlo.L �“ t " l filt•• No se revela la invenciónNo se revela la invención. • Los �“secretos" suelen filtrarsebastante rápido.

•• No requiere ningún esfuerzo.No requiere ningún esfuerzo.• No otorga exclusividad.• A menudo los competidores

No hacer nada

q gq g • A menudo los competidoresse enteran de los detalles.

¿Patente o Secreto?¿Patente o Secreto?

PATENTE:PATENTE: SECRETO EMPRESARIAL:SECRETO EMPRESARIAL:Monopolio LEGAL Monopolio DE FACTO

Divulgación PÚBLICA Acceso RESTRINGIDOProtección de INVENCIONES QUE CUMPLEN REQUISITOS Cualquier INFORMACIÓN VALIOSA

Duración LIMITADA Duración INDEFINIDADuración LIMITADA Duración INDEFINIDA

TERRITORIAL No territorial (mundial)

Fácil de TRANSFERIR con garantías Contratos de transferencia difíciles

Costes de registro traducciones etc Costes de políticas de personal custodia docs etcCostes de registro, traducciones, etc. Costes de políticas de personal, custodia docs., etc.

Permite impedir “a posteriori” la copia (una vez se detecta la misma), aunque tiene efecto disuasorio “a priori”

Impide “a priori” la copia

No hay problema de filtración o espionaje industrial, porque la patente implica la publicación Si se divulga, es casi imposible recuperar el secreto

Se puede contabilizar, hipotecar... Es más difícil de valorar y contabilizar

Qué hay queQué hay que hacer o evitar si se hacer o evitar si se estudia la estudia la posibilidad de solicitar una patenteposibilidad de solicitar una patente• No efectuar publicaciones antes de la solicitud:

artículos, comunicados de prensa, presentaciones, congresos, ferias, redes sociales o blogs.

• No impartir cursos o presentaciones antes de presentar la solicitud, salvo bajo un contrato de confidencialidad.

N d d t i l • No vender productos que incorporen la invención antes de presentar la solicitud.

Buscar información • Buscar información

• Calcular si somos capaces de asumir el coste de mantenimiento y de defensa de los derechosmantenimiento y de defensa de los derechos.

• ¡Buscar asesoramiento profesional lo antes posible! posible!

• ¡Presentar la solicitud antes que los demás!

El principito llega al planeta habitadopor el hombre de negocios.p g

Éste le recibe molesto, porque odialas interrupciones. Está muy ocupado

"- Cuando encuentras un diamante que no es de

las interrupciones. Está muy ocupadocontando las estrellas….

Cuando encuentras un diamante que no es denadie, es tuyo. Cuando encuentras una isla que noes de nadie, es tuya. Cuando eres el primero en teneruna idea, la haces patentar: es tuya. Y yo poseo lasestrellas, puesto que nunca nadie antes que yopensó en poseerlas”pensó en poseerlas”

El Principito.A i d S i E é (1943)Antoine de Saint-Exupéry (1943)

Pero CUIDADO las ideas no sePero CUIDADO, las ideas no se patentan…

¡¡MuchasMuchas¡¡MuchasMuchasgracias!gracias!gracias!gracias!

Esther Arias Pérez Ilzarbeesther.arias@oepm.es