Marcas para identificar vinos 10 casos
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1 Jose Martos Martínez-Abogado Marcas para identificar vinos, 10 casos prácticos . Análisis de diez casos, recopilatorio de los años 2013 y 2014, sobre marcas para identificar vinos que han sido objeto de resoluciones judiciales del Tribunal Supremo, sentencias del Tribunal General de la Unión Europea, y comentarios de derecho de marcas internacional y comparado. Todo ilustrado con catorce fotos. 1.- Coexistencia de la marca para vinos "Valsardo" y de la denominación social "Bodegas Valsacro, S.A." El Tribunal Supremo en una sentencia de 12 de abril del 2013 estima la demanda de "Bodegas Valsardo de Peñafiel, S.L.", amparada por la denominación de origen Ribera del Duero y titular, entre otras, de la marca "Valsardo" para la clase 33 (vinos). La demandada era Bodegas Valsacro, S.A., amparada por la denominación de origen Rioja, a la que se le había denegado la concesión / anulado la concesión de las marcas "Valsacro", "Bibi vidi bibi vinci vini Valsacro" y "Valsacro Dioro" por riesgo de confusión con la marca "Valsardo". El Tribunal Supremo estima que existe riesgo de confusión en el público entre la
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Jose Martos Martínez-Abogado
Marcas para identificar vinos, 10 casos prácticos.
Análisis de diez casos, recopilatorio de los años 2013 y 2014, sobre marcas para identificar vinos que han sido objeto de resoluciones
judiciales del Tribunal Supremo, sentencias del Tribunal General de la Unión Europea, y comentarios de derecho de marcas
internacional y comparado. Todo ilustrado con catorce fotos.
1.- Coexistencia de la marca para vinos "Valsardo" y de la denominación social "Bodegas Valsacro, S.A."
El Tribunal Supremo en una sentencia de 12 de abril del
2013 estima la demanda de "Bodegas Valsardo de Peñafiel,
S.L.", amparada por la denominación de origen Ribera del
Duero y titular, entre otras, de la marca "Valsardo" para la
clase 33 (vinos).
La demandada era Bodegas Valsacro, S.A., amparada por la
denominación de origen Rioja, a la que se le había denegado
la concesión / anulado la concesión de las marcas "Valsacro",
"Bibi vidi bibi vinci vini Valsacro" y "Valsacro Dioro" por riesgo
de confusión con la marca "Valsardo". El Tribunal Supremo
estima que existe riesgo de confusión en el público entre la
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marca "Valsardo" y la denominación social "Bodegas
Valsacro, S.A.", por utilizarse la denominación social como
nombre comercial, obligando a esta bodega a modificar su
razón social sustituyéndola por otra que no contenga el
término "Valsacro" o nombre confundible o asociable con el
mismo.
"Bodegas Valsacro, S.A.", en atención a la sentencia del
Tribunal Supremo, cambió su denominación social por la de
"Bodegas Vinsacro, S.A.".
2.- Marcas para vinos "Allende" y "Allende La Ermita".
El Tribunal Supremo en un auto de 11 de abril del 2013
confirma la denegación de la Oficina Española de Patentes y
Marcas a inscribir la marca "Allende La Ermita", en la clase 33
para vinos, por la previa existencia de la marca "Allende".
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El Tribunal considera que las dos marcas guardan gran
similitud porque el término "Allende", idéntico y coincidente en
ambas marcas, aparece situado en primer término en la
marca compuesta, por lo que va a crear un altísimo riesgo de
asociación entre los consumidores, que van a entender que
se trata de una extensión de la marca prioritaria ya que
ambas van a coincidir en la comercialización de vinos. El
hecho de que la marca denegada tenga una grafía en la que
el elemento más destacable y predominante es "La Ermita",
que aparece con caracteres más grandes y destacados que la
palabra "Allende", no disminuye el riego de confusión y
asociación, ya que tanto en el comercio como en la
publicidad radiofónica de gran transcendencia, prima la
oralidad y el potencial consumidor no tiene delante el gráfico
del producto para distinguirlo. Además, es frecuente que el
consumidor medio tienda a simplificar las denominaciones
compuestas, utilizando solo el primer vocablo para
identificarlas, por lo cual la identidad entre ambas marcas
sería absoluta.
3.- Pérdida de la marca que sirve para distinguir a los vinos, China.
La bodega Castel Freres, uno de los mayores productores de
vinos en Francia, empezó a vender sus vinos a China en 1999
pero no solicitó el registro de su marca "Castle". Un año
después, el distribuidor de vinos chino Panati Wine Co. Ltd.
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registró la marca "Kasite", traducción al chino de la palabra
francesa "castel".
En el 2003, Panati Wine Co. Ltd. ofreció a Castel Freres el
venderle la marca Kasite por 1.000.000 euros, a lo que la
empresa francesa se negó. Posteriormente, Panati Wine Co. Ltd.
demandó a Castle Freres por uso inconsentido de su marca
"Kasite", y el tribunal de primera instancia (Intermediate Peoples
Court of Wenzhou) dio la razón a la empresa china y condenó a
Castle Freres a pagar una indemnización de 4,1 millones de
euros (33.730.000 renminbi) y a hacer pública una disculpa.
Recurrida la sentencia ante el tribunal de apelaciones (Zhejiang
Provincial Higher Court), éste confirmó la sentencia de primera
instancia y obligó a Castel Freres a publicar una nueva disculpa
a Panati Wine Co. Ltd. Ambas sentencias tienen su fundamento
en que el sistema legal chino reconoce como legitimo propietario
de la marca a la primera persona que solicita su registro ante la
oficina china de marcas, independientemente de que otra
persona viniese utilizando la marca con anterioridad. La
sentencia del tribunal apelación se encuentra actualmente
recurrida por Castel Freres ante el tribunal supremo de China.
Panati Wine Co. Ltd. es el distribuidor para el mercado chino de
algunas grandes bodegas españolas. La conclusión que se
extrae del caso es que las bodegas deben registrar, lo antes
posible, la marca que sirve para distinguir sus vinos en aquellos
mercados extranjeros en los que vayan a tener presencia
permanente.
http://www.decanter.com/news/wine-news/584490/castel-takes-trademark-battle-to-china-s-supreme-court
4.- Marcas para vinos "Marina Alta" y "Ca' Marina".
El Tribunal General de la Unión Europea, en una sentencia
de 14 de mayo del 2013, confirma el criterio de la Oficina de
Armonización del Mercado Interior (OAMI) denegando la
inscripción de la marca comunitaria "Ca' Marina", solicitada
por una bodega italiana para la clase 33 (vinos), por la previa
inscripción de la marca "Marina Alta", registrada por una
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bodega española para la misma clase, debido al riesgo de
confusión entre ambas marcas.
En concreto, el tribunal analizó diversas alegaciones de la
bodega italiana, que incluían, entre otras, (i) que las marcas
servían para identificar vinos de diferentes categorías y tipos,
alegación rechazada por el tribunal que consideró que se trata
de productos idénticos; (ii) el perfil del consumidor al que
iban dirigidos los vinos, entendiendo el tribunal que se trata de
un "consumidor medio", el consumidor normalmente
informado y razonablemente atento y perspicaz; (iii)
comparación visual, el término "Marina" es el más largo en
ambas marcas, y los otros términos "Alta" y "Ca" no son
dominantes y por tanto no permiten reducir la similaridad entre
las marcas; (iv) comparación visual, al igual que en el
apartado anterior, la palabra "Alta" no es dominante; (v)
comparación conceptual, la palabra "ca" (casa) solo tiene
significado para un número limitado de consumidores, en
concreto aquellos que hablan un dialecto de la zona de
Véneto; la palabra "alta" solo tiene significado, común en Italia
y España, para un limitado número de consumidores; por el
contrario la palabra "marina" tiene un significado similar para
una gran número de consumidores (Italia, España, Francia,
Alemania e Inglaterra) y un fuerte poder evocativo, que relega
a "Ca" y "Alta"; y (vi) que aunque las estrategias de
marketing y distribución empleadas por las dos bodegas
contendientes para la comercialización de sus vinos son
distintas, nada impide que en futuro dichas bodegas cambien
sus estrategias y coincidan. En conclusión, el tribunal
consideró que los consumidores podrían creer que los vinos
vendidos bajo la marca "Ca' Marina" era una nueva línea
creada por el propietario de la marca "Marina Alta" y que por
tanto existía una conexión entre ambas bodegas.
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5.- Marca "Castel" para identificar vinos e indicación geográfica "Castell" (Alemania).
El Tribunal General de la Unión Europea en una sentencia de
13 de septiembre del 2013 anula la marca "Castel", registrada
por la bodega francesa "Castel Frères", para identificar vinos,
por el riesgo de confusión con los vinos de la indicación
geográfica protegida "Castell" de Franconia, Baviera (Alemania).
El Tribunal de la Unión Europea acuerda anular la marca
"Castel" por las siguientes razones: (i) la diferencia en la manera
de escribir la marca y la indicación geográfica, la primera con
una sola "l" y la segunda con dos "l", no es suficiente para evitar
el riesgo de confusión, especialmente cuando se pronuncian
los dos nombres pues no hay diferencia entre ambos, y (ii) el
término "castillo" (traducción al castellano de "castel") es
comúnmente utilizado para marcas de vinos pero siempre unido
al nombre de una localidad o de un castillo en particular, de
modo que la marca "castillo" por si sola carece de fuerza
identificativa salvo que se refiera a la indicación geográfica
alemana.
Adicionalmente el Tribunal de la Unión Europea aporta una
conclusión interesante, y es que en ciertos casos es posible
registrar como marcas las indicaciones geográficas
protegidas si el consumidor medio la desconoce como
identificadora de productos elaborados en una localización
geográfica o es razonable pensar que no creará en el futuro esa
relación entre productos y localización geográfica. A estos
efectos se entiende por "consumidor medio" el residente en el
país donde se encuentra la indicación geográfica protegida, y
será la oficina de patentes y marcas del país en cuestión la que
se encuentra en mejor situación de valorar si existe en el
consumidor medio esa capacidad de asociar productos y
localización geográfica.
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6.- Marca para identificar vinos "1975 - 2014, Gracias" con la foto de S.M. el Rey Don Juan Carlos.
Las tiendas de suvenires de Madrid en junio de 2014 se
vieron inundadas de productos de todo tipo, tales como
camisetas, tazas, llaveros, imanes para neveras, y ... vino
para recordar la abdicación de S.M. el Rey Don Juan Carlos.
Una de dichas tiendas, que curiosamente está a unos pocos
centenares de metros del Palacio Real de Madrid, vendía el
vino de la foto. En dicha foto el vino aparece identificado con
la marca "1975 - 2014, Gracias" y sobre el fondo la foto de
S.M. el Rey Don Juan Carlos.
Según el art. 7.6 de la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de
protección civil del derecho al honor, a la intimidad
personal y familiar y a la propia imagen, tendrán la
consideración de intromisiones ilegítimas en el ámbito de
protección de la ley "La utilización ... de la imagen de una
persona para fines publicitarios, comerciales o de naturaleza
análoga". Esta norma aplica por igual a personajes famosos o
no, a reyes y mendigos. Así pues, la utilización de la foto del
monarca, que presumimos no habrá autorizado la utilización
de su imagen para vender el vino, es ilegal por vulnerar un
derecho constitucional. Recae sobre la bodega que elabora el
vino la carga de probar que tiene autorización para utilizar la
imagen del Rey.
Llegado este punto, muchos se preguntarán, ¿qué bodega ha
cometido semejante infracción del derecho a la propia
imagen?. Pues bien, según la contraetiqueta, el vino está
elaborado por "Proconsol Bodegas Irius", bodega que según
la información que se puede encontrar en Internet se
encuentra en situación concursal y liquidación. Bodegas Irius
elabora vinos amparados por la denominación de origen
Somontano.
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7.- Marca "Blends" para identificar vinos, similitud entre el derecho español y estadounidense.
En el enlace adjunto (http://e-
foia.uspto.gov/Foia/RetrievePdf;jsessionid=E15A4187CC56BFA9
9438E42EFB797F69.prod_cidmext_jboss1_jvm2?system=TTABI
S&flNm=85787527-10-03-2014) se puede encontrar un
interesante artículo sobre el acuerdo de la Oficina de Patentes y
Marcas de los Estados Unidos de América (USPTO) en la que
se niega la inscripción de la marca "Blends", "mezclas" en
castellano, para identificar vinos.
El razonamiento de la USPTO se fundamenta en que el término
"blends" es meramente descriptivo del producto que se
comercializa. En España la Oficina de Patentes y Marcas, a la
vista de los arts. 5.1.c) y e) de la Ley de Marcas, habría llegado
a la misma conclusión que su homóloga estadounidense pues el
mencionado artículo prohíbe el registro de marcas que se
compongan exclusivamente de indicaciones que puedan servir
para designar las “características del producto” o “la forma del
producto necesaria para obtener un resultado técnico”. El
razonamiento anterior sería igualmente aplicable si en España
se quisiera registrar como marca, sin otra indicación, los
términos franceses “coupage” y "assamblage", utilizados en
el sector vitivinícola para indicar la mezcla de vinos.
8.- "Sangre de Toro" y "Sangre de Miura", marcas para identificar vinos.
El Tribunal Supremo en una sentencia de 25 de julio de
2014, analiza si la solicitud de registro de la marca "Sangre
de Miura" (para la clase 33 del Arreglo de Niza, bebidas
alcohólicas, excluidas las cervezas), solicitud realizada por
tres personas apellidadas "Miura", vulnera los derechos de las
marcas registradas por Bodegas Miguel Torres y por
Destilerías Cazalla (todas ellas en la misma clase 33).
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En el primer caso, Bodegas Miguel Torres alegaba la previa
inscripción de sus marcas "Sangre de Toro" y "Gran
Sangre de Toro". En un primer momento la Oficina de
Patentes y Marcas (OEPM) estima el recurso de Bodegas
Miguel Torres con fundamento en que el vocablo "Miura"
consta en el Diccionario de la Real Academia Española de la
Lengua, con, como primera acepción, referencia al toro de la
ganadería Miura, famosa por su bravura, por lo que la OEPM
considera que "decir Miura es lo mismo que decir toro". No
obstante, el Tribunal Supremo, con criterio acertado, no
acepta el criterio de la OEPM y considera que uno de los
vocablos es el género, "toro", y el otro la especie, "Miura" (en
concreto una ganadería específica y clase de toro de lidia),
sin que exista tampoco semejanza denominativa, fonética,
conceptual o gráfica entre ambos vocablos. Por ello, el
Tribunal Supremo considera que las marcas "Sangre de
Toro" y Sangre de Miura" pueden coexistir.
En el segundo caso, Destilerías Cazalla alegaba la previa
inscripción de sus marcas "Anís Miura" y "Miura Crema de
Guindas". En este caso, el Tribunal Supremo si reconoce
que hay posible identidad o semejanza entre las marcas y
coincidencia o similitud en sus ámbitos aplicativos, por lo
que existe un riesgo de confusión en el público. Por otro
lado, aunque los solicitantes de la marca "Sangre de Miura"
se apellidasen "Miura" y, en consecuencia, tuviesen el
derecho legítimo al registro de la marca que utilice dicho
apellido, la marca que solicitaban, "Sangre de Miura", no
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tenía suficientes elementos diferenciadores que evitasen el
riesgo de confusión o asociación con las marcas "Anís
Miura" y "Miura Crema de Guindas". En consecuencia, el
Tribunal Supremo considera que no se puede registrar la
marca "Sangre de Miura".
9.- "Lambrusco", denominación de origen y marca para identificar vinos.
El Tribunal Supremo en dos sentencias de 26 de septiembre y
6 de octubre de 2014 deniega la inscripción en la Oficina
Española de Patentes y Marcas de las marcas para identificar
vinos (clase 33) "Lambrusco Dell'Emilia Canottieri" y
"Lambrusco Antico Casato". De este modo, el Tribunal estima
los recursos, contrarios al registro de las marcas indicadas,
interpuestos por dos Consejos Reguladores de
Denominaciones de Origen de vinos italianos, el "Consorzio
per la tutela del vini Reggiano e Colli di Scandiano e di Canossa"
y el "Consorzio Tutela del Lambrusco di Modena".
Son esencialmente tres los fundamentos que utiliza el Tribunal
Supremo para denegar la inscripción de las marcas. El primer
fundamento es que las denominaciones de origen de vinos
constituyen derechos de propiedad industrial protegidos
legalmente y la Ley de Marcas prohíbe, salvo autorización
expresa, que se registran como marcas signos que imiten
creaciones protegidas por un derecho de propiedad industrial, y
en el caso que nos ocupa las dos marcas utilizan el término más
característico de las denominaciones de origen, "lambrusco",
seguidas del nombre de una localidad o región italiana
productora de vinos de uva lambrusco. En consecuencia las dos
marcas son una clara imitación de las denominaciones de origen
protegidas.
El segundo fundamento utilizado por el tribunal es que el
Reglamento CE 1234/2007 reconoce la protección a las
denominaciones de origen y a los vinos amparados por las
mismas (i) de todo uso comercial directo o indirecto por parte de
productos comparables que no se ajusten al pliego de
condiciones, o en la medida en que ese uso aproveche la
reputación de una denominación de origen, y (ii) de cualquier
otro tipo de indicación falsa o engañosa en cuanto a la
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procedencia, el origen, la naturaleza o las características
esenciales del producto.
El tercer y último fundamento empleado por el tribunal es que
el Reglamento CE arriba indicado no permite que las
denominaciones de origen pasen a tener la consideración
de genéricas (aclarar que los términos genéricos no son
susceptibles de protección como derecho de propiedad
intelectual) por muy conocida que lleguen a ser, pues lo contrario
sería admitir un efecto perjudicial del eventual éxito de una
denominación de origen que llegue a ser muy conocida.
.... y 10.- Derecho a utilizar la misma marca para identificar vinos amparados por distintas denominaciones de origen.
El Tribunal Supremo en una sentencia de 5 de marzo de
2012 anula un artículo del reglamento de la Denominación
(D.O.) Penedés que imponía a las bodegas la obligación de
utilizar marcas específicas en los vinos protegidos por dicha
denominación de origen, esto es, las bodegas no podían
utilizar la misma marca para identificar vinos amparados por la
D.O. Penedés y los amparados por otras denominaciones de
origen.
El Tribunal fundamenta su sentencia en tres razonamientos. El
primero, es que es competencia exclusiva del Estado español
la regulación del derecho de marcas, extendiéndose dicha
competencia a dictar normas de cualquier rango, incluidas
aquellas de ejecución; en consecuencia cualquier injerencia de
una comunidad autónoma en esta competencia estatal es nula
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de pleno derecho. El segundo razonamiento del tribunal, es que
la competencia de las comunidades autónomas para dictar
normas en materia de denominaciones de origen no legitima a
estas para que regulen cualquier materia, en este caso el
derecho de marcas. En el último razonamiento, el tribunal
analiza una sentencia suya previa de la Audiencia Nacional por
la que se anuló un precepto análogo del reglamento de la D.O.
Rioja. El tribunal aclara que los razonamientos de la sentencia
previa deben reinterpretarse a la vista de la sentencia de 5 de
marzo de 2012, pues en la primera sentencia era el propio
Estado español el que invadía con el reglamento de la D.O.
Rioja (reglamento pluriautonómico y por lo tanto norma estatal)
una competencia propia, la del derecho de marcas, mientras que
en la sentencia del 2012 se discutía el conflicto entre una
norma autonómica (Catalana), la del Reglamento de la D.O.
Penedés y una norma estatal.
Conclusión de todo lo anterior, es que el derecho permite que el
productor de vinos puede utilizar la misma marca para identificar
vinos procedentes de distintas denominaciones de origen, siempre
y cuando en la etiqueta del vino se añadan elementos
identificativos que informen al consumidor con claridad del origen
geográfico y las características del vino.
