La Propiedad Intelectual y las La Propiedad Intelectual y las Transferencias de TecnologíaTransferencias de Tecnología

Dra. Andrea Barrios KüblerDra. Andrea Barrios KüblerUdelaR – Facultad de QuímicaUdelaR – Facultad de Química

Agencia Nacional de Investigación e Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII)Innovación (ANII)

29/05/0829/05/08

EsquemaEsquema

Conocimiento aplicado a la tecnologíaConocimiento aplicado a la tecnología Contratos tecnológicos. Contratos tecnológicos.

GeneralidadesGeneralidades Cesión de derechosCesión de derechos Licencia de derechos Licencia de derechos Contrato de transferencia de Know howContrato de transferencia de Know how Contrato de Asistencia técnicaContrato de Asistencia técnica Contrato de “engineering”Contrato de “engineering” Contrato de confidencialidadContrato de confidencialidad

Conocimiento aplicado a la Conocimiento aplicado a la TecnologíaTecnología

Resolución de problemas técnicosResolución de problemas técnicos Mejoramiento de procesosMejoramiento de procesos Desarrollo de productosDesarrollo de productos Desarrollo de procesos alternativosDesarrollo de procesos alternativos Nuevas aplicaciones de productos ya Nuevas aplicaciones de productos ya

conocidosconocidos

TecnologíaTecnología

““Conjunto de conocimientos propios de un Conjunto de conocimientos propios de un oficio mecánico o arte industrial” oficio mecánico o arte industrial”

(Diccionario de la Real Academia (Diccionario de la Real Academia Española)Española)

Se distinguen dos fuentes de acceso a la Se distinguen dos fuentes de acceso a la tecnología: tecnología: interna (generación propia) interna (generación propia) externa (adquisición o comercialización)externa (adquisición o comercialización)

Transferencia de TecnologíaTransferencia de Tecnología

Se refiere a los acuerdos contractuales Se refiere a los acuerdos contractuales según los cuales se transmite un conjunto según los cuales se transmite un conjunto de conocimientos, sean patentables o no, de conocimientos, sean patentables o no, estén o no protegidos por algún sistema estén o no protegidos por algún sistema legal, ya sean correspondientes a los legal, ya sean correspondientes a los institutos de propiedad intelectual o al institutos de propiedad intelectual o al secreto industrial o empresarial. secreto industrial o empresarial.

Registro ante la DNPI Registro ante la DNPI (Art. 111 Ley 17.164)(Art. 111 Ley 17.164)

Previsiones internacionalesPrevisiones internacionales

Proyecto de Código de conducta para la Proyecto de Código de conducta para la transferencia de tecnología en el marco transferencia de tecnología en el marco de Naciones Unidas.de Naciones Unidas.

Ley Modelo de OMPI sobre patentes de Ley Modelo de OMPI sobre patentes de invención para países en vías de invención para países en vías de desarrollo. desarrollo. Registro de contratos de transferencia de Registro de contratos de transferencia de

tecnologíatecnología Pautas para el control de los contratos.Pautas para el control de los contratos.

Tecnología y Colaboración Tecnología y Colaboración Universidad - EmpresaUniversidad - Empresa

Proyectos I&DProyectos I&D Convenios marcos de colaboración Convenios marcos de colaboración Contratos de desarrolloContratos de desarrollo Convenios de transferencia de tecnologíaConvenios de transferencia de tecnología Contratos de asistencia técnicaContratos de asistencia técnica ConsorciosConsorcios Convenios de confidencialidadConvenios de confidencialidad

Cláusulas más comunesCláusulas más comunes

ComparescenciaComparescencia AntecedentesAntecedentes ObjetoObjeto Precio Precio PlazoPlazo Obligaciones de las partesObligaciones de las partes Rescisión / cláusula penalRescisión / cláusula penal Propiedad IntelectualPropiedad Intelectual Condiciones de comercialización del desarrolloCondiciones de comercialización del desarrollo Comisión de seguimientoComisión de seguimiento

Elección de las cláusulas de un Elección de las cláusulas de un contratocontrato

Depende de la naturaleza jurídica del Depende de la naturaleza jurídica del contrato contrato Contratos nominados e innominadosContratos nominados e innominados

Depende de la determinación del objeto y Depende de la determinación del objeto y de las obligaciones asumidasde las obligaciones asumidas

Depende de la situación jurídica que se Depende de la situación jurídica que se pretende protegerpretende proteger TRATO VS. CONTRATOTRATO VS. CONTRATO

AnexosAnexos

Suelen ser de diferentes tipos:Suelen ser de diferentes tipos: Anexo Técnico o Planes de trabajoAnexo Técnico o Planes de trabajo Inventario de los bienes a ser utilizadosInventario de los bienes a ser utilizados Convenio de confidencialidadConvenio de confidencialidad Asistencia técnicaAsistencia técnica

Tipos de contratos de transferencia Tipos de contratos de transferencia de tecnologíade tecnología

Cesión de patentesCesión de patentes Licencia de patentes Licencia de patentes Contrato de Know howContrato de Know how Contrato de Asistencia TécnicaContrato de Asistencia Técnica Contrato de “Engineering”Contrato de “Engineering” Contrato de ConfidencialidadContrato de Confidencialidad

Cesión de PatentesCesión de Patentes

Es la figura típica a través de la cual se articula Es la figura típica a través de la cual se articula la transmisión plena de estos bienes, la transmisión plena de estos bienes, permitiendo al adquirente ocupar la posición permitiendo al adquirente ocupar la posición jurídica del cedente a todos los efectos.jurídica del cedente a todos los efectos.

Implica un desplazamiento o cambio de titular Implica un desplazamiento o cambio de titular de los derechos de la patente o de la solicitud de los derechos de la patente o de la solicitud de la misma a cambio de un precio.de la misma a cambio de un precio.

Puede ser total o parcialPuede ser total o parcial En cuanto a los derechos cedidosEn cuanto a los derechos cedidos En razón del territorioEn razón del territorio

Inscripción en el Registro (DNPI)Inscripción en el Registro (DNPI)

Regulación legal de la cesión de Regulación legal de la cesión de patentespatentes

““Los derechos patrimoniales derivados de Los derechos patrimoniales derivados de una patente o de una solicitud de patente una patente o de una solicitud de patente pueden ser transferidos o cedidos por su pueden ser transferidos o cedidos por su titular o causahabientes, total o titular o causahabientes, total o parcialmente, por sucesión o por acto parcialmente, por sucesión o por acto entre vivos. Dichos actos surtirán efecto entre vivos. Dichos actos surtirán efecto frente a terceros a partir de la inscripción frente a terceros a partir de la inscripción en el registro correspondiente” (art. 36 en el registro correspondiente” (art. 36 Ley 17.164)Ley 17.164)

Regulación legal de la cesión de Regulación legal de la cesión de patentes - (cont.)patentes - (cont.)

Autonomía de la voluntadAutonomía de la voluntad Responsabilidad del titular por el pago de Responsabilidad del titular por el pago de

las tasas de mantenimiento de las las tasas de mantenimiento de las patentes.patentes.

En caso de pluralidad de personas, se En caso de pluralidad de personas, se establece el deber de expresar si son establece el deber de expresar si son copropietarios, condóminos o socios.copropietarios, condóminos o socios.

Licencia de patentesLicencia de patentes

El contrato de licencia es aquel por el cual el El contrato de licencia es aquel por el cual el titular de un derecho de propiedad industrial titular de un derecho de propiedad industrial confiere a un tercero el derecho de explotación. confiere a un tercero el derecho de explotación.

Objeto:Objeto: Patente concedidaPatente concedida Derechos emergentes de una solicitud de patenteDerechos emergentes de una solicitud de patente

Es un contrato nominado (art. 50 Ley 17.164)Es un contrato nominado (art. 50 Ley 17.164) No es solemneNo es solemne Inscripción en el Registro (DNPI)Inscripción en el Registro (DNPI)

Efecto: oponible frente a tercerosEfecto: oponible frente a terceros

Regulación Legal de la LicenciaRegulación Legal de la Licencia

Principio general: Autonomía de las partesPrincipio general: Autonomía de las partes Extensión – a todos los actos de explotación o Extensión – a todos los actos de explotación o

comercialización del objeto de la patente comercialización del objeto de la patente durante toda la vigencia, en todo el territorio del durante toda la vigencia, en todo el territorio del país y respecto de todas las aplicaciones del país y respecto de todas las aplicaciones del objeto.objeto.

Prohibición de ceder o transferir la licenciaProhibición de ceder o transferir la licencia No exclusividadNo exclusividad Faculta al licenciatario a adoptar todas las Faculta al licenciatario a adoptar todas las

medidas necesarias para la defensa de la medidas necesarias para la defensa de la patente a falta de iniciativa del titular.patente a falta de iniciativa del titular.

Regulación Legal de la LicenciaRegulación Legal de la Licencia(cont.)(cont.)

Prohibiciones:Prohibiciones: Establecer cláusulas que:Establecer cláusulas que:

produzcan un efecto negativo en la competencia, produzcan un efecto negativo en la competencia, constituyan competencia desleal constituyan competencia desleal impliquen abuso de posición dominante del titular de la patente.impliquen abuso de posición dominante del titular de la patente.

Condiciones:Condiciones: Efectos perjudiciales en el comercioEfectos perjudiciales en el comercio Condiciones exclusivas de retrocesiónCondiciones exclusivas de retrocesión Impedimentos a la impugnación de la validez de las patentesImpedimentos a la impugnación de la validez de las patentes Limitaciones al licenciatario en el plano comercial o industrial, Limitaciones al licenciatario en el plano comercial o industrial,

cuando ello no se derive de los derechos conferidos por la patente.cuando ello no se derive de los derechos conferidos por la patente. Limitaciones a la exportación del producto protegido por patente Limitaciones a la exportación del producto protegido por patente

hacia zonas de integración económica y comercialhacia zonas de integración económica y comercial

Obligaciones principales comunes Obligaciones principales comunes a ambos tipos de contratosa ambos tipos de contratos

Obligación de entrega de la patente ya Obligación de entrega de la patente ya sea con la finalidad de cederla sea con la finalidad de cederla definitivamente o conceder su uso.definitivamente o conceder su uso.

Obligación de pago del precioObligación de pago del precio

Obligación de Garantía de la vigencia de Obligación de Garantía de la vigencia de los derechos conferidos por la patente?los derechos conferidos por la patente?

Contrato de Transferencia de Know Contrato de Transferencia de Know HowHow

El know how es uno de los posibles contenidos El know how es uno de los posibles contenidos de los contratos de transferencia de tecnología. de los contratos de transferencia de tecnología. No es una modalidad de contrato en sí mismo.No es una modalidad de contrato en sí mismo.

Naturaleza jurídica del contratoNaturaleza jurídica del contrato Compraventa Compraventa Arrendamiento de serviciosArrendamiento de servicios SociedadSociedad Licencia Licencia Sui generisSui generis

Particularidades del Know How Particularidades del Know How Contrato innominadoContrato innominado Autonomía de la voluntadAutonomía de la voluntad Elementos esencialesElementos esenciales

Objeto: dar y hacerObjeto: dar y hacer Obligaciones básicas de las partesObligaciones básicas de las partes Acuerdos de confidencialidad (incluso en la etapa Acuerdos de confidencialidad (incluso en la etapa

precontractual)precontractual) Cláusulas que complementan el cumplimiento de las Cláusulas que complementan el cumplimiento de las

prestacionesprestaciones Obligaciones de ejercicioObligaciones de ejercicio Obligaciones de trasmitir las mejoras del objetoObligaciones de trasmitir las mejoras del objeto Limitaciones espaciales relativas a la venta de los productosLimitaciones espaciales relativas a la venta de los productos Obligación de compra de materias primas o repuestos al Obligación de compra de materias primas o repuestos al

dador del know how.dador del know how. Obligación posterior a la expiración del contrato como Obligación posterior a la expiración del contrato como

devolución de documentos y materiales, o prohibición de devolución de documentos y materiales, o prohibición de competencia por un plazo que se pactecompetencia por un plazo que se pacte

Contrato de Asistencia TécnicaContrato de Asistencia Técnica

Es la transmisión de conocimientos Es la transmisión de conocimientos relativos a la aplicación práctica, mediante relativos a la aplicación práctica, mediante el cual el trasmisor, proporciona al el cual el trasmisor, proporciona al receptor apoyo o cooperación para receptor apoyo o cooperación para obtener determinados resultados obtener determinados resultados prácticos.prácticos.

Contrato de EngineeringContrato de Engineering

Es un contrato que tiene por objeto que Es un contrato que tiene por objeto que una parte proporcione a otra los datos y una parte proporcione a otra los datos y conocimientos necesarios para la conocimientos necesarios para la fabricación de un equipo o instalación de fabricación de un equipo o instalación de una planta, y/o la puesta en práctica de una planta, y/o la puesta en práctica de tales conocimientos.tales conocimientos.

Es la prestación de un servicio intelectual Es la prestación de un servicio intelectual para la elaboración de una obra en para la elaboración de una obra en concreto.concreto.

Pautas comunes a ambos tipos Pautas comunes a ambos tipos contractualescontractuales

Implican transferencia de conocimientos Implican transferencia de conocimientos técnicos a cambio de un preciotécnicos a cambio de un precio

Pueden ser accesorios a otros contratos Pueden ser accesorios a otros contratos de transferencia de tecnologíade transferencia de tecnología

Pueden tener a su vez contratos Pueden tener a su vez contratos accesorios. Ej. Acuerdos de accesorios. Ej. Acuerdos de confidencialidad o transferencia de know confidencialidad o transferencia de know how.how.

ConfidencialidadConfidencialidad

Por LeyPor Ley Funcionarios PúblicosFuncionarios Públicos ProfesionalesProfesionales TrabajadoresTrabajadores Sanciones:Sanciones:

Código PenalCódigo Penal Reparación por daños y Reparación por daños y

perjuicios derivados de perjuicios derivados de competencia deslealcompetencia desleal

Por ContratoPor Contrato Determinación del Determinación del

objetoobjeto Determinación del Determinación del

plazoplazo Determinación de Determinación de

condiciones precisas condiciones precisas sobre la garantía del sobre la garantía del secreto.secreto.

Bibliografía recomendadaBibliografía recomendada Bugallo, Beatriz “Propiedad Intelectual” FCU 2006.Bugallo, Beatriz “Propiedad Intelectual” FCU 2006. Correa, Carlos, “El nuevo escenario para la transferencia de tecnología: Correa, Carlos, “El nuevo escenario para la transferencia de tecnología:

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De Miguel, Pedro, “Contratos Internacionales sobre Propiedad Industrial” De Miguel, Pedro, “Contratos Internacionales sobre Propiedad Industrial” Civitas 1995.Civitas 1995.

Farina, Juan “Contratos comerciales modernos. Modalidades de Farina, Juan “Contratos comerciales modernos. Modalidades de contratación empresarial”, Astrea 1999.contratación empresarial”, Astrea 1999.

Gómez Segade, José A. “Algunos aspectos de la licencia de know how” en Gómez Segade, José A. “Algunos aspectos de la licencia de know how” en Tecnología y Derecho, Marcial Pons 2001.Tecnología y Derecho, Marcial Pons 2001.

Lorenzetti, Ricardo “Redes Contractuales, Contratos Conexos y Lorenzetti, Ricardo “Redes Contractuales, Contratos Conexos y Responsabilidad” en Revista de Derecho Privado y Comunitario Nº 17 – Responsabilidad” en Revista de Derecho Privado y Comunitario Nº 17 – 1998.1998.

Massaguer, José “El contrato de licencia de know how”, Bosch 1989.Massaguer, José “El contrato de licencia de know how”, Bosch 1989.