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Indice

1. Las marcas 4

2. La proteccin de las marcas 7

3. Tipos de marcas 16

4. Uso de marcas 17

5. Cmo hacer valer los derechos sobre una marca 21

Advertencia:

La presente Gua no suple el asesoramiento jurdico, su principal propsito es pro-porcionar informacin bsica sobre el tema objeto de estudio.

Esta publicacin no podr ser reproducida o transmitida en forma alguna porningn medio sin permiso previo del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial

Esta publicacin fue realizada gracias a la cooperacin de la Organizacin Mundialde la Propiedad Intelectual (OMPI) y la financiacin de la Oficina Coreana de laPropiedad Intelectual (KIPO).

www.wipo.int/sme/eswww.kipo.go.kr

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Presentacin

El Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (I.N.P.I.) es el organismo pblicoresponsable de la aplicacin de las leyes de proteccin de la propiedad industrial.

El INPI tiene como misin proteger los derechos de propiedad industrial, medianteel otorgamiento de los correspondientes ttulos de propiedad y efectuar los registrosestablecidos en la legislacin nacional para tal fin.

El Instituto atiende, asesora, analiza, tramita las solicitudes y otorga cuando es per-tinente los correspondientes ttulos de propiedad. En sntesis, registra patentes,marcas y modelos y/o diseos industriales, as como otorga renovaciones,registra contratos de transferencia de tecnologa y realiza bsquedas depatentes y modelos de utilidad, y modelos o diseos industriales sobre bases de datosnacionales y extranjeras .

Considerando la relevancia de la propiedad industrial en el marco de la estructuraeconmica de la Argentina, el INPI promueve iniciativas y desarrolla actividades ten-dientes a la proteccin de la propiedad industrial en el orden nacional con vocacin

federal, y fomenta las innovaciones y creaciones que pudiesen tener aplicacin indus-trial o comercial.

Cumpliendo con el objetivo de concientizar acerca de la importancia que implica estepertinente amparo legal y de los beneficios que derivan del valor econmico queconlleva el registro, el Instituto presenta esta Gua dedicada a las marcas, en tantoelemento central de la estrategia de negocios de las empresas. En las pginas si-guientes descubrir el secreto que se esconde detrs de la marcas. Por elloinvitamos a utilizar esta publicacin con el objetivo de integrar las estrategias mar-carias en su desarrollo comercial global.

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1. Las Marcas Qu es una marca?

Una marca es un signo, con capacidad distintiva, que permitediferenciar los productos o servicios de una empresa de los de lasdems.

La ley 22.362 de Marcas y Designaciones no la define sino queenumera, con carcter abierto, los signos registrables como marcasy as establece que: Pueden registrarse como marcas para distin-guir productos o servicios: una o ms palabras con o sin con-tenido conceptual; los dibujos; los emblemas; los mono-gramas; los grabados; los estampados; los sellos; las im-

genes; las bandas; las combinaciones de colores aplicadas

en un lugar determinado de los productos o de los

envases; los envoltorios; los envases; las combinaciones

de letras y de nmeros; las letras y nmeros por su dibu-

jo especial; las frases publicitarias; los relieves con

capacidad distintiva y todo otro signo con tal capaci-

dad.

Las frases publicitarias. Deben ser registradas en relacin conlos productos y servicios que identificarn. La ley para que el regis-

tro proceda requiere, adems de capacidad distintiva, que estndotadas de originalidad.

Formas menos tradicionales de marcas. Cuando se soliciteel registro de marcas tridimensionales, se har mencin deello en el campo OBSERVACIONES de la solicitud, debiendoconsistir en una reproduccin grfica que d cuenta del volumen.Por ejemplo, si se reivindica un cubo, se puede presentar medianteun grfico con tres planos, la cara frontal, otro de la cara lateral yotro de la superior o inferior. Por su parte, en caso de marcassonoras, para ser receptada debe ser representada grficamenteen pentagrama con la mencin en el campo OBSERVACIONESque se trata de una marca sonora. Adems, podr entregar unsoporte que permita la reproduccin del signo en s (cassette,compact disc, etc.). Lo propio ocurre con las marcas mviles, la

cual debe representarse grficamente en secuen-cia de cuadros indicando la fraccin de tiempo

de cada imagen. Asimismo pueden entregarse ensoporte magntico con el software que repro-duzca el movimiento.En la actualidad, las marcas olfativas y tc-

Por cortesa editorial (*)

Por cortesa de Kraft Foods Argentina

Tridimencional

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tiles no son aceptadas debido a que el grado de desarrollo de latcnica no permite la representacin grfica inequvoca del signoreivindicado. No obstante la justicia, recientemente, al resolver enun caso de levantamiento de oposicin sobre una solicitud demarca olfativa, se expidi sobre su registrabilidad, exigiendo comorequisito para que proceda la misma la descripcin del olor y suformula qumica. Actualmente se encuentra en estudio.

Ejemplos

Para qu sirven las marcas?

La principal funcin de la marca es permitir a los consumidoresidentificar el producto de una empresa, ya se trate de un bieno de un servicio, a fin de distinguirlo de los productos idn-ticos de la competencia. Los consumidores que estn satisfechoscon un determinado producto son ms propensos a comprar nue-vamente ese producto. Para ello, es necesario que puedan distin-guirlos.

Dado que permite diferenciar unas empresas de otras y los pro-ductos de los de la competencia, las marcas desempean un papelprimordial en las estrategias de desarrollo y comercializa-cin, y contribuyen a proyectar la imagen y la reputacin delos productos de la empresa ante los consumidores. La imagen y lareputacin de una empresa inspiran confianza, lo que a su vezconstituye la base para la fidelizacin de los clientes y potencia elvalor de la empresa. Con frecuencia, los consumidores se ape-gan a ciertas marcas, sobre la base de la predileccin por una serie

de cualidades o caractersticas inherentes a los productos que lle-van esas marcas.

Asimismo, las marcas incitan a las empresas a invertir en el man-

Por cortesa de Unilever de Argentina Por cortesa de Unilever de Argentina

Palabra Palabra y logo

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tenimiento o la mejora de la calidad de sus productos, ya quegarantizan la buena reputacin de los mismos relacionados conuna determinada marca.

Por qu deben protegerse las marcas?

Si bien la mayora de las empresas comprende el inters quereviste el uso de las marcas para diferenciar sus productos de losde sus competidores, no todas son conscientes de lo importante

que es protegerlas a travs del registro.

El registro de una marca otorga a la empresa el derecho exclu-sivo a impedir que terceros comercialicen productos

idnticos con la misma marca o utilizando una tan simi-

lar que pueda crear confusin.

Si la empresa no registra la marca, las inversiones que realice en lacomercializacin de un producto pueden resultar infructuosas yaque sus rivales podran utilizar la misma marca o una tan similarque pueda confundirse para comercializar productos idnticos. Siun competidor adopta una marca similar o idntica, los consumi-dores podran comprar por error el producto del competidor. Estono solo disminuir las ganancias de la empresa y confundir a susclientes, sino que daara su reputacin e imagen, especialmente silos productos rivales son de calidad inferior.

El valor de las marcas

Para la mayor parte de lasempresas, una marca elegida yutilizada con esmero repre-senta un valioso activo co-mercial; para algunas puedeser incluso el activo msvalioso que poseen. Se estimaque el valor de marcas tanfamosas como Coca-Cola oIBM supera los 50.000 mi-llones de dlares. Esto se

debe a que los consumidoresvaloran las marcas, y estn dis-puestos a pagar mas por pro-ductos de marcas quereconocen y que responden asus expectativas. As, el merohecho de ser titular de unamarca cuya imagen y repu-

tacin sean buenas concede ala empresa una clara ventajasobre sus competidores.

Por cortesa de IBM de Argentina

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Dado el valor y la importancia que una marca puede tener para elxito de un producto en el mercado, es crucial asegurarse de queest registrada en el mercado o los mercados pertinentes.

Adems, puede concederse una licencia sobre la marca aotras empresas, lo que representara una fuente adicional de ingre-sos. Las marcas tambin pueden ser objeto de acuerdos defranquicia.

Una marca que goce de buena reputacin entre los consumidorestambin puede emplearse para obtener financiacin de institu-ciones, que cada vez son ms conscientes de que el xito comer-cial de las empresas depende en gran medida de las marcas.

Cmo proteger la marca o marcas de su empresa?

La proteccin de las marcas se obtiene mediante el registro, y enalgunos pases, tambin a travs de su utilizacin (este no es elcaso de nuestro pas). An en los pases en los que las marcas

pueden protegerse a travs de su uso, es recomen-dable registrarlas presentando la solicitud apropiadaen la oficina nacional de marcas. El registro de unamarca redundar en una mayor proteccin, especial-mente en los casos en que exista un conflicto con unamarca idntica o tan similar que pueda causar con-

fusin. Para efectuar el registro suele resultar muy tilcontratar a un agente de marcas (en algunos pases esobligatorio, pero no en el caso del nuestro).

Las marcas

Garantizan que los consumidores distingan los productos. Permiten a las empresas diferenciar sus productos. Son un instrumento de comercializacin y permiten proyectar la imagen y la reputacin de una

empresa. Pueden ser objeto de concesin de licencias y proporcionar una fuente directa de ingresos a

travs de regalas. Representan un factor determinante en los acuerdos de franquicia. Pueden ser importantes activos comerciales.

Incitan a las empresas a invertir en el mantenimiento o la mejora de la calidad del producto. Pueden ser tiles para obtener financiamiento.

2. La Proteccin

de las Marcas

Hesperidina. Primera marca registrada, 1876. (*)

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Basta con registrar el nombre comercialde la empresa?

Mucha gente cree que registrando la empresa y el nombre co-mercial en el registro de comercio, el nombre quedar automti-camente protegido como marca. Se trata de un error bastantecomn. Es importante entender la diferencia entre los nombrescomerciales y las marcas.

El nombre comercial es el nombre completo de la

empresa, por ejemplo, COTO CENTRO INTEGRAL DE COMER-CIALIZACION S.A. e identifica a la empresa. Suele terminar conSRL., S.A. u otra abreviatura similar que denota el carcter jurdicode la empresa.

Una marca, en cambio, es el signo distintivo del pro-

ducto o productos de la empresa. Una empresa puede sertitular de varias marcas, como es el caso de COTO CENTRO INTE-GRAL DE COMERCIALIZACION S.A., que puede vender unos pro-ductos bajo el nombre de COTO y otros bajo el de CIUDAD DELLAGO.

Las empresas pueden utilizar una determinada marca para identi-ficar todos sus productos, una lnea de produc-

tos en par ticular, o un tipo especfico de pro-ducto fabricado por la empresa. Algunasempresas tambin usan su nombre comercial ouna parte del mismo como marca, en cuyocaso, deber registrarlo como marca paraobtener proteccin.

Quin tiene derecho a solicitar el registro de la marca?

Cualquier persona fsica o jurdica, con un inters legtimo puedesolicitar el registro de una marca.

Es obligatorio registrar las marcas de la empresa?

Si bien no es obligatorio, s es sumamente recomendable, dadoque el registro otorga derechos exclusivos que prohben el uso noautorizado de la marca.

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Cules son los principales motivos por los que sedeniega una solicitud?

A la hora de elegir una marca es til conocer las categorasde signos que no son registrables como marca: los nombres, palabras y signos que constituyen la desig-

nacin necesaria o habitual del producto o servicio a dis-tinguir, o que sean descriptivos de su naturaleza, funcin,cualidades u otras caractersticas;

los nombres, palabras, signos y frases publicitarias que

hayan pasado al uso general antes de su solicitud de re-gistro;

la forma necesaria del producto; el color natural o intrnseco de los productos o un solo

color aplicado sobre los mismos; una marca idntica a una registrada o solicitada con ante-

rioridad para distinguir los mismos productos o servicios; las marcas similares a otras ya registradas o solicitadas

para distinguir los mismos productos o servicios; las denominaciones de origen nacionales o extranjeras. Se

entiende por denominacin de origen el nombre de un pas, deuna regin, de un lugar o rea geogrfica determinados quesirve para designar un producto originario de ellos, y cuyas cuali-dades y caractersticas se deben exclusivamente al mediogeogrfico. Tambin se considera denominacin de origen la quese refiere a un rea geogrfica determinada para los fines deciertos productos;

las marcas que sean susceptibles de inducir a error respecto dela naturaleza, propiedades, mrito, calidad, tcnicas de elabo-racin, funcin, origen, precio u otras caractersticas de los pro-ductos o servicios a distinguir;

las palabras, dibujos y dems signos contrarios a la moral y a lasbuenas costumbres;

las letras, palabras, nombres, distintivos, smbolos, que usen odeban usar la Nacin, las provincias, las municipalidades, las orga-nizaciones religiosas y sanitarias;

las letras, palabras, nombres o distintivos que usen las nacionesextranjeras y los organismos internacionales reconocidos por elgobierno argentino;

el nombre, seudnimo o retrato de una persona, sin su consen-timiento o el de sus herederos hasta el cuar to grado inclusive; las designaciones de actividades, incluyendo nombres y razones

sociales descriptivas de una actividad para distinguir productos.

Marca registrada. (*)

Marca denegada. (*)

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Sin embargo, las siglas, palabras y dems signos con capacidaddistintiva, que formen parte de aqullas, podrn ser registradospara distinguir productos o servicios;

las frases publicitarias que carezcan de originalidad.

Qu debe tenerse en cuenta al elegir o crear una

marca?

La eleccin o creacin de una marca adecuada es un factor deter-

minante, ya que constituye un elemento importante de la estrate-gia de comercializacin de su empresa. Por lo tanto, cmo ha deprocederse para elegir una marca que sea apropiada para un pro-ducto o productos determinados?. Evidentemente, no hay reglasuniversales, aunque los cinco puntos enumerados a continuacinpueden resultar de utilidad.

Cinco puntos que hay que tener presentes

al elegir una marca

Compruebe que la marca elegida cumple todos los requi-sitos legales de registro.

Realice una bsqueda de marcas registradas para ase-gurarse de que la marca no es idntica o similar a otra quepueda inducir a confusin.

Asegrese de que la marca sea fcil de leer, escribir,deletrear y recordary que se preste a todo tipo demedios publicitarios.

Cerciorese de que la marca no tiene connotaciones

negativasni en nuestro idioma ni en ninguno de los

idiomas de los mercados potenciales de exportacin. Compruebe la posibilidad de registrar el nombre de

dominio correspondiente, es decir, la direccin deInternet.

A la hora de seleccionar las palabras de su marca, tome tambinen consideracin las consecuencias que conllevar la eleccin delos tipos de palabras siguientes:

Palabras inventadas o de fantasia: son palabras sinningn significado intrnseco o real. Las palabras inventadastienen la ventaja de ser ms fciles de registrar, dado que es msprobable que se consideren distintivas. La otra cara de la mone-

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da es que a los consumidores les resultar ms difcil recordarlasy que la publicidad de sus productos exigir ms imaginacin.

Marcas arbitrarias: son palabras cuyo significado no guardarelacin con el producto. Aunque estos tipos de marcas tambinson fciles de proteger, es probable que requieran mucha mspublicidad con objeto de que los consumidores asocien mental-mente la marca y el producto.

Ejemplo: la marca CHOCOLATE para comercializar ropa.

Marcas evocativas: son marcas que insinan uno o variosatributos del producto. El atractivo de las marcas evocativas esque actan como una forma de publicidad. Sin embargo,entraan el pequeo riesgo de que se considere que la marcaes demasiado descriptiva y denieguen su registro.

Ejemplo: la marca SOLAR para comercializar radiadoreselctricos insinuara el hecho de que el producto estpensado para irradiar calor. Sin embargo, las oficinasde marcas de algunos pases podran considerar quela marca es muy descriptiva y ser reacias a registrarla.

Independientemente del tipo de marca que usted elija, es impor-tante que evite imitar marcas ya existentes. Es probable que no lepermitan registrar una marca que vare ligeramente de una noto-riamente conocida o famosa de un competidor, ni una que estmal deletreada.

Ejemplo: 47 STREETes una marca de ropa para adolescentes.No sera prudente tratar de vender el mismo tipo ouno similar de productos usando la marca 47 THREE,ya que podra considerarse que causa confusin yprobablemente no se admita para el registro.

Cunto tiempo lleva registrar una marca?

El tiempo requerido para registrar una marca es de aproximada-mente 18 meses.

Ejemplo:

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Ejemplo:

Geniol imgen simblica sin tiempo de

Achillie Mauzn. (*)

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Qu costos entraa la proteccin de una marca?

Es importante tener en cuenta y presupuestar adecuadamente loscostos asociados a la creacin y el registro de la marca. La creacin de un logotipo o una palabra para utilizarlos como

marca puede entraar costos, ya que algunas empresas con-tratan servicios externos para hacerlo.

Realizar una bsqueda de marcas tambin puede ocasionar cos-tos.

El proceso de registro acarrea costos que varan en funcin de

las clases a registrar. Las empresas que recurran a un agente de marcas para tramitar

el registro incurrirn en gastos adicionales, aunque probable-mente, ahorrarn bastante tiempo y esfuerzos.

Es necesario contratar a un agente de marcas para pre-

sentar la solicitud?

No se exige la contratacin de un agente de marcas para presen-tar la solicitud: usted mismo puede cursarla. Sin embargo, paraahorrar tiempo puede recurrir a un agente especializado en labsqueda de marcas que est familiarizado con los detalles del

trmite de registro, asegurndose as de solicitar proteccin en laclase o clases de marcas apropiadas y sin correr el riesgo de que lasolicitud sea denegada sobre la base de motivos absolutos.

La bsqueda de marcas, comosu nombre lo indica, consiste enaveriguar si la marca que pien-sa registrar, o una similar, no hasido ya registrada por otraempresa para productos idn-

ticos a los suyos.La bsqueda se efectua a travs

del I.N.P.I., puede ser por unamarca idntica a la que desearegistrar (es gratuita) o fonti-

ca (es arancelada). Sea cual seael mtodo elegido, recuerdeque esa bsqueda es solo pre-liminar. Quiz sea difcil asegu-rarse de que la marca elegidano es similar hasta el punto degenerar confusin con una yaexistente cuyo registro sea vli-

do. De ah la utilidad de contarcon la orientacin de un agenteespecializado con los trmites

que exige la Direccin de Mar-cas y con la jurisprudencia enese mbito.Las marcas estn agrupadaspor clase con arreglo a losproductos o servicios queidentifica. Por consiguiente,empiece primero por familia-

rizarse con las 45 clases dife-rentes de marcas.

Cmo se averigua si la marca elegida puede estar en conflicto con

otras marcas ya registradas? Qu es una bsqueda de marcas?

Por cortesa de Unilever de Argentina

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El solicitante

Deber presentar una solicitudpor cada clase en que sesolicite la marca, debidamentecumplimentada, donde figurenlos datos de la empresa.Adems, deber constituirdomicilio legal en CiudadAutnoma de Buenos Aires ypagar el arancel correspon-diente.

Si la marca es denominativa(no reivindica caractersticasgraficas o color especfico) sedeber consignar su denomi-nacin en escritura normal, sies mixta o figurativa (reivindica

tipografa y/o figuras) nodeber completar el campodenominacin, sino adherir unfacsmil a la solicitud y acom-paar un sobre conteniendocuatro facsmiles con la tipo-grafa y/o figuras reivindicadas.

Con respecto a la proteccinde los productos o servicios adistinguir, se acepta la letra TTODA LA CLASE (se inter-preta que pretende todos losproductos o servicios incluidosen la Clase), S SOLAMENTEo E EXCEPTO (se debendescribir los productos o ser-vicios que se pretenden incluir

o excluir respectivamente). Sidesea ms informacin sobreel trmite de solicitud puede

dirigirse al I.N.P.I., sito en la callePaseo Coln 717, CiudadAutnoma de Buenos Aires,por telfono a travs de nues-

tra lnea gratuita:0800-222-INPI (4674), por me-dio de nuestra pagina Web:www.inpi.gov.ar o por el e-mailinfomarcas@inpi.gov.ar

La solicitud se puede bajar deInternet pero debe presen-

tarse en la sede del I.N.P.I.. Enlas Provincias puede efectuarsela presentacin en las oficinasde Correo Argentino u otradependencia habilitada.

La Direccin de Marcas

(I.N.P.I.)

El proceso de tramitacincomprende las siguientes eta-pas:

Examen de forma: la Di-reccin de Marcas examina lasolicitud para asegurarse deque cumple los requisitos oformalidades de carcter admi-nistrativo (es decir, que se hapagado el arancel de la solici-

tud y que el formulario desolicitud est debidamentecompletado).

Publicacin:Se publica en elBoletn de Marcas por un da.

Dentro de los treinta das co-rridos de efectuada la publi-cacin, podrn presentarse lasoposiciones de terceros al re-gistro solicitado.

Examen de fondo: LaDireccin de Marcas tambinexamina la solicitud para veri-ficar que cumple todos los re-quisitos sustantivos (por ejem-plo, que la marca solicitada nopertenece a una categora que,conforme a la legislacin demarcas, no puede registrarse, yque no est en conflicto conuna marca ya existente).

Registro: Una vez que se hadecidido que no hay motivospara denegar la solicitud, seregistra la marca y se entregaun certificado de registro cuyoperodo de validez ser de diez(10) aos desde la concesin.

Renovacin: La marca puedeser renovada indefinidamentepagando los aranceles de re-novacin correspondientes,deber presentar una decla-racin jurada de uso manifes-

tando que la misma fue utiliza-da, dentro de los 5 aos pre-vios a cada vencimiento, en lacomercializacin de un pro-

ducto, en la prestacin de unservicio, o como parte de ladesignacin de una actividad.

El registro de una marca paso a paso

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Durante cunto tiempo queda protegida la marca?

Las marcas estn protegidas durante 10 aos. El registro puederenovarse indefinidamente (durante perodos consecutivos de 10aos). Asegrese de que alguien de su empresa se ocupe de re-novar puntualmente los registros de marcas (nuestras disposicionesestablecen que la renovacin podr presentarse en un plazo de 60das previos al vencimiento de la marca).

Tiene validez internacional la marca registrada en supas?

Los derechos que confiere una marca se limitan a nuestro territo-rio, a menos que la marca se considere notoriamente conocida.

Debera considerar la posibilidad de proteger su marca

en el extranjero?

Las principales razones por las que debe registrar la marca en

Argentina si bien no adhiriformalmente a la clasificacininternacional de Niza, adoptest conforme surge del De-creto 558/81 modificado por el

1141/03, reglamentario de laley de Marcas. A partir del2002 el I.N.P.I. aplica la 8 edicinde Niza. Por clases se entiendenlas que incluye el sistema declasificacin de marcas,

que permite almacenar orde-nadamente informacin sobremarcas registradas de acuerdoa los tipos de productos o ser-

vicios.Se facilita as la bsqueda deinformacin en las bases de

datos sobre marcas. Es esencialregistrar la marca en todas lasclases que se piense usar.El sistema de clasificacin msutilizado es el sistema interna-

cional de clasificacin de mar-cas (el sistema de Niza que rigela clasificacin de marcas com-puestas por palabras), queconsta de 34 clases para pro-ductos y de 11 para servicios.Para mayor informacin sobreel Sistema de Clasificacin deNiza puede consultar el sitioWeb www.inpi.gov.ar/marcas/

clasificacionnizaEjemplo:

Cmo se clasifican los produc-

tos? Tomemos un ejemplo: si suempresa fabrica cuchillos y

tenedores, deber solicitar lamarca para los productos co-rrespondientes a la clase 8. Sin

embargo, si desea comercializarotro tipo de utensilios de coci-na (como recipientes, sartenesy ollas) con la misma marca,deber registrar tambin lamarca en relacin con los pro-ductos de la clase 21.

Un sistema de clasificacin adecuado

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nuestro pas son aplicables a la comercializacin de sus productosen mercados extranjeros. Por consiguiente, si efecta operaciones

de exportacin o tiene proyectado hacerlo en un futuro prximo,es sumamente recomendable que registre su marca en el extran-

jero. Los productos exportados que llevan una marca registradadistintiva se reconocen en los mercados internacionales y, por lo

tanto, permiten a la empresa labrarse una reputacin y una imagenentre los consumidores de otros pases, lo que probablementeredunde en mayores beneficios.

Cmo se registra la marca en el extranjero?

Si ya ha registrado la marca de su empresa en la Argentina y pos-teriormente decide expor tar los productos o servicios, o concederuna licencia de uso de la marca en otros pases, es convenienteque registre la marca en los pases en cuestin. A travs del conve-nio de Paris, goza de un derecho de prioridad, pudiendo hacerprevalecer la fecha de presentacin de su solicitud en la Argentina,en cualquier pas miembro del Convenio de la Unin, si la presentadentro de los primeros 6 meses a partir de aquella.

La empresa puede solicitar el registro en las oficinas de marcas delos pases donde desee obtener proteccin, presentando la solici-

tud correspondiente en el idioma que se exija y pagando las tasasestipuladas. Algunos pases podrn exigir que para tal fin utilice losservicios de un agente local de marcas.

Si desea obtener proteccin en pases que formen parte de un sis-tema regional de marcas, puede solicitar un registro que surtaefecto en los territorios de todos los estados miembro, presentan-

do con ese fin una solicitud en la oficina regional competente. Lasoficinas regionales de marcas son: Oficina Regional Africana de la Propiedad Industrial (ARIPO).

www.inpi.gov.ar/oficinaregionalafricana

El diseo de una marca es un proceso creativo.El creador se convierte automticamente en ti-

tular del derecho de autor sobre la obra creati-va o artstica, como es la obra de arte de unamarca. Cuando confe la creacin de una marca

a terceros, ser conveniente que aclare lacuestin relativa a la titularidad del derecho deautor en el acuerdo original, y se asegure de quese ceda oficialmente a su empresa el derecho deautor sobre la marca.

La contratacin de servicios externos para crear la marca

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3. Tipos de Marcas

Oficina de Marcas del Benelux (OAMI).www.inpi.gov.ar/benelux

Oficina de Armonizacin del Mercado Interior de la UninEuropea (OAMI).www.inpi.gov.ar/oami

Organizacin Africana de la Propiedad Intelectual (OAPI).www.inpi.gov.ar/oficinaafricana

Marcas de fbrica o de comercio

Las marcas de fbrica o de comercio indican que un producto hasido fabricado por una empresa determinada.

Marcas de servicio

Las marcas de servicio indican que un servicio es suministrado poruna empresa determinada. Estos servicios pueden ser de cualquierclase, a saber: financieros, bancarios, de viajes, publicidad, restau-racin, etc. Las marcas de servicio pueden registrarse, renovarse,invalidarse y cederse, y tambin pueden ser objeto de licencia, consujecin a las mismas condiciones que las marcas de fbrica ocomercio.

Marcas notorias

Las marcas notorias son aquellas que gozan de unconocimiento generalizado en los crculos comer-ciales interesados. Gozan de mayor proteccin, yestn resguardadas o aunque no estn registradas oincluso no se hayan usado.Estas gozan de la proteccin adicional contra la uti-lizacin de toda marca similar que pueda inducir aconfucin, incluso si esta ltima se aplica a pro-ductos que no sean idnticos, siempre y cuando serenan ciertas condiciones.La finalidad principal de esa proteccin reforzada es

impedir que las empresas se aprovechen de la re-putacin de una marca notoriamente conocida sinofrecer contrapartida y daen su reputacin orenombre.

Por cortesa de Unilever de Argentina

Por cortesa de Sheraton Buenos Aires

Por cortesa editorial (*)

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4. Uso de Marca Es posible registrar una marca sin haberla usado?

Se puede solicitar el registro antes de usar la marca, pero si unavez registrada no se usa durante los ltimos cinco aos previos asu vencimiento, no se podr renovar.

Cmo deben usarse las marcas en publicidad?

Si su marca est registrada con un diseo o tipo de letra especfi-

co, asegrese de que sea utilizada conforme a cmo fue registra-da. Es importante que vigile de cerca su utilizacin, yaque la marca es un elemento vital de la imagen de los

productos de su empresa. Conviene adems evitar quela marca se use como verbo o sustantivo de manera

de impedir que los consumidores perciban la marcacomo un trmino genrico.

Puede utilizar la empresa la misma marca

para productos diferentes?

Es posible utilizar marcas distintas para lneas diferentes deproductos de una misma empresa. Dependiendo de cul sea laestrategia de marca de su empresa, ser libre de decidir si usa lamisma marca para todos sus productos, ampliando as el nmerode productos de la marca cada vez que se lance uno nuevo, o siusa una marca diferente para cada lnea de productos.

Aplicar una marca ya existente a pro-ductos nuevos permitir que el nuevoproducto se beneficie de la imagen yreputacin de la marca. Sin embargo,el uso de una marca nueva, msespecfica y relacionada con el nuevoproducto, ofrece la ventaja de que laempresa podr dirigir ese producto aun grupo especfico de consumidores(por ejemplo, nios, adolescentes, etc.)o crear una imagen determinada para

la nueva lnea de productos. Muchasempresas optan por usar una marcanueva conjuntamente con una marcaexistente.

Ejemplo:

Por cortesa de Kraft Foods Argentina. (*)

Por cortesa de

Kraft Foods Argentina. (*)

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Las estrategias de empresa varan de un caso a otro. Sea cual fuerela opcin elegida, hay que asegurarse de que la marca est regis-

trada en todas las clases de productos o servicios, a los que seaplique.

Qu hay que tener presente cuando se use una marca

en Internet?

El uso de las marcas en Internet ha generado una gran polmica

jurdica cuya solucin no ser fcil de encontrar ni de adaptar atodos los casos. Uno de los problemas ms importantes reside enel hecho de que los derechos de marca son de naturaleza territo-rial (es decir, la marca slo est protegida en el pas o regindonde se registre o utilice), mientras que el alcance de Internet es

mundial. Esto plantea problemas a la horade dirimir conflictos entre personas oempresas que son titulares legtimos demarcas idnticas o extremadamente simi-lares en pases diferentes. La legislacinen este campo an est en fase de ela-boracin.

Qu son los nombres de dominio y qu relacin

guardan con las marcas?

El conflicto entre las marcas y los nombres de dominio planteaun gran problema. Los nombres de dominio son direcciones deInternet que habitualmente se utilizan para hallar sitios Web. Porejemplo, el nombre de dominio inpi.gov.ar se usa para localizar elsitio Web del I.N.P.I. en la direccin www.inpi.gov.ar. Con el paso del

tiempo, los nombres de dominio han llegado a convertirse enidentificadores comerciales, por lo que a menudo entran en con-flicto con las marcas.

Por consiguiente, es fundamental que elija un nombre de dominioque no sea una marca de otra empresa y an menos una marcanotoriamente conocida, ya que muchas legislaciones o tribunales

nacionales consideran como infraccin el registro de la marca deotra empresa o persona como nombre de dominio, actividad quepopularmente se conoce por ocupacin ilegal del ciberespacio ociberocupacin. Si esto sucede, su empresa podra verse obligada

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no slo a transferir o invalidar elnombre de dominio, sino a pagaruna indemnizacin por daos yperjuicios o una multa elevada.

Para averiguar si una marca yaest protegida, puede ponerseen contacto directamente conel I.N.P.I., o hacer la consultapor e-mail en la direccin

infomarcas@inpi.gov.ar.

Por otra parte, si la marca de suempresa est siendo usada como nombre de dominio o es objetode ciberocupacin por otro individuo o empresa, podr empren-der acciones para poner fin a tal uso ilegtimo o impedir que sevulneren los derechos de su empresa. En ese caso puede recurriral conocido procedimiento administrativo que la OMPI ofrece enlnea para la solucin de controversias en materia de nombres dedominio, remitindose a la direccinwww.inpi.gov.ar/marcas/solucincontroversias. En esa pgina de laOMPI figura una demanda tipo, as como un ndice jurdico de losmiles de casos relativos a nombres de dominio de la OMPI que yahan sido resueltos.

Pueden concederse licencias sobre la marca a otras

empresas?

S, se pueden conceder licencias sobre marcas a otras empresas,aunque en la Argentina no se ha reglamentado su registro. En talcaso, el titular de la marca mantiene la titularidad y simplementeautoriza a una o ms empresas a utilizar la marca. Habitualmenteesto se hace mediante el pago de regalas y requiere el consen-

timiento del titular de la marca, que suele especificarse en el acuer-do oficial de licencia. Dependiendo de la naturaleza del acuerdo, ellicenciante puede ejercer cierto control sobre las actividades dellicenciatario, a fin de garantizar que se mantenga la calidad del pro-ducto o servicio.

En la prctica, las licencias de marca se conceden con frecuenciaen el marco de acuerdos ms amplios, como son los acuerdos defranquicia, o los acuerdos que incluyen la concesin de una licencia

Por cortesa de Unilever de Argentina

Por cortesa de Nestl

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sobre otros derechos depropiedad intelectual, comolas patentes, los conocimien-

tos especializados y la asis-tencia tcnica con miras aproducir un determinadoproducto.

Qu relacin hay entre los acuerdos de franquicia y las

marcas?

Una de las principales condiciones de los acuerdos de franquicia esla concesin de una licencia sobre la marca. En los acuerdos defranquicia, el grado de control que ejerce el titular de la marcasobre el concesionario es generalmente superior al de los acuer-dos estndares de licencia sobre una marca. En el caso de la fran-quicia, la empresa cedente permite a un tercero (el concesionario)utilizar los medios de que dispone su empresa (marcas,conocimientos especializados, servicio al consumidor, programasinformticos, decoracin del local, etc.) con arreglo a una serie denormas y a cambio de una compensacin o de regalas.

Existen restricciones respecto a la venta o cesin de la

marca de la empresa a una tercera?

Cada vez existen ms posibilidades de vender o ceder una marca,sea cual sea la empresa titular. En los casos de venta o cesin deuna marca para que tenga efectos frente a terceros, debe ser re-gistrada ante el I.N.P.I.

Es obligatorio registrar toda modificacin, por leve que

sea, que se realice en la marca?

Muchas marcas, incluidas algunas de las ms famosas, han cambiadoligeramente a lo largo de los aos con el propsito de modernizarla imagen de la empresa o adaptarse a los nuevos medios de pu-

blicidad. En este caso, esta marca as modificada deber registrarsecomo una nueva marca para poder gozar de la proteccin quebrinda la legislacin.

Por cortesa de Eastman Kodak Company

Ejemplo:

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Ejemplo: (Logos NESTL)

Qu medidas debe tomar la empresa frente al uso no

autorizado de su marca por terceros?

Incumbe ante todo al titular de la marca registrada velar porque serespeten los derechos que confiere la misma. Su empresa, en cali-dad de titular de la marca, debe esforzarse por detectar todainfraccin que se cometa y decidir las medidas que han de adop-

tarse para hacer valer sus derechos.

Si considera que se han infringido los derechos que dimanan de sumarca, conviene pedir asesoramiento a un experto. Un abogadoespecializado en cuestiones de marcas es la persona indicada parainformarle sobre las opciones que existen en nuestro pas paradefender a su empresa en los casos de falsificacin e infraccin, ascomo para asesorarle sobre la manera de hacer valer sus derechos.

Frente a una violacin de los derechos que confiere su marca,puede empezar por enviar una carta (comnmente denominadaintimacin a cesar en la prctica) al presunto infractor, informn-dole de la posible existencia de un conflicto. Para escribir esta

carta, conviene que solicite el asesoramiento de un especialista encuestiones de marcas.

En el caso de que la infraccin no constituya delito, el damnificado

5. Cmo hacer valer

los derechos sobre

una Marca

Por cortesa de Nestl. (*)

1868 1939 1966

1988 1995

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puede ejercer una accin civil ante los Tribunales Federales en loCivil y Comercial, que puede consistir entre otras: accin de cese de uso indebido. accin de nulidad. accin por daos y perjuicios.

Si su empresa considera que la infraccin ha sido cometida dolosa-mente, por ejemplo: falsificacin e imitacin fraudulenta; uso de marca falsificada o fraudulentamente imitada; venta o puesta en venta de marcas falsificadas o fraudulenta-

mente imitadas o autnticas pero pertenecientes a un tercerosin su autorizacin;

venta, puesta en venta o comercializacin de productos o servi-cios con marca falsificada o fraudulentamente imitada.

Adems de la accin civil mencionada en el prrafo anterior puedeejercer una accin penal que puede consistir en una multa e inclu-so prisin. La accin es pblica, siendo competentes los TribunalesFederales en lo Criminal y Correccional, con jurisdiccin en ellugar en el que se cometi el delito. El damnificado puede solicitaral Juez que ordene el comiso y venta de mercaderas y de otroselementos con marcas en infraccin y la destruccin de estas mar-cas en infraccin y de todos los elementos que la utilicen, si no se

pueden separar de los productos (el importede las multas, as como el producto de laventa de los productos incautados se destinaa Rentas Generales).

La empresa puede solicitar al Juez las siguien-tes medidas precautorias: embargo de los objetos; su inventario y descripcin; secuestro de uno de los objetos en in-

fraccin.

La accin penal es pblica, aunque en la prc-tica el ministerio pblico no acta de oficio,sino por denuncia o querella promovida por

parte interesada. La ley de Marcas no facultaexpresamente a la autoridad de aplicacinpara ejercer funcin represiva alguna en mate-ria de ilcitos marcarios. Sin embargo, por suTtulo de marca

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carcter de funcionarios pblicos, los integrantes del I.N.P.I. estnobligados a realizar la denuncia de los delitos que lleguen a suconocimiento.

La ley dispone que las transferencias sobre marcas, para seroponibles a terceros, deben ser inscriptas en el I.N.P.I.. Con respec-

to a las licencias de uso la ley no prev su inscripcin, por lo quelas acciones de proteccin de la marca debern ser ejercidas solopor el titular de la misma o establecer esta autorizacin en el con-

trato de licencia con el fin de legitimarlo en el ejercicio de la

accin.

(*) Imgenes tomadas del libro "140 aos de Registros del Progreso. Patentes & Marcas" I.N.P.I.

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Autoridades

Presidente: Cdor. Mario R. Aramburu

Areas del I.N.P.I.

El Instituto lleva a cabo sus funciones y tareas a travs de las siguientes reas ejecu-tivas:

La Administracin Nacional de Patentes atiende y realiza estudios tcnicosde las solicitudes y concede los ttulos referidos a patentes y modelos de utilidad,en tanto cumplan con los requisitos pertinentes.Informes: (011) 4344 4922 infopatentes@inpi.gov.ar

La Direccin de Marcas recibe y examina las solicitudes, otorga los ttulos co-rrespondientes y lleva el registro de las ya concedidas.Informes: (011) 4344 4975 infomarcas@inpi.gov.ar

La Direccin de Modelos y Diseos Industriales confiere el ttulo depropiedad, en tanto cumpla con los requerimientos tcnicos que demanda la pre-sentacin de la solicitud.Informes: (011) 4344 4953 infomodelos@inpi.gov.ar

La Direccin de Transferencia de Tecnologa registra, a favor de las personasdomiciliadas en Argentina, contratos de cesin o licencia de tecnologa o marcaslocalizadas en el exterior. Con su tramitacin, el usuario recibe beneficios de carc-

ter impositivo. El registro contribuye a la conformacin de un banco de datos que

permite cooperar en la definicin de las condiciones de mercado.Informes: (011) 4344 4928 infotrantec@inpi.gov.ar

El Departamento de Informacin Tecnolgica brinda el servicio debsquedas de antecedentes en bases de datos nacionales y extranjeras para obte-ner informacin y conocer el estado de la tcnica de patentes de invencin y mo-delos de utilidad, y de modelos o diseos industriales.Informes: (011) 4344 4932 infotecnol@inpi.gov.ar

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Presidencia

Departamento deInformacin Tecnolgica

Departamentode Sistemas

Direccin deModelos

y Diseos Ind.

Direccin deMarcas

Direccin deAsuntosLegales

Direccin deCoord.

Operativa

Area de RelacionesInstitucionales e Internacionales

Sindicatura

Unidad Auditoria InternaAdministracin Nacional de Patentes

Direccin deTransf,

de Tecnologa

Consejo Consultivo

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Sitios Web deutilidad para ms

informacin

Sitios web:

Para cuestiones de propiedad intelectual desde una perspectiva de empresa, puede consultar elsitio Web de la Divisin de Pequeas y Medianas Empresas (PyME) de la OMPI.

www.wipo.int/sme/es/

En la pgina Web del I.N.P.I. encontrar los sitios de todas las oficinas de propiedades industrial delmundo.

www.inpi.gov.ar

Sobre las marcas en general:

"Acerca de la Propiedad Industrial" en el sitio Web de la OMPI:www.wipo.int/about-ip/es/

Asociacin Internacional de Marcas:www.inta.org

En relacin con aspectos prcticos del registro de marcas, consultela lista de sitios Web de las oficinas de marcas nacionales yregionales, que est disponible en:

www.wipo.int/news/en/links/ipo_web.htm

Para consultar una lista de bases de datos en lnea sobre las mar-cas que mantienen las oficinas de propiedad industrial:http://ecommerce.wipo.int/databases/trademark/

index-es.html.

Acerca de la Clasificacin internacional de productos y serviciospara el registro de las marcas en virtud del Arreglo de Niza:

www.wipo.int/classifications/es/

Acerca de la Clasificacin internacional de elementos figurativos delas marcas en virtud del Acuerdo de Viena:

www.wipo.int/classifications/es/

Acerca del conflicto entre las marcas y los nombres de dominio:http://ecommerce.wipo.int/domains/index-es.html

www.icann.org

Respecto a los procedimientos alternativos de solucin de contro-versias en materia de nombres de dominio:http://arbiter.wipo.int/domains/index-es.html

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