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Año XXXIII – Número 2849

Lima, 8 de noviembre de 2016

SUMARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

Pág.

PROCESO 642-IP-2015 Interpretación Prejudicial. Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia. Expediente interno del Consultante: 2013-00093. Referencia: Marca involucrada E2 ENERGÍA EFICIENTE (mixta)...... ............................................................. 2

PROCESO 663-IP-2015 Interpretación Prejudicial. Consultante: Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia. Expediente interno del Consultante: 077/2015-CA. Referencia: Marcas involucradas K-NINO (mixta) y K-NINO (mixta) .............................................................................. 11

PROCESO 666-IP-2015 Interpretación Prejudicial. Consultante: Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Sub Especialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, de la República del Perú. Expediente interno del Consultante: 07210-2013-0-1801-JR-CA-25. Referencia: Marcas involucradas: GLOBALFOOD ADVANCED FOOD TECHNOLOGY Y LOGOTIPO Vs. GLOBAL ALIMENTOS .............................................................................. 33

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

Quito. 26 de agosto de 2016

Proceso 642-IP-2015

Asunto Interpretación Prejudicial

Consultante Sección Primera de la Sala de to Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia

Expediente interno del Consultante 2013-00093

Referencia Marca involucrada E2 ENERGÍA EFICIENTE (mixta)

Magistrado Ponente : Hugo Ramiro Gómez Apac

VISTOS

El Oficio 3969 del 30 de noviembre de 2015, recibido vía correo electrónico el 1 de diciembre de 2015, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia solicita Interpretación Prejudicial del Artículos 134, de los Literales b), e) y f} del Artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la ComunidadAndina, a fin de resolver el Proceso Interno 2013-00093, y;

El Auto del 15 de marzo de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.

A. ANTECEDENTES

1. Partes en el Proceso Interno:

Demandante

Demandado

Exxon Mobil Corporation

Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia

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Tercero interesado E2 Energía Eficiente S.A. E.S.P.

2. Hechos relevantes:

2.1. El 8 de noviembre de 2004, E2 Energía Eficiente S.A. E.S.P. (en adelante, Energía Eficiente) solicitó ante la Superintendencia de Industria y Comercio (en adelante, la SIC) de la República de Colombia el registro de la marca E2 ENERGiA EFICIENTE (mixta) para identificar productos ¡ servicios de las Clases 4, 9, 11, 35, 37 y 39 de la Clasificación de Niza . No se formularon oposiciones contra dicha solicitud.

e energía _ :: _' '

2.2. Por Resoluciones 14345, 14346, 14347, 14348, 14349 y 14350 del 23 de junio de 2005, la SIC concedió el registro de la marca E2 ENERGiA EFICIENTE (mixta) para distinguir productos y servicios referidos en el punto anterior.

2.3. El 13 de mayo de 201 O, Energía Eficiente solicitó ante la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia (en adelante, la SIC) el registro de la marca E2 ENERGiA EFICIENTE (mixta) para identificar productos y servicios de las Clases 7, 16, 40, 41 y 42 de la Clasificación de Niza2

• No se formularon oposiciones contra dicha solicitud.

Clase 4: Aceites y grasas industriales: lubricantes, produdos para absorber, entre otros. Clase 9: Aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, entre otros. Clase 11: Aparatos de alumbrado, de calefacción, de producción de vapor, entre otros. Clase 35: Publicidad. gestión de negocios comerciales; administración comercial. Clase 37: Construcción; reparación; servicios de instalación. Clase 39: Transporte; embalaje y almacenaje de mercancías; organización de viajes.

Clase 7: Máquinas y máquinas herramientas, entre otros. Clase 16: Papel, cartón, entre otros. Clase 40: Tratamiento de materiales. Clase 41: Educación; formación; servicios de entretenimiento. entre otros. Clase 42: servicios científicos y tecnológicos, así como servicios de investigación, entre otros.

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2.4. Por Resoluciones 56932, 56935, 56936, 56937 del 22 de octubre de 201 O y Resolución 56947 del 29 de octubre de 2010, la SIC concedió el registro de la marca E2 ENERGIA EFICIENTE (mixta) para distinguir productos yservicios referidos en el punto anterior.

2.5. Exxon Mobil Corporation (en adelante, Exxon Mobil) presentó demanda de nulidad ante el Consejo de Estado de la República de Colombia alegando que la expresión ENERGIA EFICIENTE es irregistrable y no puede ser objeto de un derecho exclusivo en relación con los productos y servicios de las Clases 4, 9, 11, 35, 37, 39, 7, 16, 40, 41 y 42 de la Clasificación Internacional de Niza.

2.6. La Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia admitió la demanda y ordenó notificar a la entidad demandada SIC y a Energía Eficiente como tercero interesado.

2.7. El 30 de abril de 2015, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia decidió suspender el proceso y solicitar la interpretación judicial.

3. Argumentos de la demanda de Exxon Mobil:

3.1. Existen leyes colombianas y normas técnicas que definen el concepto de "eficiencia energética", por lo tanto, conceder derechos de exclusiva sobre dicha expresión, privaría a la industria el uso de dicha expresión, la cual es necesaria para referir a la implementación de procesos objeto de reglamentación legal y técnica, generando con ello una restricción indebida de la competencia.

3.2. Se debió denegar el registro de la marca E2 ENERGIA EFICIENTE (mixtas) al ser una expresión genérica en la industria y de uso común que no puede ser objeto de monopolio.

3.3. La explotación exclusiva del concepto E2 ENERGIA EFICIENTE, a favor de un solo partícipe del mercado, lo colocarla en una posición privilegiada de monopolizar la promoción de métodos y procesos que no le son de uso exclusivo, afectando la transparencia del mercado.

3.4. La expresión E2 ENERGIA EFICIENTE y los elementos gráficos contenidos en el signo carecen de aptitud distintiva suficiente para ser objeto de derechos exclusivos.

3.5. La expresión E2 ENERGÍA EFICIENTE es una expresión descriptiva en la medida que sirve para designar y para describir los productos o servicios objeto de procesos industriales, siendo asl una indicación necesaria para informar sobre las caracteristicas de tales productos y servicios.

3

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4. Argumentos de la contestación de la SIC:

4.1. Se ha realizado un análisis imparcial de registrabilidad frente a la marca solicitada, teniendo en cuenta además aquellas marcas que figuraban en el registro de propiedad industrial para esa fecha.

4.2. Concedió el registro de la marca E2 ENERGIA EFICIENTE (mixta) en vista de que cumplía con los requisitos de perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica.

4.3. El elemento gráfico fue el que determinó la registrabilidad de la marca en cuestión, en consecuencia, la protección se concedió con relación a este.

4.4. No se ha otorgado la exclusividad sobre la expresión ENERGIA EFICIENTE toda vez que se trata de un elemento débil, descriptivo o genérico.

5. Argumentos de la contestación de Energía Eficiente:

5.1. Las palabras que componen la marca E2 ENERGIA EFICIENTE (mixta) no son exclusivamente descriptivas o genéricas, pues contienen elementos adicionales a las expresiones de uso común, tales como la expresión preponderante "E2" y su diseño artlstico. La expresión E2 es arbitraria y carece de contenido conceptual.

5.2. La expresión ENERGIA EFICIENTE es netamente evocativa. pues dicho concepto no responde a la naturaleza de los productos o servicios que con ella se identifican.

5.3.

B.

1.

3

La marca E2 ENERGIA EFICIENTE (mixta) cumple con el requisito de distintividad y además es susceptible de representación gráfica, ya que el nombre es idóneo para identificar un producto o servicio siempre y cuando se emplee en los términos en que fue registrado.

NORMAS A SER INTERPRETADAS

El Juez consultante solicita la interpretación prejudicial del Artículo 134 y de los Literales b), e) y f) del Articulo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.3

Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.-

" Art/cu/o 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas /os signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.

Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:

4

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2. No procede la interpretación prejudicial del Artículo 134 y del Literal b) delArtículo 135 de la norma antes citada por no corresponder a la materiacontrovertida en el presente caso.

3. Por lo tanto, procede la interpretación prejudicial de los literales e) y f) delArtículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

C. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN

1. La falta de distintividad como causal absoluta de irregistrabilidad. El casode los signos descriptivos, genéricos y de uso común.

2. Signos evocativos.

D. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN

1. La falta de distintividad como causal absoluta de irregistrabilidad. Elcaso de los signos descriptivos, genéricos y de uso común

1.1. La demandante Exxon Mobil argumentó que la expresión uENERGIA EFICIENTE" es genérica, descriptiva y de uso común para identificar productos y servicios de las Clases 4, 7, 9, 11, 16, 35, 37, 39, 40, 41 y 42 de la Clasificación Internacional de Niza, por lo que resulta pertinente desarrollar el tema referido a las palabras descriptivas, genéricas y de uso común en la conformación de marcas.

1.2. Los signos descriptivos informan de manera exclusiva acerca de las siguientes características y propiedades de los productos: calidad, cantidad, funciones, ingredientes, tamaño, valor, destino, etc. La

a) las palabras o combinación de palabras;b} las imágenes, figuras, simbo/os, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas

y escudos;c} los sonidos y los olores;d} las letras y los números;e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores;f) la forma de los productos, sus envases o envolturas;g} cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartaclos anteriores".

"Articulo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: (. . . ) b} carezcan de distintividad;( ... )e) consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para

describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época deproducción u otros datos, caracterfsticas o informaciones de los productos o de los serviciospara los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatoriasreferidas a esos productos o servicios;

f) consistan exclusivamente en un signo o indicación que sea el nombre genérico o técnico delproducto o servicio de que se trate;

( ... )". 5

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denominación descriptiva es identificada formulando la pregunta ¿cómo es? en relación con el producto o servicio de que se trata.4

1.3. El Literal e) del Artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina dispone:

"Articulo 135.- No podrán registrarse como marcas /os signos que: (. . . ) e) consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir

en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destina, elvalor, la procedencia geográfica, la época de producción u otrosdatos, caracterlsticas o infonnaciones de los productos o de losservicias para /os cuales ha de usarse dicho signo o indicación,incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o

servicios;(. . . )"

1.4. Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo conformado por designaciones o indicaciones descriptivas. Sin embargo, los signos compuestos, formados por uno o más vocablos descriptivos, tienen la posibilidad de ser registrados siempre que formen un conjunto suficientemente distintivo. El titular de un signo con dichas características no puede impedir la utilización del elemento descriptivo y, por tanto, su marca sería considerada débil. 5

1.5. Si bien la norma transcrita prohibe el registro de signos conformados exclusivamente por designaciones comunes o usuales, las palabras o partículas de uso común al estar combinadas con otras pueden generar signos completamente distintivos, caso en el cual se puede proceder a su registro. En este último caso, el titular de dicha marca no puede impedir que las expresiones de uso común puedan ser utilizadas por los otros empresarios. 6

1.6. Por su parte, el Literal f) del Articulo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina dispone:

"Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas /os signos que: (. . .) f) consistan exclusivamente en un signo o indicación que sea el nombre

genérico o técnico del producto o servicio de que se trate;(. . . )"

1.7. De conformidad con lo establecido en la disposición antes citada, se prohibe el registro de signos genéricos, pero ello no impide que palabras

4

5

6

Ver interpretación prejudicial recalda en el Proceso 536-IP-2015 de fecha 23 de junio de 2016.

lbldem.

lbidem.

6

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f

p

genencas conformen un signo compuesto. La denominación genenca determina el género del objeto que identifica; no se puede otorgar a ninguna persona el derecho exclusivo sobre la utilización de esa palabra, toda vez que se crearla una posición de ventaja injusta frente a otros empresarios. La genericidad de un signo, debe ser apreciada en relación directa con los productos o servicios de que se trate.7

1.8. La expresión genérica puede identificarse cuando al formular la pregunta ¿qué es?, en relación con el producto o servicio designado, se responde empleando la denominación genérica. Desde el punto de vista de las marcas, un término es genérico cuando es necesario utilizarlo en alguna forma para señalar el producto o servicio que desea proteger, o cuando por si sólo pueda servir para identificarlo.6

1.9. Ahora bien, lo que es descriptivo, de uso común o genérico en una clase determinada puede no serlo así en otra; los términos comunes o usuales, por ejemplo, en materia de servicios mecánicos pueden no serlo en servicios de restaurantes o comida, y a la inversa.

1.1 O. En virtud de lo anteriormente expuesto, se debe determinar si la expresión UENERGIA EFICIENTE" es descriptiva o genérica en las Clases 4, 7, 9, 11, 16, 35, 37, 39, 40, 41 y 42, para de esta manera establecer su carácter distintivo y proceder o no a su registro. Si dicha expresión como tal no tiene dicho carácter, se debe establecer si el signo solicitado posee elementos adicionales que permitan determinar el carácter distintivo del conjunto marcario.

2. Signos evocativos

2.1. El presente caso, el tercero interesado Energía Eficiente argumentó que la expresión "ENERGIA EFICIENTE" es evocativa, por lo que se tratará el tema de los signos evocativos.

7

8

De modo referencial, ver Proceso 110-IP- 2015 de 5 de fecha 5 de septiembre de 2015, p.B.

lbldem.

7

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¡.

2.2. Los signos evocativos cumplen la función distintiva de la marca y, portanto, son registrables. No obstante, entre mayor sea la proximidad delsigno evocativo con el producto o servicio que se pretende registrar,podrá ser considerado como un signo marcadamente débil y, enconsecuencia, su titular tendrta que soportar el registro de signos que enalgún grado se asemejen a su signo distintivo. Esto se da en el caso designos evocativos que contengan elementos genéricos, descriptivos o deuso común, toda vez que su titular no puede impedir que terceros utilicendichos elementos. 10

2.3. Un supuesto diferente ocurre cuando no hay una fuerte proximidad delsigno con el producto o servicio que se pretende distinguir. En este casoel consumidor tendrá que hacer una deducción no evidente y, por lo tanto,la capacidad distintiva del signo es marcadamente fuerte.11

2.4. En ese sentido, corresponde establecer si la denominación uENERGfAEFICIENTE" es evocativa o no respecto de los productos y servicios queampara y, posteriormente, realizar el respectivo análisis de registrabilidad.

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina dejaconsignada la presente interpretación prejudicial para ser aplicada por la Corteconsultante al resolver el proceso interno 2013-00093, la que deberá adoptarlaal emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Articulo35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina,en concordancia con el Articulo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

La presente interpretación prejudicial se firma por los Magistrados queparticiparon de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafodel Articulo 90 del Estatuto del Tribunal.

i{ (� t Cecilia Luisa Ayl�osMAGISTRADA

10 De modo referencial, ver Proceso 19-IP- 20145 de fecha 9 de mayo de 2014, p.12.

lbidem.

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Hugo Ramiro Gómez Apac MAGISTRADO

De acuerdo con el Articulo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario.

-

Notifiquese a la Entidad consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretarla General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

9

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TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

Quito, 26 de agosto de 2016

Proceso

Asunto

Consultante

Expediente interno del Consultante

Referencia

Magistrado Ponente:

VISTOS

663-IP-2015

Interpretación Prejudicial

Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia

077/2015-CA

Marcas involucradas K-NINO (mixta) y K-NINO (mixta)

Hugo Ramiro Gómez Apac

El Oficio 01/2015 del 17 de noviembre de 2015, recibido vía courrier el 8 de diciembre de 2015, mediante el cual la Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, solicita Interpretación Prejudicial del Artículo 134, de los Literales b) y j) del Articulo 135, de los Literales a) y f) del Artículo 136 y de los Articules 146 y 147 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 077/2015-CA, y;

El Auto del 15 de marzo de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial.

A. ANTECEDENTES

1. Partes en el Proceso Interno:

Demandante : Compañia Industrial Altiplano S.A.

1

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\

�

Demandado : Servicio Nacional de Propiedad Intelectual del Estado Plurinacional de Bolivia

Tercero interesado : Miguel Serrano Cronembol

2. Hechos relevantes:

2.1. El 16 de mayo de 2013, Miguel Serrano Cronembol (en adelante, el señor Serrano) solicitó ante el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual (en adelante, el SENAPI) el registro de la marca K-NINO (mixta) para distinguir productos de la Clase 21 de la Clasificación Internacional de Niza.

2.2. El 30 de agosto de 2013, Compañía Industrial Altiplano S.A. (en adelante, Altiplano) formuló oposición andina a la solicitud de registro sobre la base de la marca mixta K-NINO registrada bajo el Certificado 001187918 en la República del Perú con vigencia hasta el 3 de agosto de 2016 para proteger productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, que distingue en especial "insecticidas para la eliminación de roedores dañinos, pulgas, sarna, piojos para el agro y el hogar, fungicidas herbicidas".

Altiplano señaló que los signos en conflicto resultan idénticos y además se encuentran dirigidos a distinguir productos que cuentan con los mismos canales de comercialización y están destinados a un público específico, por lo que existe riesgo de confusión y asociación. Asimismo, alegó que el signo solicitado incurre en las prohibiciones contempladas en el Literal b) del Artículo 135 y Literal f) del Articulo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

2.3. Con fecha 11 de noviembre de 2013, el señor Serrano, absolvió el traslado de la oposición señalando que los signos en conflicto distinguen productos de distintas clases, por lo que pueden diferenciarse entre si.

2.4. Mediante Resolución Administrativa 008/2014 del 6 de enero de 2014, la Dirección de Propiedad Industrial del SENAPI declaró improcedente la oposición andina y, en consecuencia, otorgó el registro del signo solicitado, bajo las siguientes consideraciones:

2

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a) Altiplano no acreditó el interés real, toda vez que solicitó el registro dela marca en la Clase 21 y no en la Clase 5, pese a que es en estaúltima donde se encuentra registrada la marca base de la oposiciónandina.

b) El signo solicitado K-NINO reúne el requisito de representación gráficay posee aptitud distintiva suficiente para ser registrado.

2.5. El 28 de febrero de 2014, Altiplano presentó recurso de revocatoria contra la Resolución Administrativa 008/2014 del 6 de enero de 2014.

2.6. El 2 de abril de 2014, mediante Resolución Administrativa DPI/OP/REV-82/2014, la Dirección de Propiedad Industrial del SENAPI rechazó el recurso de revocatoria interpuesto por Altiplano. En consecuencia, se confirmó la Resolución Administrativa 008/2014 del 6 de enero de 2014, señalando que la solicitud de la marca K-NINO en la Clase 21 no es idónea para acreditar un interés real ya que los productos son completamente distintos respecto de los que distingue la marca base de la oposición andina en la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.

2.7. El 24 de abril de 2014, Altiplano interpuso recurso jerárquico contra la Resolución Administrativa DPI/OP/REV-82/2014.

2.8. Mediante Resolución Administrativa DGE/OPO/J- 288/2014 del 28 de agosto de 2014, se rechazó el recurso jerárquico interpuesto por Altiplano. En consecuencia, se confirmó la Resolución Administrativa DPI/OP/REV-82/2014.

2.9. Altiplano interpuso demanda contenciosa administrativa.

2.1 O. Por auto del 11 de septiembre de 2015, la Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia dispuso suspender el proceso a efectos de solicitar la interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

3. Argumentos de la demanda de Altiplano:

3.1. La autoridad administrativa realizó una interpretación subjetiva y contraria a derecho del Artículo 147 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, al considerar que ta oposición andina formulada sobre la base de la marca K-NINO (mixta) registrada en Perú para distinguir los productos de la Clase 5 carecería de interés real debido a que la solicitud presentada en Bolivia para acreditarlo pretende distinguir productos diferentes a los que se encuentran protegidos en Perú.

3.2. El signo solicitado para acreditar el interés real en Bolivia no necesariamente debe ser idéntico al signo registrado en Perú, sino que

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basta con que conserve los elementos esenciales, conforme a lo establecido en el proceso 152-IP-2015.

3.3. No existe una formalidad legal que señale que para acreditar el interés real es necesario que exista identidad de productos entre los signos en conflicto. Conforme al Artículo 147 de la Decisión 486, solo corresponde exigir la solicitud de inscripción registra! de la marca registrada en cualquiera de los países miembros, sin que sea necesario que tal solicitud verse sobre los mismos productos y la misma clase. Ello, debido a que lo que realmente se protege es que el consumidor no sea inducido a error por una confusión directa o indirecta.

3.4. El SENAPI establece las siguientes limitaciones para acreditar el interés real: a) que deba ser para proteger los mismos productos de la marca registrada en el Perú: y, b) que debe ser en la misma clase de la Clasificación Internacional de Niza. Dichas limitaciones no se encuentran contempladas en la norma comunitaria.

3.5. Existe conexión competitiva entre los productos de las Clases 5 y 21 de la Clasificación Internacional de Niza, que distinguen los signos en conflicto, por lo que ello genera riesgo de confusión en el público consumidor.

3.6. Debe tenerse en cuenta que Altiplano solicitó el registro de la marca K­NINO en la Clase 5 contra la cual el señor Serrano formuló oposición sobre la base de la marca K-NINO registrada en la Clase 30. En dicho proceso se adoptó una decisión distinta a la emitida por la autoridad administrativa en el presente caso, pudiéndose apreciar una afectación a la sana y razonabilidad suficiente al apartarse de otras resoluciones anteriores.

3.7. Los actos impugnados desconocen el alcance real del Articulo 147 de la Decisión 486, motivo por el cual, resultan atentatorios de los principios de verdad material, imparcialidad, proporcionalidad, buena fe y legalidad.

4. Argumentos de contestación del SENAPI:

4.1. Las decisiones emitidas por el SENAPI se fundamentan en interpretaciones prejudiciales emitidas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. En ese sentido, sus decisiones se encuentran alineadas con las disposiciones previstas en la Decisión 486.

4.2. Altiplano no cumplió con los requisitos establecidos en la norma comunitaria y la jurisprudencia andina, toda vez que para acreditar el interés real solicitó el registro de un signo que distingue productos distintos a los que se encuentran protegidos por la marca opositora.

4.3. El interés real se acredita mediante la solicitud de registro de una marca idéntica a la marca que sirvió de base para la oposición andina. Dicha

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identidad también debe cumplirse respecto de los productos y servicios a distinguir. En ese sentido, Altiplano debió solicitar la inscripción registra! en Bolivia en la Clase 5, es decir, en la misma clase de la marca registrada que es base de la oposición andina.

4.4. En tal sentido, rechazó la demanda planteada y confirmó la Resolución Administrativa DGE/OPO/J-288/2014 de fecha 28 de agosto de 2014.

5. Argumentos del tercero interesado, el señor Serrano:

5.1. El interés real debe considerarse acreditado mediante la solicitud de registro de una marca idéntica a la marca base de la oposición andina; y, para distinguir los mismos productos o servicios.

5.2. Tomando en cuenta que existe un proceso en trámite en contra de la solicitud de registro de la marca K-NINO presentada por Altiplano, puede considerarse que en el presente proceso la oposición andina ha sido planteada con el fin de dilatar el trámite de dicha solicitud de registro.

5.3. Los signos en conflicto son perfectamente distinguibles entre sí, motivo por el cual, la oposición planteada por Altiplano carece de fundamentos legales, objetivos y sólidos.

B. NORMAS A SER INTERPRETADAS

1. La Corte consultante solicita la interpretación prejudicial del Articulo 134,de los Literales b) y j) del Articulo 135, de los Literales a) y f) del Artículo136 y de los Artículos 146 y 147 de la Decisión 486 de la Comisión de laComunidad Andina. 1

Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.-

• Artkulo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: (... ) b) carezcan de distintividad;(. . .) j) reproduzcan, imiten o contengan una denominación de origen protegida para los mismos

productos o para productos diferentes, cuando su uso pudiera causar un riesgo de confusión ode asociación con la denominación; o implicase un aprovechamiento injusto de su notoriedad',

(... )"

"Articulo 136.• No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anterionnente solicitada para registro o registradapor un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto delos cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

(. . . )(} consistan en un signo que infrinja el derecho de propiedad industrial o el derecho de autor de

un tercero, salvo que medie el consentimiento de éste; (. . .

r

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2. No procede la interpretación prejudicial del Articulo 134, de los Literales b)y j) del Artículo 135 y del Literal f) del Artículo 136 de la norma antescitada debido a que no son materia controvertida en el presente caso.

3. Solo procede la interpretación del Literal a) del Artículo 136 y de losArtículos 146 y 147 de ta Decisión 486 de la Comisión de la ComunidadAndina, los cuales se encuentran vinculados al objeto controvertido delpresente caso, es decir, a los supuestos de irregistrabilidad de signos y laoposición andina.

C. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN

1. lrregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Similitud fonética,ortográfica, conceptual y gráfica. Riesgo de confusión directa,indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de signos.

2. Comparación entre marcas mixtas.3. Conexión competitiva entre productos de las Clases 5 y 21 de la

Clasificación Internacional de Niza.4. La oposición andina. El interés real en el mercado.5. Preguntas formuladas por la Corte consultante.

(i) ¿Cuáles son los criterios jurídicos que sustentan la legitimaciónactiva para interponer la oposición andina?

(ii) ¿ Cuáles son los elementos para establecer el interés realconforme al artículo 147 de la Decisión 486?

(iii) ¿ Para evitar confusión debe prevalecer el derecho del titular oel derecho del consumidor?

''Articulo 146.- Dentro del plazo de treinta dlas siguientes a la fecha de la publicación, quien tenga legitimo interés, podrá presentar, por una sola vez, oposición fundamentada que pueda desvirtuar el registro de la marca. A so/ídtud de parte, la oficina nacíonal competente otorgará, por una sola vez un plazo adicional de treinta dlas para presentar las pruebas que sustenten la oposición. Las oposiciones temerarias podrán ser sancionadas si as/ lo disponen las normas nacionales. No procederán oposiciones contra la solicitud presentada, dentro de los seis meses posteriores al vencimiento del plazo de gracia a que se refiere el articulo 153, si tales oposiciones se basan en marcas que hubieren coexistido con la solicitada".

"Articulo 147.- A efectos de lo previsto en el articulo anterior, se entenderá que también tienen legitimo interés para presentar oposiciones en los demás Palses Miembros, tanto el titular de una marca idéntica o similar para productos o servicios, respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error. como quien primero solicitó el registro de esa marca en cualquiera de los Pafses Miembros. En ambos casos, el opositor deberá acreditar su interés real en el mercado del Pals - 37 - Miembro donde interponga la oposición, debiendo a tal efecto solicitar el registro de la marca al momento de interponerla. La interposición de una oposición con base en una marca previamente registrada en cualquiera de los Palses Miembros de conformidad con lo dispuesto en este arllculo, facultará a la of1eina nacional competente a denegar el registro de la segunda marca. La interposición de una oposición con base en una solicitud de registro de marca previamente presentada en cualquiera de los Palses Miembros de conformidad con lo dispuesto en este articulo, acarreará la suspensión del registro de la segunda marca, hasta tanto el registro de la primera sea conferido. En tal evento será de aplicación fo dispuesto en el párrafo precedente

w

.

6

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(iv) ¿El uso de la denominación de marca K-NINO de origenprotegida para productos diferentes implica aprovechamientoinjusto de su notoriedad?

(v) ¿ Genera riesgo de confusión o de asociación en losconsumidores, el uso de las marcas idénticas o similaresregistradas anteriormente en otro País Miembro de laComunidad Andina, aún sean de distinta clase?

(vi) ¿ Cuál es el contenido y dimensión jurídica del articulo 135literal b) de la Decisión 486?

D. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN

1. lrregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Similitudfonética, ortográfica, conceptual y gráfica. Riesgo de confusióndirecta, indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo designos

1.1. En vista de que en el proceso interno se discute si el signo solicitado K· NINO (mixto) y la marca K-NINO (mixta) son confundibles o no, es pertinente analizar el Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, específicamente en la causal de irregistrabilidad prevista en su Literal a), cuyo tenor es el siguiente:

"Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitadapara registro o registrada por un tercero, para los mismos productoso servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales eluso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o deasociación;

r ... r

1.2. Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo que sea idéntico o similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un tercero, porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva. Los signos no son distintivos extrínsecamente cuando puedan generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o riesgo de asociación en el público consumidor.2

2 Ver Interpretaciones PreJudiciales recaldas en los Procesos 470-IP-2015 de fecha 19 dé mayo de 2016, 466-IP-2015 y 473-IP·2015 de fecha 10 de Junio de 2016.

7

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y-b r,;

a) El riesgo de confusión, puede ser directo e indirecto. El primero,riesgo de confusión directo, caracterizado por la posibilidad de que elconsumidor al adquirir un producto o servicio determinado, crea queestá adquiriendo otro. Y el segundo, riesgo de confusión indirecto, sepresenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto, en contrade la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al querealmente posee.

b) El riesgo de asociación, consiste en la posibilidad de que elconsumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origenempresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor dedicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculacióneconómica.

1.3. En ese sentido, se deberá verificar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión { directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser:3

a) Fonética: se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos enconflicto. La determinación de tal similitud depende, entre otroselementos, de la identidad en la silaba tónica o de la coincidencia enlas raíces o terminaciones; sin embargo, deben tenerse también encuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar siexiste la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados.

b} Ortográfica: se refiere a la semejanza de las letras de los signos enconflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es,tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o laspalabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminacionescomunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir enmayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvia.

c} Conceptual o ideológica: se configura entre signos que evocanuna idea y/o valor idéntico y/o semejante.

d} Gráfica (o figurativa): se refiere a la semejanza de los elementosgráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos deldibujo o el concepto que evocan.

1.4. Igualmente, al proceder a cotejar los signos en conflicto, se debe observar las siguientes reglas para el cotejo de marcas:4

3 Ibídem.

4 lbldem.

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a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementosque conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cadauno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuentasu unidad fonética, ortográfica, gráfica (o figurativa) y conceptual oideológica.

b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo;esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No esprocedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidordifícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo haráen momentos diferentes.

c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no lasdiferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibirel riesgo de confusión o asociación.

d} Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar delconsumidor medio, pues de esta manera es posible advertir cómo elproducto o servicio es percibido por el consumidor. El criterio delconsumidor medio es de gran relevancia en estos casos, ya queestamos frente a productos que se dirigen a la población en general.

1.5. De acuerdo a las reglas y pautas antes expuestas, es importante que al analizar el caso concreto se determinen las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación.

2. Comparación entre marcas mixtas

2.1. Como la controversia radica en la confusión entre el signo solicitado K­NINO (mixto) y la marca K-NINO (mixta), es necesario que se proceda a comparar los signos teniendo en cuenta que están conformados por un elemento denominativo y uno gráfico.

2.2. En el análisis de una marca mixta se deberá determinar qué elemento, sea denominativo o gráfico, penetra con mayor profundidad en la mente del consumidor. Así, la autoridad competente deberá determinar en el caso concreto si el elemento denominativo de la marca mixta es el más característico, o si lo es el elemento gráfico, o ambos, teniendo en cuenta, la capacidad expresiva de las palabras y el tamaño, color y colocación de los elementos gráficos, y también si estos últimos son susceptibles de evocar conceptos o si se trata de elementos abstractos. 5

s Ver Interpretaciones Prejudiciales recaídas en los Procesos 472-IP-2015 de fecha 10 de junio de 2016 y 418-IP-2015 de fecha 13 de junio de 2016.

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2.3. Al realizar el cotejo entre marcas mixtas, la Corte consultante debe tomar en cuenta lo siguiente6

:

a) Si el elemento predominante es el denominativo en los signosconfrontados, el cotejo entre signos debe realizarse de conformidadcon las siguientes reglas:

(i) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sindescomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importantetener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras queposeen una función diferenciadora en el conjunto, debido a queesto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en elmercado.

(ii) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos acomparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muydifícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría serevidente.

(iii) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se

lencuentran en el mismo orden asumirán una importanciadecisiva para fijar la sonoridad de la denominación .

.

(iv) Se debe determinar el elemento que impacta de una maneramás fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraríacómo es captada la marca en el mercado.

b) Si resultare que el elemento característico de los signos mixtos es elgráfico, se deben utilizar las reglas de comparación para los signosfigurativos:

(i) Se debe realizar una comparación gráfica y conceptual, ya quela posibilidad de confusión puede generarse no solamente en laidentidad de los trazos del dibujo o similitud de ellos, sinotambién en la idea o concepto que la marca figurativa susciteen la mente de quien la observe.

(ii) Entre los dos elementos de la marca gráfica figurativa, eltrazado y el concepto, la parte conceptual o ideológica sueleprevalecer, por lo que a pesar de que puedan existir diferenciasen los rasgos, en su conjunto pueden suscitar una misma ideao concepto e incurrir en el riesgo de confusión.

c) Si al realizar la comparación se determina que en las marcas mixtaspredomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habríalugar a la confusión entre las marcas, pudiendo estas coexistir

r-8

lbldem.

10 Pf¡f

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pacíficamente en el ámbito comercial, salvo que puedan suscitar una misma idea o concepto en cuyo caso podrlan incurrir en riesgo de confusión.

2.4. Sobre la base de los criterios expuestos, se deberá determinar el elemento característico de los signos mixtos y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto de conformidad con los criterios señalados en los puntos precedentes.

3. Conexión competitiva entre los productos de las Clases 5 y 21 de laClasificación Internacional de Niza

3.1. Se debe tomar en cuenta que la inclusión de productos o servicios en una misma clase no es determinante para efectos de establecer si existe similitud entre los productos o servicios objeto de análisis, tal y como se indica expresamente en el segundo párrafo del Articulo 151 de la Decisión 486.7

3.2. Es por ello que se debe matizar la regla de la especialidad y, en consecuencia, analizar el grado de vinculación o relación competitiva de los productos o servicios que amparan los signos en conflicto, para que de esta forma se pueda establecer la posibilidad de error en el público consumidor; es decir, se debe analizar la naturaleza o uso de los productos identificados por las marcas, ya que la sola pertenencia de varios productos a una misma clase no demuestra su semejanza, así como la ubicación de los productos en clases distintas tampoco prueba que sean diferentes. 8

3.3. Para apreciar la conex1on competítiva entre productos o serv1c1os corresponde tomar en consideración, entre otros, los siguientes criterios:

7

a

a) El grado de sustitución (intercamblabilidad) entre los productoso servicios.

Existe conexión competitiva cuando los productos (o servicios) en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno, al

Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andlna.-

"Art/culo 151.- Para clasificar las productos y los servicios a los cuales se aplican las marcas, los Pafses Miembros utilizarán la Clasif,cación Internacional de Productos y Servicias para el Registro de las Marcas, establecida por el Arreglo de Niza del 15 de junio de 1957, con sus modificaciones vigentes.

Las clases de ta Clasificación Internacional referida en el oá"ª'º anterior no determinarán la similitud ni la disimilitud de los productos o servicios indicados expresamente.•

(Subrayado agregado)

Ver Interpretaciones Prejudiciales recaldas en los Procesos 472-IP-2015 y 473-IP-2015 de fecha 10 de junio de 2016.

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ser intercambiables entre sí. La sustitución se presenta claramente cuando un ligero incremento en el precio de un producto (o servicio) origina una mayor demanda en el otro. Para apreciar la sustituibilidad entre productos o servicios se tiene en consideración el precio de dichos bienes o servicios, sus características, su finalidad, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, etc.

La sustituibilidad permite apreciar con claridad el hecho de que, desde la perspectiva del consumidor, un producto (o servicio) es competidor de otro producto (o servicio), de modo tal que el consumidor puede optar por uno u otro con relativa facilidad.

A modo de ejemplo, tratándose de las infusiones en la forma de bolsas filtrantes, el anís, el cedrón, la manzanilla, etc., suelen ser productos sustitutos entre sí.

b) La complementariedad de los productos o servicios

Existe conexión competitiva cuando el consumo de un producto genera la necesidad de consumir otro, pues este es complementario del primero. Así, el uso de un producto supone el uso del otro. Esta complementariedad se puede presentar también entre productos y servicios.

Así, por ejemplo, la crema o pasta dental o de dientes (dentífrico) se complementa con el cepillo dental. Un ejemplo de complementariedad entre un servicio y un producto puede ser el servicio educativo con el material de enseñanza.

e) La pertenencia a una misma clase de complementariedad de losproductos o servicios de la Clasificación Internacional de Niza

La inclusión de productos o servicios en una misma clase no resulta determinante para efectos de establecer la conexión competitiva entre los productos o servicios objeto de análisis. En efecto, podría darse el caso de que los signos comparados distingan productos o servicios pertenecientes a categorías o subcategorías disimiles, aunque pertenecientes a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza. Por tanto, para determinar la existencia de conexión competitiva, este criterio deberá complementarse con otros criterios.

d) Los canales de aprovisionamiento, distribución o decomercialización; los medios de publicidad empleados; latecnología empleada; la finalidad o función; el mismo género; ola misma naturaleza de los productos o servicios.

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Estos criterios considerados aisladamente no acreditan la existencia de conexión competitiva. Así, por ejemplo, dos productos pueden tener la misma naturaleza o género, pero si los consumidores comprenden con relativa facilidad que los productores de uno no son los productores del otro, no habrá conexión competitiva entre ellos. De lo contrario, sí habrá conexión competitiva.

Dos productos completamente disímiles (v.g., candados e insecticidas) pueden tener el mismo canal de comercialización (v.g., ferreterías) y compartir el mismo medio de publicidad (v.g., un panel publicitario rotativo), sin que ello evidencie la existencia de conexión competitiva entre ambos. De allí que estos criterios deben analizarse conjuntamente con otros criterios para observar la existencia de conexión competitiva.

Asimismo, si los productos se dirigen a destinatarios diferentes, como regla general, no existirá conexión competitiva.

3.4. Por tal razón, para establecer la existencia de conexión competitiva entre dos productos (o servicios) sobre la base de estos criterios, se requerirá la concurrencia de varios de ellos en función a que un consumidor razonable podría considerar que el que produce uno también produce el otro.

4. La oposición andina. El interés real en el mercado

4.1. En el presente caso, se discute si Altiplano acreditó o no el interés real en el mercado boliviano, a efectos de determinar la procedencia de la oposición andina que presentó contra la inscripción de la marca K-NINO. Por tal motivo, a continuación, se desarrollará los alcances de la oposición andina y del interés real necesario para su procedencia.

4.2. Conforme al Artículo 146 de la Decisión 486, dentro del plazo de treinta días siguientes a la fecha de publicación de la solicitud de registro de marca, quien tenga legítimo interés, podrá presentar, por una sola vez oposición fundamentada contra dicha solicitud.

4.3. En adición a ello, el Artículo 147 de la misma norma amplía el interés legítimo para presentar oposiciones, matizando el principio de territorialidad en el derecho de marcas. A partir de ello, se habilita la posibilidad de presentar oposición a la inscripción de una marca en un país miembro de la Comunidad Andina sobre la base de solicitudes o registros de marcas concedidos en los demás países miembros. Esta figura se conoce con el nombre de "oposición andina".

4.4. Del enunciado del Articulo 147 de la Decisión 486 se desprende que, para el ejercicio de la oposición andina, es necesario que el opositor: (i) haya solicitado con anterioridad el registro del signo fundamento de su

13

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oposición en alguno de los países miembros; o, {ii) sea titular de una marca previamente registrada en alguno de los países miembros.

4.5. En efecto, tienen legítimo interés para presentar oposiciones en los demás países miembros de la Comunidad Andina, tanto el solicitante como el titular de una marca idéntica o similar para productos o servicios, cuyo uso pueda inducir a error al público consumidor.

4.6. En cualquiera de los casos referidos, el opositor deberá acreditar su interés real en el mercado del país miembro en el que formula la oposición andina a través de la presentación de una solicitud de inscripción de marca9

, respecto de la cual sea titular o solicitante previo en otro país miembro.

4.7. Para determinar los efectos de la oposición formulada sobre la base del registro de una marca o de solicitudes de registro en otros palses miembros, se debe tener en cuenta dos situaciones: 10

a) La oposición formulada sobre la base de una marca quepreviamente ha sido registrada en cualquiera de los paísesmiembros tiene como efecto la posibilidad de impedir el registro delsigno solicitado, en virtud del trámite previsto en los Artículos 148 a150 de la Decisión 486.

b) La oposición formulada sobre la base de una solicitud de registropreviamente presentada en cualquiera de los países miembros,además de tener la posibilidad de obstaculizar el registro del signosolicitado, tiene como efecto la suspensión del trámite de registrohasta que la oficina nacional del país miembro donde previamentese solicitó el registro haya resuelto tal solicitud.

4.8 En consecuencia, si se concede el registro del signo previamente solicitado por el opositor en otro pals miembro, la oficina nacional competente donde se formuló la oposición puede, sobre la base de dicho registro, declarar fundada la oposición, de ser pertinente, y denegar el registro del signo solicitado.

4.9 Por el contrario, si se deniega el registro del signo previamente solicitado por el opositor en otro país miembro, la oficina nacional competente donde se formuló la oposición debe continuar el trámite y decidir la concesión o denegación del signo solicitado. Dicho examen ya no se regirá por lo dispuesto en el Articulo 147 de la Decisión 486, sino que se fundamentará en el cumplimiento de los requisitos de registrabilidad.

4.1 O De lo anterior, se puede deducir lo siguiente:

g

10

De modo referencial ver Proceso 140-IP-2014 de 20 de noviembre de 2014, p. 6.

De modo rererencial ver Proceso 2-IP-2015 de 20 de julio de 2015, p. 7.

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a) El hecho de que se conceda el registro del signo previamentesolicitado en otro país miembro, no quiere decir que se debarechazar el signo observado, ya que la oficina nacional competentedeberá realizar el examen de registrabilidad siguiendo el trámite delos Artículos 148 a 150 de la Decisión 486.

b) El hecho de que se deniegue el registro del signo previamentesolicitado en otro paf s miembro, no significa que se deba conceder elregistro del signo respecto del cual se presentó la oposición, ya quela oficina nacional competente deberá analizar si cumple o no contodos los requisitos de registrabilidad.

4.11 Por otra parte, según lo enunciado en el primer párrafo del Articulo 147 de la Decisión 486, los sujetos legitimados para presentar una oposición andina son los siguientes:11

a) El titular de una marca registrada con anterioridad en cualquiera delos otros palses miembros de la Comunidad Andina, idéntica osimilar al signo que se pretende registrar en el país miembro dondese formula la oposición. Ello, siempre que este último pueda inducira error al público consumidor y se acredite el interés real en elmercado del país miembro donde se formula la oposición (que sesolicite el registro de la marca al momento de formular dichaoposición).

b) Quien haya solicitado con anterioridad, en cualquiera de los otrospaíses miembros de la Comunidad Andina, el registro de un signoidéntico o similar al que se pretende registrar en el País Miembro endonde se plantea la oposición. Ello, siempre que dicho signo puedainducir a error al público consumidor y se acredite el interés real enel mercado del país miembro donde se formule la oposición.

4 .12 Cuando el Artículo 14 7 de la Decisión 486 se refiere a "quien primero solicitó el registro de esa marca", el sujeto legitimado debe ser entendido como aquel que haya solicitado con anterioridad, en cualquiera de los otros países miembros, el registro de una marca idéntica o similar a la que se pretende registrar en el país en donde formula la oposición.

4.13 En consecuencia, es posible afirmar que existen dos requisitos para formular una oposición andina:

11

a) Contar con un derecho previamente adquirido o un derechoexpectaticio en otro país miembro de la Comunidad Andina. Lapersona que formule oposición debe ser titular de una marcaregistrada o solicitada con anterioridad, que resulte idéntica o similar

De modo referencial ver Proceso 152-IP-2012 de 6 de marzo de 2013, p. 13.

15

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para productos o servicios respecto de los cuales el uso del signo solicitado pueda inducir a error al público consumidor.

b) Acreditar el interés real a través de la presentación de la solicitud deregistro del signo previamente solicitado o registrado en otro paísmiembro de la Comunidad Andina. La persona que formuleoposición andina debe acreditar su interés real de ingresar en elmercado del país miembro de la Comunidad Andina mediante lapresentación de una solicitud de registro del signo 12.

4.14 Cabe indicar que uno de los cambios que introdujo el Artículo 147 de la Decisión 486 fue la exigencia de la acreditación del interés real en el mercado del país miembro en donde se plantea la oposición andina. Ello se acredita a través de la presentación de la solicitud del registro de la marca opositora al momento de formular la oposición andina. De no cumplirse dicho requisito, se precederla al rechazo de la referida oposición andina por no haberse acreditado el interés real en el mercado.

4.15 La acreditación del interés real precitada tiene el objetivo de evitar el abuso del derecho de oposición, asi como la indebida obstaculización del registro de signos en el mercado nacional bajo la justificación de la defensa de signos que no tendrían penetración clara en el mercado relevante. La premisa es la siguiente: quien presente oposición andina debe demostrar que el mercado de dicho pals miembro realmente es de su interés.

4.16 Cabe precisar que para acreditar el interés real no necesariamente debe solicitarse el registro de una marca uidéntica" a la anteriormente solicitada o registrada en otro pals miembro, sino que bastaría con presentar lasolicitud de registro de la marca con modificaciones no sustanciales osecundarias, respecto de la marca que sirve de base para la oposiciónandina.

4.17 En efecto, el requisito relativo a la presentación de la solicitud para el registro de marca en el país miembro donde se formula oposición no hace referencia a que el signo solicitado sea necesariamente idéntico, sino que basta con que conserve las características esenciales y distintivas del signo solicitado o registrado en otro país miembro.

4.18 Los aspectos esenciales que debe preservar el signo con el cual se pretende acreditar el interés real no sólo se limitan a la descripción de sus elementos distintivos, sino que también debe existir coincidencia respecto de los productos y/o servicios que se protegen.

12 De modo referencial ver Procesos 107-IP-2015 de 20 de julio de 2015 y 202-IP-2014 de 20 de febrero de 2015, p. 10.

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4.19 En ese sentido, el hecho de que el signo con el cual se pretende acreditar el interés real sea presentado en una clase y para productos distintos a aquellos que distingue el signo solicitado o registrado base de la oposición andina constituye una modificación que involucra el cambio de aspectos sustantivos de los signos referidos.

4.20 Conforme a lo expuesto, se debe determinar si el signo solicitado para registro difiere en los elementos prevalentes y distintivos del signo previamente solicitado o registrado en otro país miembro, así como en cuanto a los productos y/o servicios que pretende distinguir. Todo ello, con la finalidad de establecer si efectivamente se cumple con el requisito de acreditación del interés real en el mercado del pais miembro donde se interpone la oposición, materializado a través de la solicitud de registro presentada en el pais miembro al momento de interponer la oposición.

5 Preguntas fonnuladas por la Corte consultante

Antes de dar una respuesta a las preguntas formuladas por el órgano consultante, es necesario precisar que este Tribunal no brindará respuestas que resuelvan el caso en concreto, siendo que se limitará a precisar el contenido y alcance de las normas que conforman el ordenamiento juridico de la Comunidad Andina, así como tampoco calificará los hechos materia del proceso.

5.1 O ¿ Cuáles son los criterios jurídicos que sustentan la legitimación activa para interponer la oposición andina?

Con relación a esta pregunta, se debe tomar en cuenta el análisis realizado en el numeral 4 de la Sección D de la presente interpretación prejudicial.

5.11 ¿ Cuáles son los elementos para establecer el interés real conforme al Artículo 147 de la Decisión 486?

Con relación a esta pregunta, se debe tomar en cuenta el análisis realizado en el numeral 4 de la Sección D de la presente interpretación prejudicial.

5.12 ¿ Para evitar confusión debe prevalecer el derecho del titular o el derecho del consumidor?

Con relación a esta pregunta, en primer término, se debe tomar en cuenta que la marca es una herramienta que contribuye a que el público consumidor pueda diferenciar los productos y/o servicios ofrecidos por diversos competidores en el mercado, estableciendo un vinculo entre el producto y/o servicio, su calidad y su origen empresarial.

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En ese contexto, es preciso considerar que en el supuesto que se genere un riesgo de confusión entre dos signos distintivos, no sólo debe prevalecer el interés o derecho del titular de la marca registrada sino, sobre todo, el derecho del público consumidor. Ello, con la finalidad de evitar que se induzca a error al público consumidor por la presencia de dos marcas similares y destinadas a amparar productos de la misma clase o clases conexas en el mercado.

Por tal motivo, en el Literal a) del Articulo 136 de la Decisión 486 se ha dispuesto que no podrán acceder a registro como marca aquellos signos que sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para distinguir los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso del signo sea susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación.

Tal premisa normativa faculta a la autoridad competente a evaluar cada caso en concreto, teniendo como finalidad primordial cautelar el interés general de los consumidores.

5.13 ¿El uso de la denominación de marca K-NINO de origen protegida para productos diferentes implica aprovechamiento injusto de su notoriedad?

13

14

La protección especial que se otorga a la marca notoriamente conocida se extiende, en caso de haber riesgo de confusión por similitud con un signo pendiente de registro, con independencia de la clase a que pertenezca el producto o servicio de que se trate, trascendiendo así el principio de especialidad.

Asimismo, se debe tomar en cuenta que la notoriedad de una marca no se presume, sino que debe ser probada por quien alega esa condición 13

.

En ese sentido, el reconocimiento de la notoriedad le corresponde a la autoridad nacional competente, de conformidad con lo establecido en el Artículo 228 de la Decisión 486.

Para determinar si una marca es notoriamente conocida se deben tener en cuenta los criterios establecidos en forma no taxativa en el artículo previamente citado. Una vez demostrado el carácter de notorio del signo corresponde a la autoridad competente tener en cuenta los cuatro riesgos de los que se les debe resguardar de conformidad con el Literal h) del Artículo 136 y con los Literales a), b), y c) del Artículo 226 de la Decisión 486. Estos son: el riesgo de confusión, el de asociación, el de dilución y elde uso parasitario: 14

Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 470-IP-2015 de fecha 19 de mayo de 2016.

lbldem.

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a) El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor aladquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusióndirecta), o que piense que dicho producto tiene un origenempresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).

b) El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, queaunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial delproducto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto yotra empresa tienen una relación o vinculación económica.

e) El riesgo de dilución es la posibilidad de que el uso de otros signosidénticos o similares cause el debilitamiento de la altísima capacidaddistintiva que el signo notoriamente conocido ha ganado en elmercado, aunque se use para productos que no tengan ningúngrado de conexidad con los que ampara el signo notoriamenteconocido.

d) El riesgo de uso parasitario es la posibilidad de que un competidorparasitario se aproveche injustamente del prestigio de los signosnotoriamente conocidos, aunque la acción se realice sobreproductos o servicios que no tengan ningún grado de conexidad conlos que ampara el signo notoriamente conocido.

De acuerdo a lo anterior, el riesgo de uso parasitario previsto en la norma citada se configura ante la posibilidad de que un competidor parasitario use una denominación idéntica o similar a una marca notoria y así use aproveche injustamente del prestigio de dicho signo". Cabe indicar que el riesgo de uso parasitario se puede configurar aun cuando se realice respecto de productos o servicios que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido.

Resulta pertinente mencionar que basta que se configure alguno de los riesgos antes mencionados para que se determine que el signo solicitado se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad contenida en el Literal h) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

5.14 ¿Genera riesgo de confusión o de asociación en los consumidores, el uso de las marcas idénticas o similares registradas anteriormente en otro País Miembro de la Comunidad Andina, aún sean de distinta clase?

Conforme se ha señalado en el numeral 3 de la Sección O de la presente interpretación prejudicial, a fin de evaluar el riesgo de confusión se debe tener en consideración tanto la identidad o semejanza entre los signos en conflicto, asl como la identidad o conexión competitiva entre los productos o servicios que tales signos distinguen.

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Al respecto, cabe señalar que uno de los principios básicos en el derecho de marcas es el de especialidad, el cual supone que el titular de una marca registrada puede oponer su derecho frente al registro o uso de signos idénticos y similares para productos o servicios idénticos y similares.

De esta manera, frente a productos o servicios registrados en clases diferentes o que resulten disímiles es preciso que se matice la regla de la especialidad y, en consecuencia, que se analice el grado de vinculación o relación competitiva de los productos que amparan los signos en conflicto, para que de esta forma se pueda establecer la posibilidad de error en el público consumidor. Ello quiere decir que se debe analizar la naturaleza o uso de los productos identificados por las marcas, ya que la sola pertenencia de varios productos a una misma clase no demuestra su semejanza, así como tampoco la ubicación de los productos en clases distintas es prueba de que sean diferentes. 15

En efecto, asi lo establece el Articulo 151 de la Decisión 486 que en su segundo párrafo, dispone lo siguiente "(. .. ) Las clases de la Clasificación Internacional referida en el párrafo anterior no determinarán la similitud ni la disimilitud de los productos o servicios indicados expresamente".

En tal sentido, es posible que el uso de marcas idénticas o similares registradas anteriormente para distinguir productos pertenecientes a clases distintas de la Clasificación Internacional de Niza, sean susceptibles de generar riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor, en atención a la finalidad y naturaleza de tales productos.

Por último, cabe precisar que, en el caso de las marcas notorias, el principio de especialidad sufre una excepción por cuanto la protección especial que se le otorga se extiende -en caso de haber riesgo de confusión por similitud con un signo pendiente de registro- con independencia de la clase a que pertenezca el producto o servicio de que se trate, trascendiendo así el citado.

5.15 ¿ Cuál es el contenido y dimensión jurldica del Articulo 135 literal b) de la Decisión 486?

15

De conformidad con el Literal b) del Artículo 135 de la Decisión 486, no podrán registrarse como marcas los signos que carezcan de distintividad.

La distintividad es la capacidad que tiene un signo para individualizar, identificar y diferenciar en el mercado los productos o servicios, haciendo posible que el consumidor o usuario los seleccione. Es considerada como característica esencial que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y constituye el presupuesto indispensable para que ésta

Ver Interpretaciones preíudiciales recaldas en los Procesos 472-IP-2015 y 473-IP-2015 de fecha 10 de íunio de 2016.

20

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cumpla su función principal de identificar e indicar el origen empresarial y, en su caso incluso, la calidad del producto o servicio, sin riesgo de confusión y/o asociación 16.

Es importante advertir que la distintividad tiene una doble dimensión: (i) distintividad intrínseca; y, (ii) distintividad extrínseca. La primera de ellas determina la capacidad que debe tener el signo para distinguir productos o servicios en el mercado; mientras que la segunda se refiere a la capacidad del signo de diferenciarse de otros signos en el mercado.

La falta de distintividad intrínseca está contemplada en el Literal b) del Artículo 135 de la Decisión 486, en dicho artículo se exige que no podrán registrarse como marcas los signos que carezcan de distintividad.

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente interpretación prejudicial para ser aplicada por la Corte consultante al resolver el proceso interno 077/2015-CA, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

La presente interpretación prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Articulo 90 del Estatuto del Tribunal.

Cecilia agjyl�ros

16

MAGISTRADA

Hugo Ramiro Gómez Apac MAGISTRADO

De modo referencial, ver Procesos 50-IP-2014, de fecha 26 de agosto de 2014 y 122-IP-2013 de fecha 16 de julio de 2013.

21

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De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario.

Notifíquese a la Corte consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

22

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TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

Quito, 26 de agosto de 2016

Proceso: 666-IP-2015

Asunto: Interpretación Prejudicial

Consultante: Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Sub Especialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, de la República del Perú

Expediente interno del Consultante: 07210-2013-0-1801-JR-CA-25

Referencia: Marcas involucradas: GLOBALFOOD ADVANCED FOOD TECHNOLOGY Y LOGOTIPO Vs. GLOBAL ALIMENTOS

Magistrado Ponente: Cecilia Luisa Ayllón Quinteros

VISTOS:

El Oficio 7210-2013-0/Sta SECA-CSJLI-PJ, recibido el 9 de diciembre de 2015, mediante el cual la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Sub Especialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, de la República del Perú, solicita interpretación prejudicial del Artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 07210-2013-0-1801-JR-CA-25; y,

El Auto de 25 de julio de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial.

A. ANTECEDENTES

1. Partes en el proceso interno

1

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b

Demandante:

Demandado:

Globalfood Sistemas Ingredientes e Tecnología para Alimentos Ltda.

Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (en adelante, lndecopi)

Tercero interesado: Global Alimentos S.A.C.

2. Hechos relevantes

2.1. El 9 de marzo de 2011 Globalfood Sistemas Ingredientes e Tecnología para Alimentos Ltda. solicitó el registro de la marca GLOBALFOOD ADVANCED FOOD TECHNOLOGY Y LOGOTIPO (mixta)1 para distinguir servicios comprendidos en la Clase 352 del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas ( en adelante, Clasificación Internacional de Niza).

,f.�. GlobaBfood�w Advanccd Food Tcct:nclogy

2.2. Publicado el extracto de la solicitud en el Diario Oficial "El Peruano" Global Alimentos S.A.C. presentó oposición al registro con fundamento en la existencia previa de sus signos: GA GLOBAL ALIMENTOS Y LOGOTIPO (mixta)3 registrada en la Clase 304 y del nombre comercial GLOBAL ALIMENTOS S.A.C.5 para amparar actividades económicas relacionadas con la comercialización de productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.

2

3

4

5

global OC1 alimentos;

Expediente No. 448848-2011.

Agrupamiento por cuenta de terceros, de aditivos para alimentos y productos afines (excepto su transporte) para que los consumidores puedan examinarlos y comprarlos a su conveniencia; importación, exportación y representación comercial de aditivos para alimentos y productos afines de la Clase 35.

Certificado No. 128169.

Café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelerfa y confitería, helados comestibles: miel, jarabe de melaza; levadura, polvos para esponjar; sal, mostaza: vinagre, salsas (condimentos); especias, hielo.

Certificado No. 4320.

2

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I

2.3. El 17 de febrero de 2012, mediante Resolución 0529-2012/CSD­INDECOPI, la Comisión de Signos Distintivos del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia declaró infundada la oposición formulada por Global Alimentos S.A.C. y concedió el registro de la marca solicitada GLOBALFOOD ADVANCED FOOD TECHNOLOGY Y LOGOTIPO (mixta).

2.4. El 19 de marzo de 2012 Global Alimentos S.A.C. interpuso recurso de apelación en contra de la Resolución 0529-2012/CSD-INDECOPI.

2.5. El 3 de mayo de 2012 Globalfood Sistemas Ingredientes e Tecnología para Alimentos Ltda. contestó al recurso de apelación.

2.6. El 31 de mayo de 2013 la Sala Especializada en Propiedad Intelectual del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual, emitió la Resolución 1837-2013/TPI-INDECOPI, por la cual resolvió revocar la Resolución 0529-2012/CSD-INDECOPI y, en consecuencia, denegar el registro de la marca solicitada GLOBALFOOD ADVANCED FOOD TECHNOLOGY Y LOGOTIPO (mixta).

2.7. El 8 de septiembre de 2013 Globalfood Sistemas Ingredientes e Tecnología para Alimentos Ltda. presentó ante el Juez Especializado en lo Contencioso Administrativo Sub Especializado en Temas de Mercado demanda contencioso administrativa en contra de la Resolución 1837-2013ffPI-INDECOPI.

2.8. El 25 de agosto de 2015 el Vigésimo Quinto Juzgado Contencioso Administrativo con Sub Especialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, mediante sentencia signada como Resolución Número Nueve, resolvió declarar fundada la demanda y en consecuencia conceder el registro de la marca solicitada.

2.9. El 8 de septiembre de 2015 Global Alimentos S.A.C. presentó recurso de apelación, en contra de la sentencia signada como Resolución Número Nueve.

2.1 O. El 12 de noviembre de 2015 la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecilidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, suspendió el trámite y solicitó a este Tribunal la interpretación prejudicial de Artículo 136 literal a) de la Decisión 486.

3. Argumentos de la demanda contencioso administrativa.

Globalfood Sistemas Ingredientes e Tecnología para Alimentos Ltda. interpuso demanda en la que manifestó que:

3

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3.1. Los servicios que pretende distinguir el signo solicitado no se dirigen al consumidor final sino al usuario de tecnologías que busca información mediante agrupamiento para aditivos para elegir el que más le convenga en la elaboración de alimentos.

3.2. El aditivo alimentario aplicable a los servicios solicitados es cualquier sustancia que en cuanto tal no se consume normalmente como alimento, ni tampoco se usa como ingrediente básico en alimentos, tenga o no valor nutritivo, y cuya adición intencionada al alimento con fines tecnológicos (incluidos los organolépticos} en sus fases de fabricación, elaboración, preparación, tratamiento, envasado, empaquetado, transporte o almacenamiento, resulte o pueda preverse razonablemente que resulte (directa o indirectamente) por sí o por sus subproductos, en un componente del alimento o un elemento que afecte a sus características (CODEX STAN 192�195).

3.3. La autoridad afirma que en la marca registrada son relevantes tanto el aspecto denominativo como figurativo. Al describir sus dos aspectos deja claro que son totalmente diferentes: señala que es relevante en la registrada un logo con forma compleja y colores. A este logo lo denomina G y A como letras separadas.

3.4. Se afirma por parte de la autoridad que el término FOOD es de uso frecuente en el mercado, haciendo referencia a una de las características que pudiera tener el servicio que brinda, esto es, la utilización de tecnología de avanzada para una óptima agrupación de aditivos para alimentos y productos afines.

3.5. Tratándose de servicios de reagrupamiento por cuenta de terceros de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, es razonable asumir que el público consumidor prestará un alto grado de atención al momento de contratarlos, cosa que no sucede con los productos de la Clase 30, los cuales constituyen productos de consumo masivo, los cuales el consumidor no presta una atención especial cuando los adquiere.

3.6. Dentro de la comparación de los signos se elimina del cotejo la palabra GLOBAL, enunciando que se trata de un término débil que está contenido en varias marcas de las clases 30 y 35 de la Clasificación Internacional de Niza.

3. 7. Al hacer el examen comparativo se enuncia que las palabras FOOD yALIMENTOS tienen el mismo significado y concluye que las marcas son confundibles.

4. Argumentos de la contestación a la demanda

4.1. El lndecopi presentó contestación a la demanda señalando que: 4

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4.1.1. Los signos son confundibles debido a que protegen serv1c1os y productos vinculados entre sí, y las denominaciones relevantes GLOBAL ALIMENTOS/FOOD, presentan identidad conceptual, toda vez que el término en inglés FOOD en español significa ALIMENTO/ALIMENTOS, significado que es de conocimiento generalizado.

4.1.2. Al analizar los servicios que se pretende distinguir y los productos que distingue la marca registrada se aprecia que el signo solicitado tiene como objetivo ofrecer al público una gran variedad de "aditivos para alimentos y productos afines" de distintas marcas en un solo lugar, es decir, las empresas se dedican al servicio de reagrupamiento por cuenta de terceros se encargarán de organizar ferias o eventos donde distintas empresas expongan sus productos y el público pueda escogerlos.

4.1.3. Contrariamente a lo que afirma la demandante, el análisis del riesgo de confundibilidad no implica que todos los elementos que conforman el signo o marca deben ser analizados, toda vez que podrían existir elementos que, dada su falta de relevancia, no corresponde analizarlos.

4.1.4. El término GLOBAL se encuentra presente en varios signos de las clases 30 y 35, por lo que es un signo débil.

4.2. Global Alimentos S.A.C. en su contestación a la demanda señaló que:

4.2.1. Es titular de los signos GLOBAL ALIMENTOS (mixta) para amparar productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza y del

•

nombre comercial GLOBAL ALIMENTOS S.A.C. para actividades económicas relacionadas con la comercialización de preparaciones hechas a base de cereales.

4.2.2. Existe una evidente vinculación competitiva entre los productos y actividades económicas de los signos de su propiedad, respecto de la marca que se intenta registrar.

4.2.3. La marca registrada GLOBAL ALIMENTOS (mixta) entre sus productos ampara levadura, polvos para esponjar, sal, vinagre, salsas (condimentos) y las especias, que son considerados aditivos para alimentos afines.

4.2.4. El aditivo para alimentos y afines es aquel que se incorpora o adiciona directamente a los alimentos durante las etapas de elaboración a efectos de proporcionar o intensificar el aroma, sabor, color, textura, mejor su estabilidad o conservación, por lo que se deduce que levadura, polvos para esponjar, sal, vinagre, salsas (condimentos) y las

5

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g

I

especias son utilizados en la elaboración de alimentos con la finalidad de modificar algunas de las características de los productos para ofrecerlos a los consumidores.

4.2.5. En cuanto a la finalidad de los productos y servicios de los signos en conflicto, existe vinculación competitiva, ya que poseen la misma finalidad.

4.2.6. Los canales de comercialización son los mismos, se utilizan los mismos canales, ya que los aditivos para alimentos que identifica la marca registrada GLOBAL ALIMENTOS (mixta) utilizan los canales de comercialización de "agrupamiento por cuenta de terceros de aditivos para alimentos y productos afines".

4.2.7. Existe plena identidad conceptual entre GLOBAL ALIMENTOS vs GLOBALFOOD ADVANCED FOOD TECHNOLOGY Y LOGOTIPO, por lo que podría generar riesgo de confusión en el mercado.

4.2.8. La palabra FOOD es equivalente a alimentos, palabra que pese a estar en idioma inglés, es conocida por toda persona.

5. Argumentos de la sentencia de primera instancia

El Vigésimo Quinto Juzgado Contencioso Administrativo con Sub Especialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, declaró fundada la demanda sobre la base de los siguientes argumentos:

5.1. Los servicios que ofrece la marca solicitada es ofrecer el agrupamiento de aditivos para alimentos, es decir, organización de ferias para mostrar los mismos, más no pretende distinguir aditivos para alimentos en sí, por lo que no es posible que en los eventos organizados por el titular del signo solicitado se comercialicen los productos que distingue la marca registrada.

5.2. Se advierte que no existe vinculación entre los servicios que pretende distinguir el signo solicitado y los productos y actividades económicas que ampara la marca y nombre comercial prioritarios.

5.3. Si bien la palabra FOOD cuyo significado en español es "alimento" es conocida por el público consumidor, al estar conformada por el término GLOBAL, se la aprecia en conjunto y es distintiva.

6. Argumentos del Recurso de Apelación

Global Alimentos S.A.C. en su recurso manifestó que:

6

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6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

B.

1.

fj

Existe riesgo de confusión entre los signos confrontados, así como riesgo de asociación.

El signo solicitado GLOBALFOOD ADVANCED FOOD TECHNOLOGY Y LOGOTIPO (mixto) pretende identificar servicios que tienen como objetivo ofrecer al público consumidor "aditivos para alimentos y productos afines" en cierto lugar y en la resolución impugnada se omite enunciar "productos afines".

Algunos de los productos que protege la marca GA GLOBAL ALIMENTOS Y LOGOTIPO, califican como "aditivos para alimentos y productos afines", tales como "levadura, polvos para esponjar, sal, vinagre, salsas (condimentos) las especies" que se incluyen en la relación de productos que identifica la marca registrada de GLOBAL ALIMENTOS S.A.C.

En tal sentido, el signo solicitado pretende identificar entre los servicios a "agrupamiento por cuenta de terceros de aditivos para alimentos y productos afines", es decir, ofrecimiento al público de una gran variedad de "aditivos para alimentos afines" identificados con distintas marcas y agrupados en un solo lugar para facilitar su adquisición.

En cuanto a la finalidad de los productos y servicios, es la misma, ya que los aditivos para alimentos que identifica la marca registrada podrán ser ofrecidos en venta en un mismo local para la elección de consumidores, ya sea estos finales o intermediarios, como es el caso de las empresas o personas que se dedican a la elaboración de productos.

Ambos signos utilizan los mismos canales de comercialización ya que los aditivos para alimentos que identifica la marca registrada podrán ser ofrecidos en venta en un mismo local para la elección de consumidores, ya sean estos finales o intermediarios.

NORMAS A SER INTERPRETADAS

El tribunal consultante solicita la interpretación prejudicial del Artículo 136 literal a). Procede la interpretación solicitada6

•

"Articulo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en parlicular cuando:

a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registradapor un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto delos cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;( ... r

7

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2. De oficio se interpretarán los artículos 136 literal b), 190 y 191 de laDecisión 4867, al tratarse dentro del proceso interno de un nombrecomercial previo y su eventual confusión con el signo solicitado.

C. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN

1. lrregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Similitud ortográfica,gráfica, fonética e ideológica. Riesgo de confusión directa, indirecta yde asociación. Reglas para realizar el cotejo de signos.

2. Ámbito de protección del nombre comercial.3. Palabras de uso común en idioma extranjero.4. Partículas de uso común en la conformación de un signo.5. Comparación entre signos mixtos.6. Comparación entre signos denominativos compuestos.7. Conexión competitiva entre la Clase 35 y 30.8. Preguntas del consultante.

D. ANÁLISIS DE LOS TEMAS MATERIA DE INTERPRETACIÓN

1. lrregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Similitudortográfica, gráfica, fonética e ideológica. Riesgo de confusióndirecta, indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo designos.

1.1. Como en el proceso interno se discute si los signos GLOBALFOOD ADVANCED FOOD TECHNOLOGY Y LOGOTIPO (mixto) y la marca GA GLOBAL ALIMENTOS y LOGOTIPO (mixta) y el nombre comercial GLOBAL ALIMENTOS S.A.C. son confundibles, es pertinente revisar el Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, el cual concretamente en la causal de irregistrabilidad prevista en su literal a), manifiesta que:

"Artículo 136. - No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

7 "Articulo 190.- Se entenderá por nombre comercial cualquier signo que identifique a una actividad económica, a una empresa, o a un establecimiento mercantil. Una empresa o establecimiento podrá tener más de un nombre comercial. Puede constituir nombre comercial de una empresa o establecimiento, entre otros, su denominación social, razón social u otra designación inscrita en un registro de personas o sociedades mercanlíles. Los nombres comerciales son independientes de las denominaciones o razones sociales de /as

personas jurfdicas, pudiendo ambas coexistir.

"Artfculo 191.- El derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso en el comercio y termina cuando cesa el uso del nombre o cesan las actividades de la empresa o del establecimiento que lo usa.�

( .. . )

8

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a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormentesolicitada para registro o registrada por un tercero, paralos mismos productos o servicios, o para productos o

servicios respecto de los cuales el uso de la marca puedacausar un riesgo de confusión o de asociación; ( ... )".

1.2. Conforme se desprende de esta disposición, no es registrable un signo confundible porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva. Los signos no son distintivos extrínsecamente cuando pueden generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o riesgo de asociación en el público consumidor, como así lo ha precisado el Tribunal en múltiples Interpretaciones Prejudicialesª.

1.3. En cuanto al riesgo de confusión, el mismo puede ser directo e indirecto. El primero frente a la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto crea que está adquiriendo otro, y el segundo cuando el consumidor crea que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee.

1.4. En cuanto al riesgo de asociación, éste acontece cuando el consumidor, aunque diferencie los signos en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo asuma que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica.

1.5. Por lo tanto, para resolver la controversia la Corte Consultante deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si ello es capaz de generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser:

1.5.1. Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. Puede darse en la estructura silábica, vocal, consonante o tónica de las palabras, por lo que para determinar un posible riesgo de confusión se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso concreto.

1.5.2. Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración, esto es, tomando en cuenta la impresión visual de los signos en conflicto.

Se destacan las siguientes: Interpretación Prejudicial de 31 de abril de 2006, expedida en el marco del Proceso 34-IP-2006; Interpretación Prejudicial de 19 de junio de 2007. expedida en el marco del Proceso 60-IP-2007; e Interpretación de 28 de mayo de 2009, expedida en el marco del Proceso 24-IP-2009.

9

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1.5.3. Figurativa o gráfica: Se refiere a la semejanza de elementos gráficos de los signos en conflicto. tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan.

1.5.4. Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante.

1.6. Igualmente, al proceder a cotejar los signos en conflicto, debe observar las siguientes reglas para el cotejo entre signos distintivos9

:

1.6.1. La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, figurativa y conceptual.

1.6.2. En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes.

1.6.3. El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues en éstas es donde se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación.

1.6.4. Al efectuar la comparación en estos casos es importante colocarse en el lugar del consumidor, atendiendo al criterio del consumidor medio, el cual sirve para advertir cómo el producto o servicio es percibido por el público consumidor en general, y consecuencialmente para inferir la posible incursión del mismo en riesgo de confusión o de asociación. De acuerdo con las máximas de la experiencia, al consumidor medio se le presume normalmente informado, razonablemente atento y perspicaz, cuyo nivel de atención puede ser de variable percepción en relación con la categoría de bienes o productos, lo cual debe tenerse en cuenta por la Corte Consultante al apreciar la posible percepción que tendría el público consumidor de los productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza que identifican las marcas en conflicto.

1.7. En función a las reglas y pautas expuestas en precedencia, es importante que al analizar el caso concreto determine las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden

9 Estas reglas han sido adoptadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en múltiples providencias, entre las cuales se destacan las siguientes: Interpretación Prejudicial de 19 de octubre de 2005, expedida en el marco del Proceso 148-IP-2005; e Interpretación Prejudicial de 28 de mayo de 2009, expedida en el marco del Proceso 24-IP-2009.

10

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presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación.

1.8. Sin embargo, no sería suficiente basar la posible confundibilidad únicamente en las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas, pues el análisis debe comprender todos los aspectos que sean necesarios, incluidos sobre los productos amparados por los signos en conflicto.

2. Ámbito de protección del nombre comercial

2.1. Global Alimentos S.A.C. afirma que es titular del nombre comercial GLOBAL ALIMENTOS S.A.C. para amparar actividades económicas relacionadas con la comercialización de preparaciones hechas a base de cereales, aduciendo que es confundible respecto de los servicios que pretende amparar el signo solicitado.

2.2. Se reitera la posición asumida por el Tribunal en la Interpretación Prejudicial de 19 de junio de 2013, expedida en el marco del proceso 40M IPM2013:

10

"El Artículo 136, literal b), junto con las disposiciones contenidas en el título X de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, conforman el conjunto normativo que regula el depósito y la protección del nombre comercial.

El Artículo 190 de la Decisión 486 define el nombre comercial y delimita su concepto, de manera que se pueden extraer las siguientes conclusiones:

• El objetivo del nombre comercial es diferenciar la actividadempresarial de un comerciante determinado. 10

Si bien la norma hace referencia a los establecimientos de comercio, esto se debe a un problema conceptual. El signo distintivo que identifica los establecimientos de comercio es la enseña comercial, cuyo tratamiento se da en el título XI de la Decisión 486. En consecuencia, la norma incurre en una imprecisión ( .. .).

• Un comerciante puede utilizar más de un nombre comercial, esdecir, identificar sus diferentes actividades empresaria/es condiversos nombres comercia/es.

Si bien la norma hace referencia a los establecimientos de comercio, esto se debe a un problema conceptual. El sígno distintivo que identifica los establecimientos de comercio es la enseña comercial, cuyo tratamiento se da el tltulo XI de la Decisión 486. En consecuencia, la norma incurre en una imprecisión que será tratada en el literal F. de la presente Interpretación Prejudicial.

11

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• El nombre comercial es independiente de la razón social de lapersona jurídica, pudiendo coincidir con ella; es decir, uncomerciante puede tener una razón social y un nombre comercialidéntico a ésta, o tener una razón social y uno o muchos nombrescomerciales diferentes de ella.

• El nombre comercial puede ser múltiple, mientras que la razón odenominación social es única; es decir, un comerciante puedetener muchos nombres comerciales, pero sólo una razón social".

Momento a partir del cual se genera la protección del nombre comercial.

2.3. Los artículos 191 a 193 de la Decisión 486 establecen el sistema de protección del nombre comercial.

2.4. De conformidad con estas normas, la protección del nombre comercial goza de las siguientes características:

a. El derecho sobre el nombre comercial se genera con su uso. Esto,quiere decir que el depósito del nombre comercial no es constitutivo dederechos sobre el mismo. El registro de un nombre comercial puedeser simplemente un indicio del uso, pero no actúa como una pruebatotal del mismo.

b. De conformidad con lo anterior, quien alegue derechos sobre unnombre comercial deberá probar su uso real, efectivo y constante. ElTribunal ha determinado qué se entiende por el uso real y efectivo deun nombre comercial, así como los parámetros de su prueba, de lasiguiente manera:

"El Tribunal se ha pronunciado, sobre la protección del nombre comercial que cabe derivar de su uso previo, en /os términos siguientes: Por tanto, la obligación de acreditar un uso efectivo del nombre comercial, se sustenta en la necesidad de fundamentar la existencia y el derecho de protección del nombre en algún hecho concreto, sin el cual no existiría ninguna seguridad jurídica para los competidores ( ... ) de manera que la protección otorgada al nombre comercial se encuentra supeditada a su uso real y efectivo con relación al establecimiento o a la actividad económica que distinga, ya que es el uso lo que permite que se consolide como tal y mantenga su derecho de exclusiva. Cabe precisar adicionalmente que el hecho de que un nombre comercial se encuentre registrado no lo libera de la exigencia de uso para mantener su vigencia ( ... ) las pruebas dirigidas a demostrar

12

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el uso del nombre comercial deben seNir para acreditar la identificación efectiva de dicho nombre con las actividades económicas para las cuales se pretende el registro." (Proceso 45-IP-98. Interpretación Prejudicial de 31 de mayo de 2000,publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº

581, de 12 de julio de 2000).

c. Quien alegue y pruebe el uso real, efectivo y constante de un nombrecomercial con anterioridad a la solicitud de registro de un signo idénticoo similar, podrá oponerse a la misma si dicho signo puede causarriesgo de confusión y/o de asociación en el público consumidor.

d. Quien alegue y pruebe el uso real y efectivo de un nombre comercialcon anterioridad al uso de un signo idéntico o similar, podrá oponersea dicho uso si éste puede causar riesgo de confusión o de asociación.

2.5. El uso real es aquel que se presenta de facto en el mercado, es decir, en la práctica misma del intercambio de bienes y servicios. Y es efectivo es aquel que corresponde con la naturaleza del producto y su modalidad de comercialización.

2.6. A diferencia de lo que sucede con el sistema atributivo del registro marcarlo, donde el derecho surge del registro, el de protección del nombre comercial se basa en un sistema declarativo de derechos. Es decir, el derecho sobre el nombre comercial no se adquiere por la inscripción o depósito, sino con su primer uso. Además, para que subsista el derecho, dicho uso debe ser real, efectivo y constante.

2. 7. Un nombre comercial registrado de una manera y usado de otra, no generaría ninguna clase de derecho. Es decir, el nombre comercial registrado debe ser el mismo real y efectivamente usado en el mercado, ya que de lo contrario no cabría ningún derecho sobre el primero. Lo anterior, por cuanto dicho signo, aunque registrado, no tendría relación con el público consumidor.

2.8. La función de un sistema de registro de nombres comerciales es, por un lado, informativo en relación con el público consumidor y, por otro, una herramienta para que la Oficina de Registro Marcario haga su análisis de registrabilidad de oficio e integral. Lo anterior quiere decir, que, de existir un sistema de registro de nombres comerciales, la Oficina de Registro Marcario al realizar el respectivo análisis de registrabilidad, deberá tener en cuenta los nombres comerciales registrados 11•

11 Revisar Proceso 99-IP-2014.

13

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2.9. En tal sentido, el uso del nombre comercial podrá demostrarse mediante facturas comerciales, documentos contables, o certificaciones de auditoría que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de los servicios identificados con el nombre comercial, entre otros.

2.1 O. Asimismo, constituirán uso de un signo en el comercio, los siguientes actos entre otros: introducir en el comercio, vender, ofrecer en venta o distribuir productos o servicios con ese signo; importar, exportar, almacenar o transportar productos con ese signo; o, emplear el signo en publicidad, publicaciones, documentos comerciales o comunicaciones escritas u orales, independientemente del medio de comunicación empleado y sin perjuicio de las normas sobre publicidad que fuesen aplicables.

2.11. En el proceso interno, se deberá verificar la posible confusión entre el signo solicitado GLOBALFOOD ADVANCED FOOD TECHNOLOGY Y LOGOTIPO {mixto} para amparar servicios de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza y el nombre comercial GLOBAL ALIMENTOS S.A.C. y verificar si existe riesgo de que el consumidor por los pueda confundir.

3. Palabras de uso común en idioma extranjero

3.1. En atención a que el signo solicitado para registro se encuentra conformado por la expresión FOOD12

, se hace necesario tratar el tema de las palabras en idioma extranjero en la conformación de una marca.

3.2. Los signos formados por una o más palabras en idioma extranjero que no sean parte del conocimiento común, son considerados signos de fantasía y, en consecuencia, es procedente su registro como marcas.

3.3. No serán registrables dichos signos, si el significado conceptual de las palabras en idioma extranjero se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario y, si, además, se trata exclusivamente de vocablos genéricos, descriptivos o de uso común en relación con los productos o servicios que se pretende identificar.

3.4. Cuando la denominación se exprese en idioma que sirva de raíz al vocablo equivalente en la lengua española al de la marca examinada, su grado de genericidad o descriptividad deberá medirse como si se tratara de una expresión local13

•

13

Traducción de FOOD es COMIDA, fuente: https:/ltranslate.google.com/?hl-es#en/es/íood.

Proceso N· 69-IP-2001. Interpretación Prejudicial de 12 de diciembre de 2001, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 759, de 6 de febrero de 2002.

14

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4. Partículas de uso común en la conformación de un signo

4.1. Se hace importante revisar en este acápite lo referente a las partículas de uso común dentro de una marca, para que el juzgador pueda a su vez tener los elementos de juicio para resolver, en consideración a la partícula FOOD que forma parte del signo solicitado.

4.2. Al conformar una marca su creador puede valerse de toda clase de elementos como: palabras, prefijos o sufijos, raíces o terminaciones, que individualmente consideradas pueden estimarse como expresiones descriptivas, genéricas o de uso común, por lo que no pueden ser objeto de monopolio o dominio absoluto por persona alguna 14•

4.3. Si bien se prohíbe el registro de signos conformados exclusivamente por designaciones comunes o usuales, las palabras o partículas de uso común al estar combinadas con otras pueden generar signos completamente distintivos, caso en el cual se puede proceder a su registro 15•

4.4. El derecho de uso exclusivo del que goza el titular de la marca, descarta que palabras necesarias o usuales pertenecientes al dominio público puedan ser utilizadas únicamente por un titular marcarlo, ya que, al ser esos vocablos usuales, no se puede impedir que el público en general los siga utilizando16.

4.5. Al realizar el examen comparativo de marcas que se encuentran conformadas por palabras genéricas o de uso común, éstas no deben ser consideradas a efecto de determinar si existe confusión, siendo ésta una circunstancia de excepción a la regla de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de conjunto de los signos que se enfrentan, donde el todo prevalece sobre sus componentes17•

4.6. Al momento de analizar el signo solicitado, se deberá analizar si en efecto la palabra FOOD es de conocimiento entre el público consumidor y que se lo identifica como COMIDA y si esta es una palabra de uso común respecto de productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.

14 Proceso 62-IP-2014.

15 lbldem.

16 lbidem.

17 lbldem.

15

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5. Comparación entre signos mixtos

5.1. Como la controversia informa de la presunta confusión entre signos mixtos, es necesario señalar las reglas para compararlos.

5.2. Las marcas mixtas se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). La combinación de estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, produce en el consumidor una idea sobre la marca que le permite diferenciarla de las demás existentes en el mercado. La jurisprudencia indica: "La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo. Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado".18

5.3. Cuando se realice el examen de registrabilidad entre signos mixtos, deberá identificar cuál de los elementos, el denominativo o el gráfico prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor. El Tribunal ha reiterado que: "La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos. El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto19

•

5.4. En el análisis de una marca mixta hay que fijar cuál es la dimensión más característica que determina la impresión general que suscita en el consumidor debiendo el examinador esforzarse por encontrar esa dimensión, la que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y que, por lo mismo, determina la impresión general que el signo mixto va a suscitar en los consumidores20

•

5.5. En el caso concreto, cuando se realice el correspondiente examen de registrabilidad del signo mixto que cuente, en su parte denominativa, con elementos compuestos, solicitado, como marca habrá de examinar

18

19

20

Proceso 55-IP-2002, publicado en la G.0.A.C. 821 de 1 de agosto de 2002, diseño industrial: BURBUJA VIDEO 2000. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

Proceso 26-IP-98, publicado en la G.O.A.C. Nº 410, de 24 de febrero de 1999, marca: CASA (mixta).

Femández-Novoa, Carlos, "Fundamentos de Derecho de Marcas", Editorial Montecorvo S.A., Madrid 1984, p. 237 a 239.

16

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\

especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que la conforman, esto es, si el signo solicitado a registro tiene capacidad distintiva por sí mismo, existiendo uno o más vocablos que doten al signo de "la suficiente carga semántica que permita una eficacia particularizadora que conduzca a identificar el origen empresarial"21

.

5.6. Por tanto, el signo mixto que cuente, además, con una denominación compuesta será registrable en el caso, de que se encuentre integrado por uno o más vocablos que lo doten por sí mismo de distintividad suficiente y, de ser el caso, siempre que estos vocablos también le otorguen distintividad suficiente frente a signos de terceros.

5. 7. Con base a estos criterios se deberá identificar cuál de estos elementosprevalece en la mente del consumidor y proceder a su cotejo a fin de determinar el riesgo de confusión, conforme a los criterios contenidos en la presente interpretación. En el caso de que en uno de los signos prevalezca el elemento gráfico y en el otro el denominativo o viceversa no habrá, en principio, riesgo de confusión. Caso contrario deberá procederse al cotejo entre signos denominativos, de acuerdo a las reglas de comparación ya indicadas.

5.8. Si el elemento preponderante del signo mixto es el denominativo, se deberá hacer el cotejo de conformidad con los parámetros para la comparación entre signos denominativos.

5.9. En la comparación entre signos denominativos, sean simples o compuestos, el Tribunal ha manifestado que los signos deben ser observados en conjunto y con la totalidad de los elementos que lo integran, sin descomponer su unidad fonética y gráfica, teniendo en cuenta la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia diferenciadora, atribuyendo menos valor a los que ofrezcan disminuyan dicha función. Para realizar esta labor, se considera que se deberá tener presente que:

21

5.9.1. Se considerarán semejantes las marcas comparadas cuando la sílaba tónica de las mismas ocupa la misma posición y es idéntica o muy difícil de distinguir.

5.9.2. La sucesión de las vocales en el mismo orden habla a favor de la semejanza de las marcas comparadas porque la sucesión de vocales asume una importancia decisiva para fijar la sonoridad de una denominación.

Proceso 13-IP-2001, publicado en la G.O.A.C. Nº 677, de 13 de junio de 2001, marca: "BOLIN BOLA".

17

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5.9.3. En el análisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar la dimensión más característica de las denominaciones confrontadas: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y determina, por lo mismo, la impresión general que la denominación va a suscitar en los consumidores22

.

5.1 O. Al momento de realizar la comparación entre dos signos denominativos compuestos, el examinador debe tomar en cuenta los siguientes criterios:

5.10.1. Se debe analizar, cada signo en su conjunto, es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las silabas o letras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, ya que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado.

5.10.2. Se debe tener en cuenta, la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que, si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.

5.10.3. Se debe observar, el orden de las vocales, ya que esto indica la sonoridad de la denominación.

5.11. El examen de los signos es atribución exclusiva del administrador o juez nacional, en su caso, quienes deben aplicar los criterios elaborados por la doctrina y recogidos por la jurisprudencia comunitaria para la comparación de todo tipo de marcas.

5.12. El Tribunal ha resaltado que cuando un signo está compuesto por una palabra y se solicita su registro, entre los signos ya registrados y el requerido para registro, puede existir confusión dependiendo de las terminaciones, número de vocales, sufijos, prefijos, etc.. por no haber elementos diferenciadores en dicha expresión, siempre en el entendido de que los productos a cubrirse sean los mismos. Al cotejar dos marcas denominativas, el examinador deberá someterlas a las reglas para la comparación marcarla, y prestará especial atención al criterio que señala que a los signos se les observará a través de una visión de conjunto, sin fraccionar sus elementos.

5.13. En congruencia con el desarrollo de esta Interpretación Prejudicial, se deberá proceder a realizar el cotejo de conformidad con las reglas ya expuestas, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o de asociación que pudiera existir entre los signos en conflicto.

22 Revisar Proceso 98-IP-2012.

18

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6. Comparación entre signos denominativos compuestos

6.1. Toda vez que la controversia informa de la presunta confusión entre signos denominativos compuestos, se debe proceder a compararlos teniendo en cuenta las siguientes reglas23

:

23

6.1.1. Ubicación de las palabras en el signo denominativo compuesto. La primera palabra, por lo general, genera mayor poder de recordación en el público consumidor.

6.1.2. Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la extensión de la palabra. Las palabras más cortas, por lo general, tienen mayor impacto en la mente del consumidor.

6.1 .3. Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la sonoridad de la palabra. Entre más fuerte sea la sonoridad de la palabra podria tener mayor impacto en la mente del consumidor.

6.1.4. Analizar si la palabra es evocativa y su fuerte proximidad con los productos o servicios que ampara el signo. Entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con los productos o servicios que ampara, tendrá un mayor grado de debilidad. En este caso, la palabra débil no tendría relevancia en el conjunto.

6.1.5. Analizar si la palabra es genérica, descriptiva o de uso común. Las palabras genéricas, descriptivas o de uso común se deben excluir del cotejo marcarlo. En consecuencia, dichas palabras no pueden ser consideradas como relevantes o preponderantes.

6.1.6. Analizar el grado de distintividad de la palabra teniendo en cuenta otros signos ya registrados del mismo titular. Se debe identificar la palabra dominante, de mayor aptitud distintiva, teniendo en cuenta lo siguiente:

6.1.6.1. Si la palabra que compone un signo es una marca notoriamente conocida, tendrá mayor relevancia.

6.1.6.2. Si la palabra que compone un signo es el elemento estable en una marca derivada, o es el elemento que conforma una familia de marcas, tendrá mayor relevancia.

Reglas contenidas en el Proceso 354-IP-2015.

19

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6.1.6.3. Se debe analizar cualquier otra situación que le otorgue mayor distintividad, para de esta manera determinar la relevancia en el conjunto.

6.2. En congruencia con el desarrollo de esta Interpretación, se deberá proceder a realizar el cotejo de conformidad con las reglas ya expuestas, con el fin de establecer el probable riesgo de confusión y/o de asociación que pudiera existir entre los signos en conflicto.

7. Conexión competitiva entre las Clases 35 y 30

7.1. El signo solicitado GLOBALFOOD ADVANCED FOOD TECHNOLOGY Y LOGOTIPO (mixto) ampara servicios de la Clase 35, mientras que los signos opositores GA GLOBAL ALIMENTOS y LOGOTIPO (mixto) y el nombre comercial GLOBAL ALIMENTOS S.A.C. productos y actividades relacionadas con la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.

7.2. En ese sentido, resulta necesario que se realice el análisis comparativo tomando en cuenta la posibilidad de conexión competitiva entre productos de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza que pretende distinguir el signo solicitado y los productos de la Clase 30 que distingue la marca registrada.

7.3. Se debe tomar en cuenta que la inclusión de productos o servicios en una misma clase no es determinante para efectos de establecer si existe similitud entre los productos o servicios objeto de análisis, tal y como se indica expresamente en el segundo párrafo del Artículo 151 de la Decisión 486.24

7.4. Se deberá matizar la regla de la especialidad y, en consecuencia, analizar el grado de vinculación o relación competitiva de los productos que amparan los signos en conflicto, para que de esta forma se pueda establecer la posibilidad de error en el público consumidor: es decir, debe analizar la naturaleza o uso de los productos identificados por las marcas, ya que la sola pertenencia de varios productos a una misma

24 Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. -

"Artículo 151.- Para clasificar las productos y los servicios a los cuales se aplican las marcas, los Palses Miembros utilizarán la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, establecida por el Arreglo de Niza del 15 de junio de 1957, con sus modificaciones vigentes.

Las clases de la Clasificación Internacional referida en el párrafo anterior no determinarán la similitud ni la disimilitud de /os productos o servicios indicados expresamente."

(Subrayado agregado)

20

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clase no demuestra su semejanza, así como la ubicación de los productos en clases distintas tampoco prueba que sean diferentes.25

7.5. Para apreciar la conexión competitiva. entre productos o servicios, se suelen tomar en consideración, entre otros, los siguientes criterios:

25

26

27

a) Si los productos o servicios pertenecen a una misma clase dela Clasificación Internacional de Niza26

Sin embargo, es preciso recordar que la inclusión de productos o servicios en una misma clase no resulta determinante para efectos de establecer la similitud entre los productos o servicios objeto de análisis. En efecto, podría darse el caso de que los signos comparados distingan productos o servicios pertenecientes a categorías o subcategorías disímiles, aunque pertenecientes a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza.

b) Los canales de aprovisionamiento, distribución y decomercialización, así como los medios de publicidadempleados para tales fines27

, la tecnología empleada, lafinalidad o función, el mismo género, la misma naturaleza delos productos o servicios, la utilización de estos, entre otrosindicios o criterios

Respecto del criterio relativo a los mismos canales de distribución, los grandes distribuidores no pueden ser tomados como referencia por cuanto disponen de una oferta muy variada. Es posible considerar la venta de productos dentro de tiendas especializadas en combinación con otros criterios.

Asimismo, si los productos se dirigen a destinatarios diferentes, como regla general, no existirá conexión competitiva. De igual manera, los canales de distribución independientes o diferentes indican la existencia de un know-how de fabricación diferente y, generalmente, de ausencia de similitud.

Ver Interpretaciones Prejudiciales recaídas en los Procesos 472-IP-2015 y 473-IP-2015 de fecha 10 de junio de 2016.

El Tribunal ha sostenido que, a fin de verificar la semejanza entre los productos en comparación, se deberá tomar en cuenta, en razón de la regla de la especialidad, la idenUficación de dichos productos en las solicitudes correspondientes y su ubicación en el nomenclátor. Véase, por ejemplo, Proceso 67-IP-2002 de 15 de noviembre de 2002, p. 8; Proceso 441-IP-2015 de 4 de febrero de 2016, pp. 12-13.

Véase, por ejemplo, interpretación prejudicial pronunciada dentro del Proceso 441-IP-2015, ya citada, pp. 12-13.

21

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7.6.

28

29

J 30

c} El grado de sustitución (o intercambiabilidad) o complementariedad de los productos.28

En efecto, para analizar la conexión competitiva es pertinente tener en cuenta otros criterios como la intercambiabilidad, relativo al hecho de que los consumidores consideren que los productos son sustituibles entre si para las mismas finalidades, o la complementariedad, relativo al hecho de que los consumidores juzguen que los productos deben utilizarse en conjunto, o que el uso de uno de ellos presupone el del otro, o que uno no puede utilizarse sin el otro. 29

Respecto del criterio de sustituibilidad o intercambiabilidad, se debe tener en consideración que existe conexión competitiva cuando los productos o servicios en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno. La sustitución se presenta claramente cuando un ligero incremento en el precio de un producto origina una mayor demanda en el otro30

• Para apreciar la conexión competitiva, o sustitución, entre productos, se deberá tener en consideración los precios de dichos bienes, sus características, su finalidad, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, los medios de publicidad utilizados, etc.

Conforme los criterios señalados, de deberá determinar la existencia de conexión competitiva entre los productos que distinguen los signos confrontados. Sin embargo, a objeto de verificar la conexidad entre los productos amparados, resulta necesario precisar que habrá circunstancias en las que uno o dos criterios serán suficientes para establecer la conexión competitiva, tal es el caso de los productos que

Esto es, tomando en cuenta las características, finalidad, similitudes de género y el precio de los productos o servicios.

De modo referencial ver, Proceso 68-IP-2002, p. 28 (en el que se cita a FERNÁNDEZ NOVOA, Carlos. Fundamentos de Derecho de Marcas. Madrid, Editorial Montecorvo, 1984, pp. 242 y ss. Citado a su vez en: AAW. Testimonio Comunitario. Doctrina - Legislación - Jurisprudencia. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Quito, 2004, p. 400.

En lo que concierne a la sustitución de productos o servicios, se debe tener en cuenta lo señalado por Paul Krugman y Robin Wells (en "INTRODUCCIÓN A LA ECONOMIA. MICROECONOM/A�. [Versión española traducida por Sonia Benito Muela] Editorial Reverté S.A. - Barcelona, 2007, p. 247), en el sentido de que: "él efecto sustitución de un cambio en el precio de un bien es lavariación en la cantidad consumida de dicho bien como resultado de que el consumidor sustituyeel bien que ya se ha vuelto más caro en términos relativos por el bien que se ha vuelto másbarato en términos relativos·. Es decir, al aumentar el precio de un bien, e1 consumidor sustituiráel consumo de este por otro que sea relativamente más barato, ocurriendo por tanto un efectosustitución.Véase:<https://books.google .com.ec/books?id=ldB168bW3eoC&pg::PA24 7 &dq=microeconomla+efecto+sustitucion&hl=es&sa-X&ved-OahUKEwiQmbyUus3MAhXIHR4KHRXZAXcQ6AEIJTAC#v=onepaqe&g-microeconomia%20efeclo%20sustitucion&f::false> (visitado el 9 de mayo de2016).

22

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son sustituibles entre sí para las mismas finalidades y/o son complementarios. Dependiendo de la naturaleza de los productos o servicios, en algunos casos un criterio, aisladamente considerado, no será suficiente para establecer la conexión competitiva, como ocurre por ejemplo con los productos o servicios que únicamente comparten los mismos medios de publicidad. Bajo este último supuesto, se requerirá la concurrencia de otros criterios para la consecución del propósito de establecer la conexión competitiva. 31

8. Preguntas del consultante

Solicita el consultante a este Tribunal se pronuncie respecto a:

1. ¿Cómo debe interpretarse el Artículo 136 literal a) de la Decisión 486? enlo referido a:

31

1.1. Criterios de análisis ideológico o conceptual en los casos en que la marca está conformada por una o varias palabras en idioma extranjero.

Como se ha señalado en el tema 1 de esta Interpretación Prejudicial, la confusión conceptual se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante.

Tratándose de marcas en idioma extranjero, el análisis se debe enfocar en verificar si la palabra a pesar de estar en otra lengua, es de fácil comprensión para el consumidor y lo puede identificar con facilidad.

Pese a que el idioma oficial sea el castellano, esto no impide que existan en el lenguaje palabras de uso habitual que las emplean las personas o que sencillamente son de fácil comprensión como CAR para carros, TEACHER para maestro, HOME para casa, CAT para gato, PENCIL para lapiceros, entre otros.

Para verificar si el signo es confundible se deberá primero analizar si la palabra en idioma extranjero es de fácil acceso y conocimiento para el consumidor, y a partir de ello, compararlo con la marca prioritaria y ver si crea confusión, de acuerdo con lo dispuesto en la presente providencia.

Ver Interpretaciones prejudiciales recaídas en los Procesos 472-IP-2015 y 473-IP-2015 de fecha 1 o de junio de 2016.

23

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1.2. ¿Cómo realizar el análisis conceptual cuando el cotejo se realiza entre dos denominaciones que tienen el mismo significado en diferentes idiomas?

Esta respuesta va de la mano con la pregunta anterior. es decir. verificar si el signo en idioma extranjero es conocido por el público consumidor y si comparada con la marca registrada se confunde.

1.3. ¿Cómo realizar el análisis relativo si una determinada palabra en idioma extranjero es (o no) de conocimiento general para el público?

Como ya se mencionó en la pregunta número 1.1. existen palabras escritas en otro idioma, para el caso concreto en inglés que son de fácil conocimiento entre la población. No existen reglas para determinar si es o no de conocimiento general en el público consumidor. sin embargo, de lo cual se puede verificar en el expediente las pruebas que se aportaron por las partes. hacer un sondeo entre varias personas imparciales para confirmar si la palabra FOOD es de fácil traducción y así poder resolver el caso.

1.4. En el análisis de conexión competitiva, ¿Qué criterio manejar cuando entre los signos en conflicto existe coincidencia parcial entre los productos/servicios a distinguir?

Las reglas para determinar si existe conexión competitiva deben ser aplicadas conforme a lo enunciado en el punto 5 de esta 1 nterpretación Prejudicial.

1.5. Al realizar el análisis de riesgo de confusión por conexión o vinculación competitiva, ¿Qué criterio tomar cuando el listado o detalle de los productos/servicios a distinguir por la marca tiene una cláusula abierta (por ejemplo: "y productos afines", entre otros")?

Si dentro del listado de productos se incluyen tipos de frases generales como "y productos afines". entre otros, el titular es quien está en la obligación de probar qué tipo de productos afines son los que ampara y que son los que pueden crear confusión respecto del signo solicitados toda vez que la autoridad no cuenta con los elementos para definir cuáles son esos otros. El titular deberá restringir su solicitud a aquellos productos respecto de los cuales desea obtener protección.

En los términos expuestos. el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente interpretación prejudicial para ser aplicada por la Corte Consultante al resolver el proceso interno 07210-2013-0-1801-JR-CA-

24

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25, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

La presente interpretación prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artlc

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del Tñbunal.

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De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente lnte 'udicial el Presidente y el Secretario.

Notifíquese a la Corte Consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

25

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